Oberlandesgericht Köln, 6 U 92/19

G r ü n d e

Die Klägerin, die bundesweit Fruchtgummi- und Lakritzprodukte vertreibt, ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „CLOWNS“, eingetragen für Waren der Klasse 30, u.a. für Zuckerwaren und Süßwaren mit Priorität vom 21.8.1995. Sie vertreibt unter dieser Marke Fruchtgummi- und Lakritztaler mit aufgeprägten Gesichtern wie in Anlage K2 wiedergegeben.

Die Beklagte hat zwischenzeitlich beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung wegen Verfalls gestellt. Sie vertreibt Fruchtgummiprodukte in Form von Clownsköpfen in der nachfolgend wiedergegebenen Verpackung, die die Klägerin als Verletzung ihrer Wortmarke ansieht:

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, dass die Beklagte durch den Vertrieb der Fruchtgummis wie abgebildet ihre Markenrechte verletze und hat die Beklagte mit Schreiben vom 21.8.2018 abgemahnt und – erfolglos - zur Unterlassung aufgefordert.

Die Parteien streiten in erster Linie über die Unterscheidungskraft der Marke.

Die Klägerin hat sich auf die Bestandskraft ihrer Marke gestützt und sieht in der Verwendung des nahezu identischen Zeichens „Clown“ durch die Beklagte eine markenmäßige Verwendung, die u.a. zu einer Herkunftstäuschung bei den angesprochenen Verkehrskreisen führe.

Die Beklagte hält die Marke für rein beschreibend. Jedenfalls werde sie selbst von der Klägerin nicht markenmäßig verwendet, sondern rein beschreibend, sodass die Nichtbenutzungseinrede greife, § 25 MarkenG. Da gem. § 50 Abs. 2 MarkenG nach Ablauf von 10 Jahren ab Eintragung ein Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse beim DPMA nicht mehr zulässig sei, bestehe auch keine Bindungswirkung zugunsten des Markeninhabers für den Verletzerprozess, sodass das Gericht bei seiner Entscheidung an die Eintragung der Marke nicht gebunden sei. Angesichts des Löschungsverfahrens sei jedenfalls das hiesige Verfahren auszusetzen.

Mit Urteil vom 2.4.2019, auf das wegen der weiteren tatsächlichen Feststellungen und zum weiteren Vorbringen der Parteien verwiesen wird, hat das Landgericht die Beklagte sinngemäß verurteilt, es zu unterlassen, Süßwaren, wie im Tenor wiedergegeben, insbesondere Schaumzucker mit Fruchtgummi unter der Kennzeichnung „Clown“ herzustellen und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu importieren und/oder zu exportieren und/oder zu bewerben und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder solche Handlungen durch Dritte begehen zu lassen.

Das Landgericht ist von einer Bindungswirkung der Markeneintragung ausgegangen und hat trotz des Löschungsantrags beim DPMA keine Veranlassung zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens gesehen. In der Sache hat sich das Landgericht insbesondere auf die Entscheidung des Senats „Schulkreide“ (Urt. v. 20.12.2017 – 6 U 88/17) gestützt. Es ist davon ausgegangen, dass die Beklagte die Bezeichnung „Clown“ markenmäßig und nicht lediglich beschreibend verwende. Dabei hat es eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke angenommen und auf die konkrete, hervorgehobene Verwendung durch die Beklagte abgestellt. Ein Freihaltebedürfnis nach § 23 Nr. 2 MarkenG hat es abgelehnt, weil es sich bei „Clown“ nicht um eine Produktbeschreibung handele.

Mit ihrer Berufung wendet sich die Beklagte gegen diese Beurteilung des Landgerichts. Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und rügt in erster Linie, dass das Landgericht die Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich von Fruchtgummiprodukten, wie sie etwa durch das DPMA und das BPatG zutreffend festgestellt worden seien, nicht ausreichend berücksichtigt habe. Im Fruchtgummibereich bestehe eine Neuheit in der Regel aus einer neuen Form. Diese könne zu Unrecht von einem Hersteller monopolisiert werden, wenn rein beschreibende Bezeichnungen, die lediglich die Warenform beschrieben, als Marken eingetragen und gegen Wettbewerber eingesetzt werden könnten.

In prozessualer Hinsicht meint sie, dass das Landgericht mit Blick auf das Löschungsverfahren hätte aussetzen müssen. Es habe zudem verkannt, dass eine Bindungswirkung der Eintragung im Verletzungsprozess nicht mehr bestehe.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts vom 2.4.2019 – 81 O 133/18 – aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen. Sie ist insbesondere der Ansicht, dass der Verbraucher bei Fruchtgummi- und Lakritzprodukten daran gewöhnt sei, dass neben der Dachmarke eine weitere Marke als auf das konkrete Produkt bezogene Bezeichnung Verwendung finde, sodass er die zweite Bezeichnung auch als Marke wahrnehme. Es bestehe keine Notwendigkeit, die Produkte der Beklagten als „Clown“ zu beschreiben, da auch andere Begriffe zur Auswahl stünden.

Die Bindungswirkung der Eintragung dürfe auch nicht unterlaufen werden, indem die Anforderungen an die markenmäßige Verwendung zu hoch angesetzt würden, weil dann trotz eingetragener und damit geschützter Marke kein Schutzbereich mehr verbliebe. Erwägungen zur Schutzähigkeit oder zum Freihaltebedürfnis würden sich nach der Rechtsprechung des EuGH im Verletzungsprozess verbieten.

II.

Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

1. Das landgerichtliche Verfahren stellt sich nicht als fehlerhaft dar. Es steht zunächst im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, ob ein Verfahren nach § 148 Abs. 1 ZPO wegen Vorgreiflichkeit ausgesetzt wird. Verfahrensfehler oder ein Ermessensfehlgebrauch sind vorliegend nicht ersichtlich. Unabhängig davon, ob das Löschungsverfahren vor dem DPMA vorgreiflich ist iSd Norm, ist die Entscheidung des Landgericht jedenfalls nicht ermessensfehlerhaft. Wegen der Vorschrift des § 50 Abs. 2 MarkenG, nach der eine Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und Nr. 3 MarkenG ausgeschlossen ist, wenn die Marke zum Zeitpunkt des Löschungsantrags bereits seit 10 Jahren eingetragen ist, und aufgrund der Einschätzung des Landgerichts, dass angesichts der Dauer und Art und Weise der Verwendung der Marke kein Verfall iSd § 49 MarkenG vorliege, ist das Landgericht davon ausgegangen, dass die Marke Bestand haben werde und hat deshalb keine Veranlassung gesehen auszusetzen. Da sich eine Aussetzung im Hinblick auf geringe Erfolgsaussichten des anderen Verfahrens und der Prozessverzögerung sogar verbieten kann (vgl. BGH NJW-RR 1992, 1149 f., in juris Rn. 6), weist die Entscheidung, nicht auszusetzen, keinen Ermessensfehler auf.

2. In der Sache ist die Berufung begründet. Es steht der Klägerin weder aus den §§ 14 Abs.1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 S. 1 noch aus Nr. 2 ein Unterlassungsanspruch zu.

a. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Nach Nr. 2 ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Beide Tatbestände sind vorliegend nicht erfüllt.

aa. Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „CLOWNS“.

bb. Im Verletzungsprozess ist das Gericht grundsätzlich an die Markeneintragung gebunden. Das Verletzungsgericht kann die Nichtigkeit der Klagemarke aus absoluten Gründen weder auf eine Widerklage noch auf eine Einrede hin überprüfen. Der Verletzungsbeklagte hat insoweit nur die Möglichkeit, nach § 50, 54 MarkenG Löschungsantrag beim hierfür ausschließlich zuständigen DPMA zu stellen (Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. § 14 Rn. 18 mwN).

cc. Soweit die Beklagte aus der Ausschlussfrist für den Löschungsantrag nach § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG eine Beschränkung der Bindungswirkung folgern will, könnte die gesetzliche Regelung für diese Ansicht sprechen. Denn es kann nach § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG eine Löschung einer Marke, die wegen absoluter Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG etwa bei fehlender Unterscheidungskraft oder rein beschreibender oder zur Beschreibung üblich gewordener Bezeichnung zu Unrecht eingetragen worden ist, nicht mehr aus diesem Grund gelöscht werden, wenn seit der Eintragung 10 Jahre vergangen sind. Das führt zwar nicht ausdrücklich dazu, dass das Gericht im Verletzungsprozess nicht mehr an den Bestand der Marke gebunden wäre. Das Gesetz hat dieser besonderen Interessenlage jedoch dahingehend Rechnung getragen, dass es die „Unanfechtbarkeit“ der Markeneintragung abmildert durch § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG und § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Danach wird jedenfalls die Löschung der jüngeren Marke ausgeschlossen bzw. ein Weiterbenutzungsrecht eingeräumt.

b. Letztlich kann die Frage der Bindungswirkung offen bleiben, denn die Klage hat im Ergebnis bereits deshalb keinen Erfolg, weil die Beklagte die Bezeichnung „Clown“ nicht markenmäßig benutzt.

c. Dabei kann ebenfalls offen bleiben, ob trotz des fehlenden „s“ am Ende der verwendeten Bezeichnung von einer Doppelidentität iSd. Nr. 1 oder einer Verwechslungsgefahr nach Nr. 2 des § 14 MarkenG auszugehen ist. Denn auch bei Doppelidentität kommt eine Verletzung der Marke nur in Betracht, wenn eine Funktion der Marke beeinträchtigt worden ist, etwa neben der Herkunftsfunktion eine Beeinträchtigung der Qualitäts- oder Kommunikations-, Werbe- oder Investitionsfunktion der Marke (vgl. Hacker, aaO, Rn. 1085 mwN), wofür jedoch keine Anhaltspunkte vorgetragen oder sonst ersichtlich sind. Die Funktionen sind insbesondere dann nicht verletzt, wenn die Benutzung rein beschreibende Zwecke verwirklicht oder es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (vgl. BGH GRUR 2019, 1289 Rn. 20 mwN – Damen Hose MO).

aa. Ein markenmäßiger Gebrauch liegt vor, wenn die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung in den Augen des angesprochenen Verkehrs zumindest auch der Unterscheidung der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (Hacker, aaO, mwN). Die Rechte aus der Marke sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. nur BGH GRUR 2009, 484 ff., in juris Rn. 60 mwN – Metrobus). Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen. Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, aaO, Rn. 22 mwN – Damen Hose MO). Einen solchen betrieblichen Herkunftshinweis entnimmt der angesprochene Verkehr dem Zeichen „Clown“ bei der hier vorliegenden Ar der Verwendung nicht.

bb. Dabei kommt es nach der Rechtsprechung des BGH für die Frage der markenmäßigen Verwendung eines Zeichens nicht auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf an, ob der der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht. Dabei wird die Verkehrsauffassung auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (BGH, aaO, Rn. 25 mwN).

cc. Die Beklagte verwendet das Zeichen „Clown“ auf ihren Produktverpackungen nicht isoliert und in Alleinstellung. Der angesprochene Verkehr, auf den maßgeblich abzustellen ist - hier also der durchschnittlich informierte, verständige und situationsadäquat aufmerksame Durchschnittsverbraucher von Schaum- und Fruchtzuckerwaren -, begegnet der Bezeichnung „Clown“ auf der Schauseite und auf dem Deckel des streitgegenständlichen Produkts nur zusammen mit der bekannten Marke HARIBO. Dabei erkennt der Verkehr, dem auch die Mitglieder des Senats angehören, dass es sich um ein Produkt aus dem Hause der Beklagten handelt. Den Begriff „Clown“ sieht er als ein weiteres Zeichen an, wobei der Begriff „Clown“ – nach Art einer Marke – hervorgehoben dargestellt ist. Einzuräumen ist der Klägerin insoweit, dass angesichts der Kennzeichnungsgewohnheiten im Fruchtgummi- und Lakritzwarenmarkt der Verkehr daran gewöhnt ist, dass oft auch Zweitmarken zum Einsatz kommen, sodass der Verkehr im Normalfall einer durchschnittlich unterscheidungskräftigen Bezeichnung auf eine Zweitmarke schließen könnte. Denn wenn ein Zeichen hervorgehoben und blickfangmäßig herausgestellt, kann dies für eine markenmäßige Verwendung sprechen (vgl. BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 19 – pjur/pure; GRUR 2017, 520 Rn. 26 – MICRO COTTON).

dd. Dennoch lässt sich im vorliegenden Fall nicht feststellen, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller erblickt. Denn der Verbraucher erkennt ohne weiteres, dass es sich bei der Bezeichnung „Clown“ um ein Wort der deutschen Alltagssprache handelt und mit dieser im vorliegenden Fall die in der Verpackung enthaltenen Süßwaren beschrieben werden, das Zeichen also einen Sachhinweis auf die Formgestaltung bzw. das Produktmotiv darstellt. Auch wenn er möglicherweise nicht sofort anhand der Süßware selbst erkennen sollte, dass die Produkte jeweils ein „Clown“-Gesicht darstellen, erkennt er dies ohne weiteres aufgrund der unter den Bezeichnungen HARIBO und „Clown“ abgebildeten Clownszeichnung. Damit entnimmt er der Bezeichnung „Clown“ einen jedenfalls überwiegend beschreibenden Sachhinweis auf die Form bzw. das Motiv der Süßwaren.

ee. Bei dem Begriff „Clown“ handelt es sich wegen des beschreibenden Gehalts in Bezug auf die Produktform/Motiv um einen allenfalls unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftigen Begriff. Der Verkehr hat daher trotz der in der Art einer Marke blickfangmäßig herausgestellten Verwendung keine Veranlassung anzunehmen, dass die Verwendung der Bezeichnung „Clown“ nicht dazu dienen soll, die Warenform bzw. die Fruchtgummisorte zu beschreiben, sondern (daneben) einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen in Abgrenzung zu Waren mit Bezug zu Clowns aus anderen Unternehmen vermitteln soll. Der Verkehr wird – unabhängig davon, wie viele Süßwaren in Clown-Form es tatsächlich auf dem Markt gibt und dem Verbraucher konkret bekannt sind - vielmehr aufgrund des aus seiner Sicht beschreibenden Gehalts annehmen, dass auch andere Produzenten von Süßwaren in Clown-Form diese als Clowns beschreiben oder bezeichnen werden.

ff. Es lässt sich daher auch nicht feststellen, dass der Verbraucher, auf dessen Sicht allein abzustellen ist, es für die Identifizierung der betrieblichen Herkunft einer Süßware in Clown-Form als ausreichend erachten wird, allein auf die Bezeichnung „Clown“ abzustellen. Will der Verbraucher Fruchtgummi in Clown-Form aus einem bestimmten Unternehmen, wird er es nicht allein dabei bewenden lassen, diese als „(Fruchtgummi) Clown“ oder „(Fruchtgummi) Clowns“ zu bezeichnen. Er wird es vielmehr für erforderlich halten, neben der jedenfalls überwiegend beschreibenden Bezeichnung „Clown“ auch das Kennzeichen zu benennen, das unmissverständlich auf das Unternehmen hinweist; sich also vorliegend auf die HARIBO Clowns oder die Fruchtgummi Clowns von Red Band beziehen. Es sind keine Umstände ersichtlich, weshalb der Verbraucher davon ausgehen sollte, dass die aus seiner Sicht jedenfalls überwiegend beschreibende Bezeichnung „Clown“ für sich bereits auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu verweisen geeignet sein sollte. Die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Zweitmarken, auf die die Klägerin u.a. abstellt, spricht für sich allein nicht dafür, dass im konkreten Fall das Zeichen „Clown“ als Zweitmarke erfasst wird (vgl. nur BGH, aaO, Rn. 29 ff. mwN – Damen Hose MO). Dies gilt vor allem im Bereich von Fruchtgummi- und Lakritzwaren, in dem schon keine einheitliche Übung festgestellt werden kann. So lässt sich zwar feststellen, dass – wie die Klägerin behauptet – neben Dachmarken auch Zweitmarken verwendet werden, wie etwa bei der Beklagten „Goldbären“, „Colorado“ oder bei der Klägerin „Schulkreide (s. Senat, Urt. v. 20.12.2017 – 6 U 88/17). Es gibt jedoch ebenso Fälle, in denen neben der Dachmarke die Form oder das Motiv beschreibende Begriffe verwendet werden wie zB bei der Beklagten Schnuller, Frösche, Riesen Erdbeeren oder bei der Klägerin Schnuller, Weichgummi, Salmiakkugeln.

gg. Für den Modebereich hat der BGH ausdrücklich klargestellt, dass für den Fall, dass in einem Angebot für Bekleidungsstücke neben der Herstellerangabe ein weiteres Zeichen als Modellbezeichnung verwendet wird, nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden könne, dass eine solche Modellbezeichnung ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden werde (s. BGH, aaO, Rn. 38 – Damen Hose MO). Entsprechendes gilt auch für den vorliegenden Fall, in dem eine Kennzeichnungsgewohnheit dahingehend, dass neben der Dachmarke in der Regel eine weitere (Zweit-)Marke verwendet wird weder für diesen Warensektor insgesamt noch speziell für die Handhabung der Beklagten festzustellen ist und zudem das verwendete Zeichen beschreibenden Charakter hat.

d. Deshalb verbietet sich vorliegend auch ein Gleichlauf mit der o.g. Entscheidung „Schulkreide“ des Senats. Denn im Unterschied zur Bezeichnung „Schulkreide“ handelt es sich bei der Bezeichnung „Clown“ um einen gebräuchlichen und üblichen Begriff zur Beschreibung einer Süßware in Form eines Clowns bzw. einer Süßware, auf die ein Clowngesicht aufgeprägt ist. Da es die naheliegendste Beschreibung ist, erwartet der Verkehr nicht, dass sie auf die Herkunft nur aus einem bestimmten Unternehmen hinweisen soll oder dazu geeignet sei. Legte man Verbrauchern die Süßwaren der Beklagten ohne die Bezeichnung „Clowns“ oder „Clown“ vor und würde der Verkehr aufgefordert, das Produkt zu benennen, würde dieser die Produkte von sich aus und ohne weiteres als Lakritzclowns, Fruchtgummiclowns oder einfach Clowns bezeichnen, weil es sich um die naheliegendste Produkt-/Sortenbeschreibung handelt. Bei der Bezeichnung „Schulkreide“ für längliche Mint-Lakritz-Dragees sieht dies aus Sicht des angesprochenen Verbrauchers anders aus. Ohne Kenntnis der Marke würde ein durchschnittlicher Verbraucher nicht die in dem dortigen Verfahren streitgegenständlichen Süßwaren als „Schulkreide“ beschrieben oder benannt haben. Die Assoziation von Lakritzstäben mit „Schulkreide“ wird dem Verkehr erst durch die Kenntnis von der Marke vermittelt, sodass die Bezeichnung „Schulkreide“ nicht ohne weiteres und in dem Maße wie „Clown“ beschreibend ist. Auch befand sich im Fall „Schulkreide“ auf der Verpackung keine für den Verbraucher derart eindeutige und bekannte Dachmarke als Hinweis auf das hinter dem Produkt stehende Unternehmen wie im vorliegenden Fall.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Anlass, die Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen, besteht nicht, weil das Urteil die tatrichterliche Übertragung allgemein anerkannter Auslegung und Rechtsgrundsätze auf einen Einzelfall betrifft.

Streitwert:100.000 €