Oberlandesgericht Köln, 6 U 50/18

G r ü n d e :

Die Parteien streiten um Ersatz von Kosten der Verteidigung gegen eine vermeintlich unberechtigte Abmahnung der Klägerin durch die Beklagte im Zusammenhang mit der zugunsten der Beklagten eingetragenen deutschen Wortmarke „I“, die für die Beklagte unter der Nr. DE 30013744 mit Priorität vom 20.03.2006, für „Liköre, alkoholhaltige Getränke (ausgenommen Bier)“ in Klasse 33 eingetragen ist.

Die Klägerin ist Inhaberin der Unions-Wortmarke „I2“ (UTM 010942803) mit Priorität vom 23.05.2012.

Die Beklagte ließ die Klägerin mit anwaltlichen Schreiben vom 25.02.2016 (Anlage K 1, Bl. 4 ff d.A.) und vom 04.03.2016 (Anlage K 2, Bl. 7 d.A.) abmahnen. Inhalt des Schreibens vom 25.02.2016 war, dass der Patentanwalt Dr. Q sich für die Beklagte legitimierte und darauf hinwies, diese vertreibe erfolgreich den Kräuterlikör „I“. Weiter warf sie der Klägerin vor, diesen Kräuterlikör analysiert zu haben und nunmehr den nachgeahmten Kräuterlikör „I2“ zu vertreiben, der den gleichen Geschmack aufweise wie der Likör der Beklagten. Der Verkehr müsse daher annehmen, es handele sich um einen weiteren Likör aus dem Hause der Beklagten.

Die Klägerin verletze auch die Marke der Beklagten, die sich bereits gemäß § 4 Ziffer 2 MarkenG durchgesetzt habe. Auch hierdurch würden die Verkehrskreise in die Irre geführt. Die Klägerin verhalte sich bösgläubig. Sodann endet das Schreiben mit folgenden Ausführungen:

„Zur Vermeidung einer prozessualen Auseinandersetzung fordere ich Sie namens und in Vertretung meiner vorstehenden Mandantin auf, Ihre im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bösgläubige Gemeinschafts-Markenanmeldung 010 942 803 „I2“ für Kräuterlikör und dergleichen alkoholischen Getränken sowie die IR-Marke 1 176 105 unverzüglich löschen zu lassen.

Wegen der außerordentlichen Eilbedürftigkeit zur weiteren Schadensbegrenzung sehe ich vorab Kopien von eindeutigen gerichtlich verwertbaren Belegen über Ihren Antrag auf Löschung Ihrer diesbezüglichen Marke „I2“ bis zum

03. März 2016, 12 Uhr mittags

entgegen. Ein Antrag auf Fristverlängerung wird in jedem Fall abgelehnt.“

Ergänzend wird auf das als Anlage K1 vorgelegte Schreiben Bezug genommen. Dieses Schreiben wurde der Klägerin erneut mit Schriftsatz vom 04.03.2016 mit einer Fristsetzung zum 10.03.2016, 12 Uhr mittags übersandt, weil das ursprüngliche Schreiben aufgrund eines Fehlers in der Anschrift der Klägerin als unzustellbar zurückgesandt worden war.

Die Klägerin ließ die Abmahnung mit anwaltlichem Schreiben vom 08.03.2016 (Anlage K 3, Bl. 8 f. d.A.) zurückweisen. Ein Löschungsantrag der Beklagten vor dem EUIPO ist zurückgewiesen worden (Anlage K 5, Bl. 75 d.A.). Ein weiterer Löschungsantrag ist anhängig.

Die Klägerin ist der Auffassung, die Abmahnung der Beklagten vom 25.02.2016 sei unberechtigt gewesen. Eine Markenverletzung liege nicht vor. Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung stelle einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Klägerin dar, der einen Anspruch auf Erstattung der Kosten der Reaktion auf die Abmahnung gegen die Beklagte begründe.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 1.531,90 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz ab dem 25.03.2016 zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat die Zahlung der Gebühren durch die Klägerin an ihren Prozessbevollmächtigten bestritten. Der Gegenstandswert sei überhöht. Die ausgesprochene Schutzrechtsverwarnung sei berechtigt gewesen. Es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „I“ und „I2“.

Das Landgericht hat der Klage mit dem angefochtenen Urteil in vollem Umfang stattgegeben. Die Zuständigkeit des Landgerichts Köln sei anzunehmen. Der Antrag sei gemäß § 823 Abs. 1 BGB begründet, weil die Beklagte in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Klägerin eingegriffen habe.

Die Abmahnung der Beklagten vom 25.02.2016 stelle eine unberechtigte Verwarnung aus einem gewerblichen Schutzrecht dar. Diese begründe einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, der zum Schadensersatz verpflichte. Dem liege die Erwägung zu Grunde, dass der notwendige Ausgleich zwischen dem durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, nicht mehr wirksam gewährleistet wäre, wenn es dem Schutzrechtsinhaber gestattet wäre, Schutz in einem Umfang zu beanspruchen, der ihm nicht zusteht und wenn er den wirtschaftlichen Nutzen aus einer schuldhaften Verkennung des Umfangs des ihm zustehenden Schutzes ziehen dürfte, ohne für einen hierdurch verursachten Schaden seiner Mitbewerber einstehen zu müssen (BGH, GRUR 2016, 630 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II; BGH, GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I).

Der Eingriff sei einem Eingriff in ein absolutes Schutzrecht vergleichbar. Die Beklagte habe mit der Abmahnung vom 25.02.2016 primär Markenrechte geltend gemacht und insbesondere die Löschung der Marke „I2“ gefordert.

Die Verwarnung sei unbegründet, weil keine Verwechselungsgefahr zwischen den Marken „I2“ und „I“ bestehe. Dies führt das Landgericht im Einzelnen weiter aus.

Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt. Auch die Höhe der Gebühr aus einem Streitwert von 50.000 € mit einer 1,3-fachen Satz zuzüglich der Auslagenpauschale sei nicht zu beanstanden.

Gegen dieses Urteil, auf das gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Die Beklagte macht geltend, es handele sich bei dem Schreiben vom 25.02.2016 nicht um eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung. Vielmehr liege unter Berücksichtigung der zahlreichen Mängel des Schreibens vom 25.02.2016 lediglich eine Gegenabmahnung vor, für die ein Kostenerstattungsanspruch nicht bestehe. Vor diesem Hintergrund sei eine Verteidigung gegen die Abmahnung durch einen Rechtsanwalt nicht erforderlich gewesen. Jedenfalls sei ein Mitverschulden der Klägerin zu berücksichtigen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts Köln vom 13.02.2018, Az. 31 O 58/17 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages.

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Beklagten hat Erfolg und führt zur Abweisung der Klage.

Ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB auf Zahlung der Rechtsanwaltskosten der Klägerin aufgrund einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ist nicht anzunehmen. Dieser setzt voraus, dass eine solche vorliegt. Denn nur in diesem Fall stellt die Abmahnung einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar, der entsprechend der zitierten Rechtsprechung des BGH einem Eingriff in ein absolutes Recht gleichsteht.

Eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung setzt im Grundsatz voraus, dass der Abmahnende ernsthaft und endgültig Unterlassung verlangt (vgl. BGH, Urteil vom 12.07.2011 – X ZR 56/09, GRUR 2011, 995 Rn. 29 – Besonderer Mechanismus; Urteil vom 10.07.1997 – I ZR 42/95, GRUR 1997, 896, 897 – Mecki-Igel III). Lediglich in den Fällen, in denen nur eine Erstbegehungsgefahr besteht und daher bereits eine Abstandnahme von dem unzulässigen Verhalten ausreichend ist, um die Wiederholungsgefahr auszuräumen, so dass auch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht gefordert werden kann, hat der BGH eine deutliche Unterlassungsaufforderung ausreichen lassen (vgl. BGH, GRUR 2011, 995 – Besonderer Mechanismus).

Vorliegend fehlt es indes an einer Unterlassungsaufforderung vollständig. Die Beklagte hat die Klägerin vielmehr unter Fristsetzung auffordern lassen, eine Löschung ihrer Unionswortmarke vorzunehmen und ist auch in der Folge gegen diese Eintragung vorgegangen. Die Geltungsmachung eines Unterlassungsanspruchs und eine diesbezügliche Fristsetzung findet sich indes in der Abmahnung nicht.

Die Abmahnung und Fristsetzung zur Löschung der Unionswortmarke „I2“ ist auch nicht mit einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung vergleichbar. Wie der BGH ausgeführt hat (BGH, Beschluss vom 15.07.2015 – GSZ 1/04, GRUR 2005, 882- Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I; Urteil vom 01.12.2015 – X ZR 170/12, BGHZ 208, 119 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II), beruht die Gleichstellung des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb durch unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen mit dem Eingriff in absolute Schutzrechte darauf, dass der Abmahnende nicht allein die Vorteile eines ihm eingeräumten Ausschließlichkeitsrechts genießen darf, sondern als Korrelat zu dieser Bevorzugung auch die Gefahren tragen muss, die mit der Behauptung seines Ausschließlichkeitsrechts verbunden sind.

Die Beklagte hat aber letztlich kein Ausschließlichkeitsrecht unter Fristsetzung geltend gemacht, sondern die Klägerin lediglich zur Löschung ihrer Unionswortmarke aufgefordert. Dies stellt keine Aufforderung zur Unterlassung dar, so dass sich die Beklagte auch nicht auf ein Ausschließlichkeitsrecht berufen hat. Wäre die Klägerin dem Ansinnen der Beklagten nachgekommen und hätte die Unionswortmarke „I2“ löschen lassen, wäre sie hierdurch in keiner Weise gehindert gewesen, weiterhin den gleich ausgestatteten Kräuterlikör mit gleichem Geschmack unter der Bezeichnung „I2“ in Verkehr zu bringen und zu bewerben (vgl. auch BGH, Urteil vom 22.07.2010 I ZR 139/08, GRUR 2011, 152 – Kinderhochstühle im Internet I).

Auch aus dem weiteren Zusammenhang des Schreibens vom 25.02.2016 ergibt sich nicht hinreichend eindeutig, dass sich die Beklagte auf ein Ausschließlichkeitsrecht (ihre deutsche Wortmarke) beruft. Wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, beruft sich die Beklagte auf Irreführung aufgrund zahlreicher Faktoren wie Geschmack, Ausstattung und auch ihrer Marke. Allerdings leitete sie auch hieraus keinen Unterlassungsanspruch ab.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Abmahnung nicht als unberechtigte Schutzrechtsverwarnung dar.

Ein Anspruch aufgrund eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB scheidet insgesamt aus. Die Grundsätze über die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung können nicht auf die unberechtigte wettbewerbsrechtliche Abmahnung übertragen werden (vgl. BGH, Urteil vom 22.07.2010 I ZR 139/08, GRUR 2011, 152 – Kinderhochstühle im Internet I).

Dass eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung erfolgen sollte (§ 826 BGB), ist weder ersichtlich noch vorgetragen, so dass auch Ansprüche aus § 826 BGB ausscheiden.

Ein Anspruch aus § 678 BGB scheidet aus, weil dieser ein Übernahmeverschulden der Beklagten voraussetzt (vgl. Brüning in Harte/Henning, UWG, 4. Aufl., § 12 Rn. 110), welches die Klägerin nicht dargelegt hat.

Ein Anspruch aus §§ 683, 677, 670 BGB besteht ebenfalls nicht.

Die Gegenabmahnung wird ausgesprochen, um den Abmahnenden aufzufordern, die Berühmung des im Rahmen der ursprünglichen Abmahnung geltend gemachten Unterlassungsanspruchs aufzugeben (vgl. Brüning in Harte/Henning aaO, § 12 Rn. 111). Da der Abgemahnte grundsätzlich nicht selbst abzumahnen braucht, um die Kostenfolge des § 93 ZPO im Rahmen der negativen Feststellungsklage bei einem sofortigen Anerkenntnis auszuschließen (vgl. Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, 36. Aufl., § 12 Rn. 1.90), erfolgt die Gegenabmahnung in der Regel ausschließlich im eigenen Interesse des Abgemahnten (vgl. Brüning in Harte/Henning aaO, § 12 Rn. 112).

Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Gegenabmahnung ausnahmsweise geboten ist. Dies kann der Fall sein, wenn die Abmahnung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht auf offensichtlich unzutreffenden Annahmen beruht, bei deren Richtigstellung mit einer Änderung der Auffassung des vermeintlich Verletzten gerechnet werden kann, oder wenn seit der Abmahnung ein längerer Zeitraum verstrichen ist und der Abmahnende in diesem entgegen seiner Androhung keine gerichtlichen Schritte eingeleitet hat. Denn nur in diesen Fällen entspricht eine Gegenabmahnung dem mutmaßlichen Interesse des Abmahnenden und kann der Abgemahnte die Kosten der Gegenabmahnung erstattet verlangen (vgl. BGH, Urteil vom 29.04.2004 – I ZR 233/01, GRUR 2004, 790 – Gegenabmahnung).

Ein solcher Fall liegt indes nicht vor und wird von der Klägerin auch nicht geltend gemacht.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, §§ 711, 713 ZPO.

Die Revision ist nicht zuzulassen. Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch ist die Revision zur Fortbildung des Rechts oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen. Vielmehr hat der Senat die dargelegten in der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auf den Einzelfall angewandt.

Der Streitwert wird auf 1.531,90 € festgesetzt.