G r ü n d e :

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus einem zwischen der Klägerin und ihrer Muttergesellschaft, der A GmbH, einerseits und der Beklagten - damals noch firmierend als K AG - andererseits am 14.05.2008 geschlossenen Lizenzvertrag (nachfolgend abgekürzt: LV) auf Zahlung von Lizenzgebühren für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 1.927.818,35 Euro in Anspruch. Hinsichtlich des Inhaltes des (englischsprachigen) Lizenzvertrages wird auf Anlage K1 verwiesen. Ein im Wesentlichen inhaltsgleicher Vertrag besteht zwischen der Klägerin und ihrer Muttergesellschaft einerseits sowie einer weiteren Lizenznehmerin, der F., andererseits.

Der Lizenzvertrag sollte ab dem 01.01.2008 gelten (vgl. Art. 1.2 LV) und am Tag des Ablaufs des letzten Patentrechts erlöschen (Art. 8.1 LV). Ihm ist ein Annex A beigefügt, in dem die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unter den Lizenzvertrag fallenden Schutzrechte aufgeführt sind. Unter anderem ist dort das US-amerikanische Patent US 7,451,57XXX (Anlage K7; nachfolgend: US´57X) aufgeführt, das am 04.07.2002 angemeldet und am 18.11.2008 erteilt wurde. In Annex A ist das Laufzeitende dieses Schutzrechts mit 04.07.2022 angegeben. Durch Verfügung des US-amerikanischen Patent- und Markenamtes USPTO vom 08.06.2010 (Anlage K8) wurde die Laufzeit dieses Patents um 1.059 Tage verlängert; es ist - als letztes noch bestehendes Vertragsschutzrecht - am 28.05.2025 erloschen.

In Art. 5.5 sieht der Lizenzvertrag unter anderem die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung einer jährlichen Mindestlizenzgebühr in Höhe von 1.250.000,- Euro ab dem Jahr 2010 an die Klägerin vor, wenn die nach Art. 5.1 LV zu berechnenden Lizenzgebühren diesen Betrag unterschreiten. In Art. 5.6 LV wird dies dahingehend modifiziert, dass die Mindestlizenzgebühr von der Beklagten nur dann geschuldet ist, wenn die (jährlichen) Gesamtlizenzgebühren der Beklagten und der zweiten Lizenznehmerin, der F., einen Betrag von 2.500.000,- Euro unterschreiten. In den ersten Jahren nach dem Vertragsschluss überstiegen die nach Art. 5.1 LV zu zahlenden Gesamtlizenzgebühren regelmäßig den in Art. 5.6 LV genannten Mindestbetrag von 2.500.000,- Euro. Im Jahr 2019 äußerte Herr B. für die Beklagte infolge rückläufiger Umsätze mit den lizenzierten Produkten gegenüber dem damaligen Geschäftsführer der Klägerin, Herrn C., den Wunsch, die vertraglichen Regelungen in den Art. 5.5 und 5.6 LV zu ändern. Beide Parteien tauschten sich hierzu per E-Mail aus (vgl. Anlagenkonvolut B1, in deutscher Übersetzung B1a); zu einer einvernehmlichen Änderung des Vertrages kam es jedoch nicht.

Mit Schreiben vom 31.03.2022 (Anlage K2) teilte die Beklagte für das erste Quartal 2022 den Verkauf von 65 Quadratmetern an lizenzierten Produkten mit und berechnete hieraus - rechnerisch zutreffend - eine Lizenzgebühr in Höhe von 3,25 Euro, welche die Klägerin der Beklagten am 31.03.2022 in Rechnung stellte (Anlage K3) und die die Beklagte an die Klägerin zahlte. Für das zweite und dritte Quartal 2022 meldete die Beklagte keine Umsätze mit den lizenzierten Produkten. Mit Schreiben vom 31.12.2022 (Anlage K13) teilte die Beklagte der Klägerin für das vierte Quartal 2022 den Verkauf von 21 Quadratmetern an lizenzierten Produkten mit und errechnete hieraus - rechnerisch zutreffend - eine Lizenzgebühr von 1,05 Euro. Eine Zahlung seitens der Beklagten ist insoweit nicht erfolgt. Die F. teilte für das Jahr 2022 insgesamt den Verkauf von 36.443.568 Quadratmetern lizenzierter Produkte mit (Anlagenkonvolut K4) und errechnete hieraus - rechnerisch zutreffend - eine Lizenzgebühr in Höhe von 1.822.178,40 Euro. Mit Rechnung vom 16.10.2023, der Beklagten zugestellt am 23.10.2023, stellte die Klägerin der Beklagten einen Betrag von 677.818,35 Euro als Mindestlizenzgebühr in Rechnung (Anlage K6). Die Zahlung war 60 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig. Mit Schreiben vom 24.10.2023 (Anlage B2) forderte die Beklagte die Klägerin auf, den in Rechnung gestellten Betrag zu erläutern und ein Ende des Lizenzvertrages zum 04.07.2022 zu bestätigen. Mit Schreiben vom 06.11.2023 (Anlage B3) erläuterte die Klägerin ihre Rechnungsstellung für das Jahr 2022 (2.500.000 Euro - 3,25 Euro - 1.822.178,40 Euro = 677.818,35 Euro) und wies zugleich auf die Verlängerung der Laufzeit für das US´57X hin.

Für das Jahr 2023 stellte die Klägerin der Beklagten mit Rechnung vom 29.12.2023 eine (Mindest-)Lizenzgebühr in Höhe von 1.250.000 Euro in Rechnung (Anlage K9). Die Zahlung war am 29.02.2024 fällig. Mit anwaltlichem Schreiben vom 05.03.2024 (Anlage K10) forderte die Klägerin die Beklagte erfolglos zur Zahlung der Lizenzgebühren für das Jahr 2023 auf. Die Beklagte wies diese Aufforderung mit anwaltlichem Schreiben vom 05.04.2024 (Anlage B4) unter Verweis auf eine Beendigung des Lizenzvertrages zum 04.07.2022 zurück und erklärte hilfsweise die außerordentliche sofortige Kündigung der Lizenzvereinbarung auf der Grundlage des § 314 BGB, weiter hilfsweise die ordentliche Kündigung. Die Klägerin wies dies mit anwaltlichem Schreiben vom 09.04.2024 (Anlage B5) unter Verweis auf formale und inhaltliche Gründe zurück, woraufhin die Beklagte mit weiterem Schreiben vom 10.04.2024 (Anlage B6) ihre außerordentliche Kündigung wiederholte.

Die Klägerin hat erstinstanzlich die Auffassung vertreten, der Lizenzvertrag sei bis zum 28.05.2025, dem Ende der Schutzdauer des US´57X, wirksam gewesen. Die in Annex A angegebenen Laufzeiten der dort aufgeführten Schutzrechte seien ersichtlich nur die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses wahrscheinlichen Laufzeiten gewesen. Beiden Vertragsparteien sei bewusst gewesen, dass das Laufzeitende von unbekannten Faktoren abhängig sei, wie beispielsweise der Zahlung einer Aufrechterhaltungsgebühr oder, namentlich bei US-Patenten, etwaigen Laufzeitverlängerungen.

Hiergegen hat die Beklagte eingewandt, die Laufzeit des Lizenzvertrages habe am 04.07.2022 geendet, nämlich 20 Jahre nach der Anmeldung des jüngsten in Annex A aufgeführten Schutzrechts US`57X. Eine Verlängerung des Lizenzvertrages über diesen Zeitpunkt hinaus hätte einer rechtzeitigen und wenigstens konkludenten Einigung der Vertragsparteien bedurft. Hieran fehle es aber, weil die Klägerin es pflichtwidrig unterlassen habe, die Verlängerung der Laufzeit des US-Patents mitzuteilen. Eine entsprechende Mitteilungspflicht folge aus Art. 1.12 LV, der vorsehe, dass die Auflistung der lizensierten Schutzrechte jährlich aktualisiert werden solle. Solche Aktualisierungen seien - insoweit unstreitig - nie erfolgt.

Vor diesem Hintergrund sei die streitgegenständliche Lizenzforderung der Klägerin jedenfalls nicht durchsetzbar; es sei treuwidrig, sie geltend zu machen. In den Jahren ab 2019 seien die Umsätze der Beklagten mit den lizenzierten Produkten rückläufig gewesen. Die Klägerin habe dies an den gemeldeten Umsatzzahlen erkennen können. Im Jahr 2023 sei keinerlei Umsatz mehr mit den lizenzierten Produkten erzielt worden. Zumindest dies hätte die Klägerin dazu veranlassen müssen, die Beklagte über die Laufzeitverlängerung des US´57X in Kenntnis zu setzen. Dies habe die Klägerin hingegen nicht getan, sondern stattdessen ihre Rechnung für das Jahr 2022 erst am 16.10.2023 - und damit kurz nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist für das Jahr 2024 - gestellt.

Das Landgericht hat der Klage durch Urteil vom 20.12.2024 stattgegeben und die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 1.927.818,35 Euro zu bezahlen nebst Zinsen in Höhe von 2 %-Punkten über dem Euribor (Euro Interbank Offered Rate), und zwar für einen Betrag von 677.818,35 Euro seit dem 22.12.2023 und für einen weiteren Betrag von 1.250.000 Euro seit dem 01.03.2024.

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren in Höhe von insgesamt 1.927.818,35 Euro folge aus Art. 5.1, 5.5 und 5.6 des Lizenzvertrages vom 14.05.2008.

Eine Beendigung des Lizenzvertrages vor Ende des Jahres 2023 sei nicht anzunehmen. Insbesondere folge dies nicht aus Art. 8.1 LV. Das US´57X werde von dem Lizenzvertrag umfasst. Seine Schutzdauer ende am 28.05.2025. Es sei ohne Bedeutung, von welchem Laufzeitende die Parteien ausgegangen seien oder welches Laufzeitende in Annex A vermerkt worden sei. Vom objektiven Empfängerhorizont aus sei die Regelung in Art. 8.1 LV dahin auszulegen, dass die Beklagte als Lizenznehmerin so lange zur Zahlung von Lizenzgebühren verpflichtet gewesen sei, wie es tatsächlich Schutzrechte gegeben habe, an denen eine Lizenz habe erteilt werden können.

Für den fraglichen Zeitraum, also die Jahre 2022 und 2023, sei der Lizenzvertrag nicht wirksam durch Kündigung beendet worden. Eine Kündigung habe die Beklagte erst am 05.04.2024 (Anlage B5) und nochmals am 10.04.2024 (Anlage B6) erklärt. Ob die Beklagte zu diesem Zeitpunkt zu einer fristlosen Kündigung des Lizenzvertrages berechtigt gewesen sei, könne dahinstehen, da die Kündigungserklärungen jedenfalls keine Beendigung des Lizenzvertrages vor Ende des Jahres 2023 hätten bewirken können.

Der Klägerin sei es aus Treu und Glauben nicht verwehrt, die Zahlungsansprüche aus dem Lizenzvertrag gegen die Beklagte geltend zu machen. Insbesondere habe die Klägerin nicht die Pflicht getroffen, die Beklagte über die Laufzeit der lizenzierten Schutzrechte und damit zusammenhängend über die Dauer des Lizenzvertrages aufzuklären.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, wobei sie im Wesentlichen geltend macht:

Rechtsfehlerhaft habe das Landgericht eine Beendigung des Lizenzvertrages zum 04.07.2022 verneint. Beide Vertragsparteien seien bei Abschluss des Vertrages davon ausgegangen, dass die letzten Lizenzschutzrechte am 04.07.2022 durch Zeitablauf erlöschen würden. Diese Erwartung habe sich in der in Lizenzverträgen unüblichen Auflistung der „Laufzeitenden“ in Annex A niedergeschlagen. Die Regelung in Art. 8.1 LV habe zwar auch zu einem früheren oder späteren Ende des Lizenzvertrages führen können, allerdings habe die Klägerin sie - die Beklagte - nicht rechtzeitig auf die Laufzeitverlängerung des US´57X hingewiesen. Diese sei ihr auch nicht anderweitig bekannt gewesen. Sie sei vielmehr von einem Vertragsende am 04.07.2022 ausgegangen. Da die Klägerin die von ihr geschuldeten jährlichen Updates zu Annex A nicht geliefert habe, habe sich die Vertragslaufzeit nicht verlängert.

Jedenfalls sei der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung einer Mindestlizenz wegen Treuwidrigkeit nicht durchsetzbar. Selbstverständlich sei es die Verpflichtung der Klägerin gewesen, die in Annex A enthaltenen Angaben zu aktualisieren. Dies ergebe sich schon daraus, dass der Annex A die Vertragsschutzrechte der Klägerin betreffe. Sie kenne diese nicht nur besser als die Lizenznehmerin, allein sie wisse auch unmittelbar, wann Veränderungen wie die Nicht-Zahlung einer Jahresgebühr oder eben eine Laufzeitverlängerung einträten. Dass sie - die Beklagte - diese Informationen ggf. auch selbst hätte herausfinden können, habe auf das grundsätzliche Bestehen einer Aktualisierungs- und damit auch einer Aufklärungspflicht keinen Einfluss. Auch die Bestimmungen in Art. 2.8 und 5.3 LV stützten die Annahme, dass die Pflicht zur Aktualisierung die Klägerin als Lizenzgeberin getroffen habe. Bei einem Schweigen der Klägerin habe sie - die Beklagte - darauf vertrauen dürfen, dass keine Änderungen eingetreten seien.

Ihr stehe deshalb jedenfalls ein der Mindestlizenzgebühr entsprechender Schadensersatzanspruch gegen die Klägerin wegen der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten zu. Die Klägerin habe gegen die Pflicht verstoßen, sie - die Beklagte - rechtzeitig über die verlängerte Laufzeit des US´57X aufzuklären. Diese Pflicht ergebe sich aus Art. 1.12 LV, folge aber auch genauso aus Art. 2.8 LV und finde sich in Art. 5.3 LV wieder. Darüber hinaus ergebe sie sich aus der in § 241 Abs. 2 BGB verankerten Rücksichtnahmepflicht zwischen Vertragspartnern. Selbstverständlich hätte sie - die Beklagte - den Lizenzvertrag bei Kenntnis der Laufzeitverlängerung rechtzeitig ordentlich gekündigt. Sie habe im Jahr 2022 nur verschwindend geringe und im Jahr 2023 gar keine Umsätze mit den lizenzierten Produkten erwirtschaftet. Es habe keinen sachlichen Grund gegeben, an einer nicht mehr benötigten Lizenz festzuhalten. Tatsächlich habe sie - die Beklagte - den Lizenzvertrag im September 2021 nur deshalb nicht (ordentlich) gekündigt, weil sie von einem Laufzeitende zum 04.07.2022 ausgegangen sei. Dies ergebe sich aus den als Anlagen B 10 und B 11 vorgelegten internen Vermerken.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil als zutreffend und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens wie folgt entgegen:

Die Vertragslaufzeit sei im Vertrag klar geregelt; der Vertrag ende mit Ablauf des längstlebenden lizenzierten Patents, wenn er nicht zuvor gekündigt werde (Art. 8.1 LV). Das sei hier am 28.05.2025 der Fall gewesen. Für die streitgegenständlichen Jahre 2022 und 2023 seien daher die vertraglich vereinbarten Mindestlizenzgebühren von der Beklagten zu bezahlen. Deren Geltendmachung stelle sich nicht als treuwidrig dar.

Bei der Beklagten handele es sich um die Lizenzierungs- und Patentgesellschaft eines großen europäischen Konzerns, die in der Lizenzierung von Patenten erfahren sei. Sie wisse und habe bei Vertragsschluss gewusst, dass US-Patenten eine Laufzeitverlängerung gewährt werden könne und dies im fraglichen Zeitraum auch üblich gewesen sei.

Ihr - der Klägerin - falle keine Verletzung ihrer vertraglichen Pflichten zur Last. Insbesondere habe sich für sie aus Art. 1.12 LV nicht die Pflicht ergeben, die Beklagte über etwaige Laufzeitverlängerungen der in Annex A aufgelisteten Patente zu informieren. Wenn überhaupt habe sie nur die Verpflichtung getroffen, die Anmeldungen neuer, noch nicht aufgeführter Schutzrechte oder das Erlöschen eines in Annex A aufgeführten Schutzrechts mitzuteilen. Die in Annex A genannten „möglichen“ Laufzeiten seien für die Parteien immer irrelevant gewesen; insofern habe eine Informationspflicht jedenfalls nicht bestanden.

Dies gelte auch unter Berücksichtigung von Art. 2.8 LV. Hiernach treffe sie - die Klägerin - zwar die Pflicht, über den „Status“ der lizenzierten Patente zu berichten; hierzu gehöre aber nicht die mögliche und daher bis zum Ende immer ungewisse Laufzeit eines Patents. Art. 2.8 LV betreffe nur den Bestand des lizenzierten Schutzrechts, nicht aber jegliche für den Registerstand relevante Änderung. Seit Vertragsunterzeichnung und damit über einen Zeitraum von 17 Jahren sei - insoweit unstreitig - nicht ein einziges Mal eine Aktualisierung des Annex A vorgenommen worden. Dies habe die Beklagte - ebenfalls unstreitig - auch zu keinem Zeitpunkt verlangt, obwohl ihr bekannt gewesen sei, dass die Klägerin zwischenzeitlich weitere Patente erlangt habe, die dem Lizenzvertrag unterfielen, aber in Annex A nicht aufgeführt gewesen seien. Auf eine Aktualisierung des Annex A sei deshalb einvernehmlich verzichtet worden.

Im Übrigen sehe der Lizenzvertrag einen eigenen Regelungsmechanismus für den Fall von Pflichtverletzungen der Vertragsparteien vor. So könnten gewichtige Vertragsverletzungen der Lizenzgeberin nach Art. 9.3a LV zwar ein (außerordentliches) Kündigungsrecht der Lizenznehmerin begründen, Voraussetzung hierfür sei allerdings, dass die Pflichtverletzung seitens der Lizenznehmerin vorher angezeigt worden sei. Die Lizenzgeberin habe dann zunächst die Gelegenheit, die Pflichtverletzung binnen einer Frist von 60 Tagen zu heilen. Die Beklagte habe aber - insoweit unstreitig - einen Vertragsverstoß zu keinem Zeitpunkt gerügt, insbesondere habe sie nicht die Aktualisierung von Annex A verlangt.

Soweit die Beklagte in zweiter Instanz erstmalig vortrage, dass sie den Lizenzvertrag bei einer Kenntnis der Laufzeitverlängerung der US´57X fristgerecht ordentlich im September 2021 gekündigt hätte, werde Verspätung gerügt; im Übrigen werde dieser Vortrag bestritten. Für eine solche Annahme gebe es keine Anhaltspunkte. Vielmehr habe die Beklagte bereits in den Jahren ab 2020 befürchten müssen, die Mindestlizenz zahlen zu müssen, da ab diesem Zeitpunkt sowohl ihre eigenen Umsätze als auch die Umsatzzahlen der F. mit den lizenzierten Produkten gesunken seien. Gleichwohl habe sie den Lizenzvertrag nicht gekündigt.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass der Klägerin aus den Art. 5.1, 5.5 und 5.6 des Lizenzvertrages vom 14.05.2008 ein Zahlungsanspruch in Höhe von 1.927.818,35 Euro gegen die Beklagte zusteht.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der Lizenzvertrag vom 14.05.2008 wirksam zustande gekommen ist. Auch die Berechnung der Lizenzgebühren nach den Art. 5.1, 5.5 und 5.6 LV steht zwischen den Parteien nicht im Streit. Die Beklagte hat an die Klägerin für das Jahr 2022 lediglich Lizenzgebühren in Höhe von 3,25 Euro gezahlt. Die F. hat für das Jahr 2022 Lizenzgebühren in Höhe von 1.822.178,40 Euro gezahlt. Damit verbleibt für die Beklagte nach Art. 5.5, 5.6 LV ein noch zu zahlender Differenzbetrag zu der Mindestlizenzgebühr in Höhe von 677.818,35 Euro (2.500.000 Euro - 3,25 Euro - 1.822.178,40 Euro = 677.818,35 Euro). Für das Jahr 2023 hat die Beklagte keine Lizenzzahlungen an die Klägerin geleistet. Die F. hat die vertraglich vereinbarte Mindestlizenzgebühr von 1.250.000,- Euro nicht überschritten. Die Beklagte schuldet damit nach den Art. 5.5, 5.6 LV für das Jahr 2023 die vertraglich vereinbarte Mindestlizenz in Höhe von 1.250.000,- Euro.

b)

Im Streit steht zwischen den Parteien allein, ob der Lizenzvertrag mit Wirkung zum 04.07.2022 beendet wurde oder ob er die Parteien auch über diesen Zeitpunkt hinaus für die Jahre 2022 und 2023 rechtlich gebunden hat. Wie das Landgericht zu Recht angenommen hat, ist eine Beendigung des Lizenzvertrages zum 04.07.2022 nicht eingetreten. In dem hier fraglichen Zeitraum, den Jahren 2022 und 2023, war der Lizenzvertrag für die Parteien rechtlich bindend.

aa)

Die Dauer eines Lizenzvertrages richtet sich zunächst nach den Vertragsabreden. Vorliegend bestimmt Art. 1.17 LV, dass sich die Laufzeit des Lizenzvertrages vom Tag des Inkrafttretens bis zum Ablauf oder zur Kündigung der Vereinbarung gemäß Art. 8 LV erstreckt:

„1.17 Term:

The term of this Agreement shall be the period from the Effective Date until the expiry or termination of the Agreement in accordance with Article 8.“

Als Vertragsbeginn („Effective Date“) ist in Art. 1.2 LV der 01.01.2008 angegeben. Hinsichtlich des Vertragsendes verweist Art. 1.17 LV auf die Bestimmungen des Art. 8 LV. Nach Art. 8.1 LV endet der Lizenzvertrag automatisch an dem Tag, an dem die Schutzdauer des letzten lizenzierten Vertragsschutzrechts endet:

„Article 8 - Expiry and Termination

8.1 This Agreement shall expire on the date on which the last of the Patent Rights expires. […]

Die Vertragsschutzrechte wiederum sind in Art. 1.12 LV wie folgt definiert:

"Art. 1.12 Patent Rights:

Any and all pending, granted and future patent, patent application (including any continuation applications, divisional applications or continuation-in-part applications), utility model and/or utility model application, that belong to, linked to or based upon the German priority application DE 10138XXX and any such right ensuing thereof, presently being those listed in Annex A, that will be updated annually.“

Hiernach zählen zu den Vertragsschutzrechten alle anhängigen, erteilten und künftigen Patente, Patentanmeldungen (einschließlich aller Fortsetzungsanmeldungen, Teilanmeldungen oder Teilfortsetzungsanmeldungen), Gebrauchsmuster und/oder Gebrauchsmusteranmeldungen, die der deutschen Prioritätsanmeldung DE 10138xxx zuzuordnen sind, mit dieser in Zusammenhang stehen oder auf dieser beruhen, sowie alle daraus abgeleiteten Rechte, die derzeit (zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses) in Anhang A des Lizenzvertrages aufgeführt sind. In dem in Art. 1.12 LV in Bezug genommenen Anhang A („ANNEX A - Patent Rights“) sind insgesamt 32 Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen (nachfolgend zusammen auch: Schutzrechtspositionen) aufgelistet, wobei in der rechten Spalte der dortigen Tabelle unter der Überschrift „Laufzeitende“ bei den meisten Schutzrechtspositionen ein Datum angegeben ist. Zu den in Anhang A genannten Schutzrechtspositionen gehört u.a. die US-amerikanische Anmeldung 10/486,xxx (Position 26 in Annex A), aus der das US-amerikanische Patent US 7,451,57XXX(Anlage K7) hervorgegangen ist. Anmeldetag der zugrundeliegenden US-Anmeldung 10/486,457 ist der 04.07.2002. Die Erteilung des US-Patents 7,451,57xxx erfolgte - nach Abschluss des Lizenzvertrages - am 18.11.2008. Die Laufzeit des US‘57x wurde vom US-amerikanischen Patent- und Markenamt (USPTO) zunächst um 873 Tage verlängert; ein entsprechender Hinweis findet sich auf dem Deckblatt. Auf einen - wiederholten - Antrag der Klägerin wurde die Laufzeit des US‘57x durch Verfügung des USPTO vom 08.06.2010 (Anlage K8) schließlich um 1.059 Tage verlängert. Das US‘57x ist am 28.05.2025 mit Ablauf seiner verlängerten Laufzeit erloschen. Im Anhang A zum Lizenzvertrag war zu der US-Anmeldung 10/486,xxx als „Laufzeitende“ noch der 04.07.2022 angegeben. Zu diesem Zeitpunkt wäre ein auf die zugrundeliegende US-Patentanmeldung 10/486,xxx erteiltes US-Patent regulär - ohne Verlängerung - abgelaufen.

(1)

Nach den für (deutsche) patentrechtliche Lizenzverträge geltenden anerkannten Auslegungsgrundsätzen - die nach Art. 13 Abs. 1 LV auf den vorliegenden Lizenzvertrag Anwendung finden - ist Ausgangspunkt einer nach den §§ 133, 157 BGB vorzunehmenden Vertragsauslegung der von den Parteien gewählte Wortlaut und der darin zum Ausdruck kommende objektiv erklärte Parteiwille (BGH, GRUR 2000, 788, 789 - Gleichstromsteuerschaltung; BGH, GRUR 2005, 845, 846 - Abgasreinigungsvorrichtung; BGH, RNotZ, 2019, 204 Rn. 19; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.06.2017, Az.: I-15 U 48/16, BeckRS 2107, 125973 Rn. 31). Ferner sind der mit der Vereinbarung verfolgte Zweck und die Interessenlage der Parteien zu berücksichtigen sowie die sonstigen Begleitumstände, die den Sinngehalt der gewechselten Erklärungen erhellen können (BGH, GRUR 1998, 561, 563 - Umsatzlizenz; BGH, GRUR 2002, 532, 533 - Unikatrahmen; BGH, RNotZ, 2019, 204 Rn. 19; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.06.2017, Az.: I-15 U 48/16, BeckRS 2107, 125973 Rn. 31). Als in diesem Sinne zu beachtende Begleitumstände kann - auch bei einer schriftlichen getroffenen Vereinbarung - unter Umständen deren Entstehungsgeschichte zu würdigen sein, insbesondere, wenn Vorbesprechungen stattgefunden haben und Vorentwürfe existieren (BGH, NJW 2003, 2235, 2236; BGH, NJW 2018, 146 Rn. 30). Auch das nachträgliche Verhalten der Parteien kann, wenn es auch den objektiven Vertragsinhalt nicht mehr zu beeinflussen geeignet ist, bei der Ermittlung des Vertragsinhalts einen Hinweis auf das von den Parteien tatsächlich Gewollte und deren tatsächliches Verständnis geben (BGH, GRUR 1998, 561, 563 - Umsatzlizenz; BGH, NJW-RR 2016, 910 Rn. 28). Im Zweifel ist der Auslegung der Vorzug zu geben, die zu einem vernünftigen, widerspruchsfreien und den Interessen beider Vertragsparteien gerecht werdenden Ergebnis führt (BGH, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung; BGH, GRUR 2003, 173, 175 - Filmauswertungspflicht; BGH, GRUR 2011, 946 Rn. 18 - KD; BGH, NJW-RR 2016, 1032, 1033; OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.11.2021, Az.: I-2 U 16/21 Rn. 34, zitiert nach juris).

(2)

Orientiert an diesem Maßstab hat das Landgericht zu Recht angenommen, dass der Regelung nach Art. 8.1 LV ein objektiver Erklärungswert dahingehend beizumessen ist, dass das tatsächliche Laufzeitende des jüngsten Vertragsschutzrechts die Laufzeit des Lizenzvertrages bestimmt. Etwaige abweichende Angaben in Annex A bleiben dabei ebenso außer Betracht wie die Kenntnis oder ein etwaiger Irrtum der Vertragsparteien über die tatsächliche Schutzdauer der Vertragsschutzrechte.

Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des Art. 8.1 LV. Dieser sieht vor, dass die Laufzeit des Lizenzvertrages mit dem Ablauf der Schutzdauer des jüngsten Vertragsschutzrechts (automatisch) endet („on the date on which the last of the Patent Rights expires“). Die Vertragsparteien haben insoweit eine ausdrückliche Vereinbarung im Sinne eine Längstlaufklausel getroffen, d.h. dass die Verpflichtungen des Lizenznehmers bis zum Erlöschen des letzten lizenzierten Schutzrechts fortbestehen sollen (vgl. Groß, Der Lizenzvertrag, 12. Aufl. 2020, Rn. 477 m.w.N.; Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 7. Aufl. 2013, Rn. 1259; BeckOK PatR/Loth/Hauck/, 39. Ed. 1.2.2026, PatG § 15 Rn. 94). In Art. 8.1 LV wird ausschließlich auf das Erlöschen des letzten Vertragsschutzrechts abgestellt, wobei hiermit nur das Ende der tatsächlichen Schutzdauer des betreffenden Vertragsschutzrechts gemeint sein kann. Auf Angaben zu den Laufzeiten der Vertragsschutzrechte in Annex A wird in Art. 8.1 LV nicht Bezug genommen.

Der Bezug zu Annex A wird vielmehr erst durch Art. 1.12 LV hergestellt, der bestimmt, dass der Lizenzvertrag alle anhängigen, erteilten und künftigen Patente, Patentanmeldungen (einschließlich aller Fortsetzungsanmeldungen, Teilanmeldungen oder Teilfortsetzungsanmeldungen), Gebrauchsmuster und/oder Gebrauchsmusteranmeldungen, die der deutschen Prioritätsanmeldung DE 10138xxx zuzuordnen sind, mit dieser in Zusammenhang stehen oder auf dieser beruhen, sowie alle daraus abgeleiteten Rechte, die derzeit in Annex A aufgeführt sind, erfasst. Bereits die in Art. 1.12 LV gewählte Formulierung („presently being those listed in Annex A“) lässt erkennen, dass es sich bei den in Anhang A aufgelisteten Schutzrechtspositionen nicht um eine abschließende Aufzählung der vom Lizenzvertrag umfassten Vertragsschutzrechte und Vertragsschutzrechtsanmeldungen handelt. Vielmehr war den Vertragsparteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses offensichtlich bewusst, dass zu den im Anhang A aufgelisteten Schutzrechtspositionen weitere Schutzrechtsanmeldungen und auf solche erteilte Schutzrechte hinzukommen konnten. Art. 1.12 LV ist relativ weit gefasst. Von dem Lizenzvertrag umfasst sein sollten danach nicht nur Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte, die die Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 10138xxx in Anspruch nehmen, sondern vielmehr auch alle künftigen Patente und Patentanmeldungen, die mit dieser in Zusammenhang stehen oder auf dieser beruhen. Ob solchen Schutzrechtsanmeldungen das Anmeldedatum 04.07.2002 zuerkannt würde, stand zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht fest. Jedenfalls haben die Parteien in dieser Hinsicht nichts vorgetragen. Die Angabe einer Laufzeit auf entsprechende Anmeldungen ggf. erteilter weiterer Schutzrechte war zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ebenfalls nicht möglich. Zu den im Anhang A genannten „Patent Rights“ gehörten außerdem auch Schutzrechtsanmeldungen, wie die dem - nach Abschluss des Lizenzvertrages erteilten - US-Patent ‘57x zugrundeliegende US-Anmeldung 10/486,xxx. Solange auf diese Anmeldungen ein Schutzrecht noch nicht erteilt war, gab es noch gar kein Laufzeitende. Hinsichtlich mehrerer in Annex A aufgeführter Schutzrechtspositionen (Positionen 5, 20 und 30) war zudem in der Spalte „Laufzeitende“ gar kein Datum angegeben.

Vor diesem Hintergrund war hier - auch für die Beklagte - offensichtlich, dass den in Annex A angegebenen Laufzeitenden keine maßgebliche Bedeutung in Bezug auf die Laufzeit des Lizenzvertrages zukommen sollte. Die Laufzeit des Lizenzvertrages richtete sich vielmehr allein nach den in Art. 1.17 und Art. 8.1 LV getroffenen Regelungen. Die Angaben zum Laufzeitende der einzelnen Schutzrechtspositionen in Annex A hatten hingegen bloß informatorischen Charakter. Die betreffenden Daten stellten eine Information darüber da, zu welchem Zeitpunkt die Laufzeit des jeweiligen Schutzrechts bzw. eines auf die Schutzrechtsanmeldung erteilten Schutzrechts wahrscheinlich ablaufen wird, und zwar berechnet nach einer Schutzdauer von 20 Jahren ab dem Anmeldedatum des Stamm-Schutzrechts, sei es das nationale Stammschutzrecht oder die internationale Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität des Stammschutzrechts. Es handelte sich daher nur um eine Mitteilung (seinerzeit) erwarteter Laufzeiten. Beiden Vertragsparteien musste insofern bewusst sein, dass die Laufzeiten der einzelnen Vertragsschutzrechte von künftigen Faktoren wie beispielsweise der Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühren oder - bei US-Patenten - einer Verlängerung der regulären Laufzeit abhingen.

Die Laufzeit eines US-Patents kann nach dem System des Patent Term Adjustments (PTA) über die regulären 20 Jahre ab dem Anmeldetag hinaus verlängert werden. Dieser Mechanismus gleicht Verzögerungen aus, die während des Prüfungsverfahrens beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) entstanden sind. Das PTA wurde durch den American Inventors Protection Act von 1999 eingeführt; er gilt für ab dem 08.06.1995 angemeldete US-Patente. Unstreitig war dieser Mechanismus beiden Vertragsparteien bekannt. Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin war den Vertragsparteien auch bekannt, dass die Erteilung von US-Patenten in der Zeit ab 2005 (nach den Angaben der Klägerin konkret im Zeitraum zwischen 2005 und 2010) infolge einer verzögerten Bearbeitung durch das USPTO sehr lange dauerte. Die Konsequenz davon war nach dem Vortrag der Klägerin, dass häufig - nach den Angaben der Klägerin sogar regelmäßig - für US-Patente, die in diesem Zeitraum angemeldet wurden, Laufzeitverlängerungen gewährt wurden. Dies war unstreitig auch der Beklagten als international tätigem Fachunternehmen bekannt. Die Klägerin hat in diesem Zusammenhang als Anlage K 11 die Deckblätter von 14 US-Patenten der Beklagten überreicht, die im Zeitraum 2005 bis 2010 angemeldet wurden oder die aus diesem Zeitraum eine entsprechende Priorität in Anspruch genommen haben und denen jeweils eine Laufzeitverlängerung durch das USPTO gewährt wurde. Hierunter befinden sich auch US-Patente, die vor dem Abschluss des Lizenzvertrages angemeldet wurden.

Auf die im Anhang A angegebenen Laufzeitenden wird vor diesem Hintergrund weder in Art. 8.1 LV noch in Art. 1.12 LV Bezug genommen. Auch enthält Art. 8.1 LV gerade nicht die Angabe eines konkreten Datums (z.B. 04.07.2022), an dem der Lizenzvertrag enden sollte. Hätten die Vertragsparteien gewollt, dass der Lizenzvertrag in jedem Fall am 04.07.2022 als dem spätesten im Anhang A als Laufzeitende angegebenen Datum automatisch endet, hätten sie dieses Datum ohne Weiteres in Art. 8.1 LV aufnehmen können. Das haben die Vertragsparteien jedoch nicht getan. Sie haben gerade kein ausdrückliches absolutes Enddatum in den Lizenzvertrag aufgenommen, sondern das Ende des Lizenzvertrages an den Tag geknüpft, an dem das letzte Vertragsschutzrecht erlischt, d.h. die Schutzdauer des letzten Vertragsschutzrechts abläuft. Die Laufzeit des Lizenzvertrages sollte damit von der (tatsächlichen) Schutzdauer der lizenzierten Schutzrechte abhängen.

(3)

Eine solche Regelung lag auch im Interesse beider Vertragsparteien. In den Vorbemerkungen wird der Zweck des Lizenzvertrages wie folgt definiert:

„Licensor has the world-wide right to grant licenses to exploit any and all pending and granted patent rights based upon the German priority patent applications numbered DE 10138xxx.

Licensee wants to exploit the Patent Rights (as defined herein) for the manufacture and sales of flooring products, especially through a sub-licensing program. […]“

Hiernach hat der Lizenzgeber das weltweite Recht, Lizenzen zur Verwertung aller angemeldeten und erteilten Patentrechte auf der Grundlage der deutschen Prioritätsanmeldung DE 10138xxx zu erteilen. Der Lizenznehmer möchte die Patentrechte für die Herstellung und den Vertrieb von Bodenbelägen nutzen. Die Erteilung von Lizenzen zur Benutzung der Vertragsschutzrechte erfolgt gegen die Zahlung von Lizenzgebühren. Beide Pflichten stehen im vertraglichen Synallagma. Während der Schutzdauer der Vertragsschutzrechte soll der Lizenznehmer diese verwerten dürfen und der Lizenzgeber erhält hierfür die vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren.

Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses lag es im objektiven Interesse der Beklagten, die Vertragsschutzrechte über ihre gesamte Schutzdauer hinweg nutzen zu können, ohne sich dem Vorwurf der Patentverletzung auszusetzen. Durch ein Auslaufen des Lizenzvertrags vor dem Ablauf der Schutzdauer des letzten Vertragsschutzrechts hätte sie sich demgegenüber der Gefahr ausgesetzt, dieses Vertragsschutzrecht unberechtigt zu benutzen. Es lag daher im beiderseitigen Interesse der Lizenzvertragsparteien, die Laufzeit des Lizenzvertrages an die (tatsächliche) Schutzdauer der Vertragsschutzrechte zu koppeln. Eben dies haben sie in Art. 8.1 LV vereinbart.

(4)

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Vereinbarung von Mindestlizenzgebühren nach den Art. 5.5 und 5.6 LV.

Bei der interessengerechten Auslegung geht es nicht darum, dem Rechtsgeschäft zu dem Inhalt zu verhelfen, der im Rückblick interessengemäß erscheint (BGH, NJW 1998, 3268, 3269). Maßgeblich ist vielmehr der Einfluss, den das Interesse der Parteien auf den objektiven Erklärungswert ihrer Äußerungen bei deren Abgabe hatte (BGH, NJW 1990, 3206, 3207). Der Grundsatz einer nach beiden Seiten interessengerechten Vertragsauslegung lässt indes die Vertragsautonomie unberührt, die es grundsätzlich den Vertragsschließenden überlässt, wie und wie weitreichend sie sich verpflichten (BGH, GRUR 2000, 788, 789 - Gleichstromsteuerschaltung). Vereinbarungen, die dem Interesse einer vertragsschließenden Partei nicht bestmöglich Rechnung tragen, sind danach ohne weiteres möglich (für die Einräumung von Rechten an einem Schutzrecht bzw. einer Schutzrechtsanmeldung durch den Erfinder: BGH, GRUR 2000, 788, 789 - Gleichstromsteuerschaltung), ohne dass daraus ein Verstoß gegen das Gebot einer nach beiden Seiten interessengerechten Auslegung folgt.

Hiervon ausgehend kann der objektive Erklärungswert, der dem Verhalten der Beklagten nach Maßgabe der vorherigen Ausführungen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses beizumessen ist, nicht unter Verweis darauf korrigiert werden, dass es im wohlverstandenen Interesse des Lizenznehmers liege, Lizenzgebühren nur bei einer tatsächlichen Nutzung der lizenzierten Rechte zu bezahlen. Zu Beginn der Vertragsverhandlungen im Jahr 2008 sind offensichtlich beide Vertragsparteien, insbesondere aber die Beklagte, noch davon ausgegangen, dass die Beklagte als Lizenznehmerin die lizenzierten Schutzrechte in einem Maße nutzen werde, das in angemessenem Verhältnis zu den vereinbarten Lizenzgebühren stehen werde, oder jedenfalls die weitere Lizenznehmerin, die F., Umsätze in einem Umfang generieren werde, der die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung der vertraglich vereinbarten Mindestlizenzgebühr verhindern werde. Vor diesem Hintergrund ist die Beklagte ganz bewusst das unternehmerische Risiko eingegangen, einen Lizenzvertrag abzuschließen, der jährliche Mindestlizenzgebühren in nicht unerheblicher Höhe vorsah. Dabei stand ihr nach der vertraglichen Regelung ab dem Jahr 2010 auch das Recht zur (ordentlichen) Kündigung zu. Sie konnte sich also bei einer Änderung ihrer Produktion und/oder ihrer Vertriebstätigkeit, die Auswirkung auf die Nutzung der lizenzierten Technik hatte, jederzeit von dem Lizenzvertrag lösen.

(5)

Eine vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages vor dem 28.05.2025 nach Art. 8.1 LV ist auch nicht etwa deshalb anzunehmen, weil die Beklagte - die Richtigkeit ihrer diesbezüglichen Angaben unterstellt - keine Kenntnis von der Laufzeitverlängerung des US´57X hatte. Hierauf kommt es nach der in Art. 8.1 LV getroffenen Regelung nicht an. Maßgeblich ist vielmehr allein das tatsächliche Ende der Schutzdauer des letzten Vertragsschutzrechts.

Dies gilt selbst dann, wenn die Klägerin - was noch zu erörtern sein wird (s.u.) - verpflichtet gewesen wäre, die Beklagte über eine Verlängerung der Schutzdauer der in Annex A aufgeführten Vertragsschutzrechte zu informieren. Denn ein Verstoß gegen eine solche Pflicht kann nicht zu einer Verkürzung der Laufzeit des Lizenzvertrages nach Art. 8.1 LV führen. Solches lässt sich der vertraglichen Regelung in Art. 8.1 LV nicht entnehmen. Diese stellt nicht auf eine den Parteien bekannte Laufzeit der Vertragsschutzrechte, sondern auf deren tatsächliche Laufzeit ab, über die sich die Beklagte durch Nachfrage bei der Klägerin und/oder Einsicht in öffentliche Register Gewissheit verschaffen konnte. Der Lizenzvertrag enthält auch im Übrigen keine Regelung, wonach die Laufzeit des Lizenzvertrages von Informationen des Lizenzgebers gegenüber dem Lizenznehmer abhängig sein sollte. Die Auflistung der Vertragsschutzrechte in Annex A diente der Nennung der bislang vom Lizenzvertrag umfassten Vertragsschutzrechte und -schutzrechtsanmeldungen. Die im Annex A auch angegebenen Laufzeiten hatten hierbei bloß informatorischen Charakter; sie dienten der Information über das seinerzeit erwartete Ende der Schutzdauer der Vertragsschutzrechte. Diese Daten sollten aber keinerlei verbindliche Wirkung für die Dauer des Lizenzvertrages haben (s.o.). Daher bedurfte es nach dem 04.07.2022 als dem dort angegebenen (wahrscheinlichen) Laufzeitende der allermeisten Vertragsschutzrechte auch nicht etwa - wie die Beklagte meint - einer einvernehmlichen Verlängerung des Lizenzvertrages. In der Verlängerung der Laufzeit des US-Patents ‘57x durch das USPTO lag kein Umstand, der eine Verlängerung des Lizenzvertrages erforderlich machte. Selbst wenn der Lizenzgeber ein ergänzendes Schutzzertifikat im Sinne des § 16a PatG erwirkt, gilt - wie § 16a Abs. 3 PatG klarstellt - eine für ein Patent erteilte Lizenz nach deutschem Recht auch für dieses. Mit Ablauf des Grundpatents gilt die Lizenz also am ergänzenden Schutzzertifikat fort (Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 7. Aufl. 2013, Rn. 1244; Benkard PatG/Deichfuß/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 15 Rn. 64). Erst recht muss dies im Falle einer Verlängerung der Laufzeit des Schutzrechts selbst gelten, sofern - wie hier - nichts Abweichendes vereinbart ist.

bb)

Der Lizenzvertrag wurde in dem hier in Rede stehenden Zeitraum, den Jahren 2022 und 2023, auch nicht durch Kündigung beendet. Zwar sieht Art. 8 LV sowohl ein Recht zur außerordentlichen als auch zur ordentlichen Kündigung des Lizenzvertrages durch den Lizenznehmer vor, eine Kündigung hat die Beklagte aber unstreitig erst am 05.04.2024 erklärt (vgl. Anlage B4). Da eine Rückwirkung der Kündigung nicht in Betracht kommt, was auch die Beklagte nicht geltend macht, kann dahinstehen, ob die Beklagte den Lizenzvertrag im Jahre 2024 wirksam gekündigt hat. Die erst im Jahre 2024 ausgesprochene Kündigung wirkt, selbst wenn sie als solche wirksam gewesen wäre, nicht auf die hier in Rede stehenden Jahre 2022 und 2023 zurück. In diesen Jahren bestand daher ein wirksamer Lizenzvertrag zwischen den Parteien, der die Beklagte zur Zahlung der vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren verpflichtet.

Der Zahlungsanspruch der Klägerin ist auch durchsetzbar, insbesondere steht ihm nicht die Einrede aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) entgegen.

Die Rechtsausübung kann zwar unzulässig sein, wenn dem Berechtigten eine Verletzung eigener Pflichten zur Last fällt, es gibt aber keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass nur derjenige Rechte geltend machen kann, der sich selbst rechtstreu verhalten hat (BGH, NJW 2010, 289; BGH, NJW 2015, 955). Rechtsverstöße begründen unter den im Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen Schadensersatzansprüche und geben dem anderen Teil die Befugnisse aus den §§ 273, 320 BGB, führen aber nur ausnahmsweise zu einem Wegfall des Gläubigeranspruchs (BGH, NJW-RR 2005, 743, 745). Nach Maßgabe dieser Grundsätze kann die Klägerin von der Beklagten die Zahlung der ihr vertraglich zustehenden Lizenzgebühren verlangen.

aa)

Entgegen der Auffassung des Landgerichts geht der Senat allerdings davon aus, dass Art. 1.12 LV grundsätzlich die vertragliche Nebenpflicht der Klägerin begründete, die in Annex A enthaltenen Angaben jährlich zu aktualisieren.

Im Rahmen einer Lizenzvertragsbeziehung treffen die Vertragspartner eine Reihe von lizenzvertraglichen Pflichten. Neben den Hauptleistungspflichten sind auch lizenzvertragliche Nebenpflichten von Bedeutung. Dazu zählen z.B. die Nebenpflichten des Lizenzgebers zur Aufrechterhaltung des lizenzierten Schutzrechts durch Zahlung der Amtsgebühren und die Pflicht, nicht auf das Schutzrecht zu verzichten (Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 7. Aufl. 2013, Rn. 540). Darüber hinaus können den Lizenzgeber aber beispielsweise auch Informationspflichten treffen.

Aus Art. 1.12 LV ergab sich hier die vertragliche Nebenpflicht der Klägerin, die in Anhang A enthaltenen Angaben jährlich zu aktualisieren. Zwar wird - worauf das Landgericht zu Recht hingewiesen hat - in Art. 1.12 LV eine passivische Formulierung gewählt, die grundsätzlich offenlässt, wer die jährliche Aktualisierung vorzunehmen hat:

„…presently being those listed in Annex A, that will be updated annually.“

Allerdings sind im Zusammenhang mit der Regelung des Art. 1.12 LV auch die Regelungen in Art. 2.8 LV und 5.3 LV zu berücksichtigen. Nach Art. 2.8 LV hat die Lizenzgeberin die Lizenznehmerin über jede Änderung des Status der Patentrechte („Patent Rights“) innerhalb einer angemessenen Frist zu unterrichten. Gemäß Art. 5.3 LV ist die Fälligkeit der vereinbarten Lizenzgebühren davon abhängig, dass ein Schutzrecht besteht und dessen Bestehen der Lizenznehmerin von der Lizenzgeberin mitgeteilt wurde. Beide Regelungen sehen die Lizenzgeberin in der Pflicht, die Lizenznehmerin über wesentliche Änderungen im Hinblick auf den Status der Vertragsschutzrechte zu informieren. Entsprechend ist auch die Regelung in Art. 1.12 LV dahingehend auszulegen, dass der Klägerin als Lizenzgeberin die jährliche Aktualisierung von Annex A oblag. Aus der Sicht eines objektiven Empfängers ist dies interessengerecht. Denn die Informationen für eine Aktualisierung des Anhangs A stammen aus der Sphäre der Lizenzgeberin und nur diese weiß unmittelbar, wann weitere Schutzrechte angemeldet, erteilt oder eingetragen werden, die ebenfalls unter den Lizenzvertrag fallen. Gleiches gilt für das Erlöschen von Vertragsschutzrechten oder die Verlängerung der Laufzeit von Vertragsschutzrechten.

Dafür, dass es hier der Klägerin nach den getroffenen Regelungen oblag, den Anhang A zum Lizenzvertrag jährlich zu aktualisieren, spricht auch die Tatsache, dass diese Anlage unstreitig von ihren eigenen Patentanwälten erstellt worden ist. Dass es in Art. 1.12 LV nicht explizit heißt, dass die jährliche Aktualisierung durch den Lizenzgeber erfolgt, lässt sich vor diesem Hintergrund damit erklären, dass dies für die Vertragsparteien bei Abschluss des Lizenzvertrages selbstverständlich erschien.

Soweit das Landgericht hingegen angenommen hat, die Lizenzgeberin könne nicht zur Aktualisierung verpflichtet sein, weil es sonst in der Hand der Klägerin gelegen hätte, den Rechtsschein zum sachlichen Umfang der Lizenz einseitig zu verändern, vermag dies nicht zu überzeugen. Es ist bereits nicht ersichtlich, weshalb die Lizenznehmerin ein von der Lizenzgeberin erstelltes Update von Annex A im Falle einer Unrichtigkeit gegen sich hätte gelten lassen müssen. Das vereinbarte jährliche Update von Annex A diente vor allem der Information der Lizenznehmerin. Diese durfte davon ausgehen, dass die Lizenzgeberin die Updates redlich sowie nach bestem Wissen und Gewissen vornehmen werde. Außerdem ermöglichte das Update der Lizenznehmerin gerade eine Prüfung der von der Lizenzgeberin mitgeteilten Informationen. Sofern sie diese für fehlerhaft, unrichtig oder unvollständig erachtete, konnte sie dem von der Lizenzgeberin erstellten Update widersprechen.

Entgegen der Auffassung der Klägerin umfasst die in Art. 1.12 LV vorgesehene jährliche Aktualisierung der in Annex A enthaltenen Angaben nicht nur die Vollständigkeit der aufgelisteten Vertragsschutzrechte und Angaben zu deren Bestand, sondern auch die Angaben zu den (wahrscheinlichen) Laufzeiten der Vertragsschutzrechte. Zwar wird im Lizenzvertrag nicht explizit auf die in Annex A aufgeführten Laufzeiten der Vertragsschutzrechte Bezug genommen. In Art. 1.12 LV ist von Patenten, Patentanmeldungen, Gebrauchsmustern und/oder Gebrauchsmusteranmeldungen, die der deutschen Prioritätsanmeldung zuzuordnen sind, mit dieser in Zusammenhang stehen oder auf dieser beruhen, sowie von daraus abgeleiteten Rechten, die derzeit in Anhang A aufgeführt sind und jährlich aktualisiert werden, die Rede. Laufzeitenden werden in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Diese werden von der Aktualisierung allerdings auch nicht ausgenommen. Der in Bezug genommene Annex A gibt das damalige Wissen der Klägerin über die (bisherigen) Vertragsschutzrechte und deren (wahrscheinliche) Laufzeiten wieder. Soll dieses Wissen in bestimmten Abständen, nämlich jährlich, mit der Lizenznehmerin geteilt werden, so muss angenommen werden, dass sich die Verpflichtung der Lizenzgeberin zur jährlichen Aktualisierung auf sämtliche in Annex A enthaltenen Angaben zu den Vertragsschutzrechten erstreckt, mithin auch auf die dort angegebenen Laufzeiten der aufgelisteten Vertragsschutzrechte. Das ist auch sachgerecht, da das Laufzeitende der Vertragsschutzrechte unmittelbaren Einfluss auf die Laufzeit des Lizenzvertrages hat. Dieser gilt nämlich - wie ausgeführt - bis zum Ablauf der Schutzdauer des letzten lizenzierten Vertragsschutzrechts.

Dass die Schutzdauer der Vertragsschutzrechte durch Einsicht in öffentliche Register nachzuvollziehen war, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Der Klägerin als Lizenzgeberin war die jährliche Aktualisierung des Annex A ohne größeren Aufwand möglich. Denn sie selbst hatte unmittelbare Kenntnis sowohl von dem Bestand der Vertragsschutzrechte als auch von deren jeweiliger (voraussichtlicher) Laufzeit.

Entgegen der Auffassung der Klägerin hat diese Auslegung des Lizenzvertrages nicht zur Folge, dass sie über jede Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühren eine Mitteilung hätte machen müssen. Nach Art. 1.12 LV traf sie aber die Pflicht, die in Annex A enthaltenen Angaben jährlich zu aktualisieren, was die Pflicht umfasste, die Beklagte über die Verlängerung der Schutzdauer des US-Patents ‘57x zu unterrichten. Einer Aufforderung der Beklagten zur Aktualisierung des Annex A bedurfte es nach dem Lizenzvertrag nicht.

Es kann auch nicht angenommen werden, dass die Beklagte allein durch ihr Schweigen auf ihr Recht auf jährliche Aktualisierung des Annex A wirksam verzichtet hat bzw. die Parteien insofern konkludent die Mitteilungspflicht der Klägerin abbedungen haben. Eine so weitreichende Bedeutung kann allein dem Schweigen eines Vertragspartners bzw. dem Unterlassen einer Aufforderung zur Aktualisierung des Annex A nicht entnommen werden. Der Senat kann keinerlei objektive Anhaltspunkte dafür erkennen, dass die Beklagte tatsächlich den Willen hatte, auf die ihr zustehenden Informations- und Aufklärungsrechte zu verzichten.

bb)

Die Klägerin hat die sie treffende vertragliche Nebenpflicht zur jährlichen Aktualisierung der in Annex A enthaltenen Angaben nach Art. 1.12 LV verletzt, da sie unstreitig die Angaben in Annex A nicht (jährlich) aktualisiert hat. Insbesondere hat sie die Beklagte nicht darüber informiert, dass die Laufzeit des US-Patents ‘57x, welches auf die in Annex A genannte US-Patentanmeldung 10/486,xxx erteilt worden war, auf ihren Antrag um 1.059 Tage verlängert wurde, so dass die Laufzeit dieses Patents nicht bereits am 04.07.2022, sondern erst am 28.05.2025 ablief.

cc)

Die Pflichtverletzung erfolgte auch schuldhaft. Die Klägerin hätte bei gehöriger Prüfung erkennen können und müssen, dass sie auch bei Veränderungen der Laufzeit einzelner Vertragsschutzrechte zu einer Aktualisierung des Anhangs A verpflichtet war. Insbesondere hätte sie erkennen können und müssen, dass sie die Beklagte davon in Kenntnis zu setzen hatte, dass die Laufzeit des US-Patents ‘57x auf ihren Antrag um 1.059 Tage verlängert wurde.

dd)

Dies begründet indes keine Einrede der Beklagten nach § 242 BGB, die sie dem Zahlungsanspruch der Klägerin mit Erfolg entgegenhalten könnte.

(1)

Die Laufzeit des US-Patents `57x wurde vom USPTO am 08.06.2010 verlängert (vgl. Anlage K8). Nimmt man an, dass die Klägerin jeweils zum Ende eines Kalenderjahres verpflichtet war, die Angaben in Annex A zu aktualisieren, so hätte sie der Beklagten die Laufzeitverlängerung des US´57X zum Jahreswechsel 2010/2011 mitteilen müssen. Auch wenn die Klägerin durch das pflichtwidrige Unterlassen einer Aktualisierung der in Annex A enthaltenen Angaben ggf. einen Rechtsschein gesetzt hat, der nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprach, durfte die Beklagte, bei der es sich um die Lizenzierungs- und Patentgesellschaft eines großen Konzerns handelt, die in der Lizenzierung von Patenten erfahren ist, nicht unbesehen auf die Richtigkeit der in Annex A enthaltenen Angaben vertrauen. Ihr musste vielmehr bewusst sein, dass die in Annex A angegebenen Laufzeiten nur die wahrscheinlichen Laufzeiten der Vertragsschutzrechte waren und sich jederzeit Änderungen dieser Laufzeiten ergeben konnten. Genauso musste der Beklagten aufgrund der in Art. 1.12 LV gewählten Formulierung bewusst sein, dass die Auflistung der in Annex A enthaltenen Vertragsschutzrechte ggf. nicht abschließend war und in der Folgezeit weitere Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechte von dem Lizenzvertrag erfasst werden konnten. So sind zum Beispiel die erst später erteilten europäischen Patente EP 2 194 xxx, EP 2 196 xxx und EP 2 345 xxx nicht im Annex A genannt, unterfallen aber dem Lizenzvertrag. Die Erteilung der europäischen Patente EP 2 194 xxx und EP 2 196 xxx teilte die Klägerin Herrn B., der bei der Beklagten nach deren eigenen Angaben u.a. für Lizenzangelegenheiten zuständig ist (vgl. Berufungsbegründung v. 20.03.2025, S. 4, Bl. 120 eAkte OLG) und dessen Wissen die Beklagte sich daher zurechnen lassen muss, mit E-Mail vom 30.08.2010 (Anlage K16) mit. Wie sich aus dem als Anlagen K18 und K19 überreichten E-Mail-Verkehr aus dem Jahre 2010 ergibt, erlangte Herr C. zudem jedenfalls Kenntnis von der Existenz des US-Patents ‘57x, welches im Anschluss an den Abschluss des Lizenzvertrages auf die im Anhang A genannte US-Anmeldung 10/486,xxx erteilt worden war. Der Beklagten musste daher klar sein, dass die Angaben in Annex A veraltet waren. Obwohl die Beklagte dies wusste und ihr damit zugleich bekannt war, dass die Klägerin ihrer Aktualisierungspflicht nicht nachgekommen ist, hat sie die Klägerin zu keinem Zeitpunkt zu einer Aktualisierung aufgefordert. Sie hat vielmehr über die gesamte Laufzeit des Lizenzvertrages - immerhin einen Zeitraum von über 15 Jahren - nicht bei der Klägerin nachgefragt bzw. diese auf ihre Pflicht zur Aktualisierung des Annex A hingewiesen. Damit hat sie den Eindruck erweckt, weitere Angaben nicht zu benötigen. Vor diesem Hintergrund aber kann sie sich - auch wenn sie allein durch ihr Schweigen nicht rechtswirksam auf die vertraglich geschuldete Aktualisierung des Annex A verzichtet hat - nach Treu und Glauben nicht darauf berufen, die unterlassene Aktualisierung der Angaben in Annex A habe bei ihr das Vertrauen in eine Vertragsbeendigung zum 04.07.2022 geweckt.

Etwas anderes ergibt sich nach den Grundsätzen von Treu und Glauben auch nicht aus der vertraglichen Vereinbarung von Mindestlizenzen (Art. 5.5, 5.6 LV). Diese Regelung beruhte auf einer vergleichsweisen Beilegung eines Rechtsstreits zwischen den Parteien (vgl. E-Mail des Herrn D. v. 30.08.2019, Anlagenkonvolut B1), im Rahmen derer die Beklagte offensichtlich eine Risikokalkulation dahingehend vorgenommen hat, dass sie die vertraglich lizenzierten Schutzrechte in einem Maße nutzen werde, das in einem angemessenen Verhältnis zu den vertraglich vereinbarten Mindestlizenzen stand. Es lag in ihrer eigenen unternehmerischen Verantwortung, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob die Fortgeltung des Lizenzvertrages für sie noch wirtschaftlich sinnvoll war. Insofern war sie keineswegs an den Lizenzvertrag gebunden, sondern ihr stand nach Art. 8.6 das Recht zur ordentlichen Kündigung zu:

„8.6 After 1st January 2010 Licensee shall have the right to terminate this Agreement on any subsequent anniversary of the Effective Date by giving the Licensor not less than 90 days written notice of termination prior to such anniversary date. […]“

100

Hiernach konnte die Beklagte ab dem Jahr 2010 den Lizenzvertrag mit einer Frist von 90 Tagen jeweils zum 01.01. des Folgejahres ordentlich kündigen. Diese Regelung ermöglichte es der Beklagten, sich bei einer Änderung der Nutzung der Vertragsschutzrechte jederzeit - mit der vorgesehenen Frist - von dem Lizenzvertrag zu lösen und dergestalt die Fälligkeit von Mindestlizenzgebühren zu verhindern.

101

(2)

102

Eine Einrede aus § 242 BGB, die dem Zahlungsanspruch der Klägerin mit Erfolg entgegengehalten werden könnte, kann auch nicht damit begründet werden, dass diese der Beklagten die Mindestlizenz für das Jahr 2022 erst am 16.10.2023 in Rechnung gestellt hat.

103

In Art. 5.4 LV sieht der Lizenzvertrag eine bestimmte Frist zur Abrechnung für den Lizenznehmer vor: Dieser muss seine mit den lizenzierten Produkten erzielten Umsätze gegenüber dem Lizenzgeber jeweils binnen 60 Tagen nach Ende eines Kalendervierteljahres abrechnen. Art. 5.4 LV bestimmt zwar weiter, dass der Lizenzgeber dem Lizenznehmer daraufhin eine Rechnung übermittelt, eine zeitliche Vorgabe hierfür findet sich im Lizenzvertrag hingegen nicht.

104

Auch aus dem allgemeinen Rücksichtnahmegebot kann eine Verpflichtung der Klägerin zur zeitnahen Erstellung einer Rechnung nicht abgeleitet werden. Im Übrigen hätte die Beklagte, eine Rechnungstellung vor dem 01.10.2023 unterstellt, den Lizenzvertrag jedenfalls nur noch für das Jahr 2024 fristgerecht ordentlich kündigen können. Den hier streitgegenständlichen Lizenzzahlungsansprüchen für die Jahre 2022 und 2023 kann die ggf. verspätet erfolgte Rechnungstellung durch die Klägerin damit keinesfalls entgegengehalten werden.

105

(3)

106

Schließlich kann die Beklagte sich auch nicht mit Erfolg auf den sog. „dolo agit“ Einwand (dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est) berufen, wonach derjenige, der etwas verlangt, was er sofort wieder zurückgeben muss, treuwidrig handelt. Der Beklagten steht ein Schadensersatzanspruch gegen die Klägerin in Höhe der von dieser beanspruchten Lizenzgebühren unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

107

Zwar hat die Klägerin ihre vertragliche Nebenpflicht verletzt, die Angaben in Annex A jährlich zu aktualisieren, hieraus resultiert aber kein Schadensersatzanspruch der Klägerin aus § 280 Abs. 1 BGB. Auch wenn die Klägerin - wie geboten - im Anschluss an die Laufzeitverlängerung des US-Patents ‘57x bereits im Jahre 2011 oder auch in einem der Folgejahre den Annex A zum Lizenzvertrag entsprechend aktualisiert oder sie die Beklagte anderweitig über die Verlängerung der Laufzeit des US-Patents ‘57x informiert hätte, lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagte den Lizenzvertrag fristgerecht spätestens im September 2021 zum Beginn des Jahres 2022 gekündigt hätte.

108

(a)

109

Auf einen Schadensersatzanspruch in Höhe der Lizenzgebühren für die Jahre 2022 und 2023 beruft sich die Beklagte erstmals in zweiter Instanz mit ihrer Berufungsbegründung und trägt hierzu neu vor, sie - die Beklagte - hätte den Lizenzvertrag im September 2021 gekündigt, wenn sie zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von der erfolgten Laufzeitverlängerung des US ´57x gehabt hätte. Mit diesem Vorbringen kann die Beklagte in der Berufungsinstanz nicht mehr gehört werden (§§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 Satz 1 ZPO), nachdem die Klägerin dieses ausdrücklich bestritten hat. Zulassungsgründe im Sinne von § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 - Nr. 3 ZPO sind weder ersichtlich noch vorgetragen.

110

(b)

111

Unbeschadet dessen überzeugt das Vorbringen den Senat aber auch in der Sache nicht. Sicherlich hätte die Beklagte den Lizenzvertrag nicht bereits im Jahre 2011 gekündigt, also in einem Zeitraum, in dem sie die Vertragsschutzrechte benutzt und in einem nennenswerten Umfang Umsätze mit den lizenzierten Produkten generiert hat. Sie hat den Lizenzvertrag aber auch nicht gekündigt, nachdem es im Jahr 2019 zu Umsatzrückgängen gekommen war und sie deshalb (vergeblich) versucht hat, die vertragliche Regelung zu den Mindestlizenzgebühren im Einvernehmen mit der Klägerin zu ändern. Wie der zur Akte gereichte E-Mail-Verkehr aus dem Jahr 2019 (Anlagenkonvolut B1), insbesondere die E-Mail des Herrn C. vom 30.08.2019, 17.41 Uhr, belegt, war der Beklagten spätestens im August 2019 bekannt, dass ihr ein Recht zur ordentlichen Kündigung des Lizenzvertrages zustand. Zu demselben Zeitpunkt wusste sie auch, dass ihre Umsätze mit den lizenzierten Produkten zurückgegangen sind und hat versucht, eine Änderung der vertraglichen Regelung zu den Mindestlizenzgebühren herbeizuführen (vgl. E-Mail des Herrn C. v. 30.08.2018, 15.25 Uhr, Anlagenkonvolut B1). Nachdem ihr dies nicht gelungen ist, hat sie den Lizenzvertrag allerdings nicht gekündigt, sondern unverändert an ihm festgehalten. Dabei musste ihr das Risiko bewusst sein, in den Folgejahren durch die vereinbarten Mindestlizenzen Lizenzgebühren bezahlen zu müssen, die ggf. nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem wirtschaftlichen Nutzen der Vertragsschutzrechte standen. Auch mit diesem Wissen hat sie eine Kündigung des Vertrages nicht erklärt. Vielmehr hat sie bewusst das vermeintliche Vertragsende (04.07.2022) abgewartet, und zwar obwohl der bei ihr für Lizenzangelegenheiten zuständige Herr B. ihr im Hinblick auf die vereinbarte Mindestlizenzgebühr bereits im Mai 2020 empfohlen hatte, den Lizenzvertrag vor dem 01.10.2020, d.h. für das Jahr 2021 zu kündigen (Anlage B10).

112

Soweit die Beklagte nunmehr darauf abstellt, es habe im Jahr 2022 ersichtlich keinen Sinn gemacht, einen Lizenzvertrag fortzuführen, nachdem sie nur noch verschwindend geringe Umsätze mit den lizenzierten Produkten erzielt habe, so muss sie sich entgegenhalten lassen, dass dies bereits einige Jahre zuvor absehbar war, sie den Vertrag aber dennoch nicht (ordentlich) gekündigt hat. So ergibt sich auch aus den erst im Berufungsverfahren seitens der Beklagten vorgelegten Anlagen B 10 bis B 11a, dass die Beklagte davon ausgegangen ist, die von der F. (nunmehr firmierend unter „S“) zu zahlen den Lizenzgebühren würden auch in den Jahren 2021 und 2022 die Mindestlizenzgebühr nach Art. 5.6 LV übersteigen, so dass nicht damit zu rechnen sei, dass die Beklagte eine Mindestlizenzgebühr zu zahlen habe. Eben dies scheint ausschlaggebend für die unternehmerische Entscheidung der Beklagten gewesen zu sein, den Lizenzvertrag mit der Klägerin nicht ordentlich zu kündigen. Hauptursache für die vertragliche Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren wäre in diesem Fall aber eben nicht die fehlende Aktualisierung des Annex A durch die Klägerin, sondern vielmehr die unterbliebene Kündigung des Lizenzvertrages durch die Beklagte trotz seit dem Jahr 2019 erfolgter Reduzierung der Produktion der lizenzierten Produkte. Die Rechtsfolgen der unternehmerischen Entscheidung der Beklagten, den Lizenzvertrag nicht rechtzeitig im Wege der ordentlichen Kündigung zu beenden, sondern stattdessen die Produktion der lizenzierten Produkte langsam auslaufen zu lassen, kann sie nicht auf die Klägerin abwälzen, indem sie sich nunmehr auf die unterbliebene Aktualisierung der Angaben in Annex A beruft.

113

114

Der Zinsanspruch folgt aus Art. 5.12 LV. Hiernach schuldet die Beklagte der Klägerin Zinsen in Höhe von 2 % über dem EURIBOR, wenn sie die Lizenzgebühr nicht bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum in voller Höhe bezahlt.

115

Ausweislich der Rechnung der Klägerin vom 16.10.2023 (Anlage K6), der Beklagten zugestellt am 23.10.2023, war von der Beklagten für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 677.818,35 Euro bis zum 22.12.2023 zu zahlen. Für das Jahr 2023 hatte die Beklagte ausweislich der Rechnung der Klägerin vom 29.12.2024 (Anlage K9) an die Klägerin bis zum 29.02.2024 einen Betrag von 1.250.000,- Euro zu zahlen.

III.

116

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1 ZPO.

117

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

118

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

119

XXX XXX XXX

Oberlandesgericht Düsseldorf, 2 U 23/25

b)

cc)

III.