1

G r ü n d e :

I.

2

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in deutscher Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents XXX (nachfolgend: Klagepatent, Anlage BK 1), das die Bezeichnung „BODENVERDICHTUNGSGERÄT“ trägt. Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf der als patentverletzend angegriffenen Gegenstände sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

3

Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 12.04.2013 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 20.06.2012 eingereicht. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 06.06.2018 im Patentblatt bekannt gemacht. Das Klagepatent steht in Kraft.

4

Auf einen seitens der Beklagten erhobenen Einspruch hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts das Klagepatent durch Entscheidung vom 01.12.2022 gemäß einem Hilfsantrag 3A (Anlage BK 13c) der Klägerin eingeschränkt aufrechterhalten (vgl. Anlage BK 12). Gegen diese Entscheidung haben beide Parteien Beschwerde eingelegt (vgl. Anlagen BK 14 u. PBP 19). Durch Entscheidung vom 03.12.2024 hat die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und das Klagepatent – einem Hilfsantrag 1aB (Bestandteil der Anlage BK 14) der Klägerin folgend – unter Abänderung der Beschreibung aufrechterhalten (vgl. Anlagen BK 17 u. PBP 29). Der von der Technischen Beschwerdekammer aufrechterhaltene Patentanspruch 1 lautet wie folgt (Ergänzungen gegenüber der ursprünglich erteilten Fassung sind durch Unterstreichung und gegenüber der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung zusätzlich durch Kursivdruck hervorgehoben):

5

„Bodenverdichtungsgerät (1) mit einem Verdichtungselement (2), aufweisend ein erstes Paar von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten (6) zur Aufnahme eines ersten starren Halteelements eines Transportmittels in Form eines ersten Gabelzinkens (19) einer Hubgabel (16) und ein zweites Paar von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten (6) zur Aufnahme eines zweiten starren Halteelements eines Transportmittels in Form eines zweiten Gabelzinkens (19) einer Hubgabel (16), wobei die Aufnahmeabschnitte eines Paares durch zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Aussparungen (6) oder zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Bereiche einer einzigen Aussparung (6) gebildet werden, welche Aussparungen (6) so ausgebildet sind, dass in sie der jeweilige Gabelzinken (19) der Hubgabel (16) eingreifen kann und wobei das Bodenverdichtungsgeräte ein Anbauverdichter ist, der an einen Bagger (8) ankuppelbar ist, und wobei die Aussparungen (6) eine rechteckige Form aufweisen, und wobei das Verdichtungselement (2) über Verbindungseinrichtungen (3a-3d) mit einem Oberteil (5) des Bodenverdichtungsgeräts (1) verbunden ist und die Aufnahmeabschnitte (6) in mindestens einer Verbindungseinrichtung (3a-3d) ausgebildet sind oder die Aufnahmeabschnitte an einem Oberteil des Bodenverdichtungsgerät ausgebildet sind oder die Aufnahmeabschnitte (6) auf einer Oberseite des Verdichtungselements (2) angeordnet sind.“

6

Die nachstehend wiedergegebene Figur 1 stammt aus der Klagepatentschrift und zeigt gemäß Absatz [0021] der Klagepatentbeschreibung eine schematische Schnittdarstellung eines klagepatentgemäßen Bodenverdichtungsgeräts (1) als Anbauverdichter mit Aufnahmeabschnitten (6).

7

8

Die nachstehend wiedergegebene Figur 3 zeigt gemäß Absatz [0021] der Klagepatentbeschreibung in einer Explosionsdarstellung zwei voneinander beabstandete Aufnahmeabschnitte (6) mit dem Gabelzinken (19) einer Hubgabel.

9

10

Die Beklagte stellt her und bietet in der Bundesrepublik Deutschland Anbauverdichter unter den Bezeichnungen XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX und XXX (zu den einzelnen Modellen vgl. Anlage BK 4) an, die sie auch über ihre unter www.XXX abrufbare Webseite bewirbt. Bei allen Anbauverdichtern dieser Modellreihen handelt es sich um ankuppelbare Anbauverdichter, die über eine einteilige Grundplatte, über Schwingungselemente und ein Oberteil verfügen, an dem mittels eines Drehwerks ein Schnellwechsler angebracht ist. Sie sind jeweils mit in Verbindungselementen eingelassenen Staplertaschen mit einem rechteckigen Querschnitt erhältlich (nachfolgend: „angegriffene Ausführungsform I“).

11

Auf der Webseite der Beklagten ist ein – als Teil des Anlagenkonvolut BK 3 zur Akte gereichter – Prospekt abrufbar, in dem die angegriffene Ausführungsform I beschrieben wird und der u.a. die nachfolgend wiedergegebenen Abbildungen enthält.

12

13

14

Mit anwaltlichem Schreiben vom 15.01.2018 (Anlage AK 5) mahnte die Klägerin die Beklagte wegen der Verletzung eines parallelen und inzwischen gelöschten Gebrauchsmusters DE XXX ab und forderte sie erfolglos zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf.

15

Im Berufungsverfahren hat die Klägerin mit ihrer Berufungsbegründung (Bl. 268 ff. eA-OLG) erklärt, neben der angegriffenen Ausführungsform I zudem eine neue Variante anzugreifen, die von der Beklagten als Modellreihe „XXX“ unter den Modellbezeichnungen XXX, XXX, XXX, XXX und XXX hergestellt, angeboten und vertrieben werde. Im Vergleich zur angegriffenen Ausführungsform I ist bei dieser Modellreihe die zum Maschinenäußeren zeigende obere Ecke der Staplertaschen abgeflacht und abgerundet, so dass die Seite in einem deutlich größeren Winkel als 90 Grad in Richtung der Grundplatte verläuft (nachfolgend: „angegriffene Ausführungsform II“). Die folgenden Abbildungen stammen aus einem von der Webseite https://XXX abrufbaren Datenblatt des Modells „XXX“ (Teil des Anlagenkonvoluts BK 16a) sowie aus der Berufungsbegründung der Klägerin (S. 16, Bl. 284 eA-OLG), wobei die Abbildung aus der Berufungsbegründung nur ausschnittsweise wiedergegeben wird.

16

17

18

Den Unterschied in der Ausgestaltung der Staplertaschen zwischen der angegriffenen Ausführungsform I (links) und der angegriffenen Ausführungsform II (rechts) veranschaulicht die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung aus der Berufungsbegründung (Seite 19) der Klägerin (Bl. 287 eA-OLG).

19

20

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 05.06.2025 hat die Klägerin die Rücknahme ihrer Klage im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform II erklärt (vgl. Sitzungsprotokoll vom 05.06.2025, S. 3, Bl. 1394 eA-OLG). Die Beklagte hat in diese Teilklagerücknahme eingewilligt (vgl. Bl. 1404 eA-OLG).

21

Die Klägerin hat vor dem Landgericht geltend gemacht: Die angegriffene Ausführungsform I verletze das Klagepatent, da diese anspruchsgemäß über zwei Paare von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten verfüge. Die Tatsache, dass jeweils ein Paar durch zwei axial fluchtende Bereiche einer einzigen Aussparung gebildet werde, führe bei der gebotenen funktionsorientierten Auslegung nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Auf ein privates Vorbenutzungsrecht könne sich die Beklagte angesichts der Modifikation nur eines einzigen Verdichters nicht berufen, der zudem nur selten und allein von dieser genutzt worden sei. Außerdem habe die Beklagte einen (unterstellten) Erfindungsbesitz nicht betätigt, da große zeitliche Lücken zwischen angeblicher Herstellung, der ersten Verwendung und der Benutzung der angegriffenen Ausführungsform I bestünden. Jedenfalls habe sie ein ggf. entstandenes Vorbenutzungsrecht wieder endgültig und freiwillig aufgegeben.

22

Die Beklagte, die Klageabweisung und hilfsweise Aussetzung bis zur rechtskräftigen Erledigung des das Klagepatent betreffenden Einspruchsverfahrens beantragt hat, ist dem entgegengetreten und hat vor dem Landgericht vorgetragen, dass die durchgehende, rohrförmige Aussparung der Staplertasche nicht anspruchsgemäß sei. Hierbei handele es sich jeweils um eine einzige Aussparung und nicht um ein anspruchsgemäßes erstes oder zweites Paar, worüber die von der Klägerin vorgenommene künstliche Aufspaltung in vorderen und hinteren Part nicht hinwegtäuschen könne. Da es zwei Staplertaschen gebe, liege auch nicht die vom Klagepatent vorgesehene Variante einer einzigen Aussparung vor. Durch das Anbringen von Staplertaschen an einen im Jahr 1999 erworbenen Anbauverdichter „C 8“ der Firma XXX XXX XX, der von ihr über viele Jahre hinweg auf verschiedenen Baustellen eingesetzt worden sei, habe sie ein privates Vorbenutzungsrecht begründet. Gegenüber einer vollständigen Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform I komme als milderes Mittel ein Umbau durch Beseitigung der rechteckigen Form der Aussparung in Betracht oder aber der vollständige Austausch der Verdichterplatte mit Verbindungselementen.

23

Das Landgericht hat – nach Beweisaufnahme – der Klage mit Urteil vom 17.04.2024 (nachfolgend auch: „LGU“) überwiegend stattgegeben und wie folgt erkannt:

24

„I.              Die Beklagte wird verurteilt,

25

1.              es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

26

Bodenverdichtungsgeräte mit einem Verdichtungselement, aufweisend ein erstes Paar von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten zur Aufnahme eines ersten starren Halteelements eines Transportmittels in Form eines ersten Gabelzinkens einer Hubgabel und ein zweites Paar von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten zur Aufnahme eines zweiten starren Halteelements eines Transportmittels in Form eines zweiten Gabelzinkens einer Hubgabel,

27

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

28

wobei die Aufnahmeabschnitte eines Paares durch zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Aussparungen oder zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Bereiche einer einzigen Aussparung gebildet werden, welche Aussparungen so ausgebildet sind, dass in sie der jeweilige Gabelzinken der Hubgabel eingreifen kann, und wobei das Bodenverdichtungsgerät ein Anbauverdichter ist, der an einen Bagger ankuppelbar ist, und wobei die Aussparungen eine rechteckige Form aufweisen, und wobei das Verdichtungselement über Verbindungseinrichtungen mit einem Oberteil des Bodenverdichtungsgeräts verbunden ist und die Aufnahmeabschnitte in mindestens einer Verbindungseinrichtung ausgebildet sind oder die Aufnahmeabschnitte auf einer Oberseite des Verdichtungselements angeordnet sind;

29

2.               der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 6. Juni 2018 begangen hat, und zwar unter Angabe

30

a.               der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

31

b.               der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

32

c.               der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

33

wobei zum Nachweis der Angaben entsprechende Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

34

3.              der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29. Mai 2015 begangen hat, und zwar unter Angabe:

35

a.               der Herstellungsmengen und -zeiten,

36

b.               der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

37

c.               der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

38

d.              der einzelnen Gebrauchshandlungen, aufgeschlüsselt nach Gebrauchsumfang, -zeiten und -preisen und der Namen und Anschriften der Leistungsempfänger,

39

e.               der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,

40

f.               der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns seit dem 6. Juni 2018,

41

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

42

4.               die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Ziffer I. 1. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben, wobei der Beklagten eingeräumt wird, nach ihrer Wahl die Erzeugnisse selbst zu vernichten,

43

              wobei der Beklagten gestattet ist, anstatt die Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben oder sie zu vernichten, die Erzeugnisse so umzugestalten, dass mindestens eine der Aussparungen statt einer rechteckigen Form eine halbrunde Form aufweist, wobei sich die Rundung an der Oberseite der Aussparung befindet;

44

5.              die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des... vom...) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind.

45

II.              Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist,

46

1.               der Klägerin für die zu Ziffer I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 29. Mai 2015 bis zum 5. Juli 2018 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

47

                            2.               der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 6. Juli 2018 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

48

              III.              Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.“

49

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

50

Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 ermögliche im Hinblick auf das Merkmal des Aufnahmeabschnitts sowohl die Ausbildung von zwei Aussparungen an zwei voneinander getrennten Materialabschnitten als auch von zwei Aufnahmebereichen einer einzigen Aussparung und damit an einem durchgängigen Materialabschnitt. Der Fachmann erkenne, dass die vorgegebene Anordnung von jeweils zwei (und damit insgesamt jedenfalls vier) Aufnahmeabschnitten als Haltepunkte ein Verrutschen, Ab- oder Wegkippen des Bodenverdichtungsgerätes verhindern solle, weshalb es unerheblich sei, ob sie an voneinander getrennten Materialabschnitten oder an einem durchgängigen Materialabschnitt ausgebildet seien. Entscheidend sei vielmehr, dass durch die axial fluchtende Anordnung der Aussparungen bzw. Bereiche und deren rechteckigen Form die Gabelzinken der Hubgabel sicher eingreifen könnten. Dementsprechend sehe das Klagepatent auch vor, dass alle vier Aufnahmeabschnitte in einer einzigen einheitlichen durchgehenden Aussparung liegen könnten. Aus der Klagepatentbeschreibung ergebe sich außerdem, dass die Ausgestaltung eines Aufnahmeabschnitt-Paars als eine einzige, sich in Längsrichtung ausdehnende (Material-)Auslassung vom Patent ebenfalls ausdrücklich vorgesehen werde. So erläutere Absatz [0010] der Klagepatentbeschreibung, dass die zwei Bereiche einer einzigen Aussparung nicht zwingend durch separate Teile gebildet werden müssten, solange das starre Halteelement in seiner Längsrichtung momentsteif mit dem Bodenverdichtungsgerät verbunden werden könne. Vor dem Hintergrund dieser Auslegung verwirkliche die angegriffene Ausführungsform I alle Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs, da die beiden Staplertaschen jeweils durch zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Bereiche einer einzigen Aussparung gebildet würden, in die der jeweilige Gabelzinken einer Hubgabel eingreifen könne.

51

Auf ein privates Vorbenutzungsrecht könne sich die Beklagte nicht berufen, da sie die Benutzung wieder freiwillig für unbestimmte Zeit aufgegeben habe. Mit dem umgebauten Anbauverdichter „X“ der Firma XXX XXX XX habe die Beklagte zwar über Erfindungsbesitz verfügt (nachfolgend auch „XXX“). So habe der ehemalige Werkstattmeister der Beklagten, der Zeuge XXX, glaubhaft bekundet, bei einem Anbauverdichter XXX im Jahr 2002 oder 2003, jedenfalls vor dem Jahr 2005, rechteckige Aussparungen eingebrannt zu haben, um diesen mit einem Gabelstapler transportieren zu können. Die Existenz eines solchen umgebauten Anbauverdichters sei zudem – wenn auch vage – von den Zeugen XXX und XXX bestätigt worden. Die Beklagte habe den Erfindungsbesitz auch vor dem Prioritätszeitpunkt betätigt, da der umgebaute Anbauverdichter vor diesem Zeitpunkt auf Baustellen der Beklagten – jedenfalls sporadisch – eingesetzt worden sei. Dass nach den durchgeführten Zeugenvernehmungen offenbleibe, ob dieser tatsächlich einmal unter Ausnutzung der Aussparungen transportiert worden sei, sei für die Betätigung des Erfindungsbesitzes genauso unschädlich wie die Tatsache, dass nur ein Exemplar umgebaut und eingesetzt worden sei. Allerdings habe die Beklagte die Benutzung vor dem Prioritätszeitpunkt wieder freiwillig für unbestimmte Zeit aufgegeben. Denn nach der Herstellung des umgebauten Anbauverdichters vor dem Jahr 2005 seien bis zum Prioritätszeitpunkt am 20.06.2012 keine weiteren Exemplare umgebaut worden und anschließend noch fast weitere vier Jahre bis zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform vergangen. Der Umbau sei offensichtlich als nicht vorteilhaft angesehen und daher fallengelassen worden. Auch ein fortdauernder Wille zum Gebrauch sei nicht erkennbar. Selbst wenn man davon ausgehe, dass der umgebaute Anbauverdichter bis in das Jahr 2009 auf Baustellen der Beklagten gesehen worden sei, spreche die Nichtbenutzung von jedenfalls sechs Jahren bis zum Prioritätszeitpunkt gegen einen fortdauernden Benutzungswillen. Die Beklagte habe für diesen Zeitraum im Rahmen der ihr obliegenden sekundären Darlegungslast nicht einmal vorgetragen, ob der umgebaute Anbauverdichter noch funktionsfähig gewesen sei. Spätestens mit der Aufgabe der Benutzung des umgebauten Anbauverdichters sei der Benutzungswille daher weggefallen. Auch unter der Berücksichtigung der Entscheidung „Schutzverkleidung“ des Bundesgerichtshofs (GRUR 2019, 1171) ergebe sich keine andere Beurteilung, da die dort vom Vorbenutzer erläuterten besonderen Umstände im Streitfall weder dargelegt noch sonst ersichtlich seien.

52

Bei den sich aus der Patentverletzung ergebenden Rechtsfolgen sei zu berücksichtigen, dass aus Gründen der Verhältnismäßigkeit gegenüber einer Vernichtung der (gesamten) angegriffenen Ausführungsform eine Abänderung dergestalt in Betracht komme, dass die vom Patentanspruch 1 für die Aussparung geforderte rechteckige Form nicht mehr vorliege. Ein Rückbau in eine patentverletzende Form sei nicht zu befürchten, da der veränderte Anbauverdichter weiterhin bestimmungsgemäß verwendet werden könne. Einen Anspruch auf Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten habe die Klägerin nicht, da sie ihre Abmahnung ausschließlich auf das zwischenzeitlich gelöschte Gebrauchsmuster gestützt habe.

53

Nachdem die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts das Klagepatent eingeschränkt aufrechterhalten habe, bestehe kein Anlass für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits, da der Rechtsbestand hinreichend gesichert sei. Umstände, die es rechtfertigten, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen, habe die Beklagte nicht aufgezeigt. Auch unter Berücksichtigung des neueren Vorbringens der Beklagten sei der Gegenstand des Klagepatents gegenüber dem Stand der Technik neu und es sei auch keine offenkundige Vorbenutzung ersichtlich.

54

Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

55

Gegen dieses Urteil haben beiden Parteien Berufung eingelegt.

56

Mit der von ihr eingelegten Berufung verfolgt die Beklagte ihr Begehren auf Klageabweisung weiter. Zur Begründung führt sie insbesondere aus:

57

Das Landgericht habe zwar zutreffend das Entstehen eines Vorbenutzungsrechts durch den Umbau des Anbauverdichters XXX XX bejaht, sei aber in der weiteren Folge zu Unrecht davon ausgegangen, dass dieses aufgegeben worden sei. Die drei vernommenen Zeugen XXX, XXX und XXX hätten alle bestätigt, dass der mit Staplertaschen versehene Anbauverdichter XXX XX gebraucht worden sei. Der Zeuge XXX habe ausgesagt, dass der umgebaute Anbauverdichter permanent auf verschiedenen Baustellen im Einsatz gewesen und bei der Beklagten noch vorhanden sei. Da der Zeuge XXX angegeben habe, dass er den umgebauten Anbauverdichter erst ab dem Jahr 2012 nicht mehr gesehen habe, sei bis zum Jahr der Priorität ein Gebrauchen belegt. Für den Fortbestand des Vorbenutzungsrechts sei es zudem nicht erforderlich, dass die Benutzung kontinuierlich fortgesetzt werde. Sie müsse daher keinen fortdauernden Benutzungswillen darlegen und beweisen, sondern die Klägerin einen etwaigen Verzichtswillen, was das Landgericht verkannt habe. Die Anforderungen an die Aufgabe des Benutzungswillens seien ähnlich hoch wie bei der Entstehung des Vorbenutzungsrechts, weshalb der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Lacktränkeinrichtung“ den Nachweis eines erkennbaren und endgültigen Verzichts fordere. Eine vorübergehende Nichtbenutzung genüge gerade nicht. Entgegen der Ansicht Landgerichts komme es auch nicht darauf an, ob der umgebaute Anbauverdichter über die gesamte Dauer des Besitzes einsatzbereit gewesen sei. Dies sei im Übrigen aber auch nach 2009 noch der Fall gewesen, was der nunmehr benannte Zeuge XXX bestätigen könne. Da das Landgericht sie entgegen § 139 Abs. 2 ZPO nicht darauf hingewiesen habe, dass sie im Hinblick auf die Einsatzfähigkeit des umgebauten Anbauverdichters eine sekundäre Darlegungslast treffe, sei sie mit diesem neuen Beweismittel auch nicht ausgeschlossen.

58

Hilfsweise sei jedenfalls die Gestattung der Umgestaltung neu zu fassen. Um die patentgemäße Lehre nachhaltig zu verlassen, genüge es, wenn mindestens eine Aussparung keine rechteckige Form aufweise. Hierfür kämen aber verschiedene Formen in Betracht, eine Beschränkung auf eine halbrunde Form – wie vom Landgericht ausgeurteilt – sei nicht gerechtfertigt.

59

Die Beklagte beantragt,

60

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 17.04.2024, Az: 4b O 114/18 abzuändern und die Klage abzuweisen.

61

hilfsweise:

62

ihr, der Beklagten, in Ziffer. I.4. des Tenors zu gestatten, anstatt die Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben oder sie zu vernichten, die Erzeugnisse so umzugestalten, dass mindestens eine der Aussparungen keine rechteckige Form aufweist.

63

Die Klägerin beantragt,

64

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

65

Sie verteidigt das angefochtene Urteil, soweit das Landgericht der Klage stattgegeben hat, und tritt den Ausführungen der Beklagten wie folgt entgegen:

66

Die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf ein privates Vorbenutzungsrecht berufen. Aus dem Umbau eines einzigen XXX XX, der sich als einmalige „Bastelei“ des Zeugen XXX ohne gewerbliche Nutzungsabsicht erwiesen habe und daher mit Erfindungen im Versuchsstadium oder Zufallsfunden vergleichbar sei, könne die Beklagte kein Vorbenutzungsrecht für eine 17 Jahre später begonnene Serienfertigung herleiten, die zudem erst nach ihrem (der Klägerin) Erfolg begonnen worden sei. So sei schon kein Erfindungsbesitz begründet worden, denn die Aussagen der unglaubwürdigen Zeugen seien gänzlich unglaubhaft, da diese insgesamt widersprüchlich, koordiniert und in Teilen nachweislich tatsachenwidrig seien. Die strengen Anforderungen an die Begründung eines privaten Vorbenutzungsrechts erforderten aber die Ausräumung jedes vernünftigen Zweifels, was der Beklagten nicht gelungen sei. Selbst wenn man einen Erfindungsbesitz unterstelle, liege keine hinreichende Betätigung vor, da es sich um einen bloßen Umbau eines einzigen zugekauften Verdichters eines anderen Herstellers gehandelt habe, bei dem ein Einsatz auf eigenen Baustellen oder ein Transport vom Betriebshof zur Werkstatt nicht bewiesen sei, jedenfalls nicht unter Verwendung der Staplertaschen.

67

Im Hinblick auf den vom Landgericht angenommenen Wegfall eines (etwaigen) Vorbenutzungsrechts gelinge es der Beklagten nicht, Rechtsfehler in der Beweiswürdigung des Landgerichts aufzuzeigen. Die Beklagte verkenne, dass die Aussage ihrer eigenen Zeugen, die gerade auch zu Art und Umfang des Einsatzes des umgebauten Anbauverdichters vernommen worden seien, die Feststellungen des Landgerichts stützten. Die erst in der Berufungsinstanz erfolgte Benennung des Zeugen XXX sei verspätet. Die Beklagte könne sich zur Rechtfertigung insbesondere nicht auf einen Verfahrensfehler des Landgerichts berufen, da ein Hinweis des Landgerichts auf die sekundäre Darlegungslast der Beklagten nicht notwendig gewesen sei. Außerdem habe das Landgericht seine Entscheidung nicht maßgeblich auf fehlenden Vortrag der Beklagten gestützt, sondern auf seine aufgrund der mündlichen Verhandlung sowie der Zeugeneinvernahme gebildete Überzeugung; der Verweis auf die sekundäre Darlegungslast sei eine bloße Hilfserwägung. Entgegen der Auffassung der Beklagten komme der Verlust eines Vorbenutzungsrechts nicht nur im Wege des Verzichts in Betracht. Dieses könne z.B. auch „aufgegeben“ werden oder „verlorengehen“. Werde die Benutzung endgültig bzw. auf unbestimmte Zeit aufgeben, so belege dies stets den Wegfall des Benutzungswillens. Für den andauernden Benutzungswillen sei im Übrigen nicht sie, sondern die Beklagte darlegungs- und beweisbelastet.

68

Die Klägerin verfolgt mit ihrer Berufung das Ziel, dass die klagepatentverletzenden Erzeugnisse vernichten werden müssen und der Beklagten nicht – wie vom Landgericht in Ziffer I.4 des Tenors ausgeurteilt – gestattet wird, diese in eine nicht patentverletzende Form umzugestalten. Außerdem hat sie – bis zur Teilklagerücknahme – eine Patentverletzung durch die neu in das Verfahren eingeführte angegriffene Ausführungsform II geltend gemacht. Zur Begründung ihres verbliebenen Berufungsbegehrens führt sie u.a. Folgendes aus:

69

Die vom Landgericht vorgesehene „Umbaulösung“ sei bereits nicht eindeutig tenoriert, da eine „halbrunde“ Form zumindest zwei Varianten eröffne, nämlich eine Wölbung nach oben oder unten anstelle der Oberseite der Aussparung, wobei – bei genauerer Betrachtung – nur gemeint sein könne, dass an die Stelle der rechteckigen Form insgesamt ein Halbrund treten solle. Hiervon abgesehen scheide ein Umbau schon deshalb als milderes, gleich geeignetes Mittel gegenüber der Vollvernichtung aus, da der Umbau ohne weiteres durch Hinzufügen oder Entfernen von Material wieder rückgängig gemacht werden könne, zumal es sich bei den Abnehmern um Bauunternehmer und deren Zulieferer mit entsprechendem Werkzeug und technischen Kenntnissen handele. Ein solcher Umbau durch die Abnehmer sei zu erwarten, da – wie in Absatz [0011] der Klagepatentbeschreibung erläutert – die rechteckige Form der sicheren Lagerung bzw. dem sicheren Transport diene. Die Vorteile einer rechteckigen Aussparung sei den Abnehmern der Beklagten auch bekannt, da sie auch bei anderen Anbauverdichtern am Markt inzwischen allgegenwärtig seien. Hiervon abgesehen habe das Landgericht nicht die erforderliche Gesamtabwägung vorgenommen, sondern rechtsfehlerhaft allein darauf abgestellt, dass ein Umbau kostensparender und wirtschaftlicher sei. Jedenfalls sei es der Beklagten zuzumuten, die Verbindungseinrichtung auszutauschen und eine ohne Aussparungen zu verbauen.

70

Die Klägerin beantragt,

71

A.              die Beklagte zu verurteilen,

72

I.              es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

73

Bodenverdichtungsgeräte mit einem Verdichtungselement, aufweisend ein erstes Paar von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten zur Aufnahme eines ersten starren Halteelements eines Transportmittels in Form eines ersten Gabelzinkens einer Hubgabel und ein zweites Paar von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten zur Aufnahme eines zweiten starren Halteelements eines Transportmittels in Form eines zweiten Gabelzinkens einer Hubgabel,

74

                            in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

75

wobei die Aufnahmeabschnitte eines Paares durch zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Aussparungen oder zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Bereiche einer einzigen Aussparung gebildet werden, welche Aussparungen so ausgebildet sind, dass in sie der jeweilige Gabelzinken der Hubgabel eingreifen kann, und wobei das Bodenverdichtungsgerät ein Anbauverdichter ist, der an einen Bagger ankuppelbar ist, und wobei die Aussparungen eine rechteckige Form aufweisen, und wobei das Verdichtungselement über Verbindungseinrichtungen mit einem Oberteil des Bodenverdichtungsgeräts verbunden ist und die Aufnahmeabschnitte in mindestens einer Verbindungseinrichtung ausgebildet sind oder die Aufnahmeabschnitte an einem Oberteil des Bodenverdichtungsgerät ausgebildet sind oder die Aufnahmeabschnitte auf einer Oberseite des Verdichtungselements angeordnet sind;

76

(EP XXX – Anspruch 1 in aufrechterhaltener Fassung)

77

II.               der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer A.I. bezeichneten Handlungen seit dem 6. Juni 2018 begangen hat, und zwar unter Angabe

78

1.               der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

79

2.               der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

80

3.               der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

81

                            wobei zum Nachweis der Angaben entsprechende Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

82

III.              der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer A.I. bezeichneten Handlungen seit dem 29. Mai 2015 begangen hat, und zwar unter Angabe:

83

1.               der Herstellungsmengen und -zeiten,

84

2.               der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

85

3.               der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

86

4.              der einzelnen Gebrauchshandlungen, aufgeschlüsselt nach Gebrauchsumfang, -zeiten und -preisen und der Namen und Anschriften der Leistungsempfänger,

87

5.               der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,

88

6.               der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns seit dem 6. Juni 2018,

89

                            wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

90

IV.               die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Ziffer A.I. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben, wobei der Beklagten eingeräumt wird, nach ihrer Wahl die Erzeugnisse selbst zu vernichten,

91

V.              die unter Ziffer A.I. bezeichneten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des... vom...) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind.

92

VI.              festzustellen, dass die Beklagte

93

1.               verpflichtet ist, der Klägerin für die zu Ziffer A.I. bezeichneten, in der Zeit vom 29. Mai 2015 bis zum 5. Juli 2018 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

94

2.               verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer A.I. bezeichneten und seit dem 6. Juli 2018 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

95

              B.               der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

96

Die Beklagte beantragt,

97

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

98

Sie verteidigt den landgerichtlichen Urteilsausspruch betreffend die Gestattung eines Umbaus und tritt den Ausführungen der Klägerin unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags im Einzelnen entgegen, wobei sie u.a. geltend macht:

99

Das Landgericht habe ihr mit überzeugenden Gründen einen Umbau der bereits existierenden Verletzungsform aus Verhältnismäßigkeitsgründen gestattet. Angesichts einer nur minimalen Bereicherung des Stands der Technik durch die rechteckige Form der Aussparung bestünde bei einer Vollvernichtung eine krasse Disproportionalität zum wirtschaftlichen Wert der Anbauverdichter mit einem Listenpreis zum Verletzungszeitpunkt zwischen 12.950,00 EUR und 26.200,00 EUR. Das Landgericht sei prinzipiell zu Recht davon ausgegangen, dass der in Ziffer I.4 des Tenors gestattete Umbau geeignet sei, den Anbauverdichter patentfrei zu gestalten. Bei nur einer umgebauten Aussparung bestehe keine größere Gefahr des Verkippens oder des Verrutschens. Entgegen der Auffassung der Klägerin bewirke die rechteckige Form allein auch keine Verbesserung der Transportsicherheit, da sie insbesondere nicht zu einer Art Formschluss führe. Die Transportsicherheit könne erst durch weitere außerhalb des Patentanspruchs liegende Eigenschaften der Aussparungen verbessert werden.

100

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

101

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache nur geringen Erfolg. Die angegriffene Ausführungsform I macht von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Ein Vorbenutzungsrecht steht der Beklagten nur im Hinblick auf den Gebrauch des vom Zeugen XXX jedenfalls vor dem Jahr 2005 modifizierten Anbauverdichters XXX XX zu. Insoweit war das landgerichtliche Urteil abzuändern.

102

Die zulässige Berufung der Klägerin erweist sich weitestgehend als unbegründet. Das Landgericht hat der Beklagten zu Recht die Möglichkeit eingeräumt, die klagepatentverletzenden Erzeugnisse zur Vermeidung einer Vernichtung umzugestalten. Allerdings war der Ausspruch zu Ziffer I. 4. des landgerichtlichen Urteils diesbezüglich zu konkretisieren und der Beklagten zudem die Möglichkeit einzuräumen, die klagepatentverletzenden Erzeugnisse so umzugestalten, dass sie gänzlich auf Aufnahmeabschnitte für Gabelstaplerzinken verzichten.

A.

1.

103

Soweit die Klägerin ihre Klage in der Berufungsinstanz auf die von der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aufrechterhaltene Fassung angepasst hat, bestehen hiergegen keine Bedenken. Die Technische Beschwerdekammer hat gegenüber der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung, auf die die Klägerin erstinstanzlich zuletzt ihr Klagebegehren gestützt hatte, eine zusätzliche Position in den Klagepatentanspruch 1 aufgenommen, in der die Aufnahmeabschnitte ausgebildet sein können, nämlich an einem Oberteil des Bodenverdichtungsgeräts. Sofern hierin eine Klageerweiterung zu erblicken ist, bestehen gegen diese keine Bedenken, da auch die Klägerin Berufung eingelegt hat und sich eine etwaige Klageerweiterung als sachdienlich erweist. Dass der entsprechend dem Wortlaut des Patentanspruchs formulierte Klageantrag damit ein (weiteres) alternatives Merkmale enthält, macht den Antrag – und den darauf beruhenden Urteilstenor – nicht unbestimmt (Senat, Urt. v. 20.01.2017 – I- 2 U 41/12, BeckRS 2017, 162303 Rn. 42 – Lichtemittierende Vorrichtung). Dementsprechend hat der Senat in Ziffer I.1 des landgerichtlichen Tenors die neu aufgenommene Alternative „oder die Aufnahmeabschnitte an einem Oberteil des Bodenverdichtungsgerät ausgebildet sind“ ergänzt.

2.

104

Im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform II hat die Klägerin ihre Klage mit Einwilligung der Beklagten zurückgenommen. Insoweit ist der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen (§ 269 Abs. 3 S. 1 ZPO).

B.

105

Das Klagepatent betrifft ein Bodenverdichtungsgerät mit einer Verdichterplatte (Absatz [0001]; die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die Klagepatentschrift, soweit nichts anderes angegeben ist).

106

Das Klagepatent erläutert einleitend, dass Bodenverdichtungsgeräte in Form von Rüttelplatten, Plattenverdichtern oder Walzen als hydraulische Anbauverdichter, also als Zusatzgeräte für Bagger, insbesondere im Graben- und Rohrleitungsbau bekannt seien. In Verbindung mit Schnellwechseleinrichtungen und Drehköpfen böten sie als kostengünstige Wechselgeräte Kosteneinsparungen und eine Erhöhung der Arbeitssicherheit, da der Aufenthalt von Bauarbeitern zu Verdichtungsarbeiten in Gräben entfalle (Absatz [0002]).

107

Der Transport zum Trägergerät bzw. zum Einsatzort erfolge, wie das Klagepatent in seiner Einleitung weiter ausführt, mittels geeigneter Transportmittel, wie z.B. Stahlseilen, Hebeseilen oder Hebegurten mit Lasthaken in Verbindung mit speziellen Gehängen. Hierfür werde das Bodenverdichtungsgerät mit Hilfe der Transportmittel auf Transportpaletten gehoben, die mit einer Hubgabel eines entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugs – z.B. ein Gabelstapler oder einer Hubgabeleinrichtung eines Radladers – aufgenommen und umgesetzt werde. Insbesondere bei Bremsvorgängen oder Befahren eines unebenen Fahrweges auf einer Baustelle drohe allerdings ein Abrutschen bzw. Abkippen des Bodenverdichtungsgerätes von der Transportpalette, da das Bodenverdichtungsgerät meist ungesichert sei. Dies könne nicht nur zu Schäden am Bodenverdichtungsgerät, sondern auch zu Personenschäden führen, weshalb der bisher ungesicherte Transport ein Sicherheitsrisiko darstelle (Absatz [0003]).

108

Als Stand der Technik benennt das Klagepatent in Absatz [0004] seiner Beschreibung das EP XXX XX und das EP XXX XX, die jeweils ein Bodenverdichtungsgerät beschreiben, die an einem Baggerarm angekuppelt werden können.

109

Das Klagepatent bezeichnet es hiervon ausgehend als Aufgabe der Erfindung, ein Bodenverdichtungsgerät bereitzustellen, das einfach und sicher zu transportieren ist (Absatz [0005]).

110

Hierzu schlägt Patentanspruch 1 des Klagepatents in der Fassung der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 03.12.2024 ein Bodenverdichtungsgerät mit folgenden Merkmalen vor:

111

1.              Bodenverdichtungsgerät (1), das

112

1.1           ein Anbauverdichter ist, der an einen Bagger (8) ankuppelbar ist,

113

1.2           ein Verdichtungselement (2) aufweist.

114

2.              Das Verdichtungselement (2) ist über Verbindungseinrichtungen (3a-3d) mit einem Oberteil (5) des Bodenverdichtungsgeräts (1) verbunden.

115

3.              Das Bodenverdichtungsgerät (1) weist auf:

116

3.1               ein erstes Paar von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten (6) zur Aufnahme eines ersten starren Halteelements eines Transportmittels in Form eines ersten Gabelzinkens (19) einer Hubgabel (16) und

117

3.2              ein zweites Paar von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten (6) zur Aufnahme eines zweiten starren Halteelements eines Transportmittels in Form eines zweiten Gabelzinkens (19) einer Hubgabel (16).

118

4.              Die Aufnahmeabschnitte (6) sind

119

              4.1               in mindestens einer Verbindungseinrichtung (3a-3d) ausgebildet oder

120

4.2              an einem Oberteil des Bodenverdichtungsgerät ausgebildet oder

121

4.3              auf einer Oberseite des Verdichtungselements (2) angeordnet.

122

5.              Die Aufnahmeabschnitte eines Paares werden

123

5.1              durch zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Aussparungen (6) oder

124

5.2              durch zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Bereiche einer einzigen Aussparung (6) gebildet.

125

6.              Die Aussparungen (6)

126

6.1              sind so ausgebildet, dass in sie der jeweilige Gabelzinken (19) der Hubgabel (16) eingreifen kann, und

127

6.2              weisen eine rechteckige Form auf.

128

Zum Verständnis des Patentanspruchs 1 sind angesichts des Streits der Parteien folgende Bemerkungen zu den Aufnahmeabschnitten (6) veranlasst, die das zentrale Bauteil für die Lösung der dem Klagepatent zugrundeliegenden Aufgabe darstellen:

1.

129

Ein anspruchsgemäßes Bodenverdichtungsgerät weist zwei Paare dieser Aufnahmeabschnitte (6) auf, nämlich ein erstes (Merkmal 3.1) und eine zweites (Merkmal 3.2) Paar, wobei die Aufnahmeabschnitte – gemäß Merkmalsgruppe 4 – in einer Verbindungseinrichtung (Merkmal 4.1) oder an einem Oberteil des Bodenverdichtungsgeräts (Merkmal 4.2) ausgebildet sind oder auf einer Oberseite des Verdichtungselements (Merkmal 4.3) angeordnet sind.

130

Als räumlich-körperliche Vorgabe bestimmt die Merkmalsgruppe 3, dass die Aufnahmeabschnitte eines Paares voneinander beabstandet sind, sich zwischen dem Aufnahmepunkten also eine Distanz befindet. Außerdem dienen sie zur Aufnahme eines starren Halteelements eines Transportmittels, wobei das Halteelement vom Patentanspruch weiter als eine Gabelzinke einer Hubgabel – beispielsweise eines Gabelstaplers (Absatz [0012]) – konkretisiert wird. Da ein anspruchsgemäßes Paar von voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitten jeweils einen Gabelzinken aufnehmen können soll, erkennt der Fachmann, dass die beiden – in axialer Richtung entlang der Längsachse des jeweiligen Gabelzinkens – beabstandeten Aufnahmeabschnitte (nachfolgend auch: „hintereinanderliegende Aufnahmeabschnitte“) das erste oder zweite Paar bilden und nicht etwa die horizontal nebeneinanderliegenden Aufnahmeabschnitte für den ersten und zweiten Gabelzinken.

131

Die Angabe „zur Aufnahme eines starren Haltelements“ stellt im Übrigen eine Zweck- bzw. Funktionsangabe dar. Zweck- oder Funktionsangaben beschränken den Gegenstand eines Sachanspruchs regelmäßig nicht auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion. Solche Angaben sind aber gleichwohl nicht bedeutungslos. Sie definieren den durch das Patent geschützten Gegenstand regelmäßig dahin, neben der Erfüllung der weiteren räumlich-körperlichen Merkmale auch so ausgebildet zu sein, dass er für den im Patent angegebenen Zweck verwendet werden bzw. die angegebene Funktion erfüllen kann. Er muss mithin objektiv geeignet sein, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen (st. Rspr., vgl. nur BGH, GRUR 2018, 1128 Rn. 12 – Gurtstraffer; GRUR 2020, 961 Rn. 31 – FRAND-Einwand; GRUR 2021, 462 Rn. 49 – Fensterflügel; GRUR 2022, 982 Rn. 51 – SRS-Zuordnung; GRUR 2025, 310 Rn. 60 – Servicemodul). Das bedeutet im Streitfall, dass die Aufnahmeabschnitte geeignet sein müssen, die Gabelzinke einer Hubgabel aufzunehmen. Auch wenn der Patentanspruch 1 dies nicht ausdrücklich erläutert, ist dem Fachmann klar, dass die Aufnahme des ersten und zweiten Gabelzinkens der Hubgabel dazu dient, den Transport des Bodenverdichtungsgeräts zu ermöglichen. Auf diese Weise kann – wie Absatz [0008] der Klagepatentbeschreibung erläutert – auf den in der Patentschrift einleitend beschriebenen Einsatz von Hebemittel (z.B. Hebeseile oder Hebegurte mit Lasthaken) verzichtet werden, da das Bodenverdichtungsgerät allein mithilfe einer Hubgabel umgesetzt und bewegt werden kann. Außerdem muss keine Transportpalette mehr verwendet werden, was der Klagepatentbeschreibung (Absatz [0008]) zufolge einfacher ist, weil das Bodenverdichtungsgerätdirekt auf der Ladefläche gesichert werden kann und das Kippmoment des Bodenverdichtungsgeräts nicht verändert wird, was der Transportsicherheit dient.

2.

132

Wie die Aufnahmeabschnitte eines Paares gebildet werden, ergibt sich aus der Merkmalsgruppe 5, wobei die Merkmale 5.1 und 5.2 zwei alternative Ausgestaltungen beschreiben (nachfolgend auch: „Merkmalsalternative(n)“). Diese unterscheiden sich danach, ob die Aufnahmeabschnitte durch Aussparungen (Merkmal 5.1) oder durch Bereiche (Merkmal 5.2) einer einzigen Aussparung gebildet werden.

a)

133

Zum einen können gemäß Merkmal 5.1 zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Aussparungen die Aufnahmeabschnitte eines Paares bilden. Die Aussparungen stellen in diesem Fall Einschnitte bzw. Öffnungen in unterschiedlichen Materialstrukturen dar. Ein Beispiel für eine solche Ausführung ist in dem nachfolgend wiedergegebenen Ausschnitt der Figur 3 gezeigt, in der die Aussparungen (6) jeweils eine Öffnung in den beiden unteren Tragstrukturen (13), die auf die Verdichterplatte aufgeschweißt sind, sind (vgl. Absatz [0028], [0031]).

134

135

In diese beiden beabstandeten und axial fluchtenden Öffnungen kann der Gabelzinken einer Hubgabel eingeführt werden.

b)

136

Zum anderen kommt gemäß Merkmal 5.2 die Bildung der Aufnahmeabschnitte eines Paares durch zwei voneinander beabstandete und axial fluchtende Bereiche einer einzigen Aussparung in Betracht. Ausgehend vom Wortlaut „axial fluchtende Bereiche einer einzigen Aussparung“ (Unterstreichung hinzugefügt) wird der Fachmann unter dieser Merkmalsvariante eine Ausgestaltung verstehen, in der sich eine einzige durchgehende Aussparung über die Längsachse des Gabelzinkens erstreckt. Denn bei einer solchen Ausgestaltung existiert nur eine einzige durchgehende Aussparung, so dass die zwei Aufnahmeabschnitte für eine Gabelzinke nicht durch zwei Aussparungen in unterschiedlichen Materialstrukturen (Merkmal 5.1) gebildet werden, sondern (bloß) Bereiche innerhalb derselben Aussparung darstellen.

c)

137

Ausgehend von dem vorstehenden Verständnis der Merkmalsalternative 5.2 zeigen die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 4 und 5, bei denen ausweislich der Klagepatentbeschreibung die Aufnahmeabschnitte mit der Bezugsziffer (6) gekennzeichnet sind und die Aussparung mit der Bezugsziffer (22) (vgl. Absätze [0035] f.), entgegen der von der Beklagten erstinstanzlich geäußerten Auffassung eine Ausgestaltung der Merkmalsalternative 5.1.

138

139

140

Denn Absatz [0035] der Klagepatentbeschreibung erläutert, dass beide Figuren jeweils nur einen von zwei Bügeln (23) zeigen, so dass insgesamt zwei dieser Bügel an entgegengesetzten Seiten der Verdichterplatte (2) befestigt sind. Im Unterschied zu dem in Figur 3 gezeigten Ausführungsbeispiel befinden sich die beiden nebeneinanderliegenden Aufnahmeabschnitte für den ersten und zweiten Gabelzinken allerdings in einem durchgehenden Bauteil, nämlich dem Bügel, der eine einzige Aussparung bildet, und nicht in zwei separaten Trägerstrukturen (13). Dies betrifft aber nur die nebeneinanderliegenden Aufnahmeabschnitte für die beiden Gabelzinken. Die beiden axial fluchtenden (hintereinanderliegenden) Aufnahmeabschnitte für den ersten oder zweiten Gabelzinken werden hingegen weiterhin nicht durch ein einheitliches Bauteil bzw. eine einzige Aussparung ausgebildet, sondern jeweils durch zwei gesonderte hintereinanderliegende Aussparungen. Dementsprechend ist die einzige Aussparung des Bügels auch mit einer gesonderten Bezugsziffer (22) versehen und nicht mit der Bezugsziffer (6), die in Merkmal 5.2 eine einzige Aussparung in axialer Richtung beziffert. Da die Merkmalsgruppe 5 die Aufnahmeabschnitte eines Paares als Bezugspunkt hat, werden nur dann axial fluchtende „Bereiche“ im Sinne des Merkmals 5.2 gebildet, wenn die Gabelzinke in Längsrichtung in ein einheitliches Bauteil eingeführt wird. Ob die nebeneinanderliegenden Aussparungen der beiden Gabelzinken durch zwei oder durch eine einzige Aussparung gebildet werden, ist für die Abgrenzung der beiden Merkmalsalternativen der Merkmalsgruppe 5 nicht das entscheidende Kriterium.

141

Auch in der Beschreibung des Klagepatents finden sich keine Hinweise, dass die Merkmalsalternative 5.2 Ausgestaltungen wie in den Figuren 4 und 5 beanspruchen will. Vielmehr werden in Absatz [0010] einleitend die beiden Merkmalsalternativen 5.1 und 5.2 beschrieben und zur letzteren Ausgestaltung ergänzend erläutert, dass durch diese der Tatsache Rechnung getragen werde, „dass die voneinander beabstandeten Aufnahmeabschnitte nicht zwingend durch separate Teile gebildet werden müssen“. Die Aufnahmeabschnitte für einen Gabelzinken befinden sich nach diesem Verständnis also in einer Aussparung, die durch ein Teil gebildet wird. Demgegenüber umfasst die einzige Aussparung im Sinne der Figuren 4 und 5 nicht die axial fluchtenden hintereinanderliegenden Aufnahmeabschnitte für einen Gabelzinken, sondern – wie in den Absätzen [0035] und [0036] beschrieben – die nebeneinander liegenden Aufnahmeabschnitte der beiden Gabelzinken (19), die in Absatz [0035] als „horizontale[n] Träger 19“ bezeichnet werden.

d)

142

Die Merkmalsalternative 5.2 umfasst neben Ausgestaltungen mit zwei in Längsachse der Gabelzinken verlaufenden durchgehenden Aussparungen allerdings auch die Ausgestaltung mit einer einzigen gemeinsamen Aussparung, in der alle vier Aufnahmeabschnitte als Bereiche vorhanden sind (so auch die Einspruchsabteilung des EPA, Entscheidung vom 27.03.2023, Anlage BK 12, S. 36 Rn. 34 a.E.). Eine solche gemeinsame Aussparung erstreckt sich nicht nur axial in die Längsrichtung des Gabelzinkens, sondern auch in horizontaler Richtung. Zwar könnte der Fachmann aus der Einleitung der Merkmalsgruppe 5 „Aufnahmeabschnitte eines Paares“ (Unterstreichung hinzugefügt) schließen, dass die Merkmalsalternative 5.2 ausschließlich Aussparungen beansprucht, die mit zwei Bereichen eine Gabelzinke aufnehmen, so dass es zwei Aussparungen pro Bodenverdichtungsgerät gäbe, nicht aber eine einzige gemeinsame „große“ Aussparung für alle Aufnahmeabschnitte. Hiergegen spricht indes der auf den Hauptanspruch rückbezogene (aufrechterhaltende) Unteranspruch 5. Dieser lehrt in vorteilhafter Konkretisierung der Merkmalsalternative 5.2 gerade eine Ausgestaltung, in der für alle vier Aufnahmeabschnitte nur eine einzige gemeinsame Aussparung vorgesehen ist, die sich sowohl in horizontaler als auch axialer Richtung erstreckt. Als Vorteil einer solchen gemeinsamen Aussparung wird in Absatz [0019] der Klagepatentbeschreibung die damit einhergehende besonders einfache und preiswerte Bauart beschrieben. Dementsprechend wird der Fachmann davon ausgehen, dass eine solche Ausgestaltung auch unter den Hauptanspruch fällt, und zwar unter die Merkmalsalternative 5.2, da die Aufnahmeabschnitte nicht durch einzelne Aussparungen, sondern durch Bereiche einer gemeinsamen Aussparung gebildet werden.

e)

143

Der funktionale Grund für die in der Merkmalsgruppe 5 geregelte Ausbildung der Aufnahmeabschnitte wird dem Fachmann in Absatz [0007] der Klagepatentbeschreibung erläutert. Die Beabstandung und die fluchtende Anordnung der Aufnahmeabschnitte dienen dazu, einen sicheren Transport des Bodenverdichtungsgeräts zu gewährleisten. So entnimmt der Fachmann dem Absatz [0007] der Klagepatentbeschreibung, dass durch die Aufnahmeabschnitte ein sicherer Transport ohne weitere Hilfsmittel ermöglicht wird, indem der axiale Abstand zwischen den Aufnahmeabschnitten eines Paares das Abkippen des Bodenverdichtungsgeräts verhindert, und zwar – durch die Verwendung von zwei Paaren von Aufnahmeabschnitten – auch in seitlicher Richtung.

3.

144

Nachdem die Merkmalsgruppe 5 beschreibt, wie die Aufnahmeabschnitte gebildet werden, nämlich durch beabstandete und axial fluchtende Aussparungen bzw. Bereiche einer einzigen Aussparung, befasst sich die Merkmalsgruppe 6 näher mit der Ausgestaltung der Aussparungen. Diese müssen so ausgebildet sein, dass in sie der jeweilige Gabelzinken der Hubgabel eingreifen kann (Merkmal 6.1) und sie eine rechteckige Form aufweisen (Merkmal 6.2).

a)

145

Die von Merkmal 6.1 geforderte Eignung für den Eingriff eines Gabelzinkens ähnelt der Zweck- bzw. Funktionsangabe in der Merkmalsgruppe 3, wonach die Aufnahmeabschnitte zur Aufnahme eines Gabelzinkens dienen. Merkmal 6.2 greift dies nochmals auf und beschreibt, dass die Aussparungen räumlich-körperlich so ausgebildet sind, dass sie den jeweiligen Gabelzinken einer – denkbaren – Hubgabel aufnehmen können. Im Unterschied zur Merkmalsgruppe 3 spricht das Merkmal 6.1, das ebenfalls eine Zweck- bzw. Funktionsangabe darstellt, allerdings nicht nur von einer Aufnahme, sondern verlangt, dass der Gabelzinken „eingreifen“ kann. Die Verwendung des Begriffs des „Eingreifens“ verdeutlicht, dass ein mechanischer Kontakt zwischen Aussparung und aufgenommenen Gabelzinken hergestellt werden soll. Demgemäß betont die Klagepatentbeschreibung im Zusammenhang mit der Merkmalsalternative 5.2 auch, dass es entscheidend ist, dass das Haltelement (also der Gabelzinken) in seiner Längsrichtung momentsteif mit dem Bodenverdichtungsgerät verbunden wird. Durch das Eingreifen soll also eine Momentsteifigkeit erzielt werden, um einen sicheren Transport zu ermöglichen.

b)

146

Neben der durch Merkmal 6.1 verlangten Ausbildung der Aussparung zum Eingriff der Gabelzinken gibt Merkmal 6.2 vor, dass die Aussparung eine rechteckige Form aufweist. Was eine rechteckige Form ist, definiert das Klagepatent nicht.

147

Der Fachmann wird diesbezüglich zunächst davon ausgehen, dass nach allgemeinem Sprachgebrauch und in Abgrenzung zu anderen geometrischen Formen (z.B. Kreis, Dreieck) hierunter ein Viereck zu verstehen ist, bei dem die gegenüberliegenden Seiten gleich lang und parallel sind und dessen Innenwinkel rechtwinkelig (90 Grad) sind, so wie die Aussparungen in den Figuren 1 bis 7 der Klagepatentschrift gezeigt werden, wobei diese in der Figur 2 nur andeutungsweise zu erkennen sind. Ihm werden angesichts des Zwecks der Aufnahme von Gabelzinken in diesem Zusammenhang auch die Aufnahmeöffnungen von Europaletten in den Sinn kommen, die ebenfalls rechteckig in diesem Sinne ausgestaltet sind. Ob und ggf. in welchem Umfang das Klagepatent darüber hinaus Abweichungen von dieser „strengen“ Rechteckform erfasst, braucht der Senat vorliegend nicht zu entscheiden. Insbesondere bedarf nach der erfolgten Teilklagerücknahme die Frage, ob Aussparungen wie in der angegriffenen Ausführungsform II noch als rechteckig im Sinne des Klagepatents angesehen werden können, keiner weiteren Erörterung und Entscheidung.

148

Zur Funktion des Merkmals erläutert Absatz [0011] (Z. 37-41) der Klagepatentbeschreibung, dass durch die rechteckige Form der Aussparung das Bodenverdichtungsgerät besonders sicher gelagert werden kann, da die Gabelzinken von Hubgabeln in den Aufnahmeabschnitten mindestens weitgehend umfänglich umgeben sind. Dies gewährleistet, dass das Bodenverdichtungsgerät nicht seitlich abrutschen oder abkippen kann (Absatz [0011], Z. 49-51). Außerdem haben die Gabelzinken von Hubgabeln ebenfalls meist einen rechteckigen Querschnitt, so dass eine Art Formschluss erzielt wird, der ein Moment um die Längsachse des Gabelzinkens übertragen kann (Absatz [0011], Z. 41-45). Eine korrespondierende Größe von Aussparung und Gabelzinken, so dass der Gabelzinke möglichst formbündig in die Aussparung eingreifen kann, fordert der Patentanspruch 1 allerdings nicht (so auch die Technische Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung vom 03.12.2024, Anlage PBP 29, S. 25 Rn. 5.1.3, Bl. 637 eA-OLG). Dies ist für die Lösung der Aufgabe eines einfachen und sicheren Transports des Bodenverdichtungsgeräts auch nicht notwendig. So hat die sachkundig besetzte Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes darauf hingewiesen, dass die technische Funktion auch dann erreicht wird, wenn der Gabelzinken so in die Aussparung eingreift, „dass dadurch die Oberseite der Gabel an der Unterseite der Aufnahme anliegt und zusätzlich eine gewisse Stabilisierung durch die seitlichen Begrenzungen der rechteckigen Aufnahmeabschnitte erfolgt“ (vgl. Entscheidung vom 03.12.2024, Anlage PBP 29, S. 38 Rn. 8.1.2, Bl. 650 eA-OLG). Die von der Technischen Beschwerdekammer angesprochene Stabilisierung durch die seitlichen Begrenzungen muss dabei nicht zwingend beidseitig auf jede Gabel wirken. So verdeutlichen der Unteranspruch 5 sowie die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 4 und 5, dass eine seitliche Begrenzung auch nur auf einer Seite des Gabelzinkens stattfinden kann, also entweder jeweils an der Außenseite beider Gabelzinken (wie in den Ausführungsbeispielen) oder an der Innenseite.

C.

149

Ausgehend von der vorstehenden Auslegung verwirklicht die angegriffene Ausführungsform I alle Merkmale des Patentanspruchs 1. Für die Benutzungsart des Gebrauchens – und damit einhergehend für den Besitz – steht der Beklagten allerdings ein privates Vorbenutzungsrecht im Hinblick auf den vom Zeugen XXXr modifizierten Anbauverdichter XXX XX zu.

1.

150

Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die angegriffene Ausführungsform I die technische Lehre des Patentanspruchs 1 wortsinngemäß benutzt.

151

Dabei hat es insbesondere zu Recht angenommen, dass die angegriffene Ausführungsform die Merkmalsalternative 5.2 verwirklicht. Zur Verdeutlichung werden (ausschnittsweise) die folgenden Abbildungen, die dem – als Teil des Anlagenkonvolut BK 3 zur Akte gereichten – Prospekt der Beklagten entnommen sind, eingeblendet.

152

153

154

Aus den Abbildungen wird deutlich, dass die Staplertaschen der angegriffenen Ausführungsform I jeweils durch eine durchgängige rechteckige Röhre ausgebildet werden. Diese Röhre umgibt den eingeführten Teil der Gabelstaplerzinke seiner gesamten Länge nach vollumfänglich. Die Staplertasche ist damit eine „einzige Aussparung“ im Sinne der Merkmalsalternative 5.2, bei der die Aufnahmeabschnitte durch Bereiche gebildet werden. Insbesondere kommt es nicht darauf an, ob sich die einzige Aussparung ihrerseits in einzelne Bauteile untergliedern lässt. Das Klagepatent gibt dem Fachmann an keiner Stelle vor, dass eine einzige Aussparung im Sinne der Merkmalsalternative 5.2 einstückig ausgestaltet sein muss. Hierfür ist auch kein funktionaler Grund ersichtlich. Eine einzige Aussparung kann sich vielmehr auch aus mehreren Bauteilen zusammensetzen. So kann beispielsweise die Unterseite einer Aussparung – wie bei der angegriffenen Ausführungsform I – durch die Verdichterplatte gebildet werden, wie es auch die Figuren 1 bis 5 des Klagepatents zeigen. Unerheblich ist auch, ob die Distanz zwischen den beiden Mündungen des rechteckigen Rohres (Staplertasche) durch ein gesondertes Bauteil geschlossen wird, um eine einzige Aussparung zu erreichen. Entscheidend ist, worauf auch das Landgericht abgestellt hat, dass bei der fertigen Vorrichtung die Aussparung in Längsrichtung der Gabel durchgehend ausgebildet ist. Dies ist nach den Feststellungen des Landgerichts bei der angegriffenen Ausführungsform I der Fall. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit dieser landgerichtlichen Feststellung wecken könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Im Übrigen wäre ansonsten auch die Merkmalsvariante 5.1 verwirklicht, so dass an der Benutzung keine Zweifel bestehen.

155

Die rechteckige Form der Staplertaschen steht bei der angegriffenen Ausführungsform I zwischen den Parteien zu Recht außer Streit. Weitere Ausführungen sind daher nicht veranlasst.

2.

156

Die Beklagte ist zur Nutzung der klagepatentgemäßen Lehre aufgrund eines zu ihren Gunsten bestehenden privaten Vorbenutzungsrechts nach § 12 Abs. 1 PatG berechtigt, allerdings nur im Hinblick auf die Benutzungsart des Gebrauchens und des Besitzes des vom Zeugen XXX modifizierten Anbauverdichters XXX XX. Insoweit war der landgerichtliche Urteilsausspruch daher auf die Berufung der Beklagten hin einzuschränken.

a)

157

§ 12 Abs. 1 PatG bestimmt, dass die Wirkung des Patents gegen denjenigen nicht eintritt, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Dieser Vorbenutzer ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen.

158

Nach § 9 PatG ist allein der Patentinhaber oder der von diesem Ermächtigte befugt, die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung zu benutzen. Sonstige Dritte sind für die Dauer des Patents von einer solchen Benutzung ausgeschlossen. Dieser Grundsatz wird durch § 12 PatG insoweit eingeschränkt, als die Wirkung des Patents gegenüber demjenigen nicht eintritt, der die Erfindung zur Zeit der Anmeldung im Inland bereits in Benutzung genommen oder die dafür erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Dieser ist berechtigt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten zu benutzen. Mit dieser Einschränkung will das Gesetz aus Billigkeitsgründen einen vorhandenen oder in vorbereitenden Veranstaltungen bereits angelegten gewerblichen Besitzstand des Vorbenutzers schützen und damit die unbillige Zerstörung in rechtlich unbedenklicher Weise geschaffener Werte verhindern. Auf der Grundlage eines erst zu einem späteren Zeitpunkt entstandenen oder in rechtlich relevanter Weise angelegten Ausschließlichkeitsrechts soll der Patentinhaber denjenigen nicht von der Benutzung der Erfindung ausschließen können, der die geschützte technische Lehre bereits vorher benutzt oder konkrete Anstalten für eine solche Benutzung getroffen hat (BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. – Biegevorrichtung; GRUR 2010, 47 Rn. 16 – Füllstoff; GRUR 2019, 1171 Rn. 27 – Schutzverkleidung; vgl. auch zum designrechtlichen Vorbenutzungsrecht: BGH, GRUR 2018, 72 Rn. 61 – Bettgestell). In tatbestandlicher Hinsicht setzt das private Vorbenutzungsrecht in Bezug auf den Prioritätszeitpunkt zweierlei voraus: Erstens einen Erfindungsbesitz des Vorbenutzers und – zweitens – die Betätigung des Erfindungsbesitzes entweder durch die Vornahme mindestens einer gewerblichen Benutzungshandlung oder durch die Initiierung von Veranstaltungen, die alsbald nach dem Prioritätstag eine gewerbliche Benutzung der Erfindung sicher erwarten lassen (Senat, Urt. v. 12.11.2009 – I-2 U 88/08, BeckRS 2010, 16331; Urt. v. 12.11.2009 – I-2 U 89/08, BeckRS 2010, 21563).

159

Beide Voraussetzungen hat das Landgericht hier zutreffend bejaht. Hierzu im Einzelnen:

aa)

160

Ob die sich auf ein Vorbenutzungsrecht berufende Partei einen Erfindungsbesitz betätigt hat, beurteilt sich nach folgenden Kriterien.

(1)

161

Erfindungsbesitz ist gegeben, wenn die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (BGH, GRUR 1964, 673, 674 – Kasten für Fußabtrittsroste; GRUR 2010, 47 Rn. 17 – Füllstoff; GRUR 2012, 895 Rn. 18 – Desmopressin; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 92 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen). Insoweit muss es zu einer Erkenntnis gekommen sein, die es jederzeit möglich macht, die technische Lehre planmäßig und wiederholbar auszuführen (BGH, GRUR 2012, 895 – Desmopressin; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 92 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen). Der Beklagte muss die unter Schutz gestellte technische Lehre derart erkannt haben, dass ihm die Nacharbeitung planmäßig, dauerhaft und nicht nur in Form von „Zufallstreffern“ möglich war und er auch nicht mehr ausprobieren musste, ob er auf dem richtigen Weg war (Senat, Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 44; Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 30). An einer solchen Erkenntnis fehlt es, wenn das technische Handeln über das Stadium von Versuchen noch nicht hinausgegangen ist oder ein Gegenstand benutzt worden ist, der lediglich in einzelnen Exemplaren „zufällig“ die erfindungsgemäßen Eigenschaften aufgewiesen hat. Denn in beiden Fällen ist das Handeln nicht von einer Erkenntnis getragen, die es jederzeit möglich macht, die technische Lehre wiederholbar auszuführen, so dass es auch nicht gerechtfertigt ist, daran eine Besitzstand vermittelnde Rechtsposition anzuknüpfen (BGH, GRUR 2012, 895 Rn. 18 – Desmopressin). Hingegen ist es nicht erforderlich, dass der Handelnde über die Erkenntnis der gesicherten Ausführbarkeit der Erfindung hinausgehendes Wissen um vorteilhafte Wirkungen der Erfindung hat (BGH, GRUR 2012, 895 Rn. 18 – Desmopressin). Es kommt für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts auch nicht darauf an, ob er um die Patentfähigkeit der Erfindung weiß (OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 92 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; LG Düsseldorf, InstGE 10, 17 – Desmopressin I). Ebenso wenig ist erforderlich, dass der Vorbenutzer selbst den Erfindungsgedanken entwickelt hat. Vielmehr kann ihm das Wissen um die Erfindung auch zugetragen sein, weshalb die Ausführung einer von einem beliebigen Dritten entwickelten Erfindung genügt. Dabei ist nur maßgeblich, dass er den Erfindungsbesitz redlich, d. h. in einer Weise erworben hat, dass er sich für befugt halten durfte, die Erfindung auf Dauer für eigene Zwecke anzuwenden (BGH, GRUR 2010, 47 – Füllstoff; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 92 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen).

(2)

162

Der Begriff der Inbenutzungnahme nach § 12 PatG umfasst wie § 139 PatG die in den §§ 9, 10 PatG umschriebenen Benutzungsarten, zu denen der Schutzrechtsinhaber ausschließlich befugt ist und die er jedem anderen untersagen kann, wobei jede einzelne der Benutzungsarten genügt und alle einander gleichwertig sind (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 30; Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 44; GRUR 2018, 814 Rn. 94 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Benkard/Scharen, PatG, 12. Aufl. 2023, § 12 Rn. 11 m.w.N.). Da diese untereinander gleichwertig sind, genügt die Vornahme einer Benutzungsart (BGH, GRUR 1969, 35 – Europareise; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 94 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen). Auch wenn die Benutzungshandlungen nach § 12 PatG ihrer Art nach den in §§ 9, 10 PatG beschriebenen Handlungen entsprechen, die Anforderungen an eine Benutzungshandlung i.S.v. § 12 PatG also nicht weiter gehen als diejenigen, die an eine Benutzung nach den in §§ 9, 10 PatG zu stellen sind (BGH, GRUR 2019, 1171 Rn. 49 – Schutzverkleidung), begründen sie ein privates Vorbenutzungsrecht aber nur dann, wenn sie bereits die Ernsthaftigkeit einer gewerblichen Nutzungsabsicht in die Tat umsetzen (Senat, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 30; Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 44). Ist diese Voraussetzung erfüllt, genügt zur Herstellung die Fertigung kleiner Serien in Handarbeit (vgl. Benkard/Scharen, a.a.O., § 12 Rn. 11) und sogar die Fertigung eines einzigen verkaufsreifen Modells (Benkard/Scharen, a.a.O., Rn. 12). Mangels Erkennbarkeit eines ernsthaften Benutzungswillens ist dagegen die einmalige Anfertigung eines unverkäuflichen Modells noch keine Herstellung im Sinne des § 12 PatG (Benkard/Scharen, a.a.O., Rn. 12; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. E Rn. 641); eine solche Maßnahme kann aber als Veranstaltung ein privates Vorbenutzungsrecht begründen (RGZ 158, 291, 293 – Federeinlage). Auch die Herstellung eines noch zu testenden Prototyps verwirklicht noch keine ernsthafte Benutzungsabsicht, weil der Produktionsbeginn noch völlig offen ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 30; Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 44; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 16. Aufl., Abschn. E Rn. 656). Gleiches gilt für die Anfertigung einer sog. Null-Serie, in Bezug auf die eine Entscheidung über ihre gewerbliche Umsetzung noch nicht getroffen ist (Kühnen, a.a.O., Abschn. E Rn. 656).

(3)

163

Während die Beweislast für die Entstehungstatsachen und den Umfang des Vorbenutzungsrechts derjenige hat, der sich darauf beruft (OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 90 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; GRUR-RR 2024, 61 Rn. 123 – Rollwagen; Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 12 Rn. 27 m.w.N.), vorliegend mithin die Beklagte, trifft den Patentinhaber die Beweislast für das Vorbenutzungsrecht ausschließende Umstände (Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 12 Rn. 27; Busse/​Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 12 (Vorbenutzung); Schulte/Gräwe, PatG 12. Aufl. 2024, § 12 Rn. 30), so beispielsweise für die Unredlichkeit des Vorbesitzers (Senat, Mitt. 87, 239, 240) oder die endgültige Aufgabe der Benutzung vor der Anmeldung. Auch das Erlöschen eines Vorbenutzungsrechts wegen der endgültigen Aufgabe der Benutzung nach der Anmeldung oder der Erklärung eines Verzichts hat der Patentinhaber zu beweisen. Allerdings hat derjenigen, der sich auf eine Vorbenutzung beruft, zur Erfüllung seiner Darlegungslast nicht nur zu den Umständen vorzutragen, auf die sich die Erlangung des Erfindungsbesitzes und eine Inbenutzungnahme stützen lassen. Da der Patentinhaber in der Regel keinen Einblick in Benutzungshandlungen desjenigen hat, der sich auf ein Vorbenutzungsrecht beruft, hat dieser im Rahmen einer sekundären Darlegungslast generell zur tatsächlichen Benutzung vorzutragen, auch für den Zeitraum nach einer von ihm angenommenen Betätigung des Erfindungsbesitzes. Denn der Patentinhaber steht in der Regel außerhalb dieses Geschehensablaufs, während die sich auf ein Vorbenutzungsrecht berufende Partei regelmäßig alle wesentlichen Tatsachen kennt oder unschwer in Erfahrung bringen kann und es ihr zuzumuten ist, entsprechende Angaben zu machen (vgl. allgemein zu den Grundsätzen der sekundären Darlegungslast z.B. BGH, NJW 2005, 2614, 2615, NJW 2018, 2412 Rn. 30; NJW-RR 2019, 17 Rn. 33; NJW 2020, 1962 Rn. 37). Kommt eine Partei ihrer sekundären Darlegungslast nicht nach, so gilt Behauptung des Anspruchsstellers als zugestanden (vgl. z.B. BGH, NJW 2018, 2412 Rn. 30; NJW 2020, 1962 Rn. 37; NJW 2020, 2804 Rn. 16).

164

Erhobene Beweise zum Nachweis der ein Vorbenutzungsrecht begründenden Tatsachen sind sehr kritisch zu würdigen und an ihren Beweis strenge Anforderungen zu stellen. Es ist stets der Erfahrungssatz zu beachten, dass nach der Offenlegung brauchbarer Erfindungen häufig andere Personen behaupten, Entsprechendes schon vorher gemacht zu haben (vgl. BGH, GRUR 1963, 311, 312 – Stapelpresse; Senat, Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 42; Bruchhausen, GRUR Int. 1964, 405, 408). Andererseits dürfen die Anforderungen an den Beweis nicht so hoch gespannt werden, dass der Nachweis eines privaten Vorbenutzungsrechtes praktisch unmöglich gemacht wird. Das gilt insbesondere dann, wenn schriftliche Unterlagen oder andere objektive Umstände die Aussagen der vernommenen Zeugen bestätigen. In solchen Fällen treten die einer Zeugenaussage in aller Regel anhaftenden und insbesondere durch das nachlassende Erinnerungsvermögen der Zeugen verursachten Unsicherheiten umso weiter zurück, je mehr objektive Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Aussage sprechen (Senat, Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 42).

bb)

165

Die Beklagte hat mit der Modifikation des Anbauverdichters XXX XX Erfindungsbesitz erlangt und diesen auch betätigt.

(1)

166

Auf der Grundlage der vom Landgericht getroffenen und vom Senat seiner Entscheidung zugrunde zu legenden Feststellung ist ein Erfindungsbesitz zu bejahen.

167

(1.1)

168

Das Landgericht ist aufgrund der durchgeführten Zeugenvernehmung zu dem Ergebnis gelangt, dass die Beklagte vor dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatents den Anbauverdichter XXX XX erworben und diesen dahingehend umgebaut hatte, dass Aussparungen für den Eingriff von Gabelzinken eines Gabelstaplers an- bzw. eingebracht wurden, indem aus der unteren Tragstruktur der Verbindungselemente des Anbauverdichters rechteckige Aussparungen herausgebrannt wurden, die als Staplertaschen dienten. Der nach den Feststellungen des Landgerichts dergestalt modifizierte Anbauverdichter XXX XX ist in der nachfolgend wiedergegebenen Abbildung (LGU, S. 25, Bl. 399 GA LG) gezeigt.

169

Diese Modifikation des Anbauverdichters XXX XX durch Ausbrennen von rechteckigen Aussparungen wurde nach den Feststellungen des Landgerichts durch den Zeugen XX anlässlich einer Reparatur jedenfalls vor dem Jahr 2005 vorgenommen.

170

(1.2)

171

Diese tatsächlichen Feststellungen hat der Senat seiner Entscheidung zugrunde zu legen. Nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO hat das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung die vom Gericht des ersten Rechtszugs festgestellten Tatsachen zugrunde zu legen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten. Konkrete Anhaltspunkte, welche die Bindung des Berufungsgerichts an die vorinstanzlichen Feststellungen entfallen lassen, können sich vor allem aus Verfahrensfehlern ergeben, die dem erstinstanzlichen Gericht bei der Feststellung des Sachverhalts unterlaufen sind. Ein solcher Verfahrensfehler liegt insbesondere vor, wenn die Beweiswürdigung im angefochtenen Urteil nicht den Anforderungen genügt, die von der Rechtsprechung zu § 286 Abs. 1 ZPO entwickelt worden sind (BGH, NJW 2004, 1876). Das ist auch der Fall, wenn das erstinstanzliche Gericht zu Unrecht die Ergiebigkeit einer Zeugenaussage verneint und sich infolge dessen mit der Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit nicht näher auseinandersetzt. Zweifel im Sinne der Regelung in § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO sind überdies schon dann gegeben, wenn aus der für das Berufungsgericht gebotenen Sicht eine gewisse, nicht notwendig überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die erstinstanzliche Feststellung bei einer erneuten Beweiserhebung keinen Bestand haben wird, sich also deren Unrichtigkeit herausstellt (BGH, NJW 2003, 3480; NJW 2014, 2797; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 120 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen).

172

Solche konkreten Anhaltspunkte sind vorliegend indes nicht zu erkennen und werden von der Klägerin auch nicht dargelegt. Die in der Berufungserwiderung (Rn. 1 f., Bl. 440 eA-OLG) und Berufungsduplik (Rn. 6, Bl. 690 eA-OLG u. Rn. 11, Bl. 692 eA-OLG) erhobenen Angriffe gegen die Beweiswürdigung des Landgerichts zur Erlangung des Erfindungsbesitzes – wie auch zur Betätigung des Erfindungsbesitzes – bleiben formelhaft und verweisen auf erstinstanzliche Schriftsätze, ohne den dortigen Inhalt zu erläutern oder diesen in Bezug zu den Entscheidungsgründen zu setzen und sich im Einzelnen mit der Würdigung des Landgerichts auseinanderzusetzen. Der Senat hat auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die erstinstanzliche Feststellung bei einer erneuten Beweiserhebung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit keinen Bestand haben wird. So decken sich die Feststellungen zum Ausbrennen der Aussparungen an dem Anbauverdichter XXX XX durch den Zeugen XXX insbesondere auch mit dem Ergebnis der Zeugenvernehmung durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts zu der Frage, ob durch den modifizierten XXX XX eine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat. Diese hat in den Entscheidungsgründen ihrer Entscheidung vom 01.12.2022 ausgeführt, der Zeuge XXX habe glaubhaft ausgesagt, dass er persönlich an einem XXX XX Staplertaschen eingebrannt habe, damit dieser mit einem Stapler transportiert werden könne (Anlage BK 12, S. 17). Dies deckt sich mit seiner Zeugenaussage vor dem Landgericht. Auch die Aussagen der vom Landgericht vernommenen Zeugen XXX und XXX stützen den vom Zeugen XXX geschilderten Umbau. Denn beide Zeugen haben angegeben, einen entsprechend umgebauten Anbauverdichter gesehen zu haben, auch wenn sie keine Angaben zum Zeitpunkt machen konnten. Weiterhin handelte es sich bei dem Zeugen XXX zum Zeitpunkt seiner Vernehmung um einen ehemaligen Mitarbeiter der Beklagten, so dass sich auch ein etwaiger Interessenkonflikt, zugunsten seines Arbeitgebers aussagen zu müssen, nicht aufdrängt, wobei es ohnehin keinen Erfahrungssatz gibt, dass Zeugen, die einer Prozesspartei nahestehen, von vorneherein als parteiisch und unzuverlässig zu gelten haben (vgl. z.B. BGH, NJW 1995, 955, 956). Die Tatsache, dass der Zeuge im Rahmen seiner eidesstattlichen Versicherung vom 24.07.2017 (vgl. Anlage PBP 2, dort Anlage MB&P V3) noch angegeben hatte, den Anbauverdichter im Jahr 1999 im neuwertigen Zustand mit Staplertaschen versehen zu haben, vermag demgegenüber die Glaubhaftigkeit seiner Aussage nicht grundlegend zu erschüttern. Daher sieht der Senat – auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass Beweise zum Nachweis der ein Vorbenutzungsrecht begründenden Tatsachen sehr kritisch zu würdigen sind (s.o.) – keinen Anlass, die Vernehmung des Zeugen XXX oder der beiden anderen Zeugen zur Frage der Modifikation des XXX XX zu wiederholen.

173

(1.3)

174

Auf der Grundlage der vom Landgericht getroffenen und vom Senat seiner Entscheidung zugrunde zu legenden Feststellung zur Modifikation des Anbauverdichters XXX XX ist ein Erfindungsbesitz der Beklagten zu bejahen. Denn der für die Beklagte tätige Zeuge XXX hat den Anbauverdichter bewusst und planmäßig so verändert, dass er mittels eines Gabelstaplers transportiert werden konnte. Diese Transportmöglichkeit ist nicht zufällig entstanden, sondern war gerade das Ziel seiner Umbauarbeiten. Damit hatte der Zeuge XXX die vom Klagepatent unter Schutz gestellte technische Lehre derart erkannt, dass ihm die Nacharbeitung planmäßig, dauerhaft und nicht nur in Form von „Zufallstreffern“ möglich war. Dass der modifizierte Anbauverdichter XXX XX nach der Veränderung auch sonst alle Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 verwirklichte, stellt auch die Klägerin nicht in Abrede.

(2)

175

Die Beklagte hat nach den landgerichtlichen Feststellungen die Erfindung auch in Benutzung genommen.

176

(2.1)

177

Das Landgericht hat hierzu in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass der modifizierte Anbauverdichter XXX XX – jedenfalls sporadisch – auf Baustellen der Beklagten im Einsatz war. Auch diesbezüglich besteht für den Senat kein Anlass, erneut in die Beweisaufnahme einzutreten. So hat der Zeuge XXX ausweislich des landgerichtlichen Sitzungsprotokolls bei seiner Vernehmung bestätigt, dass er einen Anbauverdichter mit Aussparrungen für Gabelzinken auf einer Baustelle gesehen habe. Der Zeuge XXX hat ausgesagt, dass im Zeitraum nach seiner Ausbildung der modifizierte Anbauverdichter XX auf Lkws von einer Baustelle zur anderen transportiert worden sei. Dieser war für den Zeugen auffällig, da er im Unterscheid zu anderen Anbauverdichtern Löcher oberhalb der (Verdichter-)Platte aufwies. Auch wenn die Angaben in zeitlicher Hinsicht vage sind, so rechtfertigen sie die Feststellung, dass der modifizierte Anbauverdichter XXX XX auf Baustellen der Beklagten zum Einsatz gekommen ist. Denn auch der Zeuge XXX hat ausgesagt, dass er sich sicher sei, dass alle Anbauverdichter des Typs XX auf Baustellen im Einsatz gewesen seien. Es drängt sich auch kein Grund auf, warum die Beklagte einen funktionsfähigen Anbauverdichter nicht auf Baustellen hätte einsetzen sollen. Anhaltspunkte dafür, dass der Senat bei einer erneuten Beweiserhebung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer anderen Feststellung als das Landgericht kommen könnte, bestehen daher nicht.

178

(2.2)

179

In der Modifikation des XXX XX liegt neben der Erlangung des Erfindungsbesitzes zugleich auch eine Betätigung des Erfindungsbesitzes in Gestalt der Benutzungshandlung des Herstellens. Denn durch das Anbringen von rechteckigen Aussparungen wurde aus einem ungeschützten Erzeugnis ein geschütztes Erzeugnis geschaffen, mithin hergestellt im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG.

180

Da der modifizierten XXX XX auf den Baustellen der Beklagten zum Einsatz gekommen ist, handelte es sich bei diesem nicht etwa nur um einen rein zu internen Testzwecken hergestellten Prototypen (vgl. hierzu z.B. OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 51; GRUR-RR 2024, 61 Rn. 133 – Rollwagen). Soweit die Klägerin eine gewerbliche Nutzung des modifizierten XXX XX in Abrede stellt, so verfängt dies ebenfalls nicht. Auch wenn es sich bei dem Einbrennen der Staplertaschen um die alleinige Idee des Zeugen XXX handelte, stellt dies keine private Handlung dar. Denn der Zeuge verfolgte keine privaten Zwecke, sondern hat die Modifikation im Dienste der Beklagten innerhalb ihres Gewerbes vorgenommen. Auch in dem anschließenden Einsatz auf Baustellen der Beklagten liegt eine gewerbliche Nutzung. Die Tatsache, dass die Modifikation nur für den Eigengebrauch vorgenommen wurde, lässt die Gewerblichkeit nicht entfallen, da nicht nur das Herstellen und Anbieten, sondern auch der bloße Einsatz des modifizierten XXX XX auf Baustellen der Beklagten in ihr Gewerbe fällt. Dieses ist nicht auf den Bau von Maschinen beschränkt, sondern umfasst u.a. auch den Straßen- und Tiefbau (vgl. Handelsregisterauszug Anlage BK 19).

181

(2.3)

182

Neben der Herstellung ist auch die Benutzungshandlung des Gebrauchens zu bejahen, da der modifizierte XXX XX auf Baustellen der Beklagten zum Einsatz gekommen ist. Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an, ob dieser tatsächlich einmal unter Ausnutzung der hinzugefügten rechteckigen Aussparungen transportiert wurde, was das Landgericht nicht festzustellen vermochte. Denn es genügt, dass die Merkmale eines Erzeugnisses objektiv geeignet sind, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. So ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass eine Patentverletzung auch dann vorliegt, wenn eine Vorrichtung regelmäßig so bedient wird, dass die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen nicht erzielt werden (BGH, GRUR 2006, 399 Rn. 21 – Rangierkatze). Auch für die Betätigung eines Erfindungsbesitzes genügt es demnach, dass die Merkmale des in Frage stehenden Erzeugnisses objektiv geeignet sind, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen, wenn der Vorbenutzer erkannt hat, dass sich diese mit dem vorbenutzten Gegenstand erzielen lassen. Vorliegend steht aber außer Streit, dass die Aussparungen des modifizierten Anbauverdichters XXX XX für die Aufnahme von Gabelzinken geeignet waren. Diese waren vom Zeugen XXX auch gerade für den Zweck des Transports angebracht worden, den auch die Lehre des Klagepatents verfolgt.

b)

183

Das Vorbenutzungsrecht ist allerdings nur im Hinblick auf die Benutzungsart des Gebrauchens entstanden, weil die Beklagte die Herstellung bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatents endgültig aufgeben hatte.

aa)

184

Werden (bloße) Veranstaltungen zur Benutzung nicht bis zur Anmeldung des Patents fortgeführt und ist infolgedessen ein auf die alsbaldige Benutzung der Erfindung gerichteter Wille im Zeitpunkt der Anmeldung nicht festzustellen, so kommt ein Vorbenutzungsrecht nicht zum Entstehen (BGH, GRUR 1969, 35, 37 – Europareise; GRUR 2019, 1171 Rn. 55 – Schutzverkleidung). Ist jedoch – wie vorliegend – der Gegenstand der Erfindung mindestens in einem Fall benutzt worden, ist es zur Entstehung und zum Fortbestand des Vorbenutzungsrechts nicht erforderlich, dass die Benutzung kontinuierlich fortgesetzt wird (BGH, GRUR 2019, 1171 Rn. 55 – Schutzverkleidung). So geht die Anwartschaft auf ein Vorbenutzungsrecht grundsätzlich nur dann unter, und ein Vorbenutzungsrecht entsteht nicht, wenn die Benutzungshandlungen vor der Anmeldung des Patents eines Dritten aus freien Stücken endgültig aufgegeben worden sind (BGH, GRUR 1965, 411, 413 – Lacktränkeinrichtung; GRUR 1969, 35, 36 – Europareise; GRUR 2019, 1171 Rn. 55 – Schutzverkleidung). Dem ist der Fall der Aufgabe der Benutzung für eine völlig unbestimmte Zeit gleichzustellen; eine vorübergehende Unterbrechung der Benutzung reicht bei vorangegangenen Benutzungshandlungen und fortdauerndem Benutzungswillen zur Verneinung des Vorbenutzungsrechts hingegen nicht aus (BGH, GRUR 1969, 35, 36 m.w.N. – Europareise). Auch wenn der Vorbenutzer erst nach der Patentanmeldung (bzw. nach dem Prioritätsdatum) seinen Erfindungsbesitz nicht mehr ausübt oder die Benutzung des Erfindungsgedankens einstellt, erlischt das Vorbenutzungsrecht nicht ohne weiteres; allerdings sind in dieser Konstellation Fälle denkbar, in denen eine nachträgliche Geltendmachung des Vorbenutzungsrechts unbillig sein könnte (BGH, GRUR 1965, 411, 413 – Lacktränkeinrichtung). Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen erlischt das Vorbenutzungsrecht aber jedenfalls dann, wenn der Vorbenutzer hierauf verzichtet, wobei für die Annahme eines rechtswirksamen Verzichts der Wille, auf ein etwaiges Vorbenutzungsrecht zu verzichten, erkennbar hervorgetreten sein muss (BGH, GRUR 1965, 411, 413 – Lacktränkeinrichtung).

bb)

185

Ausgehend von den vorstehenden Grundsätzen ist das Landgericht zu Recht davon ausgegangen, dass die Beklagte die Herstellung endgültig aufgegeben hatte. Im Hinblick auf die Benutzungshandlung des Gebrauchens lässt sich dies zur Überzeugung des Senats indes nicht feststellen.

(1)

186

Voraussetzung für eine endgültige Aufgabe der Benutzung, der eine Aufgabe für völlig unbestimmte Zeit gleichsteht, ist, dass ein Umstand dargelegt und gegebenenfalls bewiesen wird, der die endgültige bzw. zeitlich völlig unbestimmte Aufgabe der Benutzung belegt. Ein solcher Umstand kann beispielsweise in der Veräußerung von Maschinen, die zur Herstellung der Vorrichtung eingesetzt wurden, oder in der Veräußerung, der Entsorgung oder der Vernichtung der vorbenutzten Vorrichtung zu erblicken sein. Fehlt es an einem solchen konkreten Umstand, so kann auch die Nichtbenutzung über einen sehr langen Zeitraum die endgültige Aufgabe der Benutzung nahelegen. Da eine kontinuierliche Fortsetzung der Benutzung nach der eingangs dargelegten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gerade nicht zur Entstehung und zum Fortbestand des Vorbenutzungsrechts erforderlich ist, ist insoweit allerdings große Zurückhaltung geboten. Nicht jede, auch längere Unterbrechung, rechtfertigt die Annahme, dass ein Benutzungswille nicht mehr vorhanden ist. So genügt bei Unternehmen beispielsweise für die Annahme einer weiteren Benutzung regelmäßig, dass die vorbenutzte Maschine zum Bestand von technischen Mitteln gehört, derer sich das Unternehmen je nach Bedarf bedient (RGZ 123, 252, 255 – Vakuumröhre).

187

Für die Beurteilung, ob eine endgültige Einstellung von Benutzungshandlungen vorliegt, ist dabei nicht nur der Zeitraum bis zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt in den Blick zu nehmen, sondern auch der Zeitraum nach der Entstehung des privaten Vorbenutzungsrechts. Soweit der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung Europareise (GRUR 1969, 35, 37) ausgeführt hat, dass das „Gesamtverhalten vor der Anmeldung“ maßgebend sei, so bezieht sich dies allein auf die Vornahme von Veranstaltungen zur Benutzung. In diesem Fall ist das „Gesamtverhalten vor der Anmeldung […] maßgebend dafür, ob im Anmeldezeitpunkt der ernstliche Wille zur alsbaldigen Benutzung der Erfindung erkennbar war“ (vgl. BGH, a.a.O.), weil ohne Fortführung der Benutzung bis zur Anmeldung kein Vorbenutzungsrecht entsteht. Ein entsprechender Betrachtungszeitraum gilt, wenn durch eine Benutzungshandlung eine Anwartschaft für ein Vorbenutzungsrecht entstanden ist und sich die Frage stellt, ob hieraus im Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt ein Vorbenutzungsrecht erwachsen konnte. Ist dies zu bejahen, so ist für die Frage, ob dieses durch eine endgültige Aufgabe der Benutzung wieder erloschen ist, allerdings auch das Verhalten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt zu berücksichtigen.

(2)

188

Die Beklagte hat nach der Modifikation des Anbauverdichters XXX XX die Benutzungshandlung des Herstellens (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG) endgültig aufgegeben, da sie über einen mehrjährigen Zeitraum bis zum Prioritätsdatum keinen weiteren Anbauverdichter mit klagepatentgemäßen Aussparungen in Gestalt von Staplertaschen hergestellt hat. Insoweit ist das Anwartschaftsrecht daher untergegangen und aus diesem konnte kein (unbegrenztes) Vorbenutzungsrecht erwachsen.

189

Nach der erstmaligen Modifikation des Anbauverdichters XXX XX hat die Beklagte die Lehre des Klagepatents in Bezug auf die Benutzungshandlung des Herstellens erst mit der angegriffenen Ausführungsform I wieder aufgegriffen. Nach der erstmaligen Herstellung, die nach den Feststellungen des Landgerichts jedenfalls vor dem Jahr 2005 stattgefunden hat, lagen damit (mindestens) 7,5 Jahre bis zum Prioritätsdatum (20.06.2012). Da nach der Aussage des Zeugen XXX Anbauverdichter bei der Beklagten vielfältig auf deren Baustellen zum Einsatz kamen, stellt aber ein solcher Zeitraum ein starkes Indiz dafür dar, dass die Benutzungshandlung des Herstellens seitens der Beklagten auf völlig unbestimmte Zeit aufgegeben wurde. So hat der Zeuge im Rahmen seiner Aussage selbst angegeben, dass der Umbau „im Sande verlaufen“ und von der „Baustelle nicht gefordert“ gewesen sei. Ganz offensichtlich gab es keinen praktischen Bedarf, weitere Anbauverdichter mit Staplertaschen auszurüsten, sondern der Transport erfolgte auf andere (bisherige) Weise. Bei den Anbauverdichtern handelte es sich auch nicht etwa um spezielle Sondervorrichtungen, für die es nur einen zeitlich schwankenden Bedarf gibt (vgl. hierzu BGH, GRUR 2019, 1171 Rn. 56 – Schutzverkleidung; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 113 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen), worauf bereits das Landgericht zutreffend hingewiesen hat. Vielmehr hat der Zeuge XXX bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht ausgesagt, dass bei der Beklagten 20 bis 25 Anbauverdichter zugleich im Einsatz waren. Zudem gestaltete sich die Modifikation – jedenfalls bei dem nach der Aussage des Zeugen XXX mehrfach bei der Beklagten in Einsatz befindlichen Modell XXX XX – vergleichsweise einfach, da diese bloß ein Herausbrennen der Staplertaschen verlangte und nicht etwa die Herstellung neuer Teile. Angesichts dessen muss davon ausgegangen werden, dass die Beklagte die Herstellung entsprechender Anbauverdichter auf völlig unbestimmte Zeit aufgeben hatte, weil auf den Baustellen der Beklagten kein Bedarf für den Umbau weiterer Anbauverdichter vorhanden war.

190

Hierfür spricht auch die Tatsache, dass nach dem Prioritätsdatum mehrere Jahre ohne den Umbau weiterer Anbauverdichter vergingen, bevor erstmals auf der Baumaschinen- und Bergbaumesse 2016 wieder mit Staplertaschen versehene Anbauverdichter der Beklagten zu sehen waren. Dies stützt die Annahme, dass die Beklagte bereits im Prioritätszeitpunkt die Herstellung auf völlig unbestimmte Zeit aufgegeben hatte und zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Pläne bestanden, eine Produktion von Anbauverdichtern mit Staplertaschen aufzunehmen. Soweit die Beklagte erstinstanzlich nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung in einem nicht nachgelassenen Schriftsatz vorgetragen hat, dass sie bereits im Jahr 2013 die Herstellung von Anbauverdichtern mit Stapleraufnahmen fortgesetzt habe, hat die Klägerin dies mit der Begründung in Abrede gestellt, dass die Beklagte in der mündlichen Verhandlung noch behauptet habe, im Jahr 2013 den Entschluss zur Fertigung von Anbauverdichtern ohne Stapleraufnahmen gefasst zu haben. Auch das Landgericht ist im angefochtenen Urteil davon ausgegangen (S. 35 LGU, Bl. 409 GA LG), dass Herstellung und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform I im Jahr 2016 stattgefunden haben und nicht festgestellt werden könne, dass bereits im Jahr 2013 von der Beklagten hergestellte Anbauverdichter mit Staplertaschen versehen waren. Hiergegen wendet sich die Beklagte genauso wenig wie gegen die dementsprechende Annahme der Klägerin in der Berufungserwiderung (Rn. 14, Bl. 445 eA-OLG), die ebenfalls von einer Herstellung der Verletzungsprodukte im Jahr 2016 ausgeht, so dass davon ausgegangen werden muss, dass die Beklagte ihren Vortrag zum Herstellungsbeginn von Anbauverdichtern mit Staplertaschen im Jahr 2013 nicht aufrechterhalten hat.

191

Im Ergebnis hatte die Beklagte durch die Modifikation des Anbauverdichters XXX XX zwar ein Anwartschaftsrecht auf Erlangung eines (unbegrenzten, da auf Herstellung gerichteten) privaten Vorbenutzungsrechts erlangt. Da sie die Herstellung aber auf völlig unbestimmte Zeit und damit endgültig wieder einstellte, konnte hieraus kein entsprechendes Vollrecht zum Anmelde- bzw. Prioritätsdatum erwachsen.

(3)

192

Ausgehend von den eingangs dargelegten Grundsätzen lässt sich hingegen nicht feststellen, dass die Benutzungshandlung des Gebrauchens (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG) von der Beklagten endgültig aufgegeben wurde.

193

(3.1)

194

Die Beklagte hat erstinstanzlich in der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht erklärt, dass der umgebaute Anbauverdichter XXX XX immer noch bei ihr im Betrieb vorhanden sei. Dem ist die Klägerin nicht entgegengetreten. Dieser Umstand spricht aber bereits gegen die Aufgabe eines Gebrauchens. Denn es ist im Grundsatz davon auszugehen, dass ein Unternehmen Betriebsmittel nicht ohne Grund vorhält, sondern dass dies zum Zwecke eines etwaigen Gebrauchs erfolgt und sei es auch nur für den Fall des Ausfalls anderer, vorrangig verwendeter Betriebsmittel. Selbst eine jahrelange Nichtbenutzung rechtfertigt in der Regel nicht die Annahme, dass der Inhaber den Gebrauch endgültig eingestellt und keinen Benutzungswillen mehr hat.

195

Ausnahmen von diesem Grundsatz können zwar eingreifen, wenn das Betriebsmittel beispielsweise „vergessen“ wird oder es wegen eines irreparablen Zustands dauerhaft nicht mehr zu gebrauchen ist. Entsprechendes lässt sich vorliegend allerdings nicht feststellen. Insbesondere sind keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen oder ersichtlich, dass sich der modifizierte Anbauverdichter XXX XX zwischenzeitlich in einem so schlechten Zustand befand und ggf. noch befindet, dass er seine (originäre) Funktion als Bodenverdichtungsgerät schlechterdings nicht mehr erfüllen konnte und der Wille für einen Weitergebrauch daher fernliegt. Soweit das Landgericht angesichts der vom Zeugen XXX geschilderten Reparaturanfälligkeit der Anbauverdichter mit hydraulischem Wechselsystem fehlende (sekundäre) Darlegungen der Beklagten zur Funktionsfähigkeit des modifizierten Anbauverdichters XXX XX bemängelt hat, so legt selbst ein – vorliegend nicht festgestellter – Defekt an einem vorbenutzten Gegenstand nicht zwangsläufig die Aufgabe einer Benutzung nahe, sofern dieser mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand wieder repariert werden kann. Nur wenn eine Reparatur unmöglich ist oder aus wirtschaftlichen Gründen fernliegt, was vorliegend nicht feststellbar ist, kann dies für die Aufgabe einer Benutzung sprechen. Allerdings muss sich auch in diesem Fall die Frage gestellt werden, warum der Vorbenutzer den Gegenstand gleichwohl nicht entsorgt hat, da schon das bloße Aufheben eines Gegenstandes ein Indiz für einen noch vorhandenen Benutzungswillen sein kann. Ein – der Aufgabe der Benutzung nicht entgegenstehender – Grund kann z.B. ein anstehender Rechtsstreit sein, für den der Vorbenutzer den Gegenstand als Beweismittel benötigt und ihn allein deshalb aufbewahrt. Vorliegend ist aber bereits nicht feststellbar, dass der modifizierte Anbauverdichter XXX XX überhaupt einen gravierenden Defekt aufwies.

196

Selbst wenn man dies anders beurteilen und eine durchgehende Funktionsfähigkeit des vorbenutzten Gegenstands verlangen sollte, vermag sich der Senat der Auffassung des Landgerichts, wonach die Beklagte hätte erkennen müssen, dass sie im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast zur Funktionsfähigkeit vorzutragen hatte, nicht anzuschließen. Insbesondere rechtfertigt die vom Zeugen XXX geschilderte Reparaturanfälligkeit bereits nicht die Vermutung, dass der modifizierte Anbauverdichter XXX XX (zwangsläufig) im Laufe der Zeit funktionsunfähig geworden war und die Beklagte daher etwaige Reparaturen darzulegen hatte. Vor diesem Hintergrund stellt der – unter Verweis auf den als Zeugen benannten Mitarbeiter XXX – erfolgte Vortrag der Beklagten in der Berufungsinstanz, der modifizierte Anbauverdichter XXX XX sei auch nach dem Prioritätstag funktionsfähig gewesen, ein gemäß § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ZPO zulassungsfähiges Verteidigungsmittel dar, da das Landgericht seine Entscheidung auf einen von der Partei erkennbar übersehenen Gesichtspunkt gestützt hat (vgl. hierzu z.B. BGH, NJW-RR 2005, 213). Soweit die Klägerin diesen Vortrag bestritten hat, genügt dies nicht, da sie die endgültige Aufgabe der Benutzung beweisen muss, worauf der Senat in der mündlichen Verhandlung am 05.06.2025 hingewiesen hat (vgl. Sitzungsprotokoll vom 05.06.2025, S. 2, Bl. 1393 eA-OLG). Einen Beweis, ggf. unter Verwahrung gegen die Beweislast, zur Funktionsunfähigkeit des Anbauverdichters hat die Klägerin indes nicht angetreten, so dass sie insoweit beweisfällig geblieben ist.

197

(3.2)

198

Es lässt sich auch nicht feststellen, dass der modifizierte Anbauverdichter XXX XX über einen solch langen Zeitraum ungenutzt geblieben ist, dass sich die endgültige Aufgabe der Benutzungshandlung des Gebrauchens aufdrängen muss. Denn es ist bereits unklar, ab wann der modifizierte Anbauverdichter nicht mehr auf Baustellen der Beklagten im Einsatz war.

199

Das Landgericht hat im Hinblick auf die durchgeführte Beweisaufnahme zu Recht ausgeführt, dass die Vernehmung der Zeugen zum zeitlichen Rahmen des Einsatzes des modifizierten Anbauverdichters XXX XX überwiegend unergiebig gewesen sei. Angesichts des zutreffend gewürdigten Inhalts der protokollierten Zeugenaussagen besteht für den Senat auch insoweit keine Veranlassung für eine erneute Beweisaufnahme. So lässt sich der protokollierten Aussage des Zeugen XXX im Hinblick auf mögliche Einsatzzeiträume allein entnehmen, dass der Umbau vielleicht im Jahr 2002 oder 2003 stattgefunden habe, jedenfalls vor dem Jahr 2005, und dass alle Anbauverdichter des Typs XX permanent auf verschiedenen Baustellen im Einsatz gewesen seien. Soweit der Zeuge bei seiner im Jahr 2020 stattgefundenen Vernehmung zudem ausgesagt hat, dass der Anbauverdichter bei der Beklagten zwar noch vorhanden sei, aber nicht mehr eingesetzt werde, bleibt offen, auf welchen Zeitpunkt er abstellt. Denn er war ausweislich seiner eidesstattlichen Versicherung vom 24.07.2017 (Anlage MB&P V3) – so hat es auch das Landgericht festgestellt (LGU, S. 25, Bl. 399 GA LG) – nur bis in das Jahr 2015 bei der Beklagten als Werkstattmeister tätig, was dagegen spricht, dass er im Jahr 2020 noch Auskünfte zum damaligen Verbleib des Anbauverdichters machen konnte, jedenfalls aus eigener Wahrnehmung. Ob und wann die Benutzung des modifizierten Anbauverdichters eingestellt wurde, kann auch nicht den Aussagen der beiden anderen Zeugen entnommen werde. Die Aussage des Zeugen XXX war insoweit inkonstant, da er neben der Angabe, dass der modifizierte Anbauverdichter von 1999 bis 2009 im Einsatz gewesen sei, auch ausgesagt hat, dass es viele Jahre her sei, dass er diesen gesehen habe und er nicht mehr sagen könne, bis wann der XX im Einsatz gewesen sei. Sicher war sich der Zeuge nur, dass er diesen ab 2012 nicht mehr gesehen habe. Der Zeuge XXX hat ausgesagt, dass er den modifizierten Anbauverdichter XXX XX zwar auf Baustellen gesehen habe, er aber nicht wisse wann. Es bleibt damit im Ergebnis unklar, bis zu welchem Zeitpunkt die Beklagte den modifizierten Anbauverdichter XXX XX auf Baustellen eingesetzt hat.

200

Die Unergiebigkeit der Zeugenvernehmung fällt aber der Klägerin zur Last. Denn nicht die Beklagte muss den Fortbestand ihres Vorbenutzungsrechts bzw. des Anwartschaftsrechts hierauf durch eine kontinuierliche Fortsetzung der Benutzung beweisen, sondern die Klägerin das Erlöschen aufgrund eines endgültigen Aufgebens der Benutzung. Selbst wenn man zugunsten der Klägerin davon ausginge, dass spätestens im Jahr 2009 der modifizierte Anbauverdichter XXX XX nicht mehr auf Baustellen eingesetzt wurde, könnte angesichts dessen, dass die Beklagte diesen (unstreitig) weiterhin im Besitz hatte, aus einer anschließenden Nichtbenutzung keine endgültige Aufgabe der Benutzungshandlung des Gebrauchens geschlossen werden. Denn zugunsten der Beklagten gilt insoweit die eingangs dargelegte Vermutung, dass Betriebsmittel von Unternehmen in der Regel nicht ohne Grund aufgehoben werden. Soweit die Klägerin – zuletzt in der mündlichen Verhandlung am 05.06.2025 vor dem Senat – darauf verweist, dass die Beklagte in der mündlichen Verhandlung am 06.05.2021 selbst eingeräumt habe, die Benutzung für mehrere Jahre – jedenfalls von ca. 2011 bis Anfang/Mitte 2016 – aufgegeben zu haben, so genügt ein Nichtgebrauch über einen Zeitraum von ca. fünf Jahren nicht, um von einer endgültigen Aufgabe bzw. einer Aufgabe auf völlig unbestimmte Zeit auszugehen.

201

Der Beklagten kann auch insoweit nicht vorgeworfen werden, dass sie ihrer sekundären Darlegungslast nicht ausreichend nachgekommen sei. Zwar hat sich das erstinstanzliche schriftsätzliche Vorbringen der Beklagten hinsichtlich der Benutzungsdauer weitgehend darauf beschränkt, dass dieser „viele Jahre“ im Einsatz gewesen sei. Hierbei muss aber zum einen berücksichtigt werden, dass bis zur letzten landgerichtlichen mündlichen Verhandlung die Frage, ob die Beklagte eine Benutzungshandlung wieder endgültig aufgegeben hatte, im Verfahren nicht thematisiert worden war, so dass kein Anlass für eine weitere Substantiierung bestand. Zum anderen hat die Beklagte als Anlagen MB&P V1 bis V3 eidesstattliche Versicherungen der Zeugen XXX, XXX und XXX vorgelegt und damit zum Gegenstand ihres Vortrags gemacht. Aus den eidesstattlichen Versicherungen der Zeugen XXX und XXX folgt aber der Vortrag, dass der Einsatz der XX-Verdichter vor ca. 3 bis 4 Jahren eingestellt worden sei, wobei der Zeuge XXX zudem darauf verweist, dass diese manchmal immer noch als Ersatzmaschine im Einsatz seien. Mehr als die Behauptung einer fortgesetzten Benutzung und Angaben zum Verbleib des vorbenutzten Gegenstands kann man aber von der Partei, die sich auf den Fortbestand des Vorbenutzungsrechts beruft, im Rahmen der sekundären Darlegungslast nicht verlangen. Denn das Erfordernis einer detaillierteren Darlegung der Benutzung würde im Ergebnis dazu führen, dass man von derjenigen Partei, die sich auf das Vorbenutzungsrecht beruft, die Darlegung einer kontinuierlichen Fortsetzung der Benutzungen verlangen würde. Dies stünde aber in Widerspruch zur Schutzverkleidung-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, nach der eine kontinuierliche Fortsetzung der Benutzung gerade nicht notwendig ist.

(4)

202

Im Ergebnis hat die Beklagte zwar die Benutzungshandlung des Herstellens bereits vor dem Prioritätsdatum aufgegeben, nicht ab die des Gebrauchens, weshalb insoweit ein privates Vorbenutzungsrecht entstanden ist, das sie auch in der Folge nicht aufgegeben habt. Denn es ist nicht feststellbar ist, dass sie den Gebrauch des modifizierten Anbauverdichters XXX XX endgültig bzw. für völlig unbestimmte Zeit aufgeben hat. Allerdings ist dieses Vorbenutzungsrecht auf den Gebrauch (und damit zugleich auf den Besitz) des modifizierten Anbauverdichters XXX XX beschränkt. Denn auch wenn für die Betätigung des Erfindungsbesitzes jede Benutzungshandlung des § 9 PatG genügt, worauf die Beklagte in ihrem nicht nachgelassenen und keine Wiedereröffnung erfordernden Schriftsatz vom 18.06.2025 hinweist, umfasst das Vorbenutzungsrecht jedenfalls im Grundsatz nur diejenige Benutzungsweise, die der Begünstigte vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag tatsächlich ausgeübt hat (vgl. Ann, PatR, 8. Aufl. 2022, § 34 Rn. 57; Eichmann, GRUR 1993, 73, 77; Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 12 Rn. 22 u. 23). Das Vorbenutzungsrecht des Herstellers umfasst zwar alle Benutzungsarten, so dass derjenige, der ein Vorbenutzungsrecht durch Herstellen oder entsprechende Veranstaltungen erworben hat, auch die übrigen Benutzungsarten gemäß § 9 PatG ausüben darf (BGH, GRUR 2012, 895 Rn. 35 – Desmopressin; Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 12 Rn. 23; Mes, PatG, 6. Aufl. 2024, § 12 Rn. 21, Schulte/Gräwe, PatG 12. Aufl. 2024, § 12 Rn. 24). Wer ein Vorbenutzungsrecht nur durch Gebrauchen eines Gegenstandes, nicht aber auch durch dessen Herstellung erworben hat, darf hingegen nach zutreffender, vom erkennenden Senat geteilter Auffassung nicht zur Herstellung und zum Vertrieb an Dritte übergehen, weil hierin eine unstatthafte Ausdehnung über den vorhandenen Besitzstand hinaus läge, der in Billigkeitserwägungen keine Rechtfertigung findet (Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl. 2023, PatG § 12 Rn. 23). Im Streitfall umfasst das Vorbenutzungsrecht der Beklagten daher (nur) den Gebrauch, nicht aber das bereits vor dem Prioritätszeitpunkt aufgegebene Herstellen. Insoweit steht die aufgegebene Benutzungsart der nie ausgeübten Benutzungsart gleich. Weiterhin beschränkt sich das private Vorbenutzungsrecht der Beklagten hier auf den konkreten, durch den Zeugen XXX modifizierten Anbauverdichter XXX XX. Denn der bloße Gebrauch einer Sache darf nur durch den Gebrauch dieses Stücks fortgesetzt werden; zulässig ist weder eine Neuherstellung oder Veräußerung, noch der Gebrauch eines anderen Stücks, das Dritte patentverletzend in Verkehr gebracht haben (Ann, PatR, 8. Aufl. 2022, § 34. Rn. 58). Nur insoweit besteht ein schützenswerter Besitzstand des Vorbenutzers. In diesem Umfang hat der Senat daher den Unterlassungsausspruch des Landgerichts im angefochtenen Urteil eingeschränkt.

D.

203

Im Hinblick auf die Rechtsfolgen war das angefochtene Urteil nur in Bezug auf den Rechnungslegungs- und Vernichtungsausspruch teilweise abzuändern.

1.

204

Dass die Beklagte aufgrund der vorstehend dargelegten Schutzrechtsverletzung zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung verpflichtet ist, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil grundsätzlich zutreffend dargelegt. Ebenso richtig und mit zutreffender Begründung ist die Kammer von einer Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz, zur Rechnungslegung und zum Rückruf und zur Vernichtung ausgegangen. Die Beklagte kann sich insbesondere nicht damit verteidigen, dass sie nicht die Herstellerin sei, worauf sie sich in der Berufungsinstanz in Reaktion auf die Einführung der angegriffenen Ausführungsform II erstmalig berufen hat. Denn es war erstinstanzlich unstreitig, dass sie die angegriffene Ausführungsform I herstellt. Das Bestreiten einer Tatsache, die in erster Instanz unstreitig war, stellt ein neues Angriffs- oder Verteidigungsmittel dar (BGH, Beschluss vom 01.08.2023 – VI ZR 191/22, BeckRS 2023, 24960 Rn. 11; Musielak/Voit/Ball, 21. Aufl. 2024, ZPO § 531 Rn. 14a). Auf Zulassungsgründe im Sinne von § 531 Abs. 2 ZPO kann sich die Beklagte aber nicht erfolgreich berufen. Im Übrigen kann im Hinblick auf die Rechtsfolgen zur Vermeidung von Wiederholungen auf die landgerichtlichen Ausführungen verwiesen werden. Beim Rechnungslegungsanspruch war allerdings zu beachten, dass die Klägerin die Angaben zu den einzelnen Gestehungskosten und des erzielten Gewinns erst für die Zeit ab dem 06.07.2018 (Datum der Veröffentlichung des Klagepatents zuzüglich einen Monat) verlangen kann. Soweit es im Tenor zu I. 3 des landgerichtlichen Urteils unter lit. f. „6. Juni 2018“ hieß, hat der Senat den Tenor daher insoweit korrigiert.

2.

205

Das Landgericht hat der Beklagten auch zu Recht die Möglichkeit eingeräumt, anstelle der Vernichtung die Erzeugnisse in eine nicht patentverletzende Form umzugestalten. Insoweit hat die Berufung der Klägerin keinen Erfolg. Entgegen dem Hilfsantrag der Beklagten ist der landgerichtliche Tenor auch nicht dergestalt zu erweitern, dass die Umgestaltung in irgendeine nicht rechteckige Form genügt, sondern aus Gründen der Klarheit auf eine bestimmte Form zu konkretisieren. Allerdings ist zugunsten der Beklagten (zusätzlich) eine weitergehende Umgestaltungsmöglichkeit aufzunehmen gewesen, nämlich in Gestalt des vollständigen Austauschs des aus Verdichterplatte inklusive Verbindungselementen bestehenden Bauteils gegen ein Bauteil ohne Staplertaschen.

a)

206

Ist es bei einem Erzeugnis, welches als solches Gegenstand eines Patents oder Gebrauchsmusters ist, möglich, dieses in einem technischen Merkmal so abzuändern bzw. nur ein Teil desselben so zu vernichten, dass es nicht mehr unter den Schutzbereich des Patents oder Gebrauchsmusters fällt und handelt es sich dabei um eine gleichermaßen geeignete Alternative zur Vernichtung, scheidet eine vollständige Vernichtung des Erzeugnisses aus, ohne dass es noch auf eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne (§ 140 a Abs. 3 PatG) ankommt (Senat, Urt. v. 03.05.2018 – I-2 U 47/17, GRUR-RS 2018, 13140 Rn. 89 – Trinkbehälteranordnung; GRUR-RR 2021, 15 Rn. 56 – Bodenbelag; BeckOK PatR/Fricke, 36. Ed. 01.05.2025, PatG § 140a Rn. 29.1). In diesem Fall gebührt dem milderen Mittel regelmäßig Vorrang (Benkard PatG/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 140a Rn. 8b). Hierfür muss die Prüfung der gleichermaßen vorhandenen Eignung der Beseitigungsalternative allerdings ergeben, dass auch von dritter Seite nicht durch nachträgliche Manipulationen wieder der patentverletzende Zustand hergestellt und das Objekt alsdann wieder in den Verkehr gebracht wird, ansonsten scheidet eine Verurteilung zur bloß „eingeschränkten Vernichtung“ in aller Regel aus (Senat, InstGE 7, 139 – Thermocycler; Urt. v. 03.05.2018 – I-2 U 47/17, GRUR-RS 2018, 13140 Rn. 89 – Trinkbehälteranordnung; Urt. v. 30.07.2020 – I-2 U 31/19, GRUR-RS 2020, 45854 Rn. 64 – Hebeschlinge; GRUR-RR 2021, 15 Rn. 56 – Bodenbelag).

b)

207

Ausgehend von den vorstehenden Grundsätzen ist das Landgericht zu Recht davon ausgegangen, dass die Abänderung der rechteckigen Form einer Aussparung als milderes Mittel genügt, da sie eine gleichermaßen geeignete Alternative zur Vernichtung darstellt. Unabhängig hiervon drängt sich eine solche Abänderung im vorliegenden Fall aber auch deshalb auf, da die klagepatentgemäßen rechteckigen Aussparungen nur den Transport des Bodenverdichtungsgeräts betreffen und die eigentliche Funktion des Bodenverdichtungsgeräts nicht in die eigentliche Lehre des Klagepatents fällt; das Bodenverdichtungsgerät in seiner Gänze zu vernichten, erscheint schon vor diesem Hintergrund als offensichtlich unverhältnismäßig.

aa)

208

Da zwischen den Parteien in der Berufungsinstanz verschiedene Varianten diskutiert werden, wie der landgerichtliche Tenor zu verstehen sei, hat der Senat diesen aus Gründen der Klarheit unter Hinzufügung einer Skizze konkretisiert. Denn eine im Vergleich zur Vernichtung gleichermaßen geeignete Alternative liegt nur dann vor, wenn das Erzeugnis so verändert wird, dass es unzweifelhaft nicht mehr unter den Schutzbereich des Patents fällt. Deshalb genügt auch nicht die bloße Vorgabe, eine Aussparung nicht rechteckig auszugestalten, wie es die Beklagte hilfsweise beantragt hat. Denn es war zwischen den Parteien bereits im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren streitig, was unter einer rechteckigen Form zu verstehen ist. Dieser Streit hat sich im hiesigen Verfahren auf die inzwischen nicht mehr streitgegenständliche angegriffene Ausführungsform II erstreckt. Die alleinige Anforderung, dass eine der Aussparungen nicht rechteckig sein muss, würde daher Auslegungsprobleme mit sich bringen und die Eignung als milderes Mittel in Frage stellen. Deshalb war die Umgestaltungsmöglichkeit auf eine konkrete Form zu beschränken, von der der Senat ausgeht, dass diese auch dem Landgericht vorschwebte und mit der die rechteckige Form der Aussparung unzweifelhaft beseitigt wird.

bb)

209

Soweit die Klägerin auf die Gefahr eines Rückbaus verweist, der einer „Umbaulösung“ entgegenstehe, so vermag sie hiermit nicht durchzudringen. So ist zwischen den Parteien bereits streitig, ob die Umgestaltung einer (einzigen) Aussparung für die Abnehmer überhaupt zu einem (spürbaren) funktionellen Nachteil führt, der diese veranlassen könnte, die geänderte Aussparung wieder in eine rechteckige Form zurückzubauen. Einige der diskutierten Nachteile in Bezug auf die Transportsicherheit dürften in den Hintergrund treten, wenn der Querschnitt des Gabelzinkens im Verhältnis zur Größe der Aussparung ausreichend groß ist. Ob und in welchem Umfang in der alltäglichen Praxis tatsächlich die Transportsicherheit beeinträchtigende Nachteile auftreten, lässt sich daher allgemein nur schwer bestimmen. Der Streit der Parteien über etwaige funktionelle Nachteile einer umgestalteten Aussparung konzentriert sich zudem auf Ausgestaltungen gemäß der Merkmalsalternative 5.1 mit vier Aussparungen. Bei der angegriffenen Ausführungsform I ist allerdings im Sinne der Merkmalsalternative 5.2 nur eine einzige Aussparung mit zwei Bereichen pro Gabelzinke, die das Paar der Aufnahmeabschnitte bilden, vorhanden (s.o.). Die von der Klägerin in der Berufungsbegründung beispielsweise skizzierten Probleme beim Einführen des Gabelzinkens wegen einer unterschiedlichen Höhe der Aussparungen können bei dieser Alternative bereits nicht auftreten und den Abnehmer daher nicht zu einem Rückbau verleiten.

210

Unabhängig etwaiger zu einem Rückbau animierender funktioneller Nachteile, die sich außerhalb eines konkreten Einzelfalls mit seinem Zusammenspiel aus Aussparung und Größe des Gabelzinkens bereits schwer greifen lassen, ist ein Rückbau in eine rechteckige Form zudem nicht ohne weiteres zu bewerkstelligen. Denn entweder erfordert dies einen Eingriff in die Materialstruktur durch das Heraustrennen weiteren Materials an den Seiten des Halbrunds, so dass ein im Vergleich zur ursprünglichen Aussparung größeres Rechteck entsteht, oder aber das Halbrund muss durch das Hinzufügen von Material wieder beseitigt werden. Diese Materialveränderungen gehen über eine bloße (einfache) Modifikation hinaus. Erschwerend kommt hinzu, dass die angegriffene Ausführungsform I nicht über vier abgegrenzte Aussparungen (Merkmalsalternative 5.1) verfügt, sondern über zwei röhrenförmig ausgestaltete Aussparungen (Merkmalsalternative 5.2), so dass – wie die Abänderung – auch der Rückbau die gesamte Aussparung erfassen muss. Über allgemeine Erwägungen und Vermutungen hinausgehende konkrete Anhaltspunkte, dass die Abnehmer diesen Aufwand, der sich nicht etwa auf den einfachen Austausch eines Bauteils beschränkt, für einen Rückbau in Kauf nehmen werden, vermag der Senat nicht zu erkennen. Auch der Vortrag der Klägerin zeigt diese nicht auf.

cc)

211

Als weitere Möglichkeit der Vermeidung einer vollständigen Vernichtung hat der Senat der Beklagten, wie von dieser bereits erstinstanzlich als mögliche Umbaualternative vorgeschlagen (vgl. Schriftsatz vom 24.09.2020, S. 8, Bl. 208 GA), gestattet, das aus Verdichterplatte und Verbindungselementen bestehende Bauteil zu entfernen und zu vernichten sowie gegen ein Bauteil gänzlich ohne Staplertaschen auszutauschen. Auch dies stellt gegenüber der Vollvernichtung eine gleichermaßen geeignete Alternative dar.

E.

212

Eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits gemäß § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung über die von der Beklagten (erst) am 30.05.2025 beim Bundespatentgericht eingereichten Nichtigkeitsklage ist nicht veranlasst. Denn der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer kommt ein besonderes Vertrauen hinsichtlich ihrer sachlichen Richtigkeit und Verlässlichkeit zu (vgl. Senat, Beschl. v. 02.12.2019 – I-2 U 48/19, GRUR-RS 2019, 43964 Rn. 20 m.w.N. – Aussetzungsmaßstab), weshalb eine Vernichtung des Klagepatents derzeit nicht überwiegend wahrscheinlich ist.

III.

213

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.

214

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

215

Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).

216

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