G r ü n d e :

I.

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des in französischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents EP XXX (Anlage HL (H) 1, in deutscher Übersetzung vorgelegt als Anlage HL (H) 2; nachfolgend: Klagepatent) noch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf sowie Feststellung einer Schadensersatz- und Entschädigungspflicht in Anspruch.

Das Klagepatent, dessen eingetragene Inhaberin die Klägerin ist, geht auf eine Teilanmeldung aus dem europäischen Patent EP XXX (nachfolgend: Stammpatent) zurück. Das Klagepatent nimmt einen Anmeldetag vom 26.06.2003 und eine französische Priorität vom 26.06.2002 in Anspruch. Die Teilanmeldung wurde am 20.04.2016 veröffentlicht, die Veröffentlichung der Patentansprüche der Teilanmeldung in deutscher Übersetzung erfolgte am 17.12.2020. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 21.04.2021 veröffentlicht. Das Klagepatent ist mit Ablauf des 26.06.2023 infolge Zeitablaufs erloschen.

Den gegen das Klagepatent gerichteten Einspruch u.a. der Beklagten zu 1) hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts mit Entscheidung vom 27.09.2024 zurückgewiesen (schriftliche Entscheidungsgründe vom 07.11.2024 in französischer Sprache vorgelegt als Anlage B 23; nachfolgend: Entscheidung Einspruchsabteilung). Die Beklagte zu 1) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäische im Dezember 2024 Beschwerde eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.

Das Stammpatent, welches nach Durchführung des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren in beschränkter Form aufrechterhalten worden war, hat das Bundespatentgericht auf eine von der Beklagten zu 1) erhobene Nichtigkeitsklage mit Urteil vom 01.06.2022 (Az.: 3 Ni 37/20 (EP), Anlage HL 32; nachfolgend: Urteil BPatG zum Stammpatent) teilweise mit der Maßgabe für nichtig erklärt, dass die Ansprüche 1 bis 10, 16 und 17 eine weiter eingeschränkte Fassung erhalten haben. Die gegen das Urteil gerichteten Berufungen hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 10.10.2024 zurückgewiesen (Az.: X ZR 112/22, GRUR-RS 2024, 32002 – Zirconiumoxid, Anlage B 27, nachfolgend nach der GRUR-RS-Fundstelle zitiert als: Urteil BGH zum Stammpatent).

Die Klägerin hat die Beklagte zu 1) vor dem Landgericht Düsseldorf wegen unmittelbarer und mittelbarer Verletzung des Stammpatents in Anspruch genommen. Mit Urteil vom 03.09.2020 (Az.: 4b O 29/18, Anlage HL (H) 13) hat das Landgericht der Klage teilweise stattgegeben und die Beklagte zu 1) wegen Patentverletzung zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf und zum Schadensersatz verurteilt. Das Berufungsverfahren ist vor dem Senat anhängig (Az.: I-2 U 45/20).

Das Klagepatent betrifft eine Zusammensetzung auf der Grundlage von Zirconiumoxid und Oxiden von Cer, Lanthan und einem anderen Seltenerdmetall, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Katalysator. Die Ansprüche 1 und 13 des Klagepatents lauten in deutscher Übersetzung in ihrer erteilten Fassung wie folgt:

1. Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid, das Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 umfasst und außerdem Lanthanoxid und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist und nach 6 Stunden Calcinierung bei 1150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufweist.

13. Katalytisches System, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 umfasst.

Von den unabhängigen Ansprüchen 1 und 16 des Stammpatents in ihrer nach dem Einspruchsverfahren eingeschränkten Fassung unterscheiden sich die Ansprüche 1 und 13 des Klagepatents dadurch, dass Anspruch 1 des Stammpatents, auf den Anspruch 16 rückbezogen ist, ein zusätzliches Merkmal enthält, wonach die Zusammensetzung einen Schwefelgehalt von weniger als 200 ppm, angegeben in Gewicht Sulfat (SO₄), bezogen auf die gesamte Zusammensetzung, aufweist.

Von der nach dem Nichtigkeitsverfahren weiter eingeschränkten Fassung der Ansprüche 1 und 16 des Stammpatents unterscheiden sich die Ansprüche 1 und 13 des Klagepatents in ihrer erteilten Fassung ferner dadurch, dass die in Anspruch 1 des Stammpatents beanspruchte Zusammensetzung nach sechs Stunden Calcinierung bei 1000°C nicht eine spezifische Oberfläche von „mindestens 40 m²/g“, sondern von „zwischen 40 m²/g und 55 m²/g“ aufweist.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 06.02.2025 hat die Klägerin erklärt, ihre Ansprüche nunmehr vorrangig auf eine eingeschränkte Fassung von Patentanspruch 1 zu stützen, die wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung hervorgehoben):

1. Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid, das Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 umfasst und außerdem Lanthanoxid und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g zwischen 40 m²/g und 55 m²/g aufweist und nach 6 Stunden Calcinierung bei 1150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufweist.

Die Beklagte zu 1) ist ein Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das bereits seit geraumer Zeit in der Herstellung und im Vertrieb u.a. von Mischoxidprodukten tätig ist. Die Beklagte zu 2) wurde am 06.01.2022 im estnischen Handelsregister eingetragen und ist im selben Geschäftsfeld wie die Beklagte zu 1) tätig.

Beide Beklagten gehören zu der in Kanada ansässigen XXX XXX XXX XXX, deren Geschäftsfeld u.a. Produkte aus seltenen Erden und Metallen umfasst. Die Beklagten bieten an und vertreiben in der Bundesrepublik Deutschland Mischoxidprodukte. Die Herstellung dieser Produkte erfolgt durch die chinesische Gesellschaft XXX XXX XXX XXX XXX XX., XX. (nachfolgend: XXXX), welche ebenfalls zur XXX XXX XXX gehört. Teilweise erfolgt die Lieferung der von XXX hergestellten Produkte auch über die XXX XXX XXX (XXX) XXX. XXX. mit Sitz in Singapur. Von China aus werden die Produkte teilweise direkt in die Bundesrepublik geliefert, zum Teil erfolgt der Vertrieb auch über die Niederlande, das Vereinigte Königreich oder Norwegen, von wo aus sie an Abnehmer in der Bunderepublik Deutschland geliefert und zur Herstellung von Katalysatoren verwendet werden.

Zu den von den Beklagten angebotenen und vertriebenen Mischoxidprodukten gehören die Produkte mit den Bezeichnungen „XXX“ (angegriffene Ausführungsform 1) und „XXX“ (angegriffene Ausführungsform 2), wobei die Klägerin mit der Klage diese Produkte und Produkte mit anderen Bezeichnungen, aber gleichen Eigenschaften angreift (zusammen: angegriffene Ausführungsformen). Gegenstand des Berufungsverfahrens ist allein die angegriffene Ausführungsform 2.

Die Beklagte zu 1) lieferte im Mai 2022 10,5 Tonnen der angegriffenen Ausführungsform 2 über Norwegen an die XXX XXX XXX XXX (nachfolgend: XXX) in Hannover. Im Juni 2022 folgte eine Lieferung von zwei Tonnen der angegriffenen Ausführungsform 2 von der Beklagten zu 1) an XXX.

Die Beklagte zu 2) lieferte die angegriffene Ausführungsform 2 ebenfalls an XXX, u.a. im August und September 2023 sechs Tonnen über Norwegen und weitere zwei Tonnen jeweils im Oktober 2022 und im Dezember 2022.

Die Beklagten liefern die angegriffenen Ausführungsformen nicht nur nach Deutschland, sondern auch an Standorte der XXX-Gruppe und der XXX-Gruppe im (europäischen) Ausland. Die XXX-Gruppe hat einen Standort u.a. in Polen, die XXX-Gruppe hat Standorte u.a. in Polen, Schweden und Frankreich.

Weiterhin lieferte die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform 2 auch an das Unternehmen XXX XXX XXX-XXX XX., XXd. (nachfolgend: XXX), einem weiteren Anbieter von Mischoxiden. XXX lieferte das Produkt anschließend weiter an XXX in die Bundesrepublik Deutschland zur Verwendung in Katalysatoren, was der Beklagten zu 1) bekannt war.

Die angegriffene Ausführungsform 2 stellt eine Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid dar, die Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 sowie Lanthanoxid und Praseodymoxid als Oxide eines weiteren Seltenerdmetalls umfasst. Unstreitig weist die angegriffene Ausführungsform 2 nach sechsstündiger Calcinierung bei 1000°C zudem eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g auf.

Die angegriffenen Ausführungsformen dienen der Herstellung von Autokatalysatoren. Dafür werden sie von so genannten „Wash Coatern“ wie XXX und XXX in einer „slurry“ verschlämmt und auf Trägergerüste aufgetragen. Die so hergestellten Katalysatoren werden von so genannten „Cannern“ eingehaust und dann von den Kfz-Herstellern verbaut. Die Auswahl von für Katalysatoren geeigneten Mischoxidzusammensetzungen erfolgt in einem Qualifizierungsprozess unter Beteiligung der an dem Herstellungsprozess beteiligten Unternehmen, der entsprechend aufwändig ist und regelmäßig für eine ganze Fahrzeugplattform durchgeführt wird.

Die Klägerin schloss mit verschiedenen Unternehmen, darunter XXX, XXX und XXX Vereinbarungen über die Nutzung von Mischoxidzusammensetzungen. Wegen der Einzelheiten wird auf das Urteil des Landgerichts (LG-Urteil, S. 15 f.) Bezug genommen.

Die Klägerin hat in erster Instanz die Auffassung vertreten, aufgrund von Angebot und Lieferung der angegriffenen Ausführungsformen ins Inland und Ausland bestünden Ansprüche wegen unmittelbarer (Patentanspruch 1) und mittelbarer (Patentanspruch 13) Verletzung des Klagepatents.

Die Beklagten, die Klageabweisung beantragt haben, haben bereits erstinstanzlich eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und hilfsweise die Aussetzung der Verhandlung begehrt.

Mit Urteil vom 14.03.2024, berichtigt mit Tatbestandsberichtigungsbeschluss vom 29.05.2024 sowie Urteilsberichtigungsbeschluss vom selben Tag, hat das Landgericht eine Verletzung des Klagepatents bejaht und wie folgt erkannt:

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 17. Januar 2021 bis zum 26. Juni 2023 und die Beklagte zu 2) in der Zeit vom 6. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023 eine Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben,

wenn die Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid,

(1) Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 umfasst,

(2) und außerdem Lanthanoxid,

(3) und ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist, umfasst,

dadurch gekennzeichnet ist, dass

(4) sie nach 6 Stunden Calcinierung bei 1.000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g aufweist und

(5) nach 6 Stunden Calcinierung bei 1.150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g aufweist;

und zwar unter Angabe

a) der Menge der ausgelieferten (und gegebenenfalls erhaltenenoder bestellten) Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller (und gegebenenfalls Lieferanten und anderer Vorbesitzer, insbesondere Transport- und Lagerunternehmen), sowie der bezahlten Preise;

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren;

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Werbung im Internet der Internetadresse, der Zugriffszahlen/Klickraten und der Dauer der jeweiligen Werbekampagne/Schaltungszeiträume,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,

wobei

- die Angaben zu c) und e) von der Beklagten zu 1) erst für die Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind,

- es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger und ihrer nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,

- die Beklagten hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, gegebenenfalls in Kopie) vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

- die Auskunft und Rechnungslegung nur in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln ist;

2. der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023 und die Beklagte zu 2) in der Zeit vom 6. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023

Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1., welche geeignet sind für katalytische Systeme, die Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1. umfassen,

Dritten zur Benutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder geliefert haben;

und zwar unter Angabe

a) der Menge der ausgelieferten (und gegebenenfalls erhaltenen oder bestellten) Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller (und gegebenenfalls Lieferanten und anderer Vorbesitzer, insbesondere Transport- und Lagerunternehmen), sowie der bezahlten Preise;

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,

wobei

- die Angaben zu c) und e) von der Beklagten zu 1) erst für die Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind,

- die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, gegebenenfalls in Kopie) vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

- die Auskunft und Rechnungslegung nur in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln ist;

3. nur die Beklagte zu 1): der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023 eine Zusammensetzung gemäß Ziffer I. 1. an Abnehmer im Ausland zur Weiterlieferung in die Bundesrepublik Deutschland als für die Herstellung von Autokatalysatoren qualifiziertes Mischoxid geliefert hat,

und zwar unter Angabe

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,

wobei

- die Angaben zu c) und e) erst für die Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind,

- die Angaben zu a), b) und d) erst für die Zeit vom 1. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind, soweit die Angaben Lieferungen der Beklagten zu 1) an die XXX XXX XXX-XXX XX., XX betreffen,

- es der Beklagten zu 1) vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger und ihrer nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,

- die Beklagte zu 1) hinsichtlich der Angaben zu a) und b) Belege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, gegebenenfalls in Kopie) vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

- die Auskunft und Rechnungslegung nur in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln ist;

4. nur die Beklagte zu 1): der Klägerin unter Vorlage einer einheitlichen, chronologisch geordneten Aufstellung Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023

Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1., welche geeignet sind für katalytische Systeme, die Zusammensetzungen gemäß Ziffer I. 1. umfassen,

Dritten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zur Weiterlieferung in die Bundesrepublik Deutschland als für die Herstellung von Autokatalysatoren qualifiziertes Mischoxid angeboten und/oder geliefert hat,

und zwar unter Angabe

a) der Menge der ausgelieferten (und gegebenenfalls erhaltenen oder bestellten) Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller (und gegebenenfalls Lieferanten und anderer Vorbesitzer, insbesondere Transport- und Lagerunternehmen), sowie der bezahlten Preise;

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,

wobei

- die Angaben zu c) und e) erst für die Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind,

- die Angaben zu a), b) und d) erst für die Zeit vom 1. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 zu machen sind, soweit die Angaben Lieferungen der Beklagten zu 1) an die XXX XXX XXX-XXX XX.,XX. betreffen

- die Auskunft und Rechnungslegung nur in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln ist;

5. die unter I. 1. und I. 3. bezeichneten Erzeugnisse, welche die Beklagte zu 1) in der Zeit vom 21. April 2021 bis zum 26. Juni 2023 – soweit Lieferungen der Beklagten zu 1) an die XXX XXX XXX-XX XX.,XX. betroffen sind, nur für die Zeit vom 1. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 – und die Beklagte zu 2) in der Zeit vom 6. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023 in Verkehr gebracht haben, gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich ["Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom …"] festgestellten, patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.

II. Es wird festgestellt,

1. dass die Beklagte zu 1) dazu verpflichtet ist, der Klägerin für die unter I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 17. Januar 2021 bis zum 20. Mai 2021 von ihr – der Beklagten zu 1) – begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

2. dass die Beklagten dazu verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. und I. 2. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 durch die von der Beklagten zu 1) und in der Zeit vom 06. Januar 2022 bis zum 26. Juni 2023 durch die von der Beklagten zu 2) begangenen Handlungen entstanden ist;

3. dass die Beklagte zu 1) dazu verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 3. und I. 4. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Mai 2021 bis zum 26. Juni 2023 begangenen Handlungen entstanden ist.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht – soweit für das Berufungsverfahren noch von Bedeutung – im Wesentlichen ausgeführt:

In einem katalytischen System nach Anspruch 13 müsse eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 Verwendung findet. In diesem Sinne müsse ein katalytisches System eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 enthalten; sie müsse aber nicht alleiniger Bestandteil des katalytischen Systems sein. Ebenso wenig müsse das (fertige) katalytische System noch die Eigenschaften der Zusammensetzung aufweisen. Der Wortlaut von Anspruch 13, wonach das katalytische System eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 lediglich umfasse, lasse ohne weiteres eine Auslegung zu, nach der es genüge, wenn eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 in katalytischen Systemen in irgendeiner Weise zum Einsatz komme. Dies könne auch in einer Weise erfolgen, bei der die Zusammensetzung mit weiteren Komponenten verarbeitet werde und zusammen mit anderen Bestandteilen das katalytische System bilde. Ein solches Verständnis ergebe sich auch aus der Klagepatentschrift, in der die weitere Verwendung der Zusammensetzung in einem katalytischen System beschrieben und u.a. das im Stand der Technik bei der Herstellung von Katalysatoren übliche Wash Coating angesprochen werde, bei dem eine Mischoxidzusammensetzung dergestalt verarbeitet werde, dass sie mit einem Überzug versehen und auf einem Substrat aufgebracht werde. Dass ein solches katalytisches System nicht mehr zwingend die in Anspruch 1 verlangte spezifische Oberfläche aufweise, verstehe sich von selbst. Dem dargestellten Verständnis lasse sich auch nicht entgegenhalten, dass Anspruch 13 dann jedes katalytische System mit jedweder Mischoxidzusammensetzung erfasse und sicher nicht rechtsbeständig sei. Abgesehen davon, dass eine mit Rücksicht auf die Patentfähigkeit vorgenommene beschränkende Auslegung grundsätzlich ausgeschlossen sei, treffe der Einwand auch technisch nicht zu. Denn die Eigenschaften der für die Herstellung eines katalytischen Systems verwendeten Mischoxidzusammensetzung bestimme, wie sich auch aus dem zum Stammpatent ergangenen Urteil des Bundespatentgerichts vom 01.06.2022 ergebe, immer auch die Eigenschaften des Endprodukts. Der Sinngehalt des Patentanspruchs 13 gehe daher ähnlich einem product-by-process-Anspruch dahin, dass zu den Sachmerkmalen dieses Anspruchs die körperlichen und funktionalen Eigenschaften des Erzeugnisses gehörten, die sich aus der Verwendung einer Mischoxidzusammensetzung nach Anspruch 1 bei dessen Herstellung ergäben.

Die angegriffene Ausführungsform 2 verwirkliche – jedenfalls in Gestalt einzelner Chargen – die Lehre des Klagepatentanspruchs 1.

Die Klägerin habe insoweit die Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 auch für die Zeit nach dem 17.12.2020 schlüssig vorgetragen, indem sie dargelegt habe, dass die Beklagte zu 1) nach der Verurteilung zur Auskunft in dem das Stammpatent betreffenden Verletzungsverfahren die Lieferung von Chargen der angegriffenen Ausführungsform 2 als das Stammpatent verletzend beauskunftet habe. Da das Stammpatent mit Ausnahme eines zusätzlichen Merkmals mit dem Klagepatent identisch sei, verwirklichten die beauskunfteten Chargen auch sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1. Die Beklagten hätten die angegriffene Ausführungsform 2 auch unverändert angeboten und geliefert. So ergebe sich aus einem Certificate of Analysis (CoA) einer im Februar 2022 gelieferten Charge der angegriffenen Ausführungsform 2, dass es sich um dasselbe Produkt gehandelt habe, das bereits vor dem 17.12.2020 geliefert worden sei, weil sich die Kundenanforderungen („customer’s specification“) nicht geändert hätten.

Diesen Vortrag der Klägerin hätten die Beklagten nicht erheblich bestritten. Insbesondere handele es sich bei dem bloßen Hinweis, dass die Klägerin eine Verletzung nicht dargelegt habe, nicht um ein konkretes Bestreiten des Verletzungsvorwurfs. Die Beklagten zeigten nicht auf, welches Merkmal durch die von ihnen seit dem 17.12.2020 gelieferten Chargen nicht verwirklicht sein solle. Zwar treffe es zu, dass die Klägerin für keine Lieferung nach dem 17.12.2020 anhand von Untersuchungen oder anderer Erkenntnisse die Verwirklichung jedes Merkmals des Klagepatentanspruchs konkret habe vorgetragen können. Dies sei aber angesichts der unstreitigen Tatsachen, dass die Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 vor diesem Tag auch patentgemäße Chargen umfasst habe, das Produkt ausweislich der vorgelegten CoA mit Ausnahme eines geänderten Schwefelgehalts unverändert weitergeliefert worden sei und sogar im Jahr 2018 erstellte Chargen noch im Jahr 2022 geliefert worden seien, auch nicht nötig gewesen.

100

Vor diesem Hintergrund hätten die Beklagten für ein erhebliches Bestreiten vortragen müssen, welche konkreten Merkmale des Patentanspruchs nicht verwirklicht seien. Jedenfalls aber hätte es ihnen unter dem Gesichtspunkt der sekundären Darlegungslast oblegen, der Klägerin diejenigen Informationen zu bieten, die diese für einen substantiierten Verletzungsvortrag benötige. Denn der Klägerin sei es ohne ihr Verschulden nicht möglich, näher zur Merkmalsverwirklichung vorzutragen, zumal die ihr zur Verfügung stehenden CoA Werte für die spezifischen Oberflächen nach entsprechender Calcinierung nicht erkennen ließen und die Klägerin auch keinen Zugang zu Chargen, Mustern oder Rückstellproben solcher Lieferungen habe. Hingegen hätten die Beklagten diese Daten durch eine Untersuchung von durch sie zumindest unproblematisch zu beschaffender Rückstellproben unschwer liefern können.

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Beide Beklagten hätten die mit dem Klagepatentanspruch 1 geschützte Erfindung im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG benutzt und diesen damit unmittelbar verletzt, indem sie die angegriffene Ausführungsform 2 Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und diese an sie geliefert hätten. Beide Beklagten hätten, wie aus den von der Klägerin vorgelegten Rechnungen, Lieferscheinen und Frachtbriefen hervorgehe, XXX mit der angegriffenen Ausführungsform 2 beliefert. Weil ein im Ausland ansässiger Lieferant nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für eine in Deutschland begangene Patentverletzung verantwortlich sei, wenn er ein geschütztes Erzeugnis an einen in Deutschland ansässigen Abnehmer liefere, unabhängig davon, an welchem Ort Eigentum, Besitz und Gefahr auf den Abnehmer übergingen, könne dahinstehen, welchen Speditionsunternehmen unter welchen Lieferbedingungen die angegriffenen Produkte zur Auslieferung übergeben worden und über welchen Transportweg die Lieferungen erfolgt seien. Soweit es den Abnehmer XXX betreffe, beträfen sämtliche vorgetragenen Lieferungen die angegriffene Ausführungsform 1 und lasse sich nicht feststellen, dass die Beklagten XXX auch mit der angegriffenen Ausführungsform 2 beliefert hätten.

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Der Beklagten zu 1) sei weiterhin als Benutzungshandlung zuzurechnen, dass ihre im Ausland ansässigen Zwischenlieferanten, die sie mit der angegriffenen Ausführungsform 2 beliefert habe, diese in die Bundesrepublik Deutschland weitergeliefert hätten.

103

Die Beklagte zu 1) – nicht hingegen die Beklagte zu 2) – habe unstreitig die angegriffene Ausführungsform 2 auch an im Ausland ansässige Unternehmen (wie XXX) als Zwischenlieferanten geliefert, die die Mischoxidzusammensetzung an Abnehmer in Deutschland (wie XXX) weitergeliefert hätten. Dieses Inverkehrbringen in Deutschland durch ihre Zwischenlieferanten sei der Beklagten zu 1) zuzurechnen, soweit die Lieferungen ins Inland ohne Berechtigung erfolgt seien. Der Beklagten zu 1) sei dabei positiv bekannt gewesen, dass die von ihr etwa an XXX gelieferte angegriffene Ausführungsform 2 an XXX weitergeliefert worden sei und etwa in Katalysatoren Anwendung finden solle. Es sei darum gegangen, dass die Beklagte zu 1) das in einem langwierigen Prozess qualifizierte Material XXX habe zukommen lassen wollen, was über XXX als Zwischenlieferantin habe geschehen sollen.

104

Der Beklagten zu 1) könnten Weiterlieferungen von XXX an XXX, die vor dem 01.05.2021 erfolgt seien, jedoch nicht als Patentverletzung zugerechnet werden. Denn XXX sei aufgrund eines Lizenzvertrags mit der Klägerin jedenfalls bis zum 30.04.2021 berechtigt gewesen, die angegriffene Ausführungsform 2 in der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr zu bringen.

105

Den Lizenzvertrag mit XXX habe die Klägerin jedoch, wie aufgrund der Vorlage von Kopien des Kündigungsschreibens und der Bestätigung seines Zugangs in Form von E-Mails zur Überzeugung der Kammer feststehe, mit Erklärung vom 28.01.2021 zum 01.05.2021 gekündigt. Soweit die darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten darauf verwiesen, dass es aufgrund der langen Transportzeiten der betroffenen Produkte auf dem Seeweg üblich sei, eine Aufbrauchfrist zu gewähren, beruhe der Vortrag auf einer bloßen Vermutung und sei ohne Substanz, womit er unerheblich sei. Darüber hinaus seien XXX noch drei Monate und somit genügend Zeit verblieben, unabhängig von einer Aufbrauchfrist die Ware abzuverkaufen. Dem Antrag der Beklagten zu 1) auf Anordnung der Vorlage einer ungeschwärzten Fassung des teilgeschwärzt vorliegenden Lizenzvertrags zwischen XXX und der Klägerin sei nicht nachzukommen gewesen.

106

Die Beklagte zu 1) könne sich auch nicht mit Erfolg auf andere Lizenzverträge zwischen der Klägerin und XXX berufen, die XXX auch nach dem 30.04.2021 eine Berechtigung zur Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 vermittelten und einer Zurechnung patentverletzender Handlungen zur Beklagten zu 1) entgegenstehen könnten. Soweit sich die Beklagten auf einen Kreuzlizenzvertrag zwischen der Klägerin und XXX vom 02.12.2010, verlängert mit Vereinbarung vom 01.09.2014, beriefen, sei nicht ersichtlich, dass dieser Vertrag XXX zur Benutzung des Klagepatents berechtige. Nachdem die Klägerin vorgetragen habe, dass der Kreuzlizenzvertrag das Klagepatent nicht erfasse und die Beklagte zu 1) keine gegenteiligen Anhaltspunkte vorgetragen habe, sei der Klägerin auch nicht die Vorlage einer ungeschwärzten Fassung dieser Vereinbarung aufzugeben gewesen. Erst recht sei nicht der Vermutung der Beklagten nachzugehen gewesen, wonach neben den bereits erwähnten Lizenzverträgen noch eine weitere Vereinbarung zwischen der Klägerin und XXX bestanden habe, die es XXX gestattet habe, die angegriffenen Ausführungsformen an Abnehmer in Deutschland zu liefern. Es fehle an jeglicher Konkretisierung einer solchen Vereinbarung, die eine Vorlagepflicht möglich machen könnte.

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Angebot und Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 durch die Beklagten an XXX in der Bundesrepublik Deutschland stellten eine mittelbare Patentverletzung von Patentanspruch 13 im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG dar. Bei der angegriffenen Ausführungsform 2 handele es sich um ein Mittel, das objektiv geeignet sei, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, nämlich um eine Mischoxidzusammensetzung im Sinne von Anspruch 1 des Klagepatents, die ohne weiteres geeignet sei, in einem katalytischen System im Sinne von Anspruch 13 eingesetzt zu werden. Dass das (fertige) katalytische System unter Umständen die der angegriffenen Ausführungsform 2 ursprünglich innewohnenden erfindungsgemäßen Eigenschaften aufgrund der Weiterverarbeitung nicht mehr aufweise, sei bei zutreffender Auslegung des Klagepatentanspruchs 13 unbeachtlich. Es handele sich auch um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe, nämlich um die in Anspruch 13 genannte Zusammensetzung nach Anspruch 1. Die Beklagten hätten mit den – zwangsläufig mit einem Angebot verbundenen – Lieferungen an XXX in der Bundesrepublik Deutschland die angegriffene Ausführungsform 2 auch im Geltungsbereich des Patentgesetzes angeboten und geliefert. Dies geschehe zur Benutzung der Erfindung, weil der Abnehmer in die Lage versetzt werde, die angegriffene Ausführungsform für ein katalytisches System zu verwenden. Dies erfolge zudem in der Bundesrepublik Deutschland, weil XXX an ihren in Deutschland gelegenen Standorten katalytische Systeme herstelle.

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Bei XXX handele es sich nicht um eine zur Benutzung des Klagepatents berechtigte Person im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG. Zwar sei unstreitig, dass zwischen der Klägerin und XXX eine Vereinbarung bestanden habe, mit der der XXX-Gruppe gestattet worden sei, Mischoxidprodukte von der Beklagten zu 1) zu beziehen und zu verwenden. Es lasse sich aber nicht feststellen, dass diese Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten im relevanten Zeitraum nach dem 17.12.2020 noch bestanden habe oder eine neue Vereinbarung zwischen der Klägerin und XXX getroffen worden sei.

109

Es sei schließlich auch offensichtlich, dass die angegriffene Ausführungsform 2 dazu geeignet und bestimmt sei, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Für die Beklagten habe die hinreichend sichere Erwartung bestanden, dass die angegriffene Ausführungsform 2 von ihren Abnehmern zur Herstellung katalytischer Systeme verwendet werde. Schon aus der Unternehmensbezeichnung „XXX XXX XXX XXX“ werde deutlich, mit welchem Geschäftsgegenstand sich die Empfängerin beschäftige. Bei XXX handele es sich um einen sog. Wash Coater, der Mischoxidzusammensetzungen wie die angegriffene Ausführungsform 2 mit einem Überzug („Wash Coat“) versehe, auf einem Substrat aufbringe und so katalytische Systeme im Sinne von Klagepatentanspruch 13 herstelle. Die Zweckbestimmung der angegriffenen Ausführungsform trete schließlich in ihrer Produktbezeichnung als „XXX XXX“ zu Tage, die sich nicht nur auf den CoA, sondern auch auf den Lieferscheinen, Frachtbriefen und Rechnungen finde. Welche andere Verwendungsmöglichkeit für die angegriffene Ausführungsform bestehe, sei weder vorgetragen noch ersichtlich.

110

Ferner liege eine der Beklagten zu 1) zuzurechnende mittelbare Patentverletzung in den Weiterlieferungen derjenigen angegriffenen Ausführungsform 2 von XXX an XXX in der Bundesrepublik Deutschland, die die Beklagte zu 1) zuvor im Ausland an XXX geliefert habe, wobei sich andere als solche Lieferungen über XXX an XXX nicht feststellen ließen. Für die durch XXX begangene mittelbare Patentverletzung durch Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 an XXX in Deutschland gälten dieselben Erwägungen wie für die unmittelbar von der Beklagten zu 1) vorgenommenen Lieferungen an XXX. Insbesondere könne auch für XXX angenommen werden, dass diese die konkrete Eignung und Zweckbestimmung der von ihr gelieferten Mischoxidzusammensetzungen für den Einsatz in Katalysatoren kenne. Allerdings komme der von XXX mit der Klägerin geschlossene Lizenzvertrag auch bei der Belieferung von XXX mit Mitteln zur Herstellung katalytischer Systeme zum Tragen mit der Folge, dass eine Haftung der Beklagten zu 1) wegen einer mittelbaren Patentverletzung bis zum 30.04.2021 ausscheide.

111

Die Beklagten könnten sich nicht mit Erfolg auf den Grundsatz der Erschöpfung der mit dem Klagepatent verbundenen Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin berufen. Die insoweit darlegungs- und beweispflichtigen Beklagten beriefen sich zur Begründung des Einwands der Erschöpfung auf verschiedene von der Klägerin mit ihren – der Beklagten – Abnehmern tatsächlich oder vermeintlich geschlossene Lizenzverträge oder sonstige Gestattungsvereinbarungen. Es sei aber schon nicht ersichtlich, welche Vereinbarungen der Klägerin mit Abnehmern der Beklagten überhaupt den Einwand der Erschöpfung begründen könnten. Soweit es Vereinbarungen mit XXX betreffe, seien diese, wie bereits erwähnt, zum Ende des Jahres 2019 beendet worden und könne nicht festgestellt werden, dass danach noch irgendwelche anderen Vereinbarungen geschlossen worden seien, die XXX Bezug und Verwendung der angegriffenen Ausführungsform 2 nach dem 17.12.2020 gestattet hätten. Hinsichtlich XXX sei bereits nicht dargetan, dass die angegriffene Ausführungsform 2 überhaupt an diesen Abnehmer geliefert worden sei. Dass eine mit XXX geschlossene Vereinbarung der Klägerin über Ceroxid-Produkte auch die angegriffene Ausführungsform 2 erfassen könnte, behaupteten zudem die Beklagten selbst nicht. Ein die angegriffene Ausführungsform 2 umfassender Lizenzvertrag habe hingegen zwar mit XXX bestanden und XXX zur Nutzung des Klagepatents bis zum 30.04.2021 berechtigt. Es sei allerdings nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich, dass es sich bei den Lieferungen der Beklagten zu 1) an XXX um Lieferungen ins Inland gehandelt habe, bei denen sich überhaupt die Frage nach einer Zustimmung der Klägerin zum Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform 2 durch die Beklagte zu 1) hätte stellen können. Relevant könne die gegenüber XXX gewährte Lizenz daher nur im Rahmen der Zurechnung einer durch XXX begangenen mittelbaren oder unmittelbaren Verletzung des Klagepatents werden. Insoweit fehle es aufgrund der erteilten Lizenz bis Ende April 2021 allerdings bereits an einer zurechenbaren Patentverletzung. Danach sei der Lizenzvertrag beendet gewesen und für den Erschöpfungseinwand aus diesem Grund kein Raum.

112

Selbst wenn jedoch einer der vorgenannten Verträge sachlich oder zeitlich weitergehende Geltung beanspruchte, könnten sich die Beklagten nicht mit Erfolg auf Basis von Lizenz- oder Gestattungsverträgen, die die Klägerin mit ihren, der Beklagten, Abnehmern geschlossen habe, auf die Erschöpfung von Rechten aus dem Klagepatent berufen. Denn aufgrund der relativen Vertragsbeziehungen hätten erst die Vertragspartner der Klägerin die angegriffene Ausführungsform 2 mit Zustimmung der Klägerin verwenden und insofern auch in den Verkehr bringen dürfen. Es sei auch nicht ersichtlich, dass die Klägerin mit den Vereinbarungen mit XXX, XXX und XXX zugleich den Beklagten die Zustimmung erteilt habe, patentgemäße Mischoxidzusammensetzungen in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr zu bringen.

113

Für eine Aussetzung der Verhandlung bestehe kein Anlass.

114

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt. Die von der Klägerin eingelegte Anschlussberufung hat diese in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 06.02.2025 zurückgenommen.

115

Mit ihrer Berufung verfolgen die Beklagten ihr Klageabweisungsbegehren weiter, soweit dieses vor dem Landgericht erfolglos geblieben ist. Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens machen sie u.a. geltend:

116

Der Tatsachenvortrag der Klägerin zur Merkmalsverwirklichung durch die angegriffene Ausführungsform 2 sei unsubstantiiert und die Klage aus diesem Grund insgesamt abzuweisen. Aus den von der Klägerin zu dem Produkt XXX vorgelegten CoA gemäß Anlagen HL (H) 14 und HL (H) 25 ergebe sich nicht die Verwirklichung sämtlicher Merkmale von Patentanspruch 1, insbesondere fehlten Informationen zu den anspruchsgemäßen Oberflächen nach Calcinierung bei 1000°C/6 Stunden und 1150°C/6 Stunden. Bei der Beauskunftung in dem das Stammpatent betreffenden Parallelverfahren hätten sie klargestellt und durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung für einige Chargen substantiiert, dass nicht alle Chargen anspruchsgemäß im Hinblick auf das Stammpatent seien. Die zum Stammpatent beauskunfteten Chargen beträfen zudem allesamt Lieferungen, die vor dem Inkrafttreten des Klagepatents erfolgt seien.

117

Bei Anspruch 13 des Klagepatents handele es sich seinem Wortlaut nach um einen offenen Produktanspruch, womit auch das beanspruchte (fertige) katalytische System die Eigenschaften der Zusammensetzung nach Anspruch 1 aufweisen müsse. Es könne weitere Komponenten aufweisen („umfasst“), die jedoch nichts daran ändern dürften, dass die Zusammensetzung weiterhin die patentgemäßen Eigenschaften von Anspruch 1 aufweise. Die Beschreibung des Klagepatents zeige, dass die fertigen katalytischen Systeme dieselben Eigenschaften (nämlich hohe spezifische Oberflächen nach Calcinierung bei hoher Temperatur) aufweisen müssten wie die dann im Anschluss detailliert beschriebenen zugrundeliegenden Zusammensetzungen, zumal die das Atomverhältnis von Zirconium zu Cer und die spezifische Oberfläche nach Calcinierung beschreibenden Merkmale anderenfalls technisch bedeutungslos wären. Es sei auch kein Grund ersichtlich, weshalb es bei einer Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 nach dem Verständnis des Fachmanns auf das merkmalsgemäße Atomverhältnis ankommen solle, dies aber nach der Weiterverarbeitung zu einem katalytischen System gemäß Patentanspruch 13 aus der Sicht desselben Fachmanns keine Rolle mehr spielen sollte. Wenn man aber – zu Unrecht – Anspruch 13 als product-by-process-Anspruch verstehe, müsse es jedenfalls bei dem Grundsatz verbleiben, dass sein Gegenstand nicht auf katalytische Systeme beschränkt sei, die konkret unter Verwendung einer Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 bis 6 hergestellt worden sei. Vielmehr umfasse Anspruch 13 dann jedes katalytische System, das diejenigen Eigenschaften aufweise, die sich aus einer Herstellung unter Verwendung einer Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 bis 6 theoretisch ergeben würden. Diejenigen Eigenschaften des katalytischen Systems, die sich aus der Verwendung der Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 ergäben, müssten dann aber auch konkret bestimmt werden, was das Landgericht unterlassen habe. Schließlich sei bei der Auslegung zu berücksichtigen, dass Anspruch 13 seinem klaren Wortlaut nach ein von Anspruch 1 abhängiger Unteranspruch sei und als solcher alle Merkmale des Hauptanspruchs enthalte, auf den er rückbezogen sei. Als abhängiger Anspruch könne Anspruch 13 gegenüber Anspruch 1 zusätzliche Merkmale enthalten, nicht jedoch auf einzelne Merkmale des Hauptanspruchs verzichten. Diese Auslegung vertrete offenbar auch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren gegen das Klagepatent, wie sich aus den am 07.11.2024 veröffentlichten Entscheidungsgründe ergebe (in französischer Sprache vorgelegt als Anlage B 23). Die Einspruchsabteilung lege Anspruch 13 als typischen abhängigen Anspruch aus, der alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 umfasse.

118

Eine zutreffende Auslegung von Anspruch 13 zugrundegelegt, liege eine mittelbare Verletzung von Patentanspruch 13 nicht vor. Es fehle jedenfalls an den subjektiven Voraussetzungen, wonach die Abnehmer die angegriffene Ausführungsform zur erfindungsgemäßen Verwendung bestimmt hätten und sie, die Beklagten, dies gewusst hätten oder es aufgrund der Umstände offensichtlich sei. Denn die Klägerin habe nichts dazu vorgetragen und sie, die Beklagten, hätten sich überdies mit Nichtwissen dazu erklärt, dass sich die Abnehmer im Zeitpunkt der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 dazu entschlossen hätten, diese zur Herstellung von katalytischen Systemen zu verwenden, die die Eigenschaften der Mischoxidzusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 aufwiesen. Sie, die Beklagten, hätte sich vorsorglich auch dazu mit Nichtwissen erklärt, dass die katalytischen Systeme von XXX die spezifische Oberfläche und das Zr/Ce-Atomverhältnis gemäß Klagepatentanspruch 1 aufwiesen. Es bestehe zudem nicht die hinreichend sichere Erwartung, dass ihre Abnehmer die gelieferten Mittel zur – in dem dargestellten Sinne verstandenen – patentverletzenden Verwendung bestimmen würden. Denn es sei nicht objektiv vorhersehbar, wie die angegriffenen Ausführungsformen konkret verwendet würden und ob die daraus hergestellten katalytischen Systeme die notwendigen Eigenschaften der Mischoxidzusammensetzung aufwiesen oder beispielsweise im fertigen katalytischen System durch die Beigabe von Ceroxid das Atomverhältnis Zr/Ce < 1 sei.

119

Zu Unrecht habe das Landgericht weiterhin angenommen, dass die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform 2 im Ausland an XXX zur Weiterlieferung nach Deutschland geliefert habe.

120

Das Landgericht habe es als unstreitig angesehen, dass die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform 2 auch an im Ausland ansässige Unternehmen wie XXX als Zwischenlieferanten liefere, die die angegriffene Ausführungsform 2 sodann zur Verarbeitung in Katalysatoren an XXX nach Deutschland weiterliefere, was der Beklagten zu 1) auch positiv bekannt gewesen sei. Diese Feststellung entspreche jedoch nicht den Tatsachen. Erst im Rahmen der Rechnungslegung infolge der vorläufigen Vollstreckung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs aus dem landgerichtlichen Urteil habe die Beklagte zu 1) festgestellt, dass es während der Laufzeit des Klagepatents keinen einzigen Fall gegeben habe, in dem sie die angegriffene Ausführungsform 2 an im Ausland ansässige Unternehmen zur Weiterlieferung an XXX nach Deutschland geliefert habe – und zwar weder an XXX noch an irgendein anderes Unternehmen.

121

Die entgegenstehenden Spekulationen der Klägerin seien unzutreffend. Soweit die Klägerin unter Vorlage des Schreibens gemäß Anlage HL (H) 39 sowie des Schriftsatzes aus dem Parallelverfahren betreffend das Stammpatent gemäß Anlage HL (H) 40 darauf verweise, dass die Beklagte zu 1) bereits in der Vergangenheit Auslandslieferungen an XXX getätigt habe, beträfen die Lieferungen gemäß Anlage HL (H) 39 und Anlage HL (H) 40 einen Zeitraum vor Erteilung des Klagepatents am 21.04.2021 und seien schon aus diesem Grund nicht relevant. Sie stellten aber auch kein Indiz für Lieferungen nach Erteilung des Klagepatents dar. Eine der im Schreiben gemäß Anlage HL (H) 39 angesprochenen zwei Chargen, nämlich die Charge 19-390, verletze zudem das Klagepatent nicht. Beide Lieferungen, also diejenigen der Charge 19-390 und der Charge 19-405, seien ferner vom XXX-Lizenzvertrag gedeckt gewesen. Auch die Lieferunterlagen gemäß Anlagenkonvolut HL (H) 42 belegten keine Lieferungen der Beklagten zu 1) an XXX während der Laufzeit des Klagepatents, denn darin finde sich kein Hinweis darauf, dass die Beklagte zu 1) in die Lieferung involviert gewesen sei.

122

Jedenfalls sei XXX zu etwaigen Weiterlieferungen auch nach dem 30.04.2021 aufgrund einer Lizenz berechtigt. Das Landgericht hätte ihren, der Beklagten, Einwand, wonach sich eine Berechtigung von XXX zur Lieferung der angegriffenen Ausführungsformen nach Deutschland auch für die Zeit nach dem 30.04.2021 aus dem Kreuzlizenzvertrag der Klägerin mit XXX vom 02.10.2010 (Anlage B 5/B 5a) ergebe, jedenfalls nicht ohne Beweisaufnahme bzw. Vorlageanordnung abweisen dürfen. Entgegen der Ansicht des Landgerichts seien konkrete Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Kreuzlizenzvertrag das Klagepatent umfasse. Dieser beziehe sich auf Patente, die – wie das Klagepatent – Zirconium-Cer-Mischoxide beträfen, wobei nach der Definition der lizenzierten Produkte Zirconium-Cer-Mischoxid-Zusammensetzungen mit einem Zr/Ce-Atomverhältnis von mindestens 1 erfasst seien, was den Merkmalen des Klagepatents entspreche. Die Klägerin treffe vor diesem Hintergrund eine sekundäre Darlegungslast. Der erst in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht gelieferte Vortrag der Klägerin, wonach weder das Klagepatent noch die PCT-Anmeldung noch ein Schutzrecht aus derselben Patentfamilie genannt sei, werde mit Nichtwissen bestritten. Ferner sei zu bedenken, dass die Reichweite der Lizenzerteilung eine Rechtsfrage sei, die das Gericht selbst beantworten müsse. Jedenfalls hätte das Landgericht dem Vorlageantrag gemäß § 142 ZPO – der für die Berufungsinstanz wiederholt werde – stattgeben und die Vorlage des vollständigen ungeschwärzten Kreuzlizenzvertrags anordnen müssen. Sie, die Beklagten, hätten ihre Erkenntnismöglichkeiten hinsichtlich des Inhalts des Kreuzlizenzvertrags vollständig ausgeschöpft. Ihre Anfrage zu Einzelheiten der rechtlichen Vereinbarungen zwischen XXX und der Klägerin habe XXX unter Verweis auf eine angeblich bestehende Geheimhaltungsverpflichtung abgelehnt.

123

Den vermeintlichen Anspruch der Klägerin auf Auskunft und Rechnungslegung habe die Beklagte zu 1) hinsichtlich der Auslandslieferungen an XXX und etwaige andere Abnehmer (Ziffern I. 3. und I. 4. des Tenors) zudem mittlerweile gemäß § 362 BGB in Form einer Nullauskunft erfüllt, indem sie der Klägerin mit Schreiben vom 11.11.2024 (Anlage B 24) mitgeteilt habe, dass sie während der gesamten Laufzeit des Klagepatents keine Produkte des Typs XXX XXX oder einer kerngleichen Ausführungsform an XXX oder ein anderes Unternehmen im Ausland zur Weiterlieferung nach Deutschland geliefert habe. Die Mitteilung sei nicht lediglich im Hinblick auf die vorläufige Vollstreckung des landgerichtlichen Urteils durch die Klägerin erfolgt, sondern ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ausdrücklich zum Zwecke der Erfüllung. Mit der Nullauskunft stehe zudem fest, dass kein Anspruch auf Rückruf etwaiger Auslandslieferungen bestehe, da es keine derartigen Lieferungen während der Laufzeit des Klagepatents gegeben habe. Somit bestehe insoweit auch kein Anspruch der Klägerin auf Schadensersatz.

124

Ferner habe das Landgericht verkannt, dass Anspruch 13 auf Grundlage seiner unzutreffenden Auslegung nicht rechtsbeständig sei und es den Rechtsstreit daher jedenfalls gemäß § 148 ZPO insgesamt – also auch hinsichtlich Patentanspruch 1 – hätte aussetzen müssen. Die Aussetzung sei mit Blick auf die fehlende Rechtsbeständigkeit von Patentanspruch 13 ungeachtet der nunmehr eingeschränkten Geltendmachung des Patentanspruchs 1 durch die Klägerin geboten.

125

Die Beklagten beantragen,

126

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 14.03.2024 (Az. 4b O 7/23), abzuändern und die Klage auch im Übrigen abzuweisen;

127

der Klägerin aufzugeben, den ab dem 02.12.2010 gültigen Kreuz-Lizenzvertrag zwischen ihr und der XXX XXX XXX XXX XX XX. betreffend ihre Patente zu Zirkonium-Cer-Mischoxiden in ungeschwärzter Fassung vorzulegen;

128

hilfsweise,

129

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Europäischen Patentamts über den gegen das Klagepatent EP XXX XXX eingelegten Einspruch auszusetzen.

130

Die Klägerin hat ursprünglich beantragt, die Berufung der Beklagten zurückzuweisen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 06.02.2025 hat sie erklärt, ihre Ansprüche nunmehr vorrangig auf eine eingeschränkte Fassung von Patentanspruch 1 zu stützen.

131

Die Klägerin beantragt nunmehr,

132

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass es in Ziffer I. 1. (4) des Tenors des angefochtenen Urteils statt „mindestens 40 m²/g“ heißt: „zwischen 40 m²/g und 55 m²/g“;

133

hilfsweise,

134

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

135

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend, soweit das Landgericht der Klage stattgegeben hat, und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags im Einzelnen entgegen, wobei sie u.a. geltend macht:

136

Das Landgericht sei zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die angegriffene Ausführungsform 2 die Merkmale von Anspruch 1 verwirkliche. Auch im Rahmen der Berufungsbegründung trügen die Beklagten nicht vor, welches konkrete Merkmal von Anspruch 1 nicht bzw. nicht mehr verwirklicht sein solle; sie bestritten nicht einmal ausdrücklich, dass die im relevanten Verletzungszeitraum gelieferten angegriffenen Ausführungsformen Anspruch 1 des Klagepatents verletzten.

137

Die Auslegung von Anspruch 13 begegne ebenfalls keinen Bedenken, so dass das Landgericht zu Recht auch eine mittelbare Patentverletzung angenommen habe. Fernliegend sei die erstmals in der Berufungsreplik vorgebrachte Argumentation der Beklagten, wonach es sich bei Anspruch 13 um einen auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteranspruch handeln solle. Der das katalytische System betreffende Anspruch 13 sei – was weder im Verletzungs- noch im Rechtsbestandsverfahren jemals zur Diskussion gestanden habe – ein unabhängiger Anspruch. Auch die Einspruchsabteilung habe eine solche Auslegung entgegen der Darstellung der Beklagten nicht vertreten. Für die Wirksamkeit des Katalysators komme es, was auch eine Vielzahl von Patentanmeldungen aus dem Beklagtenkonzern belege, auf die Eigenschaften (z.B. hohe spezifische Oberfläche, Hitzestabilität) des Mischoxids an, und diese würden durch das Mischoxid vor dem „Einbau“ in den Katalysator definiert. Die gegen die mittelbare Patentverletzung vorgebrachten Einwände der Beklagten seien nur Folge der von ihnen vertretenen – unzutreffenden – Auslegung von Anspruch 13, wonach das fertige katalytische System die Eigenschaften der Zusammensetzung aufweisen müsse.

138

Darüber hinaus habe das Landgericht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass der Beklagten zu 1) das Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsformen durch die von ihr belieferten, im Ausland ansässigen Zwischenlieferanten in Deutschland als Benutzungshandlung zuzurechnen sei (Weiterlieferungen).

139

Der erstmals in der Berufungsinstanz vorgebrachte Einwand der Beklagten, wonach es im Geltungszeitraum des Klagepatents keine solchen Auslandslieferungen durch die Beklagte zu 1) gegeben habe, sei präkludiert und habe im Übrigen auch in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht habe das Landgericht die entsprechenden Lieferungen im unstreitigen Tatbestand wiedergegeben; einen Berichtigungsantrag nach §§ 319, 320 ZPO hätten die Beklagten nicht gestellt. Die Berücksichtigung des neuen Vorbringens sei nicht nach §§ 530, 531 ZPO zulässig, insbesondere beruhe es ganz offensichtlich auf einer Nachlässigkeit der Beklagten zu 1), dass sie den Einwand eines angeblichen Nichtvorliegens von Verletzungshandlungen nicht bereits in erster Instanz erhoben habe. Sie, die Klägerin, bestreite mit Nichtwissen, dass die Beklagte zu 1) die angegriffenen Ausführungsformen nicht an im Ausland ansässige Unternehmen wie XXX zur Weiterlieferung an XXX geliefert habe. Ferner bestreite sie mit Nichtwissen, dass die Beklagte zu 1) dies erst im Rahmen der Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils festgestellt habe.

140

Es treffe auch tatsächlich nicht zu, dass die Beklagte zu 1) keine Auslandslieferungen an XXX getätigt habe. Die Beklagte zu 1) habe im Zusammenhang mit dem Stammpatent zugestanden, dass sie die angegriffene Ausführungsform 2 in der Vergangenheit im Ausland an XXX geliefert habe und solches ergebe sich auch aus Lieferscheinen und Rechnungen, die in dem das Stammpatent betreffenden Verletzungsverfahren vorgelegt worden seien. Die vor Erteilung des Klagepatents stattgefundenen Lieferungen stellten zumindest ein gewichtiges Indiz dafür dar, dass es auch nach Patenterteilung weiterhin zu solchen Auslandslieferungen gekommen sei. Die Beklagte zu 1) lege insbesondere nicht dar, ihre Lieferwege nach Erteilung des Klagepatents umgestellt zu haben. Auch aus der Lieferung der angeblich nicht verletzenden Charge 19-390 ergäben sich gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass es weitere Lieferungen gegeben habe, und die Beklagte zu 1) in deren Rahmen auch verletzende Chargen geliefert habe. Schließlich behaupte die Beklagte zu 1) schon selbst nicht, dass sie die Chargen vor Auslieferung stets auf die Erfüllung der klagepatentgemäßen Merkmale getestet und dann nur nichtverletzende Chargen an Zwischenlieferanten im Ausland geliefert habe. Jedenfalls die Lieferunterlagen gemäß Anlage HL (H) 42 zeigten eine Auslandslieferung, die unstreitig während der Laufzeit des Klagepatents stattgefunden habe. Dass die Beklagte zu 1) darin nicht genannt sei, überrasche nicht, da es sich um die sog. Sea Waybill, die XXX als Versender und das Logistikunternehmen von XXX als Empfänger ausweise, sowie um das „Shipping Memo“ von XXX an XXX handele. Bezeichnenderweise lasse die Beklagte zu 1) nicht vortragen, dass ihr Unternehmen tatsächlich nicht in die Lieferung involviert gewesen sei, und solcher Vortrag sei ihr bei Beachtung der prozessualen Wahrheitspflicht auch nicht möglich. Nach eigenen Angaben handele es sich bei der Beklagten zu 1) um das Vertriebsunternehmen der XXX-Gruppe für den Bereich „Chemicals & Oxides“ insbesondere für den europäischen Raum und sie sei auch in der Vergangenheit an sämtlichen Lieferungen beteiligt gewesen, bei denen XXX als Zwischenlieferantin aufgetreten sei. Nachdem XXX sich aus diesem Lieferkonstrukt zurückgezogen habe, hätten die Beklagten ausweislich der Rechnungslegung die Belieferung an XXX mit demselben Produkt aus derselben Produktionsstätte nahtlos fortgesetzt.

141

Das Landgericht habe den Einwand der Beklagten, dass die Auslandslieferungen der Beklagten zu 1) auch für die Zeit nach dem 30.04.2021 von einer Lizenz zwischen der Klägerin und XXX gedeckt gewesen seien, zu Recht verneint. Die darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten hätten lediglich ins Blaue hinein behauptet, die Kreuzlizenz erfasse das Klagepatent. Sie, die Klägerin, sei ihren Vortragsobliegenheiten auch unter dem Gesichtspunkt einer etwaigen sekundären Darlegungslast nachgekommen, indem sie erklärt habe, dass in dem zwischen XXX und ihr geschlossenen Kreuzlizenzvertrag und in seinem Anhang weder das Klagepatent noch die PCT-Anmeldung noch ein Schutzrecht aus derselben Patentfamilie genannt seien. Es sei auch nicht ersichtlich, dass die Beklagten die ihr zur Verfügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten ausgeschöpft hätten.

142

Auf eine Erfüllung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs im Hinblick auf die Auslandslieferungen könnten sich die Beklagten nicht berufen, weil die Nullauskunft von vornherein unvollständig und unglaubhaft sei. Jedenfalls die Lieferung aus Oktober 2021 gemäß Anlage HL (H) 42 wäre zu beauskunften gewesen. Überdies seien die Verletzungshandlungen der Beklagten zu 1) in Form der Auslandslieferungen bereits erstinstanzlich festgestellt und die Beklagte zu 1) wegen dieser Handlungen verurteilt worden. Vor diesem Hintergrund könne eine Nullauskunft nicht mit der Begründung verneint werden, dass es die Auslandslieferungen in Wahrheit nicht gegeben habe.

143

Für eine Aussetzung des Rechtsstreits bestehe kein Anlass.

144

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

II.

145

Die zulässige Berufung der Beklagten ist teilweise begründet. Zu Recht hat das Landgericht in Angebot und Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 in der Bundesrepublik Deutschland durch die Beklagten sowie in ihrer Lieferung durch die Beklagte zu 1) an im Ausland ansässige Abnehmer zur Weiterlieferung in die Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbare Verletzung von Patentanspruch 1 in seiner geltend gemachten eingeschränkten Fassung sowie eine mittelbare Verletzung von Patentanspruch 13 des Klagepatents gesehen und angenommen, dass der Klägerin Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatz- und Entschädigungspflicht aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG im zuerkannten Umfang zustehen. Im Rahmen des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs wegen Lieferungen im Inland ist ein Teil der Auskünfte von der Beklagten zu 1) allerdings erst ab dem 21. April 2021 zu erteilen. Soweit es den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch hinsichtlich Lieferungen der Beklagten zu 1) an Abnehmer im Ausland zur Weiterlieferung nach Deutschland angeht, ist dieser zudem aufgrund einer zwischenzeitlichen Auskunftserteilung durch Erfüllung erloschen, § 362 Abs. 1 BGB.

1.

146

Soweit die Klägerin die Klage in der Berufungsinstanz beschränkt hat, indem sie ihre Anträge nunmehr vorrangig auf eine Verletzung des Klagepatents in einer eingeschränkten Fassung stützt, bestehen gegen die Zulässigkeit einer solchen Antragsänderung keine Bedenken.

147

Eine solche Anpassung der Anträge stellt keine Klageänderung im Sinne von § 263 ZPO, sondern – sofern man darin überhaupt eine Antragsänderung und nicht nur eine Konkretisierung des Antrags erblicken will – allenfalls eine Beschränkung des Klageantrags nach § 264 Nr. 2 ZPO dar (vgl. Senat, Urt. v. 18.03.2021 – I-2 U 18/19, GRUR-RS 2021, 6714, Rn. 38 – Hubsäule; Urt. v. 08.04.2021 – I-2 U 13/20, GRUR-RS 2021, 8206, Rn. 41 – Halterahmen II), die auch im Berufungsverfahren ohne weiteres zulässig ist, weil § 533 ZPO keine Anwendung findet (vgl. BGH, NJW 2004, 2152; WM 2010, 1142). Dies folgt daraus, dass der Klagegrund bei einem Hinzufügen von Anspruchsmerkmalen identisch bleibt, indem die Klägerin ihr Begehren weiterhin auf denselben Lebenssachverhalt und dasselbe Schutzrecht stützt. Sie verfolgt unverändert das Klageziel, das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform wegen Verletzung desselben Patents zu untersagen.

148

149

Das Klagepatent betrifft eine Zusammensetzung auf der Grundlage von Zirconiumoxid und Oxiden von Cer, Lanthan und einem anderen seltenen Erdmetall, das Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Katalysator.

150

In seiner einleitenden Beschreibung erläutert das Klagepatent, dass für die Behandlung von Abgasen von Verbrennungsmotoren (Kraftfahrzeug-Nachverbrennungskatalyse) gegenwärtig sogenannte multifunktionelle Katalysatoren eingesetzt werden. Diese Katalysatoren (auch „Dreiwege“-Katalysatoren genannt) seien in der Lage, nicht nur die Oxidation – insbesondere von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen – in den Abgasen zu bewirken, sondern auch insbesondere Stickstoffoxide hierin zu reduzieren. Zirconiumoxid und Ceroxid hätten sich hierbei als zwei besonders wichtige und interessante Bestandteile solcher Katalysatoren erwiesen. Damit sie wirksam seien, müssten diese Materialien eine spezifische Oberfläche aufweisen, die selbst bei hoher Temperatur ausreichend groß bleibe (Abs. [0002]).

151

Das Klagepatent würdigt sodann die Offenbarung von Mischoxiden im Stand der Technik.

152

Die EP XXX beschreibe demnach ein Mischoxid der allgemeinen Formel Zr _1-(_x+y₎ Ce_x R_y O_2-z, in der R Al (Aluminium) oder eine andere seltene Erde als Cerium sein könne. Dieses Mischoxid könne, so das Klagepatent, eine spezifische Oberfläche zwischen 50 und 160 m²/g aufweisen, ohne dass jedoch auf die Bedingungen für die Messung dieser spezifischen Oberfläche Bezug genommen werde. Auch sei in der Beschreibung die Kombination La (Lanthan) + andere seltene Erden nicht erwähnt (Abs. [0003]).

153

Die WO 9743214 beschreibe Mischoxide auf der Basis von Cerium und Zirconium in einem Ce/Zr-Atomverhältnis von mindestens 1, wobei auf eine spezifische Oberfläche von mindestens 10 m²/g unter den Bedingungen des Anspruchs 1 nicht Bezug genommen werde. Dieses technische Merkmal werde auch in der EP XXX und in der EP XXX nicht erwähnt (Abs. [0005]).

154

Dagegen beschreibe die WO 03/037506 Mischoxide, die eine spezifische Oberfläche

155

nach dem Calcinieren bei 950°C für zwei Stunden aufwiesen, die kleiner als 40 m²/g sei, nicht jedoch die Kombination der vier Oxide wie in Anspruch 1 (Abs. [0006]).

156

Die US 6,214,306 beschreibe zwar Mischoxide auf der Basis von Cerium und Zirconium, nicht aber die Zusammensetzung nach Anspruch 1 (Abs. [0007]).

157

Es gebe, so das Klagepatent, einen Bedarf für Katalysatoren, die bei immer höheren Temperaturen eingesetzt werden können und die zu diesem Zweck eine große Stabilität ihrer spezifischen Oberfläche aufweisen (Abs. [0008]).

158

Davon ausgehend hat es sich das Klagepatent zur Aufgabe gemacht, eine katalytische Zusammensetzung zu entwickeln, die diesen Bedarf decken kann (vgl. Abs. [0009]).

159

Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 in der von der Klägerin im Berufungsverfahren geltend gemachten eingeschränkten Fassung eine Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid mit folgenden Merkmalen vor:

160

1. Zusammensetzung auf Basis von Zirconiumoxid, die umfasst:

161

1.1 Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1,

162

1.2 Lanthanoxid und

163

1.3 ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das von Cer und Lanthan verschieden ist.

164

2. Die Zusammensetzung weist auf:

165

2.1 nach 6 Stunden Calcinierung bei 1150°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m²/g und 15 m²/g; und

166

2.2 nach 6 Stunden Calcinierung bei 1000°C eine spezifische Oberfläche von zwischen 40 m²/g und 55 m²/g.

167

Patentanspruch 13 schlägt ein katalytisches System mit folgenden Merkmalen vor:

168

1. Katalytisches System.

169

2. Das katalytische System umfasst eine Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

3.

170

Zum Verständnis der Patentansprüche sind mit Blick auf den Streit der Parteien die nachfolgenden Bemerkungen veranlasst.

a)

171

Die patentgemäße Zusammensetzung nach Anspruch 1 besteht nach Merkmalsgruppe 1 aus vier Oxiden, namentlich von Zirconium, Cer, Lanthan und einer weiteren seltenen Erde, hinsichtlich derer das Klagepatent nur vorgibt, dass sie von Cer und Lanthan verschieden sein muss. In der Zusammensetzung müssen Zirconiumoxid und Ceroxid in einem Zr/Ce-Atomverhältnis von > 1 vorliegen: Da das Zr/Ce-Atomverhältnis größer 1 ist, weist die Zusammensetzung mehr Zirkoniumatome als Ceratome auf; im Übrigen schreibt Anspruch 1 keine bestimmten Anteile oder Mengen der verschiedenen Oxide vor.

172

Während Merkmalsgruppe 1 die in der Zusammensetzung enthaltenen Oxide vorgibt, spezifiziert Merkmalsgruppe 2 die Eigenschaften der anspruchsgemäßen Zusammensetzung. Die Merkmale 2.1 und 2.2 geben vor, welche spezifische Oberfläche – angegeben in Quadratmeter pro Gramm der Zusammensetzung – abhängig von der Temperatur die Zusammensetzung nach einer sechsstündigen Calcinierung aufweisen muss, nämlich 10 m²/g bis 15 m²/g nach einer Calcinierung bei 1150°C und zwischen 40 m²/g und 55 m²/g, wenn die Calcinierung bei nur 1000°C erfolgt. Mit diesen Vorgaben an die spezifische Oberfläche soll die anspruchsgemäße Zusammensetzung auch bei hohen Temperaturen eine große spezifische Oberfläche besitzen, so dass sie vorteilhaft in einem Katalysator Verwendung finden kann.

173

Hinsichtlich des weitergehenden Verständnisses des Anspruchs 1 wird auf die überzeugenden Ausführungen im landgerichtlichen Urteil (LG-Urteil, S. 30 ff.) verwiesen, gegen die auch die Parteien nichts erinnern und die sich der Senat zu eigen macht.

b)

174

Anspruch 13 betrifft ein katalytisches System, welches eine Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 umfasst. Das katalytische System muss, wie es das Klagepatent in Abs. [0047] formuliert, die erfindungsgemäße Zusammensetzung enthalten („comprenant“). Eine Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 muss in dem katalytischen System zum Einsatz kommen, d.h. eine solche muss bei der Herstellung des katalytischen Systems verwendet worden sein.

175

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, setzt Patentanspruch 13 indes nicht voraus, dass die in Anspruch 1 beschriebenen Eigenschaften der Zusammensetzung im (fertigen) katalytischen System noch vorhanden sind. In einem solchen, vom Wortlaut ohne weiteres umfassten Verständnis sieht sich der Fachmann – ein promovierter Chemiker mit einschlägigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Katalyse, der mit der Entwicklung von Abgaskatalysatoren befasst ist (vgl. Urteil BPatG zum Stammpatent, S. 12) – durch die Patentbeschreibung bestätigt. Diese beschreibt gerade die Verwendung der Zusammensetzungen in Katalysatorsystemen, die eine Beschichtung (wash coat) mit katalytischen Eigenschaften auf der Basis dieser Zusammensetzungen auf einem Substrat umfassen, wobei die Beschichtung durch Mischen der Zusammensetzung mit dem Träger hergestellt wird, um eine Suspension zu bilden, die dann auf das Substrat aufgetragen werden (Abs. [0047]). Dass nach einem solchen sog. Wash Coating die Zusammensetzung nicht mehr notwendigerweise die Anforderungen des Anspruchs 1 aufweist, versteht sich von selbst.

176

Ergänzend kann auch insoweit auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts in dem angegriffenen Urteil (LG-Urteil, S. 33 ff.) Bezug genommen werden.

177

Ein anderes Verständnis lässt sich auch nicht aus der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 27.09.2024 entnehmen. In den schriftlichen Entscheidungsgründen (in französischer Sprache vorgelegt als Anlage B 23) heißt es in deutscher Übersetzung:

178

„Die Einspruchsabteilung ist der Ansicht, dass Anspruch 13 im Hinblick auf die Dokumente D4, D5 und D13/D13a neu ist. Tatsächlich umfasst Anspruch 13 eine Zusammensetzung nach Anspruch 1. Da Anspruch 1 in Anbetracht von D4, D5, D12 und D13/13a neu ist, erfüllt Anspruch 13 auch die Voraussetzungen des Art. 54 EPÜ.“

179

Die Beklagten argumentieren, die Einspruchsabteilung lege Anspruch 13 als typischen abhängigen Anspruch auf, der alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 umfasse. Auf dieser Grundlage vertreten die Beklagten die Auffassung, dass es sich bei Anspruch 13 um einen Unteranspruch handele. Dieses Verständnis findet indes im Wortlaut der Ansprüche keinerlei Grundlage, nachdem Anspruch 13 erstmals ein katalytisches System beansprucht. Auch die Einspruchsabteilung wiederholt an der von den Beklagten zitierten Stelle lediglich den Wortlaut des Anspruchs 13. Ein Anhaltspunkt dafür, dass es sich nach Auffassung der Einspruchsabteilung um einen Unteranspruch handelt, lässt sich daraus nicht entnehmen. Auch das Bundespatentgericht bezeichnet den dortigen Patentanspruch 16 im Rechtsbestandsverfahren zum Stammpatent ausdrücklich als nebengeordneten Anspruch (Urteil BPatG zum Stammpatent, S. 34). Der Bundesgerichtshof legt seinen Ausführungen im Urteil vom 10.10.2024 ebenfalls eine solche Sichtweise zugrunde (vgl. Urteil BGH zum Stammpatent, Rn. 24).

180

181

Das Landgericht ist in dem angegriffenen Urteil zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die angegriffene Ausführungsform 2 – jedenfalls, was ausreichend ist, in Form einzelner Chargen – wortsinngemäß von der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in seiner erteilten Fassung Gebrauch macht. Auch von der im Berufungsverfahren geltend gemachten eingeschränkten Fassung des Patentanspruchs 1 macht die angegriffene Ausführungsform 2 wortsinngemäß Gebrauch.

a)

182

Die Klägerin hat eine Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung durch die angegriffene Ausführungsform 2 auch für die Zeit nach Veröffentlichung der Patentansprüche der Teilanmeldung in deutscher Sprache (17.12.2020) und nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents (21.04.2021) schlüssig dargetan, während die Beklagten diesem Vorbringen nicht erheblich entgegengetreten sind. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann auf die entsprechenden Ausführungen des Landgerichts, die der Senat teilt und sich nach eigener Prüfung zu eigen macht, verwiesen werden.

183

Die hiergegen von den Beklagten in der Berufungsbegründung vorgebrachten Einwände, auf die sie im weiteren Verlauf des Berufungsverfahrens nicht mehr zurückgekommen sind, greifen nicht durch.

184

Dies gilt zunächst für den Einwand der Beklagten, aus den die angegriffene Ausführungsform 2 betreffenden CoA gemäß den Anlagen HL (H) 14 und HL (H) 25 ergebe sich nicht die Verwirklichung sämtlicher Merkmale von Patentanspruch 1, insbesondere fehlten Informationen zu den anspruchsgemäßen Oberflächen nach Calcinierung bei 1000°C/6 Stunden sowie bei 1150°C/6 Stunden. Ferner seien auch in dem das Stammpatent betreffenden Parallelverfahren keine Feststellungen zu den Merkmalen der angegriffenen Ausführungsform 2 getroffen worden.

185

Für einen schlüssigen Verletzungsvortrag bedurfte es, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, keiner näheren Betrachtung der einzelnen Merkmale des Patentanspruchs 1, nachdem die Beklagten in dem das Stammpatent betreffenden Verletzungsverfahren selbst einige Chargen als das Stammpatent verletzend beauskunftet haben und daraus – was auch die Beklagten nicht in Abrede stellen – die Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Klagepatents folgt.

186

Soweit die Beklagten betonen, dass die beauskunfteten Chargen allesamt Lieferungen vor dem Inkrafttreten des Klagepatents betreffen, ist dies zwar richtig. Die Klägerin hat jedoch schlüssig dargelegt, dass die Beklagten die angegriffene Ausführungsform 2 auch nach diesem Zeitpunkt mit Ausnahme eines – bezogen auf das Klagepatent unerheblichen – veränderten Schwefelgehalts unverändert angeboten und geliefert haben, indem sie durch einen Vergleich des vor dem 17.12.2020 gelieferten Produkts XXX XXX mit dem CoA einer im Februar 2022 gelieferten Charge dieses Produkts (Anlage HL (H) 25) aufgezeigt hat, dass sich die Kundenanforderungen nicht geändert haben. Die Beklagten sind dem nicht erheblich entgegengetreten. Sie behaupten insbesondere nicht, dass eine Änderung in der Zusammensetzung der angegriffenen Ausführungsform 2 in einem für das Klagepatent erheblichen Punkt tatsächlich stattgefunden hätte. Es ist deshalb entsprechend dem Vortrag der Klägerin davon auszugehen, dass es auch nach dem Inkrafttreten des Klagepatents jedenfalls auch patentgemäße Chargen gab.

b)

187

Die Verwirklichung sämtlicher Merkmale lässt sich auch mit Blick auf Patentanspruch 1 in der im Berufungsverfahren geltend gemachten eingeschränkten Fassung feststellen.

188

Die Klägerin hat schlüssig vorgetragen, dass die spezifische Oberfläche der angegriffenen Ausführungsform 2 nach sechsstündiger Calcinierung bei 1000°C die in den Anspruch aufgenommene Obergrenze von 55 m²/g nicht überschreitet. Sie bezieht sich auf mehrere CoA zu dem Produkt XXX XXX (angegriffene Ausführungsform 2), die jeweils nach zweistündiger Calcinierung bei 1000°C Werte der spezifischen Oberfläche unterhalb von 55 m²/g ausweisen und trägt dazu vor, dass mit Sicherheit ausgeschlossen sei, dass die spezifische Oberfläche bei längerer Calcinierung oberhalb der neu eingefügten Obergrenze liege. Denn die spezifische Oberfläche könne bei zunehmender Calcinierungsdauer grundsätzlich nur abnehmen, nicht aber zunehmen. Dem sind die Beklagten nicht erheblich entgegengetreten. Ihr Einwand, die Klägerin könne sich nicht auf CoA aus der Zeit vor der Erteilung des Klagepatents stützen, ist aus den auch mit Blick auf die erteilte Fassung geltenden Gründen unbeachtlich. Insbesondere tragen die Beklagten auch insoweit nicht vor, die Zusammensetzung des Produkts XXX XXX sei verändert worden.

5.

189

Nach den unangefochtenen Feststellungen des Landgerichts haben beide Beklagten nach dem 17.12.2020 und auch nach der Erteilung des Klagepatents XXX im Inland mit der angegriffenen Ausführungsform 2 beliefert (LG-Urteil, S. 13, S. 45 f.).

a)

190

Mit diesen Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland haben die Beklagten Patentanspruch 1 unmittelbar verletzt, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG.

b)

191

Darüber hinaus haben die Beklagten mit den genannten Lieferungen Patentanspruch 13 mittelbar verletzt, § 10 PatG. Dass die weiteren Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung vorliegen und es sich insbesondere bei XXX nicht um eine zur Benutzung des Klagepatents berechtigte Person im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG handelt, hat das Landgericht in dem angegriffenen Urteil zutreffend dargestellt (LG-Urteil, S. 57–61).

192

In der Berufungsinstanz stellen die Beklagten lediglich die Bestimmung zur Verwendung der Erfindung mit dem Argument in Abrede, dass sich die Abnehmer der Beklagten im Zeitpunkt der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 dazu entschlossen haben müssten, diese zur Herstellung von katalytischen Systemen zu verwenden, die die Eigenschaften der Mischoxidzusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 aufweisen, wozu es an Feststellungen fehle. Hierauf kommt es nach dem unter 3. b) dargetanen Verständnis des Patentanspruchs 13 indes nicht an.

c)

193

Dass und in welchem Umfang die Beklagten aufgrund der Lieferungen ins Inland davon ausgehend zum Schadensersatz, zur Auskunft und Rechnungslegung, zum Rückruf und die Beklagte zu 1) zudem zur Entschädigung verpflichtet sind, hat das Landgericht in dem angefochtenen Urteil grundsätzlich zutreffend festgestellt (vgl. LG-Urteil, S. 71–75).

194

Einen Teil der Auskünfte gemäß dem Tenor zu I. 1. kann die Klägerin von der Beklagten zu 1) aber nicht bereits ab dem 17.01.2021 (= einen Monat nach der Veröffentlichung der Patentansprüche der Teilanmeldung in deutscher Sprache), sondern erst ab dem 21.04.2021 (Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents) verlangen, weil diese nur nach § 140b PatG verlangt werden können und diese nicht zur Vorbereitung des Entschädigungsanspruchs dienen. Insoweit wird auf den insoweit neu gefassten Tenor Bezug genommen.

195

Im Übrigen kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen des Landgerichts, gegen die sich die Beklagten in der Berufungsinstanz auch nicht wenden, Bezug genommen werden.

6.

196

Darüber hinaus liegt eine der Beklagten zu 1) zurechenbare Benutzungshandlung darin, dass ihr im Ausland (Japan) ansässiger Zwischenlieferant XXX die angegriffene Ausführungsform 2 an Abnehmer in der Bunderepublik Deutschland wie XXX weiterlieferte, nachdem sie ihr zuvor von der Beklagten zu 1) geliefert worden war.

a)

197

Das Landgericht hat im unstreitigen Tatbestand des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die Beklagte zu 1) das Produkt mit der Bezeichnung XXX XXX auch an XXX, einem weiteren Anbieter von Mischoxiden, lieferte, welches das Produkt anschließend weiter an XXX in die Bundesrepublik Deutschland zur Verwendung in Katalysatoren lieferte, was der Beklagten zu 1) bekannt war (LG-Urteil S. 13/14). Es hat ferner in den Entscheidungsgründen seines Urteils als unstreitig festgestellt, dass die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform 2 an im Ausland ansässige Unternehmen wie etwa XXX als Zwischenlieferanten lieferte, die die Mischoxidzusammensetzung an Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland wie XXX weiterlieferten (LG-Urteil, S. 46). Außerdem hat das Landgericht in den Entscheidungsgründen festgestellt, dass der Beklagten zu 1) nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin positiv bekannt war, dass die von ihr etwa an XXX gelieferte angegriffene Ausführungsform 2 an XXX weitergeliefert wurde und in Katalysatoren Verwendung finden sollte (LG-Urteil S. 47).

198

Die Feststellungen des Landgerichts hinsichtlich dieser unstreitigen Tatsachen sind für den Senat mangels eines Tatbestandsberichtigungsantrages gemäß § 320 ZPO nach §§ 314, 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO bindend (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 2022, 1586 Rn. 43 ff – Zustimmungsrecht des Sortenschutzinhabers).

199

Soweit die Beklagte zu 1) in der Berufungsinstanz erstmals geltend macht, es habe tatsächlich keine solchen Lieferungen gegeben, handelt es sich um neues (streitiges) Vorbringen bzw. Bestreiten. Dieses Bestreiten der Beklagten zu 1) muss nach § 531 Abs. 2 ZPO unberücksichtigt bleiben. Die Voraussetzungen für eine Zulassung ihres neuen Bestreitens werden von der Beklagten zu 1) nicht dargelegt und es liegt hier auch ersichtlich keiner der in § 531 Abs. 2 S. 1 ZPO genannten Ausnahmetatbestände vor, der eine Berücksichtigung des neuen Vorbringens bzw. Bestreitens erlauben würde. Insbesondere eine fehlende Nachlässigkeit im Sinne von § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO lässt sich dem Vorbringen der Beklagten zu 1) nicht entnehmen. Die Beklagte zu 1) beruft sich lediglich darauf, sie habe erst im Rahmen der Rechnungslegung aufgrund der vorläufigen Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils festgestellt, dass es keinen einzigen Fall gegeben habe, in dem sie die angegriffene Ausführungsform 2 an im Ausland ansässige Unternehmen zur Weiterlieferung an XXX nach Deutschland geliefert habe. Aus welchem Grund sie diese Information nicht bereits in erster Instanz hätte auffinden können, legt sie nicht dar.

b)

200

Die ab dem 01.05.2021 erfolgten (Weiter-)Lieferungen von XXX an Abnehmer in Deutschland wie XXX stellen eine unmittelbare Verletzung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents dar, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. Diese sind der Beklagten zu 1) angesichts ihrer positiven Kenntnis von der Weiterlieferung nach Deutschland zuzurechnen, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat (LG-Urteil, S. 46 f.).

201

Diese Beurteilung zieht die Beklagte zu 1) in der Berufungsinstanz im Grundsatz auch nicht in Zweifel. Sie stellt insbesondere nicht mehr in Abrede, dass der Lizenzvertrag mit XXX von der Klägerin mit Kündigungsschreiben vom 28.01.2021 mit Wirkung ab Mai gekündigt worden ist (vgl. LG-Urteil, S. 53 f.). Auch auf das erstinstanzlich vorgebrachte Argument, wonach aufgrund der langen Transportzeiten auf dem Seeweg üblicherweise eine Aufbrauchfrist gewährt werde, beruft sich die Beklagte zu 1) nicht mehr (vgl. LG-Urteil, S. 54). Vor diesem Hintergrund kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil, die der Senat teilt, verwiesen werden.

202

Das Landgericht hat darüber hinaus zutreffend angenommen, dass XXX auch nicht aufgrund eines anderen Lizenzvertrags zwischen der Klägerin und XXX über den 30.04.2021 hinaus zur Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 berechtigt war. Die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte zu 1) hat insbesondere nicht dargetan, dass der Kreuzlizenzvertrag zwischen der Klägerin und XXX vom 02.12.2010, verlängert mit Vereinbarung vom 01.09.2014 (in teilweise geschwärzter Fassung in englischer Sprache vorgelegt als Anlage B 5, in deutscher Übersetzung vorgelegt als Anlage B 5a), das Klagepatent umfasst (LG-Urteil, S. 55).

203

Eine Vorlageanordnung hinsichtlich einer ungeschwärzten Fassung des Kreuzlizenzvertrags ist weiterhin nicht veranlasst.

204

Nach § 142 Abs. 1 ZPO kann das Gericht die Vorlegung einer im Besitz einer Partei oder eines Dritten befindlichen Urkunde anordnen, auf die sich eine Partei bezogen hat. Die Voraussetzungen einer danach zu erfolgenden Anordnung liegen nicht vor. Zwar setzt eine Vorlageanordnung nach § 142 Abs. 1 S. 1 ZPO keinen materiell-rechtlichen Herausgabeanspruch der beweisbelasteten Partei voraus (BGH, NJW 2007, 2989 Rn. 20). Allerdings ermöglicht § 142 ZPO keine Amtsaufklärung (BGH, NJW 2014, 3312 Rn. 28). Dementsprechend darf das Gericht die Urkundenvorlage nicht bloß zum Zwecke der Informationsgewinnung, sondern nur bei Vorliegen eines schlüssigen, auf konkrete Tatsachen bezogenen Vortrags der Partei anordnen (BGH, NJW 2007, 2989 Rn. 20; Senat, Urt. v. 23.11.2023 – I-2 U 36/17, GRUR-RS 2023, 35703 Rn. 126 – Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid; vgl. auch BGH, GRUR 2022, 1302 Rn. 104 – Brustimplantat). Vorliegend fehlt es bereits an einem schlüssigen Vorbringen der Beklagten zu 1) dazu, dass der Kreuzlizenzvertrag das Klagepatent erfasst. Allein der Umstand, dass sich der Kreuzlizenzvertrag – wie das Klagepatent – auf Patente bezieht, die Zirconium-Cer-Mischoxide betreffen (siehe Ziffer 1.1 der Anlage B5/B5a), wobei nach der Definition der lizenzierten Produkte Zirconium-Cer-Mischoxid-Zusammensetzungen mit einem Zr/Ce-Atomverhältnis von mindestens 1 erfasst sind (siehe Ziffer 1.2 der Anlage B 5/B5a), begründet keinen Anhaltspunkt dafür, dass auch das Klagepatent im Kreuzlizenzvertrag genannt ist. Darüber hinaus hat das Landgericht zu Recht darauf abgestellt, dass die Beklagte zu 1) nicht vorgetragen hat, ihre Erkenntnismöglichkeiten vollständig ausgeschöpft zu haben, indem sie sich insbesondere bei XXX nach dem Anwendungsbereich des Kreuzlizenzvertrags erkundigt hat. Soweit die Beklagte zu 1) in der Berufungsinstanz erstmals geltend gemacht hat, ihre Anfrage zu Einzelheiten der rechtlichen Vereinbarungen zwischen XXX und der Klägerin habe XXX unter Verweis auf eine angeblich bestehende Geheimhaltungsverpflichtung abgelehnt, kann offen bleiben, ob sie hiermit mit Blick auf die Präklusionsvorschriften der §§ 529, 531 ZPO noch gehört werden kann. Jedenfalls hat sich die Klägerin zu diesem Vorbringen in zulässiger Weise mit Nichtwissen erklärt; Beweis hat die Beklagte zu 1) nicht angetreten. Abgesehen davon trägt die Beklagte zu 1) auch nicht näher zum konkreten Inhalt der angeblichen Anfrage vor.

c)

205

Die Weiterlieferungen der zuvor von der Beklagten zu 1) gelieferten angegriffenen Ausführungsform 2 durch XXX an XXX ab dem 01.05.2021 stellen darüber hinaus eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 13 dar, § 10 Abs. 1 PatG, die der Beklagten zu 1) aufgrund ihrer positiven Kenntnis von der Weiterlieferung zuzurechnen sind. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts in dem angefochtenen Urteil kann ebenfalls Bezug genommen werden, nachdem die Beklagte zu 1) sich hiergegen in der Berufungsinstanz nicht konkret wendet (LG-Urteil, S. 61 ff.).

d)

206

Dass und in welchem Umfang die Beklagte zu 1) aufgrund der Lieferungen der angegriffenen Ausführungsform 2 ins Ausland zur Weiterlieferung in die Bundesrepublik Deutschland davon ausgehend zum Schadensersatz, zur Auskunft und Rechnungslegung und zum Rückruf verpflichtet ist, hat das Landgericht in dem angefochtenen Urteil zutreffend festgestellt (vgl. LG-Urteil, S. 72–75). Nachdem sich die Beklagte zu 1) hiergegen in der Berufungsinstanz ebenfalls nicht wendet, wird auch insoweit zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen des Landgerichts verwiesen.

e)

207

Der auf die Lieferungen der Beklagten zu 1) ins Ausland zur Weiterlieferung nach Deutschland bezogene Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch ist allerdings in der Berufungsinstanz durch Erfüllung erloschen, § 362 Abs. 1 BGB.

208

Die Beklagte zu 1) hat mit anwaltlichem Schreiben vom 11.11.2024 (Anlage B 24) erklärt, dass sie in der Zeit vom 21.04.2021 bis 26.06.2023 keine angegriffenen Zusammensetzungen an Abnehmer im Ausland zur Weiterlieferung in die Bundesrepublik Deutschland als für die Herstellung von Autokatalysatoren qualifiziertes Mischoxid geliefert hat, was insbesondere für das Produkt XXX XXX und für das Unternehmen XXX gelte. Mit dieser Nullauskunft ist der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch erfüllt.

aa)

209

Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch kann auch durch eine Negativerklärung oder „Null-Auskunft“ erfüllt werden (BGH, GRUR 2006, 504 – Parfümtestkauf; GRUR 2003, 433 – Cartier-Ring; GRUR 2001, 841 – Entfernung der Herstellungsnummer II; Senat, Beschl. v. 11.10.2021 – I-2 W 16/21, GRUR-RS 2021, 34289 Rn. 7 – Trocknungsanlage II; Beschl. v. 13.05.2019 – I-2 W 5/19, GRUR-RS 2019, 58376 Rn. 3 – Tintenpatrone; Urt. v. 22.03.2019 – I-2 U 31/16, GRUR-RS 2019, 6087 Rn. 225 – Improving Handovers; GRUR-RR 2013, 273 – Scheibenbremse). Ob die Auskunft inhaltlich zutreffend ist, ist für die Frage der Erfüllung nicht maßgeblich. Entscheidend ist, dass die (Negativ-)Auskunft ernst gemeint und nicht von vornherein unglaubhaft oder unvollständig ist (BGH, GRUR 2023, 105 Rn. 16 – Farbspritzpistolen; GRUR 2001, 841 – Entfernung der Herstellungsnummer II; GRUR 1994, 630 – Cartier-Armreif; OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.11.2022 – I-15 U 51/21, GRUR-RS 2022, 51936 Rn. 41 – Auslauftrichter; Beschl. v. 30.10.2012 – I-2 W 25/12, BeckRS 2014, 23375 Rn. 9; BeckOK PatR/Fricke, 36. Ed. 01.05.2025, PatG § 140b Rn. 30).

bb)

210

Im Streitfall ergibt sich eine Unglaubhaftigkeit der von der Beklagten zu 1) erteilten Auskunft nicht allein daraus, dass die Beklagte zu 1) in zweiter Instanz mit ihrem Bestreiten hinsichtlich Lieferungen an ausländische Abnehmer zur Weiterlieferung nach Deutschland nicht mehr gehört werden kann, §§ 529, 531 ZPO. Allein der Umstand, dass es prozessual bei der erstinstanzlichen Feststellung von Benutzungshandlungen zu verbleiben hat, ändert nichts daran, dass die erteilte Nullauskunft aus materiell-rechtlichen Gründen zur Erfüllung führen kann.

(1)

211

Hätte die Beklagte zu 1) die entsprechende Auskunft erst nach ihrer Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung erteilt, wäre diese in einem anschließenden Zwangsvollstreckungsverfahren zu berücksichtigen. Insoweit gibt es einschlägige Rechtsprechung des Senats (GRUR-RR 2012, 406 – Nullauskunft; Beschl. v. 20.09.2011 – I-2 W 38/11; Beschl. v. 30.10.2012 – I-2 W 25/12, BeckRS 2014, 23375) und auch des Bundesverfassungsgerichts (Beschl. v. 28.10.2010 – 2 BvR 535/10, NJOZ 2011, 1423). Danach gilt Folgendes:

212

Wie ausgeführt, kann auch in einer negativen Erklärung eine Erfüllung des Auskunfts- und/oder Rechnungslegungsanspruchs zu sehen sein kann. Ist der Gläubiger auf eine Selbstauskunft des Schuldners angewiesen, um Gegenstand und Umfang seines Anspruchs überhaupt präzisieren zu können, bleibt dabei stets das Risiko, dass der Schuldner die Auskunft nicht wahrheitsgemäß erteilt, um sich dem Anspruch ganz oder teilweise zu entziehen. Der Gläubiger kann daher nach §§ 259, 260 BGB die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verlangen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Auskunft nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt worden ist und die Angelegenheit nicht von geringer Bedeutung ist. Nach verbreiteter Auffassung handelt es sich dabei um eine abschließende Regelung zur Erzwingung der materiellen Wahrheit, d.h., ist die Auskunft des Schuldners in formaler Hinsicht vollständig und hinreichend substantiiert, ist er damit seiner Auskunftspflicht nachgekommen, was auch unter Hinweis auf deren mögliche Unglaubhaftigkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann. Um den berechtigten Interessen des Gläubigers Rechnung zu tragen, sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aber gewisse Anforderungen an die Auskunft zu stellen. Danach genügt – wie bereits erwähnt – eine zum Zwecke der Auskunft gegebene Erklärung zur Erfüllung des Auskunftsanspruchs nicht, wenn sie nicht ernst gemeint, von vornherein unglaubhaft oder unvollständig ist. Gegen diese Rechtsprechung bestehen, wie das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss vom 28.10.2010 (2 BvR 535/1) ausgeführt hat, im Prinzip keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Bei der Anwendung dieser Rechtsprechung sind – wie das Bundesverfassungsgericht in der angesprochenen Entscheidung betont hat – nur die im konkreten Fall betroffenen grundrechtlichen Belange zu berücksichtigen. Insbesondere verlangt danach der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eine Prüfung, ob die verlangte weitergehende Rechnungslegung bzw. (bestimmte) Auskunft für die Zwecke des Gläubigers überhaupt erforderlich ist und ob anstelle der Zwangsgeldanordnung nicht die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach den §§ 259 Abs. 2, 260 Abs. 2, 261 BGB als milderes Mittel in Betracht kommt.

(2)

213

Der vom Bundesverfassungsgericht entschiedene Fall betraf ebenfalls eine Handlung, hinsichtlich derer der Schuldner geltend machte, er habe diese nicht begangen. Konkret lag dem vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde:

214

Der dortige Beklagte zu 1) war Gesellschafter und Mitgeschäftsführer der dortigen Klägerin. Er schied bei der Klägerin aus und gründete die Beklagte zu 2) als Konkurrenzunternehmen zur Klägerin. Diese machte im Rechtsstreit geltend, der Erfolg der Beklagten zu 2) lasse sich nur so erklären, dass der Beklagte zu 1) bei seinem Ausscheiden Kunden- und Firmendaten mitgenommen habe, und nahm ihn auf Auskunft, Versicherung an Eides Statt und Schadensersatz in Anspruch. Die Beklagten stellten den erhobenen Vorwurf des Datendiebstahls in Abrede. Das Oberlandesgericht verurteilte die Beklagten im Berufungsverfahren durch Teilurteil zur Auskunft und stellte ihre Schadensersatzpflicht fest. Es war nach dem Ergebnis einer durchgeführten Beweisaufnahme zu der Überzeugung gelangt, dass der Beklagte zu 1) Kundenlisten der Klägerin unberechtigt an sich genommen hatte. Das Urteil wurde rechtskräftig. Der Beklagte zu 1) erteilte Auskunft dahin, dass er alle die Klägerin betreffenden Unterlagen bereits bei seinem Ausscheiden übergeben und keine weiteren Originale oder Kopien mehr in seinem Besitz habe. Das Landgericht setzte gegen ihn daraufhin ein Zwangsgeld fest. Das Oberlandesgericht wies die Beschwerde gegen den Zwangsmittelbeschluss mit der Begründung zurück, die erteilte Auskunft sei offensichtlich unvollständig. Aufgrund des Erkenntnisverfahrens stehe fest, dass der Beklagte zu 1) die Kundendatei bei seinem Ausscheiden entwendet habe, gleichwohl äußere er sich dazu in seiner Auskunft nicht. Der hiergegen erhobenen Verfassungsbeschwerde des Beklagten zu 1) hat das Bundesverfassungsgericht stattgegeben. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass im Grundsatz eine in formaler Hinsicht vollständige und hinreichend substantiierte Auskunft zur Erfüllung der Auskunftspflicht genüge. Der Gläubiger, der diese Auskunft anzweifele, sei auf die Möglichkeit einer Klage auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung verwiesen. Die Rechtsprechung der Zivilgerichte, wonach eine Auskunftspflicht nicht erfüllt sei, wenn die Auskunft von vornherein nicht ernst gemeint, unvollständig oder unglaubhaft sei, sei verfassungsrechtlich im Prinzip nicht zu beanstanden. Im konkreten Fall sei das Oberlandesgericht jedoch daran gehindert gewesen, unter Berufung auf diese Rechtsprechung die Zwangsgeldfestsetzung zu bestätigen. Der Beklagte zu 1) könne nicht gezwungen werden, eine möglicherweise falsche Auskunft zu erteilen. Das gelte außerdem deshalb, weil er damit im Streitfall sogar genötigt würde, die Begehung einer Straftat einzuräumen. Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG schütze ihn vor einem Zwang zur Selbstbezichtigung. Das Oberlandesgericht habe nicht hinreichend erörtert, ob in der konkreten Situation nicht eine Verpflichtung zur Versicherung an Eides Statt ausgereicht hätte, zumal der Vorteil, den die Klägerin aus der erstrebten Auskunft erlangen könnte, ohnehin gering sei. In dem vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall ging es damit ebenfalls um eine Handlung, hinsichtlich der der Schuldner geltend machte, er habe diese überhaupt nicht begangen, weshalb ihm auch eine Auskunftserteilung nicht möglich sei.

(3)

215

Der vom Bundesverfassungsgericht entschiedene Fall betraf zwar ein Zwangsvollstreckungsverfahren. Diesbezüglich hat das Bundesverfassungsgericht angenommen, ein Schuldner dürfe nicht im Wege des Vollstreckungsrechts gezwungen werden, eine möglicherweise falsche Auskunft zu erteilen, weil die im Erkenntnisverfahren ermittelte prozessuale Wahrheit nicht mit der materiellen Wahrheit übereinstimmen müsse. Die vom Bundesverfassungsgericht angestellten Erwägungen lassen sich jedoch auf das Erkenntnisverfahren übertragen. Es ist indes nicht einzusehen, weshalb eine Nullauskunft im Erkenntnisverfahren als unglaubhaft anzusehen sein soll, dieselbe Nullauskunft des Schuldners nach Verurteilung zur Auskunft/Rechnungslegung hingegen nicht. Das gilt jedenfalls für die vorliegende Konstellation, dass die Benutzungshandlung zwischen den Parteien (in zweiter Instanz) streitig ist und der Beklagte mit seinem diesbezüglichen Vorbringen/Bestreiten aus prozessualen Gründen nicht mehr gehört werden kann.

(4)

216

Zutreffend ist zwar, dass der im Hinblick auf ein bestimmtes, von ihm vertriebenes Produkt wegen Patentverletzung verurteilte Schuldner eine Nullauskunft nicht mit der Begründung erteilen kann, das von ihm vertriebene Produkt verletze in Wahrheit das Patent. Das betrifft jedenfalls den Fall, dass der Schuldner das Klagepatent anders auslegt als das Verletzungsgericht (Senat, Beschl. v. 20.09.2011 – I-2 W 38/11; Beschl. v. 30.10.2012 – I-2 W 25/12, BeckRS 2014, 2337). Gleiches gilt nach der Rechtsprechung des Senats auch dann, wenn er geltend macht, die angegriffene Ausführungsform habe tatsächlich eine andere Ausgestaltung als vom Verletzungsgericht angenommen und unterfalle deshalb nicht dem Urteilstenor (Senat, Beschl. v. 20.09.2011 – I-2 W 38/11 m.w.N). Eine solche Fallgestaltung liegt hier jedoch nicht vor, weil die Beklagte zu 1) eine Lieferung an ausländische Abnehmer zur Weiterlieferung nach Deutschland und damit schon das Vorliegen einer Benutzungshandlung bestreitet. Eine solche Benutzungshandlung sieht der Senat nicht als erwiesen an. Die Beklagte kann mit ihrem diesbezüglichen Bestreiten in zweiter Instanz nur aus prozessualen Gründen nicht mehr gehört werden.

cc)

217

Dass die erteilte Null-Auskunft von vornherein unglaubhaft wäre, lässt sich auch unter Berücksichtigung der Lieferpapiere gemäß Anlage HL (H) 42, aus denen sich bereits nicht das Datum der Lieferung von der Beklagten zu 1) an XXX ableiten lässt, nicht feststellen.

f)

218

Unberührt bleiben hingegen der Anspruch auf Rückruf und der Anspruch auf Schadensersatz betreffend die angegriffene Ausführungsform 2, auch soweit es die Lieferungen der Beklagten zu 1) an Abnehmer im Ausland zur Weiterlieferung nach Deutschland angeht. Insoweit ist durch die Nullauskunft Erfüllung nicht eingetreten. Es ist, wie ausgeführt, auch nicht erwiesen, dass es zu den Benutzungshandlungen tatsächlich nicht gekommen ist.

219

220

Zu Recht hat das Landgericht schließlich angenommen, dass sich die Beklagten nicht mit Erfolg auf den Grundsatz der Erschöpfung der mit dem Klagepatent verbundenen Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin berufen können (LG-Urteil, S. 66–70) und dass sie auch nicht im Sinne einer die Rechtswidrigkeit der Benutzung ausschließenden Weise im Sinne von § 9 S. 2 PatG („ohne seine Zustimmung“) mit Zustimmung der Klägerin tätig geworden sind (LG-Urteil, S. 71). Nachdem sich die Beklagten hierauf in der Berufungsinstanz nicht mehr berufen, kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts Bezug genommen werden.

8.

221

Eine Aussetzung der Verhandlung ist nicht veranlasst, § 148 ZPO.

a)

222

Wenn das Klagepatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; anderenfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zu beispielsweise Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung sowie Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung bzw. durch Erhebung eines Einspruchs führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und ggf. das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Einspruch bzw. der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten; st. Rspr. des Senats, vgl. nur Urt. v. 25.10.2018 – I-2 U 30/16, GRUR-RS 2018, 34555 Rn. 109 – Papierrollensäge).

b)

223

Wurde das Klagepatent bereits – wie hier – in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt, so hat das Verletzungsgericht grundsätzlich die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Klagepatents hinzunehmen. Grund, die parallele Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einer Verurteilung vorerst abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der Angriff auf den Rechtsbestand nunmehr auf (z.B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben (st. Rspr. des Senats, vgl. nur Urt. v. 06.12.2012 – I-2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; Urt. v. 08.04.2021 – I-2 U 13/20, GRUR-RS 2021, 8206 Rn. 78 – Halterahmen II).

c)

224

Davon ausgehend bietet der durch die Beklagten zur Begründung ihres Aussetzungsantrages aufgeführte Einwand gegen den Rechtsbestand für eine Aussetzung der Verhandlung keinen Anlass.

225

Nicht nur ist das Klagepatent von der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts aufrechterhalten worden. Es ist darüber hinaus das Stammpatent zu berücksichtigen, welches – in eingeschränkter Form – sowohl das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt als auch das über zwei Instanzen geführte nationale Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.

226

Das Stammpatent in seiner nach dem Nichtigkeitsverfahren aufrechterhaltenen Fassung und das Klagepatent in der von der Klägerin geltend gemachten eingeschränkten Fassung unterscheiden sich nur mit Blick auf ein zusätzliches Merkmal im Stammpatent, welches für die Rechtsbestandsprüfung indes nicht von Bedeutung ist. Der in der erteilten Fassung des Klagepatents noch enthaltene sog. offene Wertebereich („die Zusammensetzung weist nach sechs Stunden Calcinierung bei 1000°C eine spezifische Oberfläche von mindestens 40 m²/g auf“) spielt hingegen für die Frage der Aussetzung keine Rolle mehr, nachdem die Klägerin ihre vorrangig geltend gemachten Ansprüche in der Sitzung vor dem Senat am 06.02.2025 beschränkt hat.

227

Die Vergleichbarkeit zwischen Klagepatent und Stammpatent gilt sowohl im Hinblick auf Patentanspruch 1 in der geltend gemachten eingeschränkten Fassung als auch im Hinblick auf Patentanspruch 13, der mit Patentanspruch 16 des Stammpatents eine Entsprechung findet, die ebenfalls Gegenstand der genannten Rechtsbestandsverfahren war.

228

Soweit die Beklagten argumentieren, bei der bereits vom Landgericht vertretenen breiten Auslegung von Patentanspruch 13 werde dessen Lehre durch die Offenbarung jedes katalytischen Systems vorweggenommen, welches über die Elemente Zirkoniumoxid, Ceroxid, Lanthanoxid und ein weiteres Seltenerdmetalloxid, das von Ceroxid und Lanthanoxid verschieden ist, verfügt, greift dies nicht durch. Wie unter 3. b) dargetan, muss die in Patentanspruch 1 genannte Zusammensetzung bei der Herstellung des katalytischen Systems verwendet worden sein und bestimmt die Eigenschaften des katalytischen Systems. Die Rechtsbeständigkeit von Patentanspruch 13 lässt sich vor diesem Hintergrund nicht unter Verweis auf die Offenbarung katalytischer Systeme mit den oben genannten Elementen in Zweifel ziehen.

III.

229

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.

230

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

231

Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO). Es besteht insbesondere kein Widerspruch zu der Sichtweise des Bundesgerichtshofs in den im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Entscheidungen, weshalb insbesondere dieser Umstand keine Zulassung der Revision gebietet.

232

XXX

Oberlandesgericht Düsseldorf, 2 U 10/24

I.

II.

1.

3.

a)

b)

a)

b)

5.

a)

b)

c)

6.

a)

b)

c)

d)

e)

aa)

bb)

(1)

(2)

(3)

(4)

cc)

f)

8.

a)

b)

c)

III.