G r ü n d e :

1

Das als sofortige Beschwerde auszulegende Rechtsmittel der Antragstellerin vom 08.01.2024 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Rechtspflegers der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 12.12.2023, mit der sie sich dagegen wendet, dass der Rechtspfleger im Rahmen der Kostenfestsetzung die von ihr auch angemeldeten Kosten ihres Patentanwalts für die zweite Instanz in Höhe von 7.048,60 Euro nicht berücksichtigt hat, ist gemäß § 11 Abs. 1 RPflG i. V. m. §§ 104 Abs. 3, 567, 569 ZPO statthaft und auch ansonsten zulässig. Sie ist insbesondere fristgerecht eingelegt worden. Der angefochtene Beschluss ist der Antragstellerin ausweislich des Empfangsbekenntnisses ihres Prozessbevollmächtigten erst am 27.12.2023 zugestellt worden. Die sofortige Beschwerde hat die Antragstellerin mit am 08.01.2024 bei Gericht eingegangenem Anwaltsschriftsatz und damit innerhalb der zweiwöchigen Beschwerdefrist des § 569 Abs. 1 ZPO beim Landgericht eingereicht.

2

Die sofortige Beschwerde ist auch begründet. Zu Unrecht hat der Rechtspfleger die von der Antragstellerin angemeldeten Patentanwaltskosten in Höhe von 7.048,60 Euro für die zweite Instanz abgesetzt.

1.

3

Nach § 143 Abs. 3 PatG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

a)

4

Bei dem dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss zugrundeliegenden Klageverfahren handelte es sich – wie zwischen den Parteien zu Recht außer Streit steht – um eine Patentstreitsache im Sinne von § 143 Abs. 1 PatG.

b)

5

Die Antragstellerin hat auch ausreichend dargetan und glaubhaft gemacht, dass die Patentanwaltskanzlei A., insbesondere in Person von Patentanwalt B., in der Berufungsinstanz „mitgewirkt“ hat.

6

Für eine Mitwirkung in diesem Sinne ist, soweit es die geltend gemachte Verfahrensgebühr angeht, erforderlich, dass der Patentanwalt eine streitbezogene Tätigkeit entfaltet hat, die geeignet war, die Verfolgung der Interessen seiner Mandantschaft zu fördern (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 308, 309 – Fahrbare Betonpumpen; BeckOK Patentrecht-Kircher, 30. Ed., § 143 PatG Rn. 44). Eines substantiierten Vorbringens der Antragstellerin zu den von dem Patentanwalt erbrachten konkreten Beratungsleistungen bedurfte es in diesem Zusammenhang nicht (vgl. OLG Frankfurt am Main, GRUR-RR 2006, 422, 423 – consulente in marchi; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Abschn. B Rn. 417; vgl. auch Benkard-Grabinski/Zülch/Tochtermann, Patentgesetz, 12. Aufl., § 143 Rn. 23a). Die Antragstellerin ist den an sie zu stellenden Darlegungs- und Glaubhaftmachungsanforderungen vielmehr bereits damit gerecht geworden, dass ihre Prozessbevollmächtigten mit der Berufungserwiderung die Mitwirkung der Patentanwaltskanzlei A. im Berufungsverfahren angezeigt haben. Zudem hat die Antragstellerin mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag eine auf das Berufungsverfahren bezogene Pro-Forma-Rechnung der Patentanwaltskanzlei vom 25.09.2023 vorgelegt, die auch eine Bestätigung von Patentanwalt B. enthält, wonach er der Antragstellerin Mindestbeträge im Umfang der darin genannten Gebühren bereits in Rechnung gestellt habe.

7

Soweit es die Terminsgebühr angeht, reicht für die Feststellung einer Mitwirkung des Patentanwalts aus, dass dieser, wie geschehen, an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat. Dass der Patentanwalt tatsächlich das Wort ergriffen hat, ist hingegen nicht erforderlich (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 308, 309 – Fahrbare Betonpumpen; OLG München, GRUR 2004, 536 – Kostenerstattung, zu § 140 Abs. 3 MarkenG a. F.).

2.

8

Damit steht allerdings noch nicht fest, dass die Antragsgegnerin der Antragstellerin die durch die Mitwirkung des Patentanwalts angefallenen Kosten nach § 143 Abs. 3 PatG zu erstatten hat. An dem bisherigen Verständnis des § 143 Abs. 3 PatG, nach dem bezüglich der Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache nicht zu prüfen war, ob diese Mitwirkung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO notwendig war, kann angesichts des Urteils des EuGH vom 28.04.2022 (C-531/20, GRUR 2022, 853 Rn. 55 – NovaText/Universität Heidelberg [Kosten des Patentanwalts VI]) nicht festgehalten werden (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022, Az.: I-15 W 15/22, GRUR 2022, 1384 (Ls.) = GRUR-RR 2022, 356 Rn. 12 ff. – Patentanwaltskosten; Beschl. v. 16.01.2023, Az.: I-2 W 26/22, GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 f. – Patentanwaltskosten II; Beschl. v. 25.07.2023, Az.: I-15 W 15/23, GRUR-RS 2023, 20413 Rn. 7 – Patentanwaltskosten III). § 143 Abs. 3 PatG ist unionskonform dahingehend auszulegen, dass unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls die Prüfung eröffnet ist, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Patentanwaltskosten zumutbar und angemessen sind (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 17 – Patentanwaltskosten; Beschl. v. 16.01.2023, Az.: I-2 W 26/22, GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 – Patentanwaltskosten II; Beschl. v. 25.07.2023, Az.: I-15 W 15/23, GRUR-RS 2023, 20413 Rn. 7 – Patentanwaltskosten III; OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059 Rn. 93 ff. (97) – Patentanwaltskosten [zu § 27 Abs. 3 GebrMG]; Benkard-Grabinski/Zülch/Tochtermann, Patentgesetz, 12. Aufl., § 143 Rn. 23; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Abschn. B Rn. 406). In Übereinstimmung hiermit hat zwischenzeitlich auch der Bundesgerichtshof – unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung – zu der dem § 143 Abs. 3 PatG entsprechenden Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. entschieden, dass diese Vorschrift mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 RL 2004/48/EG dahingehend richtlinienkonform auszulegen ist, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder -rechtsverteidigung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind (BGH, GRUR 2023, 446 – Kosten des Patentanwalts VII; siehe zu § 143 Abs. 4 MarkenG n. F. ferner OLG Frankfurt am Main, GRUR 2023, 1484 Rn. 12 ff. – Patentanwaltskosten).

9

Die Zumutbarkeit der entstandenen Kosten beurteilt sich anhand der zu § 91 ZPO entwickelten Grundsätze (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 18 – Patentanwaltskosten; Beschl. v. 16.01.2023, Az.: I-2 W 26/22, GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 – Patentanwaltskosten II; Beschl. v. 25.07.2023, Az.: I-15 W 15/23, GRUR-RS 2023, 20413 Rn. 7 – Patentanwaltskosten III; OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059 Rn. 98 – Patentanwaltskosten [zu § 27 Abs. 3 GebrMG]). Nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Beurteilung, ob Kosten für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder-rechtsverteidigung notwendig waren, hat sich hierbei daran auszurichten, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte (BGH, NJW-RR 2005, 725, 726 m. w. N; GRUR 2005, 271 – Unterbevollmächtigter III; GRUR 2017, 854 Rn. 12 – Anwaltskosten im Gestattungsverfahren; NJW 2018, 1693 Rn. 10; NJW 2019, 2695 Rn. 9). Maßgeblich ist demnach im Rahmen des § 143 Abs. 3 PatG, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die Hinzuziehung eines Patentanwalts in dem damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 18 – Patentanwaltskosten; Beschl. v. 16.01.2023, Az.: I-2 W 26/22, GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 – Patentanwaltskosten II; Beschl. v. 25.07.2023, Az.: I-15 W 15/23, GRUR-RS 2023, 20413 Rn. 7 – Patentanwaltskosten III; OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059 Rn. 98 – Patentanwaltskosten).

3.

10

In einer Patentstreitsache besteht eine solche Notwendigkeit in der Regel jedenfalls dann, wenn ein technischer Sachverhalt in patentrechtlichem Zusammenhang zu beurteilen ist (Benkard-Grabinski/Zülch/Tochtermann, Patentgesetz, 12. Aufl., § 143 Rn. 23). Denn eine solche Beurteilung erfordert regelmäßig eine spezielle technische und patentrechtliche Sachkunde, die aufgrund seiner technischen oder naturwissenschaftlichen sowie patentanwaltlichen Qualifikation nur der Patentanwalt mitbringt, nicht aber der die Partei als Prozessbevollmächtigter ohnehin vertretende Rechtsanwalt. In patentrechtlichen Verletzungssachverhalten ist die Hinzuziehung eines Patentanwalts daher in aller Regel für eine zweckentsprechende, erfolgversprechende Rechtsverfolgung oder -verteidigung erforderlich (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Abschn. B Rn. 406). Eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei, die die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf (BGH, NJW-RR 2005, 725, 726; NJW 2012, 1370 Rn. 13; NJW 2013, 1823 Rn. 5; GRUR 2017, 854 Rn. 12 – Anwaltskosten im Gestattungsverfahren; NJW 2018, 1693 Rn. 10), darf die Hinzuziehung eines Patentanwalts hier regelmäßig als sachdienlich ansehen. Patentstreitsachen können sich insoweit von Markenstreitsachen unterscheiden, in denen die von einem hinzugezogenen Patentanwalt vorgenommene Tätigkeit nicht selten in der rein rechtlichen Beurteilung eines nichttechnischen Sachverhalts liegt, die gleichermaßen auch von dem rechtsanwaltlichen Vertreter der Partei wahrgenommen werden kann (vgl. dazu OLG Frankfurt am Main, GRUR 2023, 1484 Rn. 25 – Patentanwaltskosten; siehe auch Benkard-Grabinski/Zülch/Tochtermann, Patentgesetz, 12. Aufl., § 143 Rn. 23). Hingegen treten in Patentstreitsachen regelmäßig technische Fragestellungen auf. Zu deren Klärung ist die Mitwirkung eines Patentanwalts grundsätzlich notwendig (BeckOK Patentrecht-Kircher, 30. Ed., § 143 PatG Rn. 35). Etwas anderes kann gelten, wenn es in einer Patentstreitsache ausschließlich um eine reine Rechtsfrage geht. So ist die Mitwirkung eines Patentanwalts beispielsweise regelmäßig nicht notwendig, wenn es allein um die Frage geht, ob eine Ausführungsform in den Kernbereich eines zuvor ergangenen Patentverletzungsurteils fällt (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 30 ff. – Patentanwaltskosten). Ebenso ist die Mitwirkung eines Patentanwalts nicht erforderlich, wenn das Klagepatent rechtskräftig vollständig und mit Rückwirkung widerrufen worden ist und im daraufhin eingeleiteten Restitutionsverfahren keine technischen Fragestellungen mehr auftauchen können, die die sinnvolle Mitwirkung eines Patentanwalts neben den als Prozessbevollmächtigten mandatierten Rechtsanwälten rechtfertigen können (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 – Patentanwaltskosten II). Liegt hingegen eine Patentstreitsache vor, in der ein technischer Sachverhalt in patentrechtlichem Zusammenhang zu beurteilen ist, insbesondere die Frage, ob eine bestimmte technische Ausgestaltung von der technischen Lehre eines Patents Gebrauch macht, ist die Hinzuziehung eines Patentanwalts in der Regel im vorstehenden Sinne notwendig (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25.07.2023, Az.: I-15 W 15/23, GRUR-RS 2023, 20413 Rn. 10 – Patentanwaltskosten III; Benkard-Grabinski/Zülch/Tochtermann, Patentgesetz, 12. Aufl., § 143 Rn. 23).

4.

11

Hiervon ausgehend war im Streitfall die Mitwirkung eines Patentanwalts auf Seiten der Antragstellerin in der Berufungsinstanz sowohl bei der schriftsätzlichen Vorbereitung als auch bei der Wahrnehmung des Termins zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig.

a)

12

Es handelte sich um eine Patentverletzungssache, bei der – auch in zweiter Instanz – die Verwirklichung mehrerer Merkmale der technischen Lehre des geltend gemachten Patentanspruchs streitig war. So hat die Antragsgegnerin in ihrer Berufungsbegründung das Vorhandensein sowohl eines kapazitiven Näherungsschalters mit Elektrode bei beiden angegriffenen Ausführungsformen als auch – nur bezogen auf die angegriffene Ausführungsform 2 – einer Tragplatte aus einem nicht leitenden Material in Abrede gestellt. Die Argumentation des Rechtspflegers des Landgerichts, aufgrund der in der Berufungsinstanz bestehenden grundsätzlichen Bindung an die in erster Instanz getroffenen Tatsachenfeststellungen müsse sämtlicher technischer Sachvortrag bereits in der ersten Instanz erbracht worden sein und sei für die in zweiter Instanz stattfindende rein rechtliche Überprüfung des Urteils die Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht notwendig, greift vor diesem Hintergrund nicht durch. Sie lässt insbesondere unberücksichtigt, dass unabhängig von etwaigem neuem Sachvortrag der Beklagten angesichts der weiterhin streitigen Patentverletzung auch in der Berufungsinstanz die Frage zu beurteilen war, ob die technische Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.

13

An der sich daraus ergebenden Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts ändert sich entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin auch nicht deshalb etwas, weil die Antragstellerin als Klägerin aus dem Klagepatent bereits „zahlreiche“ Parallelverfahren vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf geführt und in ihren Schriftsätzen Passagen der in diesen Verfahren ergangenen Urteile zitiert haben mag. Die Notwendigkeit eines dezidierten Vortrags lassen vorherige Parallelverfahren nicht entfallen, zumal allein die Ausgestaltung der in jedem Einzelfall angegriffenen Ausführungsform für die Frage der Patentverletzung entscheidend ist. Auch der Antragsgegnerin waren die Parallelverfahren im Übrigen spätestens aus der Klageschrift bekannt, was sie nicht davon abgehalten hat, die Patentverletzung durch die konkret angegriffenen Ausführungsformen noch im Berufungsverfahren in Abrede zu stellen.

b)

14

Die Notwendigkeit einer Mitwirkung des Patentanwalts war aus der nach den dargestellten Maßstäben allein entscheidenden ex ante-Sicht auch noch im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht gegeben. Dass, wie die Antragsgegnerin vorträgt, aus dem Verlauf der Schriftsätze vorhersehbar gewesen sein soll, dass in der mündlichen Verhandlung technische Aspekte nicht mehr zu verhandeln sein würden, trifft nicht zu. Die Antragsgegnerin hatte ihr Bestreiten der Merkmalsverwirklichung keineswegs aufgegeben, sondern hat noch in der Berufungsreplik, ihrer letzten schriftsätzlichen Eingabe vor der Verhandlung, ausgeführt, die Annahme einer Patentverletzung durch das Landgericht sei rechtsfehlerhaft erfolgt, weil weder die angegriffene Ausführungsform 1 noch die angegriffene Ausführungsform 2 von der klagepatentgemäßen Lehre Gebrauch machten. Aus der Tatsache, dass der Patentanwalt der Antragstellerin sich in der mündlichen Verhandlung tatsächlich nicht zu Wort gemeldet hat, kann entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin auch nicht der Schluss gezogen werden, dass seitens der Antragstellerin „gar kein technischer Vortrag in Ansehung der mündlichen Verhandlung vorbereitet worden war“. Vielmehr hat die Antragstellerin nachvollziehbar erläutert, dass ihre anwaltlichen Vertreter – auch ihr Rechtsanwalt – einen ausführlichen Sachvortrag nach der deutlichen Mitteilung des Ergebnisses der Vorberatung des Senats nicht mehr für erforderlich hielten.

15

Auch die vor dem Termin in Bezug auf den Unterlassungsanspruch abgegebenen übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien ließen die aus ex ante-Sicht bestehende Notwendigkeit einer patentanwaltlichen Mitwirkung im Termin nicht entfallen. Dass technischer Vortrag aufgrund des Erlöschens des Klagepatents nicht mehr zu erwarten war, wie die Antragsgegnerin meint, ist schon angesichts der weiterhin geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung und Schadensersatz und der ebenfalls offenen Kostenverteilung für den erledigten Teil nach § 91a ZPO unzutreffend.

5.

16

Damit sind die durch die Mitwirkung des Patentanwalts der Antragstellerin in der Berufungsinstanz entstandenen Kosten nach § 143 Abs. 3 PatG in Höhe der einem Rechtsanwalt nach § 13 RVG erwachsenen Gebühren sowie der notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

17

Für die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren entsteht einem Rechtsanwalt in der Berufungsinstanz eine 1,6-fache Gebühr nach Nr. 3200 VV RVG (3.972,80 Euro), für die Mitwirkung im Termin eine 1,2-fache Gebühr nach Nr. 3202 VV RVG (2.979,60 Euro), jeweils berechnet nach dem für das Berufungsverfahren festgesetzten Streitwert von 250.000 Euro. Hinzu kommen in entsprechender Anwendung der Nr. 7001 ff. VV RVG die geltend gemachten Auslagen, die jeweils im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO als notwendig und damit nach § 143 Abs. 3 PatG als erstattungsfähig anzusehen sind, nämlich die Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen in Höhe des gedeckelten Höchstsatzes von 20 Euro (entsprechend Nr. 7002 VV RVG), die Abwesenheitspauschale in Höhe von 30 Euro (entsprechend Nr. 7005 Nr. 1 VV RVG), die mit der Kilometerpauschale von 0,42 Euro pro Kilometer geltend gemachten Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt von jeweils 42 km (entsprechend Nr. 7003 VV RVG) sowie die entstandenen und nachgewiesenen Parkkosten (entsprechend Nr. 7006 VV RVG), wobei insoweit der Nettobetrag (10,92 Euro) geltend gemacht wird.

6.

18

Über den vom Landgericht festgesetzten Betrag für die anwaltliche Vergütung (19.427,40 Euro) und die für die Antragstellerin zu verrechnenden Gerichtsgebühren (6.966,00 Euro), insgesamt also 26.393,40 Euro, hinaus sind damit zugunsten der Antragstellerin weitere 7.048,60 Euro festzusetzen, die sich wie folgt zusammensetzen:

19

1,6 Verfahrensgebühr              3.972,80 €

20

1,2 Terminsgebühr              2.979,60 €

21

Auslagenpauschale              20,00 €

22

Abwesenheitspauschale              30,00 €

23

Fahrtkosten              35,28 €

24

Parkgebühren (netto)              10,92 €

25

Summe               7.048,60 €

7.

26

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

27

Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, besteht nicht, weil die Voraussetzungen des § 574 ZPO nicht gegeben sind.