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G r ü n d e :

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Im Ergebnis zu Recht und mit zutreffender Begründung hat der Rechtspfleger die Kosten der Mitwirkung des Patentanwaltes der Restitutionsklägerin zu 1) als nicht erstattungsfähig angesehen.

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Die zu § 140 Abs. 3 MarkenG ergangene EuGH-Rechtsprechung (Urteil vom 28.04.2022, C-531/20; GRUR 2022, 853) ist in gleicher Weise auf die parallele Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG anzuwenden. Die maßgeblichen Erwägungen dieser Entscheidung, dass eine zwingende Kostentragungspflicht der Enforcement-RL widerspricht, weil sie dazu führt, dass der Inhaber eines geistigen Eigentumsrechts von seiner Durchsetzung abgehalten werden kann, wenn er damit rechnen muss, mit gegnerischen Patentanwaltskosten auch dann belastet zu werden, wenn die Mitwirkung eines Patentanwaltes nach Lage des Falles überhaupt nicht geboten war, haben weder einen speziellen Bezug zum Markenrecht noch zu einem speziellen Verfahren der Rechtsverfolgung, sondern gelten gleichermaßen für jedes Schutzrecht des geistigen Eigentums und jedes gerichtliche Verfahren, für das eine Kostenfestsetzung infrage kommt. Der Senat schließt sich insoweit den zutreffenden Ausführungen des 15. ZS in seinem Beschluss vom 13.07.2022 (I-15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356 – Patentanwaltskosten) an.

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Im Lichte der Enforcement-RL (Art. 3 Abs. 1, Art. 14) ist § 143 Abs. 3 PatG daher in der Weise zu handhaben, dass eine Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten nur dann und nur in demjenigen Umfang in Betracht kommen kann, in dem die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung angesichts der Gesamtumstände »angemessen und zumutbar« ist. Maßgeblich ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte. Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass Verfahren nicht unnötig kostspielig sein dürfen (Art. 3 Abs. 1), und andererseits von Bedeutung, dass die Kostenbelastung nicht so sein darf, dass sie den Rechtsinhaber davon abhalten kann, seine Rechte des geistigen Eigentums vor Gericht geltend zu machen.

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Da das Klagepatent vorliegend nicht nur teilweise, sondern rechtskräftig vollständig und mit Rückwirkung widerrufen worden ist, konnten im daraufhin eingeleiteten Restitutionsverfahren, für das eine Erstattung von Patentanwaltskosten reklamiert wird, schlechterdings keine technischen Fragestellungen mehr auftauchen, die die sinnvolle Mitwirkung eines Patentanwaltes neben den mandatierten Prozessbevollmächtigten hätten rechtfertigen können. Auch die Restitutionsklägerin zu 1) benennt solche Fragestellungen nicht konkret. Bei Einleitung des Restitutionsverfahrens stand die Rechtskraft der Widerrufsentscheidung fest, so dass es insoweit des speziellen Wissens eines am Rechtsbestandsverfahren beteiligt gewesenen Patentanwaltes nicht bedurfte. Ob die Klägerin ihr Klagebegehren auf eine andere Anspruchsgrundlage hätte stellen können, ist ebenfalls nicht streitentscheidend. Das mit der Restitutionsklage angegriffene Urteil war auf den Vorwurf der Verletzung des EP 0 000 000 – und sonst nichts – gestützt. Seine Grundlage war infolgedessen mit dem Patentwiderruf unwiederbringlich entfallen. Selbst wenn es der Klägerin im durch eine erfolgreiche Restitution wiedereröffneten Erkenntisverfahren erlaubt gewesen sein sollte, zur Rechtfertigung ihres Klagebegehrens einen völlig neuen Streitgegenstand einzuführen, wogegen ganz erhebliche Bedenken bestehen, gab es für eine solche Möglichkeit und derartige Absichten der Klägerin im Streitfall keinerlei Anhaltspunkte. Insofern hätte es in jedem Fall ausgereicht, dass die Restitutionsklägerin zu 1) ihren Patentanwalt zu demjenigen Zeitpunkt hinzuzieht, zu dem es tatsächlich der Erörterung technischer oder sonstiger, die Expertise eines Patentanwaltes erfordernder Streitpunkte bedurft hätte.

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Die Kostenentscheidung folgt, soweit nicht § 11 Abs. 4 RPflG gilt, wonach Gerichtsgebühren nicht erhoben werden, aus § 97 Abs. 1 ZPO.