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G r ü n d e :

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I.

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Die sofortige Beschwerde der Klägerin gegen den Aussetzungsbeschluss der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 03.09.2020 ist gemäß § 252 ZPO statthaft und auch im Übrigen zulässig. Sie ist formgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 569 Abs. 1 ZPO eingelegt worden. In der Sache hat sie jedenfalls vorläufigen Erfolg.

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1.

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Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass es in seinem Ermessen steht, die Verhandlung nach § 148 Abs. 1 ZPO auszusetzen. Die nach dieser Vorschrift erforderliche Vorgreiflichkeit des Nichtigkeitsverfahrens gegen das Klagepatent, dem deutschen Teil des EP .........., liegt vor. Das Landgericht hat implizit eine Patentverletzung angenommen, was der die Beschwerde führenden Klägerin günstig ist und wogegen sich die Klägerin mit ihrem Rechtsmittel auch nicht wendet. Der Vorgreiflichkeit kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, dass die Nichtigkeitsklage derzeit unzulässig ist, weil das Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt noch nicht abgeschlossen ist (§ 82 Abs. 2 Satz 1 PatG). § 148 ZPO erfasst auch (noch) unzulässige, vorgreifliche Verfahren, da die Vorschrift nur einen „anderen anhängigen Rechtsstreit“ verlangt (vgl. Musielak/Voit/Stadler, 18. Aufl. 2021, ZPO § 148 Rn. 6). Nachdem die Beschreibungsanpassung durch die Einspruchsabteilung unmittelbar ansteht und hiergegen kein Beteiligter ein Rechtsmittel beabsichtigt, besteht demnächst die Möglichkeit einer zulässigen Nichtigkeitsklage.

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2.

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Steht – wie hier – fest, dass die tatsächlichen Voraussetzungen des § 148 ZPO gegeben sind, so ist die Prüfungskompetenz des Beschwerdegerichts bei der Entscheidung über die sofortige Beschwerde gegen den Aussetzungsbeschluss eingeschränkt. Weil die Anordnung einer Aussetzung auf der Rechtsfolgenseite im Ermessen des Ausgangsgerichts steht, darf das Beschwerdegericht nur überprüfen, ob das Landgericht sein Ermessen überhaupt und, wenn ja, rechtsfehlerfrei ausgeübt hat (vgl. BGH, BB 2006, 465 = NJW-RR 2006, 1289). Daran fehlt es, wenn das Ausgangsgericht für sich entweder gar keinen Entscheidungsspielraum in Erwägung gezogen hat (weil es sich bei gegebener Vorgreiflichkeit irrig zu einer Aussetzung rechtlich verpflichtet gesehen hat), wenn es von unzutreffenden Grundsätzen bei der Ermessensausübung ausgegangen ist oder wenn seine Abwägung wesentliche Gesichtspunkte gänzlich außer Acht lässt oder in unvertretbarer Weise gewichtet. Erweist sich die Aussetzungsentscheidung hingegen als vertretbar, ist es dem Beschwerdegericht verwehrt, seine eigene Ermessensentscheidung an die Stelle derjenigen des Ausgangsgerichts zu setzen (Senat, Beschluss vom 07.09.2018 – I-2 W 39/17; Senat, Beschluss vom 31.01.2013 – I-2 W 1/13 = BeckRS 2013, 04893; OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschluss vom 21.03.2016 – I-15 W 3/16 = BeckRS 2016, 17163; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 13. Auflage 2021, Kap. E. Rn. 862; BeckOK PatR/Voß, 20. Ed. 15.4.2021, PatG § 139 Vor §§ 139–142b (Verletzungsprozess) Rn. 192).

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Der nach diesen Regeln durchzuführenden Rechtskontrolle hält die angegriffene Entscheidung nicht stand. Es ist nicht erkennbar, dass das Landgericht von einem zutreffenden Aussetzungsmaßstab ausgegangen ist und über eine eigene technische Sachkunde verfügt, die es in den Stand versetzt, fundiert eine unzweifelhafte Prognose über den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens abzugeben.

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a)

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Eine Aussetzung des Verletzungsstreits ist grundsätzlich nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage oder dem erhobenen Einspruch nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten). Vorliegend gilt – wie das Landgericht richtig erkannt hat – ein demgegenüber verschärfter Aussetzungsmaßstab, weil die Technische Beschwerdekammer das Klagepatent mit Entscheidung vom 06.03.2020 beschränkt aufrechterhalten hat. Es entspricht der gefestigten Senatsrechtsprechung, dass eine unter Beteiligung technischer Fachleute zustande gekommene Rechtsbestandsentscheidung – allemal die einer Technischen Beschwerdekammer – angesichts der gesetzlichen Kompetenzverteilung vom Verletzungsgericht hinzunehmen ist, welches mangels eigener technischer Sachkunde insbesondere nicht befugt ist, seine eigenen, notwendigerweise laienhaften Erwägungen an die Stelle der Entscheidung und Begründung im Einspruchsverfahren zu setzen. Immer dann, wenn die Argumentation im Rechtsbestandsverfahren mit nachvollziehbaren Gründen vertretbar erscheint, hat es deshalb bei dieser Einschätzung zu verbleiben, womit für eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens grundsätzlich kein Raum ist. Etwas anderes ist ausnahmsweise nur dann geboten, wenn im Einzelfall ganz besondere Umstände vorliegen, weil sich die Aufrechterhaltung des Klagepatents auch für das nicht mit technischen Fachleuten besetzte Verletzungsgericht als ergebnisrelevant evident falsch erweist und sicher von einer Korrektur dieser Entscheidung im nachfolgenden Einspruchsbeschwerdeverfahren oder Nichtigkeitsverfahren auszugehen ist. Solches ist etwa der Fall, wenn das Verletzungsgericht feststellen kann, dass in der Rechtsbestandsentscheidung von nachweisbar falschen Annahmen ausgegangen wurde, die Rechtsbestandsentscheidung auf einer nicht mehr vertretbaren Argumentation beruht oder relevanter Stand der Technik unberücksichtigt geblieben ist. Darüber hinaus kann eine Aussetzung in Betracht kommen, wenn – ohne dass ein Nachlässigkeitsvorwurf gemacht werden kann – ein bisher im Rechtsbestandsverfahren nicht gewürdigter Stand der Technik präsentiert wird, der die Vernichtung des Klagepatents erwarten lässt (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn. 816 m.w.N.).

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bb)

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Das Landgericht stützt sich bei der Begründung seiner Aussetzung maßgeblich auf die im Nichtigkeitsverfahren eingereichte Entgegenhaltung WO 2007/131901 A1 (nachfolgend: WO ‘901), die der Technischen Beschwerdekammer nicht vorgelegen hat. Unter solchen Umständen hängt der anzuwendende Aussetzungsmaßstab davon ab, weshalb sich die Beklagte nicht bereits im vorangegangenen Einspruchsverfahren auf die WO ‘901 gestützt hat und ob sie insoweit der Vorwurf der Nachlässigkeit trifft. Zwei Fallgestaltungen sind insoweit denkbar:

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(1)

14

Ist dem Beklagten hinsichtlich einer neu eingereichten Entgegenhaltung kein Nachlässigkeitsvorwurf zu machen, kann das Verletzungsgericht das Verfahren grundsätzlich bereits bei überwiegender Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage aussetzen. Wegen der bereits vorliegenden, technisch sachkundigen Einschätzung wird von einer hinreichenden Vernichtungsaussicht allerdings im Allgemeinen nur auszugehen sein, wenn die neue Entgegenhaltung näher am Gegenstand des Klageschutzrechts liegt als der bereits sachkundig gewürdigte Stand der Technik. Da sich die Institutionen unter derartigen Umständen im Einspruchsverfahren noch nicht mit dem neuen, technisch relevanteren Stand der Technik befasst haben, setzt sich das Verletzungsgericht mit der Aussetzung nicht in Widerspruch zu der sachkundig erfolgten Aufrechterhaltung des Klagepatents.

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An einer Nachlässigkeit fehlt es, wenn der Beklagte trotz ausreichend gründlicher Recherche den betreffenden Stand der Technik zuvor nicht auffinden konnte, was von ihm detailliert darzulegen ist. Hierzu ist erforderlich, dass der Verletzungsbeklagte darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Er muss konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner anfänglichen (erfolglosen) Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, welches später zur Ermittlung der neuen Entgegenhaltung geführt hat (BGH, GRUR 2021, 701 – Scheibenbremse). Der Vorwurf der Nachlässigkeit kann ferner dann entfallen, wenn die betreffende Entgegenhaltung dem Beklagten zwar schon während des Rechtsbestandsverfahrens vorlag, er diese aber deshalb nicht im europäischen Einspruchsverfahren vorgelegt hat, weil ein darauf gestützter Rechtsbestandsangriff aufgrund von Unterschieden in der Gesetzeslage oder in der Rechtsprechung keine Aussicht auf Berücksichtigung oder Erfolg gehabt hätte. Da solchen Unterschieden bei der Entscheidung über die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits Rechnung zu tragen ist, kann eine Aussetzung auch dann erfolgen, wenn zwar das Einspruchsverfahren erfolglos geblieben ist oder voraussichtlich erfolglos bleiben wird, eine im Anschluss daran erhobene oder zu erhebende Nichtigkeitsklage aber deshalb hinreichende Erfolgsaussicht verspricht, weil ein bestimmter Nichtigkeitsgrund oder eine bestimmte Entgegenhaltung erstmals im späteren Nichtigkeitsverfahren Berücksichtigung finden kann (BGH, GRUR 2011, 848 – Mautberechnung). Ein Beklagter handelt unter derartigen Umständen nicht nachlässig, wenn er einen ohnehin erfolglosen Rechtsbestandsangriff im Einspruchsverfahren unterlässt. Um von dem ihm günstigen (weil auf eine bloß überwiegende Vernichtungswahrscheinlichkeit abstellenden) Aussetzungsmaßstab profitieren zu können, muss der Beklagte aufzeigen, in welchem Punkt sich die europäische und die nationale Rechtslage ergebnisrelevant unterscheiden bzw. aus welchem anderen sachlichen Grund eine bestimmte Schrift ohne Nachlässigkeit erst im nachfolgenden nationalen Nichtigkeitsverfahren aufgegriffen worden ist.

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(2)

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Ein strengerer Aussetzungsmaßstab gilt, wenn der Beklagte einen bestimmten Rechtsbestandsangriff bereits im (europäischen) Einspruchsverfahren mit Aussicht auf Erfolg hätte erheben können und dies gleichwohl aufgrund von Nachlässigkeit nicht geschehen ist. Kann eine dem Beklagten vorliegende oder wenigstens bei ausreichender Recherche für ihn auffindbare Entgegenhaltung bereits im Einspruchsverfahren von Rechts wegen zum Widerruf des Klagepatents führen und unterlässt der Beklagte dennoch einen diesbezüglichen Rechtsbestandsangriff, erscheint es grundsätzlich unbillig, das Verletzungsverfahren trotz Aufrechterhaltung durch die Rechtsbestandsinstanz auszusetzen und damit die im Übrigen gerechtfertigte Verurteilung des Beklagten aufzuschieben. Ganz besonders gilt dies, wenn es sich bei der Aufrechterhaltungsentscheidung um das Erkenntnis einer Technischen Beschwerdekammer handelt. Zu einer Aussetzung besteht ausnahmsweise nur dann Anlass, wenn die neue Entgegenhaltung auch für das Verletzungsgericht ganz offensichtlich und eindeutig (d.h. ohne jeden vernünftigen Zweifel) zur Vernichtung des Klagepatents führen wird. In einer solchen Situation darf das Verletzungsgericht nicht sehenden Auges aus einem offensichtlich nichtigen Schutzrecht verurteilen.

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b)

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Gemessen an den vorstehend skizzierten Grundsätzen lässt sich nicht feststellen, dass die angegriffene Aussetzungsentscheidung ermessensfehlerfrei ist.

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aa)

21

Es wird schon nicht erörtert, warum die Beklagte die WO ‘901 erstmals im Nichtigkeitsverfahren – und nicht vorher – präsentiert hat, so dass die Berechtigung eines etwaigen Nachlässigkeitsvorwurfs im Unklaren bleibt. Ebenso wenig ist ersichtlich, ob eine Berufung auf die neue Entgegenhaltung im Einspruchsbeschwerdeverfahren aus Rechtsgründen, z.B. wegen einer von der BGH-Rechtsprechung grundsätzlich abweichenden Spruchpraxis des Europäischen Patentamtes, von vornherein aussichtslos gewesen wäre. Denkbar ist genauso, dass die Technische Beschwerdekammer, die in ihrer Entscheidung die vom Landgericht herangezogene BGH-Rechtsprechung ausdrücklich erwähnt, wäre ihr die WO `901 zur Kenntnis gebracht worden, technische Erwägungen angestellt hätte, die eine Aufrechterhaltung des Klagepatents auch vor dem Hintergrund der BGH-Rechtsprechung nachvollziehbar begründet hätten.

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bb)

23

Dass eine Aussetzung auch bei dem – im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zugunsten der Beklagten zu unterstellenden – strengsten Maßstab ermessensfehlerfrei wäre, ist nicht feststellbar.

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Das Landgericht hat wiederholt ausgeführt, dass die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer in dem beanstandeten Punkt und infolgedessen im Ergebnis des bisherigen Rechtsbestandsverfahrens nicht vertretbar sei. Selbst wenn damit der oben herausgearbeitete, strenge Aussetzungsmaßstab angelegt worden sein sollte, bleibt zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Gegenstand des Klagepatents um eine technisch komplexe Materie handelt, die einem technischen Laien im Allgemeinen nur sehr begrenzt zugänglich ist. In Anbetracht dessen hätte es näherer Ausführungen des Landgerichts dazu bedurft, aus welchem Grund es sich in der Lage sieht, die zur Diskussion stehenden technischen Zusammenhänge und Fragestellungen aus eigenem Wissen derart verlässlich beurteilen zu können, dass es nicht nur gerechtfertigt ist, der Technischen Beschwerdekammer eine klare Fehlentscheidung bei der technischen Beurteilung vorzuwerfen, sondern dass sich darüber hinaus ohne jeden vernünftigen Zweifel die Aussage treffen lässt, dass das Nichtigkeitsverfahren nicht anders als mit der Vernichtung des Klagepatents in der geltend gemachten Form enden kann. Eine dahingehende eigene technische Sachkunde des Landgerichts ist weder dargetan noch für den Senat ersichtlich.

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3.

26

Mit der Aufhebung des Aussetzungsbeschlusses entfällt dessen Wirkung ex nunc. Da der Senat keine eigene Ermessensentscheidung treffen kann, obliegt es dem Landgericht, unter Beachtung der Ausführungen zum anwendbaren Aussetzungsmaßstab erneut über die Frage der Aussetzung zu entscheiden (BGH, NJW-RR 2020, 98 = MDR 2019, 1524; OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschluss vom 11.06.2018 – I-15 W 30/18; Kühnen, a.a.O., Kap. E. Rn. 862).

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II.

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Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegen eine Aussetzung sind Teil der Prozesskosten und damit bei der Hauptsacheentscheidung zu berücksichtigen (BGH, MDR 2006, 704; BGH, MDR 2012, 1432).

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Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren ist mit 25 % des vom Landgericht auf EUR 750.000,00 festgesetzten Streitwerts zu bemessen. Der Wert des Beschwerdeverfahrens gegen eine Aussetzung ist daran zu orientieren, um welche Zeitspanne die erstrebte Verurteilung wegen Patentverletzung sich infolge der Aussetzungsanordnung voraussichtlich verzögern wird. Liegen keine anderweitigen Anhaltspunkte vor, entspricht der Streitwert dem Anteil am Gesamtstreitwert, den die Zeitspanne des Aufschubs im Verhältnis zu der für die Festsetzung des Gesamtwertes maßgeblichen Zeitspanne ausmacht (Senat, Beschluss vom 31.01.2013 – I-2 W 1/13). Die Zeitspanne des Aufschubs ist dabei im Verhältnis zum Zeitraum zwischen der Erhebung der Klage und dem Ablauf des Klageschutzrechts zu betrachten, soweit dieses nicht schon abgelaufen ist. Der Zeitraum vor der Klageerhebung, für den die Klägerin Ansprüche wegen vergangener Patentverletzungen geltend macht, bleibt bei der Ermittlung des relevanten Zeitraums dagegen außer Betracht, da im Zeitraum vor Klageerhebung durch eine Aussetzung keine Verzögerung eintreten kann. Lässt sich auf diese Weise ein Anteil am Gesamtstreitwert nicht einmal annähernd bestimmen, ist er mit 20 % anzusetzen (Senat, Beschluss vom 04.03.2013 – I-2 W 6/13). Unter Berücksichtigung der grob auf zwei Jahre zu schätzenden Dauer des Nichtigkeitsverfahrens – gerechnet von der Verkündung des angegriffenen Beschlusses bis zur erwarteten Entscheidung des Bundespatentgerichts – und dem Zeitraum von ungefähr 8,5 Jahren zwischen Klageerhebung und Erreichen der maximalen Schutzdauer des Klagepatents, erscheint ein Anteil von 25 % des Gesamtstreitwerts des erstinstanzlichen Verfahrens angemessen.

30

Es besteht keine Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 574 ZPO hierfür nicht gegeben sind.