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A. Auf die Anschlussberufung der Klägerin wird das am 3. November 2020 verkündete Urteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
I. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,
a) modifizierte Nucleotidmoleküle, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3'-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
-O-Z
gebunden ist,
wobei es sich bei Z um eines von -C(R')2-N(R")2, -C(R')2-N(H)R" und -C(R')2-N3 handelt,
wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt;
es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische, Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R')2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R’")2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen;
und wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
b) Kits, umfassend
(a) eine Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide, wobei es sich bei der Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide jeweils um modifizierte Nucleotidmoleküle, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3‘-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3'- Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
-O-Z
gebunden ist ,
wobei es sich bei Z um eines von -C(R')2-N(R")2,-C(R')2-N(H)R", und -C(R')2-N3 handelt,
wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt;
es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische,Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R')2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R"')2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen;
und wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen;
wobei
die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
und/oder
die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
handelt, und
(b) Verpackungsmaterialien dafür;
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
c) Geräte,
in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern,
die geeignet sind,
(1) ein Verfahren zum Kontrollieren des Einbaus eines zu einem zweiten Nucleotid in einem einzelsträngigen Ziel-Polynucleotid komplementären
modifizierten Nucleotidmoleküls, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3'-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
-O-Z
gebunden ist,
wobei es sich bei Z um eines von -C(R')2-N(R")2,-C(R')2- N(H)R", und -C(R')2-N3 handelt,
wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt,
es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische,Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R´)2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R"')2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen
und wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen;
wobei
die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
und/oder
die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
bei einer Synthese- oder Sequenzierreaktion,
umfassend das Einbauen des Nucleotids in das wachsende komplementäre Polynucleotid, wobei der Einbau des Nucleotids die Einführung darauffolgender Nucleosid- oder Nucleotidmoleküle in das wachsende komplementäre Polynucleotid verhindert oder blockiert;
und/oder
(2) ein Verfahren zum Bestimmen der Sequenz eines einzelsträngigen Ziel-Polynucleotids, umfassend das Überwachen des aufeinanderfolgenden Einbaus komplementärer Nucleotide, wobei es sich bei mindestens einem Einbau um den eines
modifizierten Nucleotidmoleküls, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3'-OH-blocklerenden Gruppe, so dass an dem 3'- Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
-O-Z
gebunden ist,
wobei es sich bei Z um eines von -C(R')2-N(R")2,-C(R')2- N(H)R", und –C(R´)2-N3 handelt,
wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt;
es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alklnyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische,Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R´)2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R'’')2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen;
und wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen;
wobei
die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
und/oder
die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
handelt und wobei die Identität des eingebauten Nucleotids durch Nachweisen der mit der Base verknüpften Markierung bestimmt wird und die blockierende Gruppe und die Markierung vor der Einführung des nächsten komplementären Nucleotids entfernt werden;
durchzuführen;
2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten, elektronischen Verzeichnisses vollständig darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziffer I. 1 bezeichneten Handlungen seit dem 13. März 2013 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
wobei die Beklagten Rechnungen und für den Fall, dass keine Rechnungen vorhanden sind, Lieferscheine vorzulegen haben, wobei die Vorlage von Kopien ausreichend ist und geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten, elektronischen Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. 1 bezeichneten Handlungen seit dem 13. April 2013 begangen haben und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernehmen und ihn ermächtigen, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.
4. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, die vorstehend zu Ziffern I.1 a) und b) bezeichneten, seit dem 13. April 2013 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, denen durch die Beklagte zu 2) oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP ..... 578 B 1 erkannt hat, aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zu 2) zurückzugeben und ihnen für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe verbindlich zugesagt wird.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 13. April 2013 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei der Schadensersatz in Bezug auf die Beklagte zu 1) auf die Benutzungsart des Anbietens beschränkt ist.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
B. Die Berufung der Beklagten gegen das am 3. November 2020 verkündete Urteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.
C. Die Kosten des Berufungsverfahrens einschließlich der Kosten der Anschlussberufung tragen die Beklagten.
D. Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagten dürfen die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung von 5.000.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
E. Die Revision wird nicht zugelassen.
F. Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 5.000.000,- € festgesetzt.
G r ü n d e :
2I.
3Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP ..... 578 (nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.
4Das Klagepatent wurde am 22. August 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität der US ….. 131 vom 23. August 2002, der GB ….. 037 vom 23. Dezember 2002 sowie der GB …… 924 vom 20. Februar 2003 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 18. Mai 2005. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 13. März 2013 veröffentlicht. Das Klagepatent steht in Kraft. Es war bereits Gegenstand eines Einspruchsverfahrens (vgl. Anlagen NiK 5, rop 15) und wurde dort erstinstanzlich aufrechterhalten. Mit der Rücknahme der Beschwerde durch die dortige Einsprechende ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig geworden. Eine durch die Beklagte zu 1) am 15. Oktober 2019 erhobene Nichtigkeitsklage wies das Bundespatentgericht auf die mündliche Verhandlung vom 14. September 2021 ab.
5Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „……….“ („……….“). Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt formuliert:
6„A modified nucleotide molecule comprising a purine or pyrimidine base and a ribose or deoxyribose sugar moiety having a removable 3'-OH blocking group covalently attached thereto, such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure
7-O-Z
8wherein Z is any of -C(R')2-N(R")2'C(R')2-N(H)R", and -C(R')2-N3, wherein each R" is or is part of a removable protecting group; each R' is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, arylalkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, heteroaryl, heterocyclic, acyl, cyano, alkoxy, aryloxy, heteroaryloxy or amido group, or a detectable label attached through a linking group; or (R')2 represents an alkylidene group of formula =C(R''')2 wherein each R''' may be the same or different and is selected from the group comprising hydrogen and halogen atoms and alkyl groups; and wherein said molecule may be reacted to yield an intermediate in which each R" is exchanged for H, which intermediate dissociates under aqueous conditions to afford a molecule with a free 3'OH.“
9Und in deutscher Übersetzung:
10„Modifiziertes Nucleotidmolekül, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinhelt mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3'-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
11-O-Z
12gebunden ist,
13wobei es sich bei Z um eines von
14-C(R')2-N(R")2,
15-C(R')2-N(H)R",
16und -C(R')2-N3
17handelt,
18wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt;
19es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische, Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R')2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R’")2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen; und
20wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen.“
21Die für das vorliegende Verfahren ebenfalls relevanten Patentansprüche 6, 12, 17 und 25 lauten:
22Patentanspruch 6:
23„A molecule according to any preceding claim wherein said base is linked to a detectable label via a cleavable linker or a non-cleavable linker.“
24Patentanspruch 12:
25„A method of controlling the incorporation of a nucleotide as defined in any one of claims 6 to 10 and complementary to a second nucleotide in a target single-stranded polynucleotide in a synthesis or sequencing reaction comprising incorporating into the growing complementary polynucleotide said nucleotide, the incorporation of said nucleotide preventing or blocking introduction of subsequent nucleoside or nucleotide molecules into said growing complementary polynucleotide.“
26Patentanspruch 17:
27„A method for determining the sequence of a target single-stranded polynucleotide, comprising monitoring the sequential incorporation of complementary nucleotides, wherein at least one incorporation is of a nucleotide as defined in any one of claims 6 to 10 and wherein the identity of the nucleotide incorporated is determined by detecting the label linked to the base, and the blocking group and said label are removed prior to introduction of the next complementary nucleotide.“
28Patentanspruch 25:
29„A kit, comprising: (a) a plurality of different nucleotides wherein said plurality of different nucleotides are either as defined in any one of claims 6 to 10; and (b) packaging materials therefor.“
30In der deutschen Übersetzung sind die vorstehend wiedergegebenen Ansprüche wie folgt gefasst:
31Patentanspruch 6:
32„Molekül gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist.“
33Patentanspruch 12:
34„Verfahren zum Kontrollieren des Einbaus eines wie in einem der Ansprüche 6 bis 10 definierten und zu einem zweiten Nucleotid in einem einzelsträngigen Ziel-Polynucleotid in einem einzelsträngigen Ziel-Polynucleotids komplementären Nucleotids bei einer Synthese- oder Sequenzierreaktion, umfassend das Einbauen des Nucleotids in das wachsende komplementäre Polynucleotid, wobei der Einbau des Nucleotids die Einführung darauffolgender Nucleosid- oder Nucleotidmoleküle in das wachsende komplementäre Polynucleotid verhindert oder blockiert.“
35Patentanspruch 17:
36„Ein Verfahren zum Bestimmen der Sequenz eines einzelsträngigen Ziel-Polynucleotids, umfassend das Überwachen des aufeinanderfolgenden Einbaus komplementärer Nucleotide, wobei es sich bei mindestens einem Ein-bau um den eines wie in einem der Ansprüche 6 bis 10 definierten Nucleotids handelt und wobei die Identität des eingebauten Nucleotids durch Nachweisen der mit der Base verknüpften Markierung bestimmt wird und die blockierende Gruppe und die Markierung vor der Einführung des nächsten komplementären Nucleotids entfernt werden.“
37Patentanspruch 25:
38„Kit, umfassend
39(a) eine Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide, wobei es sich bei der Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide jeweils um die in einem der Ansprüche 6 bis 10 definierten handelt, und
40(b) Verpackungsmaterialien dafür.“
41Hinsichtlich der lediglich im Rahmen von „insbesondere, wenn“-Anträgen geltend gemachten Unteransprüche 4, 7, 9, 19, 26 und 27 wird auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.
42Die Beklagte zu 1) ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Land 1. Sie ist zusammen mit der A. Ltd. über zwischengeschaltete Gesellschaften eine 100%-ige Tochter der Beklagten zu 2). Bei der Beklagten zu 2) handelt es sich um die Muttergesellschaft der Beklagten zu 1) mit Sitz in Land 2. Die Organe beider Gesellschaften sind personell weitgehend identisch besetzt.
43Zum Sortiment der Beklagten gehören u.a. vier verschiedene Arten von modifzierten Nukleotidmolekülen (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform I), die sich in sogenannten Kits (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform II) befinden. Dabei unterscheiden sich die Nukleotidmoleküle durch die jeweils verwendete Base. Die angegriffene Ausführungsform II ist ein Bestandteil von sog. „Sequencing Sets“, die beispielsweise die Bezeichnungen „X.1 High-throughput Sequencing Set“, „X.2 High-throughput Sequencing Set“ und „X.3“ tragen. Die Sets existieren in zwei Varianten als „X.4“ und „X.5“. Neben der angegriffenen Ausführungsform II enthalten die Sets noch eine Sequenzierungsflusszelle (Sequencing Flow Cell). Ferner stellt die Beklagte zu 2) Sequenziergeräte, wie z.B. die Geräte mit der Bezeichnung „X.1a“, „X.2a“ und „X.3“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform III), mit denen die Sequenzierung von DNA durch Synthese (SBS-Reaktion) durchgeführt werden kann, im Ausland her. Die angegriffene Ausführungsform III wurde von anderen Gesellschaften des Konzerns, dem auch die Beklagten angehören, an die Universitäten Tübingen und Hannover geliefert (vgl. Anlagen rop 6, rop 7).
44Die Klägerin hat bereits erstinstanzlich im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen I und II in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbar wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents gesehen. Darüber hinaus hat sie die Auffassung vertreten, bei der angegriffenen Ausführungsform III, welche die angegriffene Ausführungsform I für ihr Polynukleotidsequenzierungsverfahren verwende, handele es sich um wesentliche Elemente der klagepatentgemäßen Erfindung, deren Angebot eine mittelbare Verletzung des Klagepatents darstelle.
45Die Beklagten, die vor dem Landgericht um Klageabweisung, hilfsweise um Aussetzung gebeten haben, haben eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt.
46Durch Urteil vom 3. November 2020 hat das Landgericht dem Klagebegehren weitgehend entsprochen und wie folgt erkannt:
47I. Die Beklagten werden verurteilt,
481. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,
49a) modifizierte Nucleotidmoleküle, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3'-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
50-O-Z
51gebunden ist,
52wobei es sich bei Z um eines von -C(R')2-N(R")2, -C(R')2-N(H)R",
53und -C(R')2-N3 handelt,
54wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt;
55es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische, Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R')2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R’")2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen;
56und wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen,
57in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
58insbesondere wenn,
59es sich bei Z um eine Azidomethylgruppe handelt;
60und/oder
61die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
62und/oder
63die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
64und/oder
65es sich bei der nachweisbaren Markierung um ein Fluorophor handelt;
66b) Kits, umfassend
67(a) eine Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide, wobei es sich bei der Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide jeweils um modifizierte Nucleotidmoleküle, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3‘-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3'- Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
68-O-Z
69gebunden ist
70wobei es sich bei Z um eines von -C(R')2-N(R")2, -C(R')2-N(H)R", und -C(R')2-N3 handelt,
71wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt;
72es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische, Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R')2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R"')2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen;
73und wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen;
74wobei
75die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
76und/oder
77die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
78insbesondere wenn,
79es sich bei der nachweisbaren Markierung um ein Fluorophor handelt;
80handelt, und
81(b) Verpackungsmaterialien dafür;
82in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
83insbesondere wenn
84die nachweisbare Markierung bei jedem Nucleotid beim Nachweis von der nachweisbaren Markierung unterschieden werden kann, die für eine der anderen drei Nucleotidarten verwendet wird;
85und/oder
86das Kit ferner ein Enzym und für die Wirkung des Enzyms geeignete Puffer umfasst;
87c) Geräte,
88in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern,
89die geeignet sind,
90(1) ein Verfahren zum Kontrollieren des Einbaus eines zu einem zweiten Nucleotid in einem einzelsträngigen Ziel-Polynucleotid komplementären
91modifizierten Nucleotidmoleküls, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3'-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
92-O-Z
93gebunden ist,
94wobei es sich bei Z um eines von -C(R')2-N(R")2, -C(R')2- N(H)R", und -C(R')2-N3 handelt,
95wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt;
96es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische, Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R´)2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R"')2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen;
97und wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen;
98wobei
99die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
100und/oder
101die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
102insbesondere, wenn
103es sich bei der nachweisbaren Markierung um ein Fluorophor handelt;
104bei einer Synthese- oder Sequenzierreaktion,
105umfassend das Einbauen des Nucleotids in das wachsende komplementäre Polynucleotid, wobei der Einbau des Nucleotids die Einführung darauffolgender Nucleosid- oder Nucleotidmoleküle in das wachsende komplementäre Polynucleotid verhindert oder blockiert;
106und/oder
107(2) ein Verfahren zum Bestimmen der Sequenz eines einzelsträngigen Ziel-Polynucleotids, umfassend das Überwachen des aufeinanderfolgenden Einbaus komplementärer Nucleotide, wobei es sich bei mindestens einem Einbau um den eines
108modifizierten Nucleotidmoleküls, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3'-OH-blocklerenden Gruppe, so dass an dem 3'- Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
109-O-Z
110gebunden ist,
111wobei es sich bei Z um eines von -C(R')2-N(R")2, -C(R')2- N(H)R", und –C(R´)2-N3 handelt,
112wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt;
113es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alklnyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische, Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R´)2 eine Alkylidengruppe der Formel =C(R'’')2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen;
114und wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen;
115wobei
116die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
117und/oder
118die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
119insbesondere, wenn
120es sich bei der nachweisbaren Markierung um ein Fluorophor handelt;
121handelt und wobei die Identität des eingebauten Nucleotids durch Nachweisen der mit der Base verknüpften Markierung bestimmt wird und die blockierende Gruppe und die Markierung vor der Einführung des nächsten komplementären Nucleotids entfernt werden;
122insbesondere wenn
123das Verfahren umfasst:
124a) Bereitstellen einer Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide, wobei die Vielzahl unterschiedlicher Nucleotide jeweils
125modifizierte Nucleotidmoleküle, umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinhelt mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3'-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur
126-O-Z
127gebunden ist,
128wobei es sich bei Z um eines von -C(R')2-N(R")2, -C(R')2- N(H)R", und -C(R')2-N3 handelt,
129wobei es sich bei jedem R" um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handelt;
130es sich bei jedem R' unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-,Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische, Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung handelt; oder (R')2 eine Alkylldengruppe der Formel =C(R"')2 darstellt, wobei jeder R'" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen;
131und wobei das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist, wobei dieses Zwischenprodukt unter wässrigen Bedingungen dissoziiert, um ein Molekül mit einem freien 3'-OH hervorzubringen;
132wobei
133die Base mittels eines spaltbaren Linkers oder eines nicht spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
134und/oder
135die Base mittels eines spaltbaren Linkers mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft ist;
136insbesondere, wenn
137es sich bei der nachweisbaren Markierung um ein Fluorophor handelt;
138sind und wobei die nachweisbare Markierung, die mit jeder Nucleotidart verknüpft ist, von der nachweisbaren Markierung, die für andere Nucleotidarten verwendet wird, beim Nachweis unterschieden werden kann;
139b) Einbauen des Nucleotides in das Komplement des einzelsträngigen Ziel-Polynucleotids;
140c) Nachweisen der Markierung des Nucleotids nach (b), wodurch die Art des eingebauten Nucleotids bestimmt wird;
141d) Entfernen der Markierung des Nucleotides nach (b) und der blockierenden Gruppe und
142e) gegebenenfalls ein- oder mehrmaliges Wiederholen der Schritte (b) - (d) wodurch die Sequenz eines einzelsträngigen Ziel-Polynucleotids bestimmt wird;
143durchzuführen;
1442. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten, elektronischen Verzeichnisses vollständig darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziffer I. 1 bezeichneten Handlungen seit dem 13. März 2013 begangen haben, und zwar unter Angabe
145a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
146b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
147c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
148wobei die Beklagten Rechnungen und für den Fall, dass keine Rechnungen vorhanden sind, Lieferscheine vorzulegen haben, wobei die Vorlage von Kopien ausreichend ist und geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
1493. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten, elektronischen Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. 1 bezeichneten Handlungen seit dem 13. April 2013 begangen haben – wobei die Rechnungslegung in Bezug auf die Beklagte zu 1) auf die Benutzungsart des Anbietens beschränkt ist –, und zwar unter Angabe
150e) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
151f) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
152g) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
153h) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
154wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernehmen und ihn ermächtigen, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.
1554. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, die vorstehend zu Ziffern I.1 a) und b) bezeichneten, seit dem 13. April 2013 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, denen durch die Beklagte zu 2) oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP ..... 578 B 1 erkannt hat, aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zu 2) zurückzugeben und ihnen für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe verbindlich zugesagt wird.
156II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 bezeichneten – seit dem 13. April 2013 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei der Schadensersatz in Bezug auf die Beklagte zu 1) auf die Benutzungsart des Anbietens beschränkt ist.
157III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
158Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
159Die angegriffenen Ausführungsformen I und II machten mit Ausnahme der angegriffenen Ausführungsform II in der Variante „X.5“ von der in den Ansprüchen 1 und 25 des Klagepatents unter Schutz gestellten technischen Lehre Gebrauch.
160Kern der Erfindung sei die Modifizierung des anspruchsgemäßen Nukleotidmoleküls durch die 3‘-OH-blockierende Gruppe, die durch eine entfernbare Schutzgruppe besonders charakterisiert werde. Hiernach handele es sich um eine an die Zuckereinheit gebundene, entfernbare und 3’-OH-blockierende Gruppe. Diese Gruppe weise die Struktur -O-Z- auf. Sie gewährleiste allgemein, dass z.B. die Polymerase bei Sequenzierungsaktionen in einem Synthesezyklus davon abgehalten werde, mehr als ein einzelnes Nukleotid in die Polynukleotidkette einzubauen, indem sie die 3’er-Gruppe blockiere.
161Patentanspruch 1 zeige drei verschiedene Fälle der Struktur Z auf. Die verschiedenen Strukturen hätten eine entfernbare Schutzgruppe oder Teile der entfernbaren Schutzgruppe R‘‘ gemeinsam. Dabei könnten die entfernbare Schutzgruppe oder Teile davon auch aus Stickstoffatomen bestehen, wenn Z die Struktur C(R‘)2-N3 aufweise. Hier werde der Teil der Schutzgruppe R‘‘ durch den Teil der Schutzgruppe N3 ersetzt. Auch bei einer solchen Ausgangsstruktur handele es sich um eine anspruchsgemäße Molekülstruktur. Eine Beschränkung auf die Schutzgruppe R‘‘ entnehme der Fachmann dem Patentanspruch nicht. Erfindungsgemäß könne es sich bei R‘ auch um ein Wasserstoffatom H handeln, so dass die Struktur Z sodann laute: -CH2-N3. Genau dieser Fall werde nochmals bevorzugt in Unteranspruch 4 hervorgehoben, laut dem Z ebenfalls eine Azidomethylgruppe sei.
162Bei der angegriffenen Ausführungsform I handele es sich um modifizierte Nukleotidmoleküle gemäß Patentanspruch 1, weil sie am dritten C-Atom des Zuckers eine Azidomethylgruppe als Blockiergruppe aufwiesen. Außerdem verletze die angegriffene Ausführungsform II – mit Ausnahme der Set-Variante „X.5“ – Anspruch 25 des Klagepatents. Dieser sei ausschließlich auf die Unteransprüche 6 bis 10 rückbezogen. Zwingende Voraussetzung für ein anspruchsgemäßes Kit sei daher, dass die verwendeten Nukleotide Markierungen enthielten. Die angegriffene Ausführungsform II in der Set-Variante „X.4“ enthalte unstreitig eine Mischung von Nukleotiden mit der Bezeichnung „X6 Mix“, welche nachweisbare Markierungen aufwiesen. Dies sei bei der angegriffenen Ausführungsform II in der Set-Variante „X.5“ unstreitig nicht der Fall.
163Die Beklagte zu 2) habe die angegriffenen Ausführungsformen I und II sowohl auf ihrer Internetseite (Anlagen KE 1, rop 16) als auch auf der Messe „B.“ im Jahr 2018 in Stadt 1 angeboten. Sie vertreibe diese auch nach Deutschland. Demgegenüber biete die Beklagte zu 1) die vorgenannten Ausführungsformen zwar ebenfalls in der Bundesrepublik Deutschland an. Eine Vertriebshandlung sei bei ihr jedoch nicht feststellbar.
164Auf der Internetseite der Beklagten zu 2) werde die Beklagte zu 1) unter der Rubrik „Contact us“ als einzige Ansprechpartnerin für den Customer Service im europäischen Raum genannt. Mit dieser Benennung unterstütze und fördere sie jedenfalls den Abschluss von Geschäften mit der Beklagten zu 2). So sei nicht auszuschließen, sondern eher naheliegend, dass Abnehmer aus Deutschland auch über die Beklagte zu 1) den Kontakt suchten, um die angegriffenen Ausführungsformen zu bestellen. Insofern trage die Beklagte zu 1) die Pflicht, vor ihrer Benennung als Ansprechpartnerin die Schutzrechtslage zu prüfen.
165Eine Vertriebshandlung der Beklagten zu 1) habe die Klägerin demgegenüber nicht konkret dargetan. Ihren anfänglichen Vortrag, die Beklagte zu 1) habe auch die Reagenzien vertrieben, habe die Klägerin im Laufe des Rechtsstreits dahingehend korrigiert, dass andere Konzerngesellschaften in die Lieferhandlungen der Beklagten zu 2) eingebunden seien. Darüber hinaus hätten die Beklagten Lieferhandlungen der Beklagten zu 1) ausdrücklich bestritten. Schließlich habe die Klägerin in der mündlichen Verhandlung selbst bestätigt, dass sie nur Kenntnis von der CE-Kennzeichnung auf der angegriffenen Ausführungsform III habe, bei der die Beklagte zu 1) als europäische Bevollmächtigte fungiere, so dass es an entsprechendem Vorbringen im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform II mangele.
166Bei der angegriffenen Ausführungsform III handele es sich um ein wesentliches Mittel der Erfindung, das objektiv geeignet sei, für die klagepatentgemäßen Verfahren nach Anspruch 12 und 17 verwendet zu werden. Die Beklagten hätten die angegriffene Ausführungsform III sowohl angeboten als auch geliefert, wobei die Benutzung der angegriffenen Ausführungsform III zur Durchführung der Sequenzierungsverfahren von den Abnehmern in Deutschland erfolge. Für den erforderlichen Inlandsbezug sei der ausländische Geschäftssitz der Beklagten unschädlich. Diese würden die angegriffene Ausführungsform III von dort aus nach Deutschland zur dortigen unmittelbaren Benutzung des Sequenzierungsgeräts anbieten bzw. liefern.
167Die Beklagten hätten die angegriffene Ausführungsform III ebenfalls auf ihrer Internetseite und auf der „B.“ im Jahr 2018 in Stadt 1 angeboten. Zudem liefere die Beklagte zu 2) die angegriffene Ausführungsform III auch zur Benutzung im Inland. Abgesehen davon, dass sie die Lieferungen über ihre Konzerngesellschaften steuere, trete erschwerend hinzu, dass sie bei der angegriffenen Ausführungsform III weitere Supportleistungen in Aussicht stelle und die Lieferabläufe mitgestalte. Auch die Beklagte zu 1) leiste jedenfalls Förderhandlungen zur Lieferung der angegriffenen Ausführungsform III. Sie werde in dem die angegriffene Ausführungsform III betreffenden Benutzerhandbuch als europäische Bevollmächtigte (EC REP) für die CE-Kennzeichnung genannt, die nach § 6 Abs. 1 Medizinproduktegesetz Voraussetzung für das Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform III in Deutschland sei. Dies sei jedenfalls als Förderhandlung, wenn nicht sogar als eigener Tatbeitrag der Beklagten zu 1) zu klassifizieren. Ferner stehe sie nicht nur Behörden, sondern auch Abnehmern als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Die Beklagte zu 1) sei in die Liefertätigkeit eingebunden und fördere auch durch den weiteren Support die Lieferungen nach Deutschland.
168Des Weiteren sei aus den Umständen ersichtlich, dass die Abnehmer die angegriffene Ausführungsform III aus Sicht der Beklagten zur Durchführung der anspruchsgemäßen Sequenzierverfahren unter Einsatz entsprechender Kits einsetzen. So werde im Benutzerhandbuch gerade der Einsatz der angegriffenen Ausführungsform I der Beklagten zu 2) als Herstellerin empfohlen. In der Vorlage des Handbuchs liege die schlüssige Behauptung, dass es sich bei dem Benutzerhandbuch um ein solches handele, das den Abnehmern bei Lieferung der angegriffenen Ausführungsform III zur Verfügung gestellt werde. Dies hätten die Beklagten in Zweifel gezogen, aber nicht konkret bestritten. Abgesehen davon sei eine Eignung der angegriffenen Ausführungsform III für einen anderen Einsatz als die Durchführung von Sequenzierungsverfahren bzw. einer Sequenzreaktion nicht geeignet.
169Die Kammer habe keinen Zweifel daran, dass die Angabe als europäische Bevollmächtigte mit dem Wissen und Wollen der Beklagten zu 1) erfolge und sie auch billigend in Kauf nehme, dass sie damit die durch die Beklagte zu 2) mitgesteuerten Vertriebshandlungen der anderen Konzerngesellschaften unterstütze.
170Auf der Rechtsfolgenseite sei die Zuerkennung eines Schlechthinverbots gerechtfertigt. Die Beklagten hätten eine patentfreie Verwendungsmöglichkeit der angegriffenen Ausführungsform III nicht hinreichend substantiiert dargelegt. Sofern die Beklagten vorgebracht hätten, es gebe alternative, nicht patentverletzende Blockiergruppen, habe die Klägerin klargestellt, dass es sich bei den im englischen Verfahren benannten Molekülen um solche handele, die nur keine Azidomethylgruppe aufwiesen. Offen geblieben sei dagegen, ob diese Moleküle nicht eine der anderen anspruchsgemäßen Stoffvarianten aufwiesen und ob sie gewerblich erworben werden könnten. Vor diesem Hintergrund sei das Vorbringen der Beklagten nicht ausreichend, um konkret eine patentfreie Verwendung zu benennen, derer es bedurfte, nachdem die Klägerin das Fehlen einer patentfreien Benutzungsmöglichkeit behauptet habe. Die in der Set-Variante „X.5“ verwendeten Moleküle verletzten zwar die Ansprüche 12 und 17 nicht. Gleichwohl könnten die Beklagten diese Nukleotidvariante nicht erfolgreich als patentfreie Nutzungsmöglichkeit anführen. Zum einen verletzten die Moleküle gleichwohl Patentanspruch 1, so dass sie zwar kein Mittel im Sinne des § 10 PatG darstellten, aber ein Erzeugnis nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. Den Beklagten stehe insoweit kein schützenswertes Interesse zu, die angegriffene Ausführungsform III mit diesen Molekülen zu vertreiben. Zum anderen sei die Wahrscheinlichkeit einer patentgemäßen Benutzung der angegriffenen Ausführungsform III beim Ausbleiben eines Schlechthinverbots zu groß. Die Markierung erleichtere das Erkennen des Nukleotids in der Sequenz nachhaltig, so dass die Abnehmer diese Art des Moleküls regelmäßig zur Durchführung des Sequenzierungsverfahrens vorziehen würden.
171Für eine Aussetzung bestehe mangels hinreichender Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage kein Anlass.
172Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.
173Gegen dieses, ihren Prozessbevollmächtigten am 6. November 2020 zugestellte Urteil haben die Beklagten mit Schriftsatz vom 26. November 2020 Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf Klageabweisung bzw. hilfsweise auf Aussetzung weiterverfolgen.
174Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens machen sie insbesondere geltend:
175Die Kammer habe bei ihrer Auslegung den Wortlaut von Patentanspruch 1 des Klagepatents nicht beachtet. Dieser verlange, dass das Molekül umgesetzt werden könne, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R‘‘ gegen H ausgetauscht sei. Im Fall der Azidomethylgruppe liege anstatt des R‘‘ N3 vor. R‘‘ könne daher mangels Existenz nicht ausgetauscht werden. Soweit die Kammer ausführe, dass die Azidogruppe in der Fallvariante drei R‘‘ ersetze und funktional den gleichen technischen Erfolg bewirke, entferne sie sich vom Wortlaut des Patentanspruchs und stütze sich auf Erwägungen, die allenfalls bei der Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung anzustellen wären. Nur dann, wenn sich das wortlautgemäße Lösungsmittelabstrahieren lasse, könne eine funktionsorientierte Betrachtung zu einer erweiterten Auslegung des Patentanspruchs führen. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Das Merkmal, dass ein im Ausgangsmolekül vorhandenes R‘‘ gegen H ausgetauscht werde, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, könne nicht dahingehend abstrahiert werden, dass R‘‘ gar nicht vorhanden sei. Die sich daraus ergebende Inkonsistenz des Patentanspruchs falle allein in den Verantwortungsbereich der Klägerin als Patentinhaberin.
176Die einzige patentrechtlich relevante Handlung der Beklagten zu 1) sei ein früheres Angebot an die Deutsche Forschungsgemeinschaft aus dem Jahr 2018, das allerdings zu keinem Auftrag geführt habe. Der Klägerin sei durch dieses Angebot kein Schaden entstanden. Weitere Angebote seien durch die Beklagte zu 1) nicht mehr abgegeben worden, da sie in den Vertrieb der angegriffenen Reagenzien und Sequenzierer nicht eingebunden sei. Lieferungen der angegriffenen Ausführungsformen seien durch die Beklagte zu 1) nicht erfolgt.
177Die Ausführungen des Landgerichts würden ein patentverletzendes Angebot der Beklagten zu 1) nicht tragen. Die schlichte Benennung einer nur in Land 1 ansässigen Gesellschaft als eine von mehreren Kontaktadressen auf der Internetseite beinhalte nicht automatisch die Aussage, dass diese Gesellschaft auch Ansprechpartnerin für Deutschland oder sogar den gesamten europäischen Raum sei. Eine Unterstützung und Förderung des Abschlusses von Geschäften der Beklagten zu 2) durch die Beklagte zu 1) komme schon deshalb nicht in Betracht, weil die Beklagte zu 2) selbst keinen Liefervertrag für die angegriffenen Ausführungsformen mit Kunden in Deutschland abgeschlossen habe. Es fehle daher an einer beihilfefähigen Haupttat. Zudem handele es sich bei der angegebenen Telefonnummer auf der Website der Beklagten zu 2) lediglich um eine allgemeine Kontaktadresse für den Service ohne konkreten Bezug zu den Sequenzierern sowie einem Sales Support für diese (und insbesondere speziell für Deutschland). Der auf der Internetseite zu findende Hinweis auf ein Ersatzteillager in Stadt 2 sei schon deshalb irrelevant, weil der nötige Inlandsbezug nicht dargetan sei. Zudem fehle der Zusammenhang zum Klagepatent, dem ein die Sequenzierer schützender Produktanspruch fehle.
178Soweit die Kammer in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform III weiterhin auf die CE-Kennzeichnung abgestellt habe, handele es sich bei dieser um eine bloße Vorbereitungs- und noch nicht um eine vorwerfbare Benutzungshandlung. Abgesehen davon seien die besonderen Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung im Fall der Beklagten zu 1) nicht gegeben. Das Landgericht habe weder festgestellt, dass die Beklagte zu 1) Kenntnis davon hatte, dass es sich bei den Sequenzierern um angeblich mittelbar patentverletzende Erzeugnisse handele (was angesichts des Vortrages zur fehlenden Verletzung durch die Nukleotide bestritten bleibe), noch, dass die Beklagte zu 1) Kenntnis von Benutzungshandlungen der Beklagten zu 2) mit Inlandsbezug gehabt hätte. Der für eine Beihilfe notwendige Vorsatz hinsichtlich der Haupttat sei daher weder festgestellt noch ersichtlich. Erschwerend komme hinzu, dass die Beklagte zu 1) das Klagepatent allein durch die Benennung als Repräsentantin für die CE-Kennzeichnung der Sequenzierer nicht im Wege der Beihilfe verletzen könne. Die Sequenziergeräte unterfielen als Solche nicht dem Schutzbereich des Klagepatents. Sie seien lediglich als Mittel zur Ausführung des in Patentanspruch 12 gelehrten Verfahrens angegriffen. § 10 Abs. 1 PatG verlange, dass derjenige, der ein solches Mittel anbiete oder liefere, wisse oder dass es aufgrund der Umstände offensichtlich sei, dass dieses Mittel dazu geeignet und vom Empfänger hierzu bestimmt sei, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen würden auch für denjenigen gelten, der selbst nicht anbiete oder liefere, sondern nur wegen Beihilfe in Anspruch genommen werde. Bereits deshalb, weil die Beklagte zu 1) in den Vertrieb der Sequenzierer und Reagenzien nicht involviert sei, fehle hierfür jede Grundlage. Im Übrigen habe die Beklagte zu 1) entgegen den Feststellungen des Landgerichts weder an der Messe B. teilgenommen noch betreibe sie die Website der Beklagten zu 2).
179Des Weiteren sei der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch unbegründet. Die Klägerin vollstrecke das erstinstanzliche Urteil seit dem 24. November 2020 vollumfänglich. Die Vollstreckung umfasse sowohl den Unterlassungs- als auch den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch. Beide Beklagten hätten seither keine unter den Rechnungslegungstenor fallende Handlungen begangen. Dies werde für beide Beklagten rechtsverbindlich und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erklärt. Außerdem hätten beide Beklagten am 28. Dezember 2020 vollständig Rechnung gelegt (vgl. Anlage B 17) und damit die Ziffern I.2. und I.3. des angegriffenen Urteils erfüllt.
180Schließlich habe die Kammer die Voraussetzungen für ein Schlechthinverbot zu Unrecht bejaht. Ein Solches lasse sich nicht damit begründen, dass die Reagenzien zwar nicht die Ansprüche 12 und 17, aber andere Ansprüche verletzen, die vom Schutzumfang dieser Ansprüche nicht umfasst seien. Im Ergebnis verändere das Landgericht damit den Schutzumfang der vorgenannten Ansprüche über den erteilten Umfang hinaus. Sei ein solches Schlechthinverbot ausgeschlossen, komme in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform III auch kein Rückrufanspruch in Betracht.
181Im Übrigen werde sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren mangels erfinderischer Tätigkeit als nicht rechtsbeständig erweisen.
182Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf das schriftsätzliche Vorbringen der Beklagten Bezug genommen.
183Die Beklagten beantragen,
184I. auf die Berufung der Beklagten zu 1) und zu 2) das Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 3. November 2020 (Az.: 4a O 31/19) abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen;
II. hilfsweise:den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen das Klagepatent EP ..... 578 beim Bundespatentgericht anhängige Nichtigkeitsklage (3 Ni 30/19) auszusetzen.
Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 10. Juni 2021 Anschlussberufung eingelegt. Sie beantragt,
188I. die Berufung zurückzuweisen;
189II. das am 3. November 2020 verkündete Urteil des Landgerichts Düsseldorf – Az.: 4a O 31/19 – auf die Anschlussberufung der Klägerin abzuändern und wie folgt neu zu fassen:
190wie vom Landgericht unter Ziff. I. und II. erkannt, wobei unter Ziffer I.3. der Einschub „– wobei die Rechnungslegung in Bezug auf die Beklagte zu 1) auf die Benutzungsart des Anbietens beschränkt ist –“gestrichen wird.
191Soweit die Klägerin darüber hinaus in dem vorgenannten Schriftsatz auch Anträge betreffend das EP ….. 415 formuliert hat, hat der Senat das Verfahren mit Beschluss vom 24. Juni 2021 abgetrennt. Das abgetrennte Verfahren wird unter dem Aktenzeichen I-2 U 14/21 geführt.
192Die Beklagten beantragen,
193die Anschlussberufung der Klägerin zurückzuweisen.
194Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil als zutreffend und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen.
195Bei der Bezeichnung R‘‘ handele es sich um einen Platzhalter, der bei jeder Ausführungsform durch konkrete Atome zu ersetzen sei. Abschnitt [0058] des Klagepatents stelle unmissverständlich klar, dass -N3 ein konkreter Fall einer Gruppe -N(R‘‘)2 sei. In diesem Fall sei jedes R‘‘ ein Stickstoffatom (N). Diese Stickstoffatome seien Teil einer entfernbaren Schutzgruppe im Sinne des Klagepatents.
196Des Weiteren habe die Beklagte zu 1) der Klägerin am 28. Dezember 2020 mitgeteilt, dass sie der C. e.V. (C.) in Stadt 3 am 15. August 2018 einen Sequenzierer des Typs „X.1“ (angegriffene Ausführungsform III) sowie Sequenziersets der Typen „X.1 High-throughput Sequencing Set (PE…)“ und „X.1 High-throughput Sequencing Set (PE…)“ angeboten habe. Diese Sequenziersets enthielten neben einem „Flow Cell“ jeweils auch „Sequencing Kits“ (angegriffene Ausführungsform II), die ihrerseits die Komponenten „X6 Mix“ und „X6 Mix II“ enthielten, in denen die anspruchsgemäßen modifizierten Nukleotide (angegriffene Ausführungsform I) enthalten seien. Schon aufgrund dieser eindeutigen Verletzungshandlungen erweise sich das erstinstanzliche Urteil im Hinblick auf die Verurteilung der Beklagten zu 1) als zutreffend.
197Dessen ungeachtet werde der Urteilsausspruch auch durch die Feststellungen des Landgerichts getragen. Als Teilnehmerin an den Verletzungshandlungen ihrer Konzerngesellschaften sei die Beklagte zu 1) gemäß § 830 BGB taugliche Schuldnerin sämtlicher Ansprüche, die sich aus der Patentverletzung ergäben. Dadurch, dass die Beklagte zu 1) den Kundenservice für D.-Kunden in Europa leiste, fördere sie maßgeblich die Vertriebshandlungen aller Konzerngesellschaften, die Kunden in Europa und damit auch in Deutschland mit der angegriffenen Ausführungsform I beliefern. Die Beklagte zu 1) sei eine Anlaufstelle für Interessenten und vermittle diese an diejenigen Konzerngesellschaften, welche die Belieferung durchführen. Außerdem sei bereits das Vorhandensein eines After-Sales-Services unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die hochpreisigen Sequenzierer und Reagenzien des D.-Konzerns überhaupt verkäuflich seien, denn die Kunden benötigten bei der Durchführung der hochkomplexen Sequenzierungsverfahren technische Unterstützung, welche die Beklagte zu 1) gewährleiste.
198Zu dem tatsächlich erfolgten Inverkehrbringen der angegriffenen Sequenzierer in der Bundesrepublik Deutschland leiste die Beklagte zu 1) des Weiteren dadurch einen eigenen täterschaftlichen Beitrag bzw. zumindest Beihilfe, dass sie sich als europäische Bevollmächtigte für die CE-Kennzeichnung zur Verfügung stelle. Hiermit habe die Beklagte zu 1) für die Verletzungshandlung wissentlich und willentlich eine Ursache gesetzt. Sie habe die konkreten Verletzungshandlungen auch nicht, etwa durch die Zurückziehung ihrer Benennung als europäische Bevollmächtigte, unterbunden. Der für die Beihilfe erforderliche doppelte Vorsatz der Beklagten zu 1) ergebe sich bereits aus der weitgehenden Personenidentität zwischen der Beklagten zu 1) und den handelnden Konzerngesellschaften.
199Darüber hinaus habe das Landgericht Lieferhandlungen der Beklagten zu 2) festgestellt, welche die Beklagte zu 1) gefördert habe. Die Beklagte zu 2) veranlasse und steuere die Lieferungen über ihre Konzerngesellschaften. Damit handele es sich bei den Lieferungen nach Deutschland jeweils um ein Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsformen durch die Beklagte zu 2), unabhängig davon, welche Konzerngesellschaft gegenüber dem Kunden letztlich die Rechnung ausgestellt habe. Dieses Inverkehrbringen durch die Beklagte zu 2) habe die Beklagte zu 1) durch die vom Landgericht aufgeführten Handlungen gefördert.
200Die maßgebliche Rolle der Beklagten zu 1) werde im Übrigen auch in einer durch die Klägerin in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung überreichten Pressemitteilung unterstrichen.
201Schließlich habe die Kammer im Hinblick auf die angegriffenen Sequenzierer (angegriffene Ausführungsform III) zurecht ein Schlechthinverbot ausgesprochen. Es handele sich um ein wesentliches Mittel für die Durchführung der Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 und 17; eine sinnvolle patentfreie Nutzung sei nicht gegeben. Bei diesen Verfahren kämen modifizierte Nukleotide gemäß Anspruch 6 zum Einsatz, deren Base mit einer nachweisbaren Markierung verknüpft sei. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung hätten die Beklagten zur Verwendung ihrer Sequenzierer allein die X.4-Reagenzien angeboten, die solche markierten Nukleotide enthielten. Es sei den Beklagten nicht gelungen, eine – auch nicht existierende – patentfreie Nutzungsmöglichkeit aufzuzeigen. Die einzigen D.-Reagenzien, die neben der X.4-Reihe noch für die Verwendung mit den angegriffenen Sequenzieren geeignet wären, seien die Reagenzien der X.5-Reihe. Den Beklagten sei es jedoch rechtlich verwehrt, ihre Kunden auf diese Reagenzien zu verweisen, weil die Lieferung und Benutzung dieser Reagenzien eine Verletzung von Patentanspruch 1 des Klagepatents darstellen würde. Rechtlich und tatsächlich bestehe daher keine andere Verwendungsmöglichkeit der angegriffenen Sequenzierer, bei der nicht von Anspruch 12 oder 17 des Klagepatents Gebrauch gemacht werde.
202Zu Unrecht habe das Landgericht die Rechnungslegungspflicht der Beklagten zu 1) jedoch auf die Benutzungsart des Anbietens beschränkt. Der Umfang der Rechnungslegungspflicht bestimme sich nach dem Zuschnitt des Betriebs des Verletzers. Die Beklagte zu 1) sei in den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen eingebunden. Sie habe die angegriffenen Ausführungsformen deutschen Kunden angeboten und betreibe ein Logistikzentrum für die D.-Produkte. Sie habe somit über alle im Geschäftsbetrieb eines Vertriebsunternehmens typischerweise anfallenden Verletzungshandlungen Rechnung zu legen. Im Hinblick auf die angegriffenen Ausführungsformen I und II (unmittelbare Patentverletzung) seien dies das Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen sowie das Einführen oder Besitzen zu diesen Zwecken. In Bezug auf die angegriffene Ausführungsform III (mittelbare Patentverletzung) das Anbieten und Liefern zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland. Nach den Feststellungen des Landgerichts habe die Beklagte zu 1) jedenfalls Beihilfe zum Inverkehrbringen aller angegriffenen Ausführungsformen durch die Beklagte zu 2) geleistet. Die Beklagte zu 1) hafte somit gemäß § 830 BGB in vollem Umfang für die Ansprüche, die sich daraus ergeben, dass die Beklagte zu 2) das Klagepatent durch das Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsformen verletze. Diese Haftung umfasse auch den Rechnungslegungsanspruch. Hinsichtlich der Beklagten zu 1) sei dieser ebenso zutreffend zu tenorieren wie hinsichtlich der Beklagten zu 2).
203Die Beklagten sind diesem Vorbringen entgegengetreten.
204Der Senat hat der Klägerin zuletzt mit Beschluss vom 10. September 2021 aufgegeben, eine Prozesskostensicherheit in Höhe von 254.416,60 € zu leisten. Die Klägerin ist dieser Aufforderung durch Hinterlegung bei dem Amtsgericht München nachgekommen. Auf die Anlagen Si 1 und Si 2 sowie die in der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2021 vorgelegte und als Anlage zum Protokoll zur Akte genommene Quittung wird Bezug genommen.
205Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
206II.
207Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht in dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagten wegen unmittelbarer (angegriffene Ausführungsformen I und II) bzw. mittelbarer (angegriffene Ausführungsform III) Patentverletzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zum Schadenersatz und – nur die Beklagte 2) – zum Rückruf verurteilt. Der Klägerin stehen entsprechende Ansprüche a aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu.
208Auf die zulässige Anschlussberufung der Klägerin hin war die durch das Landgericht tenorierte Beschränkung der Rechnungslegungspflicht der Beklagten zu 1) auf die Benutzungsart des Anbietens zu streichen, da die Beklagte zu 1) als Mittäterin bzw. jedenfalls als Gehilfin für das Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland haftet (§ 830 Abs. 2 BGB). Die weitere Neufassung des Tenors trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei „insbesondere, wenn“-Anträgen lediglich um Hilfsanträge handelt. Soweit die Klägerin diese vorliegend nicht in den Hauptantrag gezogen hat, besteht kein Grund, diese in den Tenor aufzunehmen.
2091.
210Die Erfindung betrifft insbesondere Nukleotide mit einer entfernbaren Schutzgruppe, ihre Verwendung in Polynukleotid-Sequenzierungsverfahren und ein Verfahren für die chemische Entschützung der Schutzgruppe (Abs. [0001]).
211Bei der Sequenzierung durch eine Synthese (Sequencing by Synthesis, SBS) von DNA bedarf es eines kontrollierten Einbaus neuer Nukleotide in den Komplementärstrang, so dass in jedem Synthesezyklus genau ein zusätzliches Nukleotid in den Strang integriert wird, um es anschließend zu detektieren. Um sicherzustellen, dass nur genau ein Nukleotid pro Synthesezyklus eingebaut wird, werden die einzubauenden Nukleotide modifiziert: Sie erhalten eine sogenannte „Blockiergruppe“ am dritten Kohlenstoffatom des Zuckers, die „3‘-OH-Blockiergruppe“. Diese Gruppe muss die Polymerase daran hindern, ein weiteres Nukleotid an dieses dritte Kohlenstoffatom anzulagern (Abs. [0004] f.).
212Die Anforderungen an eine 3‘-OH-Blockiergruppe für die Nutzung in SBS-Verfahren sind hoch. Zunächst sollte sie die Inkorporation weiterer Nukleotide in die Polynukleotidkette zuverlässig verhindern. Zudem sollte sie einfach zu entfernen sein, ohne dass dabei die Polynukleotidkette beschädigt wird. Des Weiteren sollte die Blockiergruppe derart beschaffen sein, dass das modifizierte Nukleotid trotz der vorhandenen Blockiergruppe von der Polymerase verarbeitet, d.h. an das Polynukleotid angebaut werden kann (Abs. [0005]).
213Im Stand der Technik waren im Prioritätstag 3‘-OH-Blockiergruppen bekannt, wobei für Einzelheiten auf Abs. [0006] bis [0012] der Klagepatentschrift Bezug genommen wird. Keine dieser Blockiergruppen erfüllte jedoch die vorstehend beschriebenen Anforderungen.
214Das Klagepatent hat es sich vor diesem Hintergrund zur – nicht ausdrücklich formulierten – Aufgabe gemacht, ein Nukleotid mit einer entfernbaren 3‘-OH-Blockiergruppe bereitzustellen, die unter DNA-kompatiblen Bedingungen entfernt werden kann. Außerdem sollen Verfahren bereitgestellt werden, die solche Nukleotide nutzen (vgl. Abs. [0013]).
215Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 des Klagepatents ein modifiziertes Nukleotidmolekül mit folgenden Merkmalen vor:
2161. Modifiziertes Nukleotidmolekül, umfassend
2171.1. eine Purin- oder Pyrimidinbase und
2181.2. eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit
2191.3. mit einer kovalent daran gebundenen, entfernbaren, 3’-OH-blockierenden Gruppe, so dass an dem 3’-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z gebunden ist.
2201.3.1. Bei Z handelt es sich um eines von
221-C(R’)2-N(R")2,
222-C(R’)2-N(H)R", und
223-C(R’)2-N3.
2241.3.1.1. Bei jedem R" handelt es sich um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon.
2251.3.1.2. Bei jedem R’ handelt es sich unabhängig um ein Wasserstoffatom, eine Alkyl-, substituierte Alkyl-, Arylalkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, Heteroaryl-, heterozyklische, Acyl-, Cyano-, Alkoxy-, Aryloxy-, Heteroaryloxy- oder Amido-Gruppe oder eine durch eine verknüpfende Gruppe gebundene nachweisbare Markierung.
226oder
2271.3.1.3. (R’)2 stellt eine Alkylidengruppe der Formel =C(R’")2 dar, wobei jeder R’" gleich oder unterschiedlich sein kann und aus der Gruppe ausgewählt ist, umfassend Wasserstoff- und Halogenatome und Alkylgruppen.
2281.3.2. Das Molekül kann umgesetzt werden, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R" gegen H ausgetauscht ist.
2291.3.2.1. Dieses Zwischenprodukt dissoziiert unter wässrigen Bedingungen, um ein Molekül mit einem freien 3’-OH hervorzubringen.
2302.
231Soweit die Beklagten mit ihrer Berufung beanstanden, die Kammer habe zu Unrecht eine Verwirklichung der durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre bejaht, vermag der Senat dem nicht beizutreten. Zu Recht steht zwischen den Parteien eine Verwirklichung der Merkmale 1. bis 1.3.1.3. sowie 1.3.2.1. nicht in Streit, so dass es hierzu keiner weiteren Ausführungen bedarf. Darüber hinaus machen die angegriffenen Ausführungsformen I und II auch von Merkmal 1.3.2. (= Merkmal 1.3.5. der Merkmalsgliederung des Landgerichts) wortsinngemäß Gebrauch.
232a)
233Den Kern der Erfindung bildet die an dem 3‘-Kohlenstoffatom gebundene 3‘-OH-blockierende Gruppe, die erfindungsgemäß eine Struktur -O-Z aufweist. Hierbei stellt „Z“ eine Variable dar, die in Merkmal 1.3.1. näher spezifiziert wird: Es kann sich entweder um -C(R’)2-N(R")2, -C(R’)2-N(H)R" oder um -C(R’)2-N3 handeln. Während die beiden erstgenannten Formeln jeweils zwei Variablen (R‘, R‘‘) aufweisen, findet sich in Letzterer nur eine, nämlich R‘. Damit ist klar, dass Merkmal 1.3.1.1., welches sich näher mit der Variablen R‘‘ befasst und bestimmt, dass es sich dabei um eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon handeln soll, ausschließlich für die erstgenannten Varianten Bedeutung besitzt. Mit anderen Worten steht die Variable R‘‘ dort, wo sie vorhanden ist, für eine entfernbare Schutzgruppe oder einen Teil davon. Die für alle Varianten relevante Variable R‘ wird demgegenüber in Merkmal 1.3.1.2. näher konkretisiert: Es kann sich dabei unter anderem um Wasserstoff handeln. Zusammengefasst umschreibt die Alternative 3 des Merkmals 1.3.1. damit einen Spezialfall der Alternative 1, nämlich den Fall, dass R‘‘ ein Stickstoffatom ist.
234Merkmal 1.3.2. verlangt, dass das Molekül umgesetzt werden kann, um ein Zwischenprodukt zu ergeben, bei welchem jeder R‘‘ gegen H ausgetauscht ist. Dieses Zwischenprodukt dissoziiert erfindungsgemäß unter wässrigen Bedingungen, um ein Molekül mit einem freien 3‘-OH hervorzubringen (Merkmal 1.3.2.1.). Die Merkmalsgruppe 1.3.2. umschreibt somit einen Mechanismus zur Entfernung der Schutzgruppe.
235b)
236Dies vorausgeschickt haben die Beklagten eine Verwirklichung von Merkmal 1.3.2. nicht erheblich in Abrede gestellt.
237Nach den unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des Landgerichts handelt es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen I um modifizierte Nukleotidmoleküle, die am dritten C-Atom des Zuckers eine Azidomethylgruppe aufweisen. Dass eine solche Gruppe die erfindungsgemäßen Anforderungen an die Variable „Z“ erfüllt, folgt bereits aus Unteranspruch 4, wonach es sich bei Z um eine Azidomethylgruppe handeln kann. Eine solche Azidomethylgruppe weist die Formel -CH2-N3 auf. Es handelt sich dementsprechend um einen Spezialfall der Alternative 3 von Merkmal 1.3.1., bei der R‘ ein Wasserstoffatom ist. Dass ein mit einer 3‘-O-Azidomethylgruppe geschütztes modifiziertes Nukleotid in der Weise umgesetzt werden kann, dass zunächst ein Zwischenprodukt entsteht, bei dem jedes der beiden R‘‘ = N gegen ein H ausgetauscht ist, bestreiten die Beklagten nicht. Dieses Zwischenprodukt hat die Struktur 3‘-O-CH2-N2 und dissoziiert unter wässrigen Bedingungen, um ein Molekül mit einem freien 3‘-OH hervorzubringen. Mehr verlangt die Merkmalsgruppe 1.3.2. nicht. Soweit sich die Beklagten demgegenüber darauf berufen, im Fall der Azidomethylgruppe liege anstatt des R“ N3 vor, so dass R‘‘ mangels Existenz nicht ausgetauscht werden könne, lässt sich dies bereits nicht mit der im Einzelnen erläuterten Struktur des Patentanspruchs in Einklang bringen. Denn R‘‘ kann auch ein Stickstoffatom sein, was von der Formel -C(R’)2-N(R")2 zu -C(R’)2-N3 führt. Abgesehen davon handelt es sich bei Patentanspruch 1 auch um keinen Verfahrens-, sondern um einen Sachanspruch.
2383.
239Dass die Beklagte zu 2) davon ausgehend das Klagepatent durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen I und II in der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar wortsinngemäß verletzt (§ 9 S. 2 Nr. 2 PatG), hat das Landgericht zutreffend festgestellt. Zudem ist die Kammer auch zu Recht davon ausgegangen, dass die Beklagte zu 2) durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform III im Inland das Klagepatent mittelbar verletzt (§ 10 PatG). Die diesbezüglichen Feststellungen im erstinstanzlichen Urteil sind im Berufungsverfahren unbeanstandet geblieben, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf.
2404.
241Soweit das Landgericht die Beklagte zu 1) unter dem Gesichtspunkt eines patentverletzenden Anbietens verurteilt hat, können die Beklagten dem unter Berücksichtigung des ergänzenden Vorbringens im Berufungsverfahrens nicht mit Erfolg entgegentreten. Unstreitig bot die Beklagte zu 1) der C. e.V. (C.) in Stadt 3 einen Sequenzierer des Typs „X.1“ (angegriffene Ausführungsform III) sowie Sequenziersets der Typen „X.1b Highthroughput Sequencing Set (P...)“ sowie „X.1 High-throughput Sequencing Set (PE...)“ an. Diese Sequenziersets enthalten neben einer „Flow Cell“ jeweils auch „Sequencing Kits“ (angegriffene Ausführungsform II), die ihrerseits die Komponenten „X6 Mix“ und „X6 Mix II“ enthalten sind. Diese beinhalten die streitgegenständlichen Nukleotide (angegriffene Ausführungsform I). Zwar handelt es sich insoweit um neues tatsächliches Vorbringen. Unstreitige Tatsachen sind in der Berufungsinstanz jedoch stets zu berücksichtigen (BGHZ 76, 133 = NJW 1980, 945; OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.07.2018, Az.: I-2 U 51/17, BeckRS 2018, 23974; Urt. v. 22.03.2019, Az.: I-2 U 31/16, BeckRS 2019, 6087, Rz. 222 – improving handovers; Zöller/Heßler, ZPO, 33. Aufl., § 531 Rz. 9).
2425.
243Auch wenn sich eine eigene Vertriebshandlung der Beklagten zu 1) nicht feststellen lässt, haftet sie als Mittäterin, jedenfalls aber als Gehilfin auch für den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland durch die Beklagte zu 2).
244a)
245In Bezug auf die angegriffene Ausführungsform III resultiert die Haftung der Beklagten zu 1) als Mittäterin bzw. jedenfalls als Gehilfin an dem durch das Landgericht festgestellten Vertrieb der Beklagten zu 2) (vgl. landgerichtliches Urteil, S. 31 f.) ohne Weiteres daraus, dass sie sich als europäische Bevollmächtigte für die CE-Kennzeichnung zur Verfügung stellt. Da die Beklagte zu 2) ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union bzw. außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums hat, begründet erst diese Benennung die Verkehrsfähigkeit des Produktes (vgl. § 6 Abs. 2 S. 3 MPG bzw. Art. 11 Abs. 1 Medizinprodukte-VO). Indem sich die Beklagte zu 1) als Bevollmächtigte zur Verfügung stellt, leistet sie daher in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit der Beklagten zu 1) einen entscheidenden Beitrag dafür, dass die angegriffene Ausführungsform III in der Bundesrepublik Deutschland rechtsverletzend auf den Markt kommen kann (vgl. zur Anbringung einer CE-Kennzeichnung durch den Hersteller: Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl., Abschn. D, Rz. 320), was ihre Tatherrschaft begründet. Dass die Benennung als Bevollmächtigte gegen den Willen der Beklagten zu 1) erfolgt, behaupten auch die Beklagten nicht.
246Der – hilfsweise – für eine Haftung der Beklagten zu 1) als bloßer Gehilfin erforderliche Vorsatz folgt bereits aus der weitgehenden personellen Identität der gesellschaftlichen Organe beider Beklagten. Die Beklagte zu 1) muss sich das Wissen ihrer Organe zurechnen lassen. Sie verfügt damit im Grundsatz über die gleichen Kenntnisse, und zwar im Regelfall unabhängig davon, wie die Geschäftsführer das relevante Wissen erlangt haben (OLG Düsseldorf, Urt. v. 04.04.2019, Az.: I-2 U 41/18). Vor diesem Hintergrund lässt die personelle Verflechtung der Beklagten keinen anderen Schluss zu, als dass zumindest den Organen der Beklagten zu 1) und damit letztlich auch ihr selbst ihre Benennung als Bevollmächtigte für die CE-Kennzeichnung und die damit verbundene Förderung des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsform III in der Europäischen Union und damit letztlich auch in der Bundesrepublik Deutschland bekannt waren. Damit liegt auch der für die mittelbare Patentverletzung erforderliche doppelte Vorsatz der Beklagten zu 1) vor. Ihr ist aufgrund der weitgehenden Personenidentität der Organe beider Beklagten auch bewusst, dass die Sequenzierer über die Eignung verfügen und vom Empfänger dafür bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
247Die durch die Beklagten zitierte Rechtsprechung rechtfertigt keine andere Bewertung. Auch wenn es sich danach bei der Anbringung der CE-Kennzeichnung ebenso wie bei dem bloßen Antrag auf die Erteilung einer Arzneimittelzulassung um bloße Vorbereitungshandlungen handelt, die für sich genommen noch keinen der in § 9 S. 2 PatG normierten Verletzungstatbestände erfüllen (BGHZ 100, 249 = GRUR 1987, 626 – Rundfunkübertragungssystem; BGHZ 107, 46 = GRUR 1990, 997 – Ethofumesat), resultiert aus diesen Entscheidungen für die Haftung der Beklagten zu 1) kein Erkenntnisgewinn. Denn die angegriffene Ausführungsform III wurde bereits in Verkehr gebracht. Hierzu leistet die Beklagte zu 1) – wie ausgeführt – durch ihre Benennung als Bevollmächtigte einen entscheidenden Beitrag.
248b)
249Daneben haftet die Beklagte zu 1) als Mittäterin, zumindest als Gehilfin, auch für den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen I und II in der Bundesrepublik Deutschland.
250aa)
251Auch wenn sich eine mit den Sequenzieren vergleichbare Kennzeichnung für diese Ausführungsformen nicht feststellen lässt, leistet die Beklagte zu 1) durch ihre Benennung als Bevollmächtigte nicht nur einen wesentlichen Beitrag zum Vertrieb der Sequenzierer, sondern fördert zugleich auch maßgeblich den Vertrieb der Kits und damit auch der Nukleinsäuren. Letztere kommen beim Betrieb der Sequenzierer zum Einsatz, weshalb mit dem Erwerb der Sequenzierer typischerweise auch der Erwerb entsprechender Kits und Nukleinsäuren einhergeht. Mit der Herbeiführung der Verkehrsfähigkeit der Sequenzierer leistet die Beklagte zu 1) daher mittelbar auch einen wesentlichen Tatbeitrag zum Vertrieb der zugehörigen Kits und Nukleinsäuren.
252bb)
253Hinzu kommt, dass die Telefonnummer der Beklagten zu 1) auf der Internetseite der Beklagten zu 2) als Hotline für „Europe und Africa“ angegeben ist (vgl. Schriftsatz v. 27.07.2021. Die Beklagte zu 1), die überdies in Stadt 2 auch ein Ersatzteillager betreibt, fungiert somit offenkundig als Ansprechpartnerin für den Kundenservice in Europa und damit auch für Deutschland. Gegenteiliges haben die Beklagten jedenfalls nicht behauptet. Indem die Beklagte zu 1) den Kundenservice für D.-Kunden in Europa leistet, fördert sie die Vertriebshandlungen aller Konzerngesellschaften, die Kunden in Europa und damit auch in der Bundesrepublik Deutschland mit den angegriffenen Ausführungsformen beliefern. Dies gilt umso mehr, da das Vorhandensein eines After-Sales-Services aufgrund der für die Durchführung der hochkomplexen Sequenzierungsverfahren benötigten technischen Unterstützung nach dem unbestritten gebliebenen Vorbringen der Klägerin unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass die hochpreisigen Sequenzierer und Reagenzien des D.-Konzerns überhaupt verkäuflich sind.
254cc)
255Auch wenn sich die durch die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht überreichte Pressemitteilung vom 29. Oktober 2019 nicht explizit auf die Bundesrepublik Deutschland bezieht und die angegriffenen Ausführungsformen dort auch keine explizite Erwähnung finden, wird daraus ebenfalls die zentrale Bedeutung der Beklagten zu 1) für den Vertrieb der Produkte des D.-Konzerns (und damit auch der angegriffenen Ausführungsformen) in Europa deutlich. Wie bereits das Landgericht im Einzelnen herausgearbeitet hat, wird D. danach in Land 1 unter anderem die Fertigung und den Aufbau eines Marktnetzes in Asien, Europa und Amerika beschleunigen und eine Innovationsplattform bilden. Dies werde „den Aufbau eines technischen Service-Unterstützungssystems und einer Produktlieferkette ermöglichen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und Erfahrungen auf dem europäischen Markt zu sammeln“. Anhaltspunkte dafür, dass gerade die Bundesrepublik Deutschland von den angesprochenen Serviceleistungen ausgeschlossen wäre, finden sich nicht. Hierfür haben die Beklagten auch keinen konkreten Vortrag geleistet, sondern sich allein auf die Bemerkung zurückgezogen, Serviceleistungen könnten regional unterschiedlich sein. Dass dies für Deutschland der Fall wäre, behaupten die Beklagten demgegenüber nicht.
2566.
257Da die Beklagten hiernach das Klagepatent unmittelbar wortsinngemäß (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG) bzw. mittelbar (§ 10 PatG) verletzen, sind sie, wovon auch bereits das Landgericht zu Recht ausgegangen ist, zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zum Schadenersatz und – zumindest die Beklagte zu 2) – auch zum Rückruf verpflichtet. Die entsprechenden Ansprüche folgen aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m.§§ 139 Abs. 1 und 2, § 140a Abs. 3, § 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 257 BGB. Auf die diesbezüglichen Ausführungen des Landgerichts wird, soweit sich aus den nachstehenden Überlegungen nichts anderes ergibt, Bezug genommen. Nachdem die Beklagte zu 1) – wie ausgeführt – allerdings auch für den Vertrieb sämtlicher angegriffener Ausführungsformen haftet, erstreckt sich auch die Verpflichtung der Beklagten zu 1) auf sämtliche Verletzungshandlungen. Die durch das Landgericht austenorierte Beschränkung auf das Angebot (landgerichtlicher Tenor Ziff. I.3.) war daher zu streichen.
258a)
259Zu Recht hat die Kammer den Beklagten das Angebot und den Vertrieb der Sequenzierer (angegriffene Ausführungform III) ohne Einschränkungen untersagt.
260aa)
261Zwar hat eine mittelbare Patentverletzung nicht in jedem Fall eine unbedingte Unterlassungsverurteilung (Schlechthinverbot) zur Folge. Diese kann grundsätzlich nur durchgesetzt werden, wenn das angebotene oder gelieferte Mittel technisch und wirtschaftlich sinnvoll ausschließlich in patentverletzender Weise (und nicht anders) verwendet werden kann (OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.07.2018, Az.: I-2 U 46/15, BeckRS 2018, 23979; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl., Abschn. A, Rz. 524). Kommt eine patentfreie Nutzungsmöglichkeit in Betracht, sind regelmäßig nur eingeschränkte Verbote gerechtfertigt, die sicherstellen, dass einerseits der wirtschaftliche Verkehr mit dem angegriffenen Gegenstand außerhalb des Schutzrechts unbeeinträchtigt bleibt und andererseits der unmittelbar patentverletzende Gebrauch durch den Abnehmer mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wird (BGH, GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler; GRUR 2006, 839 – Deckenheizung; GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat; Kühnen, a.a.O., Abschn. A Rz. 527). Eine solche Verwendungsmöglichkeit hat allerdings außer Betracht zu bleiben, wenn der Kläger geltend machen kann, dass mit ihr widerrechtlich von einem weiteren Patent desselben Schutzrechtsinhabers oder einem anderen Patentanspruch des Klagepatents Gebrauch gemacht wird. Dass das (weitere) Schutzrecht oder der anderweitige Patentanspruch möglicherweise nicht rechtsbeständig sind, so dass aus dem derzeit noch widerrechtlichen Gebrauch demnächst (rückwirkend) ein rechtmäßiger werden kann, hat keine Bedeutung, solange nicht entweder dahingehende unverrückbare Tatsachen geschaffen sind, indem der Anspruch oder das Schutzrecht rechtskräftig vernichtet wird, oder eine zweifelsfreie Vernichtungslage nachgewiesen und ein laufender oder bevorstehender Rechtsbestandsangriff absehbar ist.
262bb)
263Eine diesen Anforderungen genügende patentfreie Nutzungsmöglichkeit haben die Beklagten nicht aufzuzeigen vermocht.
264Die einzigen Reagenzien, die neben der X.4-Reihe für die Verwendung mit den angegriffenen Sequenzieren geeignet wären, sind die Reagenzien der X.5-Reihe. Nachdem die Benutzung dieser Reagenzien jedoch eine Verletzung des Klagepatents darstellen würde, ist es den Beklagten rechtlich verwehrt, ihre Kunden auf diese Reagenzien zu verweisen. Abgesehen davon hat die Klägerin bereits angekündigt, eine solche Benutzung umgehend zu unterbinden. Eine Verwendungsmöglichkeit der angegriffenen Sequenzierer, die nicht zugleich von den Ansprüchen 12 und 17 des Klagepatents Gebrauch macht, ist daher nicht ersichtlich. Dementsprechend fehlt es an einer patentfreien Verwendungsmöglichkeit der angegriffenen Sequenzierer. Entgegen der Auffassung der Beklagten handelt es sich bei diesen Erwägungen auch um keine Veränderung des Schutzumfangs der Ansprüche 12 und 17. Die an dieser Stelle zu beantwortende Frage ist nicht, ob die Reagenzien der X.5-Reihe in den Schutzbereich dieser Patentansprüche fallen. Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts ist dies auch nicht der Fall. Entscheidend ist vielmehr, ob für die angegriffenen Sequenzierer eine wirtschaftlich oder technisch sinnvolle, außerhalb des Klagepatents liegende und rechtlich zulässige Verwendungsmöglichkeit existiert. Daran fehlt es, wenn – wie hier – sämtliche, für den Betrieb der Sequenzierer notwendigen Reagenzien ihrerseits in den Schutzbereich des Klagepatents fallen, deshalb patentverletzend sind und die Sequenzierer ohne diese Reagenzien nicht betrieben werden können.
265b)
266Die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung sind auch nicht aufgrund der am 28. Dezember 2020 erteilte Auskunft (Anlage B 17) durch Erfüllung (§ 362 BGB) erloschen.
267Die Erbringung einer Leistung zwecks Abwendung der Zwangsvollstreckung stellt keine Erfüllung im Sinne des § 362 BGB dar. Sofern der Schuldner – wie hier – nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, erfolgt die Leistung im Fall der Vollstreckung aus einem nur für vorläufig vollstreckbar erklärten Urteil lediglich unter dem Vorbehalt des Rechtskrafteintrittes (BGH, NJW 1985, 2405, 2407; NJW 2014, 2199, 2200; OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.11.2017, Az.: I-2 U 81/16; Urt. v. 22.03.2019, Az.: I-2 U 31/16, BeckRS 2019, 6087, Rz. 226 – improving handovers; OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.12.2014, Az.: 8 U 187/13, BeckRS 2015, 1634). Dies gilt auch für unter dem Druck der Zwangsvollstreckung erteilte Auskünfte (BGH, NJW 1985, 2405, 2407). Dem steht nicht entgegen, dass die einmal mitgeteilten Tatsachen nunmehr im Wissen der Klägerin stehen. Die Auskunftserteilung und Rechnungslegung ist eine Wissenserklärung, die grundsätzlich schriftlich erteilt werden muss (BGH, NJW 2008, 917). Mithin erschöpft sich die Pflicht zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung nicht in der bloßen Wissensvermittlung, sondern enthält auch die Pflicht zur Übergabe eines Schriftstücks, also einer körperlichen Sache, die zurückgefordert werden kann. Die schriftlich verkörperte Erklärung des Schuldners ist insbesondere auch im Verfahren über die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung der maßgebliche Bezugspunkt. Überdies hat der Gläubiger eines Auskunftsanspruchs auch nach Erhalt der Auskunft noch ein schutzwürdiges Interesse an einer rechtskräftigen Entscheidung über das Bestehen des Auskunftsanspruchs. Ohne eine solche rechtskräftige Entscheidung, an der es zumindest bei einer übereinstimmenden Erledigungserklärung fehlt, könnte der Schuldner des Auskunftsanspruchs die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, sofern der Auskunftsberechtigte eine Solche verlangt, schon mit der Begründung verweigern, er sei bereits zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet gewesen und somit auch nicht zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung. Der Auskunftsberechtigte müsste dann im Verfahren über die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung erneut die Voraussetzungen für das Bestehen seines Auskunftsanspruchs darlegen und ggf. beweisen. Dass dies weder prozessökonomisch noch dem Auskunftsverpflichteten zumutbar ist, liegt auf der Hand (OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.11.2017, Az.: I-2 U 81/16; Urt. v. 22.03.2019, Az.: I-2 U 31/16, BeckRS 2019, 6087, Rz. 226 – improving handovers).
2687.
269Zu einer Aussetzung der Verhandlung im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit (§ 148 ZPO) bis zu einer möglichen Entscheidung des Bundesgerichtshofes über eine eventuelle Nichtigkeitsberufung der Beklagten zu 1) besteht kein Anlass.
270a)
271Wenn das Klagepatent mit einem Einspruch oder mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, zum Rückruf sowie zur Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet es, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff auf den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung bzw. durch Erhebung eines Einspruchs führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und gegebenenfalls das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Einspruch/der anhängigen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten).
272b)
273Wurde das Klagepatent bereits – wie hier – in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt, so hat das Verletzungsgericht grundsätzlich die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Klagepatents hinzunehmen. Grund, die parallele Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einer Verurteilung vorerst abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der Angriff auf den Rechtsbestand nunmehr auf (z. B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben (st. Rspr., vgl. OLG Düsseldorf, Urt. vom 06.12.2012, Az.: I - 2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; Urt. v. 17.10.2019, Az.: I-2 U 11/18, BeckRS 2019, 31342; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.04.2021, Az.: I-2 U 13/20, GRUR-RS 2021, 8206; zum einstweiligen Verfügungsverfahren: OLG Düsseldorf, Urt. v. 04.03.2021, Az.: I-2 U 25/20, GRUR-RS 2021, 4420; Urt. v. 09.07.2021, Az.: I-2 U 4/21; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl., Abschn. E, Rz. 816).
274Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Senats zum einstweiligen Verfügungsverfahren, dass dem Antragsteller bzw. Verfügungskläger im Regelfall eine einstweilige Verfügung nicht allein deshalb vorenthalten werden kann, weil das Verletzungsgericht seine eigene (laienhafte) Bewertung des technischen Sachverhalts an die Stelle der Beurteilung durch die zuständige Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setzt (vgl.: OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.11.2011, Az.: I-2 U 41/11; Urt. v. 18.12.2014, Az.: I-2 U 60/14 = BeckRS 2015, 01829; Urt. v. 14.12.2017, Az.: I-2 U 17/17 = BeckRS 2017, 150889; Urt. v. 04.07.2019; Az.: I-2 U 81/18; Urt. v. 09.07.2021, Az.: I-2 U 4/21). Solches verbietet sich ganz besonders dann, wenn es sich um eine technisch komplexe Materie (z.B. aus dem Bereich der Chemie oder Elektronik) handelt, in Bezug auf die die Einsichten und Beurteilungsmöglichkeiten des technisch nicht vorgebildeten Verletzungsgerichts von vornherein limitiert sind. Geht es nicht darum, dass z.B. Passagen einer Entgegenhaltung von der Einspruchsabteilung oder dem Bundespatentgericht übersehen und deshalb bei der Entscheidungsfindung überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind, sondern dreht sich der Streit der Parteien darum, welche technische Information einem im Bestandsverfahren gewürdigten Text aus fachmännischer Sicht zu entnehmen und welche Schlussfolgerungen der Durchschnittsfachmann hieraus aufgrund seines allgemeinen Wissens zu ziehen imstande gewesen ist, sind die Rechtsbestandsinstanzen aufgrund der technischen Vorbildung und der auf dem speziellen Fachgebiet erworbenen beruflichen Erfahrung ihrer Mitglieder eindeutig in der besseren Position, um hierüber ein Urteil abzugeben. Es ist daher prinzipiell ausgeschlossen, dass sich das Verletzungsgericht mit (notwendigerweise laienhaften) eigenen Erwägungen über das Votum der technischen Fachleute hinwegsetzt und eine Unterlassungsverfügung verweigert.
275Für die im Hauptsacheverfahren zu beantwortende Aussetzungsfrage gilt nichts anderes. Auch hier steht es dem Senat regelmäßig nicht zu, sich in technisch hochkomplexen Fällen, in denen es im Wesentlichen um den Offenbarungsgehalt und die Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Schriften geht, über die durch die für den Rechtsbestand zuständige fachkundige Stelle getroffene Bewertung hinwegzusetzen und dem Kläger die Durchsetzung seines Schutzrechts durch eine Aussetzung für einen erheblichen Zeitraum zu verwehren oder – im Fall seines erstinstanzlichen Obsiegens – zumindest zu erschweren.
276c)
277Hiervon ausgehend liegen die Voraussetzungen für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits nicht vor.
278aa)
279Das Bundespatentgericht hat die durch die Beklagte zu 1) mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2019 erhobene Nichtigkeitsklage abgewiesen. Ob die Beklagte zu 1) gegen dieses Urteil Berufung einlegt, lässt sich derzeit noch nicht absehen. Schon deshalb kommt eine Aussetzung von vornherein nicht in Betracht.
280Dass es derzeit noch an einer Begründung des im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteils fehlt, rechtfertigt keine andere Entscheidung. Zwar kann das Verletzungsgericht in Fällen evidenter Unrichtigkeit ausnahmsweise von der Beurteilung der Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung abweichen, indem es – entgegen dem Votum der gesetzlich zuständigen Instanz – einen hinreichenden Rechtsbestand trotz erstinstanzlich erfolgten Patentwiderrufs bejaht oder einen solchen trotz erstinstanzlich erfolgter Aufrechterhaltung des Klagepatents verneint. Dies bedingt es jedoch nicht, dass den Parteien eines parallelen Verletzungsverfahrens – jenseits dessen, was der reguläre Verfahrensablauf an Möglichkeiten eröffnet – die Gelegenheit eingeräumt werden muss, zu der noch ausstehenden Begründung der (im Verkündungszeitpunkt lediglich dem Ergebnis nach bekannten) Rechtsbestandsentscheidung Stellung zu nehmen, um einen etwaigen Evidenzfall darlegen zu können. Ob ein solcher wenigstens ernstlich vorliegen kann, wird sich ohne Kenntnis der genauen Begründungserwägungen in aller Regel nicht absehen lassen. Das generelle Hinausschieben der Entscheidung im Verletzungsverfahren liefe deswegen auf einen Generalverdacht gegenüber den Rechtsbestandsinstanzen und der Verlässlichkeit ihrer technischen Beurteilung hinaus, der unangebracht ist. Besonders gilt dies in technisch komplexen Angelegenheiten, um die es sich auch im Streitfall handelt. Während die Rechtsbestandsinstanzen auf dem betroffenen, von ihnen bearbeiteten, eng begrenzten Technikgebiet typischerweise eine langjährige Erfahrung und Expertise in der – namentlich wertenden – Beurteilung der Widerrufs- oder Nichtigkeitsgründe besitzen, fehlen den Verletzungsgerichten Einblicke und Kenntnisse, die auch nur annähernd damit vergleichbar wären. Dass sich die getroffene Rechtsbestandsentscheidung aus der technischen Laiensicht des Verletzungsrichters als nicht nur evident falsch begründet erweist, sondern als im Ergebnis offensichtlich unzutreffend entschieden darstellt, wird daher zwar theoretisch denkbar sein, sich in der Praxis aber – von ganz speziell gelagerten, krassen Ausnahmefällen abgesehen – kaum feststellen lassen. In Anbetracht dieses forensischen Befundes würde das systemwidrige Abwarten der begründeten Rechtsbestandsentscheidung wegen einer letztlich bloß gedanklich in Betracht kommenden Möglichkeit einer für das Verletzungsgericht erkennbaren Fehlentscheidung sachlich unangemessene, weil das Rechtsverfolgungsinteresse des Verletzten generalisierend zurückstellende Schlüsse aus einem allenfalls singulär denkbaren Ausnahmesachverhalt ziehen. Für die Entscheidung über das Aussetzungsbegehren muss vielmehr – allemal bei Erfindungen auf einem dem Verletzungsrichter nicht selbst zugänglichen technischen Gebiet (wie dem der Gentechnik) – die Tatsache genügen, dass die zuständige Fachinstanz in bestimmter – positiver oder negativer – Weise über das Verfügungspatent erkannt hat (vgl. zum Verfügungsverfahren: OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.07.2021, Az.: I-2 U 4/21, GRUR-RS 2021, 19458 – Cinacalcet III).
281Dadurch, dass sich das Verletzungsgericht für die Beurteilung des Rechtsbestandes an dem – in seiner Begründung noch unbekannten – Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens orientiert, ist für die Parteien des Verletzungsverfahrens kein unabwendbarer Rechtsnachteil verbunden. Sollte sich im Falle des Widerrufs des Klagepatents nach dem Vorliegen der Gründe herausstellen, dass es sich tatsächlich um eine evidente Fehlentscheidung handelt, kann der Kläger jederzeit die Fortsetzung des Verletzungsprozesses beantragen. Im umgekehrten Fall, dass sich die Aufrechterhaltungsentscheidung nachträglich als evident unrichtig herausstellt, steht den Beklagten – wie stets im Fall der Nichtaussetzung – die Weiterverfolgung ihrer Interessen im Rahmen einer Nichtzulassungsbeschwerde oder ggf. auch die Erhebung einer Restitutionsklage offen.
282bb)
283Für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits besteht vorliegend umso weniger Anlass, nachdem es sich bei dem derzeit noch unbegründeten Urteil des Bundespatentgerichts nicht um die einzige Bestätigung der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents durch eine fachkundig besetzte Stelle handelt. Vielmehr hat auch bereits die Einspruchsabteilung das Klagepatent für rechtsbeständig erachtet (vgl. Anlagen NiK 5, rop 15). Deren Entscheidung ist aufgrund der Rücknahme des Einspruchs in Rechtskraft erwachsen und lag auch dem Bundespatentgericht vor.
284III.
285Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
286Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
287Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).
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