Oberlandesgericht Düsseldorf, 2 U 33/20

G r ü n d e :

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 1 527 XXA (nachfolgend: Klagepatent), dessen eingetragene Inhaberin sie ist, auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.

Das Klagepatent wurde am 27. Juni 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität derEP 0207XXB vom 26. Juli 2002 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 3. Dezember 2008 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft. Eine Entscheidung des Bundespatentgerichts über eine von der Beklagten und der Streithelferin erhobene Nichtigkeitsklage steht noch aus.

Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „A“ („A“). Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt gefasst:

„A method of determining whether multimedia data stored on a first communication device (201, 301) are to be accessed by a second communication device (203, 303), the method comprising the step of performing (209) distance measurement between the first communication device and the second communication device, characterized in that the first and the second communication device share a common secret which is used in performing the distance measurement and which has been shared before performing the distance measurement and which has been shared before performing the distance measurement by the steps of

- performing (205) an authentication check from the first communication device on the second communication device, by checking whether said second communication device is compliant with a set of predefined compliance rules,

- if the second communication device is compliant, sharing (207) said common secret with the second communication device;

the method further comprising the step of

- using (211) the common secret after a succesful authentication check and distance measurement in the generation of a secure authenticated channel over which the multimedia data is transmitted from the first communication device to the second communication device.”

Und in der eingetragenen deutschen Übersetzung:

„Verfahren zum Ermitteln, ob auf Multimediadaten, die in einer ersten Kommunikationsanordnung (201, 301) gespeichert sind, mit Hilfe einer zweiten Kommunikationsanordnung (203, 303) zugriffen werden kann, wobei das Verfahren den Verfahrensschritt umfasst, in dem eine Distanzmessung zwischen der ersten und der zweiten Kommunikationsanordnung durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und die zweite Kommunikationsanordnung ein gemeinsames Geheimnis teilen, das bei Durchführung der Distanzmessung angewandt wird, und das bereits [vor] der Durchführung der Distanzmessung geteilt wurde, und zwar durch:

- Durchführung (205) einer Authentifizierungsprüfung der zweiten Kommunikationsanordnung durch die erste Kommunikationsanordnung, durch Überprüfung, ob die genannte zweite Kommunikationsanordnung einem Satz vorher definierter Einwilligungsregeln entspricht,

- wenn die zweite Kommunikationsanordnung entgegenkommend ist, durch Teilung (207) des genannten Geheimnisses mit der zweiten Kommunikationsanordnung;

wobei das Verfahren weiterhin den nachfolgenden Verfahrensschritt umfasst:

- die Anwendung (211) des gemeinsamen Geheimnisses nach der Authentifizierungsprüfung und Distanzmessung bei der Erzeugung eines sicheren authentifizierten Kanals, über den die Multimediadaten von der ersten Kommunikationsanordnung zu der zweiten Kommunikationsanordnung übertragen werden.“

Der von der Klägerin ihrer Klage daneben zugrunde gelegte Patentanspruch 8 lautet in der englischsprachigen Fassung:

„A first communication device (201, 301, 406) configured for determining whether multimedia data stored on the first communication device are to be accessed by a second communication device (203, 303), the device comprising means for performing distance measurement between the first communication device and the second communication device, characterized in that the first device comprises a memory storing a common secret also stored on the second communication device, which secret is used in performing the distance measurement, the first communication device being configured (403, 411, 413, 417) for sharing the common secret before performing the distance measurement, wherein the first communication device comprises means for

- performing (205) an authentification check on the second communication device, by checking whether said second communication device is compliant with a set of predefined compliance rules,

- if the second communication device is compliant, sharing (207) said common secret with the second communication device,

- using (211) the common secret after the succesful authentification check and distance measurement in the generation of a secure authentificated channel and transmitting multimedia data to the second communication device over said secure authenticated channel.“

In der eingetragenen deutschen Übersetzung ist Patentanspruch 8 wie folgt gefasst:

„Eine erste Kommunikationsanordnung (201, 301, 406), vorgesehen, um zu ermitteln, ob auf Multimediadaten, die in der ersten Kommunikationsanordnung gespeichert sind, mit Hilfe einer zweiten Kommunikationsanordnung (203, 303) zugegriffen werden kann, wobei die Anordnung Mittel zum Durchführen einer Distanzmessung zwischen der ersten Kommunikationsanordnung und der zweiten Kommunikationsanordnung aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kommunikationsanordnung einen Speicher aufweist, der ein gemeinsames Geheimnis speichert, das auch in der zweiten Kommunikationsanordnung gespeichert ist, wobei dieses Geheimnis bei der Durchführung der Distanzmessung angewandt wird, wobei die erste Kommunikationsanordnung dazu vorgesehen ist (403, 411, 413, 417) das gemeinsame Geheimnis zu teilen, und zwar vor der Durchführung der Distanzmessung, wobei die erste Kommunikationsanordnung Mittel aufweist

- Mittel zur Durchführung (205) einer Authentifizierungsprüfung der zweiten Kommunikationsanordnung, indem geprüft wird, ob die genannte zweite Kommunikationsanordnung einem Satz vorher definierter Einwilligungsregeln entspricht,

- wenn die zweite Kommunikationsanordnung entgegenkommend ist, Mittel zur Teilung (207) des genannten gemeinsamen Geheimnisses mit der zweiten Kommunikationsanordnung;

- Mittel zur Anwendung (211) des gemeinsamen Geheimnisses nach einer erfolgreichen Authentifizierungsprüfung und Distanzmessung bei der Erzeugung eines sicheren authentifizierten Kanals, und Mittel zur Übertragung von Multimediadaten zu der zweiten Kommunikationsanordnung über den genannten sicheren authentifizierten Kanal.“

Bei der Beklagten handelt es sich um einen in den USA ansässigen Hersteller von Soft- und Hardware. Zu ihrem Produktsortiment gehört ein unter anderem in der Bundesrepublik Deutschland unter der Bezeichnung „B“ angebotener und vertriebener Streaming-Adapter (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), für den die Streithelferin das darin verbaute Ein-Chip-System (System-on-a-chip) herstellt. Die angegriffene Ausführungsform wird dazu verwendet, Videoinhalte über eine sogenannte „High Definition Multimedia Interface“ (HDMI)-Schnittstelle in Ultra HD-Qualität an einen Fernseher zu übertragen. Der dabei zur Anwendung kommende HDMI-Standard erlaubt die Verwendung einer Kopierschutztechnologie, die unter der Bezeichnung „High Bandwidth Digital Content Protection“ (HDCP) bekannt ist. Die HDCP-Technologie wird von der angegriffenen Ausführungsform in der Version „Mapping HDCP to HDMI – Revision 2.2“ (im Folgenden: Spezifikation) benutzt. Wegen der Einzelheiten der Spezifikation wird auf die Anlage ES B5a Bezug genommen.

Das vorliegende Verfahren ist durch Abtrennung aus einem vor dem Senat unter dem Aktenzeichen I-2 U 16/20 geführten Rechtsstreit (nachfolgend: Ausgangsverfahren) hervorgegangen, in welchem die Klägerin die Beklagte ebenfalls unter Beteiligung der Streithelferin wegen Verletzung des europäischen Patents 1 973 XXC (nachfolgend: Ausgangspatent) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf, Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach und, erstmals im Berufungsverfahren, auf Gestattung der Urteilsveröffentlichung in Anspruch nimmt. Das Ausgangspatent trägt die Bezeichnung „C“ („C)“. Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt gefasst:

„A method of determining whether protected content stored on a first communication device (201) are to be accessed by a second communication device (203), the method comprising the step of performing a distance measurement between the first (201) and the second communication device (203) and checking whether said measured distance is within a predefined distance interval, characterized in that the distance measurement is an authenticated distance measurement and in that the first and the second communication device share a common secret and said common secret is used for performing the distance measurement and wherein

– the first device (201) authenticates the second device (203), and

– the first device (201) securely shares the common secret with the second device (203) according to a key management protocol.”

Und in der eingetragenen deutschen Übersetzung:

„Verfahren zum Ermitteln, ob auf geschützte Inhalte, die auf einer ersten Kommunikationsvorrichtung (201) gespeichert sind, durch eine zweite Kommunikationsvorrichtung (203) zuzugreifen ist, wobei das Verfahren den Schritt umfasst, eine Abstandsmessung zwischen der ersten (201) und der zweiten Kommunikationsvorrichtung (203) durchzuführen und zu prüfen, ob der genannte gemessene Abstand innerhalb eines vordefinierten Abstandintervalls liegt, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstandsmessung eine authentifizierte Abstandsmessung ist und dass die erste und die zweite Kommunikationsvorrichtung ein gemeinsames Geheimnis miteinander teilen und das genannte gemeinsame Geheimnis verwendet wird, um die Abstandsmessung durchzuführen, und wobei

– die erste Vorrichtung (201) die zweite Vorrichtung (203) authentifiziert, und

– die erste Vorrichtung (201) das gemeinsame Geheimnis gemäß einem Schlüsselverwaltungsprotokoll sicher mit der zweiten Vorrichtung (203) teilt.“

Der von der Klägerin ihrer Ausgangsklage daneben zugrunde gelegte Patentanspruch 16 lautet in der englischsprachigen Fassung:

„A first communication device (201) configured for determining whether protected content stored on the first communication device (201) are to be accessed by a second communication device (203), the first device comprising means for performing a distance measurement between the first (201) and the second communication device (203) and checking whether said measured distance is within a predefined distance interval, characterized in that the distance measurement is an authenticated distance measurement and that the first device comprises a memory storing a common secret also stored on the second communication device, which common secret is used for performing the distance measurement, the first device being configured (411, 413, 417) for authenticating the second device (203) and then securely sharing the secret with the second device.“

In der eingetragenen deutschen Übersetzung ist Patentanspruch 16 wie folgt gefasst:

„Erste Kommunikationsvorrichtung (201), konfiguriert zum Ermitteln, ob auf geschützte Inhalte, die auf der ersten Kommunikationsvorrichtung (201) gespeichert sind, durch eine zweite Kommunikationsvorrichtung (203) zuzugreifen ist, wobei die erste Vorrichtung Mittel zum Durchführen einer Abstandsmessung zwischen der ersten (201) und der zweiten Kommunikationsvorrichtung (203) und zum Prüfen, ob der genannte gemessene Abstand innerhalb eines vordefinierten Abstandsintervalls liegt, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstandsmessung eine authentifizierte Abstandsmessung ist und dass die erste Vorrichtung einen Speicher umfasst, in dem ein gemeinsames Geheimnis gespeichert ist, welches auch auf der zweiten Kommunikationsvorrichtung gespeichert ist, wobei das gemeinsame Geheimnis verwendet wird, um die Abstandsmessung durchzuführen, wobei die erste Vorrichtung konfiguriert ist (411, 413, 417), um die zweite Vorrichtung (203) zu authentifizieren und dann das Geheimnis mit der zweiten Vorrichtung sicher zu teilen.“

Nachdem das Landgericht die Ausgangsklage, welche sich gegen die gleiche angegriffene Ausführungsform wie das vorliegende Verfahren richtet, mangels Patentverletzung abgewiesen hatte, legte die Klägerin hiergegen Berufung ein und erweiterte die Klage in ihrer Berufungsbegründung auf das Klagepatent. Daraufhin trennte der Senat die auf das Klagepatent gestützten Ansprüche mit Beschluss vom 3. August 2020 vom Ausgangsverfahren ab.

Die Klägerin hält die Einbeziehung des Klagepatents in das Ausgangsverfahren unter Verweis auf § 145 PatG für sachdienlich. Sie sieht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbare (Anspruch 8) bzw. mittelbare Verletzung (Anspruch 1) des Klagepatents dem technischen Wortsinn nach.

Die Klägerin beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- € – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

eine erste Kommunikationsvorrichtung, die dazu ausgestaltet ist, zu ermitteln, ob auf Multimediadaten, die in der ersten Kommunikationsvorrichtung gespeichert sind, mit Hilfe einer zweiten Kommunikationsvorrichtung zugegriffen werden kann, wobei die Anordnung Mittel zum Durchführen einer Distanzmessung zwischen der ersten und der zweiten Kommunikationsvorrichtung aufweist,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

die erste Kommunikationsvorrichtung einen Speicher aufweist, der ein gemeinsames Geheimnis speichert, das auch in der zweiten Kommunikationsvorrichtung gespeichert ist, wobei dieses Geheimnis bei der Durchführung der Distanzmessung verwendet wird, wobei die erste Kommunikationsanordnung dazu vorgesehen ist das gemeinsame Geheimnis vor Durchführung der Distanzmessung zu teilen, wobei die erste Kommunikationsvorrichtung Mittel aufweist

- zur Durchführung einer Authentifizierungsprüfung der zweiten Kommunikationsvorrichtung durch Überprüfung, ob die genannte zweite Kommunikationsvorrichtung einem Satz vorher definierter Konformitätsregeln entspricht,

- zum Teilen des genannten Geheimnisses mit der zweiten Kommunikationsvorrichtung, wenn die zweite Kommunikationsvorrichtung konform ist;

- zur Verwendung des gemeinsamen Geheimnisses nach einer erfolgreichen Authentifizierungsprüfung und Distanzmessung bei der Erzeugung eines sicheren Kanals, und zur Übertragung von Multimediadaten zu der zweiten Kommunikationsvorrichtung über den genannten sicheren authentifizierten Kanal;

2. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- € – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

Mittel zur Durchführung eines Verfahrens zum Ermitteln, ob auf Multimediadaten, die in einer ersten Kommunikationsvorrichtung gespeichert sind, mit Hilfe einer zweiten Kommunikationsvorrichtung zuzugreifen ist, wobei das Verfahren den Verfahrensschritt des Durchführens einer Distanzmessung zwischen der ersten Kommunikationsvorrichtung und der zweiten Kommunikationsvorrichtung umfasst,

Dritten in der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern, wenn,

die erste und die zweite Kommunikationsvorrichtung ein gemeinsames Geheimnis teilen, das bei der Durchführung der Distanzmessung verwendet wird, und das bereits vor der Durchführung der Distanzmessung geteilt wurde, und zwar durch folgende Schritte:

- Durchführen einer Authentifizierungsprüfung der zweiten Kommunikationsvorrichtung durch die erste Kommunikationsvorrichtung durch Überprüfung, ob die genannte zweite Kommunikationsvorrichtung einem Satz vorher definierter Konformitätsregeln entspricht,

- Teilen des genannten gemeinsamen Geheimnisses mit der zweiten Kommunikationsvorrichtung, wenn die zweite Kommunikationsvorrichtung konform ist;

wobei das Verfahren weiterhin den folgenden Verfahrensschritt umfasst:

- Verwenden des gemeinsamen Geheimnisses nach einer erfolgreichen Authentifizierungsprüfung und Distanzmessung bei der Erzeugung eines sicheren authentifizierten Kanals, über den die Multimediadaten von der ersten Kommunikationsvorrichtung zu der zweiten Kommunikationsvorrichtung übertragen werden;

3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin in einer gesonderten und geordneten Aufstellung in elektronischer Form, darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie die in vorstehender Ziffer 1. und Ziffer 2. bezeichneten Handlungen seit dem3. Januar 2009 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist, und

wobei zum Nachweis der Angaben zu Ziffer 3 a) und 3 b) – jedoch nur in Bezug auf gewerbliche Abnehmer und mit Ausnahme der Lieferzeiten – Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürfte Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

4. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in vorstehender Ziffer 1. und Ziffer 2. bezeichneten Handlungen seit dem 3. Januar 2009 entstanden ist und noch entstehen wird;

5. die Beklagte zu verurteilen, die in der vorstehenden Ziffer 1. bezeichneten, im Besitz gewerblicher Endabnehmer befindlichen und seit dem 3. Januar 2009 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Endabnehmer, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 603 XXD (deutscher Teil des EP 1 527 XXA) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Klägerin zurückzugeben und den gewerblichen Endabnehmern für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst.

Die Beklagte und die Streithelferin beantragen,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise:

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen das Klagepatent eingereichte Nichtigkeitsklage der Beklagten und der Streithelferin vom 13. November 2020 (Az.: 5 Ni 47/20) gemäß § 148 ZPO auszusetzen.

Sie widersprechen der in der Berufungsinstanz des Ausgangsverfahrens erfolgten Klageerweiterung. Eine solche sei weder sachdienlich noch lasse sich ihre Zulässigkeit mit § 145 PatG begründen. Andernfalls würde die dem Schutz der Beklagten dienende Vorschrift in ihr Gegenteil verkehrt. Abgesehen davon mache die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Zum einen fehle es bereits an einer Distanzmessung. Zum anderen werde, selbst wenn es sich – zu Gunsten der Klägerin unterstellt – bei dem in HDCP 2.2 implementierten Timeout um eine Distanzmessung im Sinne des Klagepatents handele, das gemeinsame Geheimnis nicht „bei der Distanzmessung“ und erst recht nicht „bei der Herstellung eines sicheren authentifizierten Kanals“ verwendet. In jedem Fall sei der Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die von der Beklagten und der Streithelferin erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen. Bei unterstellter Verletzung träfen gleich drei Entgegenhaltungen die Lehre des Klagepatents neuheitsschädlich. Schließlich erheben die Beklagte und ihre Streithelferin die Einrede der Verjährung und berufen sich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand.

Die Klägerin tritt dem Vorbringen der Beklagten entgegen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Einführung des Klagepatents in zweiter Instanz ist unzulässig, weshalb die auf das EP 1 527 XXA gestützte Klage durch Prozessurteil abzuweisen ist.

Bei den Ansprüchen aus dem Klagepatent handelt es sich um einen neuen Streitgegenstand. Daher ist ihre Einbeziehung in das Ausgangsverfahren nur im Wege der Klageerweiterung und damit lediglich unter den in § 533 ZPO niedergelegten Voraussetzungen zulässig. Diese liegen nicht vor. Nachdem die Beklagte nicht in die Klageerweiterung eingewilligt hat und es auch an der in einem solchen Fall notwendigen Sachdienlichkeit der Einbeziehung des Klagepatents in das Ausgangsverfahren fehlt, lässt sich der vorliegende Sachverhalt nicht unter § 533 ZPO subsumieren.

Die Sachdienlichkeit richtet sich auch in der Berufungsinstanz im Grundsatz nach den zu § 263 ZPO geltenden Regeln. Sie hängt davon ab, ob eine Entscheidung auch über die geänderte (erweiterte) Klage in demselben Rechtsstreit objektiv prozesswirtschaftlich ist, weil sie den Streitstoff des anhängigen Verfahrens zumindest teilweise ausräumt und einem andernfalls zu gewärtigenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt (BGH, NJW 2000, 800, 803; OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.10.2011, Az.: I-2 U 84/10, BeckRS 2011, 16948). Allein die Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits kann allerdings nicht das entscheidende Kriterium sein, denn dann müsste die Änderung praktisch immer zugelassen werden, weil der Kläger mit seiner Klageerweiterung schon seine Entschlossenheit zu einer gerichtlichen Durchsetzung zu erkennen gegeben hat und deshalb in aller Regel auch davon auszugehen ist, dass er ein weiteres Verfahren einleiten wird, wenn im anhängigen Prozess die Klageerweiterung nicht zugelassen wird. Wesentliche Voraussetzung für eine Anerkennung der Sachdienlichkeit ist deshalb, dass für die Beurteilung der geänderten Anträge der bisherige Prozessstoff verwendet werden kann; zu verneinen ist sie demgemäß, wenn ein völlig neuer Streitstoff eingeführt wird, bei dessen Beurteilung das Ergebnis der bisherigen Prozessführung nicht verwertbar ist (BGH, NJW 1977, 49; NJW-RR 1994, 1143; NJW 1985, 1841, 1842; NJW 2000, 800, 803; OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Letzteres ist in Patent- oder Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Regel der Fall, wenn derselbe Verletzungsgegenstand aus einem weiteren Schutzrecht angegriffen wird, ohne dass der Schutzrechtsinhaber hierzu nach § 145 PatG gezwungen ist (OLG Düsseldorf, InstGE 10, 428 – Occluder; OLG Düsseldorf; Urt. v. 27.10.2011, Az.: I-2 U 84/10, BeckRS 2011, 26948; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl., Abschn. E, Rz. 82). Dabei ist es unerheblich, ob aus einem weiteren Schutzrecht nur der bisherige Gegenstand oder auch eine weitere Ausführungsform angegriffen wird; ebenso wenig kommt es darauf an, ob das zusätzlich geltend gemachte Patent dasselbe technische Gebiet betrifft wie das ursprüngliche Klageschutzrecht. Im letztgenannten Fall mögen für die Beurteilung der weiteren Schutzrechtsverletzung der allgemeine technische Hintergrund und der angegriffene Gegenstand bekannt sein. Ob das weitere Schutzrecht verletzt ist, hängt jedoch davon ab, ob die Merkmale seines unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen auszulegenden Patent- oder Schutzanspruchs verwirklicht werden. Hierzu muss das neue Schutzrecht aus sich selbst heraus ausgelegt werden. Dabei mag es zwar möglich sein, dass bestimmte Begriffe und Vorgaben im neu hinzugekommenen Schutzrecht ebenso zu verstehen sind wie in dem bisherigen Klageschutzrecht; zwingend ist dies jedoch nicht. In jedem Fall müssen hierzu neue Tatsachen festgestellt werden, die aus dem bisherigen Prozessergebnis nicht gewonnen werden können (§ 533 Nr. 2 ZPO). Das gilt erst recht, wenn die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs gegen die Erteilung des weiteren Klagepatents oder die Schutzfähigkeit eines neu eingeführten Gebrauchsmusters geprüft werden müssen und der hierzu entgegengehaltene Stand der Technik ebenfalls bisher nicht bekannt war (OLG Düsseldorf, InstGE 10, 248 – Occluder; Urt. v. 27.10.2011, Az.: I-2 U 84/10, BeckRS 2011, 26948). Ist der Anwendungsbereich von § 145 ZPO von vornherein nicht eröffnet, scheidet eine Einbeziehung weiterer Schutzrechte im Berufungsverfahren daher regelmäßig aus. Aufgabe des Senats als Berufungsgericht ist die Überprüfung landgerichtlicher Entscheidungen und nicht die erstinstanzliche Prüfung neu gestellter Ansprüche an Stelle des hierfür nach dem Gesetz zuständigen Eingangsgerichts.

Anders kann der Fall liegen, wenn der Kläger nach § 145 PatG gezwungen ist, in einem Verletzungsrechtsstreit Ansprüche auch wegen der widerrechtlichen Benutzung anderer ihm zustehender Patente mit geltend zu machen, weil diese Schutzrechte durch dieselbe oder eine gleichartige Handlung beeinträchtigt werden. Mit Rücksicht auf die Unschärfe der Anwendungsvoraussetzungen des § 145 PatG reicht es hierzu aus, wenn der Patentinhaber mit der ernsthaften Möglichkeit rechnen muss, dass ihm im Falle separater Klageerhebung aus dem weiteren Schutzrecht mit gewichtigen Argumenten § 145 PatG entgegen gehalten werden kann (OLG Düsseldorf, InstGE 11, 167 – Apotheken-Kommissionierungssystem; Urt. v. 01.02.2018, Az.: I-2 U 33/15, BeckRS 2018, 11286 – Polysiliziumschicht). Die bestehende Pflicht zur Klagekonzentration, die für die gesamte Dauer des Rechtsstreits zu beachten ist, muss für die Bestimmung dessen, was „sachdienlich“ ist, Berücksichtigung finden. Denn nach dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung kann ein prozessuales Verhalten, das die eine Gesetzesvorschrift gebietet (Erstreckung der anhängigen Klage auf ein weiteres Patent gemäß § 145 PatG) nicht von vornherein unter Berufung auf eine gleichrangige andere Vorschrift (§ 533 ZPO) wegen mangelnder Sachdienlichkeit unterbunden werden (OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.09.2009, Az.: I-2 U 96/07 – Apotheken-Kommissionierungssystem).

Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich allein über einen Verweis auf den möglichen Anwendungsbereich von § 145 PatG ohne nähere Betrachtung jede Einbeziehung weiterer Schutzrechte in das Berufungsverfahren rechtfertigen ließe. Einen mindestens ebenso hohen Stellenwert wie die Konzentrationsmaxime hat die in § 533 Nr. 2 ZPO zum Ausdruck kommende Wertung, dass die Berufung vornehmlich der Fehlerkontrolle und Fehlerbeseitigung dient, weshalb einer Ausweitung des Tatsachenstoffes enge Grenzen gezogen sind (vgl. hierzu: Musielak/Voit, ZPO, 17. Aufl., § 533 Rz. 2; MüKoZPO/Rimmelspacher, 6. Aufl., § 533 Rz. 1 ff.). Dem ist bei der Beantwortung der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Einbeziehung weiterer Schutzrechte in zweiter Instanz zulässig sein soll, Rechnung zu tragen.

Die damit stets gebotene Gesamtbewertung des konkreten Sachverhalts fällt regelmäßig dann zu Gunsten des Klägers aus, wenn das den Gegenstand der Klageerweiterung bildende Patent für ihn erst in zweiter Instanz verfügbar wird, weil es etwa erst nach Abschluss der ersten Instanz erteilt wurde (so die Fallgestaltung in OLG Düsseldorf, InstGE 6, 47 – Melkautomat; InstGE 10, 248, 252 – Occluder; InstGE 11, 167 – Apotheken-Kommissionierungssystem; OLG München, InstGE 6, 57, 58 – Kassieranlage) oder weil der Kläger erst während des Berufungsverfahrens die Berechtigung erlangt hat, aus dem weiteren Schutzrecht vorzugehen. In diesem Fall hat der Kläger im Berufungsverfahren erstmals darüber zu befinden, ob er die bereits anhängige Klage erweitert oder neu klagt, was ggf. mit der Gefahr verbunden sein kann, dass seiner separaten Klage aus dem weiteren Schutzrecht mit gewichtigen Argumenten § 145 PatG entgegengehalten wird. Unverschuldet sieht sich der Kläger in einer solchen Fallkonstellation daher der Gefahr ausgesetzt, die Rechtslage entschuldbar falsch zu beurteilen und deswegen erhebliche Nachteile (in Form eines Verlustes der Einklagbarkeit des weiteren Patents) hinnehmen zu müssen. Solches wäre umso weniger akzeptabel, als die Frage, wann „dieselbe oder eine gleichartige Handlung“ vorliegt, im Einzelfall ganz beträchtliche Auslegungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich bringt, weswegen dem Kläger eine etwaige Fehlbeurteilung im Einzelfall nicht vorwerfbar sein kann (OLG Düsseldorf, InstGE 11, 167, Rz. 53 – Apothekenkommissionierungssystem).

Anders verhält es sich, wenn das den Gegenstand der Klagerweiterung bildende Schutzrecht dem Kläger bereits erstinstanzlich oder gar schon vor Erhebung der Ausgangsklage zur Verfügung stand. In diesem Fall war es seine bewusste, etwa auf prozesstaktischen Erwägungen beruhende Entscheidung, seine Klage allein auf das Ausgangsschutzrecht zu stützen und sich damit der Gefahr auszusetzen, im weiteren Verlauf an der Durchsetzung seines weiteren Schutzrechts durch die Konzentrationsmaxime gehindert zu sein. In einem solchen Fall besteht kein Grund, den Kläger unter pauschalem Verweis auf § 145 PatG und eine dadurch eventuell bedingte Zwangslage einseitig zu privilegieren und ihm die Einbeziehung weiterer Schutzrechte auch in der vorrangig der Fehlerkontrolle dienenden Berufungsinstanz zu gestatten. Dies gilt umso mehr, als mit der erstmaligen Geltendmachung eines neuen Klageschutzrechts in zweiter Instanz für den Beklagten eine Reihe erheblicher Nachteile einhergehen. Dieser verliert – was für sich genommen der Sachdienlichkeit nicht von vornherein entgegensteht (BGH, NJW 2007, 2414, 2415; NJW 2011, 182, 193 f.; Musielak/Voit, ZPO, 17. Aufl., § 533 Rz. 5) – in Bezug auf das neue Schutzrecht nicht nur eine Instanz. Er hatte vielmehr im Regelfall vor der Klageerweiterung auch keinen Anlass, das nunmehr zum Gegenstand des Rechtsstreits gemachte Schutzrecht anzugreifen. Eine Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren liegt damit in weiter Ferne. Das wiegt umso schwerer, da ein im Berufungsverfahren ergangenes Urteil für den Kläger ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist (§ 708 Nr. 10 ZPO).

Es bedarf somit einer sorgfältigen Prüfung im Einzelfall, ob eine Erweiterung der Klage in der Berufungsinstanz objektiv unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit gerechtfertigt erscheint (BGH, a.a.O., Musielak, a.a.O.). Dies kann etwa der Fall sein, wenn die Ansprüche beider Schutzrechte keine wesentlichen Unterschiede aufweisen, so dass sich (auch unter Berücksichtigung dessen, dass jedes Schutzrecht aus sich heraus auszulegen ist) die das Ausgangsverfahren betreffenden Erwägungen zur Schutzrechtsauslegung und zur angegriffenen Ausführungsform ohne Weiteres auch auf die nunmehr in das Verfahren eingeführten Ansprüche übertragen lassen. Gleiches gilt, soweit die neu hinzugetretenen Ansprüche zwar weitere Merkmale aufweisen, deren Bedeutungsgehalt sich weitgehend von selbst oder ohne Weiteres auf der Grundlage der in Bezug auf das Ausgangspatent getroffenen Feststellungen erschließt (so etwa in OLG Düsseldorf, Urt. v. 01.02.2018, Az.: I-2 U 33/15; GRUR-RS 2018, 11286 – Polysiliziumschicht). Ebenso kann eine Einbeziehung des weiteren Schutzrechts aus prozessökonomischen Gründen sinnvoll erscheinen, wenn die Verletzungsfrage in Bezug auf neu hinzugekommene bzw. abweichend formulierte Merkmale unstreitig ist oder sich bereits anhand der durch das Landgericht getroffenen Tatsachenfeststellungen beurteilen lässt. Weichen die Merkmale des neu hinzugekommenen Patents hingegen derart von denjenigen des Ausgangsschutzrechts ab, dass es einer umfassenden oder weitreichenden eigenen Auslegung seiner Patent- oder Schutzansprüche unter Heranziehung von dessen Beschreibung und Zeichnungen bedarf, oder sind neue Tatsachenfeststellungen erforderlich, die aus dem bisherigen Prozessergebnis nicht gewonnen werden können, ist die Klageerweiterung weder sachdienlich noch genügt sie den durch § 533 Nr. 2 ZPO aufgestellten Anforderungen. In diesem Fall bleibt dem Kläger nur die Möglichkeit, das weitere Schutzrecht mit einer neuen, erstinstanzlichen Klage geltend zu machen, und zwar selbst dann, wenn er mit einer solchen Klage Gefahr läuft, dass ihm dort mit Erfolg § 145 PatG entgegen gehalten wird. Diese für ihn nachteilige Lage hat er deshalb hinzunehmen, weil er sie selbst durch seine Entscheidung herbeigeführt hat, nicht schon seiner Ausgangsklage das nunmehr den Gegenstand der Klageerweiterung bildende Schutzrecht zugrunde zu legen oder diese zumindest erstinstanzlich zu erweitern, obwohl ihm dies wegen seiner Berechtigung an dem erweiterten Schutzrecht bereits zu diesem frühen Zeitpunkt möglich gewesen wäre. Daran muss sich der Kläger – nicht anders, als wenn er nach rechtskräftigem Abschluss des Ausgangsverfahrens neu klagen will – festhalten lassen.

Ausgehend von diesen Grundsätzen liegen die Voraussetzungen einer Klageerweiterung im Berufungsverfahren nicht vor.

Das Klagepatent wurde weder nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens erteilt noch war die Klägerin aus sonstigen Gründen erst in zweiter Instanz in der Lage, hieraus gegen die Beklagte vorzugehen. Die Klägerin hätte die gegen die Beklagte geltend gemachten Ansprüche vielmehr bereits erstinstanzlich auch auf eine Verletzung des Klagepatents stützen können. Sie hat sich jedoch bewusst dagegen entschieden und nur das Ausgangspatent zum Gegenstand ihres Angriffs gegen die Beklagte gemacht. An dieser, offenbar aus prozesstaktischen Erwägungen getroffenen Entscheidung muss sich die Klägerin festhalten lassen. Es besteht kein Grund, ihr die Einbeziehung des Klagepatents in den vorliegenden Rechtsstreit allein unter Verweis auf die in § 145 PatG normierte, vornehmlich dem Schutz der Beklagten dienende Pflicht zur Klagekonzentration zu gestatten. Eine solche hätte die Klägerin problemlos in erster Instanz herbeiführen und auch das Klagepatent zur Entscheidung des Landgerichts stellen können; sie hat sich jedoch bewusst dagegen entschieden und ist offenbar erst jetzt anderen Sinnes geworden, weil das Landgericht ihre auf das Ausgangspatent gestützte Klage abgewiesen hat.

Die damit notwendige Einzelfallprüfung fällt zu Ungunsten der Klägerin aus. Auch wenn beide Klagepatente das gleiche technische Gebiet betreffen und sich auch die Klagepatentbeschreibungen beider Schutzrechte teilweise entsprechen, unterscheiden sich die für die Reichweite des Patentschutzes maßgeblichen Patentansprüche jedoch deutlich. Daher lassen sich die für das Ausgangspatent maßgeblichen Erwägungen nicht ohne weiteres auf das Klagepatent übertragen, sondern es sind darüber hinaus umfangreich neue Erwägungen anzustellen.

aa)

Das den Kern der Auseinandersetzung im Ausgangsverfahren bildende Merkmal, wonach das unter Schutz gestellte Verfahren den Schritt umfassen soll, eine Abstandsmessung zwischen beiden Kommunikationsvorrichtungen durchzuführen und zu prüfen, ob der genannte gemessene Abstand innerhalb eines vordefinierten Abstandsintervalls liegt, findet sich im Klagepatent nicht. Gefordert wird dort lediglich eine Distanzmessung zwischen der ersten und der zweiten Kommunikationsvorrichtung. Ob diese Forderung mit der im Ausgangspatent geforderten Abstandsmessung und Intervallprüfung gleichzusetzen ist, erschließt sich nicht ohne Weiteres. Vielmehr bedarf es an dieser Stelle einer umfassenden Neubestimmung der Grenzen des Schutzbereichs des Klagepatents, im Rahmen derer angesichts der deutlich abweichenden Anspruchsfassung im Ausgangsverfahren trotz ähnlicher Patentbeschreibung auch nicht unreflektiert auf die dortigen Erwägungen zurückgegriffen werden darf.

bb)Umgekehrt stellt das Klagepatent zusätzliche Anforderungen an die Geheimnisprüfung, mit denen sich weder das Landgericht noch der Senat im Ausgangsverfahren zu beschäftigen hatten.

100

So soll das Geheimnis klagepatentgemäß nicht nur bei der Durchführung der Distanzmessung verwendet, sondern auch bereits vor der Distanzmessung geteilt werden, und zwar durch zwei konkret vorgegebene Schritte: Zunächst bedarf es der Durchführung einer Authentifizierungsprüfung der zweiten Kommunikationsvorrichtung durch die erste Kommunikationsvorrichtung. Deren Ablauf steht – anders als im Ausgangspatent – nicht im Belieben des Fachmanns, sondern erfolgt durch Überprüfung, ob die genannte zweite Kommunikationsvorrichtung einem Satz vorher definierter Konformitätsregeln entspricht. Ist die zweite Kommunikationsvorrichtung konform, soll das genannte gemeinsame Geheimnis geteilt werden. Mit einer solchen Konformitätsprüfung hatten sich weder der Senat noch das Landgericht im Ausgangsverfahren zu befassen. Gleiches gilt, soweit das gemeinsame Geheimnis nach erfolgreicher Authentifizierungsprüfung und Distanzmessung bei der Erzeugung eines sicheren authentifizierten Kanals verwendet werden soll. Die Merkmale des Ausgangs- und Klagepatents unterscheiden sich daher ganz erheblich und sind im Berufungsverfahren Gegenstand eines erbitterten Auslegungs- und Benutzungsstreits der Parteien. Viele der sich bei der Ermittlung des Schutzbereichs des Klagepatents relevanten Fragen bedurften im Ausgangsverfahren keiner Klärung und ihnen wäre erstmals im Berufungsverfahren nachzugehen. Auch wenn sich beide Patente thematisch auf einem vergleichbaren Gebiet bewegen und aus der gleichen Patentfamilie stammen, bedürfte es in wesentlichen Punkten einer nahezu vollständig neuen Verletzungsprüfung. Diese vorzunehmen ist Sache des Eingangs- und nicht des Berufungsgerichts. Prozessökonomische Gründe, die eine Abhandlung im Berufungsverfahren über die mit einer Klageerweiterung stets verbundene Vermeidung eines zusätzlichen Prozesses hinaus sinnvoll erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich.

101

III.

102

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 101 Abs. 1 ZPO.

103

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

104

Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).

105

X Y Z