Oberlandesgericht Düsseldorf, 20 U 117/19

Gründe:

Auf die Darstellung des Tatbestandes wird gemäß § 540 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit § 313a ZPO verzichtet.

II.

Die zulässige Berufung ist begründet.

Die Klägerin ist gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB berechtigt, von dem Beklagten Ersatz von Abmahnkosten sowie Kosten der patentanwaltlichen Vertretung im Zusammenhang mit der von dem Beklagten am 21. November 2013 ausgesprochenen Abmahnung zu verlangen.

Im rechtlichen Ausgangspunkt ist festzustellen, dass sich die Rechtsfolgen der Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters aus Art. 87 GGV in Verbindung mit Art. 26 GGV ergeben. Das zu Gunsten des Beklagten mit Priorität zum 07. Oktober 2005 im Register des EUIPO eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. …..06 (nachfolgend: Klagegeschmacksmuster) wurde in einem vor dem Landgericht Düsseldorf geführten Verfahren (Az.: 14c 194/15) aufgrund eines vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung am 04. April 2017 erklärten gerichtlichen Anerkenntnisses für nichtig erklärt. Diese Nichtigerklärung wirkt nach Art. 26 Abs. 1 GGV grundsätzlich zurück. Art. 26 Abs. 2 GGV sieht im Interesse des Rechtsfriedens allerdings zwei Ausnahmen der Rückwirkung vor. Beide Ausnahmen stehen unter dem Vorbehalt nationaler Rechtsvorschriften über Klage auf Ersatz des Schadens, der durch fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln des Schutzrechtsinhabers verursache worden ist, sowie unter dem Vorbehalt der nationalen Rechtsvorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung.

1.1. Nach Art. 26 Abs. 2 lit. b) 1. Halbsatz GGV berührt die Rückwirkung einer Nichtigkeitserklärung nicht Verträge, die vor Entscheidungserlass geschlossen worden waren und soweit sie vor diesem Zeitpunkt erfüllt worden sind. Diese Regelung entspricht der deutschen Rechtsprechung zu Lizenzverträgen (vgl. BGH, Urteil vom 2. Februar 2012, Az.: I ZR 162/09, GRUR 2012, 919 - 922 - Delcantos Hit; Urteil vom 13. Juli 1977, Az.: I ZR 102/75, GRUR 1978, 308 - 310 - Speisekartenwerbung). Danach scheidet für den Streitfall eine Rückzahlungspflicht des Beklagten aus, weil das zu seinen Gunsten eingetragene Klagegeschmacksmuster für nichtig erklärt worden war, nachdem die Parteien einen Unterlassungsvertrag geschlossen hatten. So hatte der Beklagte die Klägerin am 21. November 2013 abgemahnt, woraufhin diese unter dem 27. November 2013 eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben und dem Beklagten - in Erfüllung von Ziffer 6) der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung - die ihm für das Abmahnschrieben entstandenen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.764,50 € erstattet hat. Da die Nichtigerklärung am 04. April 2017 erfolgt war, sind die Kosten aufgrund der Rückwirkungsbeschränkung im Grundsatz nicht zurückzuerstatten.

1.2. Führt die Rückwirkungsbeschränkung im Einzelfall jedoch zu unbilligen Ergebnissen, so eröffnet Art. 26 Abs. 2 lit. b), 2. Halbsatz GGV einen eigenständigen Rückerstattungsanspruch. Er erfasst Fälle, in denen die Rückwirkungsbeschränkung zu einer unangemessenen Störung des Vertragsgleichgewichts führt (vgl. Ruhl, in: Ruhl/Tolkmitt, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3. Auflage, Art. 26 Rn. 9). In Betracht kommt dies beispielsweise in Konstellationen, bei denen eine geleistete Zahlung auch zukünftige Handlungen mit abgedeckt hat (vgl. Ruhl, in: Ruhl/Tolkmitt, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3. Auflage, Art. 26 Rn. 9; Jestaedt, in: Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, Designrecht, GGV, 6. Auflage, Art. 26 Rn. 12). Ein vergleichbarer Fall liegt hier nicht vor.

Da die Rückwirkungsbeschränkungen in Art. 26 Abs. 2 lit. b) GGV unter dem Vorbehalt der nationalen Rechtsvorschriften über Klagen auf Ersatz des Schadens, der durch fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln des Schutzrechtsinhabers verursacht worden ist, stehen, kann sich ein Schadensersatzanspruch auch aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB ergeben (so BGH, Urteil vom 8. Mai 2014, Az.: I ZR 210/12, GRUR 2014, 797 - 801 – fishtailparka, Rn 18). Unter der Voraussetzung, dass dem Beklagten ein Verschulden bei Vertragsschluss zur Last fällt, kann die Klägerin verlangen, so gestellt zu werden, wie sie ohne das schädigende Verhalten des Beklagten gestanden hätte. Gemäß § 276 Abs. 1 BGB hat der Beklagte Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten.

2.1. Ein vorsätzliches Handeln des Beklagten hat das Landgericht nach dem Ergebnis der in erster Instanz durchgeführten Beweisaufnahme mit zutreffenden Erwägungen, die durch das Berufungsvorbringen auch nicht entkräftet werden, verneint.

2.2. Der Beklagte handelte jedoch – anders als das Landgericht gemeint hat - fahrlässig im Sinne von § 276 Abs. 1 BGB, denn er hatte nicht das Maß an Umsicht und Sorgfalt walten lassen, das nach dem Urteil besonnener und gewissenhafter Angehöriger des in Betracht kommenden Verkehrskreises zu beachten ist. Ihm oblag es, vor Ausspruch der Abmahnung die Rechtslage sorgfältig zu prüfen und sich Gewissheit darüber zu verschaffen, ob die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch auch tatsächlich vorliegen. Dies war offenbar nicht geschehen, denn andernfalls hätte der Beklagte zu der Einschätzung gelangen müssen, dass das Klagegeschmacksmuster keinen Schutz mehr beanspruchen konnte.

a. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs handelt ein Gläubiger, der vom Schuldner zu Unrecht eine Leistung verlangt, grundsätzlich nicht schon dann fahrlässig, wenn er nicht erkennt, dass seine Forderung unberechtigt ist (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2018, Az.: I ZR 187/16, GRUR 2018, 832 - 842 - Ballerinaschuh; Urteil vom 18. Januar 2011, Az.: XI ZR 356/09, NJW 2011, 1063 - 1064; Urteil vom 16. Januar 2009, Az.: V ZR 133/08, BGHZ 179, 238 Rn. 20). Diese Rechtsprechung beruht auf der Erwägung, dass dem Gläubiger die Durchsetzung seiner Rechte unzumutbar erschwert würde, wenn man von ihm verlangte, die nur in einem Rechtsstreit sicher zu klärende Berechtigung einer geltend gemachten Forderung schon im Vorfeld oder außerhalb eines Rechtsstreits vorauszusehen (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2018, Az.: I ZR 187/16, GRUR 2018, 832 - 842 - Ballerinaschuh mit Hinweis auf BGHZ 179, 238 Rn. 20). Der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entspricht der Gläubiger daher regelmäßig schon dann, wenn er sorgfältig prüft, ob der eigene Rechtsstandpunkt plausibel ist. Dies gilt auch dann, wenn die zu beurteilende Rechtslage unklar ist (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2018, Az.: I ZR 187/16, GRUR 2018, 832 - 842 - Ballerinaschuh mit weiteren Nachweisen). Ein Schutzrechtsinhaber setzt sich deshalb im Falle einer unberechtigten Verwarnung nicht dem Vorwurf schuldhaften Handelns aus, wenn er sich seine Überzeugung durch gewissenhafte Prüfung gebildet oder wenn er sich bei seinem Vorgehen von vernünftigen und billigen Überlegungen hat leiten lassen (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2018, Az.: I ZR 187/16, GRUR 2018, 832 - 842 - Ballerinaschuh; Urteil vom 11. Dezember 1973, Az.: X ZR 14/70, BGHZ 62, 29 - 42 - Maschenfester Strumpf).

b. Art und Umfang der Sorgfaltspflichten eines Abmahnenden werden maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit er auf den Bestand und die Tragfähigkeit seines Schutzrechts vertrauen darf. Handelt es sich um ein geprüftes Schutzrecht - etwa eine Marke -, kann vom Inhaber bei einer Verwarnung keine bessere Beurteilung der Rechtslage verlangt werden, als sie der Eintragungsbehörde möglich war (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2018, Az.: I ZR 187/16, GRUR 2018, 832 - 842 - Ballerinaschuh; Urteil vom 2. Oktober 2012, Az.: I ZR 37/10, zitiert nach juris Rn. 31; Urteil vom 19. Januar 2006, Az.: I ZR 98/02, GRUR 2006, 432 - 434 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht II). Eine andere Beurteilung ist bei ungeprüften Schutzrechten geboten: Bei Verwarnungen aus in ihrer Schutzfähigkeit ungeprüften Gebrauchsmustern und Urheberrechten wird von dem Verwarner ein höheres Maß an Nachprüfung verlangt (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2018, Az.: I ZR 187/16, GRUR 2018, 832 - 842 - Ballerinaschuh; Urteil vom 19. Januar 1979, Az.: I ZR 166/76, GRUR 1979, 332 - 336 - Brombeerleuchte; Urteil vom 11. Dezember 1973, Az.: X ZR 14/70, BGHZ 62, 29 - 42 - Maschenfester Strumpf). Bei dem hier in Rede stehenden eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster handelt es sich um ein derartiges in seiner Schutzfähigkeit ungeprüftes Schutzrecht (vgl. Art. 45, 47 GGV).

c. In Anwendung dieses Prüfungsmaßstabes handelte der Beklagte bei Abfassung des Abmahnschreibens vom 21. November 2013 fahrlässig, denn er ist den an ihn zu stellenden gesteigerten Sorgfaltsanforderungen nicht gerecht geworden.

aa. Hervorzuheben ist, dass dem Beklagten alle Tatsachen, die zur Nichtigerklärung führten, bekannt waren. Er hatte ein mit dem Klagegeschmacksmuster fast identisches Muster im Rahmen einer internationalen Sammel-Anmeldung zu der Nr. …..30 bereits am 22. Januar 2004 eintragen lassen (im Folgenden: WIPO-Muster), das allerdings, weil er die Verlängerungsgebühren nicht gezahlt hatte, am 22. Januar 2009 erloschen ist. Angesichts dieser ihm bekannten und allein in seiner Verantwortungs- und Risikosphäre liegenden Umstände hatte der Beklagte hinreichend Veranlassung, Zweifel am Bestand und der Tragfähigkeit des Klagegeschmacksmusters zu hegen. Die Möglichkeit, dass das WIPO-Muster als Teil des Formenschatzes dem Klagegeschmacksmuster neuheitsschädlich entgegenstehen könnte, musste sich ihm aufdrängen. Auf eine Fehleinschätzung der Rechtslage kann sich der Beklagte nicht berufen. Sie steht der Annahme von Fahrlässigkeit nicht entgegen, weil es um einen ohne weiteres vermeidbaren Rechtsirrtum handelte. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind an das Vorliegen eines unverschuldeten Rechtsirrtums strenge Maßstäbe anzulegen, wobei der Schuldner die Rechtslage sorgfältig prüfen, soweit erforderlich, Rechtsrat einholen und die höchstrichterliche Rechtsprechung sorgfältig beachten muss (vgl. BGH, Urteil vom 15. Juli 2014, Az.: XI ZR 418/13, WM 2014, 1670 - 1675; Urteil vom 4. Juli 2001, Az.: VIII ZR 279/00, MW 2001, 2012 - 2014; Urteil vom 14. Juni 1994, Az.: XI ZR 210/93, WM 1994, 1612 - 1614; Urteil vom 11. Januar 1984, Az.: VIII ZR 255/82, BGHZ 89, 296 (303)). Ein unverschuldeter Rechtsirrtum ist allenfalls in Fällen in Betracht zu ziehen, in denen die Rechtslage besonders zweifelhaft und schwierig ist und sich eine einheitliche Rechtsprechung noch nicht gebildet hat (BGH, Urteil vom 15. Juli 2014, Az.: XI ZR 418/13, WM 2014, 1670 - 1675; Urteil vom 3. Juni 2014, Az.: XI ZR 147/12, WM 2014, 1382 - 1384; Urteil vom 18. Januar 2011, Az.: XI ZR 356/09, WM 2011, 451 - 452; Urteil vom 6. Dezember 2006, Az.: IV ZR 34/05, NJW-RR 2006, 382 - 383; Urteil vom 27. September 1989, Az.: Iva ZR 156/88, NJW-RR 1990, 160 - 161). So liegen die Dinge hier nicht, weshalb den Beklagten das Risiko trifft, die Rechtslage verkannt zu haben.

bb. Selbst wenn der Beklagte bei der gebotenen sorgfältiger Prüfung der Rechtslage nicht von sich aus erkennen konnte, dass sein eigenes Design neuheitsschädlich war, so hätte er zumindest diese Möglichkeit ernsthaft in Betracht ziehen und sich zur Klärung der Sach- und Rechtslage anwaltlicher Hilfe bedienen müssen. Dies gilt umso mehr, als der Beklagte selbst vorträgt, als juristischer Laie keine Ahnung von einer möglichen Neuheitsschädlichkeit gehabt zu haben, zugleich aber unstreitig - und durch Anlage K 7 belegt - als Inhaber von 92 Designs in der Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamtes verzeichnet ist. Der Beklagte kann sich insbesondere nicht mit Erfolg darauf zurückziehen, im Jahr 2013, als er seine jetzigen Prozessbevollmächtigten beauftragt hatte, um sich gegen Verletzungen des Klagegeschmacksmusters durch Dritte zu wehren, nicht an das WIPO-Muster gedacht und es nicht mehr für relevant gehalten zu haben. Dem Beklagten oblag es, seine jetzigen Prozessbevollmächtigten vollständig und umfassend über den Sachverhalt zu informieren, wobei es nicht seine Sache war, über die tatsächliche oder rechtliche Relevanz einzelner Umstände zu befinden. Der Beklagte handelte fahrlässig, indem er es unterließ, seine jetzigen Prozessbevollmächtigen über die Eintragung des WIPO-Musters sowie die Nichtzahlung der Verlängerungsgebühren zu informieren. Damit hatte er einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt und das nicht beachtet, was in dieser konkreten Situation jedem einleuchten musste. Bei gewissenhafter Prüfung lag auf der Hand und musste auch dem Beklagten klar sein, dass eine frühere Eintragung eines mit dem Klagegeschmacksmuster fast identischen Musters für den Bestand und die Tragfähigkeit des Klagegeschmacksmusters relevant sein konnte. Hätte der Beklagte seine jetzigen Prozessbevollmächtigten, wie es geboten gewesen wäre, umfassend und vollständig über den Sachverhalt informiert, so hätten diese - wie der spätere Geschehensablauf belegt - eine entsprechende Vernichtungsrecherche durchgeführt und wären zu der zutreffenden rechtlichen Einschätzung gelangt, dass das Klagegeschmacksmuster die Belastung der Nichtigkeit seit der Löschung des WIPO-Musters am 22. Januar 2009 in sich trägt mit der Folge, dass die unter dem 21. November 2013 ausgesprochene Abmahnung unterblieben wäre.

2.3. Die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen für einen Anspruch der Klägerin gegen den Beklagten wegen Verschuldens bei Vertragsschluss gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB liegen vor. Die Klägerin kann verlangen so gestellt zu werden, wie sie stünde, wenn der Beklagte keine Abmahnung ausgesprochen hätte; sie kann mithin vom Beklagten Ersatz des ihr im Zusammenhang mit der unberechtigten Abmahnung vom 21. November 2013 entstandenen Schadens verlangen. Dazu zählen sowohl Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.764,50 €, die sie an den Beklagten gezahlt hatte als auch Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.764,50 €, die ihr durch die Beauftragung eines eigenen Rechtsanwalts im Zusammenhang mit dem Abmahnschreiben vom 21. November 2013 entstanden waren.

2.4. Weil eine Haftung des Beklagten aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB zu bejahen ist, kann dahinstehen, ob sich die Klägerin auch auf die Grundsätze zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung berufen kann und der Beklagte ihr unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadenersatz verpflichtet ist.

Der Anspruch auf Zinsen ergibt sich aus §§ 280 Abs. 1 und Abs. 2, 286 Abs. 1 BGB.Der Beklagte befand sich mit seiner Zahlungsverpflichtung aufgrund des anwaltlichen Mahnschreibens vom 5. April 2018 (Anlage K 6) mit Fristsetzung bis zum 16. April 2018 ab dem 17. April 2018 in Verzug.

Die Klägerin kann vom Beklagten gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB auch Ersatz vorgerichtlicher Patent- und Rechtsanwaltskosten in Höhe von 607,- € verlangen.

Für den Bereich der unerlaubten Handlung gemäß §§ 823 ff. BGB ist seit langem anerkannt, dass dem Geschädigten grundsätzlich auch die bei der Verfolgung seiner Schadensersatzansprüche entstehenden Rechtsanwaltskosten als adäquater und dem Schädiger zurechenbarer Folgeschaden zu ersetzen sind (so die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, vgl. Urteil vom 1. Juni 1953, Az.: III ZR 49/58, BGHZ 30, 154 (157); Urteil vom 8. Januar 1962, Az.: III ZR 210/60, BGHZ 39, 60 (73); Urteil vom 1. Oktober 1968, Az.: VI ZR 159/67, VersR 1968, 1145 - 1146; Urteil vom 21. Oktober 1969, Az.: VI ZR 86/69, VersR 1970, 41 - 42; Urteil vom 30. April 1986, Az.: VIII ZR 112/85, NJW 1986, 2243 - 2245). Nichts anderes gilt für den hier in Rede stehenden Anspruch der Klägerin gegen den Beklagten wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB.

Die Ersatzpflicht des Beklagten aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB erstreckt sich zwar grundsätzlich auch auf die der Klägerin durch die Zuziehung eines Rechtsanwalts entstandenen Kosten. Voraussetzung ist, dass seine Beauftragung dem adäquaten Kausalverlauf entspricht und auch nicht gegen § 254 BGB verstößt (vgl. Grüneberg, in: Palandt, BGB, 80. Auflage, § 286 Rn. 45 mit weiteren Nachweisen).So liegen die Dinge hier.

Der Zinsanspruch ergibt sich wiederum aus §§ 280 Abs. 1 und Abs. 2, 286 Abs. 1 BGB.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO.

Die Revision wird nicht zugelassen, da die gesetzlichen Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 3.529,- € festgesetzt. Die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 607,- € wirken sich nicht streitwerterhöhend aus, da es sich um Nebenforderungen im Sinne des § 4 Abs. 1, 2. Halbsatz ZPO handelt.