Oberlandesgericht Düsseldorf, 15 U 42/20

G r ü n d e :

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des europäischen Patents 1 860

XXA (im Folgenden: Klagepatent) auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen, Vernichtung, Erstattung vorprozessualer Abmahnkosten sowie Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.

Ursprünglicher Inhaber des am 02.04.2007 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 26.05.2006 (DE 202006XXB U) angemeldeten Klagepatents war Herr A. Seit dem 21.12.2017 ist die Klägerin Inhaberin des Klagepatents und als solche seit dem 31.01.2018 im Patentregister eingetragen (vgl. Registerauszug vom 29.08.2019, Anlage K7). Die Offenlegung der Anmeldung des Klagepatents erfolgte am 28.11.2007, der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents datiert auf den

15.01.2014. Das Klagepatent steht in Kraft.

Gegenstand des Klagepatents ist eine Montage- und Reparaturgrube. Der hier maßgebliche Anspruch 1 lautet wie folgt:

„Montage- und Reparaturgrube, bestehend aus einer in eine Bodenausnehmung einsetzbaren ein- oder mehrteiligen Kassette (11) aus Stahl od. dgl. steifem und korrosionsbeständigem Material, mit zwei Längsseitenwänden (12), endseitig angeordneten Stirnseitenwänden (13) und einem Boden (14), wobei die Wände und/ oder Boden zumindest teilweise jeweils ein- oder doppelwandig mit einem dazwischen angeordneten Hohlraum (17) für die Aufnahme von aushärtbarem Füllmaterial, wie Leichtbeton od. dgl., ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass sich längs der oberen Begrenzung der Längsseitenwände (12) jeweils eine Wassersammelrinne (19) erstreckt, die durch einen Laufrost (20) abgedeckt ist.“

Nachfolgend wird zur Verdeutlichung der erfindungsgemäßen Lehre Figur 2 der Klagepatentschrift wiedergegeben, die einen Querschnitt durch eine erfindungsgemäße Montagegrube zeigt:

Die Montage- und Reparaturgrube besteht aus einer mehrteiligen Kassette 11 mit zwei Längsseitenwänden 12, endseitig angeordneten Stirnseitenwänden 13 und einem Boden 14. Längs der oberen Begrenzung der Längsseitenwände 12 erstreckt sich jeweils eine Wassersammelrinne 19, die mit einem Laufrost 20 abgedeckt ist.

Die Beklagte plant, berechnet und vertreibt Arbeits- und Montagegruben unter der

Bezeichnung „B“. Die angebotenen Wartungsgruben sind modular konfigurierbar. Sie werden von der Beklagten im Ganzen angeliefert und vor Ort z.B. durch Verschraubung in einem Betonfundament montiert. Die Klägerin wendet sich gegen diejenigen Wartungsgruben, deren Stahlkassetten mit seitlichen Wassersammelrinnen und darüber befindlichen Laufrosten ausgestattet sind (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Die Beklagte bewirbt ihre Produkte auf ihren Internetseiten www.C.de undwww.B.de (vgl. die als Anlage K14 vorgelegten screenshots).

An der Autobahnmeisterei D (im Folgenden: „AM D“) ist eine Reparatur- und Montagegrube verbaut, die längs der oberen Begrenzung der Längsseitenwände jeweils eine mit einem Laufrost abgedeckte Wassersammelrinne aufweist. Nach Durchführung eines selbstständigen Beweisverfahrens (4b O 110/17) ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die vorgenannte Grube sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 aufweist.

Das Projekt zur Montage der Grube wurde von der E GmbH und Co. KG (im Folgenden: „E“) ausgeschrieben (vgl. die als Anlage K18 zur Akte gereichte Angebotsaufforderung). Die Beklagte gab im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens ein Angebot ab und erhielt den Zuschlag. Im Anschluss lieferte sie – mittels einer von ihr beauftragten Spedition – jedenfalls die zur Errichtung der Montagegrube erforderliche Kassette an die AM D und stattete diese seitlich mit Stützfüßen aus. Ob die Beklagte darüber hinaus auch die seitlichen Wassersammelrinnen mit Laufrost beibrachte, ist zwischen den Parteien streitig.

Auf der Internetseite der Beklagten www.C.de befand sich zu der AM D folgende Information:

„Wir lieferten die komplette technische Werkstattausstattung. Unter anderem eine „B“ Stahlfertigteil-Arbeitsgrube mit Rollabdeckung, Abtropfrinnen und Altölentsorgung.“

Mit Schreiben vom 14.11.2018 (Anlage K20) mahnte die Klägerin die Beklagte im Hinblick auf die Verletzung des Klagepatents durch die Grube an der AM D ab. Mit Schreiben vom 01.10.2019 gab die Beklagte die aus der Anlage K24 ersichtliche strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

Die Klägerin behauptet unter Vorlage einer schriftlichen Vereinbarung vom 24.08.2017 (Original Anlage K25; Kopie: Anlage K6), der ursprüngliche Patentinhaber, Herr A, habe ihr eine einfache Lizenz an dem Klagepatent eingeräumt. In dem Zusammenhang seien auch sämtliche in der Vergangenheit entstandenen und zukünftig noch entstehenden Schadensersatz- und Auskunftsansprüche wirksam abgetreten worden.

Weiter behauptet sie, die Beklagte habe die in der AM D vorhandene Reparatur- und Montagegrube vollständig, das heißt insbesondere auch mit Wassersammelrinnen und Laufrost, geliefert und eingebaut. Aber selbst wenn die Beklagte die Wassersammelrinnen nicht selbst montiert habe, sei sie für die patentgemäße Herrichtung der Reparatur- und Montagegrube verantwortlich.

Die Klägerin, die mit ihrem Hauptantrag Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen, Vernichtung, Erstattung vorprozessualer Abmahnkosten sowie Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach wegen unmittelbarerer Patentverletzung geltend gemacht hat, hat ihre Klage hilfsweise auf eine mittelbare Patentverletzung gestützt. Wegen des Wortlauts der Hilfsanträge wird auf das angefochtene Urteil verwiesen.

Die Beklagte, die erstinstanzlich Klageabweisung beantragt hat, behauptet, sie habe lediglich eine Montage- und Reparaturgrube ohne Wassersammelrinnen und Laufroste an die AM D geliefert. Die an der dortigen Montage- und Reparaturgrube befindlichen Wassersammelrinnen mit Laufrosten seien ohne ihr Zutun durch einen Dritten angebracht worden.

Das Landgericht hat mit Urteil vom 29.09.2020 (Bl. 20 ff. eA) der Klage nach dem Hauptantrag – unter Abweisung des Antrags auf Vernichtung – im Wesentlichen stattgegeben und wie folgt erkannt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 15.01.2014 in der Bundesrepublik Deutschland Montage- und Reparaturgruben angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat, bestehend aus:

einer in eine Bodenausnehmung einsetzbaren ein- oder mehrteiligen Kassette aus Stahl od. dgl. steifem und korrosionsbeständigem Material, mit zwei Längsseitenwänden, endseitig angeordneten Stirnseitenwänden und einem Boden, wobei die Wände zumindest teilweise jeweils ein- oder doppelwandig mit einem dazwischen angeordneten Hohlraum für die Aufnahme von aushärtbarem Füllmaterial, wie Leichtbeton od. dgl., ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass

sich längs der oberen Begrenzung der Längsseitenwände jeweils eine Wassersammelrinne erstreckt, die durch einen Laufrost abgedeckt ist, und zwar unter Angabe:

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer

Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, wobei

- zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich

Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, und

- geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziff. 1. bezeichneten Handlungen – mit Ausnahme des Einführens – seit dem 15.02.2014 begangen hat, und zwar unter Angabe:

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermenge, -zeiten, preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe und Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im

Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der

Schaltungszeiträume jeder Kampagne,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

3. die unter Ziff. 1. bezeichneten in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 29.09.2020) festgestellten patentverletzenden Zustand und mit der verbindlichen Zusage aus den Vertriebswegen zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;

4. die unter Ziff. 1. bezeichneten in Verkehr gebrachten Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, wobei insbesondere die folgenden Maßnahmen zu ergreifen sind:

a) die Beklagte hat alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die Standorte und die Besitzer über die unter Ziff.

1. bezeichneten Erzeugnisse zu ermitteln;

b) soweit die Beklagte selbst rechtliche oder tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Ziff. 1. bezeichneten Erzeugnisse hat, müssen die rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergriffen werden, damit diese Erzeugnisse in den unmittelbaren Besitz der Beklagten gelangen und dort verbleiben;

c) soweit die Beklagte weder rechtliche noch tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Ziff. 1. bezeichneten Erzeugnisse inne hat, muss sie alle rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die Personen, die Ansprüche auf Herausgabe oder Vernichtung gegen die Inhaber der Verfügungsgewalt der Erzeugnisse inne haben, zur Geltendmachung dieser Ansprüche zu veranlassen und/ oder diese Personen bei der Geltendmachung dieser Ansprüche zu unterstützen;

5. an die Klägerin EUR 8.090,81 nebst Zinsen in Höhe von 5 % Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 02.10.2019 zu zahlen.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der Herrn - A zwischen dem 15.02.2014 und dem 20.12.2017 durch die in Ziff. I. 1. bezeichneten Handlungen – mit Ausnahme des Einführens – entstanden ist, sowie der Klägerin den Schaden zu ersetzen, welcher ihr durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten seit dem 21.12.2017 begangenen Handlungen – mit Ausnahme des Einführens – entstanden ist und zukünftig noch entstehen wird.

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen wie folgt ausgeführt:

Die Aktivlegitimation der Klägerin für die Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche ergebe sich für die Zeit vor dem 21.12.2017 aus § 2 der Vereinbarung vom 24.08.2017 (Anlage K6 / K25). Hierdurch sei es zu einer wirksamen Abtretung der streitgegenständlichen Ansprüche gekommen. Dass die Lizenzerteilung und Abtretung ohne Gegenleistung erfolgt sei, hindere diese Annahme nicht. Die Abtretung der Ansprüche sei auch dann formfrei, wenn das der Abtretung zugrunde liegende Kausalgeschäft – hier ggf. die Schenkung – formbedürftig sei. Die Behauptung der Beklagten im Hinblick auf den Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) bzw. gegen die guten Sitten (§ 138 BGB) erfolge ins Blaue hinein und sei daher prozessual unbeachtlich.

Die an der AM D errichtete Montage- und Reparaturgrube verwirkliche – insoweit nach Durchführung des selbstständigen Beweisverfahrens zwischen den Parteien unstreitig – sämtliche Merkmale des streitgegenständlichen Klagepatentanspruchs 1. Die Verantwortlichkeit der Beklagten für die Errichtung dieser Reparatur- und Montagegrube stehe bei Würdigung des unstreitigen Sachverhalts sowie des übrigen Parteivorbringens analog § 286 Abs. 1 S. 1 ZPO für die Kammer fest.

Dies ergebe sich zum einen aus dem Umstand, dass die Beklagte auf ihrer Website auf die AM D verweise unter Hinweis darauf, die komplette technische Werkstattausstattung inklusive Rollabdeckung, Abtropfrinnen und Altölentsorgung geliefert zu haben. Hierin liege bereits ein patentverletzendes Anbieten im Sinne von § 9 PatG.

Zum anderen habe die Beklagte durch die Errichtung der Reparatur- und Montagegrube an der AM D auch eine klagepatentverletzende Vorrichtung in den Verkehr gebracht. Zwar könne anhand der als Anlage K15 vorgelegten Fotografien nicht festgestellt werden, dass der von der Beklagten beauftragte Spediteur eine Montage- und Reparaturgrube mit Wassersammelrinnen und Laufrost geliefert habe, gleichwohl stehe zur Überzeugung der Kammer fest, dass die Beklagte an der Lieferung der klagepatentgemäßen Vorrichtung in zurechenbarer Weise beteiligt gewesen sei. Die Beklagte habe sich – durch Erstellung eines Angebots und Erhalt des Zuschlags – zunächst schuldrechtlich zur Errichtung einer klagepatentgemäßen Grube verpflichtet. Denn die Angebotsaufforderung durch „E“ (Anlage K18) habe für die zu errichtende Grube „Entwässerungsrinnen links und rechts“ vorgesehen und hinsichtlich der Kontur der Innenwand eine rechts- und linksseitige Überkragung zur Aufnahme von überfahrbaren und herausnehmbaren Gitterrosten vorgesehen. Die Beklagte habe nach der Zuschlagserteilung eine patentverletzende Montage- und Reparaturgrube detailliert geplant (Anlage K16). Trotz eines dahingehenden Hinweises der Kammer habe die Beklagte einen aus der Haftung herausführenden Sachverhalt – etwa die Fertigstellung der Grube durch einen Dritten ohne Zutun der Beklagten – nicht substantiiert vorgetragen. Dass ihr entsprechender Vortrag nicht möglich sei, sei nicht ersichtlich. Denn sie müsse zumindest Angaben dazu machen können, inwiefern die sich aus der Zuschlagserteilung ergebenden Pflichten zur Errichtung einer Montagegrube mit Wassersammelrinnen nachträglich zumindest teilweise wieder entfallen seien.

Ausgehend von dem festgestellten Sachverhalt habe die Beklagte die angegriffene Ausführungsform auch gebraucht und zu Zwecken des Anbietens, Inverkehrbringens und/oder Gebrauchens zumindest bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise besessen.

Lediglich die Benutzungshandlung des „Einführens“ sei nicht feststellbar.

Wegen der weiteren tatsächlichen Feststellungen und der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts vom 29.09.2020 Bezug genommen, § 540 ZPO.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten sowie begründeten Berufung, mit der sie den Antrag auf Abweisung der Klage unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens weiter verfolgt.

Die Beklagte ist zunächst der Auffassung, das Landgericht habe zu Unrecht die Aktivlegitimation der Klägerin bejaht. Diese ergebe sich insbesondere nicht aus § 2 der Vereinbarung gemäß Anlage K6 / K25. Die Lizensierung und Abtretung sei offensichtlich kostenlos erfolgt mit den entsprechenden rechtlichen Konsequenzen.

Die Beklagte habe im Übrigen keine patentgemäße Vorrichtung angeboten. Insbesondere lasse die Bewerbung der Beklagten auf ihrer Internetseite einen solchen Schluss nicht zu. Denn an keiner Stelle ihrer Werbung nehme die Beklagte auf eine patentverletzende Vorrichtung Bezug. Für den Verkehr sei nicht klar, dass die in Bezug genommene Reparatur- und Montagegrube in D die hier allein die Patentverletzung begründenden seitlichen Wassersammelrinnen aufweise. Der Hinweis auf die Lieferung einer Grube für die AM D sei eine werbemäßige Übertreibung und unspezifisch. Im Übrigen sei eine Abtropfrinne nicht das gleiche wie eine klagepatentgemäße Wassersammelrinne.

Auch liege kein Inverkehrbringen durch die Beklagte vor. Zwar habe das Land Hessen bzw. die „E“ die Errichtung einer bestimmt konstruierten – möglicherweise patentverletzenden – Reparatur- und Montagegrube für die AM D ausgeschrieben und im Anschluss an den Zuschlag Konstruktionszeichnungen an die Beklagte übermittelt, die mit dem Logo der Beklagten versehen worden seien, tatsächlich geliefert habe die Beklagte dann aber nur eine übliche Reparatur- und Montagegrube ohne seitliche Wassersammelrinnen. Anderes würde sich – was das Landgericht zu Recht festgestellt habe – aus den von der Klägerin vorgelegten Fotos nicht ergeben. Diese würden weder Wassersammelrinnen noch Laufroste zeigen. Sie – die Beklagte – habe im Vorfeld auch stets darauf hingewiesen, seitliche Wasserrinnen nicht liefern zu können. Entsprechend enthalte ihre Abschlussrechnung keinen Rechnungsbetrag für Wassersammelrinnen.

Schon nach den eigenen Feststellungen des Landgerichts habe die Beklagte eine klagepatentgemäße Wartungs- und Reparaturgrube weder besessen noch gebraucht. Das Landgericht habe gerade nicht feststellen können, dass die Beklagte eine entsprechende Grube an die AM D geliefert habe.

Ungeachtet dessen sei jedenfalls ein Rückrufanspruch nicht gegeben. Das Land

Hessen bzw. die AM D treffe keinerlei Verpflichtung, die fest verbaute Reparatur- und Montagegrube zurückzugeben. Der Rückruf sei unverhältnismäßig, weil der aufwendige Ausbau die Zerstörung der gesamten Anlage zur Folge hätte. Im Übrigen sei durch den Einbau die Grube endgültig aus den Vertriebswegen entfernt worden.

Streitgegenständlich sei allein die Lieferung an die AM D. Weitere Lieferungen patentverletzender Vorrichtungen habe auch die Klägerin nicht behauptet, selbst nachdem sie im Rahmen des selbstständigen Beweisverfahrens Einblick in die geschäftlichen Interna der Beklagten erlangt habe. Damit aber seien jedenfalls etwaige Ansprüche nach den Ziffern I.1., I.2. und I.4. „erledigt“. Ein Schadensersatzanspruch der Klägerin nach Ziffer II. müsse schon deshalb ausscheiden, weil zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Lieferung der Grube an die AM D im März 2017 noch Herr A Inhaber des Klagepatents gewesen sei. Die Klägerin hingegen sei Inhaberin einer einfachen Lizenz gewesen. Da Herr A ihr diese Lizenz kostenlos eingeräumt habe, sei ihm durch die Lieferung der angegriffenen Grube an die AM D kein Schaden entstanden.

Schließlich sei die Abmahnung der Klägerin vom 14.11.2019 unbegründet gewesen.

Ein Kostenerstattungsanspruch müsse deshalb ausscheiden.

Auch die Kostenentscheidung des Landgerichts sei fehlerhaft. Die Klägerin habe selbst nach den Urteilsgründen die Hälfte der Kosten zu tragen, da sie in erheblichem Umfang mit ihrer Klage unterlegen sei.

Die Beklagte beantragt, das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 29.09.2020 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages:

Zunächst sei das Landgericht zu Recht von der Aktivlegitimation der Klägerin ausgegangen. Die Beklagte zeige in ihrer Berufungsbegründung schon nicht auf, warum die Übertragung der Annexansprüche nach § 398 BGB formbedürftig gewesen sein sollte. Die erstinstanzlichen Ausführungen zur Freilizenz lägen neben der Sache, da streitgegenständlich allein die Übertragung der Annexansprüche sei. Konkreter Tatsachenvortrag zu den Voraussetzungen der §§ 134, 138 BGB fehle.

Für die ausgeurteilten Verletzungshandlungen sei die Beklagte selbstverständlich zumindest mitverantwortlich. Sie habe die Ausschreibung gewonnen, deren zugrundeliegendes Leistungsverzeichnis – insoweit unstreitig – eine patentverletzende Grube vorsah. Es sei nicht erkennbar, dass sie von ihrer schuldrechtlichen Verpflichtung freigeworden sei, eine patentverletzende Grube zu liefern. Die Beklagte habe sich durch Anbringen ihres Logos eine Konstruktionszeichnung zu Eigen gemacht, die eine patentverletzende Grube mit Abwassersystem vorgesehen habe. Die an der AM D verbaute Grube sei – insoweit unstreitig – patentverletzend. Die Beklagte habe hierfür – ebenfalls unstreitig – eine Rechnung unter Bezugnahme auf das Leistungsverzeichnis der „E“ gestellt; letzteres habe – unstreitig – eine Abtropfrinne umfasst. Schließlich habe die Beklagte die Lieferung der Grube auf ihrer Website als eigene Leistung beworben.

Im Übrigen würden auch die als Anlage K15 und ergänzend als Anlage K28 zur Akte gereichten Fotos deutlich zeigen, dass an der AM D eine Reparatur- und Wartungsgrube mit seitlichen Wassersammelrinnen angeliefert worden sei. Vor diesem Hintergrund sei die Annahme, die Beklagte habe keinen täterschaftlichen Beitrag zur Patentverletzung geleistet, abwegig. Dies habe das Landgericht richtig erkannt und im Detail erläutert. Durch die Berufungsbegründung der Beklagten werde diese Annahme noch verstärkt. Denn die Beklagte habe darin konzediert, bereits im Zeitpunkt der Angebotsabgabe gewusst zu haben, dass die ausgeschriebene Grube das Klagepatent verletze.

Der Vortrag der Beklagten zur Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs sei verspätet, im Übrigen aber auch nicht ausreichend substantiiert. Es fänden sich keine Angaben dahingehend, was unter „aufwendig ausgebaut“ zu verstehen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht die Aktivlegitimation der Klägerin im Hinblick auf die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche bejaht und die Beklagte wegen unmittelbarer Patentverletzung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zum Rückruf und zur Entfernung aus den Vertriebswegen und zur Erstattung vorgerichtlicher Kosten verurteilt sowie die Pflicht zur Zahlung von Schadensersatz dem Grunde nach festgestellt. Der Klägerin stehen entsprechende Ansprüche aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB, §§ 670, 677, 683 S. 1 BGB zu.

Die Klägerin hat die zur Geltendmachung der Ansprüche erforderliche Sachbefugnis.

Seit dem 21.12.2017 ist die Klägerin Inhaberin des Klagepatents und als solche zur Geltendmachung der Ansprüche aktivlegitimiert. Dies wird von der Beklagten mit der Berufung nicht in Abrede gestellt.

Soweit die Klägerin Schadensersatz-, Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche für einen Zeitraum bis zum 20.12.2017 geltend macht, ergibt sich ihre Sachbefugnis aus dem als Anlage K6 / K25 vorgelegten Vertrag vom 24.08.2017 mit dem ursprünglichen Patentinhaber Herrn - A. Dessen § 2 sieht die Abtretung aller vergangenen und zukünftigen Annexansprüche vor.

Der Umstand, dass zwischen Herrn - A und der Klägerin tatsächlich ein Abtretungsvertrag geschlossen wurde, wird von der Beklagten in der Berufungsinstanz nicht mehr in Abrede gestellt. Der Senat sieht für eine solche Annahme auch keine Anhaltspunkte; auf die überzeugenden Ausführungen des Landgerichts wird insofern zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.

Soweit die Beklagte sich in der Berufungsinstanz – wie auch schon erstinstanzlich – auf eine Unwirksamkeit der Vereinbarung vom 24.08.2018 aufgrund der Formvorschrift des § 518 Abs. 1 BGB i.V.m. § 125 S. 1 BGB beruft, bleibt dieser Einwand ohne Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht darauf hingewiesen, dass die Abtretung der Annexansprüche als Verfügungsgeschäft auch dann formfrei bleibt, wenn das der Abtretung zugrunde liegende Kausalgeschäft formbedürftig ist (RGZ 148, 105, 108; BGH, NZG 2013, 903; Lieder in: Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann, beck-online Großkommentar BGB, Stand: 01.04.2021, § 398 Rn 90; Roth/Kieninger in: Münchener Kommentar zum BGB. 8. Auflage 2019, § 398 Rn 34). Unabhängig davon also, ob es sich bei der nach § 1 der Vereinbarung eingeräumten Freilizenz um eine Schenkung im Sinne von § 516 BGB handelt, bleibt die Abtretung der Annexansprüche auch ohne die Einhaltung bestimmter Formvorschriften wirksam.

Soweit die Beklagte erstinstanzlich weitere Gründe für eine Unwirksamkeit wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) bzw. wegen Verstoßes gegen die guten Sitten (§ 138 BGB) geltend gemacht hat, wird dies offenbar mit der Berufung nicht weiter verfolgt. Jedenfalls fehlt es an einer ordnungsgemäßen Begründung. Im Übrigen vermag der Senat keine Anhaltspunkte für das Vorliegen eines solchen Verstoßes zu erkennen. Die Vermutungen der Beklagten im Hinblick auf eine mögliche Gläubigerbenachteiligung für den Fall einer möglichen Insolvenz des Lizenzgebers Herrn A erfolgen ins Blaue hinein und ohne jeglichen konkreten Bezug zur Klägerin bzw. zu dem Lizenzgeber Herrn A und insbesondere dessen Vermögensverhältnissen.

II.

Das Klagepatent betrifft eine Montage- und Reparaturgrube, die von Werkstätten oder Herstellungsbetrieben zur Montage oder Reparatur von Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Maschinen oder Maschinenteilen verwendet wird. Die Reparatur- und Montagegrube besteht zunächst – dem Stand der Technik entsprechend – aus einer in einer Bodenausnehmung einsetzbaren ein- oder mehrteiligen Kassette aus Stahl oder vergleichbar steifem und korrosionsbeständigem Material. Das Klagepatent bildet diese Kassettenmechanik dergestalt weiter, dass das vom Fahrzeug über die Fahrzeugreifen ablaufende Wasser über seitliche Wassersammelrinnen aufgefangen und entsorgt werden kann. Hierzu sieht das Klagepatent in seinem Anspruch 1 sich längs der oberen Begrenzung der Längsseitenwände erstreckende Wassersammelrinnen vor, die durch einen Laufrost abgedeckt sind.

Zwischen den Parteien ist nach Durchführung des selbstständigen Beweisverfahrens unstreitig, dass an der AM D eine Montage- und Reparaturgrube errichtet worden ist, die sämtliche Merkmale des hier geltend gemachten Klagepatentanspruchs 1 verwirklicht, insbesondere klagepatentgemäße Wassersammelrinnen und Laufroste aufweist.

Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass die Beklagte für das Angebot und das Inverkehrbringen dieser Grube eine patentrechtliche Verantwortlichkeit trifft.

Die Beklagte hat zunächst im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG eine klagepatentgemäße Reparatur- und Montagegrube angeboten. Dies ergibt sich zum einen aus der Werbung der Beklagten im Internet, in der sie auf die Errichtung der Montage- und Reparaturgrube an der AM D verweist, zum anderen auch aus dem Angebot zur Errichtung eben dieser Grube gegenüber der „E“.

Der Begriff des „Anbietens“ in § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ist rein wirtschaftlich zu verstehen. Hierunter fällt jede Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel). Der Begriff des „Anbietens“ fällt nicht mit dem juristischen Begriff eines Vertragsangebotes im Sinne von § 145 BGB zusammen, so dass unerheblich ist, ob die Voraussetzungen eines nach dieser Vorschrift rechtswirksamen und verbindlichen Vertragsangebotes erfüllt werden. Ebenso ohne Belang ist, ob der Anbietende den Gegenstand selbst herstellt oder ihn von dritter Seite bezieht. Für ein „Anbieten“ im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ist auch nicht erforderlich, dass tatsächlich eine Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft besteht. Vielmehr genügen auch Handlungen, die vertragsrechtlich als bloße Aufforderung zur Abgabe von Angeboten angesehen werden; von Belang ist lediglich, dass mit der fraglichen Handlung für einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand tatsächlich eine Nachfrage geschaffen wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird. Davon ausgehend werden von dem Anbieten im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG insbesondere auch vorbereitende Handlungen umfasst, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt (BGH, GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte; BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; BGH, GRUR 2007, 221 – Simvastin; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2014, 16067 – Sterilcontainer; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59 – MP2-Geräte; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2015, 18679 – Verbindungsstück; OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 21218; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2017, 109833 – Trocknungsanlage; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2018, 23974).

a)

Die Beklagte bot jedenfalls in der Vergangenheit in diesem Sinne eine klagepatentgemäße Vorrichtung auf ihrer Internetseite www.B.de an, indem sie dort als Referenzobjekt die an die AM D gelieferte Ausführungsform bewarb. Hierdurch erweckte sie bei ihren Kunden bzw. interessierten potentiellen Kunden den Eindruck, eine entsprechende Anlage planen und liefern zu können und förderte dadurch das Kaufinteresse der Adressaten.

Dass die Werbung selbst nicht sämtliche Merkmale der geschützten Lehre offenbart, ist – wie das Landgericht zutreffend herausgearbeitet hat – irrelevant. Denn der beworbene Gegenstand existiert, ist den Verkehrskreisen bekannt bzw. für diese ermittelbar und unstreitig patentverletzend. Auf eine freie Zugänglichkeit für jedermann kommt es hierbei nicht an (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Auflage 2021, Kapitel A Rn 303). Entscheidend ist in diesem Zusammenhang nur, dass sich die in der Werbung fehlenden Merkmale aus sonstigen objektiven Gesichtspunkten zuverlässig schließen lassen (BGH, GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte; BGH, GRUR 2005, 665 – Radschützer; OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417 – Cholesterinspiegelsenker; OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.12.2012, I-2 U 89/07; OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.12.2011, I-2 U 103/06; OLG Karlsruhe, InstGE 12, 299). Dies ist auch dann der Fall, wenn nicht jedermann den bereits existierenden Gegenstand ohne weiteres anschauen kann.

Soweit die Beklagte – erstmalig in der Berufungsinstanz – geltend macht, in der Bewerbung des Referenzobjektes an der AM D sei „nur“ von einer Abtropfrinne die Rede, nicht jedoch von einer Wassersammelrinne im Sinne des Klagepatents, hindert dies die Annahme eines patentverletzenden Anbietens im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG nicht. Nach Abs. [0006] der Klagepatentschrift dient die klagepatentgemäße Wassersammelrinne dem Zweck, abtropfendes Wasser aufzufangen und zu entsorgen. Welcher technische Unterschied zu einer Abtropfrinne bestehen soll, erschließt sich nicht. Abgesehen davon ist es auch nicht erforderlich, dass eine Werbung den patentverletzenden Gegenstand exakt mit den Begrifflichkeiten des Patents beschreibt. Verwendet eine Werbung abweichende Begriffe, ist vielmehr zu prüfen, welches Bauteil hiermit gemeint ist und ob dieses ein Merkmal des Anspruchs erfüllt. Dass mit dem Begriff der Abtropfrinne – bezogen auf die an der AM D befindliche Reparatur- und Montagegrube – etwas anderes gemeint sein könnte als die rechts- und linksseitig verlaufenden Rinnen, die der Sachverständige im selbstständigen Beweisverfahren als Wassersammelrinnen im Sinne des Klagepatents bezeichnet hat (vgl. Anlage K9, S. 3-4), ist nicht erkennbar. Die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform an der AM D ist insofern unstreitig und auch die Beklagte behauptet nicht, dass noch ein anderes Bauteil als „Abtropfrinne“ in Betracht komme und beworben werden solle.

b)

Unabhängig von der Bewerbung als Referenzobjekt liegt ein Anbieten im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG im Übrigen auch in dem Angebot, das die Beklagte im Rahmen des Vergabeverfahrens für die Grube an der AM D abgegeben hat.

Die Angebotsaufforderung von „E“ (Anlage K18) sah für die zu errichtende Grube eine „Entwässerungsrinne rechts und links“ vor. Des Weiteren enthielt die Angebotsaufforderung folgende Vorgaben:

„Die Kontur der Innenwand ist so ausgebildet, dass über die gesamte Grubenlänge rechts- und links seitliche Überkragung entsteht. Ein Abwasser-Rohrleitungssystem ist von der rechten und linken Entwässerungsrinne über das gesamte Hohlkam-mersystem bis zum Boden der Fertigteil-Montagegrube verlegt und wird dort über den Pumpensumpf entsorgt. Die Überkragung [… ] dient im oberen Bereich zur Aufnahme von überfahrbaren und herausnehmbaren Gitterrosten, die auf den seit-lichen Tragschienen aufgelegt und gegen verschieben gesichert sind.“ (Anlage K18, S. 3, untere Hälfte)

Die Angebotsaufforderung enthielt damit die Vorgabe einer Reparatur- und Montagegrube mit klagepatentgemäßen links- und rechtsseitigen Entwässerungsrinnen mit darauf aufliegenden Laufrosten. Mit einem Angebot entsprechend der Ausschreibung hat die Beklagte deshalb das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Klagepatents stehenden Gegenstand vorbereitet, das die Benutzung dieses Gegenstandes einschließt.

100

Durch die Lieferung der Montage- und Reparaturgrube an die AM D hat die Beklagte darüber hinaus eine klagepatentverletzende Vorrichtung in den Verkehr gebracht.

101

Unter Inverkehrbringen wird jede Tätigkeit verstanden, durch die der patentierte Gegenstand mit Willen des Entäußernden in die tatsächliche Verfügungsmacht eines Dritten gelangt, so dass dieser den Gegenstand benutzen kann (Rinken, in: Schulte, PatG, 10. Auflage, 2017, § 9, Rn. 77).

102

Die AM D hat unstreitig die tatsächliche Verfügungsmacht über eine patentverletzende Grube erlangt, die insbesondere über Wassersammelrinnen und Laufroste verfügt. Die Grube ist im Betrieb der AM D fest verbaut und wird zu Reparatur- und Montagearbeiten an (Nutz-) Fahrzeugen genutzt.

103

Dass die Stahlkassette der streitgegenständlichen Grube durch eine Lieferung der Beklagten in die Verfügungsmacht der AM D gelangt ist, steht zwischen den Parteien außer Streit. Streitig ist allein, ob die Lieferung der Beklagten die Wassersammelrinnen und Laufroste umfasste oder ob diese beiden Bauteile später von einem nicht von der Beklagten beauftragten Dritten an der Grube montiert wurden.

104

Nach Würdigung des gesamten unstreitigen Sachvortrags der Parteien, den vorgelegten Unterlagen und dem jeweiligen streitigen Sachvortrag ist der Senat – über die Feststellungen des Landgerichts hinausgehend – unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen (§ 286 Abs. 1 S. 1 ZPO) davon überzeugt, dass die Beklagte die klagepatentverletzende Reparatur- und Montagegrube einschließlich Wassersammelrinnen und Laufrosten an die AM D geliefert und damit gemäß § 9 S. 2 Nr. 1 PatG in den Verkehr gebracht hat.

105

Diese Feststellung konnte der Senat ohne Beweisaufnahme treffen. Vorgetragene Tatsachen sind nur insoweit beweisbedürftig, als die betreffende Behauptung wirksam bestritten ist. Die Substantiierungslast des Bestreitenden hängt dabei davon ab, wie substantiiert der darlegungspflichtige Gegner vorgetragen hat: Ob und inwieweit die nicht darlegungsbelastete Partei ihren Sachvortrag substantiieren muss, lässt sich nur aus dem Wechselspiel von Vortrag und Gegenvortrag bestimmen (Bacher in: BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 40. Edition Stand: 01.03.2021, § 286 Rn 18). Dabei obliegt es zunächst der darlegungsbelasteten Partei, ihr Vorbringen zu konkretisieren und zu detaillieren (BGH, NJW 1999, 1404). Je detaillierter ihr Vorbringen ist, desto höher sind die Substantiierungsanforderungen gem. § 138 Abs. 2 (stRspr: BGH, NJW-RR 2020, 1320; BGH, NJW-RR 2018, 1089; BGH, NJW-RR 2015, 468; BGH, NJW-RR 2011, 1509, jeweils mwN). Substantiiertes Vorbringen kann danach grundsätzlich nicht pauschal bestritten werden (BGH, NZG 2020, 1149; BGHZ 217, 327; BGH, NJW 2010, 1357). Hat etwa die klagende Partei ihren Vortrag durch Vorlage von Unterlagen hinreichend konkretisiert, so muss die beklagte Partei dieses Vorbringen ebenso qualifiziert bestreiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die darlegungspflichtige Partei außerhalb des von ihr darzulegenden Geschehensablaufes steht und keine nähere Kenntnis der maßgebenden Tatsachen besitzt, während der Prozessgegner sie hat und ihm nähere Angaben zumutbar sind (BGH, NJW-RR 2019, 1332; BGHZ 86, 23; BGHZ 100, 190; BGHZ 163, 209). In diesen Fällen ist einfaches Bestreiten mit Nichtwissen nicht zulässig, sondern es kann von dem Prozessgegner im Rahmen des Zumutbaren das substantiierte Bestreiten der behaupteten Tatsache unter Darlegung der für das Gegenteil sprechenden Tatsachen und Umstände verlangt werden (BGH, NJW 2008, 982, 984). Dies erfordert eine konkrete Erwiderung, indem sich die beklagte Partei aktiv an der Sachverhaltsaufklärung beteiligt, zu den einzelnen relevanten Behauptungen der klagenden Partei Stellung nimmt und eine eigene Darstellung dazu liefert, dass und weshalb diese Behauptung unzutreffend ist.

106

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe genügt der Vortrag der Beklagten - nachdem die Klägerin unter Vorlage entsprechender Unterlagen substantiiert und schlüssig zu der Lieferung einer klagepatentgemäßen Reparatur- und Wartungsgrube durch die Beklagte an die AM D vorgetragen hat – nicht den Anforderungen an ein qualifiziertes Bestreiten. Im Einzelnen:

a)

107

Die Klägerin hat substantiiert und unter Vorlage entsprechender Unterlagen vorgetragen, dass die Beklagte selbst – oder ein von ihr beauftragter Dritter – die klagepatentgemäße Grube einschließlich Wassersammelrinnen und Laufrosten in den Verkehr gebracht hat.

108

Unstreitig hat die Beklagte sich auf die Angebotsaufforderung der „E“ für die Errichtung der Montage- und Reparaturgrube an der AM D nicht nur beworben, sondern auch den Zuschlag erhalten. Wie vorstehend unter Ziffer 1. b) ausgeführt, sah die Angebotsaufforderung von „E“ (Anlage K18) für die zu errichtende Grube klagepatentgemäße links- und rechtsseitige Entwässerungsrinnen mit darauf aufliegenden Laufrosten vor. Zur Lieferung eben solch einer Grube hat die Beklagte sich durch Abgabe ihres Angebotes an „E“ und die Erteilung des Zuschlags schuldrechtlich verpflichtet. Gem. § 18 Abs. 2 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A (VOL/A) stellt der Zuschlag die Annahme des Angebots dar. Damit bestand die schuldrechtliche Verpflichtung der Beklagten, eine patentverletzende Grube zu liefern.

109

Nach der Zuschlagserteilung hat die Beklagte – entsprechend ihrer schuldrechtlichen Verpflichtung – eine klagepatentgemäße Montage- und Reparaturgrube geplant. Der Gegenstand ihrer Planungstätigkeit ergibt sich aus der als Anlage K16 vorgelegten „Ausführungsplanung“. Auf der Konstruktionszeichnung sind im mittigen Bild „Grundriss Erdgeschoss“ links- und rechtsseitig der Grube blaue Markierungen zu erkennen, die sich seitlich in Längsrichtung der Grube erstrecken. Bezeichnet sind diese blauen Markierungen mit „Entwässerung DN 50“ (rechtsseitig) und „Entwässerung DN 100“ (linksseitig). Die blaue Einfärbung lässt zudem ein Gittermuster erkennen.

110

Angesichts der Angebotsaufforderung von „E“ (Anlage K18), die rechts- und linksseitig der Grube Entwässerungsrinnen mit darüber liegenden Laufrosten vorsah, liegt die Annahme nahe, dass eben diese durch die blauen Markierungen in der Konstruktionszeichnung dargestellt werden. Mit dieser Annahme stimmt der Grubenschnitt M 1:25 überein, der links- und rechtsseitig der Grube zwei rinnenähnliche Ausformungen mit darüber liegenden Rosten erkennen lässt und deutliche Ähnlichkeit mit Figur 2 der Klagepatentschrift aufweist.

111

Dass die Planungszeichnung nach Anlage K16 nicht von der Beklagten selbst erstellt wurde, sondern vielmehr von der „E“ zur Verfügung gestellt wurde, ist insoweit ohne Belang, als die Beklagte die Konstruktionszeichnung jedenfalls in der unteren rechten Ecke mit ihrer Unternehmensbezeichnung versehen und sie sich damit zu eigen gemacht hat. Da sie als Grundlage für die spätere Herstellung der Grube dienen sollte, musste die Beklagte mit den Details vertraut sein und hat sich hiermit durch Anbringung ihrer Unternehmenskennzeichnung einverstanden erklärt.

112

Tatsächlich befindet sich an der AM D auch eine der vertraglichen Vereinbarung und der Konstruktionszeichnung entsprechende Reparatur- und Montagegrube mit seitlichen Wassersammelrinnen und Laufrosten im Sinne des Klagepatents. Dies steht nach der Durchführung des selbstständigen Beweisverfahrens zwischen den Parteien nicht mehr im Streit.

113

Die von der Klägerin als Anlage K15 vorgelegten Fotografien, die die Anlieferung der streitgegenständlichen Reparatur- und Montagegrube an der AM D zeigen, deuten darauf hin, dass eine Montagegrube mit seitlichen Wassersammelrinnen geliefert wurde. Letztere sind auf den vorgelegten Fotos zwar nicht explizit zu erkennen, da die angelieferte Vorrichtung durch eine blaue Schutzfolie verdeckt wird, in ihrer Berufungserwiderung vom 26.02.2021 (dort S. 8) stellt die Klägerin aber den als Anlage K15 vorgelegten Fotos weitere Fotos von Stahlkassetten ohne seitliche Abwasserrinnen gegenüber, die sie der Homepage der Beklagten entnommen hat. Diese lassen erkennen, dass bei den Reparatur- und Montagegruben ohne seitliche Abwasserrinnen ausschließlich die mittige Stahlkassette mit einer blauen Schutzfolie überzogen ist, während die seitlichen Überkragungen frei bleiben. Demgegenüber erstreckt sich die blaue Schutzfolie auf den als Anlage K15 vorgelegten Fotos über die mittige Stahlkassette hinaus auch über die seitlichen Randbereiche, wobei der Übergang zwischen der Stahlkassette und den seitlichen Überkragungen durch einen dort befindlichen Versatz auch unter der Schutzfolie deutlich zu erkennen ist. Zudem zeigt insbesondere das auf Seite 8 der Anlage K15 befindliche Foto, auf dem die Schutzfolie an einer Ecke der Reparatur- und Montagegrube aufgerissen ist, dass sich unter der Schutzfolie nicht nur seitliche Überkragungen befinden, sondern auf diesen Überkragungen eine Abdeckung ruht. Dass es sich hierbei um die streitgegenständlichen Wassersammelrinnen handelt, liegt zumindest nahe.

114

Ihre Leistung hat die Beklagte durch die Rechnung vom 18.04.2017 (Anlage B5) abgerechnet. Die Rechnung enthält die Gruben-Typenbezeichnung gemäß der Ausschreibung und verweist zudem auf das Leistungsverzeichnis 1.4.1 der Ausschreibung. Unter eben dieser Ziffer finden sich im Leistungsverzeichnis der Ausschreibung die Entwässerungsrinnen wieder.

115

In der Folge warb die Beklagte auf ihrer Internetseite mit der Erstellung der Montage- und Reparaturgrube an der AM D, wobei sie sich die Fertigstellung der kompletten Werkstattausstattung zuschrieb und hierbei gerade auch die Abtropfrinnen ausdrücklich erwähnte. Insofern hieß es in der Werbung der Beklagten: „Stahlfertigteil-Arbeitsgrube mit Rollabdeckung, Abtropfrinnen und Altölentsorgung“ (Unterstreichung durch den Senat). Dass hiermit nicht anderes gemeint war als die seitlichen Wassersammelrinnen, hat der Senat bereits ausgeführt (s. oben unter Ziffer 1. a).

b)

116

Diesem substantiierten Sachvortrag der Klägerin, der zudem durch schriftliche Unterlagen belegt wird, ist die Beklagte nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten. Auf ihre dementsprechende Substantiierungslast ist die Beklagte bereits vom Landgericht gemäß § 139 ZPO durch Beschluss vom 28.07.2020 hingewiesen worden.

117

Ohne sich in erkennbarer Weise damit auseinanderzusetzen, wie es ohne ihre Mitwirkung zu der Errichtung einer klagepatentgemäßen Grube mit Wassersammelrinnen und Laufrosten gekommen sein soll, bestreitet die Beklagte, die an der Grube befindlichen Wassersammelrinnen und Laufroste selbst oder durch einen Dritten an die AM D geliefert zu haben. Angesichts ihrer schuldrechtlichen Verpflichtung zur Lieferung einer klagepatentgemäßen Grube mit seitlichen Wassersammelrinnen und Laufrosten und den übrigen von der Klägerin vorgetragenen Indizien für die Lieferung einer klagepatentgemäßen Grube durch die Beklagte genügt dieses pauschale Bestreiten nicht.

118

Soweit die Beklagte, zuletzt in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 01.07.2021, vorgetragen hat, ihr Geschäftsführer Herr C habe wiederholt darauf hingewiesen, die seitlichen Wassersammelrinnen nicht liefern zu können, bleibt dieser Vortrag angesichts der anderslautenden Angebotsausschreibung und des darauf erteilten Zuschlags zu pauschal. Der Senat hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung am 01.07.2021 nochmals explizit darauf hingewiesen, dass sie substantiiert vorzutragen habe, zu welchem Zeitpunkt Herr C ganz konkret mit wem darüber gesprochen haben will, den Vertragsgegenstand auf eine Grube ohne seitliche Wassersammelrinnen und Laufroste zu beschränken. Entsprechender Vortrag der

119

Beklagten ist nicht erfolgt.

120

Es erschließt sich im Übrigen nicht, warum die Beklagte sich die Konstruktionszeichnung vom 09.05.2016 (Anlage K16) hätte zu eigen machen sollen, die eine Grube mit seitlichen Wassersammelrinnen und Laufrosten zeigt, wenn sie zur Lieferung einer solchen Grube nicht bereit und auch nicht verpflichtet gewesen wäre. Soweit die Beklagte diesbezüglich vorträgt (vgl. Schriftsatz vom 09.07.2020, S. 5), bei den in der Zeichnung ersichtlichen seitlichen Stützvorrichtungen handele es sich nicht um Vorrichtungen für Wasserablaufrinnen, vielmehr könne es sich bei den Stützfüßen auch um Aufnahmevorrichtungen für Schiebeabdeckungen handeln, fällt die vage Formulierung dieser von der Beklagten aufgezeigten Alternative auf. Die Beklagte muss jedoch positiv wissen, was sie mit der entsprechenden Konstruktionszeichnung tatsächlich geplant hat. Schließlich hat sie auf dieser Grundlage die spätere Reparatur- und Montagegrube errichtet. Im Übrigen erläutert die Beklagte in diesem Zusammenhang nicht, welche anderen Entwässerungssysteme – außerhalb des Schutzbereichs des Klagepatents – in Betracht kommen würden, die die Kennzeichnungen „Entwässerung DN 50“ und „Entwässerung DN 100“ erklären könnten.

121

Soweit die Beklagte im Rahmen ihres Bestreitens weiter geltend macht, die Rechnung vom 18.04.2017 (Anlage B5) führe weder die Wassersammelrinnen noch die Laufroste als Rechnungsposten explizit auf, verfängt auch dies nicht. Die Einzelanforderungen des Leistungsverzeichnisses werden in der Rechnung insgesamt nicht aufgeführt. Wenn die Entwässerungsrinnen – entgegen dem in Bezug genommenen Leistungsverzeichnis – nicht geliefert und abgerechnet worden wären, wäre vielmehr ein entsprechender klarstellender Hinweis zu erwarten gewesen. Warum dies nicht der Fall ist, erläutert die Beklagte nicht.

122

Schließlich vermag die Beklagte auch den Umstand nicht zu erklären, warum gemäß den auf ihrer Internetseite befindlichen Fotos bei der Auslieferung von Gruben ohne seitliche Wassersammelrinnen ausschließlich die in der Mitte angeordnete Stahlkassette mit einer blauen Folie verdeckt wird, während die seitlichen Stützvorrichtungen frei bleiben, demgegenüber auf den Fotos nach Anlage K15, die unstreitig die Anlieferung der Grube an der AM D zeigen, aber die seitlichen Bereiche gleichfalls von der blauen Folie bedeckt werden. Zu diesem Widerspruch äußert sich die Beklagte in keiner Weise. Vielmehr zieht sie sich allein auf die Feststellung zurück, dass bei den Fotos nach Anlage K15 nicht erkennbar sei, was sich unter der blauen Folie befinde. Dies hingegen erklärt nicht, warum in dem einen Fall die seitlichen Bereiche von der blauen Folie bedeckt werden, in dem anderen Fall hingegen nicht.

c)

123

Bei seiner Bewertung des Vortrags der Parteien hat der Senat die von der Klägerin erst mit ihrer Replik vom 01.06.2021 als Anlage K28 vorgelegten Fotos außer Betracht gelassen. Es kann dahinstehen, ob der hierauf bezogene Vortrag der Klägerin wegen § 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO als verspätet zurückzuweisen wäre. Denn die Fotos sind schon deshalb nicht geeignet, eine Überzeugung des Senats zu begründen, weil die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vom 01.07.2021 – erst mit Nichtwissen, sodann explizit – bestritten hat, dass die in Anlage K28 ersichtlichen Fotos die Anlage an der AM D oder überhaupt eine von der Beklagten gelieferte Grube zeigen. Allein anhand der Fotos vermag der Senat diesbezüglich keine gesicherte Feststellung zu treffen. Von einer Beweisaufnahme wird mangels Entscheidungserheblichkeit abgesehen.

d)

124

Dass der in dem selbstständigen Beweisverfahren (Az.: 4b O 110/17) gerichtlich bestellte Sachverständige nicht feststellen konnte, dass die Wassersammelrinnen und Laufroste von der Beklagten geliefert und montiert wurden, steht einer entsprechenden Annahme durch den Senat nicht entgegen. Denn ungeachtet des Umstandes, dass es dem Sachverständigen nicht möglich war, dies anhand der ihm vorliegenden Unterlagen sicher festzustellen, obliegt es dem Senat, aus dem unstreitigen Sachverhalt und den vorgelegten Unterlagen die zur Entscheidungsfindung notwendige Überzeugung zu gewinnen.

125

126

Nachdem der Senat davon überzeugt ist, dass die Beklagte die streitgegenständliche Reparatur- und Montagegrube in klagepatentverletzender Weise in den Verkehr gebracht hat, sind auch die weiteren Benutzungshandlungen des Gebrauchens und des Besitzens zum Zwecke des Anbietens, Inverkehrbringens oder Gebrauchens zu bejahen.

127

IV.

128

Aufgrund der festgestellten Rechtsverletzung stehen der Klägerin die vom Landgericht tenorierten Ansprüche zu.

129

130

Der Klägerin steht dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG zu.

131

Die Begründetheit der auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage setzt – ebenso wie die seiner Vorbereitung dienenden Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung – voraus, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht, die allerdings nicht hoch zu sein braucht. Ist nach der Erfahrung des täglichen Lebens der Eintritt eines Schadens mit einiger Sicherheit zu erwarten – wovon in der Regel bei Vorliegen einer rechtswidrig und schuldhaft begangene Verletzungshandlung auszugehen ist – muss nicht geklärt werden, ob und was für ein Schaden entstanden ist (BGH, GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone).

132

Für den Zeitraum ab dem 21.12.2017 wird ein eigener Schadensersatzanspruch der Klägerin geltend gemacht, für den Zeitraum davor ein Schaden des früheren Patentinhabers Herrn A. Letzterer ist nicht etwa deshalb ausgeschlossen, weil Herr A der Klägerin ausweislich § 1 des Lizenz- und Abtretungsvertrags vom 24.08.2017 (Anlage K6 / K25) unentgeltlich eine einfache Lizenz am Klagepatent gewährt hat.

133

Begehrt ein Kläger die Feststellung der Schadenersatzpflicht hinsichtlich eines vom Schutzrechtsinhaber abgetretenen Schadenersatzanspruchs, bedarf es der Feststellung, dass aufgrund der geltend gemachten Verletzungshandlung die Entstehung eines eigenen Schadens beim Schutzrechtsinhaber hinreichend wahrscheinlich ist. Hat der Schutzrechtsinhaber das streitgegenständliche Schutzrecht lizenziert, ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit in der Regel gegeben, wenn dem Schutzrechtsinhaber aus der Lizenzvergabe fortdauernd materielle Vorteile erwachsen, so dass die Schutzrechtsverletzung kausal für eine Vermögenseinbuße beim Schutzrechtsinhabers ist bzw. sein kann (BGH, GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone; BGH, GRUR 2011, 711 – Cinch-Stecker; BGH, GRUR 2012, 430 Tintenpatrone II; BGH, GRUR 2013, 1269 – Wundverband; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2018, 34555 – Papierrollensäge).

134

Fortdauernde materielle Vorteile aus der Lizenzvergabe erwachsen für den Schutzrechtsinhaber etwa dann, wenn er an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert. Dies ist bspw. der Fall, wenn zwischen Schutzrechtsinhaber und (ausschließlichem) Lizenznehmer eine umsatz- oder stückbezogene Lizenzgebühr (BGH, GRUR 2005, 935 – Vergleichsempfehlung II; BGH, GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone I) oder eine Warenbezugsverpflichtung (BGH, GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone I) vereinbart worden ist. Gleichfalls von einer wirtschaftlichen Partizipation auszugehen ist, wenn der Schutzrechtsinhaber als Gesellschafter der (ausschließlichen) Lizenznehmerin an dem von dieser erzielten Gewinn beteiligt ist (BGH, GRUR 2011, 711 – Cinch-Stecker).

135

Auch bei Einräumen einer unentgeltlichen (einfachen) Lizenz kann eine Schutzrechtsverletzung kausal zu einer Vermögenseinbuße beim Schutzrechtsinhaber führen, wenn dieser das Schutzrecht weiterhin wirtschaftlich verwertet bzw. sich eine solche Verwertung vorbehalten hat (vgl. insoweit auch OLG Hamburg, GRUR-RR 2020, 294 – Verpackung von Rauchwaren). Erst wenn feststeht, dass der Schutzrechtsinhaber sein Schutzrecht für alle in Betracht kommenden Nutzungen unentgeltlich lizenziert hat und damit der Sache nach auf eine wirtschaftliche/monetäre Verwertung seines Ausschließlichkeitsrechts vollständig verzichtet (BGH, GRUR-RR 2017, 421 – GPL-Lizenz; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2021, 115 – Öko-Test-Label), ist davon auszugehen, dass eine Verletzungshandlung überhaupt nicht zu einem Schadenseintritt beim Schutzrechtsinhaber führen kann.

136

Dies zugrunde gelegt, ist die erforderliche gewisse Wahrscheinlichkeit festzustellen. Dass der (ehemalige) Schutzrechtsinhaber Herr A der Klägerin eine kostenlose einfache Lizenz gewährt hat (Anlage K 25), steht einem eigenen Schaden des (ehemaligen) Schutzrechtsinhabers nicht entgegen. Es ist nicht ersichtlich oder vorgetragen, dass er vollständig auf die wirtschaftliche bzw. monetäre Verwertung seines Schutzrechtes verzichtet hat. Solches folgt auch nicht (konkludent) aus dem Umstand, dass die – für die Wahrscheinlichkeit des Schadens darlegungs- und beweisbelastete – Klägerin selbst nur eine unentgeltliche Lizenzierung an sich vorgetragen hat, nicht hingegen irgendeine andere Art der Lizenzierung oder dahingehende Lizenzierungsbemühungen seitens des (ehemaligen) Schutzrechtsinhabers. Erstens handelt es sich um eine einfache Lizenz. Eine solche verleiht dem Lizenznehmer (lediglich) ein schuldrechtlich wirkendes Benutzungsrecht gegen den Patentinhaber und der Lizenzgeber ist rechtlich weiterhin in der Lage, das Schutzrecht zu benutzen und/oder hieran weitere Lizenzen zu erteilen (BGH, GRUR 1965, 591 – Wellplatten; BGH, GRUR 1982, 411– Verankerungsteil). Zweitens hat der (ehemalige) Schutzrechtsinhaber trotz der Unentgeltlichkeit der Lizenz sein Schutzrecht durch Einräumen dieser Lizenz (mittelbar) wirtschaftlich verwertet, denn die Klägerin - an der der (ehemalige) Schutzrechtsinhaber beteiligt war, s.u. – sollte mittels Ausübung der eingeräumten Lizenz Gewinn erzielen und somit das Schutzrecht wirtschaftlich verwerten.

137

Dem als Anlage K1 vorgelegten Handelsregisterauszug ist insofern zu entnehmen, dass es sich bei der Klägerin um eine GmbH & Co. KG handelt, deren persönlich haftender Gesellschafter die - A GmbH und deren Kommanditist der (ehemalige) Schutzrechtsinhaber war. Als Kommanditist war der (ehemalige) Schutzrechtsinhaber mithin am Gewinn der Klägerin beteiligt. Eine Reduzierung des mit der Lizenz erzielten Gewinns kann sich deshalb auch kausal auf das Vermögen des (ehemaligen) Schutzrechtsinhabers auswirken.

138

139

Der Klägerin steht zudem ein Auskunftsanspruch gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 1, 3 PatG und ein Rechnungslegungsanspruch aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu.

140

Wie das Landgericht zu Recht festgestellt hat, wird eine Auskunftspflicht – unabhängig von den einzelnen Benutzungsvarianten des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG – bereits dann ausgelöst, wenn eine rechtswidrige Benutzungshandlung festgestellt werden kann. Der Rechnungslegungsanspruch ist demgegenüber auf die festgestellten Benutzungshandlungen beschränkt. Hinsichtlich des vom Landgericht tenorierten Umfangs des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruches bestehen keine Bedenken.

141

Die Ansprüche der Klägerin auf Auskunft und Rechnungslegung sind nicht durch Erfüllung erloschen.

142

Es kann dahinstehen, ob der von der Beklagten erstmalig in der Berufungsinstanz erhobene Einwand wegen § 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO als verspätet zurückzuweisen wäre. Denn selbst wenn der Einwand und damit die zu seiner Begründung vorgebrachten Tatsachen berücksichtigt werden, bleibt der Einwand ohne Erfolg. Erfüllung ist nicht festzustellen.

143

Soweit die Beklagte geltend macht, die Klägerin habe während des selbstständigen Beweisverfahrens die Möglichkeit gehabt, die Bücher der Beklagten einzusehen, liegt hierin nicht die Erfüllung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruches im Sinne von § 362 BGB. Denn diese erfordert die Erteilung der Auskunft durch die Beklagte in geordneter und übersichtlicher Weise unter Vorlage entsprechender Rechnungen. Dass dies erfolgt wäre, trägt die Beklagte selbst nicht vor.

144

Soweit die Beklagte im hiesigen Verfahren vorträgt, die AM D außer Acht lassend habe sie in keinem Fall klagepatentgemäße Reparatur- und Montagegruben angeboten, verkauft und/oder geliefert, stellt auch dies keine ordnungsgemäße Erfüllung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruches der Klägerin dar. Zwar ist es grundsätzlich möglich, die Auskunft während des Verfahrens zu erbringen und hierdurch die Auskunftspflicht zu erfüllen, allerdings muss in diesem Fall ausdrücklich klargestellt werden, dass der entsprechende Vortrag zum Zwecke der Auskunftserteilung erfolgt (Voß in: BeckOK Patentrecht, Fitzner/Lutz/Bodewig, 20. Edition 2021, § 140b Rn 30). Hieran fehlt es. Zudem hat die Beklagte nicht einmal hinsichtlich der Reparatur- und Montagegrube an der AM D ordnungsgemäß Auskunft erteilt und Rechnung gelegt. Entsprechendes ist jedenfalls nicht vorgetragen.

145

146

Weiter kann die Klägerin Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 Satz 1 PatG verlangen.

a)

147

§ 140a Abs. 3 S. 1 PatG gewährt dem Patentinhaber gegen dem Verletzer einen Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen; Anspruchsobjekt sind alle „Erzeugnisse, die Gegenstand des Patents sind“. Da die Klägerin Patentinhaberin ist und die Beklagte – wie vorstehend festgestellt – durch die Lieferung der Grube an die AM D das Klagepatent verletzt hat, besteht grundsätzlich gegenüber allen gewerblichen Abnehmern ein Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen bezüglich aller Erzeugnisse, die Gegenstand des Patents sind.

b)

148

Soweit die Beklagte erstmalig mit ihrer Berufungsbegründung vom 21.12.2020 (dort S. 11) eine Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs aus den Vertriebswegen gemäß § 140a Abs. 4 PatG geltend macht, so ist ihr dahingehender Vortrag, dass der Ausbau der Grube aufwendig und mit einer Zerstörung der gesamten Anlage verbunden wäre, als verspätet zurückzuweisen, § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO. Entsprechender Vortrag ist erstinstanzlich unterblieben; eine Begründung hierfür gibt die Beklagte nicht.

149

Im Übrigen besteht aber auch bei Berücksichtigung der von der Beklagten (verspätet) vorgebrachten Tatsachen kein Anlass, den Rückrufanspruch unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten zu beschränken.

150

Bei § 140a Abs. 4 PatG handelt sich um einen Ausnahmetatbestand, der eng auszulegen ist. Die Interessen des Verletzers und des Schutzrechtsinhabers sind zu diesem Zweck gegeneinander abzuwägen, wobei von einem Rückruf nur abzusehen ist, wenn berechtigte Belange des Verletzers deutlich überwiegen. Dabei sind unter anderem ein Verschulden und der Verschuldensgrad, die Schwere des Eingriffs in das Schutzrecht, das Bestehen und das Ausmaß einer Wiederholungsgefahr sowie der Gedanke der Generalprävention und der Sanktionscharakter des Rückrufs zu berücksichtigen (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2019, 45774 – Heizgerät; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2018, 22632 – Beheizbarer Boden; OLG Düsseldorf, BeckRS 2015, 6710 – Andockvorrichtung m. w. N.). Es ist Sache des Verletzers, konkret darzulegen und ggfs. zu beweisen, dass und weshalb ein Rückruf im Einzelfall unverhältnismäßig ist (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2019, 45774 – Heizgerät).

151

Rückruf meint die ernsthafte Aufforderung an die gewerblichen Besitzer patentverletzender Erzeugnisse, entweder diese zur Verfügung zu halten und nicht weiter zu vertreiben oder – sofern der Störungszustand dadurch nicht hinreichend beseitigt würde – das Erzeugnis freiwillig zurückzugeben (BGH, GRUR 2017, 785 – Abdichtsystem; OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 5567; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 855 – Rasierklingeneinheit; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2020, 2639 - Zirkonium-Cer-Verbundoxid II ). Geschuldet ist somit eine Handlung (Zurückrufen), nicht ein konkreter Erfolg (Rückgabe).

aa)

152

Dass eine diesen Anforderungen entsprechende Aufforderung ihr nicht möglich und zumutbar ist, lässt sich dem Vorbringen der Beklagten nicht entnehmen. Insbesondere ist nicht zu erkennen oder dargetan, dass einem Rückruf von vornherein die Erfolgsaussicht fehlt, etwa weil die angegriffene Ausführungsform im Betrieb der gewerblichen Endabnehmer fest verbaut ist. Aus einem ortsfesten Einbau folgt nicht zwangsläufig, dass Abnehmer per se einem Rückruf nicht nachkommen werden oder können.

153

Soweit die Beklagte vorträgt, der Ausbau der Grube sei aufwendig und wäre mit einer Zerstörung der gesamten Anlage verbunden, bleibt ihr Vorbringen pauschal. Konkrete Angaben zu Zeit, Dauer, Aufwand, Maßnahmen und Kosten einer Demontage fehlen, wobei möglicherweise hohe Kosten des Ausbaus für sich genommen sowieso einen Rückruf nicht unverhältnismäßig erscheinen lassen (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2020, 44647 – Zündkerze).

154

Was unter der behaupteten „Zerstörung der gesamten Anlage“ verstanden werden soll, wird ebenso wenig erläutert wie der Umstand, weshalb eine solche überhaupt die Folge einer Demontage sein sollte. Eine Zerstörung der angegriffenen Ausführungsform durch Demontage versteht sich nicht von selbst. Insofern heißt es auf der Website der Beklagten (Anlage K14) unter „Allgemeine Beschreibung“ u.a., der selbsttragende Baukörper der angegriffenen Ausführungsform sorge dafür, dass keine aufwändigen und kostenintensiven Kammerfüllungen mit Fließbeton oder Schalungen und Armierungsarbeiten notwendig seien. Weiter dauere der Einbau der angegriffenen Ausführungsform ungefähr einen Tag, wobei zeitaufwändige Innenausstattung nicht mehr vor Ort eingebaut werden müsse. Lediglich die angebrachten Anschlussadaptionen müssten bauseits angeschlossen werden. Ihr dem vorgenannten Beschreibungstext widersprechendes Vorbringen hat die Beklagte weder substantiiert noch hierfür Beweis angetreten.

155

Würde man darüber hinaus – was der Senat nur hilfsweise getan hat – den Vortrag der Beklagten berücksichtigen, wonach sie die Ausschreibende stets darauf hingewiesen habe, dass sie eine patentverletzende Ausführungsform nicht liefern könne und werde, so wäre sie sich der Patenverletzung bewusst gewesen, hätte diese erkannt und hätte bedingt vorsätzlich gehandelt. Der Grad des Verschuldens wäre in die erforderliche Interessensabwägung einzustellen und spräche gegen ein Überwiegen der Interessen der Beklagten. In Anbetracht dieser vorsätzlichen Patentverletzung hätten zudem der Sanktionscharakter der Norm und auch der generalpräventive Aspekt, durch die einschneidende Maßnahme eines Rückrufs drohenden zukünftigen Schutzrechtsverletzungen effektiv entgegenzuwirken, im vorliegenden Fall erhebliches Gewicht (vgl.: OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2015, 06710 – Andockvorrichtung).

bb)

156

Im vorliegenden Fall steht auch kein milderes Mittel zur Beseitigung der Störung als der vollständige Ausbau der angegriffenen Ausführungsform bei den Abnehmern zur Verfügung. Entsprechendes wird von der Beklagten schon nicht vorgetragen. Soweit es sich aufdrängen mag, dass der patentverletzende Charakter der angegriffenen Ausführungsform sich durch Demontage der seitlichen Wassersammelrinnen und Laufroste leicht beseitigen ließe, so wäre dies nur eine vorübergehende Störungsbeseitigung. Denn umgekehrt gilt dasselbe: Die Wassersammelrinnen und Laufroste könnten ebenso leicht wieder auf den seitlichen Stützvorrichtungen der Grube montiert und diese damit wieder in einen patentverletzenden Zustand (zurück-) versetzt werden. Dem kann nur durch einen uneingeschränkten Rückruf Einhalt geboten werden (vgl. auch: OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2021, 6714 – Hubsäule).

c)

157

In der Rechtsfolge zielt der in § 140a Abs. 3 PatG normierte Anspruch auf Rückruf aus den Vertriebswegen auf Vorrichtungen ab, die das Unternehmen des Verletzers bereits in patentverletzender Weise verlassen haben und sich in der nachgeordneten Vertriebskette („in den Vertriebswegen“) befinden.

aa)

158

Sinn und Zweck des Rückrufanspruches ist – wie die Begründung zu dem „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums“ vom 7. Juli 2008 (VDRgEG, BT-Drs. 16/5048, S. 31 f.) und Erwägungsgrund 24 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. EU Nr. L 195 S. 18) zeigen – die Rückgängigmachung der Rechtsverletzung und die Verhinderung weiterer Rechtsverletzungen. Der (eigenständige) Rückrufanspruch dient demnach der Folgenbeseitigung und zugleich der Sensibilisierung der Vertriebswege. Ihm kommt Präventions- und Sanktionscharakter zu (BGH, GRUR-RS 2020, 14872 – FRANDEinwand; Rinken in: BeckOK Patentrecht, Fitzner/Lutz/Bodewig, 20. Edition Stand: 15.04.2021, § 140a Rn. 6; Künzel in: FS Mes, 2009, 241).

159

Nicht geschuldet ist ein Rückruf gegenüber dem privaten Endverbraucher (Rinken in: BeckOK Patentrecht, Fitzner/Lutz/Bodewig, 20. Edition Stand: 15.04.2021, § 140a Rn. 49; Grabinski/Zülch in: Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 140a Rn. 17b; Jestaedt, GRUR 2009, 102; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Kap. D Rn. 695). Es kann dahinstehen, ob dies mit dem Wortlaut des Gesetzes und damit begründet werden kann, dass der Endverbraucher nicht (mehr) Teil des Vertriebsweges ist, sondern vielmehr das Ziel desselben. Selbst wenn dies anders gesehen werden sollte und wegen der unklaren Wortwahl des Gesetzes das Ende der Vertriebskette als vom Vertriebsweg noch erfasst angesehen würde, kommt es entscheidend auf den Sinn und Zweck des Rückrufs an. Wie der Gesetzentwurf verdeutlicht, dient er der Folgenbeseitigung, damit die Erwerber keine weiteren Schutzrechtsverletzungen begehen können. Diese Gefahr besteht indes bei privaten Endverbrauchern regelmäßig nicht. Nach § 11 Nr. 1 PatG sind Handlungen im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken von der Wirkung des Patents ausgenommen. Begehen private Endverbraucher infolge des Privilegierungstatbestandes keine Patentverletzung, ist es mithin auch nicht erforderlich, von ihnen patentverletzende Erzeugnisse zurückzurufen.

160

Anders stellt sich die Situation beim gewerblichen Endabnehmer dar, der nach allgemeiner Ansicht Adressat eines Rückrufanspruches sein kann (Senat, GRUR-RS 2014, 21707 – Abbundanlagen; Senat, BeckRS 2011, 20934 – Seilzugvorrichtung; OLG Düsseldorf (2. Zivilsenat), GRUR-RS 2020, 44647 – Zündkerze; Voß/Kühnen in: Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 140a Rn. 31; Kaess in: Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 140a Rn 27; Grabinski/Zülch in: Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 140a Rn 17b; Osterrieth, Patentrecht, 6. Auflage 2021 Rn 966; Czychowski, GRUR-RR 2008, 265-267; a.A.: LG Mannheim, GRUR-RR 2011, 49 – convenant not to sue; LG Mannheim, NJOZ 2014, 1137 – Abdichtsystem; Mes in: Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Auflage 2020 § 140a Rn 19). Zwar kann auch hier in gleicher Weise fraglich sein, ob ein gewerblicher Endabnehmer, dessen Geschäftstätigkeit nicht auf den Weitervertrieb des (unbenutzten) Erzeugnisses gerichtet ist und bei dem das patentverletzende Erzeugnis bestimmungsgemäß zum Einsatz kommt, Teil des Vertriebsweges oder lediglich dessen Ende/Ziel ist. Der Unterschied liegt indes jedenfalls beim zweiten, den Rückrufanspruch begründenden Gesichtspunkt. Der gewerbliche Endverbraucher verletzt nämlich grundsätzlich selbst das Patent (vgl. hierzu für das Markenrecht auch: BGH, GRUR 2018, 292 – Produkte zur Wundversorgung). Aufgrund der Nutzung des patentverletzenden Erzeugnisses zu gewerblichen Zwecken bzw. in seinem Gewerbe, gebraucht er den Gegenstand des Patents i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG und besitzt das patentverletzende Erzeugnis zu diesem Zwecke. Da es sich um Handlungen handelt, die gewerbsmäßig vorgenommen werden oder die einem Gewerbe dienen, greift § 11 Nr. 1 PatG nicht ein.

161

Darüber hinaus besteht – auch wenn der Geschäftsbetrieb des gewerblichen Endabnehmers auf eine andere Tätigkeit gerichtet ist – in der Regel die Möglichkeit des Weitervertriebs des patentverletzenden Gegenstandes. Denn es ist denkbar, dass die Sache später gebraucht veräußert wird, z. B. weil sich der Besitzer mit einer Vorrichtung der neuen technischen Generation ausstatten will und deshalb die verletzende Maschine nicht mehr benötigt oder weil der gewerblichen Endabnehmer das geschützte Erzeugnis für andere gewerbsmäßige Zwecke als die eigene Produktion verwenden will (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2020, 44647 – Zündkerze; Rinken in: BeckOK Patentrecht, Fitzner/Lutz/Bodewig, 20. Edition, § 140a Rn 50; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung,10. Auflage, Kapitel D. Rn 618). Der Gegenstand befindet sich folglich in dieser Konstellation nach wie vor „in den Vertriebswegen“, so dass selbst dann, wenn andere weitere Nutzungshandlungen durch gewerbliche Endabnehmer nicht im Fokus des Gesetzgebers gestanden haben sollten, der Rückruf geschuldet ist.

bb)

162

Dem folgend befindet sich die streitgegenständliche Grube an der AM D im Sinne von § 140a Abs. 3 PatG „in den Vertriebswegen“.

163

Bei der AM D handelt es sich um eine gewerbliche Endabnehmerin, wie sich aus der Abgrenzung zu § 11 Nr. 1 PatG ergibt. Handlungen im privaten Bereich im Sinne dieser Vorschrift sind Handlungen von natürlichen Personen, die im persönlichen Bereich und zur Befriedigung eigener privater Bedürfnisses bzw. zum häuslichen Gebrauch vorgenommen werden (Ensthaler in: BeckOK Patentrecht, Fitzner/Lutz/Bodewig, 20. Edition Stand: 15.04.2021, § 11 Rn 6). Mangels Privatsphäre scheiden Handlungen von juristischen Personen grundsätzlich als Handlungen im privaten Bereich aus. Deshalb sind auch öffentliche Institutionen, wie z. B. Gemeinden, sonstige staatliche und kirchliche Einrichtungen nicht privilegiert, selbst wenn sie mit den Handlungen einen gewerblichen Zweck nicht verfolgen (Mes in: Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Auflage 2020, § 11 Rdn. 3; Scharen in: Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 11 Rn. 4).

164

Dass die AM D zu gewerblichen Zwecken handelt, ist ohne weiteres ersichtlich und wird auch von den Parteien nicht bestritten. Das Vorliegen eines Erwerbszwecks ist im Übrigen unabhängig davon, ob eine besondere Beziehung der Handlung zu dem Gewerbebetrieb oder Beruf in der Richtung besteht, ob sie gerade der Förderung oder Erleichterung des betreffenden Gewerbes oder Berufs dient, und ob gerade der betreffenden Handlung Gewinnstreben zu Grund liegt oder sie im Einzelfall dazu führt, dass auf Gewinn verzichtet, zum Selbstkostenpreis oder mit Verlust verkauft wird (BGH, GRUR 68, 142, 146 – Glatzenoperation).

165

Vorliegend kommt es nicht entscheidungserheblich auf die Frage an, ob der Anspruch auf Rückruf gegenüber jedem gewerblichen Endabnehmer besteht oder ob ein solcher Anspruch nur dann zu bejahen ist, wenn eine Weiterveräußerung der patentverletzenden Vorrichtung durch den gewerblichen Endabnehmer jedenfalls nicht ausgeschlossen erscheint. Denn letzteres ist hinsichtlich der an der AM D befindlichen Grube der Fall; anderes wird auch von der Beklagten nicht behauptet. Insofern kann auf die obigen Ausführungen unter lit. b) verwiesen werden, wonach nicht festgestellt werden kann, dass eine Demontage der Grube unmöglich oder nur unter Zerstörung der Grube bzw. mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre. Dann aber ist auch eine Weiterveräußerung der Grube denkbar.

166

167

Schließlich steht der Klägerin auch ein Anspruch auf Erstattung der durch das Abmahnschreiben vom 14.11.2018 (Anlage K 12) entstandenen rechts- und patentanwaltlichen Kosten gem. §§ 677, 683 Satz 1, 670 BGB zu. Nach den obigen Ausführungen war die Abmahnung der Klägerin berechtigt. Gegen die Höhe der vom Landgericht tenorierten Abmahnkosten erhebt die Beklagte mit ihrer Berufung zu Recht keine Einwände. Auf die überzeugenden Ausführungen des Landgerichts wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.

168

169

Die Kostenentscheidung des Landgerichts ist nicht zu beanstanden. Nachdem die Klägerin mit ihrem Antrag nur in einem geringfügigen Teil – nämlich hinsichtlich der Benutzungshandlung des Einführens sowie hinsichtlich des Anspruchs auf Vernichtung – keinen Erfolg hatte, konnte über die Kosten nach § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO entschieden werden.

170

Die Entscheidung über die Kosten für das Berufungsverfahren folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO; die Anordnung über die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich nach den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

171

Die Revision wird nicht zugelassen. Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung, die keine entscheidungserheblichen Fragen aufwirft, die wegen grundsätzlicher Bedeutung, zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung einer Entscheidung durch den Bundesgerichtshof als Revisionsgericht bedürfen.

172

Der Streitwert wird auf 125.000 Euro festgesetzt.

173

X Y Z

174

Verkündet am 15.07.2021 P, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle