G r ü n d e:

1

Die sofortige Beschwerde der Beklagten, mit der sie sich dagegen wendet, dass die Rechtspflegerin im Rahmen der Kostenfestsetzung die von ihr angemeldeten Kosten für zwei Privatgutachten nicht berücksichtigt hat, ist gemäß § 11 Abs. 1 RPflG i.V.m. §§ 104 Abs. 3, 567 ZPO, 569 ZPO statthaft und auch ansonsten zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet.

2

I.

3

Zu Recht hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten angemeldeten Privatgutachterkosten im vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahren nicht zu Gunsten der Beklagten festgesetzt.

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1.

5

§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO bestimmt, dass die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten erstatten muss, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erstattungsfähige notwendige Kosten sind solche, die für Maßnahmen anfallen, die eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei als sachdienlich ansehen darf. Für die Beurteilung der Notwendigkeit ist auf den Zeitpunkt der Veranlassung der die Kosten auslösenden Maßnahme abzustellen. Zu den erstattungsfähigen Kosten können ausnahmsweise die Kosten für die Einholung eines Privatsachverständigengutachtens gehören, wenn sie unmittelbar prozessbezogen sind (BGH, NJW 2012, 1370 Rn. 10; NJW 2013, 1820 Rn. 24; NJW 2013, 1823 Rn. 4 f.; NJW 2017, 1397 Rn. 12; MDR 2018, 1406 = BeckRS 2018, 23800 Rn. 17; Senat, Beschl. v. 30.05.2018 – I-2 W 6/18, BeckRS 2018, 12486 Rn. 17).

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Holt eine Partei private Sachverständigengutachten unmittelbar prozessbezogen ein, ist die Frage, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die Kosten auslösende Maßnahme als sachdienlich ansehen durfte, zu bejahen, wenn der Partei die notwendige Sachkunde fehlt, um ihren Anspruch schlüssig zu begründen, sich gegen die geltend gemachten Ansprüche sachgemäß zu verteidigen, Beweisangriffe abwehren oder Beweisen des Gegners entgegentreten zu können (vgl. z.B. Senat, Beschl. v. 30.05.2018 – I-2 W 6/18, BeckRS 2018, 12486 Rn. 18; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., Kap. B Rn. 408). Namentlich in Patentverletzungsverfahren kann dies der Fall sein, wenn es um komplexe technische Gegenstände und Sachverhalte geht, zu denen sachgerecht vorzutragen, die Partei auf Grund unzureichender eigener Sachkenntnisse nicht in der Lage ist, oder wenn es um die Widerlegung eines der Partei ungünstigen Gerichtsgutachtens oder gegnerischen Privatgutachtens in schwierigen technischen Fragen geht (Senat, Beschl. v. 30.05.2018 – I-2 W 6/18, BeckRS 2018, 12486 Rn. 18 m. w. Nachw.) Geht es um technische Fragen, ist in Patentverletzungsprozessen allerdings zu berücksichtigen, dass die Partei ggf. selbst über eine gewisse Sachkunde verfügt, in jedem Fall aber, dass der hinzugezogene Patentanwalt (dessen Kosten gemäß § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig sind) eine technische und patentrechtliche Sachkunde mitbringt, die von der Partei vorrangig ausgeschöpft werden muss (st. Rspr. des Senats, vgl. nur Senat, Beschl. v. 30.05.2018 – I-2 W 6/18, BeckRS 2018, 12486 Rn. 18 m. w. Nachw.). Verfügt die Partei über entsprechende Sachkunde, ist die Erstattungsfähigkeit der Kosten für ein prozessbegleitend eingeholtes, privates Sachverständigengutachten nicht deshalb gegeben, weil einem solchen privaten Gutachten im Rahmen des Rechtsstreits ein höheres Gewicht zukäme als sonstigem Parteivortrag (BGH, NJW 2017, 1397 Rn. 18; Senat, Beschl. v. 30.05.2018 – I-2 W 6/18, BeckRS 2018, 12486 Rn. 18). Die Kosten für ein Privatgutachten sind daher nicht erstattungsfähig, wenn das Gutachten allein dazu dienen soll, dem eigenen Vortrag mehr Gewicht zu verleihen (BPatG, GRUR-RR 2018, 272 [Ls.] = BeckRS 2017, 134903 Rn. 37 ff.; Kühnen, a.a.O., Kap. B Rn. 408). Ist die Partei kraft eigener Sachkunde imstande, die Darlegungen in einem gegnerischen Privatgutachten zu kontern, führt auch der Grundsatz der Waffengleichheit nicht dazu, dass für sie ebenfalls ein Privatgutachten als notwendig anzuerkennen ist (vgl. BGH, NJW 2017, 1397 Rn. 15; Kühnen, a.a.O., Kap. B Rn. 408).

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2.

8

Hiervon ausgehend sind die von der Beklagten angemeldeten Privatgutachterkosten hier nicht erstattungsfähig.

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a)Bei den angemeldeten Kosten in Höhe von 500,-- EUR für das von A. erstellte Gutachten vom 28.02.2017 („erstes Gutachten“), auf welches sich dessen Rechnung vom 03.03.2017 bezieht, handelt es sich um keine Kosten des vorliegenden Rechtsstreits. Denn dieses Gutachten wurde von der Beklagten im vorausgegangenen Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (LG Düsseldorf, Az.: 4c O 14/17 / OLG Düsseldorf, Az.: I-2 W 6/17) eingeholt und dort auch vorgelegt. Bei den Kosten für die Einholung des Privatgutachtens vom 28.02.2017 handelt es sich deshalb nicht um Kosten des vorliegenden (Hauptsache-)Rechtsstreits, sondern um solche des Verfügungsverfahrens. Der Umstand, dass die Beklagte dieses Gutachten auch im vorliegenden Hauptsacheverfahren vorgelegt hat, führt – wie die Rechtspflegerin mit Recht angenommen hat – nicht dazu, dass es sich bei den Kosten dieses bereits im Verfügungsverfahren eingeholten Privatgutachtens auch um Kosten des vorliegenden Rechtsstreits handelt. Denn das betreffende Gutachten wurde von der Beklagten zur Rechtsverteidigung im Rahmen des Verfügungsverfahrens eingeholt; insoweit handelt es sich bei den Kosten für dieses Privatgutachten (allein) um unmittelbar prozessbezogene Kosten des vorangegangenen Verfügungsverfahrens.

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Soweit die Beklagte geltend macht, dass sich ein Gutachterauftrag nicht auf den konkreten Prozess beziehen müsse, rechtfertigt dies keine andere Bewertung.

11

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt es nicht, wenn das Gutachten irgendwann in einem Rechtsstreit verwendet wird, sondern das Gutachten muss sich auf den konkreten Rechtsstreit beziehen und gerade mit Rücksicht auf den konkreten Prozess in Auftrag gegeben worden sein (BGH, NJW 2003, 1398, 1399; NJW 2008, 1597 Rn. 6;  vgl. a. Senat, Beschluss v. 24.03.2017 – I-2 W 1/17). Die Tätigkeit des Privatsachverständigen muss in unmittelbarer Beziehung zu dem Rechtsstreit stehen (vgl. BGH, NJW 2003, 1398, 1399; NJW 2006, 2415 Rn. 6; NJW 2008, 1597 Rn. 7; MDR 2009, 231 = BeckRS 2008, 26028 Rn. 7). Diese unmittelbare Beziehung besteht beispielsweise, wenn zum Zeitpunkt des Gutachtenauftrages bereits die Klage angedroht war (vgl. BGH, NJW 2003, 1398, 1399). Bei einer konkreten Klageandrohung kann die Beauftragung eines Privatsachverständigen und der damit verbundene Kostenaufwand nicht den allgemeinen Betriebskosten zugerechnet werden, die grundsätzlich nicht erstattungsfähig sind. Vielmehr liegt es in einem solchen Fall auf der Hand, dass das Privatgutachten nicht nur z. B. einer etwaigen außergerichtlichen Schadensfeststellung dienen, sondern auch die Position des Auftraggebers in dem ihm angedrohten Rechtsstreit stützen sollte (vgl. BGH, NJW 2003, 1398, 1399; NJW 2006, 2415 Rn. 7; NJW 2008, 1597 Rn. 8; MDR 2009, 231 = BeckRS 2008, 26028 Rn. 8). Die unmittelbare Prozessbezogenheit kann aber auch dann zu bejahen sein, wenn das Sachverständigengutachten zwar schon vor Klageandrohung in Auftrag gegeben, jedoch erst nach Klageandrohung erstellt worden ist (vgl. BGH, NJW 2006, 2415 Rn. 9; 2416; MDR 2009, 231 = BeckRS 2008, 26028 Rn. 9). Es macht in der Regel keinen Unterschied, ob der Sachverständige das Gutachten auf Grund eines ihm nach Klageandrohung erteilten Auftrages erstellt oder auf Grund eines zum Zeitpunkt der Klageandrohung fortbestehenden Auftrages. Denn spätestens mit der Klageandrohung wird die für die Vorbereitung der Rechtsverteidigung im anstehenden Prozess maßgebende Erstellung des Sachverständigengutachtens zu einer unmittelbar prozessbezogenen Tätigkeit. Eine ausschließliche Ausrichtung des ursprünglichen Gutachtenauftrages auf den konkreten Prozess ist dagegen nicht erforderlich (vgl. BGH, NJW 2003, 1398, 1399), zumal die Kosten des Sachverständigengutachtens erst nach seiner Erstellung – und damit nach Klageandrohung – entstanden sind (vgl. BGH, NJW 2006, 2415, 2416 Rn. 8; NJW 2008, 1597 Rn. 8).

12

Hier wurde das in Rede stehende Privatgutachten vom 28.02.2017 aber von der Beklagten nicht vorprozessual, sondern prozessbegleitend eingeholt, und zwar im Rahmen des vorangegangenen Verfügungsverfahrens zum Zwecke der Rechtsverteidigung in eben diesem Verfahren. Dementsprechend wurde das Privatgutachten ausweislich der sich ausdrücklich auf das Verfügungsverfahren beziehenden Rechnung des Privatsachverständigen der Beklagten vom 03.03.2017 (Anlage 3, Bl. 574 GA) auch als eidesstattliche Versicherung eingeholt. Der zugrundeliegende Gutachterauftrag war auf eben dieses (Verfügungs-)Verfahren ausgerichtet und in diesem Verfahren wurde das Gutachten von der Beklagten auch eingereicht. Ein späteres Hauptsacheverfahren zeichnete sich zum Zeitpunkt der Beauftragung des Privatsachverständigen noch nicht konkret ab. Bei den Kosten dieses Gutachtens handelt es sich deshalb allein um – unmittelbar prozessbezogene – Kosten des Verfügungsverfahrens. Das schließt eine Festsetzung als Kosten des vorliegenden Rechtsstreits aus.

13

Da sich zum Zeitpunkt der Einholung des ersten Privatgutachtens ein Hauptsacheverfahren noch nicht konkret abzeichnete, diente die kostenauslösende Maßnahme in Gestalt der Einholung des Privatgutachtens hier auch nicht mehreren Verfahren (dem Verfügungsverfahren und dem Hauptsacheverfahren) mit der Folge, dass ihre Kosten diesen Verfahren anteilig zuzuordnen sind (vgl. hierzu MükoZPO/Schulz, 5. Aufl., § 103 Rn. 54; Zöller/Herget, ZPO, 32 Aufl., § 91 Rn. 13 Stichwort „Privatgutachten“ a. E.). Das Privatgutachten vom 28.02.2017 wurde – wie ausgeführt – gezielt für das seinerzeit allein anhängige Verfügungsverfahren eingeholt, weshalb dessen Kosten allein diesem Verfahren zuzuordnen sind.

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b)

15

Die weiteren Kosten für den von der Beklagten beauftragten Privatsachverständigen sind nicht gemäß § 91 Abs. 1 ZPO erstattungsfähig.

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aa)Bei den ferner geltend gemachten Kosten in Höhe von 450,-- EUR für das Privatgutachten von A. vom 19.03.2018 („zweites Gutachten“), auf welches sich dessen Rechnung vom 12.04.2018 bezieht, handelt es sich zwar um unmittelbar prozessbezogene Kosten dieses Rechtsstreits. Denn das zweite Gutachten von A. wurde erst am 19.03.2018 erstellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Verfügungsverfahren längst beendet. Die sofortige Beschwerde der Klägerin gegen den ihren Verfügungsantrag zurückweisenden Beschluss des Landgerichts vom 03.03.2017 hatte der Senat bereits durch Beschluss vom 05.05.2017 zurückgewiesen. Ihre Hauptsacheklage reichte die Klägerin hiernach am 07.06.2017 beim Landgericht ein. Das in Rede stehende Gutachten wurde erst (deutlich) später erstellt, nämlich am 19.03.2018. Es war demgemäß von der Beklagten – anders als das Gutachten 28.02.2017 – auch noch nicht im Verfügungsverfahren vorgelegt worden. Dass in der Überschrift der sich auf dieses Gutachten beziehenden Rechnung des Privatsachverständigen der Beklagten vom 12.04.2018 (Bl. 575 GA) wiederum auf das Verfügungsverfahren Bezug genommen wird, ist ohne Bedeutung. Dieser Umstand lässt sich ohne weiteres damit erklären, dass der Privatsachverständige der Beklagten diese Rechnung in Anlehnung an seine erste Rechnung vom 03.03.2017 erstellt hat.

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bb)

18

Die Einholung des Privatgutachtens von A. vom 19.03.2018 war für eine zweckentsprechende Rechtsverteidigung der Beklagten in diesem Rechtsstreit unter Zugrundelegung der oben angeführten Rechtsgrundsätze aber nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig.

19

Dass sie ohne die Einholung dieses Privatgutachtens nicht zu einem sachgerechten Vortrag im Hauptsacheprozess in der Lage war, zeigt die Beklagte nicht auf und dies kann auch nicht angenommen werden. Die Beklagte hatte bereits im vorangegangenen Verfügungsverfahren ein Privatgutachten eingeholt. Dass sich im Rahmen des späteren Hauptsacheverfahrens neue bzw. weitere Gesichtspunkte ergaben, zu denen sie – auf der Grundlage des bereits vorliegenden Privatgutachtens und unter Ausschöpfung der technischen und patentrechtlichen Sachkunde ihres Patentanwalts – nicht sachgerecht vortragen konnte, legt die Beklagte nicht dar. Dagegen spricht, dass es in ihrer Duplik vom 12.04.2018, mit welcher sie das Privatgutachten vom 19.03.2018 als Anlage B 7 vorlegt hat, heißt (Duplik, S. 9 [Bl. 128 GA]), dass auch A. ihre Auffassung (in Bezug die Auslegung bzw. das Verständnis des Klagepatents) in der vorgelegten Stellungnahme bestätigt. Offenbar war die Beklagte damit auch ohne weitere sachverständige Hilfe imstande, auf den Vortrag der Klägerin im Hauptsacheverfahren sachgerecht zu erwidern. Zwar wurde das Privatgutachten vom 19.03.2018 von der Beklagten als Reaktion auf ein von der Klägerin vorgelegtes (weiteres) Privatgutachten von B. eingeholt. Dass sie auf dieses Privatgutachten der Klägerin ohne die Einholung eines weiteren eigenen Privatgutachtens nicht sachgerecht erwidern konnte, zeigt die Beklagte allerdings nicht auf und hiergegen spricht auch, dass die Beklagte ihren Privatgutachter ausweislich der Einleitung in seinem Privatgutachten vom 19.03.2018 bloß gebeten hatte, „kurz“ zu den Ausführungen des Privatgutachters der Klägerin Stellung zu nehmen. Es muss insoweit davon ausgegangen werden, dass die Beklagte selbst imstande war, auf das weitere Privatgutachten der Klägerin sachgerecht zu erwidern und die Ausführungen in diesem gegnerischen Privatgutachten zu kontern, weshalb vorliegend auch der Grundsatz der Waffengleichheit nicht dazu führt, dass das Privatgutachten von A. vom 19.03.2018 für sie als notwendig anzuerkennen ist.

20

II.

21

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

22

Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, besteht nicht, weil die Voraussetzung des §§ 574 ZPO nicht gegeben sind.