Oberlandesgericht Düsseldorf, 2 U 48/19

G r ü n d e :

Der Einstellungsantrag der Beklagten hat in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang Erfolg.

Gemäß §§ 719, 707 ZPO kann, wenn gegen ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil Berufung eingelegt wird, die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil – gegen oder ohne Sicherheitsleistung – einstweilen eingestellt werden. Im Rahmen der demnach zu treffenden Ermessensentscheidung hat das Gericht stets die widerstreitenden Interessen des Gläubigers einerseits und des Schuldners andererseits umfassend abzuwägen. Dabei hat es die Wertentscheidung des Gesetzgebers zu beachten, dass grundsätzlich den Belangen des Vollstreckungsgläubigers der Vorrang gebührt. Der Vorschrift des § 709 S. 1 ZPO ist zu entnehmen, dass der Vollstreckungsschuldner in aller Regel bereits durch die vom Gläubiger vor der Vollstreckung zu leistende Sicherheit hinreichend geschützt ist. Es entspricht daher gefestigter Rechtsprechung, dass in Fällen, in denen das angefochtene Urteil (wie hier) nur gegen Sicherheitsleistung des Gläubigers vollstreckbar ist, eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nur in Ausnahmefällen unter besonderen Umständen in Betracht kommen kann.

Für den Bereich des Patentrechts besteht darüber hinausgehend die Besonderheit, dass die Laufzeit des Patents und damit das von ihm vermittelte Unterlassungsgebot zeitlich begrenzt ist, weshalb jedenfalls bei einem zeitnahen Ablauf des Schutzrechts jedes Hinausschieben der Zwangsvollstreckung zu einem vollständigen Leerlaufen des Unterlassungsanspruchs führen kann (BGH, GRUR 2000, 862 – Spannvorrichtung).

Die Einstellung der Zwangsvollstreckung ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich nur dann gerechtfertigt, wenn entweder bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag bei der im Verfahren nach §§ 719, 707 ZPO gebotenen summarischen Prüfung festgestellt werden kann, dass das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, oder wenn der Schuldner die Gefahr eines besonderen Schadens darlegen und glaubhaft machen kann, der über die allgemeinen Vollstreckungswirkungen hinausgeht (st. Rspr. des Senats, vgl. z.B. InstGE 9, 117 – Sicherheitsschaltgerät; InstGE 9, 173/174 – Herzklappenringprothese; GRUR-RR 2010, 122, 123 – prepaid telephone calls; Beschl. v. 04.01.2012 – I-2 U 105/11, BeckRS 2014, 16925; Beschl. v. 20.11.2015 – 2 U 16/15, BeckRS 2015, 126470; Beschl. v. 13.01.2017 – I-2 U 82/16, BeckRS 2017, 100463; vgl. auch OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschl. v. 13.01.2016 – 15 U 65/15, BeckRS 2016, 1679; Beschl. v. 13.01.2016 – I-15 U 66/15, BeckRS 2016, 01680; Beschl. v. 09.06.2016 – I-15 U 26/16, BeckRS 2016, 9323; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 326 – Mobiltelefone;, GRUR-RR 2015, 50 – Leiterbahnstrukturen, jeweils m.w.N.; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., Kap. H Rn. 33-36; BeckOK PatR/Voß, PatG, 13. Ed. 25.07.2019, Vor §§ 139–142b (Verletzungsprozess) Rn. 250).

Voraussichtlich keinen Bestand hat das angefochtene Urteil bei offensichtlicher bzw. evidenter Fehlerhaftigkeit. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen, die für die erstinstanzliche Entscheidung tragend sind. Erweisen sich diese Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen bereits bei der anzustellenden summarischen Prüfung als nicht tragfähig, ist die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil regelmäßig einstweilen einzustellen. Dies gilt im Allgemeinenungeachtet dessen, ob das angefochtene Urteil sich im Ergebnis möglicherweise mit anderen Feststellungen oder aufgrund anderer rechtlicher Erwägungen als zutreffend erweisen kann (OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 50 – Leiterbahnstrukturen; GRUR-RR 2015, 326 – Mobiltelefone; Senat, Beschl. v. 11.07.2018 – I-2 U 11/18; OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschl. v. 13.01.2016 – 15 U 65/15, BeckRS 2016, 1679; Beschl. v. 09.06.2016 – I-15 U 36/16, BeckRS 2016, 9323). Denn zum einen ist es nicht Zweck des Verfahrens nach §§ 707, 719 ZPO, das Berufungsverfahren komplett vorwegzunehmen und in seinem Rahmen die Erfolgsaussicht der anhängigen Berufung abschließend zu klären. Es dient vielmehr dazu, solchen Entscheidungen ihre vorläufige Vollstreckbarkeit zu nehmen, die sich bereits bei summarischer Prüfung als offenkundig nicht haltbar erweisen. Zum anderen beruht der Grundsatz, dass eine Einstellung nur dann geboten ist, wenn bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag bei summarischer Prüfung festgestellt werden kann, dass das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, darauf, dass sich das Gericht, dessen Urteil angefochten ist, bereits im Einzelnen mit dem Sachverhalt befasst und über die sich stellenden Fragen entschieden hat. Dann genießt die Entscheidung das Vertrauen, welches seine vorläufige Vollstreckbarkeit und damit den grundsätzlichen Vorrang der Interessen des obsiegenden Klägers rechtfertigt. Diese Erwägung kommt jedoch nicht zum Tragen, wenn das erstinstanzliche Gericht wesentliche, entscheidungserhebliche Aspekte des Falls außer Acht gelassen und über die sich insoweit stellenden Fragen nicht entschieden hat (Senat, GRUR-RR 2010, 122 – prepaid-telephone-calls). Alternative Begründungen rechtlicher oder tatsächlicher Art, die dazu führen können, dass der Berufung im Ergebnis der Erfolg zu versagen und das angefochtene Urteil letztlich zu bestätigen ist, haben deshalb in einstweiligen Einstellungsverfahren grundsätzlich außer Betracht zu bleiben (OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschl. v. 13.01.2016 – 15 U 65/15; Beschl. v. 09.06.2016 – I-15 U 36/16, BeckRS 2016, 9323). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn bereits aufgrund summarischer Prüfung festgestellt werden kann, dass die (unstreitigen) alternativen Tatsachen oder die alternativen rechtlichen Erwägungen offensichtlich die vom Gericht getroffene Entscheidung tragen (OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschl. v. 13.01.2016 – 15 U 65/15, BeckRS 2016, 1679; Kühnen, a.a.O., Kap. H Rn. 38).

Unter Beachtung dieser Rechtsgrundsätze ist im Streitfall die Zwangsvollstreckung aus dem angefochtenen Urteil gegen Sicherheitsleistung vorläufig einzustellen.

Soweit die Beklagten das landgerichtliche Urteil angreifen, hat im jetzigen Verfahrensstadium allerdings keine ins Einzelne gehende rechtliche Auseinandersetzung mit jedem Begründungsargument stattzufinden, wie sie der künftigen Berufungsentscheidung des Senats zu Grunde liegen wird. Vielmehr geht es darum, ob sich bei einer bloß summarischen (überschlägigen) Betrachtung Rechtsfehler feststellen lassen, die die Beklagte benachteiligen.

Soweit das Landgericht eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejaht hat, vermag der Senat solche Fehler nicht festzustellen. Das Landgericht hat sich unter Anwendung anerkannter Auslegungsregeln mit dem Verständnis der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsapteilung des Europäischen Patentamtes vom 07.05.2015 befasst und die angegriffene Ausführungsform davon ausgehend als patentverletzend angesehen. Es hat sich hierbei mit den zwischen den Parteien streitigen Merkmalen befasst und diese als verwirklicht angesehen, was es im Einzelnen begründet hat. Ob die Angriffe der Beklagten dagegen bei einer intensiven Befassung mit dem Klagepatent zu einer anderen Beurteilung führen können, ist den Erörterungen in der Berufungsverhandlung vorbehalten. Dass die Beurteilung des Landgerichts insoweit offensichtlich unrichtig ist, kann der Senat angesichts der Komplexität sowohl der technischen Lehre des Klagepatents als auch der angegriffenen Ausführungsform bei der derzeit allein anzustellenden summarischen Prüfung jedenfalls nicht feststellen.

Die angefochtene Entscheidung erweist sich jedoch als offensichtlich rechtsfehlerhaft, soweit das Landgericht darin im Hinblick auf die von der Beklagten gegen den deutschen Teil des Klagepatents erhobene Nichtigkeitsklage eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits gemäß § 148 ZPO abgelehnt hat, und zwar im Hinblick auf die vorliegende Mitteilung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes.

a)Wenn das Klagepatent – wie hier – mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, sofern es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung sowie Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff auf den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung führen zu können, sondern verlangt im Anschluss daran auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und gegebenenfalls das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der anhängigen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten).

b)Eine solche Wahrscheinlichkeit bestand hier prinzipiell aufgrund der Mitteilung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 07.12.2018 (Anlage HE 28/28a).

aa)In ihrer – nach Rücknahme der Beschwerde gegen die erstinstanzliche Einspruchsentscheidung durch die Einsprechende – den Beteiligten noch übermittelten Mitteilung vom 07.12.2018 hat die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes zum Ausdruck gebracht, dass nach ihrer Auffassung der Gegenstand des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Anspruchs 1 des Klagepatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

bb)Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats ist regelmäßig sogar eine vorläufige Vollstreckungseinstellung gegen Sicherheitsleistung geboten, wenn nach Erlass eines erstinstanzlichen Verletzungsurteils ein Hinweis des Bundespatentgerichts gemäß § 83 PatG ergeht, der deutlich eine Vernichtung des Klagepatents in Aussicht stellt und dies im Einzelnen begründet (vgl. Senat, Beschl. v. 27.10.2015 – I-2 U 24/15; Beschl. v. 17.07.2017 – I-2 U 16/15; Beschl. v. 21.07.2017 – I-2 U 19/17; Beschl. v. 15.11.2018 – I- 2 U 4/18; ebenso OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschl. v. 13.08.2018 – I-15 U 96/17; vgl. ferner Kühnen, a.a.O., Kap. H Rn. 41). In einem derartigen Fall liegt nämlich mit dem qualifizierten Hinweis eine fachkundige Stellungnahme derjenigen Instanz vor, die über den Rechtsbestand des Klagepatents zu entscheiden hat. Ein solcher Hinweis nimmt die vom Bundespatentgericht erst noch zu treffende Nichtigkeitsentscheidung selbstverständlich nicht vorweg; er hat nur vorläufigen Charakter. Gleichwohl handelt es sich aber um eine gewichtige fachkundige Stellungnahme desjenigen Spruchkörpers, der unmittelbar mit dem Rechtsbestand des Klagepatents befasst ist und in erster Instanz über die Nichtigkeitsklage zu entscheiden hat. Diese Stellungnahme ist vom Verletzungsgericht bei der zu treffenden Entscheidung zu berücksichtigen. Zwar kann nicht schon jedwede für den Verletzungskläger irgendwie nachteilige Stellungnahme des Bundespatentgerichts zu einer Einstellungsanordnung führen. Maßgebend sind vielmehr stets die Umstände des Einzelfalles. Zu berücksichtigen ist insbesondere, ob sich das Bundespatentgericht bereits eine (vorläufige) Rechtsauffassung gebildet hat, so dass der Vorbescheid letztlich die spätere Entscheidung zwar nicht in ihren Wirkungen, aber in ihrer Begründung faktisch schon vorweg nimmt, oder ob es hinsichtlich des Rechtsbestandes lediglich gewisse Bedenken geäußert hat. Von Bedeutung ist ferner, ob und inwieweit das Bundespatentgericht seine vorläufige Meinung begründet hat. Liegt aber ein deutlicher Hinweis des Bundespatentgerichts gemäß § 83 PatG vor, der eine Vernichtung des Klagepatents in Aussicht stellt und dies im Einzelnen begründet, ist regelmäßig eine Einstellung der Zwangsvollstreckung geboten (Senat, Beschl. v. 27.10.2015 – I-2 U 24/15; Beschl. v. 17.07.2017 – I-2 U 16/15; Beschl. v. 21.07.2017 – I-2 U 19/17; ebenso OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschl. v. 13.08.2018 – I-15 U 96/17).

Diese vom Senat in Bezug auf qualifizierte Hinweise des Bundespatentgerichts aufgestellten Grundsätze gelten auch für Mitteilungen der Technischen Beschwerdekammer, die diese gemäß Art. 15 Abs. 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes zur Vorbereitung einer im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgesehenen mündlichen Verhandlung erlässt (vgl. auch – zur Aussetzung – Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 728). Denn eine Mitteilung, in der sie ihre vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage zum Ausdruck bringt, wird auch die Beschwerdekammer nur nach einer hinreichend umfassenden und sorgfältigen Prüfung erlassen.

Ebenso wie von dem Berufungsgericht unter den oben angeführten Voraussetzungen eine Einstellungsanordnung zu treffen ist, hat in erster Instanz das Landgericht unter solchen Umständen grundsätzlich eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits anzuordnen. Anlass zur Aussetzung nach § 148 ZPO ist insoweit regelmäßig dann gegeben, wenn die Einspruchsabteilung bzw. die Technische Beschwerdekammer im Einspruchs(beschwerde)verfahren oder das Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren in einem qualifizierten Hinweis eine Vernichtung des Klagepatents in Aussicht gestellt hat (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 728).

cc)

Im Streitfall lag und liegt ein qualifizierter Hinweis zum Rechtsbestand des Klagepatents in Gestalt der Mitteilung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 07.12.2018 vor.

Der Senat hat zunächst keinen Zweifel daran, dass es sich bei der in Rede stehenden Mitteilung vom 07.12.2018 um eine solche der (gesamten) Beschwerdekammer und nicht nur eine (Einzel-)Mitteilung des zuständigen Berichterstatters handelt, in der dieser seine persönliche Ansicht wiedergibt. Dafür spricht schon, dass die betreffende Mitteilung ausdrücklich mit „Mitteilungen der Beschwerdekammer“ überschrieben ist und es einleitend auf der ersten Seite der Mitteilung heißt, dass „die Kammer“ eine vorläufige Untersuchung der Beschwerdesache durchgeführt hat. Darüber hinaus ist an zahlreichen Stellen in der Mitteilung von der Auffassung der „Kammer“ die Rede. Dem Senat ist bekannt, dass gemäß der Praxis jedenfalls einiger Beschwerdekammern nach der Durchführung einer vorläufigen Untersuchung der Beschwerde durch den Berichterstatter eine entsprechende Mitteilung zwar – im Auftrag der Beschwerdekammer – nur von dem zuständigen Berichterstatter unterzeichnet wird, die Mitteilung aber nach Beratung der Beschwerdekammer bzw. nicht ohne Billigung der übrigen Kammermitglieder erlassen wird. Im Hinblick auf die in der hier in Rede stehenden Mitteilung gewählten Formulierungen ist davon auszugehen, dass vorliegend entsprechend verfahren worden ist. Anhaltspunkte dafür, dass die Mitteilung vom 07.12.2018 allein die persönliche Ansicht des Berichterstatters wiedergibt, sind weder dargetan noch ersichtlich.

In der Mitteilung tritt die Ansicht der Beschwerdekammer deutlich hervor, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen wird. In der Stellungnahme (Anlage HE 28/28a, Rn. 6.10) heißt es zwar resümierend, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber D23 beruhen „dürfte“. Das steht der Relevanz der vorliegenden Mitteilung jedoch nicht entgegen. Eine hinreichende Festlegung der Rechtsbestandsinstanz setzt zwar grundsätzlich voraus, dass zu den Rechtsbestandsangriffen nicht nur mögliche Erwägungen in den Raum gestellt, sondern eindeutig Position im Sinne der Ankündigung einer Vernichtung des Klagepatents bezogen wird. Hieran fehlt es, wenn das Vorliegen eines Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrundes nur als mögliche Entscheidungsalternative angesprochen wird, und zwar selbst dann, wenn die zur Rechtfertigung gegebene ausführliche Begründung erkennen lässt, dass der Verfasser eine Präferenz für den besagten Argumentationsstandpunkt hat (vgl. Senat , Beschl. v 21.7.2017 – I-2 U 19/17). Jedenfalls im nationalen Nichtigkeitsverfahren wird die Verwendung der Vokabel „dürfte“ häufig anzeigen, dass der Spruchkörper sich in der Beurteilung des mit dem Hinweis aufgearbeiteten Sach- und Streitstandes noch keine abschließende Meinung gebildet hat. Entscheidend ist aber stets der Gesamtzusammenhang der Bescheidserwägungen (vgl. hierzu bereits Senat, Beschl. v. 27.10.2015 – I-2 U 24/15). In besonderem Maße gilt dies im europäischen Einspruchsverfahren, weil es nach der Kenntnis des Senats ausländischen Tendenzen entspricht, schon den Anschein einer Festlegung in der Beurteilung der Erfolgsaussichten zu vermeiden, weswegen hier auch bei klarer Entschlusslage der relativierende Begriff „dürfte“ gebräuchlich ist. Hiervon ist auch im Streitfall auszugehen. In ihrer Mitteilung vom 07.12.2018 hat die Beschwerdekammer zum Ausdruck gebracht, dass auf Basis des derzeitigen Sach- und Streitstandes eine erfinderische Tätigkeit gegenüber D23 zu verneinen ist. Ihre Ansicht hat sie im Einzelnen begründet. Darauf, dass zunächst noch bestimmte Gesichtspunkte weiter zu diskutieren sein werden, hat sie nicht hingewiesen. Nach dem Gesamtzusammenhang der Mitteilung hat sie sich hinreichend klar gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ausgesprochen. Die Verwendung der Vokabel „dürfte“ lässt sich insofern damit erklären, dass hiermit der Anschein einer Festlegung in der Beurteilung der Erfolgsaussichten vermieden und bloß zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass der erteilte Hinweis selbstverständlich die erst noch zu treffende Entscheidung nicht vorwegnimmt und insofern einen vorläufigen Charakter hat. Eben deshalb hat die Technische Beschwerdekammer in ihrer Mitteilung (Anlage HE 28/28a, Seite 1) einleitend auch betont, dass sie eine „vorläufige Untersuchung“ der Beschwerdesache durchgeführt hat und „unbeschadet der Endentscheidung“ Stellung bezieht.

Unabhängig davon geht es im Streitfall um die Frage, ob das Landgericht den Verletzungsrechtsstreit nach § 148 ZPO hätte aussetzen müssen. Eine Aussetzung hat hiernach zu erfolgen, wenn die Vernichtung des Klagepatents (überwiegend) wahrscheinlich ist. Eine solche Wahrscheinlichkeit kann sich, insbesondere bei einer technisch komplexen Materie, auch aus einer vorläufigen Stellungnahme der fachkundigen Rechtsbestansinstanz ergeben, in der diese zum Ausdruck bringt, dass das Klagepatent nach seiner derzeitigen Auffassung nicht rechtsbeständig sein dürfte, und dies im Einzelnen begründet.

dd)Es bestand und besteht hier zwar die Besonderheit, dass die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes infolge der Rücknahme der Beschwerde gegen die erstinstanzliche Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes durch die Einsprechende und der Beendigung des Einspruchs(beschwerde)verfahrens nicht mehr über den Rechtsbestand des Klagepatents entscheiden wird. Nachdem die Beklagten – aufgrund der Rücknahme der Beschwerde durch die Einsprechende, welche die Beklagte zu 1. als Nebenintervenientin im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht verhindern konnte – Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents erhoben haben, hat über diese das Bundespatentgericht zu entscheiden. Ein Hinweis des nunmehr für die Entscheidung über den Rechtsbestand des Klagepatents unmittelbar zuständigen Spruchkörpers (Nichtigkeitssenat des BPatG) liegt bislang nicht vor. Das ändert aber nichts daran, dass die nach Rücknahme der Beschwerde gegen die erstinstanzliche Einspruchsentscheidung den Beteiligten noch übermittelte Mitteilung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes als eine gewichtige (erhebliche) fachkundige Stellungnahme zu würdigen ist, und zwar als desjenigen Spruchkörpers, der bislang unmittelbar mit dem Rechtsbestand des Klagepatents befasst war. Dabei gilt es zu beachten, dass gerade Entscheidungen einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes ein besonderes Vertrauen hinsichtlich ihrer sachlichen Richtigkeit und Verlässlichkeit zukommt (vgl. Senat, Urt. v. 21.01.2016 – I-2 U 48/15; Urt. v. 04.07.2019 – I- 2 U 4/19). Hier hat zwar noch keine Endentscheidung der Beschwerdekammer vorgelegen. Die Beschwerdekammer hatte jedoch – wie ausgeführt – vorab einen qualifizierten Hinweis erteilt, mit welchem es einen Widerruf des Klagepatents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in Aussicht gestellt hatte.

Die in Rede stehende Mitteilung der Beschwerdekammer ist zwar erst nach der am 05.12.2018 erfolgten Rücknahme der Beschwerde durch die Einsprechende erlassen worden, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass sich die Rücknahme der Beschwerde und der Erlass der Mitteilung überschnitten haben. Das ändert aber nichts daran, dass damit eine Stellungnahme einer neutralen und fachkundigen Rechtsbestandsinstanz zum Rechtsbestand des Klagepatents vorliegt, die selbsverständlich bei der vom Landgericht zu treffenden Entscheidung als erhebliche Stellungnahme zu berücksichtigen gewesen ist.

ee)Über das nach technisch sachkundiger Prüfung geäußerte Votum der fachkundigen Beschwerdekammer durfte sich das Landgericht nicht einfach hinwegsetzen.

(1)In welchem Maße bei Vorliegen eines qualifizierten Hinweises der Rechtsbestandstelle, der eine Vernichtung des Klagepatents in Aussicht stellt, eine Aussetzung des Verletzungsprozesses beim Landgericht zwingend ist, die, wenn die Aussetzungspflicht missachtet wird, zu einer Vollstreckungseinstellung führt, hängt wesentlich vom technischen Gegenstand des Klagepatents ab:

Übersteigt dessen Komplexität ganz offensichtlich die technischen Einsichts- und Erkenntnismöglichkeiten des Verletzungsgerichts, ist es regelmäßig ausgeschlos-sen, dass sich das Verletzungsgericht mit eigenen, notwendigerweise laienhaften Erwägungen über das Votum der technisch sachkundigen und in der Beurteilung derartiger Gegenstände erfahrenen Rechtsbestandsstelle hinwegsetzt, weswegen in aller Regel eine Aussetzung geboten und die Zwangsvollstreckung aus einem dennoch ergangenen landgerichtlichen Urteil einzustellen ist. Eine Rückausnahme (im Sinne des Unterbleibens einer Einstellungsanordnung trotz für den Patentinhaber negativen qualifizierten Hinweises) gilt zunächst für den Fall, dass die angekündigte Vernichtungsentscheidung evident unrichtig ist und dies für das Verletzungsgericht bei Berücksichtigung seines mangelnden technischen Sachverstandes zuverlässig zu beurteilen ist. Infrage kommen insoweit allenfalls Rechtsfehler (außerhalb der Technik), die sich etwa darin äußern, dass – ergebnisrelevant – bestimmte Textstellen einer Entgegenhaltung versehentlich unberücksichtigt geblieben sind, oder die darauf beruhen, dass von unrichtigen Maßstäben ausgegangen wurde. Eine Aussetzung bleibt ferner dann möglich, wenn ein ähnlich sorgfältig begründetes gegenläufiges Votum eines in etwa gleich gewichtigen technischen Fachgremiums vorliegt, das Zugriff auf das Klagepatent hat (Bsp: Technische Beschwerdekammer kündigt einen Patentwiderruf an; das Einspruchsbeschwerdeverfahren wird vorher durch Beschwerderücknahme erledigt; zum parallelen deutschen Patent hat das BPatG, welches im Rahmen eines nachfolgenden nationalen Nichtigkeitsverfahrens mit der Sache befasst werden wird, bereits im Sinne einer Aufrechterhaltung der fraglichen Merkmalskombination entschieden).

Ein von vornherein weiträumiger Entscheidungsspielraum bei der Aussetzung besteht hingegen regelmäßig, wenn die maßgebliche Technik dem Verletzungsgericht aufgrund seiner Erfahrung in der Beurteilung von Verletzungssachverhalten prinzipiell zugänglich ist, was namentlich bei nicht zu komplizierten mechanischen Erfin-dungen in Betracht kommen wird. Hier ist trotz negativen Hinweises/Vorbescheides eine Nichtaussetzung hinzunehmen (und deshalb von einer Vollstreckungseinstellung abzusehen), wenn das Landgericht vernünftige, nachvollziehbare Erwägungen dazu darlegen kann, warum es der vorläufigen Einschätzung der Rechtsbestandsstelle nicht folgt.

(2)

Hiervon ausgehend hätte im Streitfall das Landgericht im Hinblick auf die vorliegende Stellungnahme der fachkundigen Technischen Beschwerdekammer schon aufgrund der Komplexität der in Rede stehenden Materie eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits anordnen müssen. Denn das Landgericht zeigt im angefochtenen Urteil nicht auf, dass die Beurteilung der Beschwerdekammer evident unrichtig ist und es liegt bislang auch kein gegenläufiges Votum des Bundespatentgerichts (oder Bundesgerichtshofs) vor, auf das sich das Landgericht hätte stützen können.

Abgesehen davon enthält das angefochtene Urteil auch keine nachvollziehbare und plausible Begründung für die Ablehnung der Aussetzung.

(2.1)

Soweit das Landgericht im Rahmen der Erörterung des Komplexes der erfinderischen Tätigkeit darauf verweist, dass das Klagepatent in dem hier geltend gemachten Umfang durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes vom 07.05.2015 unter Berücksichtigung des entgegengehaltenen Standes der Technik aufrechterhalten worden ist und es in der Entscheidung der Einspruchsabteilung eine von einer fachkundigen Instanz getroffene, vom Verletzungsgericht als gewichtiges Indiz für den Rechtsbestand zu beachtende Entscheidung sieht (LG-Urteil, Seite 40), übersieht das Landgericht, dass der erstinstanzlichen Einspruchsentscheidung aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden gegenteiligen Stellungnahme der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes eine solche Indizwirkung gerade nicht mehr (uneingeschränkt) zugebilligt werden kann. Dass und weshalb die Beurteilung der Einspruchsabteilung ihm zutreffender erscheint als die sich aus der Mitteilung vom 07.12.2018 ergebende Beurteilung der dieser übergeordneten Beschwerdekammer, zeigt das Landgericht in der angefochtenen Entscheidung nicht auf.

(2.2)Soweit das Landgericht ausführt, dass die Beschwerdekammer ihrer Stellungnahme – abweichend von der Begründung des die erfinderische Tätigkeit betreffenden Nichtigkeitsangriffs der Beklagten – nicht die im Band 50 der Zeitschrift „X 1“ (D22) erschienenen Artikel D9 und D10 unmittelbar zugrunde lege, sondern das dort beschriebene System „Open-Lab“, die Beklagten indes nicht hinreichend dazu vorgetragen hätten, dass es ein entsprechendes System überhaupt vor dem Prioritätszeitpunkt gegeben habe und dieses auch öffentlich zugänglich gewesen sei, ist dem Landgericht zwar zuzugeben, dass die Ausführungen der Beschwerdekammer in diesem Punkt nicht eindeutig erscheinen und Anlass zu Missverständnissen geben können. Insbesondere die Erwägungen in Randnummer 2.2 der Mitteilung sprechen allerdings dafür, dass die Beschwerdekammer nicht von einer offenkundigen Vorbenutzung des „OpenLabs-Systems“ ausgegangen ist, sondern sie vielmehr ihrer Stellungnahme als Stand der Technik dasjenige zugrunde gelegt hat, was – aus ihrer Sicht – in dem Band 50 der Zeitschrift „X 1“ (D22) bzw. den in diesem Band zum „OpenLabs-Projekt“ erschienenen einzelnen Artikeln D9, D10, D11 und D12 über das „OpenLabs-System“ schriftlich offenbart wird und sie diese schriftliche Beschreibung (insgesamt) als Entgegenhaltung D23 bezeichnet hat. Die Frage, ob die hier im Vordergrund stehenden Artikel D9 und D10 als eine „einzige Offenbarung“ betrachtet werden können, hat die Beschwerdekammer in diesem Zusammenhang als nicht entscheidend angesehen (vgl. Anlage HE 28/28a Rn. 2.2).

Jedenfalls hat aber bereits die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in ihrer vorangegangenen Einspruchsentscheidung, der das Landgericht selbst erhebliches Gewicht beimisst, die Artikel D9 und D10 als „einzige Offenbarung“ angesehen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass D9 den Leser direkt darauf hinweist, sich D10 anzusehen, um Details über das interne Design des „OLSM“ zu erfahren (Anlage M 17/17a, Rn. 13.1). In diesem Ansatz hat die Beschwerdekammer keinen Fehler erblickt, sie selbst hat es bloß für zutreffender erachtet, das „OpenLab-System (D23)“ als den nächstliegenden Stand der Technik zu bezeichnen.

Dass gegen den bereits von der Einspruchsabteilung gewählten Ansatz durchgreifende tatsächliche oder rechtliche Bedenken bestehen, hat das Landgericht nicht schlüssig aufgezeigt. Zwar hat das Landgericht angemerkt, dass gegen eine zusammenschauende Betrachtung der Dokumente und das Bestehen eines solches Systems die von der Klägerin vorgelegte – von der Technischen Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht zugelassene (Anlage HE 28/28a, Rn. 4-4.5) – Stellungnahme von A (Anlage M 22/M 22a), der Mitautor der Aufsätze gemäß D9 und D10 ist, spreche. Nachvollziehbar begründet wird dies jedoch nicht. Vielmehr verweist das Landgericht lediglich darauf, dass A in dieser Stellungnahme ausführe, dass es sich um unabhängige Artikel handele, die nicht „zwingend“ im Zusammenhang zu betrachten seien. Tragfähige Argumente, die gegen die Annahme einer (einzigen) Offenbarung sprechen, liefert das Landgericht in diesem Zusammenhang nicht.

(2.3)

Soweit das Landgericht im Rahmen der Erörterung der erfinderischen Tätigkeit auf das Merkmal 2 eingegangen ist und hierzu im Wesentlichen ausgeführt hat, dass es vor dem Hintergrund der Komplexität des in Rede stehenden technischen Bereichs nicht feststellen könne, dass es überhaupt keine nachvollziehbaren Argumente mehr dafür gäbe, dass der Fachmann auf Grundlage von D9 und D10 nicht zu diesem Merkmal gekommen wäre, erschließt sich diese Argumentation schon deshalb nicht, weil bereits die Einspruchsabteilung dieses Merkmal als durch D9 und D10 offenbart angesehen hat (vgl. M 17/17a, Rn. 13.2 ff.). Gleiches gilt im Übrigen für das Merkmal 3 und sogar für das Merkmal 4. Denn die Einspruchsabteilung hat den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 des Klagepatents als durch die Offenbarung D9 und D10 vorweggenommen erachtet (vgl. M 17/17a, Rn. 13.5).

(2.4)Soweit sich das Landgericht des Weiteren mit dem Merkmal 6 befasst hat, aufgrund dessen die Einspruchsabteilung in ihrer erstinstanzlichen Einspruchsentscheidung eine erfinderische Tätigkeit bejaht hatte (vgl. Anlage M 17/17a, Rn. 16 ff.), hat es im Wesentlichen bloß ausgeführt, dass die Beschwerdekammer ein anderes (weiteres) Verständnis des Begriffs „Routing“ angenommen haben möge als die Einspruchsabteilung und dass es selbst – das Landgericht – nicht festzustellen vermöge, ob dieses weitere Verständnis für den Fachmann zwingend sei. Eine eigene Auslegung des Merkmals 6 hat das Landgericht nicht vorgenommen und es hat auch nicht ansatzweise aufgezeigt, was gegen das von der Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme (Anlage H 28/28a, Rn. 6.9.1) dargetane Verständnis des Begriffs „Routing“ spricht. Wenn sich das Landgericht aufgrund der Komplexität der technischen Lehre des Klagepatents zu einer entsprechenden Beurteilung mangels eigener Sachkunde nicht in der Lage sah, hatte es keinen Anlass, sich insoweit über die fachkundige Stellungnahme der Beschwerdekammer hinwegzusetzen. Das gilt umso mehr, als die Beschwerdekammer – was das Landgericht offenbar übersehen hat – in ihrer Mitteilung auch ausgeführt hat, dass das Merkmal 6 selbst unter Zugrundelegung der Auslegung der Einspruchsabteilung von D23, nämlich dem Artikel D10, offenbart werde. Hiermit hat sich das Landgericht nicht befasst. Es hat abschließend zwar angemerkt, dass das Merkmal 6 mehrere verschiedene Aktionen (Steuerung, Routing und Verteilung der Proben) umfasse mit der Folge, dass dem Routing eine eigenständige Funktion neben der reinen Steuerung zukommen müsse, es also beim Routing nicht nur auf den reinen Transport ankommen dürfte. Davon, dass es nur auf den reinen Transport ankommt, ist die Beschwerdekammer allerdings gar nicht ausgegangen. Auch sie hat vielmehr angenommen, dass ein Routing über ein bloßes Transportieren hinausgeht (Anlage H 28/28a, Rn. 6.9.1). Gleichwohl ist die Beschwerdekammer zu der Einschätzung gelangt, dass das Merkmal durch D23 (D10) offenbart wird bzw. dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber D23 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

ff)Unter diesen Umständen hätte das Landgericht hier bei rechtsfehlerfreier Ausübung seines Aussetzungsermessens nicht zu einer Verurteilung der Beklagten schreiten dürfen. Es hätte den Rechtsstreit vielmehr aussetzen müssen. Dass die Beurteilung der Technischen Beschwerdekammer evident unrichtig ist, vermag der Senat angesichts der Komplexität der technischen Lehre des Klagepatents und des entgegengehaltenen Standes der Technik bei einer bloß summarischen (überschlägigen) Prüfung nicht festzustellen. Die eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits ablehnende Entscheidung des Landgerichts erweist vor diesem Hintergrund als offensichtlich fehlerhaft.

Eine Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem angefochtenen Urteil ohneSicherheitsleistung kommt nicht in Betracht. Sie ist in § 707 S. 2 ZPO nur für den Fall vorgesehen, dass der Schuldner zur Sicherheitsleistung nicht in der Lage ist und ihm die Vollstreckung außerdem einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Dazu haben die Beklagten nichts vorgetragen und hierfür ist auch nichts ersichtlich.

4.Der Senat hat die getroffene Einstellungsanordnung zeitlich bis zur Vorlage eines qualifizierten Hinweises des Bundespatentgerichts nach § 83 Abs. 1 PatG zuzüglich einer Frist von vier Wochen begrenzt. Letzterer Zeitraum ist dafür vorgesehen, dass die Beklagten ggf. unter Berücksichtigung der veränderten Umstände einen Antrag auf Anordnung der Fortdauer der Einstellung stellen können und dem Senat ein angemessener Zeitraum für die Entscheidung über eine entsprechende Anordnung zur Verfügung steht.