Oberlandesgericht Düsseldorf, 15 U 132/14

G r ü n d e:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 844 XXA (nachfolgend Klagepatent, Anlage rop 2). Das Klagepatent wurde am 13.11.1997 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität angemeldet und hat eine Außenelektrode für einen monolithischen Vielschichtaktor zum Gegenstand. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 14.08.2002 veröffentlicht.

Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes (EPA) hat das Klagepatent in einem Einspruchsverfahren in beschränktem Umfang aufrechterhalten. Die Entscheidung ist von der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03 des EPA am 23.11.2010 bestätigt worden (Az. T1371/07 – 3.4.03, Anlage rop 3). Das Bundespatentgericht hat das Klagepatent auf die Nichtigkeitsklagen der Beklagten zu 1) und der Streithelferin mit Urteil vom 03.12.2015 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt (Az. 2 Ni 4/14 (EP), Anlage B 5)). Auf die Berufung der hiesigen Klägerin hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 19.12.2017 die Nichtigkeitsklage abgewiesen (Az. X ZR 21/16). Der deutsche Teil des Klagepatents war bis zum 13.11.2017 in Kraft.

Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents lautet wie folgt:

„Monolithischer Vielschichtaktor (1) aus einem gesinterten Stapel (2) dünner Folien aus Piezokeramik mit eingelagerten metallischen lnnenelektroden (3), die wechselseitig aus dem Stapel (2) herausführen und über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet sind,

wobei die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels (2) aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung (4) bestehen, die mit elektrischen Anschlußelementen (5) bevorzugt über eine Lötung verbunden sind,

zwischen der Grundmetallisierung (4) und den Anschlußelementen (5) eine dreidimensional strukturierte, elektrisch leitende Elektrode (6) angeordnet ist, die über partielle Kontaktstellen (7) mit der Grundmetallisierung verbunden ist und zwischen den Kontaktstellen (7) dehnbar ausgebildet ist und die Elektrode (6) zwischen den Kontaktstellen (7) von der Grundmetallisierung (4) abhebt, und die Elektrode (6) an den Kontaktstellen (7) durch Löten, Kleben mit Leitkleber oder Schweißen, z. B. Laserschweißen mit der Grundmetallisierung (4) verbunden ist.“

Die nachfolgend eingeblendeten Figuren 1 und 2 aus der Klagepatentschrift zeigen den Stand der Technik:

Die weiteren Figuren 3 bis 5 stellen erfindungsgemäße Ausführungsbeispiele dar.

Die Beklagte zu 1) ist eine Holding aus Deutschland, unter deren Dach verschiedene Tochtergesellschaften firmieren und operativ tätig sind. Zu ihnen gehört die B GmbH, auf welche die Klägerin die Klage in der Berufungsinstanz erweitert hat (nachfolgend auch Beklagte zu 2)). Diese vertreibt Dieselinjektoren mit C-Aktoren, die von der Streithelferin hergestellt werden (angegriffene Ausführungsform).

Die angegriffene Ausführungsform besteht aus einem gesinterten Stapel dünner Keramikfolien mit eingelagerten metallischen Innenelektroden. Auf zwei gegenüberliegenden Seitenflächen des Stapels sind an einer Kante Außenelektroden in Form metallischer Streifen (Grundmetallisierung) angebracht, die aus einer Silberschicht (Grundsilber) unmittelbar an den Innenelektroden, einer Verstärkungsschicht (Decksilber) sowie einer nahezu vollflächigen Lotschicht bestehen, welche den elektrischen Kontakt zwischen der Außenelektrode und einzelnen metallischen Drähten herstellt. Es handelt sich um eine Vielzahl parallel angeordneter „harfensaitenartiger“ Drähte, die nebeneinander jeweils orthogonal zur Grundmetallisierung auf fast der gesamten Höhe des Stapels angeordnet sind. Sie sind an einem Ende in der Lotschicht eingebettet, entfernen sich seitlich von der Grundmetallisierung, wobei sie mit etwas Abstand im Wesentlichen parallel zur Seitenoberfläche des Aktors verlaufen und um die nächste Kante des zylinderförmigen Aktors herumgeführt werden, bis sie zu einem rückseitigen starren metallischen Stift (Anschlussstab, Sammelelektrode) gelangen, auf dem sie wiederum an ihrem anderen Ende einzeln nebeneinander verlötet sind. Die beiden metallischen Stifte stellen die Verbindung zum Dieselinjektor und zur Stromquelle her.

Die nachfolgend eingeblendeten Lichtbilder aus der Anlage rop 8 zeigen Außenkapsel (links) und Innenkapsel (rechts) des Aktormoduls der Dieselinjektoren.

Das nachfolgende Lichtbild stellt die angegriffene Ausführungsform nach Entfernung der Hülse dar (Anlage rop 15, S. 1):

Die Beklagte zu 1) und die Streithelferin haben die Einrede der Verjährung erhoben.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die angegriffene Ausführungsform mache wortsinngemäß vom Klagepatentanspruch Gebrauch und hat die Beklagte zu 1) wegen unmittelbarer Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch genommen. Die Beklagte zu 1) bewerbe Dieselinjektoren mit der angegriffenen Ausführungsform, indem man unstreitig über verschiedene Links von ihrer Homepage zu Darstellungen von Dieselinjektoren gelange, in denen sich die angegriffene Ausführungsform befinde. Sie sei abgesehen davon aufgrund ihrer Konzernstruktur für patentverletzende Handlungen innerhalb des Konzerns verantwortlich.

Die Beklagte zu 1) und die Streithelferin haben angeführt, die angegriffene Ausführungsform benutze das Klagepatent nicht. Ungeachtet dessen sei die Beklagte zu 1) nicht passivlegitimiert. Als Holding sei sie nicht operativ tätig, weshalb sie auch die Dieselinjektoren weder bewerbe noch vertreibe oder sonstige Benutzungshandlungen daran vornehme. Vielmehr sei insoweit die B GmbH operativ tätig. Abgesehen davon fehle es bei den von der Klägerin angeführten Unterlagen an einem Anbieten der angegriffenen Ausführungsform. Etwaige Ansprüche der Klägerin seien verjährt, jedenfalls aber verwirkt. Im Hinblick auf vermeintliche Ansprüche auf Restschadenersatz sei sie entreichert.

Das Landgericht Düsseldorf hat der Klage mit Urteil vom 16.10.2014 überwiegend stattgegeben und die Beklagte zu 1) unter Klageabweisung im Übrigen zu Unterlassung, Vernichtung und – jeweils zeitlich beschränkt – zu Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zu Schadenersatz und Restschadenersatz festgestellt. Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt: Die Beklagte zu 1) verletze das Klagepatent durch Mitwirkung am Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform. Diese mache von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Sie verfüge u. a. über eine „dreidimensional strukturierte Elektrode“, weil es dafür genüge, wenn sie eine Struktur besitze, die es ihr ermögliche, die weiteren im Anspruchswortlaut genannten Anforderungen zu erfüllen. Die Elektrode müsse sich weder substanziell in alle drei Raumrichtungen erstrecken noch ein eigenständiges Element sein. Daher bildeten die harfensaitenartigen Drähte und der hieran angeschlossene Teil des Anschlussstabs eine patentgemäße dreidimensional strukturierte Elektrode. Wegen der Benutzung des Klagepatents stünden der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung und Schadenersatz dem Grunde nach zu. Aufgrund der erhobenen Verjährungseinrede könne sie jedoch für die Zeit vor dem 21.08.2003 keine Ansprüche durchsetzen und besitze für die Zeit vom 21.08.2003 bis zum 31.12.2009 nur einen Restschadensersatzanspruch. Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch sei dementsprechend ebenfalls zeitlich beschränkt. Durch die Angebotshandlungen der Beklagten zu 1) habe die Klägerin auch einen Unterlassungsanspruch in Bezug auf die übrigen tenorierten Benutzungshandlungen, da insoweit zumindest Erstbegehungsgefahr bestehe. Ihre Ansprüche seien nicht verwirkt. Das Verfahren sei nicht gemäß § 148 ZPO im Hinblick auf die Nichtigkeitsklagen auszu-setzen, weil eine Vernichtung des Klagepatents nicht überwiegend wahrscheinlich sei.

Dagegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung der Beklagten zu 1), mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt, und der sich die Streithelferin anschließt.

Sie nehmen auf ihr erstinstanzliches Vorbringen nebst Beweisantritten Bezug und führen an: Das Landgericht habe der Klage zu Unrecht stattgegeben. Die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent nicht. Vielmehr sei sie eine aus dem Stand der Technik bekannte Ausführungsform, die somit nicht mit einer dreidimensional strukturierten Überbrückungselektrode gleichzusetzen sei. So zeige die vorbekannte „Spinnenlötung“ keine dreidimensionale Elektrode und die angegriffene Ausführungsform sei insoweit mit dieser identisch. Der wesentliche Unterschied der angegriffenen Ausführungsform zum Klagepatent bestehe darin, dass die Einspeisung und Verteilung des Stroms über eine mit Lot verstärkte Grundmetallisierung erreicht werde, auf die mehrere elektrische Zuleitungen (Drähte) gelötet werden, während dies nach der Lehre des Klagepatents mittels der dreidimensional strukturierten Elektrode geschehe, über die der Strom an vielen Stellen in den Aktor eingespeist werde, so dass nur noch eine elektrische Zuleitung erforderlich sei. Das Merkmal, wonach die dreidimensional strukturierte Elektrode zwischen der Grundmetallisierung und den Anschlusselementen angeordnet sei, gebe die räumlich-körperliche Anordnung der Elektrode vor und dürfe nicht funktional darauf reduziert werden, dass es genüge, wenn sie auf irgendeine Weise zwischen Grundmetallisierung und Anschlusselement elektrisch geschaltet sei. Bei der angegriffenen Ausführungsform befinde sich indes kein zusätzliches, eigenständiges Bauteil zwischen Grundmetallisierung und Anschlusselementen, weil die unmittelbar mit der Grundmetallisierung verlöteten Drähte die Anschlusselemente seien und zudem räumlich-körperlich keine dreidimensional strukturierte Elektrode darstellten. Das Landgericht habe zu Unrecht dem Anschlussstab die doppelte Funktion zugewiesen, neben Anschlusselement ein Teil der Elektrode zu sein; vielmehr handle es sich bei dem Anschlussstab um ein einheitliches Bauteil und der Klagepatentanspruch unterscheide zwischen dem Anschlusselement und den übrigen Bestandteilen der patentgemäßen Vorrichtung. Deswegen könne der einheitliche Anschlussstab nicht sowohl Teil der Elektrode als auch Anschlusselement sein. Zudem bilde die patentgemäße Elektrode ein zusätzliches selbständiges Bauteil zwischen Grundmetallisierung und Anschlusselement. Ein solches zusätzliches Bauteil sei jedoch bei der angegriffenen Ausführungsform auch dann nicht vorhanden, wenn man den Anschlussstab sowohl den Drähten als auch den Anschlusselementen zuordne.

Die dreidimensional strukturierte Elektrode erfordere ferner mehr als eine streng physikalische Dreidimensionalität und insbesondere eine Ausgestaltung, welche über die Struktur eines einzelnen Drahtes hinausgehe. Überdies sei sie mehr als eine Kombination der weiteren auf die Elektrode bezogenen Vorgaben im Klagepatentanspruch. Die dreidimensionale Strukturierung habe eine weitergehende, eigenständige Bedeutung, indem sie eine gewisse Ausdehnung der Elektrode nach Länge, Breite und Höhe verlange. Daran fehle es bei einem Draht oder einer Mehrzahl von einzelnen Drähten, selbst wenn sie rund oder rechtwinklig gebogen seien. Es genüge auch nicht, wenn die Drähte wie bei der „Spinnenlötung“ über die gesamte Höhe des Aktors verteilt seien und dadurch Risse überbrücken könnten, die an verschiedenen Höhenpositionen der Grundmetallisierung auftreten. Dementsprechend seien bei der angegriffenen Ausführungsform weder der einzelne Draht noch die Gesamtheit der – mechanisch nicht miteinander gekoppelten – Drähte dreidimensional strukturiert, weil sie nicht über eine hinreichende räumliche Ausdehnung in Länge, Breite und Höhe verfügten. Ebenso wenig könne ihr der schlechthin notwendige Anschluss an einen Stecker eine dreidimensionale Struktur verleihen. Doch selbst wenn man zu Unrecht die Drähte in Kombination mit einem Teil des Anschlussstabs als Elektrode auffasste, so wäre diese gleichwohl nicht patentgemäß, weil die parallele und flache Führung der Drähte um den Aktor herum keine dreidimensionale Struktur schaffe. Aufgrund des Verlaufs der Drähte „zur Seite weg“ fehle es jedenfalls an einer Ausdehnung in der Höhe. Abgesehen davon werde bei der angegriffenen Ausführungsform im Falle von Rissbildungen nicht wie in der Klagepatentschrift beschrieben der Betriebsstrom des Aktors in Nebenströme aufgeteilt. Vielmehr setzten sich Risse in der Grundmetallisierung in der starren Lotverstärkung fort und könnten einzelne Bereiche von der Stromzufuhr abschneiden. Insbesondere finde bei einem Riss im Lötkontakt eines einzelnen Drahtes keine Aufteilung oder Umlenkung in Nebenströme statt. Nur weil aufgrund der Vielzahl von Anschlusselementen (Drähten) alternative Stromquellen bestehen, bleibe der Aktor gleichwohl mit Strom versorgt.

Die Elektrode sei ferner nicht über partielle Kontaktstellen mit der Grundmetallisierung verbunden, hebe nicht zwischen den Kontaktstellen von der Grundmetallisierung ab und sei nicht zwischen den Kontaktstellen dehnbar ausgebildet. Schließlich sei das Merkmal, wonach die Innenelektroden wechselseitig aus dem Stapel herausführten, nicht erfüllt, was sie jeweils näher ausführen.

Weiter sei die Beklagte zu 1) nicht passivlegitimiert. Weder habe sie selbst eine Angebotshandlung vorgenommen noch habe sie daran mitgewirkt. Darüber hinaus sei sie als Holdinggesellschaft für etwaige Benutzungshandlungen ihrer Tochtergesellschaften und damit auch der Beklagten zu 2) nicht verantwortlich.

Überdies bringe sie die angegriffene Ausführungsform nicht in den Verkehr, gebrauche sie nicht, führe sie nicht ein und besitze sie nicht. Es bestehe insoweit auch keine Erstbegehungsgefahr, weil sie nicht operativ tätig sei. Das Landgericht habe sie daher zu Unrecht hinsichtlich dieser weiteren Benutzungshandlungen zu Rechnungslegung und Schadenersatz verurteilt. Selbst wenn man eine Erstbegehungsgefahr annähme, genüge dies nicht für eine Auskunftspflicht. Zudem könne aus bloß drohenden Handlungen kein festzustellender Schaden entstehen. Darüber hinaus sei sie nicht zu den in Ziffer I. 2 a), b) und e) tenorierten Auskünften verpflichtet, weil sie andere Benutzungsformen als das Anbieten betreffen und sie allenfalls Angebotshandlungen vorgenommen habe. Überdies scheide ein Restschadenersatzanspruch bereits dem Grunde nach aus, weil sie nicht – auch nicht durch die angebliche Angebotshandlung – etwas auf Kosten der Klägerin erlangt habe. Ein Vernichtungsanspruch bestehe ebenfalls nicht, weil sie mangels operativer Tätigkeit weder Eigentum noch (mittelbaren) Besitz an den angegriffenen Ausführungsformen (gehabt) habe. Ungeachtet dessen bestehe wegen des zwischenzeitlichen Ablaufs der Schutzdauer des Klagepatents kein Vernichtungsanspruch mehr. Es seien keine Erzeugnisse mehr vorhanden, die vor Patentablauf hergestellt oder erworben worden seien. Aufgrund der über ein Jahrzehnt lang bestehenden Kenntnis und der ebenso lang andauernden Untätigkeit der Klägerin seien etwaige Ansprüche jedenfalls verwirkt.

Die von der Klägerin in der Berufungsinstanz erstmals beantragte Erstreckung ihrer Auskunftspflicht auf Handlungen ihrer Tochtergesellschaften stelle eine Klageänderung dar, die nicht sachdienlich und daher unzulässig sei. Ohnehin bestehe eine solche Auskunftspflicht nicht, da sie nicht für angeblich patentverletzende Handlungen ihrer Tochterunternehmen hafte. Soweit die Klägerin Auskunft über „andere Tochtergesellschaften“ begehre, sei der Antrag im Übrigen nicht hinreichend bestimmt.

Die Beklagte zu 1) und die Streithelferin beantragen,

das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 16.10.2014, Az. 4a O 59/13 abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin erklärt den Rechtsstreit im Hinblick auf den Unterlassungsantrag in der Hauptsache für erledigt. Im Übrigen beantragt sie mit Schriftsatz vom 24.10.2016,

die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass Ziffer I. 2 des Urteilstenors betreffend die Verpflichtung zur Rechnungslegung klarstellend die folgende Fassung erhält:

„der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie und /oder die Beklagte zu 2) und/oder andere Tochtergesellschaften der Beklagten (Continental AG) und/oder der Beklagten zu 2) die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 21.08.2003 begangen hat, und zwar unter Angabe …“

Sie nimmt auf ihr erstinstanzliches Vorbringen Bezug und führt an: Das Landgericht habe zu Recht ein funktionales Verständnis der auf die dreidimensional strukturierte Elektrode bezogenen Merkmale zugrunde gelegt. Daher müsse es sich bei dieser nicht um ein drittes Bauteil handeln, das zwingend von dem benachbarten Bauteil „getrennt“ sei. Vielmehr genüge jedwede Anordnung zwischen der Grundmetallisierung (Außenelektrode) und dem Anschlusselement. Maßgeblich sei nur, dass die Elektrode ihre patentgemäße Funktion erfüllen könne, dass der Aktor bei Rissen in der Außenelektrode nicht zerstört werde. Deswegen sei der elektrische Anschluss zwingend an der dreidimensional strukturierten Elektrode angeordnet und nicht mehr wie im Stand der Technik an der Außenelektrode. Dem entsprechen bei der angegriffenen Ausführungsform wegen ihrer Anordnung zwischen der Grundmetallisierung und den Anschlusselementen die harfensaitenartigen Drähte, die bei der gebotenen Betrachtung in ihrer Gesamtheit eine Elektrode darstellten. Bei der „Spinnenlötung“ befinden sich hingegen die Litzendrähte, die jeweils an einem Ende in der Mitte zusammengeführt und dort mit dem „Spinnenkörper“ verbunden seien, nicht zwischen der Grundmetallisierung und dem Anschlussdraht. Da es den Litzendrähten zudem an der erforderlichen Ausdehnung in der Breite fehle, könnten sie nicht als dreidimensionale Elektrode angesehen werden.

Die aus der Gesamtheit der Drähte bestehende Elektrode der angegriffenen Ausführungsform sei dreidimensional strukturiert. Eine dreidimensionale Struktur der Elektrode sei zwar nicht bei jeder beliebigen räumlichen Ausdehnung vorhanden, das Klagepatent gebe aber kein Mindestmaß der Höhe oder ein bestimmtes Verhältnis von Länge, Breite und Höhe vor. Auch ein einzelner, sehr flacher Draht könne daher eine patentgemäße dreidimensionale Struktur aufweisen. Entscheidend sei allein, dass die Ausgestaltung es erlaube, die weiteren anspruchsgemäßen Vorgaben an die Elektrode zu erfüllen und ihren Zweck zu erreichen, bei auftretenden Rissen in der Grundmetallisierung den Betriebsstrom durch Umlenkung in Nebenströme aufrechtzuerhalten. Dies sei bei der angegriffenen Ausführungsform wegen der Vielzahl der Drähte der Fall, indem bei einem sich fortpflanzendem Riss, der – was unwahrscheinlich sei – den Lötpunkt eines der Drähte durchtrenne und diesen vollständig von der Grundmetallisierung löse, zahlreiche Kontaktstellen verblieben, die weiterhin den Betriebsstrom in die Grundmetallisierung leiten. Bei Betrachtung der Gesamtheit der Drähte ergebe sich zudem, dass sie eine Vielzahl von U- bzw. L-förmigen Bereichen bildeten, indem jeweils benachbarte Drähte an ihrem der Grundmetallisierung abgewandten Ende miteinander verbunden seien, wobei jede einzelne dieser U-bzw. L-förmigen Anordnungen wiederum mit den jeweils benachbarten U-bzw. L-förmigen Anordnungen verbunden sei. Dieses Gefüge sei die dreidimensional strukturierte Elektrode im Sinne des Klagepatents und erfülle sämtliche anspruchsgemäße Vorgaben.

So sei die Elektrode der angegriffenen Ausführungsform über partielle Kontaktstellen mit der Grundmetallisierung verbunden, zwischen den Kontaktstellen dehnbar ausgebildet und hebe zwischen den Kontaktstellen von der Grundmetallisierung ab, wozu sie jeweils näher ausführt.

Die Beklagte zu 1) sei passivlegitimiert, weil sie die durchgängige Geschäfts-verantwortung einschließlich der Ergebnisverantwortung für ihre Divisionen und Geschäftsbereiche besitze, die in Tochterunternehmen organisiert seien, und konkret auch die operative Geschäftsverantwortung für die Beklagte zu 2) habe. Ein Anbieten der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagte zu 1) liege vor, was für die Verurteilung zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und zum (Rest-) Schadenersatz in Bezug auf die weiteren Benutzungshandlungen ausreiche. Der Vernichtungsanspruch sei ebenfalls gegeben, weil die Beklagte zu 1) mittelbaren Besitz an patentverletzenden Gegenständen habe.

Die Klägerin hat die Klage mit Schriftsatz vom 30.05.2018 auf die Beklagte zu 2) erweitert.

Sie führt dazu an: Die Parteierweiterung sei zulässig, insbesondere sei die Verweigerung der Zustimmung durch die Beklagte zu 2) rechtsmissbräuchlich. Dies folge daraus, dass sie von Anfang an über den Rechtsstreit unterrichtet gewesen sei oder zumindest auf Grundlage des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Beklagten zu 1) von dieser Auskunft darüber hätte erlangen können. Außerdem seien für die Beklagte zu 2) keine Argumente gegen die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche denkbar, die nicht auch die Beklagte zu 1) hätte vorbringen können. Die späte Parteierweiterung beruhe nicht auf Nachlässigkeit. Erstinstanzlich hätten sich aus dem Vorbringen der Beklagten zu 1) keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ergeben, die Klage mit Aussicht auf Erfolg auch gegen die Beklagte zu 2) zu richten. In der Berufungsinstanz habe sie zunächst den Ausgang der Nichtigkeitsklage abwarten dürfen.

Die Klägerin beantragt,

II.

die Beklagte zu 2) zu verurteilen,

ihr unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie seit dem 01.01.2008

Monolithische Vielschichtaktoren aus einem gesinterten Stapel dünner Folien aus Piezokeramik mit eingelagerten metallischen lnnenelektroden,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

die wechselseitig aus dem Stapel herausführen und über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet sind,

wobei die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung bestehen, die mit elektrischen Anschlusselementen bevorzugt über eine Lötung verbunden sind,

zwischen der Grundmetallisierung und den Anschlusselementen eine dreidimensional strukturierte, elektrisch leitende Elektrode angeordnet ist, die über partielle Kontaktstellen mit der Grundmetallisierung verbunden ist und zwischen den Kontaktstellen dehnbar ausgebildet ist und die Elektrode zwischen den Kontaktstellen von der Grundmetallisierung abhebt, und die Elektrode an den Kontaktstellen durch Löten, Kleben mit Leitkleber oder Schweißen, z.B. Laserschweißen mit der Grundmetallisierung verbunden ist,

und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagte zu 2) hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Rechnungen in Kopie vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,

wobei Angaben zu den Einkaufspreisen sowie den Verkaufsstellen nur für die Zeit seit dem 01.09.2008 zu machen sind,

wobei der Beklagten zu 2) vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte zu 2) die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist und

wobei die Angaben nach Ziffer lit. e) nur für die Zeit ab dem 01.01.2015 zu machen sind;

III.

festzustellen, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer II. bezeichneten, seit dem 01.01.2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadensersatzpflicht für die bis zum 31.12.2015 begangenen Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte zu 2) durch die Benutzung des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 0 844 678 auf Kosten der Klägerin erlangt hat.

Die Beklagte zu 2) beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie trägt vor: Sie stimme der Klageerweiterung nicht zu. Dies sei nicht rechtsmissbräuchlich. Vielmehr sei der Klägerin Rechtsmissbrauch vorzuwerfen. Die Beklagte zu 1) habe sich während des gesamten Verfahrens auf ihre fehlende Passivlegitimation berufen und es habe schon im ersten Rechtszug Hinweise darauf gegeben, dass möglicherweise sie – die Beklagte zu 2) – passivlegitimiert sei. Sie habe zudem als Tochtergesellschaft keinen bestimmenden Einfluss auf die Beklagte zu 1) und damit auf das erstinstanzliche Verfahren ausüben können. Ein Eintritt in den Rechtsstreit nach fast vier Jahren Verfahrensdauer und kurz vor Abschluss der Berufungsinstanz sei ihr nicht zumutbar. Umgekehrt habe die Klägerin kein schutzwürdiges Interesse an einer Klageerweiterung kurz vor Ende des Berufungsverfahrens.

Sie bestreitet eine Patentverletzung und macht sich den gesamten Vortrag der Beklagten zu 1) zu eigen. Die geltend gemachten Ansprüche seien zudem verjährt.

Die zulässige Berufung der Beklagten zu 1) hat in der Sache Erfolg. Die Anschlussberufungen der Klägerin mit Schriftsatz vom 24.10.2016 (Erweiterung des Auskunftsantrages gegen die Beklagte zu 1)) und mit Schriftsatz vom 30.05.2018 (Erweiterung der Klage auf die Beklagte zu 2)) sind unzulässig.

Die Erweiterung der Klage gegen die Beklagte zu 1) mit Schriftsatz vom 24.10.2016 ist unzulässig, weil sie eine Anschlussberufung darstellt, die nicht innerhalb der Anschlussberufungsfrist eingelegt worden ist.

Ein in erster Instanz obsiegender Kläger muss sich nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Berufung der Gegenseite anschließen, wenn er sich nicht nur auf die Abwehr der Berufung beschränken, sondern seinerseits eine Klageerweiterung vornehmen oder neue Ansprüche einführen will. Daher ist im Fall einer Klageerweiterung die Einlegung einer Anschlussberufung erforderlich (BGH, NJW 2009, 1870; BGH, GRUR 2012, 180 – Werbegeschenke; BGH, NJW 2015, 2812; Senat, Urteil vom 22.12.2016 – 15 U 31/14; GRUR-RR 2017, 250 – Lichtemittierende Vorrichtung). Auch eine Antragserweiterung nach § 264 Nr. 2 ZPO ist nur im Wege einer Anschlussberufung möglich (BGH, NJW 2015, 2812). Unerheblich ist, dass die Klägerin ihren Antrag im Schriftsatz vom 24.10.2016 nicht ausdrücklich als „Anschlussberufung“ bezeichnet hat, da allein der objektive Inhalt ihres Begehrens maßgeblich ist (vgl. BGH, NJW 2015, 12; Senat, GRUR-RR 2017, 250 – Lichtemittierende Vorrichtung m. w. N.).

Davon ausgehend fehlt es an einer zulässigen Anschlussberufung, weil diese gemäß § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO nur bis zum Ablauf der dem Berufungsbeklagten gesetzten Frist zur Berufungserwiderung eingelegt werden kann. Diese Frist war bei Eingang des Schriftsatzes vom 24.10.2016 verstrichen, da die der Klägerin antragsgemäß zuletzt mit Verfügung vom 14.04.2016 verlängerte Berufungserwiderungsfrist bereits am 30.05.2016 endete.

Soweit die Klägerin geltend macht, die Erstreckung der Auskunftspflicht der Beklagten zu 1) auf Handlungen ihrer Tochtergesellschaften stelle keine Klageerweiterung, sondern eine bloße „Klarstellung“ hinsichtlich des Umfangs der zu erteilenden Auskunft dar, ist dem nicht zu folgen. Ungeachtet der in diesem Zusammenhang von ihr aufgeworfenen Frage, ob die Beklagte zu 1) materiell-rechtlich auch zur Auskunft über Benutzungshandlungen ihrer Tochtergesellschaften verpflichtet ist, ist eine solche Auskunftspflicht nicht Inhalt des ursprünglichen Klageantrags zu I. 2. und damit auch nicht Streitgegenstand. Vielmehr beschränkte sich die Auskunftspflicht eindeutig und in nicht auslegungsfähiger Weise auf eigene Benutzungshandlungen der Beklagten zu 1). Sie erstreckte sich insbesondere nicht auf Handlungen von anderen eigenständigen juristischen Personen wie die Tochtergesellschaften der Beklagten zu 1). Demnach handelt es sich bei dem Antrag vom 24.10.2016 um eine Klageerweiterung im Sinne einer quantitativen Änderung des Klageantrages, indem die Auskunftspflicht der Beklagten zu 1) auf Handlungen ihrer Tochtergesellschaften ausgedehnt werden soll.

II.

Die Erweiterung der Klage auf die Beklagte zu 2) ist ebenfalls nicht zulässig, weil sie als unzulässige Anschlussberufung zu qualifizieren ist.

Wie bereits unter I. dargelegt, muss sich ein in erster Instanz obsiegender Kläger der Berufung der Gegenseite anschließen, wenn er sich nicht nur auf die Abwehr der Berufung beschränken, sondern seinerseits eine Klageerweiterung vornehmen oder neue Ansprüche einführen will. Auch eine Parteierweiterung ist als Klageänderung anzusehen (BGH, BGH, NJW 1994, 3358; BGH, NJW 1996, 2799; Musielak/Voit/Ball, Kommentar zur ZPO, 15. Aufl., § 525 Rn. 6), so dass sie in der – auch im Streitfall zugrunde liegenden – Konstellation, in welcher der Kläger Berufungsbeklagter ist und die Klage auf einen weiteren Beklagten erweitern will, nur durch Einlegung einer Anschlussberufung möglich wäre. Indes wird eine Anschlussberufung gegen Dritte in Form der Parteierweiterung in der Berufungsinstanz als unzulässig angesehen, weil die Anschlussberufung eine Antragstellung innerhalb einer fremden Berufung ist und sich deshalb nur gegen den Berufungsführer richten kann (BGH, NJW-RR 2000, 1114 m. w. N.; Rimmelspacher in: Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl., § 524 Rn. 27; Zöller/ Heßler, Kommentar zur ZPO, 32. Aufl., § 524 Rn. 18). Die Konsequenz daraus ist jedoch nicht, dass eine Einbeziehung der Beklagten zu 2) in das Verfahren unabhängig von den Voraussetzungen einer Anschlussberufung zulässig wäre, sondern es handelt sich vielmehr bei der Erweiterung der Klage gegen die Beklagte zu 2) um eine unzulässige Anschlussberufung. Dies folgt daraus, dass es im Übrigen an einer Norm fehlt, die eine funktionelle Zuständigkeit des Berufungsgerichts für erstinstanzliche Klagen gegen Dritte begründen könnte. Dementsprechend ist die Parteierweiterung als Anschlussberufung zu werten, weil es sich um die einzige prozessuale Möglichkeit einer Einbeziehung der Beklagten zu 2) in den Rechtsstreit handelt, wenn diese auch unzulässig ist (siehe zu einem vergleichbaren Fall BGH, NJW-RR 2000, 1114). Aus diesen Gründen folgt der Senat der von der Klägerin zitierten, abweichenden Rechtsprechung nicht. Die Fallgestaltung im von ihr weiter angeführten Urteil des Bundesgerichtshofs (NJW-RR 1986, 356) ist prozessual nicht vergleichbar, da die dortigen Kläger den Rechtsstreit in der ersten Instanz verloren hatten, mithin Berufungskläger waren, so dass sich bei der dortigen Parteierweiterung die Frage der Zulässigkeit einer Anschlussberufung nicht stellte.

Selbst wenn man entgegen der allgemeinen Ansicht eine Anschlussberufung gegen Dritte grundsätzlich zuließe, würde es im Streitfall jedenfalls deswegen an einer zulässigen Anschlussberufung fehlen, weil die Klägerin diese erst mit Schriftsatz vom 30.05.2018 und damit nicht bis zum Ablauf der Berufungserwiderungsfrist eingelegt hat.

III.

Die Klägerin hat(te) gegen die Beklagte zu 1) keinen Anspruch auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung sowie Schadenersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1,140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB, weil die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch macht. Dasselbe würde hinsichtlich der Beklagten zu 2) gelten, sofern man die Erweiterung der Klage auf sie entgegen der hier vertretenen Ansicht für zulässig hielte.

Das Klagepatent betrifft einen monolithischen Vielschichtaktor. In der Beschreibung wird einleitend dargelegt, dass Piezokeramiken sich unter mechanischem Druck bzw. Zug aufladen und bei elektrischer Aufladung ausdehnen oder sich zusammenziehen. Um diesen Effekt zu verstärken, werden monolithische Vielschichtaktoren verwendet, die aus einem gesinterten Stapel dünner Folien aus Piezokeramik mit eingelagerten metallischen Innenelektroden bestehen. Diese lnnenelektroden seien wechselseitig aus dem Stapel herausgeführt und über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet. Auf den Kontaktseiten des Stapels sei hierzu eine Grundmetallisierung aufgebracht, die mit den einzelnen lnnenelektroden verbunden sei und durch flächiges oder partielles Überdecken mit Lot verstärkt werde. Durch diese Verstärkung werde der notwendige Material-querschnitt hergestellt, um die beim Betrieb des Aktors auftretenden hohen Ströme zu tragen und das Anlöten vorn elektrischen Zuleitungen ermöglicht (Absatz [0002] der Klagepatentschrift). Lege man eine elektrische Spannung an die Außenelektroden an, so dehnten sich die Piezofolien in Feldrichtung aus. Durch die mechanische Serienschaltung der einzelnen Piezofolien lasse sich die Nenndehnung schon bei niedrigen elektrischen Spannungen erreichen (Absatz [0003] der Klagepatentschrift). Solche monolithischen Vielschichtaktoren werden etwa in Strömungsdurchsatz-Regulierventilen verwendet, wie aus der DE 40 36 XXB bekannt sei (Absatz [0004] der Klagepatentschrift).

Ein Nachteil bei der Verwendung von Piezokeramiken ist laut dem Klagepatent, dass sie spröde seien und nur eine geringe Zugfestigkeit aufwiesen. Diese werde bei Vielschichtaktoren durch die laminare Anordnung der Innenelektroden und die beim Polarisieren auftretenden Anisotropie der Festigkeit weiter reduziert. Die maximal zulässige Zugspannung werde oftmals bereits beim Polarisieren überschritten, was zwangsläufig zur Bildung von Rissen führe (Absatz [0005] der Klagepatentschrift). Es gebe zwar keinen Hinweis darauf, dass diese Art von Rissbildung unter normalen Betriebsbedingungen zum Ausfall der Aktoren führen (Absätze [0006] und [0007] der Klagepatentschrift). Kritisch könnten diese Risse jedoch bei hohen dynamischen Belastungen der Vielschichtaktoren werden, wenn diese in der Keramik die Grundmetallisierung und die aufgebrachte Lotschicht durchtrennten. Dies könne nicht eine Abtrennung einzelner Piezofolien zur Folge haben, sondern darüber hinaus an der Risskante Spannungsüberschläge verursachen, die zu einer Zerstörung des Vielschichtaktors führten, da der gesamte an dieser Stelle fließende Betriebsstrom abgetrennt werde (Absatz [0008] der Klagepatentschrift).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, einen monolithischen Vielschichtaktor derart zu verbessern, dass auch bei hohen dynamischen Belastungen keine Zerstörung des Vielschichtaktors eintritt (Absatz [0011] der Klagepatentschrift).

Zur Lösung dieses technischen Problems schlägt das Klagepatent in Anspruch 1 einen monolithischen Vielschichtaktor mit folgenden Merkmalen vor:

1. Monolithischer Vielschichtaktor (1) aus einem gesinterten Stapel (2) dünner Folien aus Piezokeramik.

2. Metallische Innenelektroden (3)

a) sind in den Stapel (2) dünner Folien aus Piezokeramik eingelagert,

b) führen wechselseitig aus dem Stapel (2) heraus,

c) sind über Außenelektroden elektrisch parallel geschaltet.

3. Die Außenelektroden auf den Kontaktseiten des Stapels (2) bestehen aus einer aufgebrachten Grundmetallisierung (4).

a) Die Grundmetallisierung (4) ist mit elektrischen Anschlusselementen (5) bevorzugt über eine Lötung verbunden.

4. Eine dreidimensional strukturierte, elektrisch leitende Elektrode (6)

a) ist zwischen der Grundmetallisierung (4) und den Anschlusselementen (5) angeordnet,

b) ist über partielle Kontaktstellen (7) mit der Grundmetallisierung verbunden,

c) ist zwischen den Kontaktstellen (7) dehnbar ausgebildet,

d) hebt zwischen den Kontaktstellen (7) von der Grundmetallisierung (4) ab und

e) ist an den Kontaktstellen (7) durch Löten, Kleben mit Leitkleber oder Schweißen, z. B. Laserschweißen mit der Grundmetallisierung (4) verbunden.

Die angegriffene Ausführungsform benutzt das Klagepatent nicht, weil sie jedenfalls das Merkmal 4 des Klagepatentanspruchs nicht verwirklicht.

Sie verfügt nicht über eine Elektrode, die „dreidimensional strukturiert“ ist (Merkmal 4).

aa)

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Dafür genügt nicht jede „Dreidimensionalität“ im Sinne einer beliebigen räumlichen Ausdehnung. Vielmehr muss die Elektrode über eine Ausdehnung verfügen, die es erlaubt, mehrere Kontaktstellen mit der Grundmetallisierung (Merkmal 4b) auszubilden sowie gleichzeitig zwischen diesen Kontaktstellen von der Grundmetallisierung abzuheben (Merkmal 4d). Darüber hinaus versteht das Klagepatent unter einer „dreidimensionalen Strukturierung“ der Elektrode ein wechselseitig aufeinander bezogenes Gefüge mit einer gewissen Ausdehnung nach Länge, Breite und Höhe.

101

(1)

102

Bereits der Anspruchswortlaut legt dem Fachmann – ein berufserfahrener Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder ein Diplom-Physiker mit guten Kenntnissen auf dem Gebiet der Werkstoff- bzw. Festkörperkunde und Erfahrung im Bereich piezoelektrischer Bauelemente (BPatG, Urteil vom 03.12.2015 – 2 Ni 4/14; BGH, Urteil vom 19.12.2017 – X ZR 21/16) – nahe, dass eine dreidimensional strukturierte Elektrode höhere Anforderungen erfüllen muss als im streng physikalischen Sinne „dreidimensional“ zu sein, weil damit schließlich eine Eigenschaft bezeichnet wird, die (praktisch) jedem räumlich-körperlichen Gegenstand innewohnt.

103

Zwar ist es generell durchaus möglich und zulässig, in einem Anspruchsmerkmal lediglich eine technische Selbstverständlichkeit auszudrücken (BGH, GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung). Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor, da das Merkmal darüber hinaus ausdrücklich lehrt, dass die patentgemäße Elektrode dreidimensional „strukturiert“ ist. Eine Struktur ist nach allgemeinem Sprachgebrauch ein „Gefüge, das in sich aus wechselseitig voneinander abhängigen Teilen“ besteht. Bezogen auf die Elektrode bedeutet dies, sie besitzt ein wechselseitig aufeinander bezogenes Gefüge. Auch wenn das Klagepatent bestimmte Mindestmaße nicht vorgibt, setzt dies zwangsläufig eine gewisse Ausdehnung nach Länge, Breite und Höhe, mithin in allen drei Dimensionen voraus. Daher reicht eine beliebige Dreidimensionalität oder auch eine nur sehr geringe Ausdehnung in einer der drei Dimensionen, welche keine dreidimensionale Strukturierung im beschriebenen Sinne darstellt, nicht aus.

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(2)

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Bei der gebotenen funktionsorientierten Auslegung in Verbindung mit der Patentbeschreibung sieht der Fachmann dieses Verständnis bestätigt.

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Die Aufgabe des Klagepatents, einen monolithischen Vielschichtaktor bereitzustellen, bei dem es auch unter hohen dynamischen Belastungen nicht zu einer Zerstörung des Vielschichtaktors infolge von Stromunterbrechungen kommt (siehe oben), wird nach der patentgemäßen Lehre durch die Anordnung einer dreidimensional strukturierten Elektrode zwischen der Grundmetallisierung und den Anschlusselementen mit den weiteren Eigenschaften gemäß den Merkmalen 4b) bis 4e) gelöst. Der technische Hintergrund ist, dass sich Vielschichtaktoren aus Piezokeramiken bei elektrischer Aufladung ausdehnen und diese Bewegungen den Stapel unter eine hohe Zugspannung setzen, die Risse verursacht (vgl. Absatz [0002] der Klagepatentschrift). Bei hohen dynamischen Belastungen durchtrennen solche Risse in der Keramik die Grundmetallisierung, was dazu führen kann, dass der Betriebsstrom unterbrochen und der Vielschichtaktor zerstört wird (Absatz [0008] der Klagepatentschrift). Die dreidimensional strukturierte Elektrode der Merkmalsgruppe 4 wirkt zwar einer Rissbildung in der Grundmetallisierung nicht entgegen. Sie verhindert aber durch ihre Anordnung zwischen Grundmetallisierung und Anschlusselementen sowie durch ihre weitere patentgemäße Ausgestaltung, dass sich Risse fortpflanzen. Auf diese Weise führen Risse in der Grundmetallisierung nicht zu einer Unterbrechung des Betriebsstroms, sondern zu einer Umlenkung der Nebenströme über die dreidimensional strukturierte Elektrode (Absätze [0013], [0027], [0032] der Klagepatentschrift). Die dreidimensional strukturierte Elektrode hat damit erfindungsgemäß eine Auffang- und Überbrückungsfunktion für den Fall der Bildung von Spannungsrissen in der Grundmetallisierung, die sonst zu Stromunterbrechungen führen würden (BGH, Urteil vom 19.12.2017 – X ZR 21/16). In Anbetracht dieser technischen Funktion gelangt der Fachmann zu dem Verständnis, dass die Elektrode ein Gefüge mit einer gewissen räumlichen Ausdehnung nach Länge, Breite und Höhe aufweist, damit sie Risse in der Grundmetallisierung auffangen bzw. überbrücken und so eine Zerstörung des Vielschichtaktors infolge von Stromunterbrechungen verhindern kann. Eine solche, deutlich ausgeprägte räumliche Struktur ist mithin nach der Lehre des Klagepatents erforderlich, um den hohen dynamischen Belastungen infolge der Zugspannung standhalten zu können.

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Die bereits in der allgemeinen Beschreibung (Absätze [0015] ff. der Klagepatentschrift) exemplarisch genannten und in den Ausführungsbeispielen gezeigten Elektroden bestätigen diese Auslegung, indem sie sämtlich eine dreidimensionale Struktur im beschriebenen Sinne aufweisen. Dies gilt sowohl für die wellenförmig ausgebildete Metallfolie gemäß Absatz [0016] und den Figuren 3 und 6, ein Drahtgeflecht oder das Drahtgewirk gemäß Absatz [0019] und Figur 4, den in Figur 5 gezeigten offenporigen Metallschaum oder das Fischgrätmuster in der Draufsicht auf die Elektrode in Figur 7 (vgl. auch Absatz [0016]). Der Schutzbereich des Klagepatents darf zwar nicht auf gezeigte Ausführungsbeispiele beschränkt werden, weil sie die Lehre des Hauptanspruchs bloß exemplarisch aufzeigen (BGH, GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe). Sämtliche Ausführungsvarianten haben indes die Gemeinsamkeit, dass die Elektroden ein wechselseitig aufeinander bezogenes Gefüge mit einer deutlichen räumlichen Ausdehnung in Länge, Breite und Höhe besitzen, mit Hilfe dessen bei einer Rissbildung in der Grundmetallisierung eine Umlenkung des Betriebsstroms in Nebenströme erfolgen kann. Daher entnimmt der Fachmann im Einklang mit dem üblichen Sprachgebrauch und angesichts des beschriebenen technischen Zwecks der patentgemäßen Elektrode aus ihnen die allgemeine technische Lehre, dass das Klagepatent dies unter einer dreidimensionalen Strukturierung versteht. Wesentlich ist dabei, die Elektrode als Ganzes und nicht etwa die einzelnen Teile getrennt voneinander zu betrachten. So kommt es beispielsweise bei der in Figur 4 gezeigten Ausführungsvariante nicht auf den einzelnen Draht, sondern das Drahtgewirk insgesamt an. Dieses hat bei der gebotenen Gesamtbetrachtung eine dreidimensionale Struktur, so dass zwischen Grundmetallisierung und Anschlusselementen eine patentgemäße Elektrode vorhanden ist, die eine Unterbrechung des Betriebsstroms verhindert.

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(3)

109

Weitere Vorgaben an die „dreidimensional strukturierte“ Elektrode lassen sich mittelbar den Merkmalen 4a) bis 4e) entnehmen, die weitere Aspekte ihrer Ausgestaltung lehren. Insbesondere aus dem systematischen Zusammenhang mit den Merkmalen 4b) und 4d) ergeben sich dabei räumlich-körperliche Mindestanforderungen an die dreidimensionale Struktur, indem diese es ermöglichen muss, die Elektrode über partielle Kontaktstellen mit der Grundmetallisierung zu verbinden und zwischen den Kontaktstellen von der Grundmetallisierung abzuheben.

110

Andererseits beschränkt sich der Sinngehalt von Merkmal 4 nicht darauf, dass die Elektrode die Anforderungen der Merkmale 4a) bis 4e) erfüllt. In diesem Sinne redundant wäre es nur, wenn es keine sachlich davon zu unterscheidende, andere Eigenschaft der Elektrode lehren würde, was aber aus den bereits dargelegten Gründen nicht der Fall ist. Dies ist auch den Ausführungen des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren (Urteil vom 19.12.2017 – X ZR 21/16) zu entnehmen, der insbesondere der „dreidimensionalen Struktur“ ebenfalls eine weitergehende eigenständige Bedeutung beimisst. Der Bundesgerichtshof führt in dem zitierten Urteil zwar zunächst aus, dass eine dreidimensionale Strukturierung eine gewisse Ausdehnung der Elektrode nach Länge, Breite und Höhe voraussetzt, die es erlaubt, eine Mehrzahl von Kontaktstellen mit der Grundmetallisierung (Merkmal 4b) auszubilden und gleichzeitig zwischen diesen Kontaktstellen von der Grundmetallisierung abzuheben (Merkmal 4d). Insbesondere seine Feststellungen zur europäischen Patentanmeldung 0 479 328, der Entgegenhaltung D 7 im Nichtigkeitsverfahren (Anlage S 4, Übersetzung Anlage S 4a) machen dabei indes deutlich, dass eine dreidimensional strukturierte Elektrode mehr voraussetzt. Denn nach seinen Feststellungen verwirklichen die in der dortigen Figur 8 gezeigten Leitungsdrähte (lead wire 8) zwar die Merkmale 4b) bis 4d), sie sind aber nach seinen Feststellungen gleichwohl nicht dreidimensional strukturiert. Entgegen der Ansicht der Klägerin hat der Bundesgerichtshof dabei die Offenbarung einer Elektrode nicht nur

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deswegen verneint, weil die Leitungsdrähte nicht als dritte Elektrode zwischen Grundmetallisierung (Außenelektrode) und Anschlusselementen anzusehen sind, sondern ausdrücklich auch, weil es ihnen an einer „dreidimensionalen Struktur“ fehlt.

112

Die vorstehende Auslegung steht ferner nicht im Widerspruch zur Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03 des EPA vom 23.11.2010 (Anlage rop 3). Diese hat zwar auf Seite 14 ausgeführt, es sei offensichtlich, dass die Elektrode eine Struktur haben müsse, die es ihr erlaube, Merkmale g) bis i) – diese entsprechen den Merkmalen 4b) bis 4e) der hier verwendeten Merkmalsgliederung – zu erfüllen. Dies explizit auszudrücken, sei zwar nicht überflüssig, da es einer zusätzlichen Klarstellung gleichkomme, beinhalte jedoch keine zusätzlichen Merkmale, die die Elektrode kennzeichnen würde. Die Technische Beschwerdekammer setzt sich dabei indes lediglich mit der entsprechenden Argumentation der Patentinhaberin und hiesigen Klägerin auseinander. Die Frage, ob die dreidimensionale Strukturierung einen eigenständigen Sinngehalt besitzt und weiterreichenden Anforderungen genügen muss, wird dort hingegen nicht näher erörtert und dies wird somit auch nicht ausgeschlossen. Daher steht der Inhalt dieser Entscheidung der hiesigen Auslegung nicht entgegen. Falls die dortigen Ausführungen demgegenüber so zu verstehen sein sollten, dass die dreidimensional strukturierte Elektrode ausschließlich den Vorgaben genügen müsse, die sich aus den weiteren, auf die Elektrode bezogenen Merkmalen ergeben, so folgt der Senat dieser Auslegung aus den dargelegten Gründen nicht. Die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer gibt keine Veranlassung zu einer davon abweichenden Beurteilung, weil sie in diesem Punkt nicht begründet ist. Aus ihr ergibt sich nicht, warum sich die Bedeutung der „dreidimensionalen Strukturierung“ darauf beschränken sollte, es der Elektrode zu erlauben, die weiteren Merkmale zu verwirklichen.

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bb)

114

Nach Maßgabe dieser Auslegung verfügt die angegriffene Ausführungsform nicht über eine dreidimensional strukturierte Elektrode im Sinne von Merkmal 4.

115

Dies gilt selbst dann, wenn man zugunsten der Klägerin davon ausgeht, dass bei ihr grundsätzlich neben Innen- und Außenelektroden eine weitere – zwischen Grundmetallisierung und Anschlusselementen angeordnete – Elektrode vorhanden ist, die aus den harfensaitenartigen Drähten und einem der Grundmetallisierung gegenüberliegenden Anschlussstab („Sammelelektrode“) besteht, und es nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents herausführt, dass das distale Ende des Anschlussstabes ein patentgemäßes Anschlusselement darstellt und somit Teile der Elektrode mit dem Anschlusselement einstückig ausgebildet sind.

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Es fehlt indes auch unter Einbeziehung des Anschlussstabes an einer dreidimensionalen Struktur im Sinne des Klagepatents. Die harfensaitenartigen Drähte sind parallel nebeneinander angeordnet und jeweils einzeln an ihren beiden Enden auf der Grundmetallisierung sowie am Anschlussstab verlötet (vgl. Seite 2 der Anlage rop 15). Sie bilden untereinander kein wechselseitig aufeinander bezogenes Gefüge von Drähten mit einer gewissen Ausdehnung nach Länge, Breite und Höhe, sondern jeder Draht ist einzeln für sich angeordnet. Die Drähte sind weder miteinander verflochten oder verwirkt noch auf sonstige Weise unmittelbar miteinander verbunden.

117

Dass mittelbar zwischen ihnen eine Verbindung über den Anschlussstab besteht, reicht für eine Verwirklichung von Merkmal 4 nicht aus. Dessen Einbeziehung mag zwar zu einer gewissen räumlichen Ausdehnung der Elektrode führen, da sich die Drähte seitlich von der Grundmetallisierung entfernen und sie um den zylinderförmigen Aktor bis zum Anschlussstab herumgeführt sind. Dies verleiht der Elektrode indes noch keine dreidimensionale Strukturierung, weil es gleichwohl an dem beschriebenen Gefüge fehlt. Allein durch den Anschlussstab wird dies nicht bewirkt, weil der Bereich, in dem er mit den einzelnen Drähten verbunden ist, ausweislich der als Anlage rop 15 vorgelegten Lichtbilder nur eine geringe Breite, jedenfalls aber keine Ausdehnung in der Höhe besitzt. Abgesehen davon schafft der Anschlussstab keine Verbindung zwischen den Drähten und damit keine Struktur im Sinne eines wechselseitig aufeinander bezogenen Gefüges. Vielmehr sind die einzelnen Drähte bloß nebeneinander auf dem Anschlussstab verlötet und werden jeder für sich unabhängig voneinander mit Strom versorgt. Soweit die Klägerin U-bzw. L-förmige Anordnungen aus jeweils benachbarten Drähten zur Begründung für eine dreidimensionale Struktur anführt, überzeugt dies somit nicht, weil die einzelnen Drähte weder räumlich-körperlich miteinander verbunden sind noch ersichtlich ist, dass eine funktionale Verbindung zwischen ihnen besteht. Die Klägerin trägt dazu auch nichts vor. Vielmehr sorgt der Anschlussstab lediglich für den elektrischen Anschluss der Drähte, damit diese den Strom leiten können.

118

Die mittelbare Verbindung über den Anschlussstab erfüllt im Übrigen auch nicht den technischen Zweck des Klagepatents, eine Fortsetzung von Rissen in der Elektrode zu verhindern und eine Unterbrechung des Betriebsstroms zu vermeiden. Bei der angegriffenen Ausführungsform kann vielmehr ein Riss in der Grundmetallisierung dazu führen, dass ein Draht durchtrennt wird, insbesondere wenn sich dieser Riss unmittelbar im Bereich der Lötstelle eines Drahtes, mithin einer Kontaktstelle befindet. In diesem Fall setzt sich der Riss in der Elektrode fort und es kommt an dieser Stelle zu einer Stromunterbrechung. Der betroffene durchtrennte Draht leitet nicht mehr elektrisch und versorgt den Aktor nicht mehr mit Strom. Allein die Vielzahl der parallel nebeneinander angeordneten Drähte verhindert, dass der Betriebsstrom insgesamt unterbrochen und der Vielschichtaktor zerstört wird, indem bei Durchtrennung eines Drahtes noch zahlreiche weitere Drähte vorhanden sind, die weiterhin den Strom leiten. Die angegriffene Ausführungsform löst somit das technische Problem einer Fortpflanzung von Rissen in der Grundmetallisierung bis zum Anschlusselement auf andere Weise als das Klagepatent. Der Anschlussstab vermeidet dabei die Unterbrechung des Stromes durch einen von einem Riss betroffenen Draht in keiner Weise. Stattdessen erhöht er sogar die Wahrscheinlichkeit, dass Drähte durchtrennt werden, weil diese fest auf ihm verlötet sind. Dadurch verschafft der Anschlussstab ihnen Stabilität, sie besitzen infolgedessen aber auch nur eine geringe Beweglichkeit und können deshalb die Bewegungen des Aktors nur eingeschränkt mitvollziehen, so dass sie bei der auftretenden Zugspannung eher vom Lot abreißen.

119

Dementsprechend berücksichtigen die ausführlichen Darlegungen der Klägerin zur Anordnung der aus den harfensaitenartigen Drähten und einem Teil des Anschlussstabs bestehenden Elektrode „zwischen der Grundmetallisierung und den Anschlusselementen“ gemäß Merkmal 4a) nicht, dass dieses Merkmal nur notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für das Vorhandensein einer patentgemäßen Elektrode ist. Es reicht entgegen ihrer Ansicht insbesondere nicht aus, dass die angegriffene Ausführungsform zwischen der Grundmetallisierung und den Anschlusselementen über Bauteile verfügt, die als Elektrode qualifiziert werden können und die überdies den patentgemäßen Zweck erreichen, eine Unterbrechung des Betriebsstroms zu verhindern. Diese Betrachtung lässt außer Acht, dass eine patentgemäße Elektrode weitere räumlich-körperliche Vorgaben zu erfüllen hat und diese somit nicht auf ein vorhandenes funktionales Element zwischen Grundmetallisierung und Anschlusselementen reduziert werden darf. Das Klagepatent gibt insoweit vor, dass sie dreidimensional strukturiert ist, über partielle Kontaktstellen mit der Grundmetallisierung verbunden und zwischen den Kontaktstellen dehnbar ausgebildet ist sowie von der Grundmetallisierung abhebt. Diese räumlich-körperlichen Anforderungen muss eine patentgemäße Elektrode vollständig erfüllen, was bei der angegriffenen Ausführungsform jedenfalls mangels einer dreidimensionalen Strukturierung nicht der Fall ist.

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cc)

121

Die vorstehende Beurteilung steht im Einklang mit den Ausführungen des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren (Urteil vom 19.12.2017 – X ZR 21/16).

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Deutlich wird dies anhand der dortigen Feststellungen zur sog. „Spinnenlötung“, der Entgegenhaltung D 3 im Nichtigkeitsverfahren (Anlage S 3). Der Bundesgerichtshof legt insoweit dar, dass die Darstellung in der mittleren Abbildung von Bild 10 der D 3, die spinnenbeinartig auf der Metallisierung angeordnete Litzendrähte zeigt, die an jeweils einem Ende in der Mitte zusammengeführt sind, woran sich das elektrische Anschlusselement anschließt, keine dreidimensional strukturierte Elektrode offenbart, die zwischen der Metallisierung und den Anschlusselementen angeordnet ist. Zur Begründung führt er aus, dass es an der dafür erforderlichen Ausdehnung der Litzendrähte in der Breite fehle. Eine dreidimensionale Struktur folge auch nicht daraus, dass die Litzendrähte der „Spinnenlötung" an einem Ende verbunden seien, weil sie nicht miteinander verwirkt seien. Aus diesen Ausführungen ergibt sich insbesondere, dass der Bundesgerichtshof die Offenbarung einer dreidimensional strukturierten Elektrode nicht – wie die Klägerin meint – deshalb verneint hat, weil sich die Litzendrähte nicht zwischen der Grundmetallisierung und dem Anschlusselement befinden würden, sondern er hat ausdrücklich das Vorhandensein einer dreidimensionalen Strukturierung verneint. Es genügt nach diesen Ausführungen somit für eine patentgemäße Elektrode insbesondere nicht, wenn mehrere nebeneinander angeordnete Drähte vorhanden sind, die zum Anschlusselement hin miteinander verbunden werden. Legt man dies zugrunde, so bilden die harfensaitenartigen Drähte der angegriffenen Ausführungsform zusammen mit dem Anschlussstab ebenso wenig eine dreidimensional strukturierte Elektrode. Wesentliche Unterschiede, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen, sind nicht ersichtlich und werden auch von der Klägerin nicht aufgezeigt.

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124

Da die angegriffene Ausführungsform von Merkmal 4 keinen Gebrauch macht, kann dahinstehen, ob sie die weiteren zwischen den Parteien streitigen Merkmale 2b) und 4b) bis 4d), insbesondere das Merkmal 4d), verwirklicht.

125

126

Mangels Benutzung des Klagepatents kommt es auf die weiteren zwischen den Parteien streitigen Fragen ebenfalls nicht entscheidungserheblich an.

127

Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 07.01.2019 enthält keinen neuen Tatsachenvortrag und gibt keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, § 156 Abs. 1 ZPO.

128

IV.

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Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 101 Abs. 1 ZPO; die Anordnung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit richtet sich nach §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

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Es besteht keine Veranlassung, gemäß § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO die Revision zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern.

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132

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 2.000.000,- Euro festgesetzt.

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X Y Z