G r ü n d e:

Die sofortige Beschwerde der Klägerin, mit der sie sich dagegen wendet, dass die Rechtspflegerin im Rahmen der Kostenfestsetzung die von den Beklagten angemeldeten Patentanwaltsgebühren in Höhe von 235.730,30 EUR berücksichtigt hat, ist gemäß § 11 Abs. 1 RPflG i.V.m. §§ 104 Abs. 3, 567 ZPO, 569 ZPO statthaft und auch ansonsten zulässig. Sie ist auch begründet. Zu Unrecht hat die Rechtspflegerin die von den Beklagten angemeldeten Patentanwaltskosten in Höhe von 235.730,30 EUR zu deren Gunsten festgesetzt. In Höhe eines Betrages von 184.085,30 EUR (235.730,30 EUR abzüglich 51.645,00 EUR) steht schon jetzt fest, dass den Beklagten kein Anspruch auf Erstattung von Patentanwaltskosten zusteht. Die Beklagten können von der Klägerin lediglich die ihnen durch die Mitwirkung ihrer Patentanwälte in dem vorliegenden Verletzungsrechtsstreit tatsächlich entstandenen Patentanwaltskosten erstattet verlangen. Diese sollen sich nach den Angaben der Beklagten in der Beschwerdeinstanz nicht auf 235.730,30 EUR, sondern auf nur 51.645,00 EUR belaufen. Soweit die Rechtspflegerin hierüber hinaus weitere 184.085,30 EUR an Patentanwaltskosten zu Gunsten der Beklagten festgesetzt hat, ist der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss deshalb abzuändern. Hinsichtlich der verbleibenden Patentanwaltskosten in Höhe von 51.645,00 EUR hat die sofortige Beschwerde der Klägerin einen vorläufigen Erfolg, weil sich derzeit noch nicht abschließend bestimmen lässt, in welcher genauen Höhe den Beklagten ein Kostenerstattungsanspruch zusteht. Insoweit bedarf es noch der weiteren Klärung, inwieweit die geltend gemachten Patentanwaltskosten tatsächlich im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit entstanden sind. Der Senat hat deshalb von der ihm in § 572 Abs. 3 ZPO eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Sache im Umfang der Aufhebung zur erneuten Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen. Die von den Beklagten eingelegte Anschlussbeschwerde, die gemäß § 567 Abs. 3 ZPO statthaft und auch im Übrigen zulässig ist, hat hingegen keinen Erfolg. Zu Recht hat die Rechtspflegerin die von den Beklagten angemeldeten Gutachterkosten bei der Kostenfestsetzung insgesamt nicht berücksichtigt.

Die sofortige Beschwerde der Klägerin ist begründet.

1.Nach § 143 Abs. 3 PatG sind die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache entstandenen Kosten in Höhe der dem Rechtsanwalt nach § 13 RVG i.V.m. dem Vergütungsverzeichnis erwachsenen Gebühren zu erstatten.

Die Bestimmung befasst sich mit der Frage, inwieweit der obsiegenden Partei die Vergütung, die sie dem für sie mitwirkenden Patentanwalt schuldet, von der unterlegenen Partei zu erstatten ist (vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, PatG, 11. Aufl., § 143 Rn. 20), und begrenzt die Höhe des Erstattungsanspruchs auf die gesetzlichen Gebühren für den Rechtsanwalt nach dem RVG und VV. Hat die obsiegende Partei bei Beauftragung des Patentanwalts mit diesem eine darüber hinausgehende Vergütung vereinbart, so ist diese nicht erstattungsfähig (vgl. BeckOK PatR/Kircher PatG § 143 Rn. 45; Schulte/Rinken/Kühnen, 10. Aufl., 143 Rn. 40; Busse/Kaess, PatG, 8. Aufl., § 143 Rn. 149). Hat die obsiegende Partei mit dem Patentanwalt hingegen eine Vergütung unterhalb der gesetzlichen Gebühren des Rechtsanwalts nach dem RVG und VV – typischerweise ein Zeithonorar – vereinbart, so besteht, wenn die Voraussetzungen der Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten nach § 143 Abs. 3 PatG dem Grunde nach vorliegen, d.h. der Patentanwalt an Handlungen des Rechtsanwalts mitgewirkt hat und diese Handlungen im Innenverhältnis zum Mandanten einen Gebührentatbestand des RVG verwirklichen, ein Erstattungsanspruch auch nur in dieser Höhe. Denn nur diese Vergütung ist von der obsiegenden Partei ihrem Patentanwalt geschuldet. Die obsiegende Partei darf also, was sich von selbst versteht, nicht etwa im Außenverhältnis die gesetzlichen Gebühren eines Rechtsanwalts nach dem RVG und VV abrechnen. Erstattet werden nur die durch die Mitwirkung des Patentanwalts tatsächlich entstandenen Gebühren, und zwar bis zu der in § 143 Abs. 3 PatG bestimmten Höchstgrenze (vgl. Schulte/Rinken/Kühnen, 10. Aufl., 143 Rn. 40). Die geltend gemachten Patentanwaltskosten müssen mithin der obsiegenden Partei tatsächlich entstanden sein, und zwar auch in der angemeldeten Höhe. Bei der Kostenerstattung geht es nämlich um die Erstattung von Kosten, die der Partei entstanden sind. Es können nicht höhere Kosten festgesetzt werden, als dem Berechtigten tatsächlich entstanden sind (vgl. OLG Köln, NJW-RR 2014, 241, 242). Hinsichtlich des hier einschlägigen § 143 Abs. 3 PatG ergibt sich dies bereits unmittelbar aus dem Wortlaut der Bestimmung. Denn hiernach sind (nur) die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache „entstandenen Kosten“ in Höhe der dem Rechtsanwalt nach § 13 RVG i.V.m. dem VV erwachsenen Gebühren zu erstatten. Außerdem kann für die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltsgebühren nichts anderes gelten als für die Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltsgebühren. Deren Erstattungsfähigkeit setzt ebenfalls voraus, dass dem Rechtsanwalt ein entsprechender Vergütungsanspruch gegen seinen Mandanten zusteht (OLG Köln, NJW-RR 2014, 241, 242). Es können auch hier nicht höhere Anwaltskosten festgesetzt werden, als der obsiegenden Partei wirklich entstanden sind. Alles andere widerspräche dem Grundsatz der Kostenfestsetzung, dass keinesfalls höhere Kosten als dem Kostengläubiger entstanden sind und deshalb nur fiktiv existieren, festgesetzt werden dürfen (BVerfGE 62, 189 = NJW 1983, 809).

2.Die Beklagten behaupten nunmehr, dass ihnen durch die Mitwirkung der von ihnen beauftragten Patentanwälte im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit Kosten in Höhe von 51.645,00 EUR entstanden sind (Bl. 30 GA). Es ist damit unstreitig, dass von den festgesetzten Patentanwaltskosten in Höhe von 235.730,30 EUR Kosten in Höhe von 184.085,30 EUR durch die Mitwirkung der Patentanwälte der Beklagten im vorliegenden Verletzungsprozess tatsächlich nicht entstanden sind. In dieser Höhe besteht daher auch kein Kostenerstattungsanspruch der Beklagten nach § 143 Abs. 3 PatG. Die Beklagten begehren insoweit die Erstattung fiktiver Kosten, die als solche niemals zu erstatten sind.

3.Inwieweit in Bezug auf die festgesetzten weiteren Patentanwaltskosten in Höhe von 51.645,00 EUR ein Kostenerstattungsanspruch nach § 143 Abs. 3 PatG besteht, lässt sich derzeit noch nicht abschließend bestimmen. Die Klägerin bestreitet, dass im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit Patentanwaltskosten in dieser Höhe tatsächlich entstanden sind. Hinsichtlich der von der Beklagten in der Beschwerdeinstanz vorgelegten Patentanwaltsrechnungen wendet sie hinsichtlich zahlreicher Positionen ein, dass die betreffenden Tätigkeiten (ganz oder teilweise) nicht dem vorliegenden Verletzungsprozess zuzuordnen sind. Ferner macht sie geltend, dass sich zum Teil die veranschlagte Stundenzahl nicht aus der betreffenden Kostenrechnung ergebe und dass Zeiteinträge nichtssagend seien. Vor diesem Hintergrund lässt sich die genaue Höhe der prozessbezogenen Patentanwaltskosten, d.h. derjenigen Patentanwaltskosten, die durch die Mitwirkung der Patentanwälte der Beklagten im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit entstanden sind, derzeit noch nicht abschließend bestimmen. Es bedarf vielmehr zunächst noch weiterer Darlegungen der Beklagten, die ihre Angaben, soweit diese von der Klägerin bestritten werden, außerdem glaubhaft zu machen haben. Der Senat macht vor diesem Hintergrund von der ihm in § 572 Abs. 3 ZPO eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, die Sache zur erneuten Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen. Die Zurückverweisung eröffnet den Beklagten die Möglichkeit, zum letzten Schriftsatz der Klägerin vom 25.05.2018 im Einzelnen Stellung zu nehmen und ergänzend vorzutragen.

Für die erneute Entscheidung des Landgerichts weist der Senat darauf hin, dass die Beklagten nur solche Patentanwaltskosten von der Klägerin erstattet verlangen können, die ihnen durch die Mitwirkung der von ihnen beauftragten Patentanwälte im vorliegenden Patentverletzungsrechtsstreit entstanden sind. Es muss sich mithin um Patentanwaltskosten handeln, die im vorliegenden Verletzungsprozess angefallen sind.

Hieran fehlt es, soweit es um Tätigkeiten geht, die die Patentanwälte der Beklagten im Rahmen des Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahrens erbracht haben. Diesbezügliche Patentanwaltskosten sind im Einspruchsverfahren und nicht im Verletzungsrechtsstreit angefallen.

Nach der Rechtsprechung des Senats (Beschluss v. 26.02.2015 – 2 W 5/15, BeckRS 2015, 122209) sind im Einspruchsverfahren entstandenen Kosten nicht erstattungsfähig, weil diese Kosten nicht im Verletzungsprozess angefallen sind. § 91 ZPO erfasst nach seinem Wortlaut nur die Kosten „des Rechtsstreits“; damit ist nur der eigentliche Verletzungsprozess gemeint, zu dem das eigenständige Einspruchsverfahren nicht gehört. Während im Nichtigkeitsverfahren eine die dort angefallenen Gerichts- und Anwaltskosten verteilende Entscheidung ergeht (§ 84 PatG), kennt das Einspruchsverfahren einen derartigen Kostenausspruch nicht. Nach Art. 104 Abs. 1 EPÜ, § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG trägt hier grundsätzlich unabhängig vom Verfahrensausgang der Einsprechende die Amtsgebühren, während die außergerichtlichen Kosten von der jeweiligen Partei zu übernehmen sind, bei der sie anfallen. Weil irgendeine Kostenentscheidung selbst im Falle eines Obsiegens nicht vorgesehen ist, muss der Einsprechende Kosten auch dann tragen, wenn sein Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatentes zu Recht erfolgt ist und zum Widerruf des Patentes und dementsprechend zur Abweisung der Verletzungsklage geführt hat, deretwegen der Einspruch erhoben wurde. Dieses Kostenergebnis kann nicht dadurch rückgängig gemacht werden, dass die Einspruchskosten zugleich als Kosten des Verletzungsrechtsstreits begriffen und damit der dortigen dem obsiegenden Einsprechenden und Verletzungsbeklagten günstigen Kostenentscheidung unterstellt werden (Senat, a.a.O.; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. B Rn. 368).

Soweit in der Literatur die Kosten des zur Verteidigung gegen eine Patentverletzungsklage geführten Einspruchsverfahrens im Verletzungsverfahren als notwendige Kosten des Rechtsstreits für im dortigen Kostenfestsetzungsverfahren erstattungsfähig angesehen werden (Schrader/Kuchler, Mitt. 2012, 162), kann dem nicht beigetreten werden. Dass das in Deutschland geltende Trennungsprinzip von Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren dem Verletzungsbeklagten, der sich gegen die Verletzungsklage mit dem Einwand der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klageschutzrechtes verteidigen will, die Führung eines eigenständigen Einspruchsverfahrens aufzwingt, da der Verletzungsrichter an die erfolgte Patenterteilung gebunden ist und über die Patentfähigkeit des geltend gemachten Schutzrechts nicht zu entscheiden hat und die genannte Kostenregelung im Einspruchsverfahren für ihn ungünstiger ist als diejenige im Nichtigkeitsverfahren, rechtfertigt es nicht, ihm nach erfolgreichem Einspruch zum Ausgleich im Verletzungsprozess einen Kostenerstattungsanspruch gegen den unterlegenen Verletzungskläger im Umfang der die Kosten des von ihm mit seiner Verletzungsklage herausgeforderten Einspruchsverfahrens zuzubilligen. Denn es ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber für das Rechtsbestandsverfahren eigene Kostenregelungen vorgesehen hat. Diese Kostenregelung folgt im Nichtigkeitsverfahren zwar in aller Regel den Grundsätzen der Zivilprozessordnung, weicht aber im Einspruchsverfahren von diesen Grundsätzen ab. Dieser Unterschied kann nicht dadurch beseitigt werden, dass im Verletzungsverfahren eine Erstattungspflicht in Bezug auf Kosten aus fremden Verfahren angeordnet wird, die gerade die für das Verletzungsverfahren geltenden Erstattungsregeln nicht übernehmen sollen. Die Regelung des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt geht von dem Grundsatz aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat; für das europäische Einspruchsverfahren ist dieser Grundsatz in Art. 104 Abs. 1 EPÜ ausdrücklich festgelegt. Demzufolge ist mit Ausbleiben einer ausdrücklichen Kostenentscheidung im Einspruchsverfahren die Frage der Kostenerstattung nicht etwa offen geblieben, sondern entsprechend dem vorbezeichneten Grundsatz geregelt. Dass das Rechtsbestandsverfahren für den Verletzungsprozess von Bedeutung ist und diesem unabhängig von der Frage der Verletzung oder Nichtverletzung des Klageschutzrechtes mit dessen Widerruf die Grundlage entziehen kann, ist ebenfalls kein Grund, die Erstattung von Kosten aus einem anderen Verfahren in die Erstattungsregelung eines Patentverletzungsrechtsstreites einzubeziehen (Senat, a.a.O.).

Der obsiegende Verletzungsbeklagte kann daher die durch die Einlegung eines Einspruchs gegen das Klagepatent angefallenen Rechts- und/oder Patentanwaltskosten nicht im Verletzungsverfahren als nach § 91 Abs. 1 ZPO notwendige Kosten des Rechtsstreits vom unterliegenden Verletzungskläger erstattet verlangen. Die durch die Einlegung eines Einspruchs entstandenen Patentanwaltskosten können auch nicht nach § 143 Abs. 3 PatG von dem unterlegenen Verletzungsbeklagten erstattet verlangt werden, weil es sich bei solchen Kosten um keine Kosten handelt, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts in dem Patentverletzungsrechtsstreits entstanden sind. § 143 Abs. 3 ZPO erfasst seinem Wortlaut nach ebenfalls nur die durch die Mitwirkung eines Patentanwaltes „in dem Rechtsstreit“ entstandenen Kosten, womit wiederum nur der eigentliche Verletzungsprozess gemeint ist.

b)Aus ganz ähnlichen Erwägungen ist es nicht angängig, die Patentanwaltskosten für den Entwurf einer später tatsächlich nicht eingereichten Nichtigkeitsklage als im Verletzungsprozess erstattungsfähige Kosten zu akzeptieren (Kühnen, a.a.O., Kap. B Rn. 370). Der gegenteiligen Ansicht des Landgerichts München I (Mitt. 2014, 292), welches für die Kostenfestsetzung genügen lässt, dass es sich bei dem beabsichtigten Rechtsbestandsangriff um ein typisches Verteidigungsmittel gegenüber dem Vorwurf einer Patentverletzung handelt, und darüber hinaus lediglich die Glaubhaftmachung der Auftragserteilung für den Klageentwurf verlangt, aber offenbar aus Gründen der Geheimhaltung keine Vorlage des auftragsgemäß erstellten Klageentwurfs für erforderlich hält, ist zu widersprechen. Sie führt zu dem unhaltbaren Ergebnis, dass die Anwaltskosten des Verletzungsbeklagten, hätte er den geplanten Nichtigkeitsangriff durchgeführt, nach der im Nichtigkeitsverfahren zu treffenden Kostengrundentscheidung nur erstattungsfähig gewesen wären, wenn die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte, dass dieselben Kosten, sieht der Nichtigkeitskläger von einer Klageerhebung ab, hingegen ohne Rücksicht auf die Erfolgsaussichten seines Rechtsbestandsangriffs zu ersetzen wären. Richtig ist auch hier die Betrachtung, dass die Kosten der Nichtigkeitsklage keine Kosten des Verletzungsrechtsstreits sind, egal, ob die Klage erhoben wird (womit die Aussicht auf eine günstige Kostengrundentscheidung nach § 84 PatG begründet wird), oder nicht erhoben wird (womit die Kosten des Klageentwurfs mangels einer Anwendbarkeit des § 84 PatG endgültig beim verhinderten Nichtigkeitskläger verbleiben).

Die Kosten einer Schutzschrift, die vorsorglich zur Verteidigung gegen einen erwarteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht worden ist, können allein in die Kostenfestsetzung eines Verfügungsverfahrens einzubeziehen sein. Sie sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach §§ 104 ff. ZPO erstattungsfähig, wenn ein entsprechender Verfügungsantrag bei Gericht tatsächlich gestellt wird (vgl. BGH, GRUR 2003, 456 – Kosten der Schutzschrift I; BGH, GRUR 2007, 727 Rn. 15 – Kosten der Schutzschrift II; GRUR 2008, 840 Rn. 10 – Kosten der Schutzschrift III; Kühnen, a.a.O., Kap. G Rn. 249). Wird der befürchtete Verfügungsantrag nicht gestellt, so kann dem Einreicher allenfalls ein materiell-rechtlicher Erstattungsanspruch zustehen.

d)Dass hier mehrere Patentanwälte der von der Beklagten beauftragten Kanzlei tätig geworden sind, ist ohne Bedeutung. Die Beklagte hat eine Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mit der Mitwirkung im vorliegenden Rechtsstreit beauftragt. Sie kann die Erstattung der ihr durch die Mitwirkung der Patentanwälte dieser Gesellschaft im vorliegenden Rechtsstreit entstandenen Patentanwaltskosten bis zu der in § 143 Abs. 3 PatG bestimmten Höchstgrenze verlangen. Darauf, ob eine Aufteilung des Mandats auf mehrere Patentanwälte bzw. eine Bearbeitung des Mandats durch mehrere Patentanwälte notwendig war, kommt es nicht an.

II.

Die zulässige Anschlussbeschwerde der Beklagten ist unbegründet.

Die von den Beklagten angemeldeten Kosten für die von ihr beauftragten Privatgutachter in Höhe von insgesamt 28.254,67 EUR (Gutachten Prof. W.: 3.000,00 EUR; Gutachten Prof. S.: 6.375,00 EUR + 11.426,80 EUR; Gutachten Prof. M.: 7.452,87 EUR) sind nicht gemäß § 91 Abs. 1 ZPO erstattungsfähig, weshalb sie die Rechtspflegerin zu Recht bei der Kostenfestsetzung nicht berücksichtigt hat.

a)Nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig waren. Dazu können auch die Kosten für die Einholung eines Privatsachverständigengutachtens gehören, wenn sie unmittelbar prozessbezogen sind (vgl. z.B. BGH, NJW 2012, 1370 Rn. 10; NJW 2013, 1820 Rn. 24; NJW 2013, 1823 Rn. 4 f.; Mitt. 2017, 190 Rn. 12).

Die Frage der Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Privatgutachtens ist allerdings grundsätzlich kritisch zu prüfen. Aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO ergibt sich nämlich, dass der unterlegene Gegner die Kosten eines von der Gegenseite eingeholten Privatgutachtens nur zu tragen hat, soweit dieses zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. In der Rechtsprechung und Literatur besteht insoweit Einigkeit darüber, dass im Kostenfestsetzungsverfahren solche Kosten nur ausnahmsweise berücksichtigungsfähig sind (vgl. BGH, NJW 2013, 1820 Rn. 24; Mitt. 2017, 190 Rn. 12; Senat, Beschluss v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09; Beschluss v. 19.07.2010 – I-2 W 32/10; Beschluss v. 24.03.2017 – I-2 W 1/17, jew. m. w. Nachw.). Das gilt nicht nur in allgemeinen Zivilprozessen, sondern – ebenso wie in Patentnichtigkeitsverfahren (dazu BPatG, Mitt. 1990, 19 f.; GRUR 1993, 548; Mitt. 2009, 77; Mitt. 2018, 60, 64) – auch in Patentverletzungsverfahren (vgl. Senat, Beschluss v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09; Beschluss v. 19.07.2010 – I-2 W 32/10 Beschluss v. 24.03.2017 – I-2 W 1/17; Benkard/Rogge/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 PatG Rn. 172; Busse/Kaess, a.a.O., Vor § 143 Rn. 322). Die Kosten eines Privatgutachtens können auch hier nur in Ausnahmefällen als zur „zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig" im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO und damit als erstattungsfähig angesehen werden. Nach der Rechtsprechung des Senats (Beschluss v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09; Beschluss v. 19.07.2010 – I-2 W 32/10; Beschluss v. 24.03.2017 – I-2 W 1/17) ist ein – vorgerichtlich oder während des Rechtsstreits eingeholtes – Privatgutachten in einem Hauptsacheverfahren daher regelmäßig nur dann im Sinne dieser Vorschrift notwendig, wenn die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nur mit seiner Hilfe erfolgen kann. Das kommt in Betracht, wenn die Partei auf die Hinzuziehung eines Sachverständigen angewiesen ist, um ihrer Darlegungs- und Beweispflicht zu genügen, Beweisangriffe abwehren oder Beweisen des Gegners entgegentreten zu können. Namentlich in Patentverletzungsverfahren kann dies der Fall sein, wenn es um komplexe technische Gegenstände und Sachverhalte geht, zu denen sachgerecht vorzutragen, die Partei auf Grund unzureichender eigener Sachkenntnisse nicht in der Lage ist. Außerdem kommt eine Notwendigkeit im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO in Betracht, wenn es um die Widerlegung eines der Partei ungünstigen Gerichtsgutachtens oder gegnerischen Privatgutachtens in schwierigen technischen Fragen geht. Geht es um technische Fragen, ist in Patentverletzungsprozessen allerdings zu berücksichtigen, dass die Partei (z. B. als herstellendes Unternehmen) ggf. selbst über eine gewisse Sachkunde verfügt, in jedem Fall aber, dass der hinzugezogene Patentanwalt (dessen Kosten gemäß § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig sind) eine technische und patentrechtliche Sachkunde mitbringt, die von der Partei vorrangig ausgeschöpft werden muss (vgl. Senat, Beschluss v. 19.07.2010 – I-2 W 32/10; Beschl. v. 07.07.2014 – I-2 W 10/14; Beschluss v. 22.08.2016 – I-2 W 16/16; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. B Rn. 384). Die Erstattungsfähigkeit der Kosten für ein prozessbegleitend eingeholtes, privates Sachverständigengutachten ist aber nicht deshalb gegeben, weil einem solchen privaten Gutachten im Rahmen des Rechtsstreits ein höheres Gewicht zukäme als sonstigem Parteivortrag (BGH, Mitt. 2017, 190 Rn. 18).

Darüber hinaus muss sich das Privatgutachten auf den konkreten Rechtsstreit beziehen und gerade mit Rücksicht auf ihn eingeholt worden sein (vgl. BGH, NJW 2008, 1597, 1598; Beschluss v. 19.07.2010 – I-2 W 32/10; Beschluss v. 24.03.2017 – I-2 W 1/17 m. w. Nachw.).

Unter Heranziehung dieser Rechtsgrundsätze sind die von den Beklagten angemeldeten Privatgutachterkosten hier insgesamt nicht erstattungsfähig.

aa)Hinsichtlich der angemeldeten Kosten für das Privatgutachten Prof. W. gemäß Anlage B1/D58 (Rechnung vom 04.06.2016), für das Privatgutachten Prof. M. gemäß Anlage B1/D56 (Rechnung vom 03.06.2016) und für das Privatgutachten Prof. S. gemäß Anlage B1/D57 (Rechnung vom 09.06.2017) sowie für den überwiegenden Teil der Kosten des Privatgutachters Prof. S. vom 29.05.2017 gilt dies schon deshalb, weil diese Kosten nicht im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit, sondern im Einspruchsbeschwerdeverfahren angefallen sind.

(1)

Wie bereits ausgeführt, kann der obsiegende Verletzungsbeklagte die durch die Einlegung eines Einspruchs gegen das Klagepatent angefallenen Kosten nicht im Verletzungsverfahren als nach § 91 Abs. 1 ZPO notwendige Kosten des Rechtsstreits vom unterliegenden Verletzungskläger erstattet verlangen. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen unter Ziffer I. 4 a) verwiesen. Das gilt nicht nur für die durch die Einlegung eines Einspruchs angefallenen Amtsgebühren sowie die durch die Einspruchseinlegung entstandenen Rechts- und/oder Patentanwaltskosten, sondern auch für durch die Einholung eines den Rechtsbestand des Klagepatents betreffenden Privatgutachtens im Rahmen des Einspruchsverfahrens entstandene Gutachterkosten. Denn auch bei diesen Kosten handelt es sich um im Einspruchsverfahren angefallene Kosten.

Dass ein im Rahmen des Einspruchsverfahrens zu Fragen der Patentfähigkeit des Gegenstands des Klagepatents eingeholtes Privatgutachten auch im Verletzungsrechtsstreit vorgelegt wird, um dort eine Aussetzung der mündlichen Verhandlung (§ 148 ZPO) zu erreichen, vermag hieran nichts zu ändern. Denn dies trifft auch auf die Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdebegründung und etwaige weitere im Einspruchsverfahren eingereichte Schriftsätze zu. Gleichwohl sind die hierdurch angefallenen Kosten nicht im Verletzungsverfahren als Kosten dieses Rechtsstreits erstattungsfähig. Allein mit Hinweis auf eine im Verletzungsprozess mögliche Aussetzung lässt sich die Erstattungsfähigkeit eines im Rahmen des Einspruchsverfahrens zum Rechtsbestand des Klagepatents eingeholten Privatgutachtens daher nicht rechtfertigen.

Auch die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Recherche nach schutzhinderndem Stand der Technik (vgl. Senat, InstGE 12, 252, 254 = GRUR-RR 2011, 158; OLG Frankfurt, GRUR 1996, 967), veranlasst nicht, die Kosten eines im Einspruchsverfahren zu Fragen des Rechtsbestands des Klagepatents eingeholten Privatgutachtens für im Verletzungsprozess erstattungsfähig zu halten. Dass Kosten für die Recherche nach dem Stand der Technik erstattungsfähig sind, wenn mit ihnen angesichts eines laufenden Verletzungsprozesses abgeklärt werden soll, ob ein Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents als taugliches Verteidigungsmittel infrage kommt, bedeutet keinen Wertungswiderspruch. Denn die besagten Aufwendungen beruhen initial auf dem Verletzungsprozess und stehen ungeachtet dessen vordringlich mit ihm im Zusammenhang, dass der nachfolgend unternommene Rechtsbestandsangriff selbstverständlich auf die gewonnenen Rechercheergebnisse zurückgreift und es seiner aus formalen Gründen bedarf, um den Angriff auf das Klagepatent in einer für das Verletzungsverfahren beachtlichen Form aufzubereiten.

(2)

Hiervon ausgehend sind die Kosten für das Privatgutachten Prof. W. gemäß Anlage B1/58, für das Privatgutachten Prof. M. gemäß Anlage B1/D35 und für das Privatgutachten Prof. S. gemäß Anlage B1/D57 nicht erstattungsfähig. Wie sich unstreitig aus dem Inhalt dieser Privatgutachten ergibt, lag diesen Gutachten jeweils der Auftrag zugrunde, bestimmte Fragen in Bezug auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes zur Aufrechterhaltung des Klagepatents zu beantworten. Die betreffenden Gutachten sind im Rahmen des Einspruchs(beschwerde)verfahrens eingeholt worden und betreffen demgemäß allesamt auch nur Rechtsbestandsfragen.

Nicht im Verletzungsrechtsstreit angefallen ist auch der überwiegende Teil der Kosten gemäß der Rechnung Prof. S. vom 29.05.2017. Die mit dieser Rechnung abgerechneten Tätigkeiten in der Zeit vom 31.01.2017 bis 10.03.2017 dienten nach den Angaben der Beklagten (Bl. 289 GA) der Beratung zu Fragestellungen des Gutachtens vom 13.03.2017 gemäß Anlage B26/D75 sowie dessen Erstellung. Auch dieses Privatgutachten betraf unstreitig den Rechtsbestand des Klagepatents. Die mit der Rechnung vom 29.05.2017 ferner abgerechneten Tätigkeiten vom 22.05.2017 und 23.05.2017 dienten nach den Angaben der Beklagten der Unterstützung im Einspruchsbeschwerdeverfahren und sind damit ebenfalls diesem zuzuordnen. Gleiches gilt für die mit der in Rede stehenden Rechnung abgerechneten Reisekosten. Denn diese sind nach den Angaben der Beklagten aufgrund einer Vorbesprechung am Vortrag der Verhandlung vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes angefallen, an der ihr Privatgutachter Prof. Saalmüller teilnahm.

bb)Nicht erstattungsfähig sind schließlich auch die von den Beklagten angemeldeten Kosten für das Privatgutachten Prof. S. vom 03.05.2017 (Anlage B20), welche ebenfalls Gegenstand der Rechnung vom 29.05.2017 (insgesamt 7 Stunden am 27.09.2016, 04.10.2016 und 03.05.2017). Dieses Gutachten betrifft zwar unstreitig den Verletzungstatbestand. Nach den Angaben der Beklagten beschäftigt es sich mit der Frage, wie das Anspruchsmerkmal „zum Schutz gegen PCV2-Infektion“ zu verstehen ist, sowie damit, ob die angegriffene Ausführungsform zur Verwendung zu diesem Schutz zugelassen ist. Insoweit zeigen die Beklagten jedoch nicht auf, weshalb es hierzu der Einholung eines Privatgutachtens bedurfte. Die Beklagte zu 1. vertreibt die angegriffene Ausführungsform nicht nur, sondern sie stellt diese auch her und sie ist auch Zulassungsinhaberin. Sie ist damit selbst sachkundig. Außerdem haben auf Seiten der Beklagten die von ihnen beauftragten Patentanwälte im Verletzungsrechtsstreit mitgewirkt. Weshalb es unter diesen Umständen der zusätzlichen Einholung eines Privatgutachtens bedurfte, ist weder dargetan noch ersichtlich.

III.

Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, besteht nicht, weil die Voraussetzung des §§ 574 ZPO nicht gegeben sind.

Dr. K. F. T.

Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 W 6/18

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