Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 71/16

G r ü n d e :

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 1 381 AAA B1 (nachfolgend: Klagepatent) zuletzt auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf, Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach sowie, nur die Beklagte zu 3), auf Vernichtung in Anspruch.

Das Klagepatent wurde am 16. Dezember 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier schwedischer Patentschriften vom 22. Dezember 1998 bzw. vom 23. März 1999 in englischer Sprache angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 14. Januar 2004. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 1. August 2007 veröffentlicht. Mit Urteil vom 8. Oktober 2015 hielt das Bundespatentgericht das Klagepatent auf eine durch die Beklagte zu 1) erhobene Nichtigkeitsklage hin beschränkt aufrecht. Hinsichtlich des Inhalts dieser Entscheidung wird auf die Anlage B 28 Bezug genommen. Über die gegen dieses Urteil sowohl von der Klägerin als auch der Beklagten zu 1) eingelegte Berufung hat der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden. Der deutsche Teil des Klagepatents ist daher im hier streitgegenständlichen Umfang in Kraft.

Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „Tape guide, magazine and system at a component mounting machine“ („Bandführungsvorrichtung, Magazin und Systeme für eine Bauteilbestückungsmaschine“). Sein hier streitgegenständlicher Patentanspruch 1 ist in der durch das Bundespatentgericht aufrecht erhaltenen Fassung wie folgt gefasst:

„Bandführung (10) zum Führen eines Trägerbandes (2) in einer Bauteil-Montagemaschine, wobei das Trägerband (2) Bauteile (6) trägt, die aufeinanderfolgend positioniert sind und von einer Abdeckung (4) abgedeckt werden, wobei die Bandführung (10) gebildet wird durch ein längliches Profil mit offenen Enden und einander gegenüberliegenden Wänden (12, 13) sowie eine Basis (14), die die länglichen Wände (12, 13) verbindet und dadurch gekennzeichnet ist, dass sie umfasst: ein Führungsmittel (15) zum Führen des Trägerbandes (2), ein Freilegemittel zum Freilegen der Bauteile (6) an einer Aufnahmeposition, und ein Arretiermittel (25, 26), das zum einfachen und schnellen Anbringen und Lösen der Bandführung (10) an der Bauteil-Montagemaschine oder dem Bauteilband-Magazin (40) eingerichtet ist, sodass die Bandführung (10) lösbar in der Bauteil-Montagemaschine oder in einem Bauteilband-Magazin (40) angebracht werden kann, das zum Einlegen in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist, wobei das Profil, das Führungsmittel (15), das Freilegemittel und das Arretiermittel (25, 26) fest miteinander verbunden sind, und die Bandführung (10) keine Zuführmechanismen aufweist und so eingerichtet ist, dass ein in dem Bauteilband-Magazin (40) oder in der Bauteil-Montagemaschine vorgesehener Zuführmechanismus (8) mit dem Trägerband (2) in Eingriff kommt, um das Trägerband (2) in Richtung der Aufnahmeposition zu transportieren.”

Der durch das Bundespatentgericht aufrecht erhaltene und hier ebenfalls streitgeggenständliche Patentanspruch 13 lautet:

„System zum Montieren von Bauteilen (6) an einem Träger, das umfasst: wenigstens eine Bandführung (10) nach einem der Ansprüche 1-12, ein Bauteilband-Magazin (40) zum Bereitstellen von Bauteilen (6) für eine Bauteil-Montagemaschine, wobei das Bauteilband-Magazin (40) so eingerichtet ist, dass es wenigstens eine Bandführung (10) aufnimmt und das Bauteilband-Magazin (40) einen Zuführmechanismus (8) zum Eingriff mit einem Trägerband/Trägerbändern (2) in jeder Bandführung (10) umfasst, wobei der Zuführmechanismus (8) der einzige Mechanismus zum Transportieren des Trägerbandes/der Trägerbänder (2) in Richtung der Aufnahmeposition in der Bauteil-Montagemaschine ist, und eine Bauteil-Montagemaschine zum Aufnehmen von auf einem Trägerband (2) vorhandenen Bauteilen (6) und zum Positionieren der Bauteile (6) auf einem Träger.“

Hinsichtlich der Formulierung der durch die Klägerin lediglich als „insbesondere, wenn“-Anträge geltend gemachten Unteransprüche 4 bis 6 sowie 9 und 10 wird auf das Urteil des Bundespatentgerichts vom 8. Oktober 2015 (Anlage B 28) Bezug genommen.

Die nachfolgend verkleinert wiedergegebenen Figuren 2 und 3 der Klagepatentschrift erläutern die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Figur 2 stellt eine Bandführung in einer Draufsicht dar.

Zu sehen ist eine Bandführung (10), die ein längliches Profil mit einem offenen Ende mit gegenüberliegenden länglichen, mit Nuten (15) versehenen Wänden (12, 13) aufweist. Die Bandführung (10) ist mit einer Trenneinrichtung (30) zum Trennen und Anheben eines seitlichen Abschnitts des Abdeckungsbandes (4) vom Trägerband (2) versehen. Die Trenneinrichtung (30) umfasst einen ersten Abschnitt (31) und einen zweiten Abschnitt (34), wobei der erste Abschnitt (31) einen Vorderteil (32) und einen Körperteil (33) umfasst. Die Trenneinrichtung (30) ist so positioniert, dass das distale Ende des Vorderteils (32) an der seitlichen Mitte des Abdeckungsbandes (4) positioniert ist. Wenn das Transportband (2) in die Transportrichtung transportiert wird, trennt der Vorderteil (32) das Abdeckungsband (4) an der seitlichen Mitte des Abdeckungsbandes (4) vom Trägerband (2) und hebt es an. Die seitliche Ausdehnung des Körperteils (33) zu einer Seite gewährleistet, dass die entsprechende Seite (4b) des Abdeckungsbandes (4) von dem Trägerband (2) entfernt wird. Nach der Trennung eines Teils des Abdeckungsbandes (4) von dem Trägerband (2) wird dieser Teil wenigstens an der Aufnahmeposition durch den zweiten Abschnitt (34) in eine aufrechte Position gebracht, wodurch die Bauteile (6) an der Aufnahmeposition vollständig freigelegt werden.

Bei Figur 3 handelt es sich um eine Querschnittsansicht der Bandführung.

Die Beklagten vertreiben Systeme für SMT-Bestückungsmaschinen, unter anderem Bandführungen mit dem Handelsnamen „B“ (im Folgenden: angegriffene Aus-führungsform 1)), die in zwei Varianten angeboten werden, nämlich einer schmaleren und einer breiteren. Die grundsätzliche technische Gestaltung dieser „B“ verdeutlichen die folgenden, S. 18 der Klageschrift entnommenen Abbildungen:

Diese Bandführungen finden in Bandführungsmagazinen Verwendung, welche die Beklagten unter der Bezeichnung „B Cart“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 2)) vertreiben. Ein solcher „B Cart“ ist in der nachfolgend vergrößert eingeblendeten, S. 13 der erstinstanzlichen Replik entnommenen Abbildung ersichtlich:

Die in die angegriffene Ausführungsform 2) (also das Bandführungsmagazin) eingesetzten angegriffenen Ausführungsformen 1) sind geeignet, Bauteilbänder an eine von den Beklagten unter der Bezeichnung „C“ vertriebene Bestückungsmaschine (angegriffene Ausführungsform 3) zuzuführen. Das Zuführsystem „B“ ist zudem kompatibel zu den unter den Handelsnamen „D“ und „E“ vertriebenen Bauteilmontagemaschinen (angegriffene Ausführungsformen 4) und 5)).

Die Beklagte zu 2) stellt die angegriffenen Ausführungsformen in Frankreich her. Seit dem Jahre 2015 vertreibt die am 20. April 2015 als Gesellschaft ins Handelsregister eingetragene Beklagte zu 3) die angegriffenen Ausführungsformen in Deutschland. So stellte sie auf der Messe SMT Hybrid Packaging im Mai 2015 in Nürnberg ein zu den angegriffenen Ausführungsformen gehöriges „B Cart“ aus.

Die Klägerin hat behauptet, sie sei nach schwedischem Recht im Wege der Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der bisherigen Klägerin, der F AB, geworden. Dies werde sowohl durch den schwedischen Handelsregisterauszug betreffend die bisherige Klägerin (Anlage K 69, in deutscher Übersetzung als Anlage K 69a) als auch durch eine Bescheinigung des schwedischen Handelsregisters (Anlage K 70, in deutscher Übersetzung als Anlage K 70a) belegt.

Nach Auffassung der Klägerin wird sich das Klagepatent im Nichtigkeitsberufungsverfahren wenigstens im Umfang des erstinstanzlichen Nichtigkeitsurteils vom 8. Oktober 2015 (Anlage B 28) als rechtsbeständig erweisen. Eine Aussetzung des Rechtsstreits mit Blick auf das laufende Berufungsverfahren sei jedenfalls deshalb nicht geboten, weil dies eine offensichtliche Unrichtigkeit des erstinstanzlichen Nichtigkeitsurteils voraussetzen würde, woran es vorliegend fehle.

Die Beklagten, die um Klageabweisung, hilfsweise um Aussetzung gebeten haben, haben mit Nichtwissen bestritten, dass die jetzige Klägerin im Wege der Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der vorherigen Klägerin, der F AB, geworden ist.

Darüber hinaus haben die Beklagten die Auffassung vertreten, eine vollständige Vernichtung des Klagepatents im Berufungsrechtszug durch den Bundesgerichtshof sei so wahrscheinlich, dass eine Aussetzung des Rechtsstreits geboten sei. Auch in der eingeschränkt aufrecht erhaltenen Fassung beruhe die technische Lehre des Klagepatents auf einer unzulässigen Erweiterung und sei zudem weder neu noch erfinderisch. Weil sich das Bundespatentgericht mit diesen Nichtigkeitsgründen nur unzureichend auseinandergesetzt habe, sei eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zum Abschluss des Nichtigkeitsberufungsverfahrens geboten.

Mit Urteil vom 22. September 2016 hat das Landgericht Düsseldorf wie folgt erkannt:

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei der Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, letztere zu vollziehen an den Geschäftsführern der Beklagten,

zu unterlassen,

a) Bandführungen zum Führen eines Trägerbandes in einer Bauteil-Montagemaschine, wobei das Trägerband Bauteile trägt, die aufeinanderfolgend positioniert sind und von einer Abdeckung abgedeckt werden, wobei die Bandführung gebildet wird durch ein längliches Profil mit offenen Enden und einander gegenüberliegenden Wänden sowie eine Basis, die die länglichen Wände verbinden und dadurch gekennzeichnet ist, dass sie umfasst: ein Führungsmittel zum Führen des Trägerbandes, ein Freilegemittel zum Freilegen der Bauteile an einer Aufnahmeposition, und ein Arretiermittel, das zum einfachen und schnellen Anbringen und Lösen der Bandführung an dem Bauteilband-Magazin eingerichtet ist, sodass die Bandführung lösbar in einem Bauteilband-Magazin angebracht werden kann, das zum Einlegen in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist, wobei das Profil, das Führungsmittel, das Freilegemittel und das Arretiermittel fest miteinander verbunden sind, und die Bandführung keine Zuführmechanismen aufweist und so eingerichtet ist, dass ein in dem Bauteilband-Magazin vorgesehener Zuführmechanismus mit dem Trägerband in Eingriff kommt, um das Trägerband in Richtung der Aufnahmeposition zu transportieren,

b) Systeme zum Montieren von Bauteilen an einem Träger umfassend: wenigstens eine Bandführung nach Buchstabe a), ein Bauteilband-Magazin zum Bereitstellen von Bauteilen für eine Bauteil-Montagemaschine, wobei das Bauteilband-Magazin so eingerichtet ist, dass es wenigstens eine Bandführung aufnimmt und das Bauteilband-Magazin einen Zuführmechanismus zum Eingriff mit einem Trägerband/Trägerbändern in jeder Bandführung umfasst, wobei der Zuführmechanismus der einzige Mechanismus zum Transportieren des Trägerbandes/Trägerbändern in Richtung der Aufnahmeposition in der Bauteil-Montagemaschine ist und eine Bauteil-Montagemaschine zum Aufnehmen von auf einem Trägerband vorhandenen Bauteilen und zum Positionieren der Bauteile auf einem Träger,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen sowie zu den vorgenannten Zwecken einzuführen und zu besitzen;

c) Bauteilband-Magazine, die geeignet sind für ein System zum Montieren von Bauteilen an einem Träger umfassend: wenigstens eine Bandführung nach Buchstabe a), ein Bauteilband-Magazin zum Bereitstellen von Bauteilen für eine Bauteil-Montagemaschine, wobei das Bauteilband-Magazin so eingerichtet ist, dass es wenigstens eine Bandführung aufnimmt und das Bauteilband-Magazin einen Zuführmechanismus zum Eingriff mit einem Trägerband/Trägerbändern in jeder Bandführung umfasst, wobei der Zuführmechanismus der einzige Mechanismus zum Transportieren des Trägerbandes/Trägerbändern in Richtung der Aufnahmeposition in der Bauteil-Montagemaschine ist und eine Bauteil-Montagemaschine zum Aufnehmen von auf einem Trägerband vorhandenen Bauteilen und zum Positionieren der Bauteile auf einem Träger,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern;

2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten die unter l.1.a), l.1.b) und l.1.c) bezeichneten Handlungen seit dem 30. Mai 2008 begangen haben, die Beklagte zu 3) allerdings nur, soweit sie diese Handlungen seit dem 20. April 2015 begangen hat, unter Vorlage der jeweiligen Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, hilfsweise Quittungen, jeweils in Kopie, über

a) die Menge der hergestellten, verkauften oder gelieferten Bandführungen, Bandführungs-Magazine und Systeme nach Ziffer I.1 sowie der dazugehörigen Bestückungsmaschinen, Trägerbänder, Trolleys, Bandführungs-Magazine, Software und Scanner, mit denen die Bandführungen und Systeme nach Ziffer I.1 kompatibel sind und mit denen sie verbunden werden können, insbesondere die Bestückungsmaschinen C, D und E, das Bandführungs-Magazin B Cart und die Bandführungen D sowie die Namen und Adressen der anderen Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) die einzelnen Lieferungen aufgeschlüsselt nach gelieferten Mengen, Lieferdatum und Preisen (und wenn möglich der Typenangabe) einschließlich Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer,

c) die einzelnen Angebote für die Bandführungen sowie deren kompatible Bestückungsmaschinen, Trägerbänder, Trolleys, Bandführungs-Magazine, Software und Scanner, aufgeschlüsselt nach Umfang, Zeitraum und Preisen der Angebote (und wenn möglich der Typenangabe) einschließlich der Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer,

d) die betriebene Werbung aufgeschlüsselt nach Art des Werbemediums, der Größe der Auflagen, der Häufigkeit und des Verbreitungsgebietes,

e) die Kosten der Beklagten aufgeschlüsselt nach individuellen Kostenfaktoren (einschließlich Lieferkosten) und des erzielten Gewinns;

3. nur die Beklagte zu 3): alle Bandführungen wie unter Ziffer I.1. bezeichnet, insbesondere die Bandführungen des Typs B der Beklagten zu 3), die in ihrem direkten oder indirekten Besitz sind, an einen Treuhänder, der von der Klägerin zum Zwecke der Vernichtung der Produkte benannt wird, herauszugeben, wobei die Beklagte zu 3) die Kosten der Vernichtung zu tragen hat;

4. die unter Ziffer I.1. bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen und seit dem 2. Februar 2005 – hinsichtlich der Beklagten zu 3): seit dem 20. April 2015, in den Verkehr gebrachten Bandführungen, insbesondere des Typs B der Beklagten, aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Bandführungen eingeräumt wurde, darüber schriftlich informiert werden, dass das Landgericht Düsseldorf mit dem beantragten Urteil eine Verletzung des Patents EP 1 381 AAA B1 festgestellt hat und diese Dritte ernsthaft aufgefordert werden, die Bandführungen an die Beklagten zurückzugeben und den Dritten dazu ein Angebot zur Rücknahme der Bandführungen durch die Beklagten unterbreitet und für den Fall der Rückgabe der Bandführungen eine Erstattung des ggf. bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten für die Rückgabe zugesagt wird und die Beklagten die Bandführungen in diesem Fall wieder an sich nehmen.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin jeglichen Schaden zu ersetzen, der durch die in Ziffern l.1.a), l.1.b) und l.1.c) bezeichneten und seit dem 30. Mai 2008 – hinsichtlich der Beklagten zu 3) jedoch nur: seit dem 20. April 2015 – begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Dass die jetzige Klägerin Rechtsnachfolgerin der bisherigen Klägerin, der F AB, geworden sei, ergebe sich aus dem als Anlage K 69 vorgelegten Auszug aus dem schwedischen Handelsregister sowie der als Anlage K 70 zur Akte gereichten isolierten Auskunft aus dem schwedischen Handelsregister. Beide Dokumente habe die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 30. August 2016 jeweils als mit Apostille versehene Abschrift zur Akte gereicht. Daher handele es sich um öffentliche Urkunden, die den vollen Beweis für den insoweit beurkundeten Inhalt erbringen würden. Beiden Urkunden lasse sich jeweils entnehmen, dass die frühere Klägerin, die F AB, welcher die Register-Nummer 556238-6AAB zugeordnet gewesen sei, aufgelöst („dissolved“) und auf denjenigen Rechtsträger verschmolzen („merged“) worden sei, der wie die Klägerin firmiere, und dem die Register-Nummer 556351-2AAC zugeordnet sei. Ferner beurkunde namentlich die Auskunft aus dem schwedischen Handelsregister (Anlage K 70/70a), dass diese Umstände am 14. Juni 2016 in das schwedische Handelsregister eingetragen worden seien.

Da die Beklagten die technische Lehre des Klagepatents widerrechtlich benutzt hätten, seien Sie im tenorierten Umfang zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zum Rückruf, zum Schadenersatz und – nur die Beklagte zu 3) – zur Vernichtung verpflichtet. Unbegründet sei der Unterlassungsantrag der Klägerin demgegenüber, soweit er auf Vorrichtungen gerichtet sei, bei denen die Bandführung unmittelbar in der Bauteil-Montagemaschine und nicht in einem Bauteilband-Magazin und erst vermittelt durch dieses in der Bauteil-Montagemaschine angebracht werde. Für derlei Vorrichtungen lasse sich keine Begehungsgefahr feststellen. Des Weiteren sei der gegen die Beklagte zu 3) gerichtete Auskunftsanspruch zeitlich begrenzt, weil sie erst ab dem 20. April 2015 durch Eintragung ins Handelsregister als Rechtsträgerin entstanden sei. Der durch die Klägerin geltend gemachte Vernichtungsanspruch bestehe nur gegenüber der Beklagten zu 3). Hingegen schuldeten die Beklagten zu 1) und 2) im Hinblick auf ihren ausländischen Unternehmenssitz keine Vernichtung. Schließlich lägen die Voraussetzungen einer Urteilsveröffentlichung mangels eines berechtigten Interesses der Klägerin nicht vor.

Für eine Aussetzung bestehe keine Veranlassung. Bei einem erstinstanzlich bestätigten Klagepatent und dessen festgestellter oder unstreitiger Verletzung komme eine Aussetzung mit Blick auf den Berufungsrechtszug regelmäßig nicht in Betracht, es sei denn, das erstinstanzliche Nichtigkeitsurteil leide an offensichtlichen Mängeln. Letzteres sei hier jedoch nicht der Fall.

Gegen dieses, ihren Prozessbevollmächtigten am 27. September 2016 zugestellte Urteil haben die Beklagten mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2016 Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf Klageabweisung bzw. hilfsweise auf Aussetzung weiter verfolgen.

Sie wiederholen und ergänzen ihr erstinstanzliches Vorbringen und machen geltend:

Anhand der von der Klägerin erstinstanzlich vorgelegten Dokumente könne die behauptete Rechtsnachfolge nicht nachvollzogen werden. Nach deutschem Recht begründe erst die Eintragung der Verschmelzung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers den Übergang des Vermögens auf den übernehmenden Rechtsträger. Eine solche Eintragung im Register der übernehmenden Gesellschaft F AB fehle hier. Die Klägerin, die für die Rechtsnachfolge darlegungs- und beweispflichtig sei, habe weder dargelegt noch bewiesen, dass nach schwedischem Recht allein die Eintragung im Handelsregister der erloschenen Gesellschaft ausreichend wäre. Es sei nicht nachvollziehbar, aufgrund welcher Rechtsgrundlage das Landgericht, das erkennbar über keine eigenen Kenntnisse des schwedischen Rechts verfüge und auf Solche auch nicht verwiesen habe, zu der Schlussfolgerung gelangt sei, dass für die Rechtsnachfolge die Eintragung im Handelsregister der erloschenen Gesellschaft genügen solle. Das Landgericht habe es daher versäumt, gemäß § 293 ZPO das anzuwendende schwedische Recht aufzuklären.

Des Weiteren lägen die Voraussetzungen einer Aussetzung des Rechtsstreits vor. Das Urteil des Bundespatentgerichts, mit dem das Klagepatent in beschränktem Umfang aufrechterhalten worden sei, weise eklatante Mängel auf und sei daher offensichtlich unrichtig. Die in Patentanspruch 1 in der durch das Bundespatentgericht aufrecht erhaltenen Fassung zu findende Formulierung „fest verbunden“ finde in der zugrundeliegenden Anmeldung keine Grundlage. Zudem werde die den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der streitgegenständlichen Fassung bildende technische Lehre in der JP 04-03AADA neuheitsschädlich offenbart. Schließlich sei Patentanspruch 1 in der streitgegenständlichen Fassung auch nicht erfinderisch, da es keiner erfinderischen Tätigkeit bedürfe, die auch nach Ansicht des Bundespatentgerichts vollständig in der Bandführung des „G“ vorhandenen Bauteile so miteinander zu verbinden, dass der Deckel der Bandführung ohne Hilfsmittel nicht herunterfalle, sobald sich diese außerhalb des „Gs“ befinde.

Die Beklagten beantragen,

das Urteil der 4c. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf (Az. 4c O 58/13) abzuändern und die Klage abzuweisen,

hilfsweise:

das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem gegen den deutschen Teil des europäischen Patents EP 1 381 AAA B1 anhängigen Nichtigkeitsverfahren (BGH Az., X ZR 30/16) auszusetzen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten vom 20. Oktober 2016 mit den aus dem Tenor ersichtlichen, die Ziffern I.2.-I.4. des landgerichtlichen Tenors betreffenden Maßgaben zurückzuweisen;

den Aussetzungsantrag der Beklagten vom 20. Dezember 2016 zurückzuweisen.

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen. Insbesondere sei nach schwedischem Recht anders als nach dem deutschen Umwandlungsgesetz keine Eintragung der Rechtsnachfolge im Unternehmensregister der aufnehmenden Gesellschaft erforderlich. Die Rechtsnachfolge einer Verschmelzung von zwei Gesellschaften richte sich nach schwedischem Recht danach, ob die Muttergesellschaft mit der Tochter- oder Schwestergesellschaften verschmelze. Da die F AB die hundertprozentige Tochter der F AB gewesen sei, seien auf die Umwandlung die Vorschriften des Kapitels 23 Sektion 1, 28 ff. des Schwedischen Unternehmensgesetzes anwendbar. Sektion 34 bestimme für den Eintritt der Rechtsfolgen der Verschmelzung Folgendes (in deutscher Übersetzung):

„Die Genehmigung zur Umsetzung des Fusionsplans ist in das Gesellschaftsregister einzutragen.

Wenn die Schwedische Gesellschaftsregisterbehörde die Entscheidung über die Genehmigung der Umsetzung des Fusionsplans eingetragen hat, treten folgende Rechtsfolgen in Kraft:

1. die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften gehen auf die Muttergesellschaft über;

2. die Tochtergesellschaft wird aufgelöst.“

Aus den vorgelegten Bestätigungen des schwedischen Unternehmensregisters (Anlagen K 66 und K 69) ergebe sich, dass das schwedische Unternehmensregister die in Sektion 34 genannte Genehmigung erteilt habe und dass die Genehmigung am 14. Juni 2016 im Register eingetragen worden sei. Damit seien alle Aktiva und Passiva der F AB auf die F AB übergegangen. Die F AB sei daher Rechtsnachfolgerin der F AB geworden.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagten wegen unmittelbarer sowie mittelbarer Patentverletzung im tenorierten Umfang zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zum Rückruf und – nur die Beklagte zu 3) – zur Vernichtung verurteilt und die Verpflichtung aller Beklagten zum Schadenersatz dem Grunde nach festgestellt. Der Klägerin stehen entsprechende Ansprüche aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu.

Unter Berücksichtigung der durch die Klägerin vorgelegten Unterlagen ist der Senat davon überzeugt, dass die ursprüngliche Klägerin, die F AB, auf die F AB verschmolzen wurde, wodurch das Vermögen der F AB einschließlich der Verbindlichkeiten auf die F AB als übernehmenden Rechtsträger übergegangen und die F AB als übertragender Rechtsträger erloschen ist. Dadurch ist die F AB als übernehmender Rechtsträger als Gesamtrechtsnachfolgerin automatisch an die Stelle der übertragenden Gesellschaft Partei des Rechtsstreits geworden (Stöber, NZI 2006, 574).

Bei den vorstehend genannten Gesellschaften handelt es sich um in Schweden in ein Register eingetragene und nach schwedischem Recht organisierte Gesellschaften, so dass für die Beurteilung der Wirksamkeit der Verschmelzung schwedisches Recht Anwendung findet (vgl. hierzu: BeckOK BGB, Bamberger/Roth, 42. Edition, EGBGB Art. 12 Rz. 57a und b). Da es sich, was die Beklagten nicht in Abrede gestellt haben, bei der F AB um eine 100-%ige Tochtergesellschaft der F AB handelt, sind auf die Umwandlung die Vorschriften des Kapitels 23 Sektion 1,§§ 28 ff. des Schwedischen Gesellschaftsgesetzes anwendbar. Nach dessen § 34 ist die Genehmigung zur Umsetzung des Fusionsplans in das Gesellschaftsregister einzutragen, wobei die Vermögenswerte mit der Eintragung von der Tochtergesellschaft auf die Muttergesellschaft übergehen (§ 34 Abs. 2 Nr. 1 des Schwedischen Unternehmensgesetzes, Anlagen K 73/K 73a).

Dass eine solche Eintragung einer Genehmigung erfolgt ist, lässt sich den als Anlagen K 69 und K 70 vorgelegten Auszügen aus dem schwedischen Gesellschaftsregister (Bolaksverket) ohne Weiteres entnehmen. So heißt es in der Anlage K 70 unter anderem:

„On 14^th June 2016 Bolagsverket took a decision to permit the implementation of a merger plan, according to which the following company was dissolved:

F AB

registration number: 556238-6AAB

and merged into:

F AB (publ)

registration number: 556351-2AAC

This information was entered into the Trade and Industry Register on 14^th June 2016.”

In dem als Anlage K 69 zur Akte gereichten Auszug aus dem „e-Certificate of registration“ heißt es damit korrespondierend:

“2016-06-14 the company was dissolved by a merger procedure and merged into 556351-2AAC F AB (publ)”

Die als Anlagen K 69 und K 70 vorgelegten Handelsregisterauszüge sind mit einer Apostille versehen. Da das Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation für Schweden am 1. Mai 1999 in Kraft getreten ist (BGBl. II, 1999, S. 420), sind die Handelsregisterauszüge als echt anzusehen, so dass ihre Beweiskraft derjenigen von öffentlichen Urkunden entspricht (BGH, NJW-RR 2007, 1006; Zöller/Geimer, ZPO, 31. Aufl., § 438 Rz. 2). Die vorgelegten Handelsregisterauszüge begründen damit den vollen Beweis der darin bezeugten Tatsachen und damit konkret der Eintragung einer zuvor erfolgten Genehmigung der Umsetzung des Fusionsplans im Sinne von § 34 des Schwedischen Gesellschaftsgesetzes, so dass die F AB gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 des Schwedischen Gesellschaftsgesetzes Gesamtrechtsnachfolgerin der F AB geworden ist.

Dass die vorgelegten Handelsregisterauszüge die F AB (registration number: 556238-6AAB) betreffen, steht der Wirksamkeit der Verschmelzung nicht entgegen. Anders als § 20 UmwG fordert § 34 des Schwedischen Gesellschaftsgesetzes gerade keine Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers, sondern lediglich allgemein die Eintragung der Genehmigung der Umsetzung des Fusionsplans durch die Schwedische Registerbehörde. Eine Solche ist hier ausweislich der vorgelegten Handelsregisterauszüge erfolgt.

Die Klägerin ist zur Geltendmachung sämtlicher Ansprüche auch aktivlegitimiert.

Zwar erwächst die Aktivlegitimation hinsichtlich der Ansprüche wegen Patentverletzung nicht aus der Eintragung einer Person als Inhaberin in das Patentregister gemäß § 30 Abs. 3 PatG (Senat, Urt. v. 17.12.2015, BeckRS 2016, 03304). Denn die Eintragung im Patentregister hat nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2013, 713 – Fräsverfahren), der der Senat folgt, keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage. Sie wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend; ihre Legitimationswirkung ist beschränkt auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Patent. Für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit ist daher nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage am Klagepatent maßgeblich (BGH, GRUR 2013, 713, 716 – Fräsverfahren; vgl. auch Senat, Urt. v. 17.12.2015, BeckRS 2016, 03304Urt. v. 19.09.2013 – I-2 U 19/09, BeckRS 2013, 1781; Senat, Urt. v. 19.09.2013 – I-2 U 100/07, BeckRS 2013, 18737). Die Eintragung im Patentregister ist für die Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, dennoch nicht bedeutungslos. Ihr kommt im Rechtsstreit eine erhebliche Indizwirkung zu (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren). In einem Verletzungsrechtsstreit bedarf es regelmäßig keines weiteren Vortrages oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei auf den aus dem Register ersichtlichen Rechtsstand beruft, solange nicht konkrete Anhaltspunkte ersichtlich sind oder vom Gegner aufgezeigt werden, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren). Welche Anforderungen hierbei zu stellen sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Nach der Entscheidung „Fräsverfahren“ des Bundesgerichtshofs bedarf der Vortrag, ein im Patentregister eingetragener Rechtsübergang habe einige Wochen oder Monate vor dessen Eintragung stattgefunden, in der Regel keiner näheren Substantiierung oder Beweisführung. Der Vortrag, der eingetragene Inhaber habe das Patent nicht wirksam oder zu einem anderen Zeitpunkt erworben, erfordert demgegenüber in der Regel nähere Darlegungen dazu, woraus sich die Unwirksamkeit des eingetragenen Rechtsübergangs ergeben soll (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren).

Nach diesen Rechtsgrundsätzen ist im Streitfall die materiell-rechtliche Inhaberschaft der F AB an dem Klagepatent ab dem 14. Juni 2016 festzustellen. Denn die Klägerin ist ausweislich des als Anlage K 74 zur Akte gereichten Auszugs aus dem Patentregister am 21. Juni 2016 und damit nur wenige Tage nach der durch die Klägerin behaupteten und aus den als Anlagen K 69 und K 70 vorgelegten Auszügen aus dem Schwedischen Unternehmensregister ersichtlichen Verschmelzung als Patentinhaberin in das Patentregister eingetragen worden. Unabhängig davon, dass für die Klägerin daher die Vermutungswirkung der zeitnahen Registerumschreibung streitet, hat die Klägerin im Übrigen wie bereits dargelegt auch schlüssig dargetan und hinreichend belegt, dass sie am 14. Juni 2016 materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents geworden ist. Auf die diesbezüglichen Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich Bezug genommen.

Das Klagepatent betrifft eine Bandzuführung zum Führen eines Trägerbandes in einer Bauteil-Montagemaschine sowie ein System zum Montieren von Bauteilen.

Wie das Klagepatent in seinen einleitenden Absätzen ausführt, werden bei der Herstellung und Montage von Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen eben diese Bauteile mithilfe von Bändern zur Bauteil-Montagemaschine transportiert. Dabei ist es aus dem Stand der Technik, beispielsweise aus der WO 86/00AAD, vorbekannt, diese Bänder aus einem Träger- und einem Abdeckungsband zu bilden. Das Trägerband weist Fächer auf, in denen die elektronischen Bauteile positioniert werden; das Abdeckungsband verschließt diese Fächer, bevor das Bauteil-Band auf eine Bauteil-Spule gewickelt wird. Dabei wird das Abdeckungsband an das Trägerband in bestimmten Bereichen angeklebt oder daran verschmolzen. Das in dieser vorbekannten Weise gefertigte Bauteil-Band wird auf einer Bauteil-Bandspule oder in einem Band-Magazin der Bauteil-Montagemaschine positioniert. Das freie Ende des Bandes wird in einen Transportmechanismus eingeführt, dessen Transportstifte in entsprechende Löcher des Bauteil-Bandes eingreifen. Das Ende des Abdeckungsbandes wird mit der Hand vom Ende des Trägerbandes abgelöst, und zwar auf einer solchen Länge, dass das Abdeckungsband in eine entsprechende Handhabungseinrichtung eingeführt werden kann. Diese Abdeckungsband-Handhabungseinrichtung umfasst nach dem vorbekannten Stand der Technik einen Wickelkern, auf den das Abdeckungsband gewickelt wird. Schließlich wird ein Arretierungsmechanismus auf das Trägerband abgesenkt, um dieses gegen den Zuführmechanismus zu halten (Abs. [0002] – [0004]).

Die nachfolgend verkleinert eingeblendete Figur 1 der Klagepatentschrift veranschaulicht das Prinzip zum Einlegen eines Bauteil-Bandes in eine Bauteil-Montagemaschine nach dem Stand der Technik:

Um das Ende des Abdeckungsbandes zu einer Abdeckungsband-Handhabungseinrichtung zu bringen, muss bei einem solchen Vorgehen eine beachtliche Länge des Endes des Abdeckungsbandes vom Ende des Trägerbandes getrennt werden. Zur Vermeidung einer damit verbundenen Vergeudung von Bauteilen werden die ersten Dezimeter des neuen Trägerbandes nicht mit Bauteilen versehen. Wird jedoch eine bereits teilweise verwendete Bandspule erneut eingelegt, lässt sich eine solche Vergeudung gleichwohl nicht vermeiden (Abs. [0005]).

Wie das Klagepatent weiter ausführt, offenbart die US-4 820 AAE ein alternatives Verfahren und eine Vorrichtung zum Freilegen der Bauteile an der Aufnahmeposition, bei dem bzw. der das Abdeckungsband nur entlang einer Seite vom Trägerband gelöst wird, während es entlang der anderen Seite am Trägerband haften bleibt. Dadurch verringert sich der Bedarf für eine separate Abdeckungsband-Handhabungsvorrichtung oder wird sogar beseitigt. Durch die Verwendung dieses Verfahrens kann der Abstand des Abdeckungsbandes, das von dem Trägerband beim Einlegen oder Wiedereinlegen eines Trägerbandes entfernt werden muss, verringert, aber nicht beseitigt werden, wobei es damit noch immer eine gewisse Vergeudung von Bauteilen geben kann. Ferner kann es beim Entnehmen eines Trägerbandes auch bei den Fächern zu einer Vergeudung von Bauteilen kommen, bei denen die Bauteile bereits freigelegt, aber noch nicht entnommen wurden. Zudem müssen das Einlegen des Trägerbandes in die Bauteil-Montagemaschine und die Vorrichtung zum Freilegen der Bauteile immer noch für jedes einzelne Trägerband einzeln ausgeführt werden. Während dieser Zeit muss die Bauteil-Montagemaschine abgeschaltet werden. Überdies ist das Einlegen eines Bauteil-Bandes in eine Bauteil-Montagemaschine ein zeitraubendes und kompliziertes Verfahren, das jedes Mal, wenn ein neues Bauteil zum Leiterplatten-Fertigungsverfahren hinzugefügt werden muss, oder wenn es des Austauschs eines leeren Bauteil-Bandes bedarf, durchzuführen ist. Dies beeinflusst die gesamte Zeiteffizienz des Fertigungsverfahrens und damit die Gesamtkosten negativ, wobei sich die erforderliche Zeit für den Fall des Einsatzes eines Wickelkerns nochmals erhöht (Abs. [0006] f.).

Vor dem geschilderten Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, eine Lösung des Problems des komplizierten und zeitraubenden Einlegens eines Trägerbandes in eine Bauteil-Montagemaschine bereitzustellen und die hohe Anzahl an vergeudeten Bauteilen beim Entnehmen bzw. Wiedereinlegen eines Trägerbandes aus einer bzw. in eine Bauteil-Montagemaschine zu verringern (Abs. [0008] f.).

Zur Lösung dieser Problemstellung sieht Patentanspruch 1 in der durch das Bundespatentgericht aufrecht erhaltenen Fassung eine Kombination der folgenden Merkmale vor:

1. Bandführung (10) zum Führen eines Trägerbandes (2) in einer Bauteil-Montagemaschine.

2. Das Trägerband (2) trägt Bauteile (6),

2.1. die aufeinanderfolgend positioniert

und

2.2. von einer Abdeckung (4) abgedeckt sind.

3. Die Bandführung (10) wird durch ein längliches Profil mit offenen Enden und einander gegenüberliegenden Wänden (12, 13) sowie einer Basis (14), die die länglichen Wände verbindet, gebildet.

4. Die Bandführung (10) umfasst:

100

4.1. ein Führungsmittel (15) zum Führen des Trägerbandes (2);

101

4.2. ein Freilegemittel zum Freilegen der Bauteile (6) an einer Aufnahmeposition;

102

4.3. ein Arretiermittel (25, 26),

103

4.3.1. das zum einfachen und schnellen Anbringen und Lösen der Bandführung an der Bauteil-Montagemaschine oder dem Bauteilband-Magazin (40) eingerichtet ist,

104

4.3.2. sodass die Bandführung (10) lösbar in der Bauteil-Montagemaschine oder einem Bauteilband-Magazin (40) angebracht werden kann, das zum Einlegen in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist.

105

5. Das Profil, das Führungsmittel (15), das Freilegemittel und das Arretiermittel (25, 26) sind fest miteinander verbunden.

106

6. Die Bandführung (10)

107

6.1. weist keine Zuführmechanismen auf

108

und

109

6.2. ist so eingerichtet, dass ein in dem Bauteilband-Magazin (40) oder in der Bauteilband-Montagemaschine vorgesehener Zuführmechanismus (8) mit dem Trägerband in Eingriff kommt, um das Trägerband in Richtung der Aufnahmeposition zu positionieren.

110

Der ebenfalls streitgegenständliche Patentanspruch 13 lässt sich in der durch das Bundespatentgericht aufrecht erhaltenen Fassung wie folgt gliedern:

111

1. System zum Montieren von Bauteilen (6) an einem Träger, das umfasst:

112

1.1. wenigstens eine Bandführung (10) nach einem der Ansprüche 1-12;

113

1.2. ein Bauteilband-Magazin (40) zum Bereitstellen von Bauteilen (6) für eine Bauteil-Montagemaschine,

114

1.3. eine Bauteil-Montagemaschine zum Aufnehmen von auf einem Trägerband vorhandenen Bauteilen und zum Positionieren der Bauteile auf einem Träger.

115

2. Das Bauteilband-Magazin (40) ist so eingerichtet ist, dass

116

2.1. es wenigstens eine Bandführung (10) aufnimmt

117

und

118

2.2. einen Zuführmechanismus (8) zum Eingriff mit einem Trägerband/Trägerbändern (2) in jeder Bandführung (10) umfasst.

119

2.2.1. Der Zuführmechanismus (8) ist der einzige Mechanismus zum Transportieren des Trägerbandes/Trägerbändern (2) in Richtung der Aufnahmeposition in der Bauteil-Montagemaschine.

120

121

Dass die angegriffenen Ausführungsformen unmittelbar bzw. mittelbar wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents in der durch das Bundespatentgericht aufrecht erhaltenen Fassung Gebrauch machen, haben die Beklagten zu Recht nicht in Abrede gestellt, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf. Vor diesem Hintergrund hat das Landgericht die Beklagten zutreffend zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf und, nur die Beklagte zu 3), zur Vernichtung verurteilt und die Feststellung der Verpflichtung zum Schadenersatz dem Grunde nach festgestellt. Die entsprechenden Ansprüche stehen der Klägerin aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu. Soweit sich aus dem Folgenden nichts Abweichendes ergibt, kann mithin vollumfänglich auf die Ausführungen des Landgerichts Bezug genommen werden. Dies gilt auch, soweit das Landgericht eine Verurteilung im Hinblick auf die Anbringung der Bandführung unmittelbar an der Bauteil-Montagemaschine abgelehnt hat. Die insoweit erfolgte Klageabweisung hat die Klägerin ebenso wenig angegriffen wie die Ablehnung einer Verurteilung der im Ausland ansässigen Beklagten zu 1) und 2) zur Vernichtung sowie der Gestattung einer Urteilsveröffentlichung. Da das landgerichtliche Urteil insoweit rechtskräftig geworden ist, ist dem Senat eine Überprüfung dieser Fragen im Berufungsverfahren verwehrt.

122

Allerdings war das landgerichtliche Urteil wie aus dem Tenor ersichtlich hinsichtlich des Rechtsfolgenausspruchs teilweise zu korrigieren. Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung stehen der Klägerin nur unter dem Gesichtspunkt der unmittelbaren, nicht aber der mittelbaren Verletzung zu (vgl. BGH, GRUR 2006, 570 – extracoronales Getriebe; OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.03.2015, Az.: I-2 U 41/15; LG Düsseldorf, InstGE 11, 257 - Bajonett-Anschlussvorrichtung; Urt. vom 24.09. 2009, Az. 4b O 126/08; Schulte/Kühnen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 140a Rz. 19; Benkard/Grabinski/Zülch, Patentgesetz, 11. Aufl., § 140a Rz. 4 und 14; Schulte/Voß/Kühnen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 140a Rz. 28; Busse/Kaess, Patentgesetz, 7. Aufl., § 140a Rz. 15; Beck'scher Online-Kommentar Patentrecht, Fitzner/Lutz/Bodewig/Rinken, 4. Edition, Stand: 24.02.2017, § 140a Rz. 42), weshalb sich insoweit ein Verweis auf Ziffer I. 1. c) des landgerichtlichen Tenors verbietet. Nachdem sich der Rückruf und die Vernichtung zudem ausweislich der durch die Klägerin formulierten Klageanträge ausschließlich auf „Bandführungen“ und nicht auf die durch den Tenor zu I. 1. b) erfassten Systeme im Sinne des Nebenanspruchs 13 beziehen, war die Verurteilung zur Vernichtung und zum Rückruf letztlich auf Bandführungen, wie sie unter Ziffer I. 1. a) des landgerichtlichen Tenors bezeichnet sind, zu beschränken, § 308 ZPO.

123

Soweit die Klägerin zunächst auch in Bezug auf die Bandführungen und Bandführungsmagazine (landgerichtlicher Tenor Ziff. I.1. a) und I.1. c)) Auskunft über die Herstellungsmengen begehrt hat, hat sie daran in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat nicht mehr festgehalten, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf. Das Begehren der Klägerin auf die Angabe der Herstellungsmengen ist in Bezug auf die durch Patentanspruch 13 geschützten Systeme (landgerichtlicher Tenor, Ziff. I. 1. b)) bereits deshalb berechtigt, weil die Herstellung eines solchen Systems auch durch die bloße Zusammensetzung der Einzelkomponenten möglich ist. Nachdem die Klägerin keine Kenntnis darüber haben kann, ob und ggf. in welchem Umfang, etwa im Rahmen der hier im Raum stehenden Messeauftritte, auf diesem Weg ein solches System in der Bundesrepublik hergestellt worden ist, erscheint es gerechtfertigt, die Beklagten insoweit zur Rechnungslegung zu verurteilen.

124

III.

125

Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht keine Veranlassung, § 148 ZPO.

126

127

Wenn das Klagepatent mit einem Einspruch oder – wie hier – mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, zum Rückruf sowie zur Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet es, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff auf den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung bzw. durch Erhebung eines Einspruchs führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und gegebenenfalls das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Einspruch/der anhängigen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten).

128

Wurde das Klagepatent bereits in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt, so hat das Verletzungsgericht grundsätzlich die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Klagepatents hinzunehmen.

129

Grund, die parallele Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einer Verurteilung vorerst abzusehen besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der Angriff auf den Rechtsbestand nunmehr auf (z. B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben (OLG Düsseldorf, Urt. vom 06.12.2012 – I - 2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Aufl., Abschn. E, Rz. 613). Im Regelfall ist es nicht angängig, den Verletzungsrechtsstreit trotz der erstinstanzlichen Aufrechterhaltung des Schutzrechts auszusetzen und von einer Verurteilung (vorerst) abzusehen, weil das Verletzungsgericht seine eigene Bewertung des technischen Sachverhaltes an die Stelle der ebenso gut vertretbaren Beurteilung durch die zuständige Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setzt (zum Verfügungsverfahren: OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.02.2016, BeckRS 2016, 06345; Urt. vom 18.12.2014, Az.: I – 2 U 60/14, BeckRS 2015, 01029 Urt. vom 10.11.2011 - I-2 U 41/11). Geht es nicht darum, dass z.B. Passagen einer Entgegenhaltung von der Einspruchsabteilung oder dem Bundespatentgericht übersehen und deshalb bei seiner Entscheidungsfindung überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind, sondern dreht sich der Streit der Parteien darum, welche technische Information dem im Bestandsverfahren gewürdigten Text aus fachmännischer Sicht zu entnehmen ist und welche Schlussfolgerungen der Durchschnittsfachmann hieraus aufgrund seiner allgemeinen Wissens zu ziehen imstande gewesen ist, sind die Rechtsbestandsinstanzen aufgrund der technischen Vorbildung und der auf dem speziellen Fachgebiet gegebenen beruflichen Erfahrung ihrer Mitglieder eindeutig in der besseren Position, um hierüber ein Urteil abzugeben. Es ist daher prinzipiell ausgeschlossen, dass sich das Verletzungsgericht mit (notwendigerweise laienhaften) eigenen Erwägungen über das Votum der technischen Fachleute hinwegsetzt. Soweit der Nichtigkeitskläger seinen Angriff auf das Klagepatent nicht, ohne dass der Nachlässigkeitsvorwurf angebracht ist, auf neue, von den mit der Sache befassten Stellen bisher unberücksichtigte und erfolgversprechende Gesichtspunkte stützt, ist an eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zum Abschluss des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens lediglich dann zu denken, wenn das Verletzungsgericht zu der Überzeugung gelangt, dass die im Rechtsbestandsverfahren ergangene Entscheidung ersichtlich unrichtig ist und das Verletzungsgericht diese Unrichtigkeit verlässlich erkennen kann, weil ihm die auftretenden technischen Fragen zugänglich sind und von ihm auf der Grundlage ausreichender Erfahrung in der Beurteilung technischer und patentrechtlicher Sachverhalte abschließend beantwortet werden können (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2008, 329, 331; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Aufl., Abschn. E, Rz. 613).

130

131

Ausgehend von diesen Grundsätzen kommt eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsberufungsverfahrens vorliegend nicht in Betracht. Das fachkundig besetzte Bundespatentgericht hat sich bereits eingehend mit dem durch die Beklagten erhobenen Einwand der unzulässigen Erweiterung befasst und zugleich in Bezug auf das Klagepatent in der hier streitgegenständlichen Fassung auch mit einer ausführlichen Begründung die Neuheit und erfinderische Tätigkeit bejaht. Die Einschätzung des Bundespatentgerichts erscheint dem Senat nachvollziehbar und vertretbar. Neue Einwände gegen den Rechtsbestand des Klagepatents im hier streitgegenständlichen Umfang haben die Beklagten nicht erhoben, so dass es bei der Einschätzung des Bundespatentgerichts sein Bewenden hat.

132

Im Einzelnen:

133

134

Dass das Urteil des Bundespatentgerichts unter dem Gesichtspunkt des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung offenkundig falsch wäre, weil der Gegenstand des Klagepatents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, vermag der Senat nicht festzustellen.

135

Das fachkundig besetzte Bundespatentgericht hat sich ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung (Anlage K 46, S. 2) sowie des Urteils vom 8. Oktober 2015 (Anlage B 28, S. 35 ff.) ausführlich mit der Frage der unzulässigen Erweiterung beschäftigt und eine Solche mit einer nachvollziehbaren Begründung verneint. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Offenbarung des Merkmals 5 der vorstehend eingeblendeten Merkmalsgliederung (= Merkmal 1.6‘ im Nichtigkeitsverfahren). Die danach erforderliche feste Verbindung des Profils, des Führungsmittels, des Freilegemittels und des Arretiermittels sieht das Bundespatentgericht zu Recht in den Figuren 2 bis 4 nebst der zugehörigen Beschreibung als hinreichend offenbart an. Zwar findet sich in der Beschreibung der Offenlegungsschrift in der Tat kein ausdrücklicher Hinweis darauf, wie genau die genannten Bauteile miteinander verbunden sein sollen. Maßgeblich für die Reichweite der Offenbarung der Offenlegungsschrift ist jedoch auch nicht allein der Wortlaut der Unterlagen, sondern dessen Verständnis seitens des Durchschnittsfachmanns des einschlägigen Fachgebiets, der sich auch am Ziel und Zweck der Erfindung und der Funktion der einzelnen Merkmale zu orientieren hat (BGH, GRUR 1983, 169, 170 – Abdeckprofil; Benkard/Rogge/Kober-Dehm, Patentgesetz, 11. Aufl., § 21 Rz. 30).

136

Davon ausgehend ist dem Fachmann, einem Diplom-Ingenieur auf dem Gebiet des Maschinenbaus oder der Mechatronik mit Hochschulabschluss, der über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich der Herstellung von Bestückungssystemen für Leiterplatten verfügt (so auch das BPatG, Anlage B 28, S. 25, dritter Absatz), klar, dass die Offenlegungsschrift zwar keine ausdrücklichen Aussagen zur Art und Weise der Verbindung der in Merkmal 5. genannten Bauteile trifft. Er entnimmt jedoch bereits der Zusammenfassung der Erfindung (NK 8, S. 4, Z. 35 – S. 5, Z. 4 = Übersetzung Anlage B 25, S. 3, unten – S. 4 oben), dass das Trägerband entfernt von der Bauteil-Montagemaschine in die Bandführung eingelegt und die Bandführung sodann in der Bauteil-Montagemaschine eingesetzt werden soll, um so die Zeiteffizienz der Maschine erheblich zu steigern. Umgekehrt findet sich in Bezug auf die Demontage der Bandführung (10) von der Bauteil-Montagemaschine bzw. dem Band-Magazin auf Seite 10 der Übersetzung der Offenlegungsschrift (Anlage B 28, S. 10, zweiter Absatz = Anlage NK 8, S. 14, Z. 18 ff.):

137

„Die Bandführung (10) ist an einer Bauteil-Montagemaschine oder einem Band-Magazin abnehmbar montiert und kann zusammen mit dem Bauteil-Band (1) entfernt werden, wenn das Bauteil-Band (1) von der Bauteil-Montagemaschine entnommen wird. Wie man in Figur 3 sehen kann, ist die Bandführung (10) mit einem Handgriff (11) versehen, um das Anbringen und Lösen der Bandführung in die und aus der Bauteil-Montagemaschine zu erleichtern. […]“

138

Vor diesem Hintergrund ist dem Fachmann klar, dass die erfindungsgemäße Bandführung so ausgestaltet sein muss, dass sie leicht in die Bauteile-Montagemaschine eingesetzt und herausgenommen werden kann. Dies lässt sich nur dann gewährleisten, wenn die Bestandteile der Bandführung eine Einheit bilden, die während dem Einlegen des Bandes, dem Einlegen in das Magazin und der Herausnahme aus dem Magazin erhalten bleibt (so auch bereits OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.06.2016, Anlage K 67, S. 31, erster Abschnitt a.E.). Genau so ist die in Merkmal 5 des streitgegenständlichen Patentanspruchs zu findende Forderung nach einer festen Verbindung zu verstehen: Die Verbindung soll nicht nur in bestimmten Situationen, etwa wenn die Bandführung in ein Bandführungsmagazin eingelegt ist, vorhanden sein, sondern auch dann, wenn diese Kräfte nicht wirken, also die Bandführung nicht mehr in ein Bandführungsmagazin eingelegt ist, sondern aus diesem entnommen wird. Auch dann dürfen die Bestandteile der Bandführung nicht auseinanderfallen (so auch BPatG, Urt. v. 08.10.2015, S. 25, zweiter Absatz; OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.06.2016, S. 31, erster Absatz). Dass es auf der Grundlage dieses Verständnisses gleichwohl an der Offenbarung einer festen Verbindung fehlt und die Entscheidung des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren offenkundig falsch wäre, ist nicht ersichtlich.

139

140

Soweit das Bundespatentgericht die Neuheit bejaht hat, hält der Senat dies auch angesichts der Berufungsangriffe für vertretbar, mit denen kein neuer Stand der Technik aufgezeigt wird. Dass die durch die Beklagten in diesem Zusammenhang diskutierte JP 04-03AADA (Anlage NK 11 im Nichtigkeitsverfahren, deutsche Übersetzung als Anlage NK 11a) die technische Lehre des Klagepatents in der streitgegenständlichen Fassung neuheitsschädlich, zumindest aber naheliegend offenbart, vermag auch der Senat nicht mit einer für eine Aussetzung der Verhandlung erforderlichen Sicherheit zu erkennen.

141

Die Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer als er auch sonst im Patentrecht zu Grunde gelegt wird (BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 – Olanzapin; GRUR 2004, 407, 411 – Fahrzeugleitsystem). Zu ermitteln ist deshalb nicht, in welcher Form der Fachmann etwa mit Hilfe seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen oder wie er diese Lehre gegebenenfalls abwandeln kann, sondern ausschließlich, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der von ihr gegebenen (allgemeinen) Lehre „unmittelbar und eindeutig” entnimmt (BGH, BGHZ 148, 383, 389 = GRUR 2002, 146 – Luftverteiler; GRUR 2004, 133, 135 – Elektronische Funktionseinheit; GRUR 2008, 597 – Betonstraßenfertiger; GRUR 2011, 999, 1001 – Mementain).

142

Davon ausgehend fehlt es hier zumindest an einer hinreichenden Offenbarung der Merkmalsgruppe 6 der vorstehend eingeblendeten Merkmalsgliederung. Danach soll die Bandführung (10) keine Zuführmechanismen aufweisen und so eingerichtet sein, dass ein in dem Bauteilband-Magazin (40) oder in der Bauteilband-Montagemaschine vorgesehener Zuführmechanismus (8) mit dem Trägerband in Eingriff kommt, um das Trägerband in Richtung der Aufnahmeposition zu positionieren.

143

Nach den zutreffenden Ausführungen des Bundespatentgerichts (Anlage B 28, S. 41, erster Absatz a.E.) offenbart die Entgegenhaltung eine als sog. „Kassette“ ausgebildete Bandführung, deren nähere Gestaltung die nachfolgend eingeblendeten Figuren 1 und 2 der Entgegenhaltung verdeutlichen:

144

Wie der Fachmann der zugehörigen Beschreibung entnimmt, umfasst die Teilezuführung (1) eine Zuführeinheit (2) für ein Bauteil mit darin eingeschlossenen elektronischen Bauteilen (5) und eine Bandvorschubeinheit (3) (NK 11a, S. 4 unten – S. 5 oben). Dass die so umschriebene Teilezuführung (1) als Gesamtvorrichtung die technische Lehre des Klagepatents weder neuheitsschädlich noch naheliegend offenbaren kann, liegt auf der Hand. Denn die Vorrichtung verfügt über ein intermittierend angetriebenes Zahnrad (41), um das Band (5) in einem bestimmten Abstand vorzuschieben (NK 11a, S. 11 oben) und damit entgegen Merkmal 6.1. über einen eigenen Zuführmechanismus.

145

Dass der Fachmann demgegenüber allein in der Zuführeinheit (2) eine hinreichende Offenbarung einer Bandführung im Sinne des Klagepatents sieht, ist zumindest nicht so offensichtlich, dass unter Berücksichtigung der erstinstanzlichen Aufrechterhaltung des Klagepatents durch das Bundespatentgericht eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens gerechtfertigt wäre.

146

Zwar befasst sich das Bundespatentgericht mit der NK 11 im Hinblick auf den hier relevanten Hilfsantrag 2 lediglich in einem Satz und lediglich im Zusammenhang mit der Erfindungshöhe. Wie jedoch der als Anlage B 23 vorgelegte Schriftsatz der Beklagten zu 1) aus dem Nichtigkeitsverfahren verdeutlicht, wurde bereits dort die Frage, ob es sich bei der Zuführeinheit (2) um die hinreichende Offenbarung einer selbstständigen Bandführung im Sinne des Klagepatents handelt, ausführlich diskutiert. Dem fachkundig besetzten Bundespatentgericht war daher die hier im Raum stehende Frage bekannt. Dass das Bundespatentgericht die Entgegenhaltung in seinem Urteil im Hinblick auf den Hilfsantrag 2 lediglich unter dem Gesichtspunkt der Erfindungshöhe – und eben nicht auch im Hinblick auf die fehlende Neuheit – diskutiert, lässt sich zusammen mit dem Hinweis auf die Offenbarung einer sog. „Kassettenlösung“ nur so verstehen, dass das Bundespatentgericht – anders als noch in seiner vorläufigen Einschätzung (Anlage B 27, Punkt 9.1.3.) – in der Entgegenhaltung lediglich eine aus Zuführeinheit und Bandvorschubeinheit bestehende und damit mit einem Zuführmechanismus versehene Gesamtvorrichtung als offenbart ansieht.

147

Dies erscheint unter Berücksichtigung des Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltung gut vertretbar.

148

Der Betrieb der in den Figuren 1 und 2 der Entgegenhaltung gezeigten Vorrichtung wird auf Seite 10 f. der Übersetzung wie folgt beschrieben:

149

„Die Zuführspule wird am Anbringungsabschnitt (7) der Zuführeinheit (2) angebracht und das Band (5) wird aus dem Herausführungsabschnitt (31) herausgezogen. Sodann wird die Abdeckfolie (5d) des vorderen Endabschnitts vom Basisband gelöst, das Basisband (5a) überwindet den Abstand (L) und durchläuft das Abdeckungselement (44) und der Stift (42) des Zahnrades (41) wird in Eingriff mit dem Stiftloch (5c) an seinem vorderen Endabschnitt angebracht. Auf diese Weise wird das Basisband (5a) herausgezogen, während der Ablöseabschnitt (27) die Abdeckfolie ablöst, die in der Aufnahmekammer (16) aufgenommen wird. Nachdem diese Einrichtung des Bandes (5) an der Zuführeinheit (2) abgeschlossen wurde, wird die Bandzuführeinrichtung (1) auf dem Tisch (56) angeordnet, und das Zahnrad (41) wird intermittierend angetrieben. [...]

150

(Unterstreichung hinzugefügt)

151

Die Entgegenhaltung spricht mithin davon, dass die – auf Seite 4f. zuvor als zweiteilig beschriebene – Bandzuführeinrichtung, und nicht etwa nur die Zuführeinheit (2), vermittelt über die Bandvorschubeinheit (3), auf dem Tisch angeordnet wird. Korrespondierend dazu soll der Bediener für den Fall, dass die Restmenge an Bauteilen zu gering ist, Maßnahmen wie etwa das Auswechseln der (zweiteiligen) Teilezuführeinheit (1) vorbereiten können (NK 11a, S. 11 unten). Des Weiteren soll es die offenbarte Vorrichtung ermöglichen, dass „auch für den Fall, dass eine Teilezuführeinrichtung (1) vom Tisch (56) entfernt […] und diese Teilezuführungseinrichtung (1) am Tisch des Anordnungsgestells einer anderen Bestückungsvorrichtung […] angeordnet wird, ein Austausch von Signalen bzw. Daten mit dem Steuerabschnitt der Bestückungsvorrichtung für elektronische Bauteile“ stattfindet (NK 11, S. 12 unten). Schließlich sprechen auch die Ansprüche der Entgegenhaltung lediglich davon, dass eine Teilezuführungseinrichtung lösbar an einem Anordnungsgestell (Anspruch 1) oder am Tisch (Anspruch 2) angebracht wird. Die Entgegenhaltung geht mithin wie selbstverständlich davon aus, dass die Zuführung der Bauteile über die, lediglich aus zwei Teilen zusammengesetzte, Teilezuführung erfolgt, die dementsprechend auch über einen eigenen Zuführmechanismus verfügt.

152

Daran, die Zuführeinheit (2) als klagepatentgemäße Bandführung anzusehen, sieht sich der Fachmann im Übrigen bereits mit Blick auf die Merkmalsgruppe 4.3. der vorstehend eingeblendeten Merkmalsgliederung gehindert. Danach umfasst die klagepatentgemäße Bandführung (10) ein Arretiermittel (25, 26), das zum einfachen und schnellen Anbringen und Lösen der Bandführung an der Bauteil-Montagemaschine oder dem Bauteilband-Magazin eingerichtet ist, so dass die Bandführung lösbar an der Bauteil-Montagemaschine oder einem Bauteilband-Magazin angebracht werden kann. Bereits dies schließt es aus, die Zuführeinheit allein als Bandführung im Sinne des Klagepatents anzusehen. Denn die Bandvorschubeinheit ist weder eine Bauteil-Montagemaschine noch ein Bauteilband-Magazin. Als Solches kann hier allenfalls – was nicht abschließend entschieden werden braucht – der Tisch (56) angesehen werden. Da die Befestigung der Teilezuführung (1) am Tisch (56) jedoch in jedem Fall vermittelt über die Bandvorschiebeeinrichtung (3) erfolgt, handelt es sich bei dieser dann um einen Bestandteil des Arretiermittels und damit doch der Bandführung (10).

153

Auch der in der Entgegenhaltung weiter beschriebene Austausch eines Bandes bietet für den Fachmann keinen hinreichenden Anlass, die Zuführeinheit (2) als selbstständige Bandzuführung im Sinne des Klagepatents anzusehen. Zwar findet sich in der Entgegenhaltung in diesem Zusammenhang kein Hinweis, dass (auch) die Bandzuführung (3) vom Tisch (56) gelöst werden soll. Vielmehr soll die Zuführeinheit (2) lediglich gehalten, nach hinten gezogen und von der Bandvorschubeinheit (3) gelöst werden. Sobald eine neue Zuführspule (4) am Anbringungsabschnitt (7) angebracht wird, wird die Zuführeinheit (2) an den hinteren Abschnitt der Bandvorschubeinheit (3) gekoppelt und der Betrieb der Vorrichtung wird wieder aufgenommen (NK 11a, S. 11 Mitte). Dazu, ob die Bandvorschubeinheit (3) dabei am Tisch (56) verbleibt oder nicht, findet sich in der Entgegenhaltung demgegenüber kein Hinweis. Ob sich der Fachmann davon ausgehend veranlasst sieht, die zuvor als Bestandteil einer einheitlichen Teilezuführung beschriebene Zuführeinheit isoliert und ohne Einbeziehung der Bandvorschubeinheit als Bandzuführung im Sinne des Klagepatents anzusehen, erscheint jedoch zweifelhaft, jedenfalls aber nicht so klar, dass vor dem Hintergrund der erstinstanzlichen Aufrechterhaltung des Klagepatents im streitgegenständlichen Umfang eine Aussetzung des Rechtsstreits gerechtfertigt wäre.

154

155

Soweit sich die Beklagten schließlich unter dem Gesichtspunkt der fehlenden erfinderischen Tätigkeit auf den vermeintlich vorbenutzten „G“ berufen, vermag auch dieses Vorbringen dem Aussetzungsbegehren der Beklagten nicht zum Erfolg zu verhelfen.

156

Das durch die Beklagten als Bandführung angesehene Bauteil besteht aus einem Unterteil und einem Deckel und ist damit zweiteilig ausgebildet, wobei sich das Freilegemittel im Deckel befindet. Dies verdeutlicht die der Anlage B 19, dort S. 2 zu Illustrationszwecken entnommene Abbildung:

157

Da – was die Beklagten letztlich auch nicht in Abrede stellen – der Deckel ohne weitere, dies verhindernde Maßnahmen bei einer Neigung der Bandführung herunterfällt (so auch das BPatG, Anlage B 28, S. 33), fehlt es an der durch Merkmal 5. der vorstehend eingeblendeten Merkmalsgliederung geforderten festen Verbindung von Profil, Führungsmittel, Freilegemittel und Arretiermittel. Denn eine solche feste Verbindung ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung dauerhaft und nicht nur in bestimmten Situationen, etwa bei einer in ein Bandführungsmagazin eingelegten Bandführung, besteht (so auch das BPatG, Anlage B 28, S. 25). Dies gilt umso mehr, da der Deckel nach den unwidersprochen gebliebenen Feststellungen des Bundespatentgerichts (Anlage B 28, S. 39) zum Einlegen eines Bauteilbandes abgenommen werden muss, so dass er in dieser Situation nicht mit dem Unterteil verbunden ist. Daran ändert sich auch nichts, wenn zur Lagerung der Bandführung, sei es mit oder ohne Bauteilband, ein Clip oder ein anderes Mittel verwendet wird, das den Deckel auf dem Unterteil hält, denn die dadurch hergestellte Verbindung muss zum Einlegen des Bauteilbandes gelöst werden (so auch BPatG, a.a.O.). Der Auffassung der Beklagten, erst Unteranspruch 4 verlange eine derartige feste Verbindung, dass das Bauteilband außerhalb des Magazins oder der Montagemaschine zurückgehalten werde, vermag der Senat bereits deshalb nicht zu folgen, weil sich Unteranspruch 5 lediglich mit dem Trägerband-Rückhaltemittel und damit einem weiteren Bauteil, nicht aber mit der in Merkmal 5 angesprochenen festen Verbindung von Profil, Führungsmittel, Freilegemittel und Arretiermittel beschäftigt.

158

Mit der sich vor diesem Hintergrund stellenden Frage, ob es für den Fachmann davon ausgehend nahegelegen hat, das Profil und den Deckel, etwa durch ein Scharnier fest zu verbinden, hat sich das Bundespatentgericht ausführlich und mit nachvollziehbarer Begründung beschäftigt und im Ergebnis das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes bejaht. Es steht dem Senat nicht zu, dieses sorgfältig begründete Votum des fachkundig besetzten Bundespatentgerichts, quasi im Vorgriff auf das Nichtigkeitsberufungsverfahren, durch eigene Erwägungen zu ersetzen, solange die Auffassung des Bundespatentgerichts – wie hier – zumindest vertretbar erscheint. Offensichtliche Fehler lässt die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht erkennen. Zudem haben die Beklagten auch keine neuen Tatsachen vorgetragen haben, die nunmehr eine abweichende Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit rechtfertigen würden.

159

Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die durch die Beklagte in ihrer Berufungsbegründung nochmals angesprochene Scharnierlösung (vgl. Anlage NK 42). Auch damit hat sich das Bundespatentgericht bereits ausführlich auseinandergesetzt und insoweit ausgeführt (Anlage B 28, S. 40):

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„Das Einfügen eines Scharniers, wie es von der Klägerin als ihrer Meinung nach naheliegende Maßnahme zum Herstellen einer festen Verbindung im Dokument NK42 gezeigt wird, ist mit Problemen verbunden. So darf das Scharnier zum einen seitlich keinen Platzbedarf aufweisen, da im G benachbarte Bandführungen nahezu ohne Zwischenraum aneinander grenzen. Die Bandführungen selbst weisen am oberen Ende des Unterteils nur sehr dünne Wände auf, die es kaum ermöglichen, dass dort ein Scharnier befestigt wird. Außerdem ist ein normales Scharnier nicht flexibel genug, um die weitere Funktion des Deckels als Rückhaltevorrichtung bei unterschiedlich dicken Trägerbändern, wie sie in der Realität auftreten, zu erhalten. Denn ein Scharnier legt auch den Abstand zwischen Deckel und Absatz der Seitenwände auf seiner Seite fest, womit sich der Deckel bei dickeren Bändern nicht mehr schließen ließe, und bei dünneren Bändern an dieser Seite kein Druck mehr auf das Band ausgeübt würde, so dass die entstehende Reibung zu gering würde, um das Trägerband zurückzuhalten. Die Verwendung eines einfachen Scharniers würde somit die Funktionsweise des Gs beeinträchtigen. Da sie, wenn keine Beeinträchtigung der Funktion in Kauf genommen werden soll, somit mit aufwändigen Änderungen verbunden wäre, wird der Fachmann diese Maßnahme ohne einen weiteren dahingehenden deutlichen Hinweis nicht ergreifen.“

161

Unabhängig davon, ob eine solche Scharnierlösung überhaupt im Prioritätszeitpunkt zum Fachwissen des Fachmanns gehörte, haben es die Beklagten auch im Berufungsverfahren nicht vermocht hinreichend darzulegen, welchen Anlass der Fachmann, ohne in eine stets unzulässige rückschauende Betrachtung zu verfallen, trotz dieser zahlreichen, beim Einsatz eines solchen Scharniers denkbaren Probleme haben sollte, den eine in sich abgeschlossene Lösung darstellenden „G“ mit einer solchen Scharnierlösung zu kombinieren. Der lediglich pauschale Verweis auf eine Verlustmöglichkeit der Bandabdeckung genügt insoweit jedenfalls nicht.

162

Im Übrigen ist es den Beklagten auch nicht gelungen, die in dem vorstehend auszugsweise wiedergegebenen Urteil des Bundespatentgerichts angesprochenen Bedenken auszuräumen. Hierfür reicht weder der Hinweis, die Abdeckung weise eine ausreichende Flexibilität auf, um Bauteilbänder mit unterschiedlicher Dicke zu verwenden, noch die lediglich allgemein gehaltene Bemerkung, der Platz im „G“ sei ausreichend, um Bandführungen mit Scharnier nebeneinander zu platzieren, da das in der bereits dem Bundespatentgericht als Anlage NK 42 vorliegenden Illustration gezeigte Scharnier den Platzbedarf nicht erhöhe.

163

Soweit die Beklagten schließlich darauf verweisen, bei einem fest montierten Deckel übe die im Bandführungskörper eingefügte Feder von unten eine Kraft auf das Band aus, durch die eine Haftreibung zwischen Band und Feder sowie zwischen Band und Deckel hervorgerufen werde und das Band am Verrutschen in Longitudionalrichtung zur Bandführung hindere, mag dies sein. Nur erschließt sich auch insoweit nicht, weshalb der Fachmann den Deckel, der beim „G“ beim Einlegen eines Bauteilträgerbandes abgenommen werden muss, mit dem Unterteil nunmehr fest verbinden sollte.

164

IV.

165

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

166

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

167

Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).