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G r ü n d e:

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Nachdem der Senat ebenso wie das Landgericht eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents für gegeben erachtet, erscheint unter Berücksichtigung des qualifizierten Hinweises des Bundespatentgerichts vom 6. Juni 2017 (Anlage B 39) eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits geboten, § 148 ZPO.

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Wenn das Klagepatent mit einem Einspruch oder – wie hier – mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist

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(BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, zum Rückruf sowie zur Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3  GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet es, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff auf den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung bzw. durch Erhebung eines Einspruchs führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und gegebenenfalls das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Einspruch bzw. der anhängigen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten).

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Davon ist vorliegend unter Berücksichtigung des Vorbescheides des Bundespatentgerichts vom 6. Juni 2017 (Anlage B 39) auszugehen. Mit diesem nach § 83 PatG ergangenen qualifizierten Hinweis liegt eine fachkundige Stellungnahme derjenigen Instanz vor, die über den Rechtsbestand des Klagepatents zu entscheiden hat. Diese Stellungnahme ist bei der hier zu treffenden Entscheidung zu berücksichtigen. Der qualifizierte Hinweis nimmt die vom Bundespatentgericht erst noch zu treffende Nichtigkeitsentscheidung selbstverständlich nicht vorweg; er hat nur vorläufigen Charakter. Gleichwohl handelt es sich aber um eine gewichtige fachkundige Stellungnahme desjenigen Spruchkörpers, der unmittelbar mit dem Rechtsbestand des Klagepatents befasst ist und in erster Instanz über die Nichtigkeitsklage zu entscheiden hat. Durch den qualifizierten Hinweis soll das Bundespatentgericht die tatsächlichen Grundlagen der zu treffenden gerichtlichen Entscheidung, also seine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage, frühzeitig offenlegen, damit sich die Parteien darauf einstellen und ihren weiteren Vortrag daran ausrichten können. Die Basis für den qualifizierten Hinweis bildet dabei der möglichst umfassend vorbereitete Prozessstoff. Die Hinweispflicht des § 83 Abs. 1 S. 1 PatG geht über§ 139 ZPO und die darin enthaltene allgemeine Prozessförderungspflicht des Gerichtes deutlich hinaus. Auch bindet der qualifizierte Hinweis das Bundespatentgericht immerhin in dem Sinne, dass es einen weiteren Hinweis erteilen muss, wenn es von der in dem qualifizierten Hinweis geäußerten Rechtsauffassung abweichen möchte. Vor diesem Hintergrund wird das Bundespatentgericht vor der Erteilung eines qualifizierten Hinweises nach § 83 Abs. 1 Satz 1 PatG regelmäßig bereits eine umfassende und sorgfältige Prüfung vornehmen und einen entsprechenden Hinweis nicht leichtfertig erteilen. Zwar kann nicht schon jedwede für den Verletzungskläger irgendwie nachteilige Stellungnahme des Bundespatentgerichts zu einer Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits führen. Maßgebend sind vielmehr stets die Umstände des Einzelfalles. Zu berücksichtigen ist insbesondere, ob sich das Bundespatentgericht bereits eine (vorläufige) Rechtsauffassung gebildet hat, so dass der Vorbescheid letztlich die spätere Entscheidung zwar nicht in ihren Wirkungen, aber in ihrer Begründung faktisch schon vorweg nimmt, oder ob es hinsichtlich des Rechtsbestandes lediglich gewisse Bedenken geäußert hat. Von Bedeutung ist ferner, ob und inwieweit das Bundespatentgericht seine vorläufige Meinung begründet hat. Liegt aber ein deutlicher Hinweis des Bundespatentgerichts gemäß § 83 PatG vor, der eine Vernichtung des Klagepatents in Aussicht stellt und dies im Einzelnen begründet, ist eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bis zur erstinstanzlichen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren geboten. Eine Ausnahme (im Sinne einer Fortsetzung des Verletzungsrechtsstreits) gilt lediglich dann, wenn die zu erwartende Vernichtungsentscheidung evident unrichtig wäre.

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Davon kann hier jedoch keine Rede sein. Das Bundespatentgericht hat in seinem qualifizierten Hinweis in aller Deutlichkeit („nach vorläufiger Auffassung des Senats ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu“) und nachvollziehbar dargelegt, weshalb es das Klagepatent im Umfang der hier streitgegenständlichen Patentansprüche 1 (Hauptantrag) sowie 3, 5, 6, 7 sowie 17 und 18 („insbesondere, wenn-Anträge“) für nicht schutzfähig erachtet. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts sind gut vertretbar und lassen sich ohne Weiteres anhand der vorgelegten Unterlagen nachvollziehen, so dass mit der für eine Aussetzung des Rechtsstreits erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem Nichtigkeitsverfahren zumindest im Umfang der hier streitgegenständlichen Patentansprüche nicht standhalten wird. Da sich das Interesse der Klägerin an einer sofortigen Berufungsentscheidung aufgrund ihres erstinstanzlichen Obsiegens darauf beschränkt, die titulierten Ansprüche ohne Sicherheitsleistung vollstrecken bzw. eine bereits geleistete Vollstreckungssicherheit gemäß § 109 ZPO zurückfordern zu können sowie für den Fall einer späteren Urteilsaufhebung nicht auf Schadenersatz(§ 717 Abs. 2 ZPO), sondern bloß auf Bereicherungsausgleich haften zu müssen, erscheint es gerechtfertigt, den Verletzungsrechtsstreit bis zur erstinstanzlichen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren (Vorliegen der Entscheidungsgründe) auszusetzen (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Aufl., Abschn. E, Rz. 632).

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Düsseldorf, den 24. August 2017

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Oberlandesgericht, 2. Zivilsenat