Gründe

I.

1

Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

2

Durch dieses hat das Landgericht die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union Spritzen für Gartenschläuche in der nachstehend wiedergegebenen Ausführungsform selbst oder durch Dritte anzubieten, zu bewerben, zu vertreiben und/oder in Verkehr zu bringen:

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4

Außerdem hat das Landgericht die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt und sie zur Zahlung von 2.071,31 € außergerichtlicher Kosten nebst Zinsen verurteilt. Die Widerklage, die die Beklagte für den Fall erhoben hat, dass das erkennen-de Gericht den Rechtsstreit nicht bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) in dem Nichtigkeitsverfahren über die Klagemarke, die nachfolgend eingeblendete, unter dem Zusatz „Colour Orange-red-grey-light grey“ eingetragene Unionsmarke Nr. 4…

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aussetzt und mit der sie die Erklärung des Verfalls der Klagemarke begehrt, hat das Landgericht abgewiesen.

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Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen folgendes ausgeführt:

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Das Verfahren sei nicht nach Art. 100 Abs. 4 i.V.m. Art. 104 Abs. 1 UMV auszusetzen. Zwar sei der Antrag beim Amt eher eingegangen als die Widerklage bei Gericht. Die Aussetzung erfolge nach Art. 104 Abs. 1 UMV jedoch nicht automatisch, sondern nur wenn keine besonderen Gründe für die Fortsetzung bestünden. Solche Gründe seien gegeben, wenn das vor dem Amt eingeleitete Verfahren keine Aussicht auf Erfolg habe. Dies sei hier der Fall, wofür auch die nicht abschließende Entscheidung der Löschungsabteilung der EUIPO spreche. Dabei könne dahinstehen, ob Art. 51 Abs. 1 lit. b) UMV auch auf dreidimensionale Unionsmarken Anwendung finde. Denn vorliegend seien schon die Voraussetzungen der Norm nicht erfüllt. Dass die Klagemarke zu einer für Bewässerungsspritzen üblichen Form verfallen sei, sei anhand der vorgelegten Unterlagen nicht festzustellen.

9

Die Klagemarke sei auch nicht nach Art. 51 Abs. 1 lit. a) UMV für verfallen zu erklären. Die Klägerin habe eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke innerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraumes dargelegt und nachgewiesen. Das Vor-bringen der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 07.12.2015 sei nicht verspätet. Es sei innerhalb einer angemessenen Frist auf den Hinweis des Gerichts, dass substantiiert zur Benutzung einer Marke vorgetragen werden müsse, erfolgt. Dass der von der Klägerin vorgetragene Vertrieb durch die X. GmbH erfolgt sei, sei unschädlich, da dies eine Benutzung „mit Zustimmung des Inhabers“ im Sinne von Art. 15 Abs. 2 UMV gewesen sei. Die Beklagte sei dem Vorbringen der Klägerin nur insoweit entgegen getreten, als sie die Auffassung vertreten habe, die Bewässerungsspritzen der Anlagen K 2 und K 3 wiesen die Farbkombination rot-schwarz auf. Art. 15 Satz 2 lit. a) UMV lasse jedoch auch eine abweichende Benutzungsform der Marke als rechtserhaltend zu, sofern sich die benutzte von der eingetragenen Form nur soweit unterscheide, dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst werde und sowohl die eingetragene als auch die benutzte Marke als insgesamt gleichwertig betrachtet werden könnten. Die in der Anlage K 3 gezeigte Bewässerungsspritze weise die Farbkombination orange – dunkelgrau oder schwarz auf, die in der Anlage K 2 gezeigte die Farbkombination dunkelorange – dunkelgrau bis schwarz. Entscheidend für die Ernsthaftigkeit der rechterhaltenden Benutzung sei zudem der Umfang der Benutzungshandlungen. Insofern habe die Kammer Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugin A. und sei nach den von dieser vorgetragenen Zahlen davon überzeugt, dass die Klägerin eine entsprechende Bewässerungsspritze seit 1981 durchgehend und aktiv vertrieben habe.

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Die Klage sei begründet. Der Klägerin stehe gegenüber der Beklagten gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. b), Abs. 2 UMV der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. Zwi-schen der Klagemarke und der von der Beklagten vertriebenen Bewässerungssprit-ze bestehe Verwechslungsgefahr, da die Beklagte ein hochgradig ähnliches Zei-chen für eine identische Ware benutzt habe. Der Anspruch auf Schadensersatzanspruch folge aus Art. 102 Abs. 2 UMV i.V.m. § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Beklagte habe fahrlässig gehandelt. Sie habe selber nicht behauptet, vor dem Inverkehrbringen ihres Produkts eine Markenrechtsrecherche durchgeführt zu haben. Der Anspruch auf Ersatz der geltend gemachten Abmahnkosten beruhe auf Art. 102 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 683 Satz 1, 677, 670 BGB. Der Zinsanspruch ergebe sich aus §§ 288 Abs. 1, 291 BGB.

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Soweit die Parteien den Auskunftsanspruch nach Auskunftserteilung der Beklagten übereinstimmend für erledigt erklärt hätten, seien die Kosten insofern gemäß § 91a Abs. 1 ZPO der Beklagten aufzuerlegen gewesen, da sie ohne den Eintritt des erledigenden Ereignisses nach dem Gesagten unterlegen wäre.

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Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung und macht geltend, das Landgericht habe rechtsfehlerhaft die Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 lit. b) UMV, der auch auf dreidimensionale Marken Anwendung finde, verneint. Entgegen der Ansicht des Landgerichts komme es insofern nicht ausschließlich auf Waren von Drittherstellern mit einer identisch übernommenen Warenform und oder Farbton an. Entscheidend sei vielmehr, ob der Verkehr nach dem Gesamteindruck der auf dem Markt erhältlichen Bewässerungsspritzen nunmehr davon ausgehe, dass die Form und Farbe der Marke der Klägerin lediglich eine Variante in dieser Produktkategorie sei, was hier der Fall sei. Anhand der von ihr vorgelegten Gegenüberstellung der Produkte werde deutlich, dass bei der gebotenen flüchtigen Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers die bestehenden Formunterschiede, sofern diese überhaupt erkennbar sein sollten, nicht so gravierend seien, dass dadurch bei dem Verkehr der Eindruck erweckt werde, bei der klägerischen Marke handele es sich um eine unübliche, erheblich abweichende Form dieses Warenbereichs. An eine erhebliche Formabweichung seien nach der Rechtsprechung des EuGH strenge Anforderungen zu stellen. Der Verkehr werde das konkrete Erscheinungsbild eines Produkts regelmäßig auf rein technische, funktionale oder dekorative Gebrauchseigenschaften zurückführen, die er von einer derartigen Ware erwarten kann. Ob dies auch im Hinblick auf das Erscheinungsbild der Klagemarke der Fall sei, habe das Landgericht rechtsfehlerhaft ungeprüft gelassen. Bei Prüfung hätte es dies bejahen müssen, so dass eine Unterscheidungskraft ausgeschlossen sei. Der Gebrauch von unterschiedlichen Farben stelle sich für das Warensegment „Bewässerungsspritze“ aus Sicht des Verkehrs als verkehrsüblich dar. Hinzu komme, dass sich die Farben „orange“ und „rot“ großer Beliebtheit für alle möglichen Waren erfreuten. Auch die Farbe „schwarz“ werde – gerade an Griffen – häufig verwendet. Dass auch pistolenförmige Bewässerungsspritzen auf dem Markt seien, sei entgegen der Ansicht des Landgerichts unerheblich, da alternative Bezeichnungsmöglichkeiten der Gebräuchlichkeit einer Bezeichnung nicht entgegenstünden. Dass die Klägerin erst nach Antragstellung gegen die in den Anlagen K 23 und K 30 genannten Hersteller und Verkäufer vorgegangen sei, sei entgegen der Ansicht des Landgerichts nicht unerheblich, da es für die Verfallsgründe auf den Zeitpunkt der Antragstellung ankomme. Die Klägerin habe selber in der Vergangenheit eine zusätzliche markenmäßige Kennzeichnung, nämlich die mit der Wortmarke „X.“ für erforderlich gehalten, um im Markt mit ihren Produkten identifiziert zu werden. Die Klagemarke sei aber auch nach Art. 51 Abs. 1 lit. a) UMV für verfallen zu erklären. In diesem Zusammenhang habe das Landgericht unberücksichtigt gelassen, dass die Klägerin die Klagemarke nicht alleine, sondern in Verbindung mit dem unterscheidungskräftigen Wortbestandteil „X. benutzt habe. Außerdem weiche die von der Klägerin vertriebene Bewässerungsspritze Art.-Nr. 2818 in Form und Farbe von der Markenregistrierung so ab, dass das zulässige Maß überschritten sei. Die Bewässerungsspritze Art.-Nr. 941 werde seit 2010 nicht mehr isoliert vertrieben. Jedenfalls könne der Klagemarke nur eine schwache Unterscheidungskraft zugesprochen werden, da sie sich weder in Form noch Farbe von den üblichen Konkurrenzprodukten unterscheide. Dies gelte auch für die Farbkombination, die im hier relevanten Warensegment insgesamt nicht als ungewöhnlich anzusehen sei. Damit bestimme die zusätzliche Wortkennzeichnung „X.“ den Gesamteindruck der Ware. Rechtsfehlerhaft gewesen sei, dass das Landgericht über einen nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsatz Beweis erhoben habe. Schließlich verletze die angegriffene Ausführungsform die Klagemarke nicht, da in Ansehung des Marktes erhebliche Farbabweichungen bestünden. Zudem trete die angegriffene Ausführungsform, da im Set vertrieben, nicht herkunftshinweisend hervor, so dass keine markenmäßige Benutzung gegeben sei. Entgegen der Ansicht des Landgerichts schließe auch die Kennzeichnung mit „Y.“ eine Verwechslungsgefahr aus.

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Die Beklagte beantragt,

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das angefochtene Urteil abzuändern und

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1. die Klage abzuweisen,

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sowie

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2. auf die Widerklage die Unionsmarke Nr. 4… für verfallen zu erklären.

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Die Klägerin beantragt,

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die Berufung zurückzuweisen.

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Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens als zutreffend und macht insbesondere folgendes geltend:

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Soweit die Beklagte offensichtlich meine, für die Entwicklung zu einer gebräuchli-chen Bezeichnung reiche bereits aus, dass eine Marke nicht mehr als Her-kunftshinweis dienen könne, sei das unzutreffend. Für das Vorliegen der Voraus-setzungen von Art. 51 Abs. 1 lit. b) UMV sei mehr erforderlich, als nur der Verlust der Unterscheidungskraft, nämlich die tatsächliche Verwendung im Verkehr als Gat-tungsbezeichnung. Letzteres sei nicht immer dann gegeben, wenn die Unterschei-dungskraft weggefallen sei. Der von der Beklagten befürchteten Monopolisierung dreidimensionaler Produktgestaltungen werde durch die Schutzhindernisse entge-gen gewirkt, die im Wege des Löschungsantrags nach Art. 52 UMV geltend zu ma-chen seien. Eine angeblich fehlende Unterscheidungskraft könne daher nicht im Wege des Verfallsverfahrens geltend gemacht werden, wie die Rechtsprechung im Übrigen schon mehrfach entschieden habe. Soweit die Beklagte mit der Widerklage eine Nichtbenutzung im Sinne von Art. 51 Abs. 1 lit. a) UMV geltend mache, sei zu-nächst darauf zu verweisen, dass die Benutzung der Klagemarke in Verbindung mit der Wortmarke „X.“ einer Rechtserhaltung der Klagemarke nicht entgegenstehe. Der Verkehr erkenne „X.“ als Hauptmarke aller aus dem Haus X. kommender Produkte und die Klagemarke als Spezialmarke zur Kennzeichnung spezieller Waren, hier der Bewässerungsspritze. Die Abweichung der Bewässerungsspritze Art.-Nr. 2818 von der Klagemarke sei so geringfügig, dass die Unterscheidungskraft der Klagemarke hiervon nicht berührt werde. Im Hinblick auf die Bewässerungsspritze Art.-Nr. 941 gelte, dass der Vertrieb im Set einer markenmäßigen Benutzung nicht entgegenstehe, da der Verkehr auch hier die Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft ansehe. Zudem sei die zuletzt genannte Bewässerungsspritze auch isoliert beworben worden, was durch die von der Zeugin A. überreichten Kataloge belegt werde. Die Bewässerungsspritze Art.-Nr. 941 sei zwar – wie von der Zeugin A. bekundet – nur bis zum Jahr 2012 vertrieben worden. Sie sei aber weiter in Katalogen beworben und angeboten worden.

22

Im Rahmen der Verwechslungsgefahr sei zu berücksichtigen, dass die Klagemarke zumindest über einen durchschnittlichen Grad an originärer Unterscheidungskraft verfüge. Vorliegend sei diese durch die intensive, langjährige Benutzung sogar noch gesteigert. Was die Kennzeichnung der angegriffenen Ausführungsform mit dem Begriff „Y.“ anbelange, gelte auch hier, dass der Verkehr von einer Zweitmarke ausgehe. Zudem schließe diese Kennzeichnung eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht aus.

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Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die von den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

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Die zulässige Berufung hat in der Sache zum überwiegenden Teil Erfolg.

25

Die Klage ist unbegründet, die Widerklage hingegen im tenorierten Umfang begründet.

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1.)

27

Zu Recht hat das Landgericht das Verfahren nicht bis zur rechtskräftigen Entschei-dung über das allein auf den Verfallsgrund des Art. 51 Abs. 1 lit. b) UMV a.F. (seit dem 01.10.2017 Art. 58 Abs. 1 lit. b) UMV) gestützte Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO ausgesetzt. Denn gemäß Art. 128 UMV n.F., der inhaltlich Art. 100 Abs. 4 Satz 1 UMV a.F. entspricht, setzt das Unionsmarkengericht eine bei ihm erhobene Widerklage auf Erklärung des Verfalls, der ein Antrag auf Erklärung des Verfalls beim Amt vorangegangen ist, in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 UMV n.F. (= Art. 104 Abs. 1 UMF a.F.) nur aus, wenn keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen. Ob letzteres – wie vom Landgericht unter Bezugnahme auf Literatur angenommen – schon der Fall ist, wenn dem Antrag die Erfolgsaussicht fehlt, oder ob dem Antrag offensichtlich die Erfolgsaussicht fehlen muss (so OLG Frankfurt Beschluss vom 03.07.2017, 6 W 54/17, BeckRS 2017, 121597; Stier in Hasselblatt (ed), CTMR, Art. 104 mn. 14 m.w.N.), kann dahinstehen. Denn bereits letzteres ist vorliegend gegeben. Dabei kann ebenfalls offen bleiben, ob Art. 58 Abs. 1 lit. b) UMV n.F. auf eine Formmarke wie die streitgegenständliche überhaupt anwendbar ist, was das EUIPO im parallelen Verfallsverfahren in seiner nicht rechtskräftigen Entscheidung vom 11.07.2016 (Anlage 38) verneint hat. Denn nach Art. 58 Abs. 1 lit. b) UMV n.F. ist ebenso wie nach Art. 51 Abs. 1 lit. b) UMV a.F. eine Marke nur dann für verfallen zu erklären, wenn sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zu einer gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen worden ist, geworden ist. Dies behauptet die Beklagte selber nicht wirklich. Vielmehr stellt sie darauf ab, die Klagemarke habe nachträglich durch das Marktumfeld für den Verkehr ihre Unter-scheidungskraft verloren, was wie eine Veränderung zu gebräuchlichen Bezeich-nung behandelt werden müsse. Bereits letzteres ist unzutreffend. Die Verfallsgründe sind vom Gesetzgeber eindeutig und abschließend geregelt worden. Auch in der Neufassung der UMV zum 01.10.2017 hat er keine Veranlassung gesehen, sie zu ergänzen. Für eine erweiternde Auslegung oder eine analoge Anwendung dieser Normen ist daher kein Raum.

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2.) Die im hiesigen Verfahren erhobene Widerklage hat hingegen teilweise Erfolg.

29

a) Die Klagemarke ist zwar nicht deshalb verfallen, weil sowohl auf der Bewässerungsspritze Art.-Nr. 941 als auch auf der Art.-Nr. 2818 der Zusatz „X.“ aufgebracht war. Die Verwendung von zwei oder mehr Marken für ein und dasselbe Produkt ist in vielen Branchen üblich. Sie ist daher zur Rechtserhaltung geeignet, solange der Verkehr die Zeichen noch als selbständige Marken ansieht und sie nicht etwa zu einer untrennbaren Gesamtkennzeichnung mit einheitlichem Herkunftshinweis verschmolzen sind (vgl. BGH GRUR 2007, 592 – bodo Blue Night). Weist das Hauptkennzeichen auf das Unternehmen und dient eine weitere Marke der Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel, können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (BGH a.a.O. Rdnr. 15). Erfolgt die Verwendung neben einem verkehrsbekannten Unternehmensnamen, ist der Zweitmarkencharakter des anderen Zeichens nach Auffassung des BGH sogar ohne weiteres deutlich (a.a.O. Rdnr. 14). In Anwendung dieser Grundsätze ist festzustellen, dass der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke der Zusatz „X.“ nicht entgegensteht. Der Unternehmensname „X.“ ist dem angesprochenen Verkehr ein Begriff. Ebenso bekannt ist, dass X. für seine Produkte durchgängig den Farbbestandteil Orange überwiegend in Kombination mit der Farbe Grau verwendet. Daher wird der Verkehr aufgrund der langjährigen und umfangreichen Benutzung dieser Farbkombination auch in der Klagemarke einen Herkunftshinweis sehen und diese daher im vorgenannten Sinne als Zweitmarke ansehen.

30

b) Was den Verfallsgrund des Art. 58 Abs. 1 lit. b) UMV n.F. anbelangt, gilt das gerade zu Ziff. 1) Gesagte.

31

c) Berechtigt ist das Begehren der Beklagten jedoch, soweit sie es zusätzlich auf den Verfallsgrund des Art. 58 Abs. 1 lit. a) 1. Halbsatz UMV n.F. (= Art. 51 Abs. 1 lit. a) 1. Halbsatz UMV a.F.) stützt.

32

Gemäß dieser Norm wird eine Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

33

Letzteres ist zwar nicht deshalb der Fall, weil die Klägerin zur rechtserhaltenden Benutzung in nicht berücksichtigungsfähiger Weise vorgetragen hat. Soweit die Beklagte dies meint und rügt, der Vortrag, über den das Landgericht Beweis erhoben hat und der damit Grundlage der tatsächlichen Feststellungen zur Benutzungsumfang geworden ist, habe vom Landgericht nicht berücksichtigt werden dürfen, da er zum Zeitpunkt seiner Einführung in das Verfahren verspätet gewesen sei, kann das schon deshalb keinen Erfolg haben, da die Nachholung einer Zurückweisung durch das Berufungsgericht in den Fällen des § 296 Abs. 1 und 2 ZPO nach ständiger Rechtsprechung des BGH ausgeschlossen ist (vgl. statt vieler: MDR 2006, 1306).

34

Das Vorbringen der Klägerin rechtfertigt es jedoch nicht, eine rechtserhaltende Benutzung zu bejahen.

35

Die nachfolgend zur Verdeutlichung eingeblendete Bewässerungsspritze Art.-Nr. 941

36

entspricht zwar der Klagemarke. Sie ist nach der Aussage der Zeugin A. jedoch nur bis Mai 2012 vertrieben worden. Dass dieses Produkt danach weiterhin in Katalogen abgebildet worden ist (was die Klägerin unter anderem im Termin am 24.10.2017 dahingehend erläutert, dass sie, wenn Kunden anhand der Kataloge Interesse an dem Produkt bekundet und Bestellungen aufgegeben hätten, dieses weiter hätte herstellen, vertreiben und ausliefern können), stellt keine ernsthafte Benutzung dar. Nur eine solche kann rechtserhaltend sein und erfordert nach der Rechtsprechung des EuGH im Regelfall, dass sie sich auf Waren oder Dienstleistungen bezieht, die entweder schon vertrieben werden oder deren Vertrieb insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht. Denn der Schutz der Marke und die Wirkungen, die auf Grund ihrer Eintragung Dritten entgegengehalten werden können, können nicht fortdauern, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird (grdl. EuGH GRUR 2003, 425 – Ansul, Rdnr. 37). Weder ersteres noch letzteres war vorliegend der Fall. Nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin hat es keinen weiteren Absatz gegeben, ein solcher war von ihrer Seite auch nicht beabsichtigt. Eine entsprechende Absatzmarkterschließung bzw. -sicherung ist auch nicht durch die 2014/2015 in einer einmaligen Aktion an Kunden ausgegebene Geschenkbox erfolgt. Der für das nächste Jahr aus Anlass eines Jubiläums beabsichtigte Vertrieb ist schon deshalb unerheblich, da die maßgebliche Frist, innerhalb derer zur Rechtswahrung zu benutzen ist, bereits abgelaufen ist. Ob er den sonstigen Anforderungen an eine Benutzungshandlung genügen würde, bedarf daher keiner Beurteilung.

37

Soweit die ernsthafte Benutzung einer Marke unter bestimmten Bedingungen auch bei bereits vertriebenen Waren bejaht wird, für die die Marke eingetragen wurde und die nicht mehr zum Verkauf angeboten werden, so liegen auch die hierfür notwendigen Voraussetzungen nicht vor. Das ist zum einen dann der Fall, wenn der Inhaber der Marke, unter der die Waren auf den Markt gebracht wurden, Einzelteile verkauft, die zur Zusammensetzung oder Struktur der bereits vertriebenen Waren gehören und für die er dieselbe Marke unter den entsprechenden Bedingungen tatsächlich benutzt. Da diese Einzelteile Bestandteil der Waren sind und unter derselben Marke verkauft werden, ist eine ernsthafte Benutzung der Marke für diese Teile auf die bereits vertriebenen Waren selbst zu beziehen und führt zur Wahrung der Rechte des Inhabers in Bezug auf diese Waren. Das Gleiche kann gelten, wenn der Inhaber der Marke diese unter den gleichen Bedingungen tatsächlich für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die nicht zur Zusammensetzung oder Struktur bereits vertriebener Waren gehören, aber in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer der Waren befriedigen sollen. Das kann beim Kundendienst, z.B. beim Verkauf von Zubehör oder verwandten Erzeugnissen oder bei Wartungs- oder Reparaturleistungen, der Fall sein (vgl. EuGH, a.a.O., Azul, Rdnr. 40 f). Nichts von alledem trifft vorliegend hinsichtlich der weiteren Abbildung der Bewässerungsspritze Art.-Nr. 941 in den entsprechenden Katalogen zu.

38

Die von der Klägerin zur Stützung ihrer Auffassung, eine Abbildung in einem Katalog sei eine zur rechtserhaltenden Benutzung ausreichende Werbung, herangezogene Literaturstelle „Ingerl/Rohnke MarkenG § 26 Rdnr. 63“ trägt das von der Klägerin angestrebte Ergebnis nicht. Dort heißt es:

39

„Nach der hier vertretenen Auffassung ergibt sich schon aus § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG ein Argument dafür, dass auch die Verwendung ohne körperlichen Zusammenhang mit der Ware, insbesondere in Geschäftspapieren oder in der Werbung, eine zur Rechtserhaltung grdsl. geeignete Markenbenutzung darstellen muss. Es kann daher gerade auch eine Verwendung nur in der Werbung ausreichend sein, solange nicht aus anderen Gründen die Ernsthaftigkeit insgesamt zu verneinen ist.“

40

Solche anderen Gründe liegen nach dem Gesagten aber gerade vor.

41

Was die unstreitig weiter vertriebene Bewässerungsspritze Art.-Nr. 2818 anbelangt, die nachfolgend ebenfalls zur Verdeutlichung eingeblendet wird

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43

hat das Landgericht zu Recht festgestellt, dass bei der Farbe eine Abweichung zur eingetragenen Marke vorliegt, weil die Farbkombination nicht wie eingetragenen orange – grau/hellgrau, sondern orange – dunkelgrau/schwarz ist. Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung anlässlich der gemeinsamen Inaugenscheinnahme der zur Klagemarke hinterlegten Lichtbilder durch alle Beteiligten die Auffassung vertreten hat, auch dort sei jedenfalls bei dem rechts abgebildeten Produkt eine Farbkombination orange – dunkelgrau zu erkennen, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Der Griff und das Kupplungsstück der dort rechts abgebildeten Bewässerungsspritze erscheint zwar dunkler als bei den links und mittig abgebildeten Bewässerungsspritzen. Ursache hierfür ist für den Betrachter jedoch zweifelsfrei der sich aus der anderen Position ergebende Schattenwurf. Im Übrigen hat die Klägerin selber niemals behauptet, zwei entsprechende Marken angemeldet zu haben.

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Nicht geteilt werden kann jedoch die Ansicht des Landgerichts, die festgestellte, sich allein auf die Farbkombination beziehende Abweichung sei in rechtlicher Hinsicht als so gering zu bewerten, dass die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 1 Satz 2 lit. a) UMV a.F. (= Art. 18 Abs. 1 Satz 2 lit. a) UMV n.F.) gegeben seien. Danach gilt als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes 1 auch die Benutzung der Unionsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist. Bei der Beurteilung der Erheblichkeit der Abweichung ist nämlich die besondere Markenform der Klagemarke zu berücksichtigen. Es handelt sich um eine dreidimensionale Form, die die Form einer Ware widergibt, in einer bestimmten Farbe bzw. Farbkombination. Allein letzteres vermag die Eignung der Klagemarke, einen Herkunftshinweis zu begründen, herzustellen. Denn eine dreidimensionale Marke, die alleine aus der Form der Ware besteht, wird vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher nämlich aus der Form der Ware nicht auf die betriebliche Herkunft (siehe zuletzt BGH Beschluss vom 06.04.2017 – I ZB 39/16 – BeckRS 2017, 129360 Rdnr. 18 ff). Nach der Rechtsprechung des EuGH kommt einer Marke, die in der Form einer Ware besteht, mithin nur Unterscheidungskraft zu, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 Rdnr. 31 – Standbeutel). Die durch die Klagemarke geschützte Bewässerungsspritze entspricht hinsichtlich ihrer Form dieser Norm und Üblichkeit. Es handelt sich um eine Bewässerungsspritze, die in ihrem Erscheinungsbild schlicht allen praktischen Vorgaben an ein solches Produkt Rechnung trägt. Von entscheidender Bedeutung ist daher die bei der Klagemarke mit der Form verbundene Farbe, was gleichzeitig bedeutet, dass eine Abweichung hier auch erhebliche Auswirkungen auf den Gesamteindruck und damit die Unterscheidungskraft hat. Sie führt dazu, dass der Verkehr in der Bewässerungsspritze Art.-Nr. 2818 nicht mehr die Klagemarke erkennt, sondern etwas Eigenständiges sieht.

45

Da die Klägerin den Vertrieb einer der Klagemarke entsprechenden Bewässerungsspritze bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Senat nicht aufgenommen hat, sind die Voraussetzungen von Art. 58 Abs. 1 lit. a) 2. Halbsatz UMV n.F. (= Art. 51 Abs. 1 lit. a) 2. Halbsatz UMV a.F.) ebenfalls ersichtlich nicht gegeben.

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Aus dem Gesagten folgt, dass die Klagemarke seit dem 31.05.2017 verfallen ist, was auch so auszusprechen war.

47

3.)

48

Die Klage ist, was das in die Zukunft gerichtete Unterlassungsbegehren anbelangt, schon deshalb unbegründet, weil die Klägerin aus der Klagemarke nunmehr keine Rechte mehr ableiten kann.

49

Was den auch die Vergangenheit betreffenden Schadensersatzanspruch anbelangt, fehlt es an der notwendigen Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Ausführungsform. Letztere ist mit ihrer Farbgestaltung Rot/Schwarz noch weiter von der Klagemarke entfernt als die Bewässerungsspritze Art.-Nr. 2818 von der Klagemarke. Die Farbkombination Rot/Schwarz ist dem Verkehr nicht als Herkunftshinweis bekannt. Anders als bei der Klagemarke fehlt es für den Verkehr an Anknüpfungspunkten für Herkunftsvorstellungen allein aufgrund dieser Farbkombination. Darüber hinaus sind die Zeichen nicht hinreichend ähnlich, da die Farbkombination der Klagemarke nicht übernommen worden ist.

50

Eine Erstattung der der Klägerin vorprozessual entstandenen Kosten kommt mangels Begründetheit der geltend gemachten Ansprüche nicht in Betracht.

51

III.

52

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO. Das Unterliegen der Beklagten erfolgt in verhältnismäßig geringem Umfang, der allenfalls geringfügig höhere Kosten verursacht hat. Dem Zeitraum zwischen Rechtshängigkeit und dem aktuell festgestellten Verfallszeitpunkt kommt für die Beklagte keine besondere Bedeutung zu.

53

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

54

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Vorliegend stellen sich keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.

55

Streitwert für die Berufungsinstanz: bis 300.000,- €

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(s. auch Ergänzungsurteil des Senats I-20 U 137/16 vom 22.02.2018)