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Gründe

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A.

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1              Dem Oberlandesgericht liegt die Berufung einer nach deutschem Recht eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung vor, die eine andere nach deutschem Recht eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung vor den deutschen Gerichten wegen Gemeinschaftsgeschmacksmusterverletzung auf Unterlassen, Auskunft und Rechnungslegung in Anspruch nimmt und die Feststellung begehrt, dass die in Anspruch genommene Gesellschaft ihr durch die beanstandeten Handlungen zum Schadensersatz verpflichtet ist. Die Beklagte erhebt Widerklage, die unter anderem auf Erklärung der Nichtigkeit der Klageschutzrechte.

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Das Berufungsgericht hält für sein Urteil eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union über die Auslegung des Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über die Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Abl. L 003/2003 S. 1, im folgenden „GGV“ genannt) für erforderlich.

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I.

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Dem Rechtsstreit liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

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2              Der Klägerin ist Herstellerin ingenieurkeramischer Bauteile aus Oxid- und Nitridkeramik. Sie beliefert Kunden der Automobil-, Textilmaschinen- und Maschinenindustrie sowie des Anlagenbaus insbesondere mit Schweißzentrier-, Positionier- und Passstiften für Schweißvorgänge. Sie ist Inhaberin der Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 0…-0001 bis 0017 (im folgenden „Klagegeschmacksmuster 0001 – 0017“ genannt), die Zentrierstifte in drei unterschiedlichen Geometrien (mit langem Kegel, mit langem Kegel und Bund bzw. mit Kegelstumpf) mit jeweils sechs verschiedenen Typen (jeweils ausgehend vom Durchmesser des metrischen Gewindes der Sechskant-Schweißmutter) schützen.

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3              Die Beklagte stellt ebenfalls eine Vielzahl von Produkten aus technischer Keramik hier und zeigt in ihrem, auf ihrer Internetseite herunterladbaren Prospekt die streitgegenständlichen, beim Buckelschweißen zu verwendenden Schweißzentrierstifte unter Angabe von Artikelnummern und zwar ebenfalls jeweils ein Modell mit langem Kegel, eines mit langem Kegel und Bund und eines mit Kegelstumpf in jeweils sechs verschiedenen Typen. Einen der dort gezeigten Zentrierstifte lieferte sie anlässlich eines von der Klägerin initiierten Testkaufs an eine dritte Person aus.

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4              Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihrer Schutzrechte, die sie für rechtsbeständig hält. Die Beklagte erhebt Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit der Klagegeschmacksmuster (Art. 84 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1 lit. b), Art. 8 Abs. 1 GGV), weil ihrer Ansicht nach die offenbarten Erscheinungsmerkmale der Erzeugnisse ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt seien.

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II.

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5              Das Landgericht hat die Klagegeschmacksmuster für nichtig erklärt und die Klage mit der Begründung abgewiesen, die Klagegeschmacksmuster seien gemäß Art. 8 Abs. 1 GGV vom Geschmacksmusterschutz ausgeschlossen. Nach der genannten Norm bestehe ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt seien. An dieser Voraussetzung fehle es, wenn eine gangbare Designalternative zu Merkmalen existiere, mit welcher das Erzeugnis seine technische Funktion in zumindest gleicher Weise erfülle. Ob dies vorliegend der Fall sei, könne dahinstehen, da eine schutzausschließende technische Bedingtheit auch dann vorliege, wenn die (technische) Funktionalität der einzige das Design beststimmende Faktor sei. Die Kammer folge insoweit der Rechtsprechung der 3. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) in seiner Entscheidung „Häcksler“ vom 22.10.2009 (R 690/2007-3). Dessen Erwägung, dass dann, wenn die gestalterische Wirkung keinerlei Bedeutung für das Produktdesign habe, sondern dieses allein auf Erwägungen der Funktionalität beruhe, kein Anlass für die Gewährung von Geschmacksmusterschutz bestehe, sei überzeugend. Die Frage, ob die einzelnen Gestaltungsmerkmale allein aus Erwägungen der Funktionalität gewählt worden seien, sei objektiv zu betrachten, so dass es nicht auf den Willen des Entwerfers ankomme. Allerdings könne der Wille des Entwerfers als Indiz dafür herangezogen werden, ob ein objektiver Beobachter bei vernünftiger Betrachtungsweise zu dem Ergebnis komme, dass allein funktionale Erwägungen ausschlaggebend für die Designentscheidung gewesen sind. Die Merkmale des Klagegeschmacksmusters seien als rein durch die Funktionalität und damit technisch bedingt anzusehen.

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Die Klägerin hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, mit der sie ihre erstinstanzlichen Anträge weiter verfolgt.

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B.

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7              Vor Entscheidung über die Berufung ist das Verfahren auszusetzen. Gemäß Art. 267 AEUV ist eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu den im Beschlusstenor gestellten Fragen einzuholen. Die Entscheidung des Berufungsgerichts hängt von der Auslegung des Art. 8 Abs. 1 GGV ab.

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1.

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8              Die Klagegeschmacksmuster sind neu und eigenartig. Auch bestehen Designalternativen, die nicht in den Schutzbereich der Klagemuster fallen.

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2.

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9              Es ist deshalb entscheidungserheblich, ob – wie vom Landgericht angenommen – eine schutzausschließende technische Bedingtheit im Sinne von Art. 8 Abs. 1 GGV auch dann vorliegt, wenn die (technische) Funktionalität der einzige, das Design bestimmende Faktor ist. Diese Frage wird in Rechtsprechung und Literatur unterschiedlich beantwortet, wobei beide Seiten gute Gründe für ihre jeweilige Ansicht ins Feld führen können:

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              a)

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10              Die Ansicht, die nur auf das Vorliegen einer Designalternative abstellen will, ist in der nationalen Rechtsprechung sowohl in der Bundesrepublik Deutschland (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 200 (205) – Tablet-PC; LG Düsseldorf Beck RS 2015, 05506) als auch in Europa (Court of Appeal Landor & Hawa International Ltd v Azure Designs Ltd [2006] EWCA Civ 1285 (Nr 30ff)) und in der Praxis des Harmonisierungsamtes (jetzt: EUIPO; HABM-NA ICD 000 003 150 vom 03.04.2007 (Nr 20) - Häckselschneider; HABM-ICD 000 002 590 vom 14.03.2007 (Nr 27) - Stempel) etabliert (in diesem Sinne auch: Otero Lastres: Gedanken zur Richtlinie 98/71/EG über den Rechtsschutz von Mustern und Modellen, GRUR Int 2000, 406 (416); Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl., Art. 8 Rdnr. 22, der darauf abstellt, dass „sich kaum je abschließend nachweisen lasse, dass sich ein Käufer eines technischen Produkts nicht zumindest teilweise von dessen Aussehen leiten lässt“). Diese Ansicht beruft sich auf Erwägungsgrund 10 Satz 2, wonach ein Geschmacksmuster nicht unbedingt einen ästhetischen Gehalt aufweisen muss.

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b)

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11              Die gegenteilige Auffassung meint, dass dann, wenn die einzelnen Merkmale des Designs ausschließlich durch das Bedürfnis, eine technische Lösung zu entwickeln, bedingt ist und ästhetische Erwägungen völlig irrelevant sind, es nichts gibt, was nach dem Geschmacksmusterrecht zu schützen ist, weil keine gestalterische Tätigkeit entfaltet worden ist, mithin auch kein schützenswertes Leistungsergebnis in gestalterischer Hinsicht vorliegt. Bei der Frage, ob die einzelnen Gestaltungsmerkmale eines Produkts allein aus Erwägungen der Funktionalität gewählt worden seien, komme es nicht auf den subjektiven Willen des Entwerfers, sondern darauf an, ob ein objektiver Beobachter bei vernünftiger Betrachtungsweise zu dem Ergebnis komme, dass allein funktionale Erwägungen ausschlaggebend für die Designentscheidung gewesen sind (siehe Entscheidung „Häcksler“ des HABM vom 22.10.2009 (R 690/2007-3)) Der enge unmittelbare Anwendungsbereich des Art. 8 Abs. 1 GGV werde durch diese Auslegung nicht über Gebühr ausgedehnt, da die Fälle, in denen sich feststellen lasse, dass eine Erscheinungsform nicht – auch nicht zu einem geringen Teil – auf ästhetischen Erwägungen beruht, ersichtlich seltene Ausnahmefälle seien (LG Düsseldorf in der vorliegend angefochtenen Entscheidung).

23

              c)

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12              Die zuletzt genannte Erwägung entspricht nach der Erfahrung des Senats nicht den Tatsachen. Vielmehr nehmen in letzter Zeit die Rechtsstreitigkeiten, in denen es um geschmacksmusterrechtlich geschützte Produkte geht, die in Elektrogeräten oder in/an industriellen Maschinen verbaut werden, erheblich zu. Im Zuge dessen hat eine Beweisaufnahme, die der Senat im Fall von an industriellen Großgeräten verbauten Kabelführungsketten mittels Anhörung von Fachleuten durchgeführt hat, ergeben, dass das Erscheinungsbild dieser Erzeugnisse für den angesprochenen Fachverkehr überhaupt keine Bedeutung hat. Nichts anderes wird bei Erzeugnissen gelten, die so in Geräte verbaut werden, dass sie in eingebautem Zustand überhaupt nicht mehr zu sehen sind (so auch die Erkenntnis im Verfahren Amp Incorporated v Utilux Proprietary, 27 October 1971, (1972) RPC 103 or (1971), FSR 572). Bei diesen stellt sich ohnehin die Frage, weshalb für diese Erzeugnisse etwas anderes gelten soll, als nach Erwägungsgrund 12 für Bauelemente von Erzeugnissen gilt, die unsichtbar sind, wenn das Bauelement eingebaut ist, oder während des bestimmungsgemäßer Verwendung des Erzeugnisses nicht sichtbar sind. Auf solche Bauelemente soll sich der Schutz nach Erwägungsgrund 12 nämlich nicht erstrecken.

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              d)

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13              Die unter lit. a) wiedergegebene Ansicht hat unter anderem mit folgenden Begründungen Kritik erfahren:

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14              aa) So wird vertreten, dass Art. 8 Abs. 1 GGV unter der Voraussetzung der Existenz von Designalternativen „ins Leere“ laufe, da es fast immer möglich sei, eine leichte Abänderung des äußeren Erscheinungsbildes eines Produkts herbeizuführen (vgl. Musker, Community Design Law, mn. 1-079).

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15              bb) Andere sehen die Gefahr einer Vereinigung von Schutzrechten in Bezug auf viele oder gar alle in Betracht kommenden Designalternativen in einer Hand und eine dadurch begründete Monopolisierung einer technischen Wirkung (so Suthersanen, Design low, mn. 6-012 p. 101 am Ende; Cornisch, Llewelyn, Intellectual Property, mn. 15-19 p.579; Rusell-Clarke, Howe on Industrial Design, mn. 2-11 p.36; Eichmann in: Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 3 Rdnr. 8; Urteil des England and Wales High Court vom 29.07.2010 – [2010] EWHC 1923 (Pat) paras 30, 31 per Arnold J).

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              e)

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16              Gegen die unter lit. b) dargestellte Ansicht wird vorgebracht, sie widerspreche Erwägungsgrund 10 Satz 2. Außerdem sei es schwierig, die Sicht des „objektiven Betrachters“, einer weiteren nur theoretisch existierenden Person, im Einzelfall zu beurteilen.

31

              f)

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17              Von einer zweifelsfreien Rechtslage kann nach dem Gesagten nicht ausgegangen werden. Vielmehr wird eine Positionierung des Gerichtshofes der Europäischen Union in dieser kontroversen Frage in der Literatur bereits seit längerem als notwendig erachtet (Brancusi in Hasselblad (ed.), Community Design Regulation, Art. 8 CDR mn. 48 a.E.).

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              3.)

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18              Der Senat hält deshalb zum Erlass seines Urteils eine Entscheidung über die Vorlagefrage 1 und abhängig von der diesbezüglichen Antwort auch über die Vorlagefrage 2 für erforderlich.