Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 65/14

G r ü n d e :

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 0 731 AAA B1 (nachfolgend: Klagepatent) nach zwischenzeitlichem Erlöschen des Klagepatents infolge Zeitablaufs noch auf Rechnungslegung, Rückruf sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.

Das Klagepatent wurde am 16. März 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der DE 195 07 AAB vom 7. März 1995 in deutscher Verfahrenssprache angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 11. September 1996. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 27. September 2000 veröffentlicht. Das Klagepatent ist am 15. März 2015 infolge Zeitablaufs erloschen. Eine durch die Beklagte erhobene Nichtigkeitsklage wurde durch das Bundespatentgericht mit Urteil vom 2. Juli 2015, dessen Inhalt sich der Anlage K 17 entnehmen lässt, vollumfänglich abgewiesen.

Die Anmeldung des Klagepatents erfolgte durch die B GmbH, die 1998 in die C GmbH, 2000 in die D GmbH und schließlich 2009 – nach Insolvenzanmeldung – in die E GmbH umfirmiert wurde. Bei der Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents wurde die C GmbH als Inhaberin des Klagepatents genannt. Die Klägerin wurde 2009 unter der Firmierung F GmbH gegründet. Ihre Firma wurde zum 4. Juni 2009 in D GmbH geändert. Am 5. August 2011 erfolgte die Eintragung der D GmbH als Inhaberin des Klagepatents im Patentregister.

Das Klagepatent betrifft unter anderem ein „Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages“. Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt gefasst:

„Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages (1) durch Ausbildung von Vorsprüngen (2) auf einer Trägerplatte (6) und durch Aufpressen eines Reibbelages (8) auf die Trägerplatte (6), bei dem die Trägerplatte (6) mit noppenartigen, durch Durchdrücken von Teilen der Trägerplatte (6) zur Reibbelagseite vorstehenden Vorsprüngen (2) mit Hinterschneidungen (4) ausgebildet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorsprünge (2) in einem ersten Schritt in einem Umformvorgang ausgebildet werden, und dass die noppenartigen Vorsprünge (2) in einem zweiten Schritt in Gegenrichtung zum Umformvorgang des ersten Schrittes aufgespalten und umgeformt werden, wodurch die Hinterschneidungen (4) gebildet werden.“

Im Hinblick auf die Formulierung des durch die Klägerin lediglich im Wege eines „insbesondere, wenn“ – Antrages geltend gemachten Unteranspruchs 5 wird auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.

In den nachfolgend eingeblendeten und der Klagepatentschrift entnommenen Figuren 7 und 8 ist ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Während Figur 7 eine erfindungsgemäße Trägerplatte zeigt, handelt es sich bei Figur 8 um den Querschnitt durch einen Vorsprung des zweiten Ausführungsbeispiels.

Zu sehen ist eine Trägerplatte (6) mit Vorsprüngen (2), wobei durch ein Aufspalten der Vorsprünge (2) Hinterschneidungen (4) gebildet wurden, mit denen der Reibbelag (8) so auf der Trägerplatte (6) verankert werden kann, dass hohe Scherkräfte aufgenommen werden können.

Die in Spanien ansässige Beklagte stellt her und vertreibt unter anderem Bremsbeläge mit der Bezeichnung „G“ für LKW (angegriffene Ausführungsform). Dass sie diese Bremsbeläge auch in der Bundesrepublik Deutschland anbietet und vertreibt, hat die Beklagte erstinstanzlich nicht in Abrede gestellt. Die Ausgestaltung der angegriffenen Bremsbeläge lässt sich aus den nachfolgenden Abbildungen erkennen, wobei die Bezugsziffern von der Klägerin eingefügt wurden.

Bei dem durch die Beklagte seit dem Jahr 2006 zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten Verfahren werden in einem ersten Verfahrensschritt Teile der Trägerplatte auf der dem Reibbelag zugewandten Seite im Wege des Durchdrückens zu vorstehenden noppenartigen Vorsprüngen ausgeformt. Diese Vorsprünge werden sodann mit jeweils einer zentralen Vertiefung auf ihrer Spitze versehen, um anhand dieser Vertiefungen das Werkzeug zu zentrieren, mit dem anschließend die Hinterschneidungen durch ein Pressen in Richtung auf die Trägerplatte hin ausgebildet werden.

Die Klägerin sieht im Angebot und Vertrieb dieser Bremsbeläge in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbare wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents (§ 9 Nr. 3 PatG). Sie hat vor dem Landgericht geltend gemacht, dass die angegriffene Ausführungsform unmittelbare Erzeugnisse eines Verfahrens seien, das von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch mache.

Im Hinblick auf ihre Prozessführungsbefugnis und materielle Berechtigung am Klagepatent behauptet die Klägerin, sie habe das Klagepatent mit Wirkung zum 22. April 2009 von der jetzigen E GmbH erworben. Im Anschluss hieran sei sie zum 5. August 2011 als Inhaberin des Klagepatents im Patentregister eingetragen worden. Vorsorglich habe ihr die E GmbH durch Vertrag vom 6./17. März 2014 sämtliche Ansprüche wegen Verletzung des Klagepatents abgetreten.

Die Beklagte hat vor dem Landgericht eingewandt, Ziel der erfindungsgemäßen Lehre sei gerade die Zeit- und Kostenersparnis, weshalb die Beschränkung auf nur zwei Verfahrensschritte zwingend sei. Die Ausbildung der zentralen Vertiefungen auf den noppenartigen Vorsprüngen erfolge mittels eines eigens hierfür bestimmten Werkzeuges und stelle daher einen zusätzlichen Verfahrensschritt dar, der aus der Lehre des Klagepatents herausführe. Im Übrigen werde sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren sowohl unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Neuheit als auch der mangelnden Erfindungshöhe als nicht schutzfähig erweisen.

Durch Urteil vom 2. September 2014 hat das Landgericht Düsseldorf eine Patentverletzung bejaht und wie folgt erkannt:

I.19
Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahre, zu vollziehen an den jeweiligen Geschäftsführern der Beklagten, zu unterlassen,

Bremsbeläge

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

die hergestellt sind nach einem Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelags durch Ausbildung von Vorsprüngen auf einer Trägerplatte und durch Aufpressen eines Reibbelages auf die Trägerplatte,

bei dem die Trägerplatte mit noppenartigen, durch Durchdrücken von Teilen der Trägerplatte zur Reibbelagseite vorstehenden Vorsprüngen mit Hinterschneidungen ausgebildet wird,

und bei dem die Vorsprünge (2) in einem ersten Schritt in einem Umformvorgang ausgebildet werden,

und bei dem die noppenartigen Vorsprünge (2) in einem zweiten Schritt in Gegenrichtung zum Umformvorgang des ersten Schrittes aufgespalten und umgeformt werden, wodurch die Hinterschneidungen (4) gebildet werden;

2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 9. September 2003 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, jeweils zugeordnet zu Typenbezeichnungen, und unter Angabe der Namen und Anschriften der Abnehmer sowie unter Vorlage von Belegen in Form von Kopien von Rechnungen, hilfsweise Lieferscheinen,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,-zeiten und -preisen, jeweils zugeordnet zu Typenbezeichnungen,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

3. die vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten und seit dem 30. April 2006 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 2. September 2014) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.

II.36
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der

1.38
der E GmbH durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten, in der Zeit vom 09.09.2003 bis einschließlich 22. April 2009 begangenen Handlungen entstanden ist,

2.40
der Klägerin durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 23. April 2009 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt: Die Klage sei zulässig, insbesondere sei die Klägerin prozessführungsbefugt. Die Kammer habe keinen Zweifel daran, dass die Klägerin eingetragene Inhaberin des Klagepatents sei. Des Weiteren sei die Klägerin zur Geltendmachung der mit der vorliegenden Klage verfolgten Ansprüche aktivlegitimiert. Zwar treffe die Klägerin die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich des von ihr behaupteten Zeitpunkts des materiellen Rechtsübergangs, da zwischen dem von ihr genannten Datum des Rechtsübergangs (22. April 2009) und dem am 5. August 2011 erfolgten Eintrag in das Patentregister ein Zeitraum von mehr als zwei Jahren liege. Jedoch sei die Klägerin der sie treffenden Darlegungslast in ausreichendem Maße nachgekommen. Die angegriffene Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Klagepatents auch unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch. Dass in dem durch die Beklagte bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform angewandten Verfahren zunächst in der Mitte der Vorsprünge Vertiefungen ausgebildet würden, um im Anschluss hieran die Hinterscheidungen zu bilden, führe nicht aus der Lehre des Klagepatents heraus. Die Ausbildung dieser Vertiefungen stelle lediglich eine Vorbereitungshandlung im Hinblick auf die Ausbildung der Hinterschneidungen dar. Die Noppen würden durch diesen Zwischenschritt nicht in wesentlicher Weise umgestaltet. Vielmehr würden diese nach dem Vortrag der Beklagten nur der Positionierung des Werkzeuges für die Ausbildung der Hinterschneidungen dienen. Hierdurch werde der Charakter dieses Zwischenschrittes als unselbstständige Vorbereitungshandlung besonders deutlich. Dass bei der Ausbildung der Vertiefungen gegebenenfalls ein eigens hierfür benötigtes Werkzeug verwendet werde und die Trägerplatte in eine weitere Presse eingelegt werden müsse, ändere an dieser Einschätzung nichts. Denn ungeachtet dessen diene die Einbringung der Vertiefungen letztlich nur der Ausbildung der Hinterschneidungen und habe darüber hinaus keine eigenständige technische Bedeutung. Vor allem aber würden die Noppen durch diesen Zwischenschritt nicht in ihrer wesentlichen Form umgestaltet. Soweit durch die Einbringung der Vertiefungen zusätzlicher Zeit- und Kostenaufwand anfallen sollte, könne dies aus den vorgenannten Gründen allenfalls eine verschlechterte Ausführungsform der Erfindung begründen, nicht aber gänzlich aus der Lehre des Klagepatents herausführen.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin den Rechtsstreit mit Schriftsatz vom 6. Mai 2015 in der Hauptsache hinsichtlich des im Klageantrag zu I. 1. geltend gemachten Unterlassungsanspruchs mit Blick auf das Erlöschen des Klagepatents durch Zeitablauf für erledigt erklärt. Dieser Teil-Erledigungserklärung hat sich die Beklagte nicht angeschlossen.

Die Beklagte macht unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens geltend: Das durch sie zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform eingesetzte Herstellungsverfahren bestehe aus drei Schritten. Entgegen der Auffassung des Landgerichts könne das Ausbilden der zentralen Vertiefungen nicht als bloße „Vorbereitungshandlung“ abgetan werden, da die Noppen durch den zweiten Verfahrensschritt umgeformt bzw. umgestaltet würden. Diese Umgestaltung sei auch wesentlich, weil sie für das Verfahren der Beklagten genauso wichtig sei wie andere Verfahrensschritte. Das Ausbilden der zentralen Vertiefungen sei eine Vorbedingung für das anschließende Ausbilden der Hinterschneidungen. Die Lehre des Klagepatents sehe keinen gesonderten Schritt des Ausbildens zentraler Vertiefungen vor. Für einen solchen gesonderten Schritt sei ebenso wie für jeden anderen Verfahrensschritt ein gesondertes Werkzeug erforderlich, was die Herstellung entgegen der Lehre des Klagepatents aufwändiger und kostspieliger mache. Der Unterschied zwischen dem patentgemäßen und dem angegriffenen Verfahren sei nach patentrechtlichen Maßstäben auch deshalb auf keinen Fall unwesentlich, weil der Unterschied den Kern der Lehre des Klagepatents betreffe, nämlich das Verfahren zum Ausbilden der Hinterschneidungen.

Unabhängig davon werde die angegriffene Ausführungsform durch die Beklagte nur in Spanien hergestellt und vertrieben. Die Beklagte biete die angegriffene Ausführungsform nicht in Deutschland an, bringe sie dort nicht in den Verkehr und führe sie auch nicht ein. Auch innerhalb der H-Gruppe habe die Beklagte keinen direkten Abnehmer in Deutschland. Allerdings habe sie Kenntnis davon, dass andere Unternehmen der H-Gruppe die von ihr hergestellte angegriffene Ausführungsform unter anderem in Deutschland anbieten, in den Verkehr bringen und einführen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise,

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents auszusetzen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass in Bezug auf den geltend gemachten Unterlassungsanspruch (Klageantrag zu I. 1.) die Erledigung des Rechtsstreits festgestellt wird und die geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung, Rückruf und Schadenersatz auf die Zeit bis zum Ablauf des Klagepatents (15. März 2015) beschränkt werden.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen. Soweit die Beklagte erstmalig in der Berufungsinstanz das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland durch sie in Abrede stelle, sei dieses Bestreiten gemäß § 531 ZPO als verspätet zurückzuweisen. Insbesondere wäre es der Beklagten schon erstinstanzlich möglich gewesen, eigenhändige Vertriebshandlungen in Deutschland zu bestreiten. Im Übrigen reiche selbst eine auf Fahrlässigkeit beruhende Teilnahme an einer fremden Patentverletzung durch Konzernunternehmen zur Begründung einer Passivlegitimation aus.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagte wegen unmittelbarer Patentverletzung (§ 9 Nr. 3 PatG) zur Rechnungslegung, zum Rückruf und zum Schadenersatz verurteilt, wobei im Tenor klarzustellen war, dass die Verurteilung nur für solche Benutzungshandlungen gilt, die während der zeitlichen Geltung des Klagepatents (Art. 63 EPÜ) erfolgten. Soweit das Landgericht die Beklagte daneben zur Unterlassung verurteilt hat (Tenor Ziffer I. 1.), war die Erledigung des Rechtsstreits festzustellen. Zugleich hat der Senat deklaratorisch klargestellt, dass die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung aufgrund des erst in zweiter Instanz eingetretenen Erlöschens des Klagepatents infolge Zeitablaufs inzwischen gegenstandslos ist.

Dass die Klägerin hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert ist, hat bereits das Landgericht ausführlich und mit zutreffender Begründung dargelegt. Nachdem die Beklagte die Aktivlegitimation der Klägerin in der Berufungsinstanz nicht mehr in Abrede gestellt hat, kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die diesbezüglichen Ausführungen des Landgerichts, welche sich der Senat vollumfänglich zu Eigen macht, Bezug genommen werden.

Das Klagepatent betrifft unter anderem ein Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages.

Um die Haftung zwischen Reibbelag und Trägerplatte zu erhöhen, ist es nach den einleitenden Bemerkungen in der Klagepatentschrift bekannt, den Reibbelag bei der Herstellung von Bremsbelägen auf eine Trägerplatte zu pressen und zwischen Trägerplatte und Reibbelag eine Klebeschicht vorzusehen. Die durch den Klebstoff erzielbare Haftung zwischen Reibbelag und Trägerplatte kann jedoch bei hochbelasteten Bremsbelägen, wie sie sich beispielsweise bei Hochleistungsfahrzeugen und Nutzfahrzeugen finden, wegen der auftretenden hohen Bremstemperaturen nicht ausreichend sein (Abs. [0002]).

Eine Möglichkeit, die Haftung zwischen Reibbelag und Trägerplatte zu erhöhen, ist das Vorsehen diverser Umformungen auf der dem Reibbelag zugewandten Oberfläche der Trägerplatte (Abs. [0003]).

So weist die aus der DE-C-38 43 AAD bekannte Trägerplatte (1) auf ihrer dem Reibbelag (4) zugewandten Oberfläche Einkerbungen mit Hinterschneidungen (3) auf, in die das Reibmaterial (4) zur Haftungserhöhung eindringen kann. Da sich das Reibmaterial in der Trägerplatte verankert, wird die maximale Scherfestigkeit von den Eigenschaften des Reibmaterials begrenzt (Abs. [0004]).

Aus der EP-A-0 084 AAE ist ein Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages bekannt, der eine Trägerplatte (10) aufweist, die auf der den Reibbelag tragenden Seite mit einer Strukturoberfläche versehen ist. Diese Strukturoberfläche weist, wie die nachfolgend eingeblendete Figur verdeutlicht, Hinterschneidungen auf, so dass das Reibmaterial auf der Trägerplatte verankert werden kann.

Dieses Verfahren ist in der Produktion kostenaufwändig (Abs. [0005]). Das gilt in gleicher Weise für die aus der US-A-3 757 AAF bekannte Lösung, bei welcher der Reibbelag mit Hilfe von Nieten auf der Trägerplatte verankert wird. Das Einbringen der Nieten erfordert zusätzliche Arbeitsgänge und weitere Teile (Abs. [0006]).

Schließlich ist aus der JP-A-57144AAG ein Bremsbelag bekannt, bei dem die Vorsprünge auf der dem Reibbelag zugewandten Seite der Trägerplatte mit Hilfe einer Prägepresse hergestellt worden sind. Die Vorsprünge und Aussparungen in der Trägerplatte sind durch einen Umformvorgang während der Herstellung der Trägerplatte entstanden. Wie die Hinterschneidungen gebildet worden sind, ist, so führt die Klagepatentschrift aus, nicht ersichtlich (Abs. [0007]).

Vor dem geschilderten Hintergrund bezeichnet es die Klagepatentschrift als Aufgabe der Erfindung, unter anderem ein Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages anzugeben, das die Herstellung von Bremsbelägen mit geringem Zeit- und Kostenaufwand ermöglicht und bei dem die Verankerung des Reibbelages auf der Trägerplatte höchsten Scherfestigkeitsanforderungen genügt (Abs. [0008]).

Zur Lösung dieser Problemstellung sieht Patentanspruch 1 eine Kombination der folgenden Merkmale vor:

68
1. Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages (1)

1.1. durch Ausbildung von Vorsprüngen (2) auf einer Trägerplatte (6) und

1.2. durch Aufpressen eines Reibbelages (8) auf die Trägerplatte (6).

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2. Die Trägerplatte (6) wird

2.1. mit noppenartigen, vorstehenden Vorsprüngen (2) mit Hinterschneidungen (4) ausgebildet,

2.2. und zwar durch Durchdrücken von Teilen der Trägerplatte (6) zur Reibbelagseite.

3. Die Vorsprünge (2) werden in einem ersten Schritt in einem Umformvorgang ausgebildet.

4. Die noppenartigen Vorsprünge (2) werden in einem zweiten Schritt in Gegenrichtung zum Umformvorgang des ersten Schrittes aufgespalten und umgeformt, wodurch die Hinterschneidungen (4) gebildet werden.

Zu Recht ist das Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass das von der Beklagten bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform seit dem Jahr 2006 eingesetzte Verfahren wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, so dass es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne von § 9 Nr. 3 PatG handelt. Soweit sich die Beklagte erstinstanzlich daneben auf Ausführungsformen bezogen hat, bei deren Herstellung die Vorsprünge seitlich kneifzangenartig eingeschnürt werden (vgl. Anlage B 4), wurden diese Ausführungsformen durch die Beklagte selbst in das Verfahren eingeführt und sind damit nicht streitgegenständlich. Aus der Klageschrift geht eindeutig hervor, dass lediglich Reibbeläge mit der Bezeichnung „G“ angegriffen werden sollen, wie sie aus den in der Klageschrift eingeblendeten Abbildungen ersichtlich sind.

Dass das bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform zum Einsatz kommende Verfahren die Merkmale 1. bis 3. wortsinngemäß verwirklicht, steht zwischen den Parteien auch in der Berufungsinstanz – zu Recht – nicht in Streit, weshalb weitere Ausführungen hierzu entbehrlich sind.

Darüber hinaus erfolgt die Ausbildung von Hinterschneidungen durch die Aufspaltung und Umformung der noppenartigen Vorsprünge auch in einem zweiten und damit nicht, wie die Beklagte meint, in einem dritten Schritt. Dem steht nicht entgegen, dass bei dem durch die Beklagte eingesetzten Verfahren zunächst in der Mitte der Noppen Vertiefungen ausgebildet werden, um im Anschluss hieran die Hinterschneidungen zu bilden.

(1)

Wie der Fachmann - ein Dipl.-Ing. der Fachrichtung Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Bremsbelägen (vgl. Anlage K 16, S. 1) - bereits der Formulierung des streitgegenständlichen Patentanspruchs entnimmt, soll die angestrebte Struktur auf der Trägerplatte in Gestalt von Hinterschneidungen aufweisenden Vorsprüngen in zwei Schritten herbeigeführt werden. Zunächst werden die noppenartigen Vorsprünge (2) in einem Umformvorgang ausgebildet. Die durch die beanspruchte Erfindung angestrebte Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwandes wird in diesem Zusammenhang dadurch erreicht, dass die Umformung gegebenenfalls gemeinsam mit weiteren, ohnehin erforderlichen Ausgestaltungen erfolgen kann (vgl. Abs. [0011] und [0028]). Der patentgemäß vorgesehene zweite Schritt zeichnet sich dadurch aus, dass die noppenartigen Vorsprünge in Gegenrichtung zum Umformungsvorgang des ersten Schrittes aufgespalten und umgeformt werden, wodurch die Hinterschneidungen (4) gebildet werden (vgl. Abs. [0022]). Die beiden das erfindungsgemäße Verfahren prägenden Schritte grenzen sich maßgeblich durch die Richtung der Umformung ab, indem die Richtung der mit der Aufspaltung verbundenen Umformung im zweiten Schritt entgegengesetzt zu der ersten Umformung erfolgt. Mit anderen Worten soll nunmehr eine Kraft derart auf die zunächst ausgebildeten Vorsprünge wirken, dass diese sowohl gespalten als auch umgeformt werden. Im zweiten Schritt wirkt somit die Kraft nicht mehr in Richtung der Vorsprünge, sondern entgegengesetzt, so dass letztendlich auf diese ein Druck ausgeübt wird, wodurch in einem einzigen Schritt eine Aufspaltung und Umformung der Vorsprünge erfolgt. Dadurch werden die im ersten Schritt gebildeten Vorsprünge auseinander gespreizt, wodurch sich in vorteilhafter Weise kräftig ausgebildete Hinterschneidungen ergeben, die als Verankerungsmittel zur Aufnahme von hohen Scherkräften dienen (vgl. Abs. [0011] a. E.).

(2)

Ausgehend von diesen Überlegungen macht das durch die Beklagte im Rahmen der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform nach ihrem Vortrag eingesetzte Verfahren von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Damit kann offen bleiben, ob es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein neues Erzeugnis im Sinne von § 139 Abs. 3 PatG handelt.

Dass bei dem durch sie eingesetzten Verfahren zunächst auf einer Trägerplatte durch ein Pressen bzw. Durchdrücken noppenartige Vorsprünge auf der Trägerplatte ausgebildet werden, hat die Beklagte selbst eingeräumt. Dabei handelt es sich um den ersten Schritt im Sinne von Merkmal 3. Sodann wird auf die so entstandenen Vorsprünge zweimal eine Kraft in Gegenrichtung ausgeübt, nämlich zunächst zum Pressen einer zentralen Vertiefung und sodann durch das Pressen des Materials zur Herbeiführung der Hinterschneidungen.

Dienen die zunächst geschaffenen zentralen Vertiefungen - wie die Beklagte selbst vorträgt - lediglich der Zentrierung der nachfolgend zum Einsatz kommenden Werkzeuge, handelt es sich nur um eine Vorbereitungshandlung für das eigentliche, die Aufspaltung und Schaffung der Hinterschneidungen bewirkende Pressen. Das Einbringen der ersten Vertiefung ist nichts anderes als die Anbringung einer das Presswerkzeug zentrierenden Körnung, wie sie beispielsweise beim Bohren zum Einsatz kommt. Unwidersprochen hat die Klägerin vorgetragen (BE vom 06.05.2015, Seiten 4, 5; GA II 266, 266a), dass einwandfreie Verfahrenserzeugnisse bedingen, dass das die Vorsprünge aufspaltende Werkzeug in einer korrekten Position (z.B. nicht zu weit im Randbereich) auftrifft und das Werkzeug seine korrekte Position bei Durchführung des Pressvorgangs auch beibehält. Beidem dient die Zentriervertiefung, womit das Landgericht zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass deren Anbringung als notwendige Vorarbeit dem zweiten die Hinterschneidungen herbeiführenden Schritt im Sinne des Klagepatents zuzurechnen ist. Nirgends in der Patentschrift findet sich ein Hinweis darauf, dass das Aufspalten der Vorsprünge und das Ausbilden der Hinterschneidungen in einem einzigen Arbeitsvorgang stattfinden müssen. Welcher Werkzeuge sich der Fachmann bedient, ist vielmehr seinem freien Belieben überlassen. Hat er sich für ein Prozedere entschieden, das mehrere Handhabungen verlangt, damit brauchbare Trägerplatten erhalten werden, besteht der zweite Schritt eben aus einem mehraktigen Verhalten, das zunächst vorbereitende Vorkehrungen trifft, um dem anschließenden Presswerkzeug eine einwandfreie Arbeit zu ermöglichen.

Letztlich kommt es darauf aber nicht einmal an. Denn die beanspruchte technische Lehre ist auch unabhängig von der Frage nach einer Vorbereitungsmaßnahme verwirklicht. Zwar weist die Beklagte zu Recht darauf hin, dass die mit Hinterschneidungen versehenen Vorsprünge für eine Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre nur in genau zwei, und damit insbesondere nicht in drei Schritten hergestellt werden dürfen. Jedoch entnimmt der Fachmann dem Patentanspruch 1 keine Vorgaben dazu, wie genau die dort beschriebene Umformung und Aufspaltung zu erfolgen hat. Von Schritt 1 grenzt sich Schritt 2 lediglich dadurch ab, dass die Aufspaltung und Umformung in Gegenrichtung zum ersten Schritt erfolgen muss. Kennzeichnend für den zweiten Schritt ist somit die in Gegenrichtung zum ersten Schritt wirkende Kraft, durch welche die Vorsprünge umgeformt und aufgespalten werden. Ob dies demgegenüber durch eine einmalige oder eine wiederholte Krafteinwirkung erfolgt, stellt Patentanspruch 1 ebenso in das Belieben des Fachmanns wie die Anzahl der insoweit eingesetzten Werkzeuge. Ausgeschlossen sind somit lediglich Gestaltungen, bei denen zu dem der Herbeiführung der Noppen dienenden ersten Umformungsvorgang und der Umformung und Aufspaltung in Gegenrichtung weitere Schritte, wie etwa ein Nieten (vgl. Abschnitt [0006]) oder das Ziehen einer zylinderförmigen Hülse wie in der durch die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren herangezogenen US 5,285,AAH (Anlage WW 9 im Nichtigkeitsverfahren; vgl. Anlage K 16, S. 3) treten. Dies ist jedoch bei dem durch die Beklagte eingesetzten Verfahren nicht der Fall.

Soweit die Beklagte in der Berufungsinstanz erstmals behauptet, sie stelle die angegriffene Ausführungsform nur in Spanien her und vertreibe sie dort, ist dieses neue Vorbringen nicht zu berücksichtigen, weil Zulassungsgründe gemäß § 531 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.

Selbst wenn das Bestreiten der Beklagten im Berufungsverfahren Berücksichtigung finden würde, ergäbe sich kein anderes der Beklagten günstigeres Ergebnis. Auch nach dem Vortrag der Beklagten, nach welchem die Beklagte Kenntnis davon hat, dass andere Unternehmen der H-Gruppe von ihr hergestellte angegriffene Ausführungsformen unter anderem in Deutschland anbieten, in Verkehr bringen und einführen, haftet die Beklagte für die insoweit durch Dritte in Deutschland begangenen Verletzungshandlungen. Als Verletzer verantwortlich ist nämlich nicht nur derjenige, der die geschützte Erfindung selbst rechtswidrig benutzt, sondern auch derjenige, der sich an der patentverletzenden Handlung beteiligt bzw. an dieser mitgewirkt hat, sei es als Nebentäter, Mittäter, Anstifter oder Gehilfe. In grenzüberschreitenden Fällen ist daher auch ein im Ausland ansässiger Lieferant für die Verletzung inländischer Patentrechte mitverantwortlich, wenn er die patentverletzenden Vorrichtungen in Kenntnis des Klagepatents und in Kenntnis des Bestimmungslandes liefert und damit den inländischen Vertrieb bewusst und willentlich mitverursacht (BGH, GRUR 2002, 509 - Funkuhr). Für die patentrechtliche Beurteilung kommt es hierbei nicht darauf an, ob und bis zu welchem Zeitpunkt der ausländische Lieferant nach den vertraglichen Vereinbarungen der an der Versendung und dem Import der in Deutschland ausgelieferten Ware beteiligten Unternehmen im Eigentum oder Besitz der Ware gewesen ist (BGH, GRUR 2002, 509 - Funkuhr). Da jeder Beteiligte bereits für eine fahrlässige Verletzung des Klagepatents, für die jede vorwerfbare Verursachung der Rechtsverletzung einschließlich der ungenügenden Vorsorge gegen solche Verstöße genügen kann, einzustehen hat - gegebenenfalls neben anderen als Nebentäter im Sinne des § 840 Abs. 1 BGB -, ist in derartigen Fällen auch unerheblich, ob der im Ausland ansässige Lieferant vorsätzlich mit einem inländischen Haupttäter, Mittäter oder Gehilfen zusammengewirkt hat (BGH, GRUR 2002, 509 - Funkuhr). Den ausländischen Hersteller oder Händler patentverletzender Vorrichtungen trifft daher eine Mitverantwortung schon dann, wenn er seine Erzeugnisse an einen inländischen Abnehmer liefert, von dem er weiß, dass dieser die Ware bestimmungsgemäß im Bundesgebiet weiter vertreibt (LG Düsseldorf, InstGE 1, 154, 155 - Rohrverzweigung; InstGE 3, 174, 175 - Herzkranzgefäß-Dilatationskatheter; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 9 PatG Rz. 11). Es reicht aus, wenn der ausländische Lieferant Kenntnis davon hat, dass das Inland Bestimmungsland ist, weil er bereits dadurch den inländischen Vertrieb bewusst und willentlich fördert (OLG Düsseldorf, BeckRS 2011, 20929; LG Düsseldorf, InstGE 3, 174; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 9 PatG Rz. 11).

Dass die Beklagte im Hinblick auf die vorstehend dargelegte Schutzrechtsverletzung zur Rechnungslegung, zum Rückruf, und, weil sie das Klagepatent schuldhaft verletzt hat, auch zum Schadenersatz verpflichtet ist und der Klägerin, um ihr eine Berechnung ihrer Schadensersatzansprüche zu ermöglichen, über den Umfang ihrer Benutzungs- und Verletzungshandlungen Rechnung zu legen hat, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt. Auf diese Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

Soweit die Klägerin den Rechtsstreit in der Berufungsinstanz hinsichtlich des durch sie geltend gemachten Unterlassungsanspruchs einseitig für erledigt erklärt hat, war insoweit die Erledigung des Rechtsstreits festzustellen, weil die Klage aus den genannten Gründen auch in Bezug auf die begehrte Unterlassung bis zu dem erst nach Rechtshängigkeit der Klage eingetretenen Zeitablauf des Klagepatents zulässig und begründet war und sich durch ein im Prozessverlauf eingetretenes Ereignis – den Zeitablauf des Klagepatents und den damit verbundenen Wegfall des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs – erledigt hat.

Für eine Aussetzung des Rechtsstreits besteht keine Veranlassung, § 148 ZPO.

Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist bei der Aussetzung eines Patentverletzungsrechtsstreits wegen eines gegen das Klagepatent ergriffenen Rechtsbehelfs Zurückhaltung geboten. Eine zu großzügige Aussetzung hätte zur Folge, dass das ohnehin zeitlich begrenzte Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers praktisch suspendiert und Rechtsbehelfe gegen erteilte Patente geradezu herausgefordert würden. Sie stünde überdies im Widerspruch zu dem Grundsatz, dass Rechtsbehelfen gegen Patente kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung zukommt. Deshalb sieht sich der Senat im Allgemeinen in derartigen Fällen nur dann zu einer Aussetzung nach § 148 ZPO veranlasst, wenn die Vernichtung bzw. der Widerruf des Klagepatents nicht nur möglich, sondern hinreichend wahrscheinlich ist. Nach der Entscheidung „Steinknacker“ (Mitt. 1997, 257 – 261) ist die Frage der Aussetzung des Patentverletzungsstreites in zweiter Instanz zwar lediglich unter weniger strengen Gesichtspunkten zu beurteilen als im Verfahren vor dem Landgericht, wenn – wie hier – bereits ein erstinstanzliches Urteil zugunsten des Patentinhabers vorliegt, aus dem dieser gegen Sicherheitsleistung vollstrecken kann. Aber auch nach dieser Entscheidung ist eine Aussetzung erst dann geboten, wenn die Vernichtung oder der Widerruf des Patents nicht nur möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich ist (vgl. z. B. Senat, InstGE 7, 139 = GRUR-RR 2007, 259, 263 – Thermocycler; Mitt. 2009, 400, 401 f. – Rechnungslegungsanspruch).

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Dass in Bezug auf die hier streitgegenständlichen Ansprüche mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (vgl. BGH, Az.: X ZR 61/13, Beschluss v. 16.09.2014), vermag der Senat nicht festzustellen. Vielmehr spricht bereits der Umstand, dass das sachkundige Bundespatentgericht unter Berücksichtigung der von der Beklagten in Bezug genommenen Entgegenhaltungen das Klagepatent vollumfänglich aufrecht erhalten hat, dafür, dass der hier streitgegenständliche Patentanspruch rechtsbeständig ist. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts sind überaus sorgfältig und in der Sache restlos überzeugend. Dass ein mögliches Berufungsverfahren gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts erfolgversprechend sein könnte, erscheint von daher mehr als unwahrscheinlich. Ohne Kenntnis einer möglichen Berufungsbegründung lässt sich eine dahingehende Prognose erst recht nicht stellen. Dies gilt umso mehr, als es sich sowohl bei der FR 842.AAI (Anlagen WW 10 / WW 10a im Nichtigkeitsverfahren) als auch bei der JP-A-57144AAG (Anlagen WW 7 / 7a im Nichtigkeitsverfahren) um bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigten Stand der Technik handelt, so dass die streitgegenständlichen Ansprüche vor dem Hintergrund dieser Schriften nicht nur durch das Bundespatentgericht, sondern auch durch das ebenfalls fachkundig besetzte Europäische Patentamt als schutzfähig erachtet wurden.

102

Dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gleichwohl von der FR 842.AAI neuheitsschädlich vorweggenommen wäre, vermag der Senat nicht zu erkennen. Zu Recht hat das Bundespatentgericht in seinem Urteil im Nichtigkeitsverfahren insoweit ausgeführt, dass die nach der Offenbarung der Entgegenhaltung in einem ersten Schritt erzeugten Durchbrüche bzw. Löcher nicht den patentgemäßen Noppen, d. h. geschlossenen Erhebungen auf der Trägerplatte, entsprechen (vgl. Anlage K 17, S. 15). Dass die erfindungsgemäßen Noppen geschlossen sein müssen, erschließt sich ohne Weiteres aus Schritt 2 des durch das Klagepatent beanspruchten Verfahrens, bei dem die noppenartigen Vorsprünge aufgespalten (Hervorhebung hinzugefügt) werden sollen (vgl. auch Anlage K 17, S. 13 f.). Bei dem in der Entgegenhaltung im Einzelnen beschriebenen Verfahren wird die Trägerplatte demgegenüber von der Rückseite durchstoßen, wobei sich auf der Belagseite vorstehende Ränder ergeben, so dass die Aufspaltung nicht erst in einem zweiten, sondern bereits im ersten Schritt erfolgt.

103

Vor diesem Hintergrund vermag der Senat schließlich auch nicht festzustellen, dass sich die Lehre des Klagepatents für den Fachmann in naheliegender Weise aus der bereits in der Klagepatentbeschreibung als nächstliegenden Stand der Technik ausführlich gewürdigten und durch die Beklagte in ihrer Berufungsbegründung unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Erfindungshöhe angesprochenen JP-A-57144AAG in Kombination mit der vorgenannten französischen Schrift ergibt. Denn aus der japanischen Patentanmeldung ist zwar ein Bremsbelag mit einer noppenartige Vorsprünge mit Hinterschneidungen aufweisenden Trägerplatte bekannt. Hinweise darauf, wie die Hinterschneidungen erzeugt werden, finden sich in der Schrift jedoch nicht (so auch das Bundespatentgericht, Anlage K 17, S. 19). Davon ausgehend hat das Bundespatentgericht nicht nur nachvollziehbar dargelegt, weshalb der Fachmann bei seinen Überlegungen hinsichtlich einer günstigen Herstellungsmethode für die in der JP-A-57144AAG gezeigte Trägerplatte unter Berücksichtigung der FR 842.AAI nicht einmal zu einem Verfahren gelangen würde, das unmittelbar zu der in der JP-A-57144AAG gezeigten Trägerplatte führt, sondern hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass sich in keiner der vorgenannten Schriften ein Hinweis findet, dass die Umformung der Noppen in einem zweiten Schritt in Verbindung mit einem Aufspalten durchzuführen ist (vgl. Anlage K 17, S. 19 f.).

104

III.

105

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

106

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

107

Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).

108

IV.

109

Der Streitwert ist – für jede Instanz – auf 150.000,- € festzusetzen. Dies folgt aus der unbeanstandet gebliebenen Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren (200.000,- €) und dem dort üblichen Aufschlag von 25 % auf den Verletzungsstreitwert. Das von den Parteien beigebrachte – weitgehend rudimentäre – Zahlenmaterial steht dieser Wertfestsetzung nicht entgegen. Dass das Klagepatent während des Rechtsstreits aufgrund des Ablaufs der gesetzlichen Patentdauer wirkungslos geworden ist, hat ebenfalls keine Auswirkung auf den Streitwert. Denn der bisherige Unterlassungsanspruch schlägt mit dem Auslaufen des Patents in einen Schadensersatzanspruch um, der nunmehr entsprechend höher zu bewerten ist (OLG Düsseldorf, InstGE 11,175 - Sitzheizung; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 2871).

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X Y Z