Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 25/10

G r ü n d e :

Die vormals als B GmbH firmierende Klägerin ist seit dem 29. August 2002 als Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 560 AAA (nachfolgend: Klagepatent) eingetragen, das auf einer am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme zweier britischer Prioritäten vom 27. April 1987 und vom 30. Oktober 1987 eingereichten Anmeldung beruht und aus einer Teilanmeldung zu europäischen Patentanmeldung NR. 88 303 7AA.B (EP 0 291 AAC, nachfolgend: Stammpatent) hervorgegangen ist. Die Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents erfolgte am 2. Oktober 2002. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 38 56 AAD T2 geführt. Vormalige eingetragene Inhaberin der Anmeldung des Klagepatents war die C N.V. (nachfolgend: C). Das Klagepatent ist – während des erstinstanzlichen Verfahrens – am 26. April 2008 durch Zeitablauf erloschen.

Das Klagepatent betrifft ein Testgerät zur Durchführung von spezifischen Bindungsprüfungen. Es war Gegenstand eines Einspruchsverfahrens, in dem die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes die gegen das Klagepatent erhobenen Einsprüche in einer mündlichen Verhandlung am 22. April 2008 zurückgewiesen hat. Das Stammpatent war Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens. Es wurde vom Bundespatentgericht durch Urteil vom 7. Juni 2005 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Auf die gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung hielt der Bundesgerichtshof das Stammpatent mit Urteil vom 4. November 2008 (Az.: X ZR 154/05; nachfolgend: NU) eingeschränkt aufrecht.

Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:

„An analytical test device comprising a dry porous carrier (510), unlabelled specific binding reagent for an analyte which unlabelled reagent is permanently immobilised in a detection zone (517) on the porous carrier and is therefore not mobile in the moist state, and in the dry state upstream from the detection zone a labelled specific binding reagent for the same analyte which labeled specific binding reagent is freely mobile within the porous carrier when in the moist state, such that liquid test sample suspected of containing the analyte and applied to the device can pick up labeled reagent and thereafter permeate into the detection zone (517),

characterized in that

a) the label is a particulate direct label;

b) the porous carrier is contained within a hollow casing (500) constructed of moisture-impervious solid material and provided with the means (508) enabling the extent (if any) to which the labeled reagent becomes bound in the detection zone (517) to be observed;

c) the porous carrier is linked to a porous sample receiver (506) and communicates indirectly with the exterior of the hollow casing via the porous sample receiver to which the liquid test sample can be applied and from which the applied liquid test sample can permeate into the porous carrier; and

d) the labeled specific binding reagent is contained within the hollow casing (500).”

In der deutschen Übersetzung lautet dieser Patentanspruch wie folgt:

„Analytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (510), unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone (517) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die flüssige Testprobe, die möglicherweise die Nachweissubstanz enthält und die auf das Gerät aufgebracht wird, markiertes Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone (517) dringen kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

a) der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist;

b) der poröse Träger innerhalb des hohlen Gehäuses (500) enthalten ist, das aus feuchtigkeitsdurchlässigem festen Material aufgebaut und mit Mitteln (508) versehen ist, die das Ausmaß (sofern gegeben), bis zu dem die markierte Reagenz in der Nachweiszone (517) gebunden wird, feststellen lassen;

c) der poröse Träger mit einem porösen Probenaufnehmer (506) verbunden ist und indirekt mit dem Äußeren des hohlen Gehäuses über den porösen Probenaufnehmer in Verbindung steht, auf den die flüssige Testprobe aufgebracht und von dem die aufgebrachte flüssige Testprobe in den porösen Träger dringen kann, und

d) das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des hohlen Gehäuses (500) enthalten ist.“

Im Hinblick auf die durch den Bundesgerichtshof erfolgte teilweise Einschränkung des Stammpatents macht die Klägerin diesen Anspruch nunmehr mit der Maßgabe geltend, dass es unter a) heißt: „der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist“ und nach lit. d): „e) wobei der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst“.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 stammen aus der Klagepatentschrift und zeigen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung nach dem Klagepatent.

Zu sehen ist ein Gehäuse (500), in das sich der poröse Probenaufnehmer (506) hinein erstreckt, der einen, durch eine durchsichtige Kunststofffolie (511) verstärkten Streifen aus porösem Trägermaterial (510) berührt. Der poröse Probenaufnehmer (506) und der Streifen (510) überlappen sich, um einen angemessenen Kontakt zwischen diesen beiden Materialien sicherzustellen und damit zu gewährleisten, dass eine auf den Probenaufnehmer (506) aufgebrachte Flüssigkeitsprobe den Probenaufnehmer (506) durchdringen und in den Streifen (510) weiterlaufen kann. Die Testzone (517) umfasst das immobilisierte spezifische Bindungsreagenz. In der Kontrollzone (518) befindet sich ein Reagenz, welches anzeigt, dass die Probe einen genügenden Abstand des Teststreifens durchwandert hat. Schließlich trägt ein gegenüber dem Verstärkungsstreifen (511) und angrenzend an das poröse Aufnahmeelement (506) angeordneter Abschnitt der Teststreifenoberfläche eine Glasur (519), auf der eine Schicht (520) von markiertem spezifischen Bindungsreagenz abgeschieden ist. Eine auf den Probenaufnehmer (506) gegebene wässrige Probe kann aus diesem den Streifen (510) entlang fließen. Hierbei löst sie die Glasur (519), mobilisiert das markierte Reagenz und führt es entlang des Streifens und durch die Zone (517).

Die Beklagte hat unter der Bezeichnung „D Diagnostik“ von der E GmbH (nachfolgend: E) hergestellte Schwangerschaftsfrühtestgeräte angeboten und vertrieben, wie sie aus dem als Anlage MBP 16 überreichten Muster und den als Anlagen MBP 16a und MBP 16b vorgelegten Gebrauchsinformationen ersichtlich sind (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Die Beklagte ist gesellschaftsrechtlich eng mit der F GmbH & Co. KG verbunden, die unter der Bezeichnung „G“ ebenfalls einen Schwangerschaftsfrühest vertrieben hat, der Gegenstand eines parallelen Berufungsverfahrens vor dem Senat (Az.: I-2 U 87/04) ist. Der im vorliegenden Rechtsstreit angegriffene Schwangerschaftsfrühtest entspricht in seinem Aufbau und seiner Ausgestaltung demjenigen Schwangerschaftsfrühtest, der Gegenstand des vorgenannten Parallelverfahrens ist.

Bei der angegriffenen Ausführungsform ist eine trockene poröse Membran auf einem Träger aus Polyethylen aufgebracht. Auf der porösen Membran befindet sich ein Glasfaserkissen mit einem goldmarkierten Antikörper, der an ein Epitop des hCG-Schwangerschaftshormons bindet. Darüber hinaus weist die angegriffene Ausführungsform eine stromabwärts vom Glasfaserkissen gelegene Detektionszone auf. In dieser Detektionszone findet sich ein immobilisierter Antikörper, der ebenfalls an eine Kette des Schwangerschaftshormons hCG bindet. Stromabwärts der Detektionszone befindet sich eine Kontrollzone, in der ein weiterer Antikörper vorliegt. Außer dem goldmarkierten hCG-Antikörper liegen auf dem Glasfaserkissen weitere unmarkierte Antikörper vor, die spezifisch für das hCG-verwandte Hormon LH sind und die durch die Beklagte als „Abfangantikörper“ bezeichnet werden. Die Anordnung aus Polyethylenträger, Membran und Glasfaserkissen ist in eine Umhüllung aus Pappe eingebettet. Die äußere Umhüllung auf Seiten der Anwendungsoberfläche ist mit einer Kunststoffbeschichtung versehen, wobei die Seitenkanten allerdings nicht mit Kunststofffolie überzogen sind.

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung des Klagepatents. Sie hat die Beklagte deshalb nach teilweiser Klagerücknahme zuletzt in erster Instanz auf Rechnungslegung, Auskunftserteilung sowie Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit vom 2. November 2002 bis zum 26. April 2008 in Anspruch genommen und die Feststellung der Erledigung des Rechtsstreits in Bezug auf den bis zum Ablauf des Klagepatents zudem geltend gemachten Unterlassungsanspruch begehrt. Sie – die Klägerin – sei insgesamt aktivlegitimiert. C habe ihr neben dem Klagepatent und dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb auch die ihr – der C – zustehenden Schadensersatzansprüche übertragen.

Die Beklagte, die um Klageabweisung gebeten hat, hat erstinstanzlich sowohl eine Verwirklichung der technischen Lehre des Streitpatents durch die angegriffene Ausführungsform als auch die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede gestellt. Sie hat geltend gemacht:

Bei dem angegriffenen Schwangerschaftstest werde ein goldmarkierter Antikörper eingesetzt, der an ein für das Schwangerschaftshormon hCG charakteristisches Epitop der β-Kette des hCG binde. In der Detektionszone liege hingegen ein immobilisierter Antikörper vor, der an die α-Kette des hCG, aber auch an die α-Ketten von LH, FSH und TSH binden könne. Der goldmarkierte Antikörper des angegriffenen Schwangerschaftstests sei somit spezifisch für den Analyten, also das Schwangerschaftshormon hCG. Der in dem angegriffenen Schwangerschaftstest in der Detektionszone vorliegende immobilisierte Antikörper hingegen könne an die Hormone hCG, LH, FSH und TSH binden und sei somit nicht spezifisch für den Analyten, also das Schwangerschaftshormon hCG. Im Übrigen weise die angegriffene Ausführungsform auch kein Gehäuse im Sinne des Klagepatents, sondern lediglich einer faserige Umhüllung aus Pappe auf, wobei die äußere Oberfläche kunststoffbeschichtet sei. Dieses „Gehäuse“ sei auch nicht „hohl“, da das „Gehäuse“ tatsächlich eine bündige Umhüllung des Teststreifens sei, der zwischen zwei faserigen Papplagen als integraler Bestandteil mit der Vorrichtung fest verbunden und nur unter Zerstörung trennbar angeordnet sei.

Mit Urteil vom 21. Januar 2010 hat das Landgericht Düsseldorf wie folgt erkannt:

„I. Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit im Hinblick auf den Unterlassungsantrag (Antrag zu I. 1. der Klageschrift vom 12. Mai 2004) erledigt ist.

II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg in der Zeit vom 02. November 2002 bis zum 26. April 2008 zu erteilen über

analytische Testgeräte, umfassend einen trockenen porösen Träger, unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand stromabwärts von der Nachweizone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die flüssige Testprobe, die möglicherweise die Nachweissubstanz enthält und die auf das Gerät aufgebracht wird, markiertes Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone dringen kann, dadurch gekennzeichnet, dass

a) der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist;

b) der poröse Träger innerhalb des hohlen Gehäuses enthalten ist, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem festen Material aufgebaut ist und mit Mitteln zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) versehen ist, bis zu dem das markierte Reagenz in der zu beobachtenden Nachweiszone gebunden wird;

c) der poröse Träger mit einem porösen Probenaufnehmer verbunden ist und indirekt mit dem Äußeren des hohlen Gehäuses über den porösen Probenaufnehmer in Verbindung steht, auf den die flüssige Testprobe aufgebracht und von dem die aufgebrachte flüssige Testprobe in den porösen Träger dringen kann, und

d) das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des hohlen Gehäuses enthalten ist,

und zwar unter Angabe

(a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

(b) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse,

wobei die Beklagte zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen hat.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.“

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Der zulässige Antrag auf Feststellung der Erledigung sei begründet. Mit Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents sei Erledigung eingetreten. Die Klage auf Unterlassung sei ursprünglich zulässig und begründet gewesen, da die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch gemacht habe. Bei den von der Beklagten in dem streitgegenständlichen Schwangerschaftstestgerät verwendeten Antikörpern handele es sich um spezifische Bindungsreagenzien im Sinne des Klagepatents. Der Begriff „spezifisch“ lasse sich bei verständiger Würdigung des Klagepatents nicht einheitlich bestimmen, so dass auch Antikörper, wie sie von der Beklagten in dem angegriffenen Testgerät verwendet würden, d.h. solche, die zum einen an das α-Epitop des hCG und zum anderen an das β-Epitop des hCG bindeten, von der durch das Klagepatent geschützten Erfindung erfasst seien. Des Weiteren weise der angegriffene Schwangerschaftsfrühtest auch ein anspruchsgemäßes Gehäuse auf. Das Klagepatent verlange hierfür eine Anordnung, die einerseits einen Innenraum schaffe, in welchem erfindungsgemäß der poröse Träger aufgenommen werden könne, und die andererseits (aufgrund ihrer Festigkeit) Gewähr dafür biete, dass das Gehäuse eine Schutzfunktion für die in seinem Inneren angeordneten Bauteile erfüllen könne und dem Testgerät einer Ausgestaltung gebe, die seine Handhabung durch den Benutzer erlaube. Darüber hinausgehende Anforderungen stelle das Klagepatent an das Gehäuse nicht, so dass auch eine Pappumhüllung ein Gehäuse bilden könne. Schließlich weise die angegriffene Ausführungsform auch einen porösen Träger im Sinne des Klagepatents auf.

Soweit die Klägerin die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sowie damit im Zusammenhang Rechnungslegung begehre, sei die Klage unbegründet. Insoweit könne nicht festgestellt werden, dass die Klägerin über die hierfür notwendige Berechtigung der genannten Ansprüche verfüge. Die Kammer vermöge nicht festzustellen, dass die Klägerin materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents gewesen sei. Es sei nicht zu erkennen, dass die die Patentübertragungsvereinbarung unterzeichnenden Personen vertretungsbefugt gewesen seien. Da die Klägerin damit eine materiell-rechtliche Berechtigung an dem Klagepatent nicht nachgewiesen habe, sei die auf Schadensersatz und Rechnungslegung gerichtete Klage abzuweisen gewesen. Zuzusprechen gewesen sei demgegenüber der Anspruch auf Auskunft gemäß § 140b PatG, da insoweit für die Legitimation die Eintragung im Register nach § 30 PatG genüge.

Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 4. März 2010 Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Schadensersatz- und Rechnungslegungsbegehren weiter verfolgt.

Sie wiederholt und ergänzt ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht im Wesentlichen geltend: Zu Unrecht habe das Landgericht ihre Klage in Bezug auf das Schadensersatz- und Rechnungslegungsbegehren mit der Begründung abgewiesen, es sei nicht feststellbar, dass sie – die Klägerin – materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents gewesen sei. Zum einen komme es für die Zeit ab ihrer Eintragung als neue Patentinhaberin im Patentregister maßgeblich auf den Registerstand an. Zum anderen sei ihr das Klagepatent – wozu die Klägerin näher vorträgt – von C auch mit Wirkung für die Vergangenheit rechtswirksam übertragen worden. Dabei seien ihr auch sämtliche Schadenersatzansprüche abgetreten worden.

Die Klägerin beantragt,

zu erkennen wie geschehen, jedoch ohne die Einschränkung, dass die Verkaufsstellen nur für die Zeit seit dem 30. April 2006 anzugeben sind.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Klage bereits wegen mangelnder Parteifähigkeit unzulässig ist.

Die Beklagte verteidigt das landgerichtliche Urteil, soweit das Landgericht die Klage abgewiesen hat, wobei sie geltend macht:

Zu Recht habe das Landgericht Ansprüche auf Schadensersatz und Rechnungslegung mangels Aktivlegitimation der Klägerin verneint.

Unabhängig davon bestünden die von der Klägerin mit der Berufung weiter verfolgten Ansprüche auch deshalb nicht, weil es an einer Verletzung des Klagepatents fehle.

Bislang sei sie aufgrund der Informationen des Herstellers E davon ausgegangen, dass die goldmarkierten Sondenantikörper bei dem angegriffenen Produkt an die β-Kette von hCG bindeten. Nun habe E in dem gegen sich selbst gerichteten Verfahren vor dem Landgericht (Az. 4b O 405/04; nunmehr OLG Düsseldorf, Az.: I-2 U 31/10) in der mündlichen Verhandlung am 26. November 2009 im Widerspruch zu ihrem bisherigen Vortrag eine völlig abweichende Funktionalität des von ihr vertriebenen Tests dargestellt. Danach bindeten die goldmarkierten Sondenantikörper an die α-Kette von hCG. Sie – die Beklagte – sei über diesen Vortrag von E höchst überrascht gewesen und habe unverzüglich Aufklärung verlangt. Diese sei ihr jedoch nicht gewährt worden. Sie habe deshalb durch ihre Prozessbevollmächtigten Akteneinsicht in dem genannten Verfahren nehmen lassen und sich mit einer entsprechenden dringlichen Anfrage per E-Mail an E gewandt, welche Antikörper tatsächlich in dem hier angegriffenen Produkt verwendet worden seien. Der Geschäftsführer von E, Herr Dr. H, habe daraufhin noch am selben Tag per E-Mail geantwortet und wörtlich erklärt:

„Der G- und der D Schwangerschaftstest funktionieren bzw. funktionierten (!!) in der auch von ihnen bisher vorgetragenen Weise.“

Damit habe der Geschäftsführer von E nunmehr das glatte Gegenteil von dem behauptet, was E im Verhandlungstermin vor dem Landgericht am 26. November 2009 vorgetragen habe. In Anbetracht dessen könne sie selbst, da sie nicht in der Lage sei, die angegriffene Ausführungsform zu untersuchen, eine von der Klägerin behauptete Funktionalität des angegriffenen Produktes nur mit Nichtwissen bestreiten. Sollten bei der angegriffenen Ausführungsform, wie von E im Verhandlungstermin vor dem Landgericht vorgetragen, die goldmarkierten Sondenantikörper an die α-Kette von hCG binden, seien die die „Spezifität“ betreffenden Anspruchsmerkmale auch nach der durch das Landgericht vorgenommenen Interpretationen des Patentanspruchs nicht verwirklicht. Dementsprechend habe das Landgericht in dem das EP 560 AAG betreffenden Parallelverfahren gegen E (4b O 399/04, nunmehr OLG Düsseldorf, Az.: I-2 U 30/10) auch eine Verletzung des dortigen Klagepatents verneint.

Abgesehen davon habe das Landgericht den Begriff „spezifisch“ aber auch falsch ausgelegt.

Schließlich sei die Klage wegen fehlender Parteifähigkeit der Klägerin als unzulässig abzuweisen. Die Klägerin sei mangels eines tatsächlichen Verwaltungssitzes in der Schweiz nicht rechtsfähig und damit nicht parteifähig.

Die Klägerin tritt dem Berufungsvorbringen der Beklagten entgegen. Sie bestreitet, dass die Beklagte nicht hätte überprüfen können, welche Eigenschaften das von ihr vertriebene Produkt aufweist. Soweit sich die Beklagte vorliegend auf den Vortrag von E im Parallelverfahren beziehe, spiele dieser im vorliegenden Verfahren keine Rolle. Insbesondere könne die Beklagte den Sachvortrag im hiesigen Verfahren nicht plötzlich unter Verweis auf den Vortrag einer anderen Partei in einem anderen Verfahren mit Nichtwissen bestreiten.

Im Übrigen liege sowohl unter Berücksichtigung des erstinstanzlichen Vorbringens der Beklagten als auch unter Zugrundelegung der nunmehr von E behaupteten Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform eine Patentverletzung vor. Das Landgericht habe den Begriff „spezifisch“ zutreffend ausgelegt und davon ausgehend eine Verletzung des Klagepatents zu Recht bejaht. Selbst wenn der goldmarkierte Sondenantikörper – wie nunmehr behauptet – an die α-Kette von hCG binde, sei die technische Lehre des Klagepatents verwirklicht. Der Maßstab für die Erfüllung des Merkmals „spezifisch“ sei nicht das Ausmaß der Spezifität in Bezug auf einen isoliert betrachteten Antikörper, sondern die Spezifität der immunologischen „Gesamtreaktion“, bei der es durch mehrere nacheinander ablaufende immunologische Bindungsvorgänge zur Ausbildung eines „Sandwichkomplexes“ in der Nachweiszone komme. Der Fachmann werde daher den Begriff „spezifisch“ dahingehend verstehen, dass bei einer Gesamtbetrachtung der immunologischen Bindungsvorgänge innerhalb des Testgerätes die Spezifität der einzelnen Bindungsvorgänge so einzustellen sei, dass im Ergebnis ein spezifischer Nachweis des Analyten erfolge. Vor diesem Hintergrund sei klar, dass auch eine Testvorrichtung, in der sowohl das markierte als auch das immobilisierte Bindungsreagenz anti-α-hCG sei, von der Lehre des Klagepatents Gebrauch mache, solange durch das Zusammenwirken der Bindungsreagenzien in der Testvorrichtung im Sinne der funktionsorientierten Auslegung ein spezifischer Nachweis des Analyten in einer Probe gewährleistet werde.

Sie – die Klägerin – sei parteifähig. Sie sei nach schweizerischem Recht rechtsfähig. Ihr tatsächlicher Verwaltungssitz befinde sich in der Schweiz.

Der Senat hat gemäß Beweisbeschluss vom 19. Juli 2011 Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Prof. Dr. rer. nat. I. Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2015 erläutert und ergänzt. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das schriftliche Gutachten von Prof. Dr. I vom 22. Mai 2014 sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 12. November 2015 verwiesen.

Die Akten der beim Senat gegen die Beklagte anhängigen Parallelverfahren I-2 U 33/10 und I-2 U 34/10, die Akten der beim Senat gegen E anhängigen Verfahren I-2 U 29/10, I-2 U 30/10 und I-2 U 31/10 sowie die Akten der beim Senat gegen F anhängigen Verfahren I-2 U 53/04, I-2 U 54/04 und I-2 U 87/04 lagen vor und waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg. Die Beklagte hat mit ihrem unter der Bezeichnung „D Diagnostik“ in der Bundesrepublik Deutschland angebotenen und vertriebenen Schwangerschaftsfrühtestgerät von der technischen Lehre des Klagepatents, auch in dem mit Urteil des Bundesgerichtshofes vom 4. November 2008 aufrecht erhaltenen Umfang, wortsinngemäß Gebrauch gemacht. Der Klägerin, die insgesamt aktivlegitimiert ist, stehen deshalb im tenorierten Umfang die noch geltend gemachten Ansprüche auf Schadenersatz, Rechnungslegung und Auskunftserteilung zu (Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 9 Nr. 1, 139 Abs. 2, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB).

Die Berufung ist zulässig.

Dem steht die durch die Beklagte behauptete fehlende Parteifähigkeit der Klägerin nicht entgegen. Unabhängig davon, ob die Klägerin tatsächlich parteifähig ist, führt selbst eine mangelnde Parteifähigkeit nicht zur Unzulässigkeit der von ihr eingelegten Berufung gegen das landgerichtliche Urteil (BGH, Beschl. v. 31.05.2010,Az.: II ZB 9/09 = NJW 2010, 3100).

Die rechtliche Existenz und damit die Parteifähigkeit jeder an einem Rechtsstreit beteiligten Partei ist eine Prozessvoraussetzung, die in jeder Lage des Verfahrens, auch in den Rechtsmittelinstanzen, von Amts wegen zu prüfen ist (§ 56 Abs. 1 ZPO) und ohne die ein Sachurteil nicht ergehen darf (BGHZ 159, 94, 98; 134, 116, 118). Legt eine parteiunfähige Partei gegen ein vorinstanzlich ergangenes Sachurteil Rechtsmittel ein, stellt sich für das Rechtsmittelgericht die Frage der Parteifähigkeit gleichviel, ob der Rechtsmittelführer seine Parteiunfähigkeit geltend macht oder eine andere für ihn günstigere Sachentscheidung erstrebt. Dem mit dem Rechtsmittel verfolgten Rechtsschutzziel kommt insoweit keine Bedeutung zu, weil die Parteifähigkeit als Prozessvoraussetzung der Parteidisposition entzogen ist, die rechtsmittelführende Partei mithin den Erlass eines Sachurteils nicht mit rechtlicher Bindungswirkung hinnehmen kann. Ergeben sich in der Rechtsmittelinstanz Zweifel an der Parteifähigkeit, ist die Partei nach den allgemein anerkannten Grundsätzen für die Klärung der Zweifel als parteifähig zu behandeln, was die Zulässigkeit des Rechtsmittels zur Folge hat. Die Zuordnung der Entscheidung über die Parteifähigkeit zur Begründetheit des Rechtsmittels trägt dem Charakter der Parteifähigkeit als für den gesamten Rechtsstreit bedeutsamen Sachurteilsvoraussetzung Rechnung und eröffnet einen prozessual einfachen Weg zur Korrektur des in der Vorinstanz fehlerhaft ergangenen Sachurteils. Hierfür besteht auch dann ein Bedürfnis, wenn das Sachurteil für und gegen eine nicht existente Partei ergeht und deshalb keine Rechtswirkungen entfaltet. Aus diesem Grund ist anerkannt, dass auch solche wirkungslosen Urteile durch Rechtsmittel beseitigt werden können (BGH, WM 1994, 1212, 1213; OLG Hamburg, MDR 1976, 845; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., vor § 50 Rz. 11 und § 56 Rz. 14; MünchKommZPO/Lindacher, 4. Aufl., § 50 Rz. 6).

Im Übrigen ist die Klägerin – wie sogleich noch ausgeführt wird – auch parteifähig.

Die Klage ist zulässig.

Ohne Erfolg hat die Beklagte erstmalig in der zweiten Instanz die Einrede aus§ 145 PatG erhoben.

Es kann dahinstehen, ob die Klägerin tatsächlich den Zwang zur Klagekonzentration missachtet hat. Jedenfalls ist ein Verstoß gegen § 145 PatG seitens des Verletzungsgerichts nicht von Amts wegen zu prüfen. Vielmehr gewährt die Vorschrift lediglich eine verzichtbare prozesshindernde Einrede (BGH, GRUR 1967, 84 – Christbaumbehang II, Fitzner/Lutz/Bodewig/Kircher, Patentgesetz, 4. Aufl., § 145 Rz. 21; Schulte/Voß/Kühnen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 145 Rz. 23; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Aufl., § 145 Rz. 17; Kraßer, Patentgesetz, 6. Aufl., S. 889 (§ 36 VI 2)), die innerhalb der Klageerwiderungsfrist, spätestens jedoch vor der Verhandlung in der Hauptsache geltend zu machen ist (§ 282 Abs. 3 ZPO, Fitzner/Lutz/Bodewig/Kircher, a.a.O.). Die Beklagte hat sich demgegenüber im vorliegenden Verfahren erst in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2015 und damit erstmalig in der zweiten Instanz auf einen Verstoß gegen § 145 PatG berufen. Gründe, weshalb ihr eine frühere Erhebung dieser Einrede im vorliegenden Verfahren nicht möglich gewesen sein sollte, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Gemäß § 532 S. 2 ZPO kommt eine Berücksichtigung der Einrede aus § 145 PatG im Berufungsverfahren daher nicht in Betracht.

Klägerin ist nach wie vor diejenige Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach schweizerischem Recht, die ursprünglich unter der Firma „B GmbH“ im Handelsregister eingetragen war. Mit der Änderung in „J GmbH“ hat sie nur ihren Namen geändert, ohne dass an ihre Stelle eine andere Rechtspersönlichkeit getreten ist. Der von der Klägerin vorgelegte Handelsregisterauszug (Anlage LS 41) gibt die neue und die bisherige Firma der Klägerin und darüber hinaus dieselbe Firmennummer an, unter der auch die B GmbH im Handelsregister geführt worden ist. Hinweise auf eine Änderung der Rechtsperson finden sich nicht. Es gibt auch keine anderen Anzeichen dafür, dass die Klägerin als Rechtspersönlichkeit nicht (mehr) existiert. Im Handelsregisterauszug (vgl. Anlage LS 41) werden an verschiedenen Stellen Statuten, die Konzernmutter als Gesellschafterin, ehemalige Gesellschafter und die Gesellschaftszwecke erwähnt; dies alles setzt voraus, dass die Gesellschaft als solche errichtet worden ist und noch besteht, solange ihre Auflösung nicht im Handelsregister vermerkt ist. Überdies hat die Klägerin als Anlage LS 43 u.a. Steuerrechnungen des Kantons Zug vorgelegt, die voraussetzen, dass sie als Rechtssubjekt und Gesellschaft des Schweizer Kantons Zug registriert ist. Auch die Patentbehörden sind von der Existenz der Klägerin als Rechtsperson ausgegangen, anderenfalls hätten sie das Klageschutzrecht nicht im Patentregister auf sie umgeschrieben. Dass sich – wovon der Senat in seinem Zwischenurteil vom 20. Dezember 2012, mit dem er der Klägerin die Leistung einer Prozesskostensicherheit aufgegeben hat – an der im Handelsregister angegebenen Adresse weder der Verwaltungssitz der Klägerin noch eine zustellungsfähige Anschrift befinden mag, zwingt nicht zu dem Schluss, dass das Handelsregister dann auch den Status der Klägerin als existierende Rechtspersönlichkeit nicht belegt. Konkrete Umstände, aus denen das gefolgert werden müsste, legt auch die Beklagte nicht dar. Davon, dass die Klägerin auch heute noch im Handelsregister eingetragen ist, hat sich der Senat im Übrigen durch einen Blick in das elektronische Handelsregister des Kantons Zug überzeugt. Dies bestätigt im Übrigen auch der vom Klägervertreter im letzten Verhandlungstermin vorgelegte Handelsregisterauszug.

Die Klägerin ist parteifähig.

(a)

Die Parteifähigkeit ist eine Prozessvoraussetzung, die in jeder Verfahrenslage, auch in der Berufungsinstanz, von Amts wegen zu prüfen ist (§ 56 Abs. 1 ZPO) und ohne die ein Sachurteil nicht ergehen darf (BGH, NJW 1997, 557, 568).

(b)Die Parteifähigkeit beurteilt sich nach der lex fori, also nach deutschem Prozessrecht. Gemäß § 50 Abs. 1 ZPO ist parteifähig, wer rechtsfähig ist.

(c)

Bei der Klägerin handelt es sich um eine GmbH nach schweizerischem Recht, die im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen ist.

(d)

Die Rechts- und Parteifähigkeit einer in der Schweiz gegründeten Gesellschaft sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach dem Recht des Ortes zu beurteilen, an dem die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz hat (BGH, NJW 2009, 289 – Trabrennbahn; NJW-RR 2010, 1364; Bamberger/Roth, BeckOK EGBGB, Art. 12 Rz. 58). Es gilt insoweit also weiterhin die sog. Sitztheorie, der das deutsche IPR im Grundsatz folgt. Nach ihr beurteilt sich der Sitz einer juristischen Person nach dem Ort des tatsächlichen Verwaltungssitzes (BGH, NJW 1986, 2194, 2195; NJW 2009, 289, 290; NJW-RR 2010, 1364). Maßgebend dafür ist der Tätigkeitsort der Geschäftsführung und der dazu berufenen Vertretungsorgane, also der Ort, wo die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung effektiv in laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt werden (BGH, NJW 1986, 2194, 2195; NJW 2009, 1610, 1611; NJW-RR 2010, 1364).

(e)

Im Streitfall liegt dieser Ort entweder in der Schweiz, wo der Geschäftsführer der Klägerin, Herr Dr. K, wohn- und geschäftsansässig ist, oder er liegt in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Muttergesellschaft der Klägerin geschäftsansässig ist. Ein in Betracht kommender dritter Ort ist weder dargetan noch ersichtlich. Ob die Klägerin ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in der Schweiz oder in den Vereinigten Staaten von Amerika hat, kann hier allerdings offen bleiben.

Hat die Klägerin nicht nur ihren statuarischen Sitz, sondern auch ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in der Schweiz, sind die Rechts- und Parteifähigkeit der in der Schweiz gegründeten Klägerin nach schweizerischem Recht zu beurteilen.

Liegt der effektive Verwaltungssitz der Klägerin in den USA, ist das Ergebnis kein anderes. In diesem Fall ist gemäß der Sitztheorie das US-amerikanische Recht für die Beurteilung der Rechts- und Parteifähigkeit der Klägerin maßgeblich. Wegen des Grundsatzes der Gesamtverweisung, Art. 4 Abs. 1 Satz 1 EGBGB, ist zunächst das US-amerikanische internationale Privatrecht anzuwenden. Dieses folgt der Gründungstheorie. Denn die USA folgt der – im anglo-amerikanischen Rechtskreis vorherrschenden – Gründungstheorie (MünchKommBGB/Kindler, 6. Aufl., IntGesR, Rz. 360 und 510 m. w. Nachw.), wobei das Gründungs-Konzept auch im autonomen Kollisionsrecht der US-Bundesstaaten gilt (Bamberger/Roth, BeckOK EGBGB, Art. 12 Rz. 45). Das US-amerikanische Kollisionsrecht nimmt daher den Verweis nicht an, sondern verweist seinerseits weiter auf das Gründungsrecht der Schweiz. Die Schweiz folgt im Grundsatz der Gründungstheorie (Bamberger/Roth, a.a.O., Art. 12 Rz. 58a; MünchKommBGB/Kindler, a.a.O., Rz. 510 m. w. Nachw.). Denn gemäߧ 154 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) unterstehen Gesellschaften dem Recht des Staates, nach dessen Vorschriften sie organisiert sind, wenn sie die darin vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registervorschriften dieses Rechts erfüllen oder, falls solche Vorschriften nicht bestehen, wenn sie sich nach dem Recht dieses Staates organisiert haben (vgl. hierzu auch OLG Frankfurt, NJW 1990, 2204, 2205). Da somit auch die Schweiz der Gründungstheorie folgt, nimmt das dortige Recht den Verweis an. Damit ist diese Weiterverweisung auch für das deutsche internationale Privatrecht verbindlich. Rück- oder Weiterverweisungen des aus deutscher Sicht berufenen ausländischen Rechts sind im Bereich der Sitztheorie nach herrschender Meinung, der der Senat folgt, gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 1 EGBGB zu beachten (vgl. BGH, NJW 2004, 3706, 3707; NVwZ-RR 2006, 28, 29; NZG 2010, 909, 911; OLG Frankfurt, NJW 1990, 2204, 2205; OLG Hamm, NJW 2001, 2183; OLG Hamburg, BeckRS 2007, 07023; MünchKommBGB/Kindler, a.a.O., Rz. 507; Palandt/Thorn, 74. Aufl., Anh. zu Art. 12 EGBGB Rz. 12; Bamberger/Roth, a.a.O., Art. 12 Rz. 51). Das gilt auch und gerade dann, wenn sich der Verwaltungssitz außerhalb des Gründungsstaates befindet und der Staat des Verwaltungssitzes seinerseits an das Gründungsrecht anknüpft (Bamberger/Roth, a.a.O., Art. 12 Rz. 51; MünchKommBGB/Kindler, a.a.O., Rz. 507; vgl. auch MünchKommZPO/Lindacher, 4. Aufl., § 50 Rz. 61). Somit richtet sich die Rechtsfähigkeit der Klägerin in jedem Fall nach schweizerischem Recht.

Es bestehen keine durchgreifenden Bedenken, dass die Rechtsfähigkeit der Klägerin nach dem Recht der Schweiz gegeben ist. Bei der Klägerin handelt es sich um eine nach schweizerischem Recht als GmbH gegründete Gesellschaft, die nach dem Recht der Schweiz organisiert ist. Die Statuten der Klägerin vom 10. Dezember 2001, wonach die Klägerin als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Maßgabe der Art. 772 ff. des schweizerischen Obligationenrechts besteht, hat die Klägerin in dem Parallelverfahren I-2 U 87/04 als Anlage LS-C 32 vorgelegt. Der Einwand der Beklagten, die Klägerin sei nur eine Briefkastenfirma und ihr in der Schweiz ansässiger Geschäftsführer, Herr Dr. K, sei nur aus formalen Gründen als Geschäftsführer bestellt worden, greift nicht durch. Die Klägerin ist nach schweizerischem Recht wirksam gegründet, hat ihren satzungsmäßigen Sitz in der Schweiz und ist dort rechtsfähig (vgl. auch OLG Hamm, ZIP 2006, 1822, 1823 = BeckRS 2006, 09857). Dafür, dass die Klägerin sich zwischenzeitlich einem anderen Recht unterstellt hat, ist nichts dargetan und auch nichts ersichtlich. Es gibt – wie ausgeführt – auch keine Anzeichen dafür, dass die Klägerin als Rechtspersönlichkeit nicht (mehr) existiert.

Die (verbliebene) Klage ist auch begründet. Mit dem angegriffenen Schwangerschaftstest „D Diagnostik“ hat die Beklagte von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch gemacht.

Das Klagepatent betrifft Assays, insbesondere Immunoassays und analytische Testgeräte dafür. Es umfasst analytische Testgeräte zur Feststellung einer Schwangerschaft oder Empfängnisbereitschaft, die zur Verwendung zuhause, in der Klinik oder in der Arztpraxis geeignet sind und in kurzer Zeit ein Analyseergebnis liefern sollen, wobei nur ein Minimum an Geschicklichkeit und Aufwand seitens der Benutzerinnen gefordert wird.

Bei Immunoassays handelt es sich um bioanalytische Verfahren, welche sich die spezifische Bindungsfähigkeit von Liganden und Liganden-Bindungspartnern (auch: spezifische Bindungspaare), insbesondere die von Antikörpern und Antigenen, zunutze machen, um das Vorhandensein von Analyten in flüssigen Proben feststellen zu können. Zum Nachweis der oft nicht direkt sichtbaren Bindungsreaktionen wurden im Stand der Technik Verfahren zur indirekten Beobachtung eingesetzt, die die Markierung eines der Glieder des spezifischen Bindungspaares mit einem Radioisotop, einem Chromophor, einem Fluorophor oder die eine enzymatische Markierung vorsahen. Radiomarkierungen, Chromophore bzw. Fluorophore können mittels Strahlungsdetektoren, Spektrophotometern oder mit dem bloßen Auge nachgewiesen werden; bei Enzymmarkierungen wird ein nachweisbares Signal durch die Aktivierung einer Verbindung wie etwa eines Farbstoffs im Rahmen eines Reaktionssystems erzeugt (vgl. die Ausführungen des BGH zum Stammpatent, Urt. v. 04.11.2008 – X ZR 154/05 [NU], Seite 11, Rz. 9).

Der Beschreibung des Klagepatents zufolge ist bei spezifischen Bindungsassays wie Immunoassays auch die Verwendung von mit Reagenzien imprägnierten Teststreifen vorgeschlagen worden. Dabei bewegt sich die auf einen Teil des Teststreifens aufgetragene Probe mit Hilfe eines eluierenden Lösungsmittels, wie Wasser, durch das Material des Teststreifens in oder durch eine dort vorgesehene Nachweiszone, in der ein für die in der Probe vermutete Nachweissubstanz spezifisches Bindungsreagenz immobilisiert ist, um die Nachweissubstanz gegebenenfalls zu binden. Das Maß dieser Bindung kann mit markierten Reagenzien bestimmt werden, die ebenfalls im Teststreifen enthalten sind oder anschließend darauf aufgebracht werden (vgl. DE 38 56 AAH T2, S. 1 unten bis S. 2 oben; vgl. auch BGH, NU, Seite 12 erster Abs., Rz. 10). Der Klagepatentschrift zufolge erfordern alle kommerziell erhältlichen Geräte die Durchführung einer Reihe von aufeinander folgenden Arbeitsschritten, bevor das Testergebnis ablesbar ist, was notwendigerweise Zeit erfordere und Fehlerquellen einführe (vgl. DE 38 56 AAH T2, S. 1 2. Abs.; BGH, NU, Seite 12 erster Abs., Rz. 10).

Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet die Klagepatentschrift die Bereitstellung eines Testgerätes, das von einer ungeübten Person leicht benutzt werden kann und vorzugsweise nur erfordert, dass ein gewisser Teil des Gerätes mit der Probe in Kontakt gebracht wird, worauf vor der Feststellung eines Analyseergebnisses keine weiteren Arbeitsschritte vom Benutzer mehr nötig sind (vgl. DE 38 56 AAH T2, S. 1 3. Abs.).

Dazu schlägt Anspruchs 1 des Klagepatents in der von der Klägerin nunmehr geltend gemachten, am das Stammpatent betreffenden Nichtigkeitsurteil orientierten Fassung ein analytisches Testgerät mit folgenden Merkmalen vor:

100

(1) Analytisches Testgerät, welches umfasst:

101

(a) einen trockenen porösen Träger (510),

102

(b) ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten (Nachweissubstanz),

103

104

(d) ein hohles Gehäuse (500)

105

(e) und einen porösen Probenaufnehmer (506).

106

(2) Der Markierungsstoff ist ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen.

107

(3) Das unmarkierte Reagenz ist auf dem porösen Träger (510) in einer Nachweiszone (517) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich.

108

(4) Das markierte Bindungsreagenz

109

(a) befindet sich in trockenem Zustand stromaufwärts von der Nachweiszone (517) und

110

(b) ist innerhalb des porösen Trägers (510) in feuchtem Zustand frei beweglich.

111

(5) Eine auf den porösen Träger (510) aufgebrachte flüssige Testprobe, die möglicherweise die Nachweissubstanz enthält, kann das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone (517) eindringen.

112

(6) Der poröse Träger (510) und das markierte spezifische Bindungsreagenz sind innerhalb des hohlen Gehäuses (500) enthalten.

113

(7) Das Gehäuse (500)

114

(a) ist aus feuchtigkeitsundurchlässigem festen Material aufgebaut und

115

(b) mit Mitteln (508) versehen, die das Ausmaß (sofern gegeben), bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone (517) gebunden wird, feststellen lassen.

116

(8) Der poröse Träger (510)

117

(a) umfasst einen Streifen oder eine Folie von porösem Material,

118

(b) ist mit dem porösen Probenaufnehmer (506) verbunden und

119

120

(9) Die flüssige Testprobe wird auf den porösen Probenaufnehmer (506) aufgebracht.

121

(10) Von dem porösen Probenaufnehmer (506) kann die aufgebrachte flüssige Testprobe in den porösen Träger (510) dringen.

122

Abweichend vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents, in dem es lediglich heißt, dass „der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist“, heißt es in Merkmal (2) der vorstehenden Merkmalsgliederung, dass die Markierung eine Direktmarkierung „in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchens“ ist, weil die Klägerin das Klagepatent vorliegend – in Anlehnung an den im Nichtigkeitsverfahren neu gefassten Anspruch 1 des Stammpatents – mit dieser Maßgabe geltend macht. Hiergegen bestehen keine Bedenken, weil hierin eine – der Klägerin freigestellte – Einschränkung des Patentanspruchs liegt. Mit dem Wegfall des dem Begriff „Direktmarkierungsstoff“ beigefügten Worts „teilchenförmig“ ist eine Schutzbereichserweiterung nicht verbunden. Als Markierungsstoffe kommen nach dem erteilten Patentanspruch 1 jegliche Direktmarkierungsstoffe in Betracht. Diese werden in der Patentschrift als Einheiten definiert, die in natürlichem Zustand entweder mit bloßem Auge oder mit Hilfe eines optischen Filters und/oder einer angelegten („applied“) Stimulation, z.B. UV-Licht zum Hervorrufen einer Fluoreszenz, leicht sichtbar sind. Als besonders geeignete Beispiele werden winzige farbige Teilchen, z.B. Farbsole, Metallsole (wie Goldsole) und gefärbte Latexteilchen angesprochen (vgl. DE 38 56 AAH T2, Seite 8 3. Abschnitt). Insoweit mag zweifelhaft sein, ob der ausdrücklichen Aufnahme eines Hinweises auf den Teilchencharakter der Markierung überhaupt sachliche Bedeutung zukommt (vgl. zum Stammpatent: BGH, NU, Seite 15 letzter Abs., Tz. 15). Dass diese Eigenschaftsangabe in dem Berufungsantrag der Klägerin entfallen ist, kann schon deshalb nicht zu einer Erweiterung der Klage bzw. des Schutzbereichs des Patentanspruchs führen, weil sich der teilchenförmige Charakter der Direktmarkierung zwingend aus der abschließenden Aufzählung derjenigen Markierungsstoffe ergibt, für die mit dem Antrag noch Schutz beansprucht wird und die allesamt teilchenförmig sind. Die Formulierung „in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen“ im neu gefassten Berufungsantrag ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Sie bringt nur zum Ausdruck, dass die drei genannten Direktmarkierungsstoffe allein noch vom Schutzbegehren der Klägerin erfasst werden sollen (vgl. zum Stammpatent: BGH, NU, Seite 15 erster Abs., Rz. 14).

123

In Abweichung vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents heißt es in Merkmal (8) (a) der vorstehenden Merkmalsgliederung ferner, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst, weil die Klägerin den Patentanspruch 1 des Klagepatents nunmehr nur noch mit dieser weiteren Einschränkung geltend macht. Eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patentanspruchs ist auch mit der Aufnahme dieses Merkmals nicht verbunden (vgl. zum Stammpatent: BGH, NU, Seite 15 letzter Abs. bis Seite 16 erster Abs., Rz. 15).

124

125

Angesichts des Streits der Parteien bedürfen die Begriffe „spezifisches Bindungsreagens“ und „poröser Träger“ sowie die das „Gehäuse“ betreffenden Merkmale näherer Erläuterung.

126

(a)

127

Was die Forderung nach einem für den Analyten „spezifischen Bindungsreagenz“ (Merkmale (1) (b) und (1) (c)) anbelangt, kommt es – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – nicht entscheidend darauf an, was der Fachmann allgemein unter einem „spezifischen“ Bindungsreagenz versteht. Selbst wenn insoweit ein bestimmter Begriffsinhalt feststellbar sein sollte, was dahinstehen kann, ist dieser hier nicht ausschlaggebend. Handelt es sich nämlich bei dem auslegungsbedürftigen Begriff (hier: „spezifisch“) um einen Ausdruck, der in dem betreffenden Fachgebiet gebräuchlich und mit einem bestimmten Inhalt versehen ist, so darf nicht unbesehen dieser nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gegebene Inhalt zugrunde gelegt werden. Denn es ist stets die Möglichkeit in Rechnung zu stellen, dass das Patent den Ausdruck gerade nicht in diesem geläufigen, sondern in einem davon abweichenden (z.B. weitergehenden oder engeren) Sinne verwendet. Die Merkmale eines Patentanspruchs dürfen deswegen nicht anhand der Definition in Fachbüchern, sondern sie müssen aus der Patentschrift selbst ausgelegt werden. Die Patentschrift bildet gewissermaßen ihr eigenes Lexikon; maßgeblich ist nur der sich aus der Patentschrift ersichtliche Begriffsinhalt. Dieser methodische Ansatz kann sowohl zu einem weiteren Begriffsinhalt führen, als ihn eine dem allgemeinen Sprachgebrauch folgende Betrachtung ergeben würde. Er kann, weil der übliche Wortsinn nicht den Mindestinhalt eines Merkmals vorgibt, aber ebenso zu einem engeren Verständnis führen. Unter Heranziehung des Beschreibungstextes ist deshalb in jedem Fall eine Auslegung vorzunehmen. Sie hat nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ vom Inhalt der Patentansprüche auszugehen, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Die Auslegung der Patentansprüche dient dabei nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Erläuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (vgl. BGHZ 98, 12, 18 f. = GRUR 1986, 803 – Formstein; BGHZ 105, 1, 10 = GRUR 1988, 896 – Ionenanalyse; BGHZ 125, 303, 309 = GRUR 1994, 597 – Zerlegvorrichtung für Baumstämme; BGH, GRUR 1992, 594, 596 – mechanische Betätigungsvorrichtung; GRUR 2002, 515, 516 f. – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519, 521 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 f. – Custodiol II).

128

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, entnimmt der Durchschnittsfachmann vorliegend der Klagepatentbeschreibung, dass es eine bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung darstellt, als markiertes Reagenz einen „hochspezifischen Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper“ und als immobilisiertes Bindungsreagenz einen „hochspezifischen unmarkierten Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper“ zu verwenden. Auf Seite 9, dritter Absatz, der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift (DE 38 56 AAH T2) heißt es nämlich (Hervorhebungen hinzugefügt):

129

„Das immobilisierte spezifische Bindungsreagenz in der zweiten Zone ist vorzugsweise ein hochspezifischer Antikörper, insbesondere ein monoklonaler Antikörper. In der die Sandwich-Reaktion beinhaltenden Ausführungsform der Erfindung ist das markierte Reagenz auch vorzugsweise ein hochspezifischer Antikörper, und insbesondere ein monoklonaler Antikörper.“

130

Dass diese Begriffsbildung für Schwangerschaftstests nicht gelten soll, vermag auch der Senat der Klagepatentschrift nicht zu entnehmen. Insbesondere gibt die Beschreibungsstelle auf den Seiten 6/7 der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift hierfür nichts her. Zwar enthält der poröse Träger des dort beschriebenen Schwangerschaftstestgerätes sowohl in der ersten Zone als auch in der Nachweiszone einen „hochspezifischen Anti-hCG-Antikörper“. Besagter Beschreibungsstelle lässt sich aber nicht entnehmen, dass bei der Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes zwingend sowohl in der ersten Zone als auch in der zweiten Zone ein „hochspezifischer“ Anti-hCG-Antikörper enthalten sein muss. Vielmehr lässt sich die Textstelle mit dem Landgericht zwanglos dahin begreifen, dass nicht nur die Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes als solche eine bevorzugte Variante der Erfindung darstellt, sondern dass es gleichermaßen bevorzugt (und damit keinesfalls zwingend) ist, hierbei hochspezifische Anti-hCG-Antikörper zu verwenden.

131

Wie das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann bei Lektüre der Klagepatentschrift aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zur Antigen-Antikörper-Reaktion annehmen, dass der in der Klagepatentbeschreibung verwendete Begriff eines „hochspezifischen Antikörpers“ eine ganz spezielle Ausführungsform der Erfindung betrifft, nämlich diejenige, bei der der als Markierungsreagenz oder Fängersubstanz eingesetzte Antikörper eine besonders ausgeprägte Spezifität für die in Rede stehende Nachweissubstanz besitzt, indem der Antikörper (praktisch) nur an den nachzuweisenden Analyten, aber an kein anderes Antigen binden kann. Bereits anhand der der Klagepatentschrift eigenen Begrifflichkeit „hochspezifischer Antikörper“ wird ihm deutlich, dass die von Patentanspruch 1 vorausgesetzte „Spezifität für den Analyten“ ein Weniger beinhaltet und nicht dahin verstanden werden kann, dass als „spezifisch“ nur ein solcher Antikörper anzusehen ist, der praktisch ausschließlich an die eine bestimmte Nachweissubstanz (z.B. hCG) binden kann.

132

Auch aus technischer Sicht hat der Fachmann keine Veranlassung, das Wort „spezifisch“ im Sinne von „hochspezifisch“ zu verstehen. Der Fachmann erkennt, dass es für die Erfindung wesentlich ist, zunächst in einer ersten Zone einen markierten Antikörper vorzusehen, der eine Bindungsreaktion mit dem zu detektierenden Analyten (z.B. hCG) eingehen kann. Die Hormone hCG, LH, FSH und TSH bestehen jeweils aus zwei Polypeptid-Ketten, einer so genannten α-Kette und einer so genannten ß-Kette. Die α-Ketten der Hormone sind identisch. Auf die Strukturhomologie zwischen den α-Untereinheiten von hCG und LH wird auch in der Klagepatentschrift hingewiesen (DE 38 56 AAH T2, S. 21 1. Abs.). Demgegenüber ist die ß-Kette des Schwangerschaftshormons hCG nur bei hCG, nicht jedoch bei den anderen, im Test-Urin vorkommenden Hormonen LH, FSH, TSH vorhanden. Vor diesem Hintergrund ist dem Fachmann klar, dass sich bei einem Schwangerschaftstest in besonderer Weise ein Epitop auf der ß-Kette des hCG-Hormons eignet und anbietet. Verwendet der Fachmann einen solchen (hoch-)spezifischen Antikörper, kann er deshalb sicher sein, dass praktisch ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Um diese in der Testanordnung sichtbar zu machen, sieht die Erfindung vor, in der stromabwärts gelegenen zweiten Zone, der so genannten Nachweiszone (Detektionszone), einen weiteren Antikörper als „Fänger“ zu immobilisieren, der spezifisch für den betreffenden Analyten (z.B. hCG) ist. Sinn dieser Anweisung ist es, eine Antigen-Antikörper-Reaktion herbeizuführen, in der sich das (zuvor eingefärbte) Hormon an den in der Nachweiszone permanent immobilisierten Antikörper anlagert, infolgedessen in der Nachweiszone fixiert wird und durch die dort eintretende Färbung das Vorhandensein des Hormons anzeigt. Vergegenwärtigt sich der Fachmann diesen erfindungsgemäßen Ablauf, erkennt er, dass als Antikörper in der Nachweiszone prinzipiell jedes Reagenz in Betracht kommt, welches das zuvor eingefärbte Hormon binden und damit fixieren kann. Die Möglichkeit zur Bindung und Fixierung besteht dabei gleichermaßen im Hinblick auf die hochspezifischen ß-Ketten-Epitope wie auch im Hinblick auf die bei anderen Substanzen im Test-Urin identisch vorkommende α-Kette der Hormone. Vorausgesetzt ist lediglich, dass der als „Fänger“ eingesetzte Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das markierte Bindungsreagenz „verbraucht“ ist. Demgemäß wird in der Patentbeschreibung auch betont, dass die beiden Bindungsreagenzien Spezifitäten für unterschiedliche Epitope auf der Nachweissubstanz haben müssen (vgl. DE 38 56 AAH T2, S. 4 2. Abs.). Entgegen der von der Beklagten in diesem Zusammenhang geäußerten Auffassung geht hierbei aus der zuletzt genannten Beschreibungsstelle nicht hervor, dass es sich zwingend jeweils um eine Spezifität für ein Epitop auf der ß-Kette handeln muss.

133

Entscheidet sich der Fachmann für einen Antikörper in der Nachweiszone, der räumlich komplementär zur α-Kette ist (z.B. Anti-α-hCG-Antikörper), so besteht lediglich das Problem, dass die betreffenden Antikörper von anderen Hormonen im Test-Urin mit identischer α-Kette (z.B. LH, FSH, TSH) blockiert werden können. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann hieraus jedoch nicht den Schluss ziehen, dass ein für die α-Kette des Hormons spezifischer Antikörper(z.B. Anti-α-hCG-Antikörper) für die Zwecke der Erfindung nicht geeignet ist. Aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ist der Fachmann sich vielmehr darüber im Klaren, dass er z.B. durch einen hinreichenden Überschuss an Antikörpern in der Nachweiszone dafür sorgen kann, dass trotz des Vorhandenseins von LH, FSH und TSH ausreichend Bindungspartner für hCG verbleiben. Hierdurch lässt sich bei einer Konstellation, bei der eine Schwangerschaft gegeben ist, hCG und LH im Test-Urin enthalten sind und sich Anti-ß-hCG-Antikörper in der ersten sowie Anti-α-hCG-Antikörper in der zweiten Zone finden, verhindern, dass ein falsches Negativergebnis angezeigt wird. Weshalb dies nicht zutreffen sollte, zeigt die Beklagte nicht auf.

134

Umgekehrt gilt – für den Fachmann erkennbar – dasselbe. Wird in der ersten Zone ein markierter Antikörper (z.B. Anti-α-hCG-Antikörper) verwendet, der nicht nur an die fragliche Nachweissubstanz (z.B. hCG), sondern auch an andere Substanzen(z.B. LH, FSH) binden kann, so ist zwar voraussehbar, dass nicht allein der nachzuweisende Analyt (hCG) eingefärbt wird, sondern gleichermaßen die mit derselben, räumlich komplementären α-Kette versehenen Hormone LH, FSH und TSH. Die vorhandene Spezifität reicht jedoch für die Zwecke der Erfindung aus, wenn in der Nachweiszone ein hochspezifischer Antikörper (z.B. Anti-ß-hCG-Antikörper) verwandt wird, der praktisch ausschließlich die Nachweissubstanz (z. B. hCG) einfangen kann, die übrigen, ebenfalls eingefärbten Substanzen (z.B. LH, FSH) hingegen nicht. Auch in diesem Fall ist nämlich gewährleistet, dass es in der Nachweiszone nur dann zu einem Farbsignal kommen kann, wenn in der Probe diejenige Substanz (z.B. hCG) vorhanden ist, deren Nachweis der Test dienen soll.

135

Der Inhalt des Begriffs „spezifisch“ lässt sich bei dem dargelegten Verständnis zwar nicht einheitlich bestimmen. Er hängt vielmehr maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitzt (Wechselwirkung). Wird in der ersten Zone (Reaktionszone) ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlangt die Spezifität des in der Nachweiszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Umgekehrt gilt dasselbe. Wird die Nachweiszone mit einem für die Nachweissubstanz hochspezifischen Antikörper versehen, genügt für die erste Zone (Reaktionszone) eine Spezifität in dem Sinne, dass der markierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Eine derartige – wechselwirkende – Interpretation des Begriffs „spezifisch“ ist mit dem Landgericht aber als ohne weiteres möglich anzusehen.

136

Für die Richtigkeit des vorstehenden Verständnisses spricht, dass die Klagepatentschrift unter der Überschrift „Markierungsstoff/Herstellung der Markierungsstoffe“ in Bezug auf die „Goldsolherstellung“ (DE 38 56 AAH T2, S. 18 2. Abs.), betreffend die Verwendung „gefärbter Teilchen“ (DE 38 56 AAH T2, S. 20 2. Abs.) sowie in Bezug auf die Herstellung des „Anti-hCG-Farbsols“ (DE 38 56 AAH T2, S. 20 3. Abs.) ausdrücklich „anti-alpha-Humanchoriongonadotropin“ als Antikörperpräparat vorschlägt. In den angegebenen Beschreibungsstellen wird die Herstellung eines markierten Bindungsreagenz auf Grundlage des Antikörpers α-hCG, d. h. eines nicht allein für das hCG-Antigen spezifischen Antikörpers beschrieben. Die Beschreibung dieser Herstellungsbeispiele auf Basis eines Antikörpers gegen α-hCG zeigt, dass unter den Begriff des „spezifischen Bindungsreagenz“ auch durchaus Antikörper fallen können, welche nicht ausschließlich spezifisch für das hCG-Hormon sind. Dass die beschriebenen Ausführungsformen nicht unter den Patentanspruch fallen, vermag der Senat nicht zu erkennen.

137

Dementsprechend ist auch die fachkundige Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in ihrer das – aus derselben Patentfamilie stammende, von der Klägerin im Parallelverfahren I-2 U 30/10 geltend gemachte – europäische Patent 0 560 AAG betreffenden Einspruchsentscheidung im Hinblick auf die entsprechende Beschreibung dieses Patents davon ausgegangen, dass es erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einen Anti-α-Antikörper einzusetzen, wenn in der Nachweiszone ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Sie hat in der genannten Entscheidung nämlich ausgeführt (vgl. Einspruchsentscheidung, Seite 11 zweiter Abs., Tz. 4.1; Unterstreichungen hinzugefügt):

138

„Die Beschreibung der Patentschrift (Seite 10, Zeile 33, bis Seite 12, Zeile 36) erläutert ein hCG-Sandwich-Assay. Der Antikörper, der nur für hCG spezifisch ist (d. h. anti-beta) ist in der Detektionszone mobilisiert worden. Der andere Antikörper (anti-alpha, der mit LH, FSH, TSH und hCG reagieren kann) ist mit der partikelförmigen Direktmarkierung markiert worden, um das trockene markierte Reagenz in der Aufbringzone der Testvorrichtung zu bilden. Nach Aufbringen der Probe auf die Testvorrichtung kann das markierte Reagenz mit LH, FSH, TSH und hCG reagieren und die jeweiligen Komplexe bilden. Es ist jedoch nur der markierte Komplex „an hCG gebundener Anti-Alpha-Antikörper" zu einer spezifischen Bindung an die Detektionszone imstande, da der Antikörper in der Detektionszone nur für hCG und nicht für die anderen Hormone spezifisch ist. Somit gibt es nur dann ein Signal der Detektionszone, wenn hCG in der Probe anwesend ist, was in einem spezifischen Bindungsessay für hCG ohne jede kreuzende Aktivitäten mit LH, FSH und/oder TSH resultiert.“

139

Dem ist zu entnehmen, dass das von der Klägerin im Parallelverfahren geltend gemachte EP 0 560 AAG auch nach Auffassung der fachkundigen Einspruchsabteilung nicht verlangt, dass in der ersten Zone und in der zweiten Zone jeweils ein Anti-ß-Antikörper eingesetzt wird, sondern dass es vielmehr ausreicht, wenn in der ersten Zone ein Anti-α-Antikörper und in der Nachweiszone (Detektionszone) ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Die Stellungnahme der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes ist als (erhebliche) sachverständige Äußerung zu würdigen (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräse; GRUR 1998, 895 – Regenbecken; BGH, GRUR 2010, 950, 951/952 – Walzenformgebungsmaschine). Sie betrifft zwar unmittelbar nur das EP 0 560 AAG. Was die in Rede stehende „Spezifität" anbelangt, unterscheidet sich dieses Patent jedoch nicht vom hiesigen Klagepatent.

140

Wenn es danach erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einenAnti-α-Antikörper und in der Nachweiszone einen Anti-ß-Antikörper zu verwenden, muss gleiches – womit sich die Einspruchsabteilung nicht befasst hat – auch für die umgekehrte Konstellation (Verwendung eines Anti-ß-Antikörpers in der ersten Zone und Einsatz eines Anti-α-Antikörpers in der Nachweiszone) gelten. Jede andere Auslegung wäre nicht konsistent.

141

Der Auffassung der Beklagten, das Klagepatent setze in beiden Zonen – in der ersten Zone und in der Nachweiszone – einen hochspezifischen Antikörper (z.B. Anti-ß-hCG-Antikörper) für die Nachweissubstanz (z.B. hCG) voraus, kann auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit von Kreuzreaktionen nicht gefolgt werden. Ein hochspezifischer Antikörper kann in einem gewissen, nicht vermeidbaren Umfang eine Bindung mit anderen Substanzen eingehen, für die er an sich nicht spezifisch ist, weil er zu Kreuzreaktionen mit diesen Substanzen in der Lage ist. Auch ein für ein singuläres ß-Ketten-Epitop des hCG-Hormons spezifischer Antikörper kann deshalb in einzelnen Fällen und unvermeidlich mit in der Testprobe enthaltenem LH, FSH und TSH binden, so dass in der Reaktionszone – trotz Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers – die Hormone LH, FSH und/oder TSH markiert werden können. Liegt keine Schwangerschaft vor und enthält die Probe deshalb kein hCG, kann es infolge dessen trotz Einsatz eines Anti-α-hCG-Antikörpers in der Nachweiszone zu einem falschen positiven Signal kommen, weil das zuvor markierte LH, FSH und/oder TSH in der Nachweiszone gebunden wird. Befindet sich dagegen auch in der Nachweiszone ein für hCG hochspezifischer Antikörper (z.B. Anti-ß-hCG-Antikörper), wird einem solchen falsch positiven Testergebnis zwar entgegengewirkt. Da auch der in der Nachweiszone vorgesehene Anti-ß-hCG-Antikörper Kreuzreaktivität aufweist, kann es allerdings auch in diesem Fall sein, dass das in der ersten Zone gebundene und dadurch markierte LH oder FSH in der Nachweiszone gebunden wird und dadurch – trotz der Verwendung eines Anti-ß-hCG-Antikörper auch in der Nachweiszone – ein falsch positives Ergebnis erzeugt wird. Diese Möglichkeit wird bei der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in beiden Zonen nur stark reduziert. Wenn aufgrund der naturgesetzlich gegebenen Kreuzreaktivität aber selbst bei einem hochsensibel eingestellten Test die Gefahr eines positiven Fehlsignals existiert, kann der Fachmann die technische Lehre des Klagepatents sinnvollerweise nur dahin verstehen, dass dieses Risiko aus der Sicht des Klagepatents eben hinzunehmen ist, weil ihm selbst mit der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in der Nachweiszone nicht vollständig begegnet werden kann. Für alle anderen Fälle geringerer Sensibilität entsteht die von der Beklagten aufgezeigte Problematik eines positiven Fehlsignals von vornherein nicht, weil die Kreuzreaktivität nur zahlenmäßig selten zu einer falschmarkierenden Bindung mit LH, FSH oder TSH führt und eine derart geringe Menge falschmarkierter LH-, FSH- oder TSH-Hormone bei entsprechend eingestellter Sensibilität des Tests noch nicht zu einem sichtbaren (Fehl-)Signal in der Nachweiszone führt.

142

Dem vorstehenden Verständnis steht schließlich auch nicht die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ des Bundesgerichtshofes (vgl. BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701) entgegen. Denn der Senat interpretiert den Begriff „spezifisch“ nicht in verschiedenen Merkmalen des streitgegenständlichen Patentanspruchs unterschiedlich, sondern stellt lediglich eine Beziehung zwischen den einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs her. Der erforderliche Grad der Spezifität in der Nachweiszone kann nicht unabhängig vom Grad der Spezifität in der ersten Zone bestimmt werden und umgekehrt. Mithin hat der Senat im Rahmen seiner Auslegung lediglich berücksichtigt, dass die Patentansprüche und der sie erläuternde Beschreibungstext eine zusammengehörige Einheit bilden, die der Durchschnittsfachmann demzufolge als Ganzes so zu interpretieren sucht, dass sich Widersprüche nicht ergeben (BGH, GRUR 2008, 887 – Momentanpol II; BGHZ 180, 215 = GRUR 2009, 653 – Straßenbaumaschine).

143

(b)

144

In Bezug auf das „Gehäuse“ entnimmt der Fachmann dem streitgegenständlichen Patentanspruch, dass dieses hohl (Merkmal (1) (d) und aus feuchtigkeitsundurchlässigem festem Material aufgebaut sein soll (Merkmal (7) (a)). Zudem soll das Gehäuse Mittel zum Festhalten des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhalten, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist (Merkmal (7) (b)).

145

Hierfür genügt – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – eine Anordnung, die einerseits einen Innenraum schafft, in welchem der poröse Träger aufgenommen werden kann, und die andererseits (aufgrund ihrer Festigkeit) Gewähr dafür bietet, dass das Gehäuse eine gewisse Schutzfunktion für die in seinem Inneren angeordneten Bauteile erfüllen kann und dem Testgerät eine Ausgestaltung gibt, die seine Handhabung durch den Benutzer erlaubt. Darüber hinausgehende konstruktive Anforderungen stellt das Klagepatent an das Gehäuse nicht. Hinsichtlich dessen konkreter Ausgestaltung und Form macht Patentanspruch 1 keine Vorgaben. Als Gehäuse im Sinne des Klagepatents kommt deshalb jedwedes Gehäuse in Betracht, das den porösen Träger aufnehmen kann, wobei es keine Notwendigkeit ist, dass der poröse Träger lose und auswechselbar im Gehäuse aufgenommen werden muss.

146

Anspruchsgemäß muss das Gehäuse – wie bereits erwähnt – außerdem aus einem „feuchtigkeitsundurchlässigen Material“ aufgebaut sein. Dadurch soll zum einen verhindert werden, dass während der Testdurchführung von außen Störungen eintreten, namentlich dadurch, dass die flüssige Probe in einer solchen Weise in das Testgerät bzw. auf den porösen Träger gelangt, dass die vorgesehenen physikalischen und immunologischen Abläufe nicht stattfinden, also z.B. die flüssige Probe unmittelbar in die Nachweiszone des porösen Trägers gelangt (Gefahr einer Fehlbenetzung). Zum anderen soll – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – durch diese Vorgabe verhindert werden, dass von dem den porösen Träger umgebenden Gehäuse selbst ein Saug- und Kapitaleffekt ausgeht, der die erfindungsgemäßen, auf den Prinzipien des Chromatographie-Verfahrens beruhenden Vorgänge in dem porösen Träger stört oder nachteilig beeinflusst. Vor dem Hintergrund dieser patentgemäßen Funktion ist es ersichtlich ohne Belang, ob das Gehäuse aus einem an sich feuchtigkeitsundurchlässigen Material (z.B. Kunststoff) besteht oder ob die Feuchtigkeitsundurchlässigkeit durch eine Kunststoffbeschichtung oder dergleichen herbeigeführt wird. Für die Zwecke der Erfindung kommt es nur darauf an, dass das Gehäuse die Eigenschaft besitzt, flüssigkeitsundurchlässig zu sein. Unteranspruch 6 beansprucht zwar Schutz für eine besondere Ausgestaltung nach Patentanspruch 1, bei der das Gehäuse aus Kunststoffmaterial geformt ist. Der allgemeiner gefasste Patentanspruch 1 macht jedoch keine dahingehenden Vorgaben. Weil es darum geht, die ordnungsgemäße Durchführung des Tests zu gewährleisten und die Chromatographie-Vorgänge auf dem porösen Träger unbeeinflusst zu lassen, kommt es des Weiteren nur darauf an, dass derjenige Teil des Gehäuses, der bei der Handhabung des Testgerätes mit der flüssigen Probe in Kontakt kommen kann, flüssigkeitsundurchlässig ist.

147

Dass die Feuchtigkeitsundurchlässigkeit nicht zwingend auf dem Material des Gehäuses beruhen muss, sondern diese auch durch weitere Maßnahmen, wie etwa den Einsatz von Kunststofffolien oder Dichtungen beruhen kann, bestätigt dem Fachmann auch die Patentbeschreibung (DE 38 56 AAH T2), in der es auf Seite 16 Mitte u.a. heißt:

148

„Die durchsichtige Verstärkungsfolie 607 steht in festem Kontakt mit der unteren inneren Oberfläche 608 des Gehäuses 600 und ergibt eine Dichtung gegen die Öffnungen 603 und 604, um den Eintritt von Feuchtigkeit oder Probe in das Gehäuse zu verhindern.“

149

Auch durch solche weiteren Maßnahmen, wie etwa eine Kunststoffbeschichtung oder dergleichen, kann ein für sich genommen flüssigkeitsdurchlässiges Material (z.B. Pappe) flüssigkeitsundurchlässig gemacht werden.

150

(c)Über den Begriff „poröser Träger“ besteht im vorliegenden Verfahren zwischen den Parteien an sich kein Streit. Im Hinblick auf die diesbezügliche Diskussion in dem das Stammpatent (EP 0 291 AAC) betreffenden Parallelverfahren (I-2 U 33/10) ist jedoch vorsorglich darauf hinzuweisen, dass der poröse Träger, der die Reaktions- und die Nachweiszone beherbergen soll, nicht „einteilig“ zu sein hat. Von einer „Einteiligkeit“ oder „Einstückigkeit“ ist im Anspruch nirgends die Rede; dieser lässt vielmehr offen, ob der poröse Träger als einteiliges oder mehrteiliges Bauteil konzipiert wird.

151

Dass der poröse Träger nicht zwingend einteilig ausgeführt sein muss, ergibt sich für den Fachmann auch aus der Klagepatentbeschreibung, in der es auf den Seiten 9/10 der deutschen Übersetzung heißt (Unterstreichungen hinzugefügt):

152

„Falls gewünscht, kann das Gerät gemäß der Erfindung zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Folien, beinhalten, die jeweils bewegliche und immobilisierte Reagenzien tragen. …“

153

Dementsprechend hat auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in ihrer das Stammpatent betreffenden Entscheidung vom 4. Juli 2002 (Az.: T 694/01) festgestellt, dass sich das Stammpatent in der Fassung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht auf einen einstückigen porösen Träger beschränkt, sondern gleichermaßen mehrteilige Ausführungsformen umfasst. Patentanspruch 1 enthalte keine Angaben darüber, ob der poröse Träger aus einem oder mehreren Teilen bestehe. Keines der Merkmale besage, dass der poröse Träger zwingend einteilig ausgeführt sein müsse. Aus der Patentbeschreibung (siehe oben) gehe vielmehr hervor, dass der Träger in dem hohlen Gehäuse auch aus verschiedenen Teilen bestehen könne, solange die Anordnung ein Eindringen der Flüssigkeit von einem Teil des porösen Trägers in den nächsten zulasse. Der Wortlaut des Anspruchs 1 decke solche unterschiedlichen Ausführungsformen ab (vgl. Einspruchsbeschwerdeentscheidung, S. 25 f.). Für den Patentanspruch 1 des vorliegenden Klagepatents gilt nichts anderes.

154

Dadurch, dass die Klägerin – im Hinblick auf die Einschränkung, die das Stammpatent im Nichtigkeitsverfahren erfahren hat – das Klagepatent durch die Aufnahme des Merkmals (8) (a) in den Patentanspruch nur eingeschränkt geltend macht, ändert sich daran, dass das Klagepatent nicht zwingend eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers verlangt, prinzipiell nichts. Das neu hinzugekommene Merkmal (8) (a), das die Ausgestaltung des porösen Trägers betrifft, besagt nur, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie „umfassen“ soll. Das bedeutet nicht, dass der poröse Träger zwingend aus einem einstückigen bzw. einteiligen Streifen bestehen muss. Dabei kann vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform dahinstehen, ob es angesichts der eher weiten Formulierung des Merkmals („umfassen“) ausreicht, dass der Träger – neben einem weiteren Teil – auch aus einem Streifen oder einer Folie besteht. Jedenfalls schließt es Merkmal (8) (a) nicht aus, den porösen Träger aus zwei oder mehreren Streifen zu konzipieren. Erforderlich ist bei einer solchen Ausgestaltung nur, dass die einzelnen (nämlich jeder) Streifen aus porösem Material bestehen und so zueinander positioniert werden, dass die Flüssigkeitsprobe ihren Weg von der ersten Zone zu der Nachweiszone nehmen kann. Erreicht werden kann dies z.B. dadurch, dass die einzelnen Streifen hintereinander angeordnet sind, wobei sie an ihren zugewandten Enden verbunden sind bzw. sich an ihren Enden berühren. Unter das Merkmal (8) (a) fällt dementsprechend ohne weiteres auch eine Ausgestaltung, bei der auf einem Trägermedium in Gestalt eines Streifens zusätzlich ein als kurzer Streifen oder Streifenstück ausgebildetes Glasfaserkissen angeordnet ist, wenn dieses zusammen mit dem Trägermedium einen porösen Träger bildet, der insgesamt als Teststreifen angesehen werden kann.

155

Davon, dass das Stammpatent eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers nicht verlangt, ist offenbar auch der Bundesgerichtshof in seinem das Stammpatent betreffenden Nichtigkeitsurteil ausgegangen. Denn er hat dort hinsichtlich der Zulässigkeit der im Nichtigkeitsverfahren erfolgten Beschränkung von Patentanspruch 1 ausgeführt (NU, S. 16 letzter Absatz bis S. 17 erster Absatz, Rz. 17; Unterstreichungen hinzugefügt):

156

„Mit der Beschränkung, dass der trockene poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material "umfasst" (Merkmale 2, 2.1), geht die von Anspruch 1 in der verteidigten Fassung beschriebene Ausgestaltung des porösen Trägers nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder das erteilte Patent hinaus. Danach sollte das Trägermaterial vorzugsweise in Form eines Streifens oder einer Folie bestehen. Das Gerät konnte gemäß der Erfindung daher auch, falls gewünscht, zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Folien für die Aufnahme von Reagenzien, vereinigen, und zwar, entgegen der Ansicht der Klägerin, nicht ausschließlich parallel nebeneinander angeordnet (NK 1 S. 5 Z. 20 ff.). Demnach blieb es dem Fachmann überlassen, den porösen Träger den jeweiligen Erfordernissen entsprechend unterschiedlich auszugestalten. Diesen Rahmen überschreitet das Streitpatent in der verteidigten Fassung nicht; insbesondere wird durch die Aufnahme der Merkmale des früheren Anspruchs 6 in den Hauptanspruch entgegen der Ansicht der Klägerin keine von der Ursprungsoffenbarung nicht erfasste "Zwischenebene" geschaffen.“

157

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs musste der poröse Träger nach der Lehre des erteilten Anspruchs 1 danach keineswegs zwingend einteilig konzipiert sein. Dass sich durch die im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Beschränkung des Anspruchs 1 des Stammpatents hieran etwas geändert hat, lässt sich den Ausführungen des Bundesgerichtshofs nicht entnehmen. Vielmehr sprechen diese gerade dafür, dass eine Einteiligkeit – nach wie vor – nicht verlangt wird.

158

Ergänzend wird insoweit auf die Ausführungen des Senats in seinem am heutigen Tag verkündeten Urteil in dem das EP 0 291 AAC betreffenden Parallelverfahren der Parteien (I-2 U 33/10) verwiesen.

159

160

Von der so umschriebenen technischen Lehre des Klagepatents macht die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß Gebrauch.

161

(a)

162

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der Senat bei der Beurteilung der Verletzungsfrage allerdings nicht an die der Feststellung der Erledigung und der Verurteilung zur Auskunftserteilung zu Grunde liegenden Erwägungen des Landgerichts und damit insbesondere nicht an die dort erfolgte Bejahung des Benutzungstatbestandes gebunden.

163

Zwar hat die Beklagte in Bezug auf die Feststellung der Erledigung und die Verurteilung zur Auskunftserteilung weder Berufung noch Anschlussberufung eingelegt, so dass das landgerichtliche Urteil insoweit in Rechtskraft erwachsen ist. Nach § 322 Abs. 1 ZPO reicht die Rechtskraft eines Urteils jedoch nur so weit, als über den erhobenen prozessualen Anspruch entschieden ist. Der Begriff des Anspruchs in § 322 Abs. 1 ZPO bezeichnet den prozessualen Anspruch im Sinne der Streitgegenstandslehre (BGHZ 42, 340, 344 = NJW 1965, 688; BGHZ 117, 1, 5 f = NJW 1992, 1172; BGH, NJW 2003, 585, 586). Deshalb reicht die Rechtskraft nicht weiter als der Streitgegenstand des Prozesses. In Rechtskraft erwachsen gemäß § 322 ZPO lediglich die im Hinblick auf den Streitgegenstand ausgesprochenen Rechtsfolgen, nicht jedoch die einzelnen Tatsachen, präjudiziellen Rechtsverhältnisse und sonstigen Vorfragen, aus welchen das Gericht diese Rechtsfolge abgeleitet hat (BGHZ 13, 265, 279; BGHZ 43, 144, 145 = NJW 1965, 365; BGHZ 94, 29, 33 = NJW 1985, 2481; 123; 137, 140 = NJW 1993, 2684; BGHZ 124, 86, 95 = NJW 1994, 453; BGH, NJW 2003, 3058, 3059; 2008, 2922 Rz. 22; MünchKommZPO/Gottwald, 30. Aufl., § 322 Rz. 101 ff; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., Vor § 322 Rz. 31 ff.; Musielak/Voit, ZPO, 12. Aufl., § 322 Rz. 17, 26 f). Am Streitgegenstand, welcher sich durch die mit dem Klageantrag begehrte Rechtsfolge sowie den zugrunde liegenden Lebenssachverhalt bestimmt (BGHZ 117, 1, 5 = NJW 1992, 1172; BGHZ 124, 164, 166 = NJW 1994, 453; 157, 47, 50 = NJW 2004, 1252), nehmen Vorfragen und präjudizielle Rechtsverhältnisse nur bei Erhebung einer gesonderten Zwischenfeststellungsklage gemäß § 256 Abs. 2 ZPO teil (BGHZ 183, 77 = NJW 2010, 2210, 2211).

164

Für den vorliegenden Fall folgt daraus, dass zwar rechtskräftig und damit für den Senat bindend feststeht, dass sich der Rechtsstreit in Bezug auf den durch die Klägerin geltend gemachten Unterlassungsanspruch erledigt hat und dass die Beklagte im zuerkannten Umfang zur Auskunftserteilung verpflichtet ist, nicht aber die dieser Feststellung und Verurteilung zugrunde liegende Beurteilung der Verletzungsfrage. Bei der Feststellung der Erledigung des Rechtsstreits handelt es sich schließlich ebenso wenig wie beim Bestehen des Unterlassungs- und Auskunftsanspruchs um eine Tatbestandsvoraussetzung der in zweiter Instanz noch streitgegenständlichen Ansprüche auf (umfassende) Rechnungslegung und Schadenersatz, so dass eine Bindungswirkung auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Präjudizialität in Betracht kommt (vgl. dazu MünchKommZPO/Gottwald, a.a.O., § 322 Rz. 51).

165

(b)

166

Die Beklagte stellt eine Benutzung des Klagepatents auch in der Berufungsinstanz nur mit dem Argument in Abrede, dass es an einem anspruchsgemäßen „Gehäuse“ sowie an der geforderten „Spezifität“ des Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG fehlt. Die betreffenden Anspruchsmerkmale hat das Landgericht jedoch zu Recht als durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht angesehen. Darüber hinaus verfügt die angegriffene Ausführungsform auch über einen „porösen Träger“ im Sinne des Klagepatents.

167

(1)

168

Die angegriffene Ausführungsform weist in Gestalt des Glasfaserkissens in Verbindung mit der Chromatographiematrix (poröse Membran) einen – zweiteilig ausgestalteten – porösen Träger im Sinne des Klagepatents auf. Das erste Trägerelement in Gestalt des Glasfaserkissens weist eine erste Zone (Reaktionszone) auf, in der – wie noch ausgeführt wird – ein nicht immobilisiertes, spezifisches Bindungsreagenz enthalten ist. Die auf dem Träger aus Polyethylen vorgesehene Chromatographiematrix bzw. Membran weist als zweites Trägerelement eine Nachweiszone auf, in der ein unmarkiertes Bindungsreagenz immobilisiert ist. Das Glasfaserkissen liegt auf der Chromatographiematrix auf und überdeckt diese teilweise. Die beiden porösen Trägerelemente stehen somit in Kontakt, so dass die Anordnung ein Eindringen der Testprobe von dem einen porösen Träger in den anderen porösen Träger erlaubt (vgl. Gutachten, S. 6). Entsprechend der Lehre des Klagepatents kann eine aufgebrachte Testprobe damit durch Kapillarwirkung durch das poröse Trägermaterial von der ersten Zone auf dem Glasfaserkissen zur zweiten, auf dem sich anschließenden Trägermedium vorgesehenen Nachweiszone wandern, um das markierte Reagenz von der ersten Zone zur zweiten Zone zu verbringen. Dass der poröse Träger der angegriffenen Ausführungsform zweiteilig ausgebildet ist, steht einer Verwirklichung des Merkmals (1) (e) wie auch der Merkmale (3), (5) und (6) von Patentanspruch 1 des Klagepatents nicht entgegen.

169

Die angegriffene Ausführungsform entspricht auch den Vorgaben des von der Klägerin in den Klageantrag neu aufgenommenen Merkmals (8) (a) wortsinngemäß. Bei dem Trägermaterial der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich – wie sich anhand des zur Akte gereichten Musters nachvollziehen lässt – ersichtlich um einen Streifen. Die auf dem PE-Träger aufgebrachte Chromatographiematrix hat die Form eines Streifens. Ebenso kann das Glasfaserkissen als kurzer Streifen qualifiziert werden. Das Glasfaserkissen und die Chromatographiematrix miteinander in Kontakt und bilden zusammen einen porösen Träger, der ohne Weiteres als ein Teststreifen angesehen werden kann.

170

(2)

171

Soweit das Klagepatent ein „hohles Gehäuse“ (Merkmal (1) (d)), welches aus feuchtigkeitsundurchlässigem festem Material aufgebaut sein soll (Merkmal (7) (a)), verlangt, genügt – wie bereits ausgeführt – eine Anordnung, die einerseits einen Innenraum schafft, in welchem der poröse Träger aufgenommen werden kann, und die andererseits (aufgrund ihrer Festigkeit) Gewähr dafür bietet, dass das Gehäuse eine gewisse Schutzfunktion für die in seinem Inneren angeordneten Bauteile erfüllen kann und dem Testgerät eine Ausgestaltung gibt, die seine Handhabung durch den Benutzer erlaubt. Es kommt jedwedes Gehäuse in Betracht, das den porösen Träger aufnehmen kann, wobei es keine Notwendigkeit ist, dass der poröse Träger lose und auswechselbar im Gehäuse aufgenommen werden muss. Daran, dass die angegriffene Ausführungsform ein solches „Gehäuse“ aufweist, kann kein vernünftiger Zweifel bestehen. Wie die Beklagte selbst vorträgt, verfügt die angegriffene Ausführungsform über eine „Umhüllung“ aus zwei verbundenen Papplagen, deren Oberfläche kunststoffbeschichtet ist. Die von den Papplagen gebildete Umhüllung stellt vor dem Hintergrund der vorstehenden Auslegung des Klagepatents ersichtlich ein Gehäuse aus festem Material dar, in welchem der poröse Träger angeordnet ist. Demgemäß ist in der EP 0 716 305, aus der sich nach dem Vorbringen der Beklagten die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform ergibt, in Bezug auf die Pappumhüllung auch ausdrücklich von einem (flachen) „Gehäuse (2)“ die Rede (vgl. Patentanspruch 1 sowie Abs. [0008] ff.), wobei dort auch betont wird, dass die Verwendung von Pappe für das Gehäuse ähnliche Schutzfunktionen gewährleistet, wie ein Gehäuse aus Kunststoff (Abs. [0009]).

172

Das Gehäuse ist – wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat – in wortsinngemäßer Verwirklichung des Merkmals (7) (a) auch aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen Material aufgebaut. Das angegriffene Testgerät ist auf seiner Außenseite mit einer flüssigkeitsabweisenden Kunststoffschicht beschichtet, wodurch verhindert wird, dass über die Außenseite Testflüssigkeit in die Pappumhüllung durchdringt. Störungen von außen während der Testdurchführungen werden so verhindert. Gleichzeitig wird verhindert, dass von dem den porösen Träger umgebenden Gehäuse selbst ein nachteiliger Saug- und Kapitaleffekt ausgeht. Denn bezogen auf die Gebrauchslage bei Benutzung des Testgerätes ist derjenige Innenbereich, der den porösen Träger umgibt, ebenfalls feuchtigkeitsundurchlässig gemacht. Die in der Testumhüllung aufgenommene Chromatographiematrix (Membran) und das mit ihr in Kontakt stehende Glasfaserkissen sind auf einem feuchtigkeitsundurchlässigen Trägermaterial, nämlich einem Träger aus Polyethylen (PE-Träger), angeordnet. Ferner ist auf dem Glasfaserkissen eine beschriftete Kunststofffolie (Schutzfolie) mit einer Linie und zwei Pfeilen aufgebracht, die das gesamte Glasfaserkissen bedeckt und dieses zugleich zur Pappumhüllung hin abdeckt, damit die Testflüssigkeit nicht in die Pappe aufgesaugt wird (vgl. Gutachten, S. 6). In dem sich daran stromabwärts anschließenden Trägerbereich findet sich eine solche Beschichtung zwar nicht. Die dem Trägerstreifen gegenüberliegende Innenwand der Pappumhüllung weist dort jedoch einen Ausschnitt für das Sichtfenster auf, der nach außen durch die auf der Außenseite der Pappumhüllung aufgebrachte Kunststofffolie versehen ist. Aufgrund der Folienbeschichtung und der Dimensionierung des Fensterausschnitts ist auch in diesem Bereich ein Kontakt mit der Pappumhüllung ausgeschlossen. Etwas anderes gilt zwar für das stromabwärts der Nachweiszone vorgesehene Glasfaserkissen, welches dazu dient, den Saugeffekt zu verstärken. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, ist dieser Bereich für die Lehre der Erfindung und deren Verwirklichung jedoch von vornherein unerheblich, weil sich das Klagepatent mit einer derartigen zusätzlichen Maßnahme innerhalb des Gehäuses nicht befasst. Sie ist möglich, um die Chromatographievorgänge auf dem porösen Träger zu unterstützen und zu beschleunigen, und sie ist auch zulässig. Denn für sie gilt die Forderung des Klagepatents nach einem flüssigkeitsundurchlässigen Gehäuse nicht, weil sie sich jenseits der erfindungsrelevanten Zonen befindet und deshalb ein dort eintretender Saugeffekt durch das Gehäuse, diejenigen Abläufe, die bis zur Nachweiszone stattfinden, nicht nachteilig beeinflussen kann. Im Gegenteil würde ein zusätzlicher Kontakt des stromabwärts von der Nachweiszone vorgesehenen Glasfaserkissens mit der Pappumhüllung den Chromatographieeffekt auf dem porösen Träger bis zur Nachweiszone allenfalls verstärken. Damit wird bei der angegriffenen Ausführungsform auch verhindert, dass von dem den porösen Träger umgebenden Gehäuse selbst ein Saugeffekt ausgeht, der die erfindungsgemäßen, auf den Prinzipien des Chromatographie-Verfahrens beruhenden Vorgänge in dem porösen Träger stört oder nachteilig beeinflusst. Zwar sind bei der angegriffenen Ausführungsform darüber hinaus die Seitenkanten der Umhüllung nicht ebenfalls mit Kunststofffolie überzogen. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass beim bestimmungsgemäßen Gebrauch des angegriffenen Testgerätes, bei dem die Testspitze in den Urinstrahl bzw. die in einem Behälter aufgefangene Urinprobe gehalten wird und bei der das Sichtfenster nach oben bzw. vorne zeigt, über die schmalen Seitenanten in einem nennenswerten Umfang während der Testdurchführung Testflüssigkeit in das Testgerät gelangen und dort zu einer Fehlbenetzung führen und/oder die Abläufe auf dem porösen Träger nachteilig beeinflussen kann.

173

(3)

174

Schließlich weist die angegriffene Ausführungsform nicht nur ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz in der Nachweissubstanz hCG in einer ersten Zone (Reaktionszone, Merkmale (1), (c) und (4)), sondern in der Nachweiszone auch ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz auf (Merkmale (1), (b) und (3)).

175

(aa)

176

Die Beklagte ist dem gegen sie insoweit erhobenen Vorwurf der Patentverletzung nicht erheblich entgegen.

177

(aaa)

178

An einem Bestreiten mit Nichtwissen ist die Beklagte allerdings nicht bereits deshalb gehindert, weil sie die konstruktive Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform erstmals in der Berufungsinstanz bestritten bzw. sie erstmals in zweiter Instanz eine abweichende Ausgestaltung behauptet hat. Zwar handelt es sich damit um neues Vorbringen im Sinne von § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, das gemäß § 531 Abs. 2 ZPO nur noch bei einer Rechtfertigung durch besondere Gründe zulässig ist. Jedoch beruht das fehlende Bestreiten mit Nichtwissen in erster Instanz hier nicht auf Nachlässigkeit und ist damit nach § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO zulässig.

179

Auch wenn jede Prozesspartei grundsätzlich gehalten ist, schon in erster Instanz die Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen, deren Relevanz für den Rechtsstreit ihr bekannt ist oder bei Aufwendung der gebotenen Sorgfalt hätte bekannt sein müssen und zu deren Geltendmachung sie dort imstande war (vgl. BGH, NJW 2004, 2825, 2827 m. w. Nachw.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.10.2010 – VI-U (Kart) 43/06), hatte die Beklagte hier zunächst keinen Grund, an den ihr durch E übermittelten Informationen zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform zu zweifeln. Hat ein Beklagter vertrauenswürdige Informationen von seinem Vorlieferanten oder Hersteller erhalten, darf er bereits auf ihrer Grundlage bestreiten (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 1605). Dementsprechend ist die Beklagte vorgegangen und hat erstinstanzlich zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform auf der Grundlage der ihr durch E übermittelten Informationen vorgetragen. Unstreitig hat die Beklagte erst im Rahmen des Verhandlungstermins vor dem Landgericht von der durch E nunmehr behaupteten abweichenden technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform erfahren. Erst ab diesem Zeitpunkt bestand für die Beklagte somit überhaupt Veranlassung, an der Richtigkeit der von E erhaltenen Informationen zu zweifeln und davon ausgehend weitere Erkundigungen bei E einzuholen.

180

Angesichts dessen war die Beklagte unter Berücksichtigung der prozessualen Wahrheitspflicht (§ 138 Abs. 1 ZPO) auch nicht gehalten, direkt in der mündlichen Verhandlung den konstruktiven Aufbau der angegriffenen Ausführungsform zu bestreiten oder sich dem Vortrag von E anzuschließen, sofern dies nach dem Gang der mündlichen Verhandlung überhaupt möglich war. Keine Partei ist verpflichtet, in erster Instanz Behauptungen „ins Blaue hinein“ aufzustellen (BGH, NJW 2009, 1209, 1211; MünchKommZPO/Rimmelspacher, 4. Aufl., § 531 Rz. 28). Vielmehr war die Beklagte sogar gehalten, nachdem sich ihre bisherigen, von E als Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform erhaltenen Informationen als wenig verlässlich herausgestellt hatten, eigene Ermittlungen zu den konstrutiven Einzelheiten der angegriffenen Ausführungsform anzustellen (vgl. Kühnen, a.a.O., Rz. 1605 a. E.). Da der Geschäftsführer von E mit einer E-Mail vom 10. Dezember 2009 und damit nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht behauptet hat, der hier streitgegenständliche Schwangerschaftstest funktioniere doch wie bisher vorgetragen, sah sich die Beklagte erst daraufhin veranlasst, die Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform mit Nichtwissen zu bestreiten, so dass zu diesem Zeitpunkt auch keine Möglichkeit mehr bestand, das Landgericht um einen Schriftsatznachlass zu ersuchen.

181

(bbb)

182

Gleichwohl hat die Beklagte die dem landgerichtlichen Urteil zugrunde liegende konstruktive Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform – Glasfaserkissen mit goldmarkiertem Maus-Anti-hCG-Antikörper, welcher an das β-Epitop des hCG-Schwangerschaftshormons bindet; Detektionszone mit einem immobilisierten monoklonalen Anti-Maus-Antikörper, der an die α-Kette des Schwangerschaftshormons bindet und weitere „Abfangantikörper“ – nicht erheblich bestritten.

183

(α)

184

Will der Beklagte in einem Patentverletzungsprozess geltend machen, die angegriffene Ausführungsform sei in ihren konstruktiven Einzelheiten oder ihrer Zusammensetzung unzutreffend beschrieben, darf er sich nicht darauf beschränken, den Sachvortrag des Klägers zur Ausgestaltung des vermeintlichen Verletzungsgegenstandes lediglich pauschal zu bestreiten. Er ist vielmehr gehalten, zu den einzelnen relevanten Behauptungen in der Klageschrift Stellung zu nehmen und sich über die diesbezüglichen tatsächlichen Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß zu erklären (§ 138 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet zwar nicht, dass der Beklagte von sich aus das Gericht und den Kläger über den wirklichen Verletzungstatbestand zu unterrichten hätte. Der Beklagte kann sich im Gegenteil auf das Bestreiten bestimmter vom Kläger behaupteter technischer Merkmale beschränken. Allerdings darf dieses Bestreiten nicht pauschal bleiben, sondern muss konkret und substantiiert sein (Kühnen, a.a.O., Rz. 1598). Kein erhebliches Bestreiten stellt es dar, wenn sich der Beklagte darauf beschränkt, am Sachvortrag des Klägers lediglich zu bemängeln, dessen Ausführungen zum Verletzungstatbestand seien unsubstantiiert. Ein derartiges Bestreiten geschieht in der Praxis – so auch hier – vor allem im Hinblick auf solche Merkmale, die im Wege des bloßen Augenscheins nicht feststellbar sind, sondern sich erst aufgrund von Analysen oder Messungen erschließen. Seiner Darlegungslast kommt der Kläger hier zunächst dadurch nach, dass er die konkrete Behauptung aufstellt, die angegriffene Ausführungsform mache von jedem Merkmal des Patentanspruchs Gebrauch. Irgendeines Nachweises hierzu bedarf es zunächst noch nicht. Die Notwendigkeit ergänzenden, weiter substantiierten Vortrages ergibt sich für den Kläger erst dann, wenn der Beklagte die Verwirklichung eines oder mehrerer Merkmale bestritten hat. Dem Beklagten obliegt es deshalb, sich – und zwar der Wahrheit gemäß (§ 138 Abs. 1 ZPO) – darüber zu erklären, ob und ggf. welches Anspruchsmerkmal von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht werden soll. Dies kann zunächst zwar ebenfalls pauschal erfolgen und braucht nicht weiter substantiiert zu werden als die gegenteilige (pauschale) Behauptung des Klägers. Nur wenn der Beklagte sich im genannten Sinne konkret geäußert hat, ist der betreffende Sachvortrag streitig, so dass der Kläger jetzt seine Verletzungsbehauptung weiter ausführen muss (Kühnen, a.a.O., Rz. 1600).

185

Eine Erklärung mit Nichtwissen sieht § 138 Abs. 4 ZPO nur für solche Tatsachen vor, die nicht eigene Handlungen der Partei betreffen oder Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung sind (hierzu Kühnen, a.a.O., Rz. 1601). Solches ist prinzipiell zu bejahen, wenn der Beklagte z.B. ein patentgeschütztes Verfahren nicht selbst anwendet oder als Spediteur naturgemäß keine Kenntnis von der konstruktiven Beschaffenheit der beförderten Ware hat. Auch wenn die Einzelheiten der Verfahrensführung bzw. des Transportgutes keine „eigenen Handlungen oder Wahrnehmungen“ des Beklagten sind, scheidet eine Anwendung des § 138 Abs. 4 ZPO selbst in einem solchen Fall allerdings aus, wenn seine Unkenntnis darauf beruht, dass er bestehende Erkundigungspflichten verletzt hat. Solche Erkundigungspflichten werden in ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BB 2001, 2187; NJW 1999, 1965; GRUR 2010, 1107, 1108 – JOOP!; vgl. a. OLG Köln, NZG 2002, 870) angenommen, wenn es sich bei dem entgegnungsbedürftigen Sachverhalt um Vorgänge im Bereich von Personen – nicht nur der eigenen, sondern auch einer fremden Firma – handelt, die unter Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung derjenigen Partei tätig geworden sind, die sich im Prozess zu den Behauptungen des Gegners zu erklären hat (BGH, GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import; vgl. auch Senat, GRUR-RR 2011, 121, 122 – Vorrichtung zum Streckblasformen). Auch in Bezug auf solche Tatsachen ist ein Bestreiten mit Nichtwissen erst zulässig, wenn die Partei ihrer bestehenden Pflicht zur Informationsbeschaffung nachgekommen ist (BGHZ 109, 205, 210 = NJW 1990, 453; BGH, GRUR 2010, 1107, 1108 – JOOP!). Eine Erkundigungs-Konstellation kann z.B. vorliegen, wenn der Beklagte auf die Vorarbeit eines Dritten – der z.B. das patentierte Verfahren anwendet – zurückgreift (LG Düsseldorf, InstGE 7, 70 – Videosignal-Codierung I). Solche Erkundigungspflichten bestehen demgegenüber nicht für einen Spediteur (BGH, GRUR 2009, 1142, 1143 – MP3-Player-Import) oder Lagerhalter. Hingegen hat die Rechtsprechung ein Bestreiten mit Nichtwissen seitens eines Computerhändlers für unzulässig angesehen, wenn es um die Verletzung eines (Standard-) Patents durch von ihm vertriebene PC mit aufgespielter oder auf Datenträger beigefügter Software geht, da der Computerhändler in seinen Erkenntnismöglichkeiten gerade nicht wie etwa ein bloßer Spediteur beschränkt ist (LG Mannheim, InstGE 12, 136, 141 – zusätzliche Anwendungssoftware).

186

(β)

187

Hiervon ausgehend kann die Beklagte im Streitfall die technische Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform nicht mit Nichtwissen bestreiten.

188

Bei der Beklagten handelt es sich um ein Unternehmen der pharmazeutischen Industrie. Die von ihr angebotenen und vertriebenen Schwangerschaftstests befanden sich in ihren Händen. Sie waren damit Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung im Sinne von § 138 Abs. 4 ZPO. Zwar ist die technische Gestaltung der Schwangerschaftstests und insbesondere das Vorhandensein bestimmter Antikörper auf dem Teststreifen nicht unmittelbar im Wege des bloßen Augenscheins erkennbar. Allerdings ist im Hinblick auf die im Rahmen von § 138 Abs. 4 ZPO geltenden Informations- und Erkundigungspflichten auch das als Gegenstand der eigenen Wahrnehmung anzusehen, was erst durch die zumutbare Verwendung weiterer Hilfsmittel wie beispielsweise chemischen oder physikalischen Analysemethoden und/oder Messungen etc. offenbar wird. Diese prozessuale Obliegenheit beruht auf dem Gedanken, dass sich grundsätzlich keine Partei auf ein Bestreiten mit Nichtwissen zurückziehen können soll, die die ihr zur Verfügung stehenden Mittel zur Kenntnisnahme der relevanten Tatsachen nicht nutzt, obwohl ihr dies in zumutbarer Weise möglich wäre. Dies gilt auch und gerade für den Beklagten in einem Patentverletzungsrechtsstreit. Denn umgekehrt ist auch der Patentinhaber im Falle eines erheblichen Bestreitens seitens des Beklagten gehalten, seinen Sachvortrag weiter zu substantiieren, was es in Fällen wie dem vorliegenden in der Regel erforderlich macht, dass er eigene Untersuchungen vornimmt oder durch Dritte vornehmen lässt. Ein Unternehmen mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das selbst den erforderlichen Sachverstand und die fachlichen Mittel zur Untersuchung der angegriffenen Ausführungsform auf ihre im Rahmen der geltend gemachten Patentverletzung relevanten Eigenschaften hat, ist deshalb ohne weiteres verpflichtet, solche Untersuchungen durchzuführen. Aber auch einer Partei, die – wie nach ihrem Vortrag die Beklagte – nicht über die erforderliche fachliche Ausstattung und/oder den erforderlichen Sachverstand zu einer eigenen Untersuchung des potentiellen Verletzungsgegenstands verfügt, kann grundsätzlich zugemutet werden, Untersuchungen durch fachkundige Dritte vornehmen zu lassen. Dies gilt erst recht, wenn die Beklagte – wie hier – zunächst selbst eine bestimmte, durch die Klägerin auch nicht in Abrede gestellte Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vorträgt, sich dann aber von ihrem bisherigen Vorbringen lösen und die bisher vorgetragene technische Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform in Abrede stellen will.

189

Ob im Einzelfall unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten von einer Untersuchung abgesehen werden und ein Bestreiten mit Nichtwissen zulässig sein kann, wenn die Partei nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel zur Beauftragung eines Dritten verfügt, kann im Streitfall dahinstehen. Derartige Umstände liegen hier nämlich nicht vor. Bei der Beklagten handelt es sich um ein Fachunternehmen, das auf den Handel mit Diagnostika spezialisiert ist. Dass sie aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse nicht in der Lage sei, die angegriffenen Schwangerschaftstests durch Dritte untersuchen zu lassen, behauptet die Beklagte nicht. Es ist auch weder dargetan noch ersichtlich, dass eine solche Untersuchung mit völlig unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre.

190

Dass sich die Beklagte erstmals im Juni 2012 – und damit 2 1/2 Jahre nach der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht – darauf berufen hat, sie sei nicht mehr im Besitz von Teststreifen, welche der angegriffenen Ausführungsform entsprechen, rechtfertigt keine andere Bewertung. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung des „Nichtwissens“ ist derjenige, zu dem sich die Partei im Prozess zu erklären hat (vgl. BGH, GRUR 2002, 190 – Die Profis; Kühnen, a.a.O., Rz. 1606). Dementsprechend kommt es hier allein darauf an, ob sich die Beklagte im Zeitpunkt der Berufungsbegründung, d. h. im September 2010, noch im Besitz entsprechender Teststreifen befand. Dass dem nicht so war, behauptet die Beklagte nicht. Letztlich kann dies aber sogar dahinstehen. Denn Teil der der Beklagten obliegenden Erkundigungspflicht ist es, sich den angegriffenen Gegenstand, von dem sie aktuell kein Muster mehr in ihrem Besitz hat, von ihrem Lieferanten zu besorgen, um alsdann die notwendigen Untersuchungen anstellen zu können (Kühnen, a.a.O., Rz. 1604). Dass die Beklagte dem nachgekommen wäre und zumindest versucht hätte, entsprechende Teststreifen von E zu erlangen, ist nicht ersichtlich. Zwar bedarf es der Beschaffung nicht, wenn die technische Konstruktion inzwischen in patentgemäßer Weise verändert worden ist, so dass der nachgelieferte Gegenstand ohne Aussagewert ist und dem Beklagten dies verlässlich mitgeteilt wird (Kühnen, a.a.O., Rz. 1605). Konkrete Anhaltspunkte dafür sind vorliegend jedoch weder vorgetragen noch ersichtlich.

191

(bb)

192

Wollte man dies anders sehen, ist der Senat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung und dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme(§ 286 Abs. 1 S. 1 ZPO) jedenfalls davon überzeugt, dass die angegriffene Ausführungsform nicht nur ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in einer ersten Zone (Reaktionszone, Merkmale (1), (c) und (4)), sondern in der Nachweiszone auch ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz aufweist (Merkmale (1), (b) und (3)).

193

(aaa)

194

Grundlage der Beweiswürdigung ist der gesamte Inhalt der Verhandlungen. Dabei ergibt sich aus § 286 Abs. 1 ZPO, dass das Gericht seiner Würdigung der tatsächlichen Grundlagen des Rechtsstreits alle Informationen zugrunde legen darf und muss, von denen es prozessordnungsgemäß Kenntnis erlangt hat (MünchKommZPO/Prütting, 4. Aufl., § 286 Rz. 7). Damit umfasst die Beweiswürdigung jede prozessordnungsgemäße Wahrnehmung aus der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme, also das gesamte Parteivorbringen, alle Handlungen und Unterlassungen der Parteien, den persönlichen Eindruck der Parteien und ihrer Vertreter, insbesondere auch das Schweigen auf Fragen und die Verweigerung bestimmter Antworten sowie die fehlende Befreiung von bestehenden Schweigepflichten oder die Vorenthaltung von Beweismitteln. Auch die - nicht durch die Prozessentwicklung erklärbare - Änderung der Sachvortrages im Lauf des Verfahrens kann der Richter würdigend bewerten (BGH, NJW 2002, 1276, 1277; NJW-RR 1995, 1340 f.; MünchKommZPO/Prütting, a.a.O., § 286 Rz. 7; Zöller/Greger, a.a.O., § 286 Rz. 14; Musielak/Voit/Foerste, a.a.O., § 286 Rz. 2; BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 17. Edition, Stand: 01.06.2015, § 286 Rz. 7). Zwar ist eine Partei nicht gehindert, ihr Vorbringen im Laufe des Rechtsstreits zu ändern. Soweit nicht die Voraussetzungen eines Geständnisses im Sinne von § 288 ZPO vorliegen, besteht auch in der Berufungsinstanz keine Bindung an das erstinstanzliche Vorbringen (§ 525 ZPO). Allerdings kann der Umstand, dass eine Partei ihr Vorbringen im Laufe des Prozesses modifiziert, im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt werden (BGH, GRUR 1995, 700, 701 – Sesamstraßen-Aufnäher; NJW 2000, 3212 = GRUR 2000, 866 – Programmfehlerbeseitigung; NJW 2002, 1276, 1277).

195

(bbb)

196

Dies vorausgeschickt ist der Senat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung und dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme (§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO) davon überzeugt, dass die angegriffene Ausführungsform nicht nur ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in einer ersten Zone (Reaktionszone, Merkmale (1), (c) und (4)), sondern in der Nachweiszone auch ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz aufweist (Merkmale (1) (b), (3)).

197

In diesem Zusammenhang hat der Senat zunächst zu berücksichtigen, dass die Beklagte erstinstanzlich – ebenso wie E als Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform im Parallelverfahren – zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vorgetragen hat, bei dem angegriffenen Schwangerschaftstest werde ein goldmarkierter Antikörper eingesetzt, der an ein für das Schwangerschaftshormon charakteristisches Epitop der β-Kette des hCG binde. Zudem fänden sich auf dem Glasfaserkissen weitere unmarkierte Antikörper, die spezifisch für das hCG-verwandte Hormon LH seien („Abfangantikörper“). In der Detektionszone des angegriffenen Schwangerschaftstests liege hingegen ein immobilisierter Antikörper vor, der an die α-Kette des hCG, aber auch an die Ketten von LH, FSH und TSH binden könne.

198

Diese Funktionsweise zugrundelegend hat das Landgericht zu Recht eine wortsinngemäße Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre bejaht. Unstreitig ist die α-Kette des Schwangerschaftshormons hCG identisch mit den α-Ketten von LH, FSH und TSH. Demgegenüber tritt die β-Kette des Schwangerschafthormons hCG nur bei hCG auf, nicht jedoch bei den zuvor genannten anderen Hormonen. Da sich in der Reaktionszone somit ein hoch-spezifischer, weil nur an hCG, nicht aber an die Hormone LH, FSH und TSH bindender Antikörper findet, ist sichergestellt, dass praktisch ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Zwar bindet der in der Detektionszone befindliche Antikörper an die α-Kette, so dass neben hCG auch LH, FSH und TSH gebunden werden können. Jedoch führt dies – wie bereits im Einzelnen ausgeführt worden ist – nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Kommt in der ersten Zone ein für hCG hochspezifischer Antikörper zum Einsatz, kommt als Antikörper in der Detektionszone grundsätzlich jedes Reagenz in Betracht, welches das zuvor eingefärbte Hormon binden und fixieren kann, solange der als „Fänger“ eingesetzte Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das markierte Bindungsreagenz verbraucht ist. Da die erste Zone des porösen Trägers einen hochspezifischen, ausschließlich an die Nachweissubstanz hCG bindenden Antikörper aufweist, ist der Forderung des Klagepatents nach einem spezifischen Bindungsreagenz für den Analyten in der Detektionszone dadurch genügt, dass der in der Testregion immobilisierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem hCG-Hormon reagieren kann. Soweit sich bei der angegriffenen Ausführungsform demgegenüber weitere „Abfangantikörper“ finden, stehen diese einer Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre bereits deshalb nicht entgegen, weil der Fachmann dem streitgegenständlichen Patentanspruch keine dahingehende Vorgabe entnimmt, dass das analytische Testgerät lediglich die im Anspruch genannten zwei Bindungsreagenzien aufweisen darf. Dass die durch die Beklagte zunächst behauptete Funktionsweise, bei welcher der Fänger-Antikörper nur die β-Untereinheit von hCG erkennt und der Nachweis dann anti-α-spezifisch erfolgt, technisch auch realisierbar ist, hat der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. I in seinem Gutachten ausdrücklich bestätigt (vgl. Gutachten S. 13 oben).

199

Davon ausgehend ist der Senat davon überzeugt, dass bei der angegriffenen Ausführungsform ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in der Reaktionszone und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz in der Nachweiszone zum Einsatz kommt. Soweit E demgegenüber nunmehr in dem gegen sie geführten Parallelverfahren (Az.: I-2 U 31/10) vorträgt, bei den dort streitgegenständlichen Schwangerschaftstests würden nicht nur die Antikörper in der Nachweiszone, sondern auch die goldmarkierten Sondenantikörper an die α-Kette von hCG binden, ist ihr zwar dahingehend zuzustimmen, dass es in einem solchen Fall unter Zugrundelegung der vorstehenden Auslegung des streitgegenständlichen Patentanspruchs an der Spezifität im Sinne des Klagepatents fehlen würde. Allerdings ist der Senat auf der Grundlage des Ergebnisses der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die vorstehende Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform nicht deren tatsächliche technische Gestaltung zutreffend wiedergibt.

200

Gegen eine solche Gestaltung spricht bereits, dass der Geschäftsführer von E, der Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform, in seiner E-Mail vom 10. Dezember 2009 gegenüber der Beklagten klarstellt:

201

„Der G- und der D Schwangerschaftstest funktionieren bzw. funktionierten (!!) in der auch von Ihnen bisher vorgetragenen Weise.“

202

Soweit E in dem vorgenannten Parallelverfahren in diesem Zusammenhang ausführt, die Angaben in der vorstehend genannten E-Mail seien, was die hier streitgegenständlichen Tests betrifft, unzutreffend, ihr Geschäftsführer habe nur das geschrieben, was die Bevollmächtigten der hiesigen Beklagten hätten hören wollen, erscheint dies für den Senat selbst dann nicht nachvollziehbar, wenn die hiesige Beklagte, wie von E im vorgenannten Parallelverfahren behauptet, bereits vor der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht auf den geänderten Vortrag hingewiesen worden wäre, ihren Vortrag aber nicht angepasst hätte. Dies gilt umso mehr, da es in der vorgenannten E-Mail weiter heißt:

203

„E® hCG-Tests funktionieren aber in der jetzt vorgetragenen und patentierten Weise.“

204

Obwohl auch in den gegen E geführten Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht unstreitig war und nach wie vor ist, dass deren Testgeräte baugleich zu den durch die hiesige Beklagte vertriebenen Tests sind – die Klage gegen E wurde gerade damit begründet, dass die hiesige Beklagte erklärte, die streitgegenständlichen Schwangerschaftstests würden durch E hergestellt – behauptet der Geschäftsführer von E nunmehr außergerichtlich und ohne nähere Erläuterung eine unterschiedliche Funktionsweise der „E“- Schwangerschaftstests.

205

Des Weiteren mag E – ebenso wie die hiesige Beklagte – zwar mangels eines Geständnisses im Sinne von § 288 ZPO berechtigt sein, ihren Vortrag jederzeit umzustellen und abweichend zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vorzutragen. Jedoch hat der Senat im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen, dass weder E noch die Beklagte nachvollziehbare Gründe für ihren geänderten Vortrag zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform genannt haben. Der lediglich pauschale Hinweis, die Umstellung sei notwendig geworden, nachdem E den bisherigen Vortrag noch einmal im Einzelnen studiert und vom Leiter der wissenschaftlichen Abteilung von E intensiv auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit habe überprüfen lassen, wobei E festgestellt habe, dass der bisherige Sachvortrag auf Beklagtenseite defizitär bzw. in Einzelheiten unzutreffend sei (vgl. Az.: I-2 U 31/10, Schriftsatz vom 30. September 2010, S. 8), vermag ohne nähere Erläuterung schon deshalb nicht zu überzeugen, weil es sich insoweit nicht um ein unbedeutendes Detail, sondern um die grundsätzliche Funktionsweise der durch E selbst hergestellten Schwangerschaftstests handelt, deren technische Gestaltung E als Hersteller der angegriffenen Testgeräte in allen Einzelheiten kennen musste.

206

Dies gilt umso mehr, da die nunmehr durch E behauptete technische Gestaltung der Schwangerschaftstests in der DE 103 41 AAI B4 beschrieben wird, deren eingetragene Inhaberin E ist und die auf eine am 8. September 2003 getätigte Anmeldung zurückgeht. Dass die angegriffene Ausführungsform im Zeitpunkt der Anmeldung des vorgenannten Patents bereits im Handel war, begründet E damit, dass der tatsächliche Aufbau der angegriffenen Testvorrichtung höchstens unter hohem, gezielten Aufwand nachweisbar gewesen sei, weshalb es E zum Zeitpunkt der Erfindung vorgezogen habe, das Funktionsprinzip geheim zu halten (vgl. Az.: I-2 U 31/10, Schriftsatz vom 10. Juli 2009, S. 11). Ist dem so, erschließt sich nicht, weshalb E gleichwohl zunächst eine, gegenüber der durch sie zum Patent angemeldeten Lösung abweichende technische Gestaltung behauptet hat. Da E zugleich vorträgt, erst die gegen sie erhobenen Klagen hätten zu dem Entschluss geführt, ein Patent anzumelden (vgl.: Az.: I-2 U 31/10, a.a.O.: „Als sie jedoch mit der vorliegenden Klage überzogen wurden, entschlossen sie sich zur Patentanmeldung“), spricht vielmehr alles dafür, dass der nunmehrige Vortrag zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform lediglich den Inhalt der vorgenannten Patentschrift, nicht aber die tatsächliche technische Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform wiedergibt. Denn die Klagen gegen E wurden erst mit Schriftsatz vom 6. August 2004 und damit fast ein Jahr nach der Anmeldung des betreffenden Patents erhoben. Das Vorbringen von E erscheint insoweit im Übrigen selbst dann nicht schlüssig, wenn mit der „Klageerhebung“ die gegen die Abnehmer von E erhobenen Klagen gemeint sein sollten. Denn nach der E-Mail des Geschäftsführers von E vom 10. September 2009 funktionierten nur die Tests von E, nicht aber die D- und die G-Tests nach der zugunsten von E patentierten Lösung.

207

Dafür, dass die angegriffene Ausführungsform nicht wie von E nunmehr behauptet gestaltet ist, sprechen auch die Ausführungen des SachverständigenProf. Dr. I. Zwar konnte dieser aufgrund der geringen Anzahl noch vorhandener Tests nicht überprüfen, ob die Antikörper in der Reaktionszone nur an die β-Kette von hCG binden (vgl. Gutachten, S. 10). Allerdings führt der Sachverständige umgekehrt in Bezug auf die nunmehr von E behauptete Verwendung eines α-Untereinheiten-spezifischen Fängerantikörpers in Gegenwart von Abfangantikörpern spezifisch für FSH, LH und TSH und eines α-Untereinheiten-spezifischen Nachweis-Antikörpers aus, eine solche Lösung sei zwar mit viel Aufwand machbar, würde aber die Vorteile der hohen Spezifität eines Antikörper-basierten Nachweises nicht nutzen, wäre störanfällig und nicht „state of the art“ (vgl. hierzu auch Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 4). Deshalb würde eine solche Lösung nur gewählt werden, wenn keine Antikörper zur Verfügung stünden, die spezifisch für die β-Untereinheit des hCG oder einem gemeinsamen Epitop, gebildet aus α- und β-Untereinheiten von hCG, wären. Berücksichtige man, seit wann es Schwangerschaftstests gebe, sei eine solche Lösung daher nur „theoretischer Natur“ (vgl. Gutachten, S. 2). Abfangantikörper würden in der Reaktionszone zudem u.U. zu Komplikationen führen. Je nachdem, wo der Abfangantikörper binde, könne er, auch in Abhängigkeit von der Konzentration, zu sterischen Behinderungen bei der Bindung des anti-hCG-spezifischen Antikörpers führen. Zudem sei ein solches Verfahren auch schwierig zu kontrollieren und eventuell unzuverlässig (vgl. Gutachten, S. 12). Schließlich würde die Verwendung zusätzlicher Antikörper die Störanfälligkeit des Nachweisverfahrens nur unnötig erhöhen und zu einem Anstieg der Kosten führen (vgl. Gutachten, S. 10 unten). Die bei einer Lösung über zusätzliche „Abfangantikörper“ auftretenden Schwierigkeiten hat der Sachverständige im Rahmen seiner Anhörung in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2015 noch einmal näher erläutert (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 5 oben). Mit den durch den Sachverständigen aufgezeigten Risiken der durch E behaupteten Lösung haben sich gleichwohl weder E selbst noch die Beklagte argumentativ auseinandergesetzt. Insbesondere ist weder dargetan noch ersichtlich, weshalb diese Risiken bei der angegriffenen Ausführungsform nicht bestehen sollen und welche Vorkehrungen E ggf. getroffen hat, um die vorgenannten Risiken, insbesondere die mit einem solchen Vorgehen verbundene Gefahr der Unzuverlässigkeit, zu beseitigen oder zumindest abzumildern. Demgegenüber hat sich der Sachverständige bei seiner Anhörung ausführlich und nachvollziehbar mit den durch die Parteien gegen sein schriftliches Gutachten erhobenen Einwänden auseinandergesetzt und ist gleichwohl bei seiner Auffassung geblieben, er halte es für die wahrscheinlichste Variante, dass der angegriffene Schwangerschaftstest Fängerantikörper verwendet, die entweder ein gemeinsames Epitop von α- und β-Untereinheit des hCG oder ein Epitop in der β-Untereinheit erkennen, das so nur im Heterodimer mit der α-Untereinheit existiert (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 15). Schwangerschaftstests, die nach dem Prinzip „anti-α-anti-α“ arbeiten, seien ihm demgegenüber nicht bekannt (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 4 unten).

208

Auch wenn der Sachverständige wiederholt betont hat, dass ihm aufgrund der geringen Anzahl der zur Verfügung stehenden Teststreifen eine wissenschaftliche, statistisch abgesicherte Beweisführung nicht möglich gewesen sei (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 5 und S. 15), ist der Senat vor dem Hintergrund der durch den Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung noch einmal ausführlich und nachvollziehbar dargelegten, seinen Feststellungen zugrunde liegenden Erwägungen unter Berücksichtigung der bereits im Einzelnen dargelegten Gesamtumstände davon überzeugt, dass bei der angegriffenen Ausführungsform ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in der Reaktionszone und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz in der Nachweiszone zum Einsatz kommt. Entweder, die angegriffene Ausführungsform ist so gestaltet, wie die Beklagte im Einklang mit E als Herstellerin zunächst vorgetragen hat (goldmarkierter Antikörper, der an ein für das Schwangerschaftshormon charakteristisches Epitop der β-Kette des hCG bindet in der Reaktionszone; immobilisierter Antikörper, der an die α-Kette des hCG bindet in der Detektionszone; zusätzliche Antikörper in der Reaktionszone). Dass die angegriffene Ausführungsform in diesem Fall von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch macht, ist bereits ausgeführt worden. Oder der Nachweis des hCG wird mit Fängerantikörpern geführt, welche die β-Untereinheit von hCG im Zusammenhang mit der α-Untereinheit von hCG erkennen können (Schwangerschaftshormon-spezifisch), indem entweder ein Antikörper genutzt wird, der ein Epitop in der β-Untereinheit erkennt, das so nur im Heterodimer mit der α-Untereinheit existiert oder der ein gemeinsames Epitop aus α- und β-Untereinheit erkennen kann (vgl. Gutachten, S. 2 und Anlage 2 S. 7). Da in diesem Fall die für hCG spezifische β-Einheit zumindest auch erfasst wird, macht auch eine solche Ausgestaltung wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Die einzige im Raum stehende Gestaltung, bei welcher es an der Spezifität im Sinne des Klagepatents fehlen würde (Verwendung eines α-Untereinheiten-spezifischen Fängerantikörpers in Gegenwart von Abfangantikörpern spezifisch für FSH, LH und TSH und eines α-Untereinheiten-spezifischen Nachweisantikörpers), wird von dem Sachverständigen demgegenüber lediglich als theoretische, mit zahlreichen Mängeln und Risiken behaftete Lösung angesehen (vgl. Gutachten, S. 3), ohne dass die Beklagte oder E die insoweit durch den Sachverständigen geäußerten Kritikpunkte ausgeräumt hätten. Nachdem die Beklagte ebenso wie E insoweit zunächst auch selbst eine andere Lösung vorgetragen und auch keine für den Senat plausible Begründung für die Änderung des Vortrages dargetan haben, ist der Senat unter Berücksichtigung der Ausführungen des Sachverständigen Prof. I davon überzeugt, dass die angegriffene Ausführungsform zumindest nicht so gestaltet ist, wie von E im vorgenannten Parallelverfahren nunmehr behauptet. Dementsprechend kommen nur noch die beiden anderen möglichen Gestaltungen in Betracht, von denen jede in den Schutzbereich des Klagepatents fällt.

209

Soweit E demgegenüber die (Vor-)Untersuchungen des Sachverständigen insbesondere dahingehend kritisiert, dieser habe nur unzureichend überprüft, ob die eingesetzte rekombinante β-Untereinheit korrekt gefaltet gewesen sei, konnte die korrekte Faltung durch den Sachverständigen zwar nicht eindeutig nachgewiesen werden (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 7), aber immerhin gelangt dieser mit den Chargen zweier Hersteller zu dem gleichen Ergebnis (vgl. Gutachten, Anlage 1, S. 3 unten). Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es gleichwohl an einer korrekten Faltung fehlt, haben sowohl E als auch die Beklagte weder vorgetragen, noch sind diese ersichtlich. Da der Sachverständige zudem die durch ihn verwendeten β-Untereinheiten auch konkret benannt hat (Lund M), wäre es sowohl der Beklagten als auch E ohne Weiteres möglich gewesen, selbst entsprechende Proben zu untersuchen bzw. untersuchen zu lassen und sodann – abhängig vom Ergebnis – substantiiert zur Eignung dieser rekombinanten β-Untereinheiten vorzutragen. Dass es sich dabei nicht um genau die durch den Sachverständigen untersuchten Proben handeln würde, steht dem nicht entgegen. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung wäre gleichwohl relevant. Zeigt sich nämlich, dass es den untersuchten rekombinanten β-Untereinheiten an der korrekten Faltung fehlt, kann die Beklagte die Untersuchungen des Sachverständigen davon ausgehend in Zweifel ziehen. Andernfalls fehlt es angesichts der durch den Sachverständigen mit Hilfe der rekombinanten β-Untereinheiten zweier Hersteller durchgeführten Vorversuchen, welche zu dem gleichen Ergebnis geführt haben, an konkreten Anhaltspunkten dafür, dass die rekombinante reine β-Untereinheit nicht korrekt gefaltet ist. Im Übrigen hat der Sachverständige den Einsatz von Chargen unterschiedlicher Hersteller bei seiner Anhörung nachvollziehbar damit begründet, dass eine Untersuchung der Reinheit der Proteine ergeben habe, dass die von L gelieferte β-Untereinheit nicht „so sauber“ gewesen sei, weshalb er einen anderen Hersteller gesucht habe (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 8).

210

211

Die Klägerin ist als eingetragene (Erst-)Inhaberin des Klagepatents zur Geltendmachung der Ansprüche auf Schadensersatz, Rechnungslegung und Auskunftserteilung für die Zeit ab dem 2. November 2002 aktivlegitimiert.

212

Eine Patentübertragung hat im Streitfall nicht stattgefunden. Das Klagepatent ist der Klägerin erteilt worden, die von Anfang an als Patentinhaberin im Register eingetragen ist. Anders als in den ebenfalls beim Senat anhängigen Parallelverfahren der Parteien betreffend das EP 0 291 AAC und das EP 0 560 AAG ist das vorliegende Klagepatent nicht der C N.V. erteilt worden. Diese hat lediglich die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung getätigt. Das Patent ist sodann der Klägerin erteilt worden, die damit materielle Inhaberin des Klageschutzrechts ist.

213

214

Ob der Klägerin die Rechte an der dem Klagepatent zugrundeliegenden Patentanmeldung von der C N.V. rechtswirksam übertragen worden ist, kann dahinstehen. Hierauf kommt es für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht an. Dieser Übertragungsvorgang hat sich ausschließlich vor der Patenterteilung ereignet und der Erteilungsbeschluss ist zugunsten der Klägerin ergangen. § 7 Abs. 1 PatG und Art. 60 Abs. 3 EPÜ bestimmen, dass der Anmelder als berechtigt gilt (unwiderlegliche gesetzliche Vermutung!), die Erteilung des Patents zu verlangen. Die Fiktion kommt jedem Anmelder zu, mithin auch demjenigen, der erst im Laufe des Prüfungsverfahrens in die Anmelderposition einrückt, und verpflichtet die Patentbehörde zur Patenterteilung auf die Anmeldung völlig unabhängig vom sachlichen Recht auf das Patent. Ist derjenige, der im Zeitpunkt des Erteilungsbeschlusses die Anmelderstellung innehat, materiell-rechtlich nicht Inhaber der Anmeldung, erwirbt er kraft des Erteilungsbeschlusses dennoch nicht nur ein Scheinrecht, sondern wird formell und materiell berechtigter Patentinhaber (OLG Düsseldorf, BB 1970, 1110; Benkard/Melullis, PatG/GebrMG, 11. Aufl., § 7 PatG Rz. 2). Der Erteilungsbeschluss legt als rechtsgestaltender Verwaltungsakt insofern nicht nur gegenständlich den Inhalt des Patents fest, sondern ordnet das erteilte Schutzrecht auch – konstitutiv – einem bestimmten Rechtsträger (sic: dem aktuellen Anmelder) zu. Sofern dieser tatsächlich nicht der wahre Berechtigte an der Patentanmeldung ist, besteht für den Anmeldungsinhaber lediglich die Möglichkeit der Vindikation. Geht es um die materielle Berechtigung in Bezug auf die Ansprüche aus dem Patent, können behauptete Rechtsübertragungen an der Patentanmeldung deshalb unaufgeklärt bleiben.

215

216

Keiner Entscheidung bedarf auch, ob eine rechtswirksame Abtretung von Entschädigungsansprüchen der C N.V. an die Klägerin erfolgt ist, weil die Klägerin einen Entschädigungsanspruch aus Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG nicht mehr geltend macht.

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218

Soweit das Landgericht die Beklagte zur Auskunftserteilung verurteilt und in Bezug auf den durch die Klägerin zunächst geltend gemachten Unterlassungsanspruch die teilweise Erledigung des Rechtsstreits festgestellt hat, hat die Beklagte insoweit weder Berufung noch Anschlussberufung eingelegt, so dass das Urteil des Landgerichts insoweit in Rechtskraft erwachsen ist. Die durch den Senat insoweit im Tenor vorgenommenen Änderungen haben lediglich klarstellende Funktion. Soweit die Verkaufsstellen, Einkaufs- und Verkaufspreise anzugeben sind, hat der Senat berücksichtigt, dass ein diesbezüglicher Anspruch lediglich für die Zeit ab dem 30. April 2006 besteht. Im Übrigen ergeben sich aus der dargelegten Schutzrechtsverletzung bzw.-benutzung folgende Rechtsfolgen:

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220

Nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG hat die Beklagte der Klägerin wegen der unmittelbaren Verletzung des Klagepatents Schadensersatz zu leisten.

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(a)Die Beklagte hat die ihr zur Last gelegten schutzrechtsverletzenden Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 S. 2 BGB. Hätte sie als einschlägig tätige Gewerbetreibende die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet, hätte sie sich vor der Aufnahme der Verletzungshandlungen über die Schutzrechtslage informiert. Im Rahmen dieser Nachforschungen wäre sie auf das Klagepatent gestoßen und hätte jedenfalls bei zutreffender rechtlicher Beratung ohne Schwierigkeiten feststellen können, dass die angegriffenen Schwangerschaftstestgeräte von den dort unter Schutz gestellten Lehren Gebrauch machen und dass ihnen kein Recht zur Benutzung des Klagepatents zusteht.

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(b)

223

Die Klägerin hat auch das nach § 256 Abs. 1 ZPO notwendige Feststellungsinteresse daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz zunächst nur dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen. Dass ihr die schutzrechtsverletzenden Handlungen der Beklagten Schaden zugefügt haben, erscheint hinreichend wahrscheinlich. Das gilt auch im Hinblick auf die mittelbar patentverletzenden Handlungen; nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass es in mindestens einem Fall unter Verwendung des angegriffenen Schwangerschaftstests zu unmittelbar patentbenutzenden Handlungen gekommen ist. Beziffern kann die Klägerin die ihr daraus erwachsenden Ansprüche jedoch erst, wenn die Beklagte ihr über den Umfang der begangenen angegriffenen Handlungen Rechnung gelegt hat.

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225

Damit die Klägerin die ihr zustehenden Schadenersatzansprüche berechnen und etwaige weitere Verletzer aufspüren kann, ist die Beklagte nach Art. 64 EPÜ i. V. m.§ 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB verpflichtet, der Klägerin unter Angabe der im Urteilsanspruch aufgeführten Einzeldaten über den Umfang ihrer schutzrechtsverletzenden Handlungen Rechnung zu legen. Die Klägerin kennt die zur Bezifferung ihrer Ansprüche notwendigen Einzelheiten ohne eigenes Verschulden nicht; demgegenüber wird die Beklagte durch die Erteilung der ihr abverlangten Auskünfte nicht unverhältnismäßig belastet und können sie auch ohne Schwierigkeiten geben.

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227

III.

228

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

229

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

230

Zur Zulassung der Revision besteht keine Veranlassung, weil die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

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X Y Z