Gründe

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A.

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1              Dem Oberlandesgericht liegt die Berufung einer nach deutschem Recht eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung vor, die vor den deutschen Gerichten eine in Israel ansässige Limited wegen Markenverletzung in Anspruch nimmt.

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Das Berufungsgericht hält für sein Urteil eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union über die Auslegung der Art. 1 Abs. 2 2. Halbsatz, Art. 102 Abs. 1 S.1 und Art. 109 Abs. 2 und Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke des Rates vom 26.02.2006 (im folgenden „GMV“) für erforderlich.

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I.

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Dem Rechtsstreit liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

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2              Die Klägerin beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hard- und Software in der Computerbranche sowie entsprechenden Servicedienstleistungen und Schulungen. Sie ist unter anderem Inhaberin folgender Marken:

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       Deutsche Wortmarke Nr. 30230373 „combit“ (nachfolgend Klagemarke 2 genannt) mit Priorität vom 21.06.2000, die in den Klassen 9, 16, 38 und 42 unter anderem für Computerprogramme und Software aller Art geschützt ist,

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       Gemeinschaftswortmarke Nr. 001729367 „combit“ (nachfolgend Klagemarke 3 genannt) mit Priorität vom 28.06.2000, die in den Klassen 35, 37, 38 und 42 unter anderem für Entwicklung, Erstellung, Einrichtung, Pflege und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen, Installations- und Installierungsarbeiten von Software und von Hardware sowie Beratung auf dem Gebiet der Computer-Hardware und –Software geschützt ist.

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3              Die Beklagte ist ein Unternehmen mit Sitz in H., Israel, das über seine Homepage www.commitcrm.com weltweit verschiedene Computer-Programme anbietet. Diese Homepage verfügt über einen „e-store“, wo die Angebote der Beklagten in deutscher Sprache abrufbar waren und unmittelbar nach Deutschland bestellt werden konnten. Die von der Beklagten angebotene Software war mit der Bezeichnung „Commit“ versehen. Der Zusatz „CRM“ bezeichnet den Verwendungszweck der Software im Bereich des Kundenbeziehungsmanagements (englisch Customer Relationship Management).

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4              Die Klägerin hat mit der vorliegenden Klage erstinstanzlich begehrt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, in der Europäischen Union im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Klägerin die Bezeichnung „Commit“ für Software zu verwenden und/oder unter der Bezeichnung die vorstehend genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder das Zeichen in der Werbung zu benutzen,

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hilfsweise

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im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin die Bezeichnung „Commit“ für Software zu verwenden und/oder unter der Bezeichnung die vorstehend genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder das Zeichen in der Werbung zu benutzen.

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              II.

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5              Das Landgericht hat die Beklagte dem Hilfsantrag gestützt allein auf die deutsche Marke entsprechend verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Zur Begründung seiner Entscheidung hat es ausgeführt, Ansprüche aus der Klagemarke 3 stünden der Klägerin nicht zu, da ihnen der Einwand der Nichtbenutzung der Marke entgegenstehe. Gleiches gelte aus rechtlichen Gründen nicht für die Klagemarke 2, die von der Beklagten verletzt worden sei. Die erforderliche Verwechslungsgefahr sei gegeben. Es liege eine hochgradige Warenähnlichkeit vor, die Klagemarke 2 verfüge über zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und auch die Zeichenähnlichkeit sei hoch. Zwar sei die Bezeichnung „combit“ möglicherweise aus den Bezeichnungen „com“ für Computer und „bit“ für „binary digit“ zusammengesetzt. Gleichwohl werde der Verbraucher diesen Begriff nicht als zusammengesetztes Wort und Abkürzung für Fachbegriffe aus der Computerbranche wahrnehmen, sondern als einheitlichen, neuen Phantasiebegriff. Ebenso verhalte es sich mit dem Begriff „commit“. Hier sei die Silbe „com“ angesichts des Geschäftsbetriebs der Beklagten in der IT-Branche geeignet, auf Computer hinzuweisen. Sie werde von den angesprochenen Verkehrskreisen jedoch eher als neu zusammengesetztes Phantasiewort denn als Abkürzung für den englischen Begriff „commitment“ verstanden.

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6              Gegen dieses Urteil hat allein die Klägerin Berufung eingelegt. Sie will weiter, gestützt auf die Gemeinschaftswortmarke, ein unionsweites Unterlassungsgebot erreichen.

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B.

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7              Vor Entscheidung über die Berufung ist das Verfahren auszusetzen. Gemäß Art. 267 AEUV ist eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Union zu den im Beschlusstenor gestellten Fragen einzuholen. Die Entscheidung des Berufungsgerichts hängt von der Auslegung des Art. 1 Abs. 2 2. Halbsatz GMV und des Art. 109 Abs. 2 und Abs. 3 GMV ab.

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1.

19

8              Die deutschen Gerichte sind international zu Entscheidung über das vorliegende Verfahren gemäß Art. 97 Abs. 2 GMV als Gemeinschaftsmarkengericht zuständig. Die Beklagte hat weder einen Wohnsitz noch eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten. Die Klägerin hat als juristische Person naturgemäß keinen Wohnsitz, aber in der Bundesrepublik Deutschland eine Niederlassung. Die Zuständigkeit des nach Art. 97 Absätze 1 bis 4 GMV zuständigen Gemeinschaftsmarkengerichts erstreckt sich laut Art. 98 Abs. 1 GMV auf die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen.

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2.

21

9              Entgegen der Ansicht des Landgericht fehlt es nicht an einer ausreichenden Benutzung der Klagemarke 3 durch die Klägerin, so dass der Klagemarke 3 nicht mit Erfolg der gemäß Art. 99 Abs. 3 GMV statthafte Einwand der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung (Art. 51 Abs. 1 lit. a) GMV) entgegen gehalten werden kann.

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3.

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10              Die vom Landgericht rechtskräftig festgestellte Verletzungshandlung der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland, die nicht nur die Klagemarke 2, sondern auch die soweit relevant allein territorial weitergehende Klagemarke 3 betrifft, begründet eine Begehungsgefahr für das ganze Gebiet der Europäischen Union (vgl. auch BGH GRUR 2008, 254 Rdnr. 39 – THE HOME STORE; östOGH GRUR Int 2007, 256 (258) – Lucky Strike).

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4.

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11              Der Senat teilt die Ansicht des Landgerichts, dass in Deutschland eine Verwechslungsgefahr zwischen der Bezeichnung „combit“ und dem Begriff „Commit“ besteht, da die Bezeichnung „combit“ hier durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat und der durchschnittliche deutsche Verbraucher mit dem Begriff „Commit“ keine konkrete Bedeutung verbindet.

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              Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für die übrigen deutschsprachigen Länder der Europäischen Union.

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              5.

28

12              Für den englischen Sprachraum trifft dies nicht zu. Dort ist der durchschnittliche Verbraucher nicht nur mehr an die Verwendung von Abkürzungen – auch und gerade in Kombination – gewöhnt, weshalb die Klagemarke 3 als Zusammensetzung von „com“ für Computer und „bit“ für binary digit“ bezüglich der geschützten Warenklassen dort nur geringe Kennzeichnungskraft hat. Er kennt zudem die Bezeichnung „commit“ von dem im englischen in vielerlei Zusammenhang gebrauchten Verb „to commit“, so dass in seinen Augen die klangliche Ähnlichkeit durch einen ohne weiteres erfassbaren Bedeutungsunterschied zu „combit“ ausgeglichen wird.

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6.

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13              Die Anwendung des Einheitlichkeitsgrundsatzes des Art. 1 Abs. 2 GMV im Verletzungsverfahren ist höchstrichterlich noch nicht geklärt (vgl. Sosnitza, der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke, GRUR 2011, 465 (466)).

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14              a)

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Seine konsequente Anwendung in dieser Verfahrensart würde in einem Fall wie dem vorliegenden dazu führen, dass entweder ein Unterlassungsanspruch einheitlich für den gesamten Bereich der Union bejaht wird, so dass die Klägerin der Beklagten die Benutzung ihres Zeichens auch in einem oder mehreren Mitgliedstaaten untersagen kann, in denen überhaupt keine Verwechslungsgefahr besteht. Oder ein Unterlassungsanspruch wird in Analogie zu Art. 7 Abs. 2 GMV unionsweit verneint, so dass die Rechte der Klägerin als Markeninhaberin verkürzt werden, weil sie in Mitgliedstaaten mit Verwechslungsgefahr rechtlos gestellt wird. Beide Lösungen erscheinen unbefriedigend.

33

15              b)

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Verneint man die Anwendung des Einheitlichkeitsgrundsatzes im Verletzungsverfahren für die Verwechslungsgefahr, hat das Gemeinschaftsmarkengericht in einem Fall wie dem vorliegenden für jeden Mitgliedstaat gesondert die im Rahmen der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden Tatsachen festzustellen, was einen erheblichen Aufwand bedeutet und oftmals nicht ohne die Einholung von umfangreichen Gutachten wird erfolgen können. Die Verfahren werden dann nicht zeitnah abgeschlossen werden können und für die Parteien mit erheblichen Kostenrisiken behaftet sein.

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7.

36

16              Die Entscheidung des Senats hängt davon ab, welcher der unter Ziffer 6 beschriebenen Wege zu beschreiten ist:

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              a)

38

17              Wenn der Gerichtshof zu dem Ergebnis kommt, dass der Einheitlichkeitsgrundsatz auch im Verletzungsverfahren anwendbar ist und die Verletzung der Gemeinschaftsmarke in einem Mitgliedstaat zu einem unionsweiten Verbot der Benutzung des verletzenden Zeichens führt, ist der Berufung ohne weiteres stattzugeben.

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              b)

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18              Kommt er zu dem Ergebnis, dass der Einheitlichkeitsgrundsatz auch im Verletzungsverfahren anwendbar ist und die Verneinung der Verletzung der Gemeinschaftsmarke in einem Mitgliedstaat zu einer unionsweiten Verneinung eines Unterlassungsanspruchs führt, ist die Berufung ohne weiteres zurückzuweisen.

41

              c)

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19              Geht der Gerichtshof davon aus, dass die Verwechslungsgefahr für jeden Mitgliedstaat gesondert festzustellen ist, wird die Berufung für den Bereich der deutschsprachigen Mitgliedstaaten ohne weiteres Erfolg haben, für den Bereich der englischsprachigen Länder ohne weiteres zurückzuweisen sein und für die übrigen Mitgliedstaaten die Aufklärung erfordern, inwieweit der durchschnittliche Verbraucher dort an Abkürzungen gebräuchlicher Begriffe gewohnt ist und wieweit die englische Sprache dort verbreitet ist.