1

G r ü n d e :

2

I.

3

1           Die Klägerin ist seit dem 2. Januar 2011 Lizenznehmerin der X. Diese ist Inhaberin der am 15. August 2002 angemeldeten und am 11. Februar 2004 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke „XXX“, Registernummer CTM 0…, die unter anderem für Bettwaren und Bettdecken (Klasse 24) eingetragen ist. Nach § 5 Abs. 3 des Lizenzvertrages ist die Klägerin verpflichtet, im eigenen Namen Rechte wegen der Verletzung der Markenrechte der Lizenzgeberin geltend zu machen. Eine Eintragung der Lizenz in das Gemeinschaftsmarkenregister ist nicht erfolgt.

4

2           Der Beklagte ist der Geschäftsführer der Y, die zum 1. Mai 2010 die einzelkaufmännische Firma des Beklagten übernommen hat. Am 30. Oktober 2012 bot die Y auf der Internetseite „… .de“ mehrere Daunenbettdecken „i. s. XXX“ an.

5

3           Vergleichbare Angebote gab es bereits in der Zeit der einzelkaufmännischen Firma des Beklagten. So hatte der Beklagte am 27. Oktober 2009 auf der Internetseite „…..de“ die Daunenbettdecken „XXX 90“ und „XXX 90 HS“ angeboten. Die Z, die seinerzeit Lizenznehmerin der X war, hatte diesen Vorfall zum Anlass für eine anwaltliche Abmahnung des Beklagten genommen. Der Beklagte hat daraufhin am 3. Februar 2010 gegenüber der Z eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben, in der er sich verpflichtete, es bei Meidung einer von Z nach billigem Ermessen zu bestimmenden Vertragsstrafe zu unterlassen, das Zeichen „XXX“ für Bettwaren zu verwenden.

6

4           Das Landgericht hat auf Antrag der Klägerin die Wirksamkeit des Unterlassungsvertrages zwischen dem Beklagten und der Z mbH festgestellt und den Beklagten zur Auskunft, zur Herausgabe zur Vernichtung und zum Rückruf gegenüber der Klägerin sowie zum Schadensersatz gegenüber der X verurteilt. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Unterlassungsvereinbarung sei wirksam, auch habe der Beklagte die an die Klägerin lizensierte Marke verletzt. Die Bezeichnung „XXX“ sei für Bettdecken nicht rein beschreibend.

7

5           Gegen diese landgerichtliche Entscheidung wendet sich der Beklagte mit dem Rechtsmittel der Berufung.

8

II.

9

6           Der Erfolg des Rechtsmittels des Beklagten hängt nach der Auffassung des Senats davon ab, ob die Klägerin, die ausweislich § 5 Abs. 3 des Lizenzvertrages über nach Art. 22 Abs. 3 Satz 1 Gemeinschaftsmarkenverordnung erforderliche Zustimmung der Markeninhaberin verfügt, die Rechte wegen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke geltend machen kann, obwohl sie nicht als Lizenznehmerin in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen ist.

10

7           Der Senat teilt nicht die Auffassung des Landgerichts, der Beklagte sei schon aufgrund des Unterlassungsvertrages mit der Z unverändert zur Unterlassung verpflichtet. Unterlassungsschuldner ist seit Mai 2010 nicht mehr der Beklagte, sondern die Y. Mit der Übernahme des einzelkaufmännischen Unternehmens ihres Geschäftsführers unter Fortführung der bisherigen Firma zum 1. Mai 2010 hat O. GmbH & Co. KG nach § 25 Abs. 1 Satz 1 des deutschen Handelsgesetzbuches auch dessen Vertragsstrafeversprechen übernommen. § 25 Abs. 1 Satz 1 des deutschen Handelsgesetzbuches lautet wie folgt: „Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortführt, haftet für alle im Betriebe des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers“. Mit dieser Bestimmung knüpft das Gesetz die Rechtsfolge der Haftungskontinuität an die Unternehmenskontinuität, die nach außen durch Fortführung der bisherigen Firma in Erscheinung tritt (Bundesgerichtshof, GRUR 1996, 995, 996 - Übergang des Vertragsstrafe-versprechens).

11

8           Damit kommt dem Hilfsantrag der Klägerin Bedeutung zu, mit dem sie gestützt ihr Lizenzrecht an der Gemeinschaftsmarke „XXX“ Unterlassung wegen der Verletzung diese Marke durch das Angebot mehrerer Daunenbettdecken „i. s. XXX“ seitens Y am 30. Oktober 2012 gegenüber dem Beklagten begehrt, der als Handelnder neben der Y auch persönlich für diese Verletzung einzustehen hat. Nach Auffassung des Senats ist eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke gegeben, da die Bezeichnung „i. s. XXX“ vom Verkehr nicht als ein einheitliches Zeichen, sondern als das auf den Hersteller hinweisende Zeichen „i.“ und das auf die konkrete Produktserie hinweisende Zeichen „XXX“ wahrgenommen wird.

12

9           Die Klägerin kann gegenüber dem Beklagten einen Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „XXX“ für Bettdecken aus Art. 9 Abs. 1 lit. b, Art. 101 Abs. 1 GMV in Verbindung mit Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV gleichwohl nur dann geltend machen, wenn es hierfür einer Eintragung ihrer Lizenz in das Gemeinschaftsmarkenregister nicht bedarf.

13

10       Der Senat hat in einer früheren Entscheidung vom 8. November 2005, Aktenzeichen I - 20 U 110/04, die Auffassung vertreten, Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Gemeinschaftsmarkenverordnung regele nur die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs. Zwar spreche die Vorschrift allgemein davon, dass die in den Artikeln 17, 19 und 22  bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung hätten, wenn sie eingetragen worden seien, weshalb bei einem rein wörtlichen Verständnis darunter auch die Erhebung von Verletzungsklagen durch den Lizenznehmer gefasst werden könnte. Der nachfolgende Satz 2 und Absatz 2 beträfen jedoch nur den Fall gutgläubigen Erwerbs, weshalb eine systematische Auslegung auch für Satz 1 zu diesem Ergebnis führe. Der Senat hat seinerzeit die Revision zugelassen, die jedoch nicht eingelegt worden ist.

14

11       Demgegenüber hat das Gemeinschaftsmarkengericht Alicante in seiner Entscheidung vom 15. Juli 2005, Aktenzeichen 965936093-4-5-6, anscheinend die Auffassung vertreten, der Lizenznehmer könne Rechte Dritten gegenüber nur bei Eintragung der Lizenz in das Gemeinschaftsmarkenregister geltend machen. Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Gemeinschaftsmarkenverordnung normiere den Grundsatz, dass bei jedem eintragungsfähigen Rechtsgeschäft eine Eintragung erforderlich sei, um es Dritten entgegengehalten zu können.

15

12       Falls die Eintragung der Lizenz Voraussetzung für die Geltendmachung der Rechte des Lizenznehmers sein sollte, stellt sich die weitere Frage, ob der nicht eingetragene Lizenznehmer die Rechte des Markeninhabers im Wege der Prozessstandschaft gelten machen kann. Vorliegend begehrt die Klägerin Schadensersatz nicht für sich selbst, sondern für die Markeninhaberin K. & Co. Auch könnte sie die weiteren Ansprüche auf Unterlassung und Auskunft auf eine Verpflichtung des Beklagten gegenüber der X umstellen. Im deutschen Recht ist anerkannt, dass ein Nichtberechtigter die Ansprüche des Rechtsinhabers im Wege einer gewillkürten Prozessstandschaft geltend machen kann, wenn er über eine wirksame Ermächtigung zur gerichtlichen Verfolgung der Ansprüche des Rechtsinhabers sowie ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dieser Rechtsverfolgung, das auch durch ein wirtschaftliches Interesse begründet werden kann, verfügt (Bundesgerichtshof, GRUR 1993, 151, 152 - Universitätsemblem). Diese Voraussetzungen wären vorliegend erfüllt.