Oberlandesgericht Düsseldorf, I-20 U 24/07

G r ü n d e :

I.

Die Parteien sind zwei bekannte, voneinander unabhängige Bekleidungsfilialisten mit identischer Firmenbezeichnung. Beide verwenden auch die übereinstimmenden Kurzbezeichnungen „X&Y“ und „XuY“, insbesondere auf einem längsgeteilten Wappenschild, bei dem das „X“ auf rotem und das „Y“ auf blauem Grund steht. Die Klägerin, die ihren Sitz in A. hat, betreibt 26 Bekleidungshäuser im norddeutschen Raum bis hinunter nach Ost-Westfalen und im nördlichen Sachsen-Anhalt sowie in Ost-Sachsen. Die Beklagte, mit Sitz in B., unterhält 69 Bekleidungshäuser im übrigen Bundesgebiet, also vor allem im west- und süddeutschen Raum. Die Klägerin führt ihren Namen seit 1911. Die Beklagte existiert in dieser Form jedenfalls seit 1972, ob sie Rechtsnachfolgerin der 1900 gegründeten X et Y GmbH ist, ist zwischen den Parteien streitig. Zuletzt im Jahre 1990 vereinbarten die Parteien, dass sie nicht in dem zuvor bezeichneten regionalen Gebiet der jeweils anderen Partei tätig werden wollten, wobei der Umfang der Beschränkung im Einzelnen streitig ist.

Die Beklagte ist Inhaberin einer Reihe beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierter Marken, die jeweils ihren Firmennamen, seine Abkürzung oder den Namensbestandteil „X“ enthalten. Zu ihnen gehören die streitgegenständlichen Marken:

1. „X“, Registernummer DE 20…

Die am 26. November 1991 angemeldete und am 4. Februar 1992 eingetragene Wortmarke genießt Schutz für Bekleidungsstücke (Klasse 25).

2. „X“, Registernummer DE 39…

Die am 8. September 1998 angemeldete und am 12. Oktober 1998 eingetragene Wortmarke genießt Schutz für Bekleidungsstücke (Klasse 25).

3. „X & Y“, Registernummer DE 12…

Die am 14. August 1990 angemeldete und am 2. Oktober 1990 eingetragene Wortmarke genießt Schutz für Bekleidungsstücke (Klasse 25).

4. „X & Y“, Registernummer DE 25…

Die am 17. November 1990 angemeldete und am 2. Juli 1991 eingetragene Wortmarke genießt Schutz für Bekleidungsstücke (Klasse 25).

5. „X & Y“, Registernummer DE 37…

Die am 8. September 1998 angemeldete und am 8. Oktober 1998 eingetragene Wortmarke genießt Schutz für Bekleidungsstücke (Klasse 25).

6. „x und y“, Registernummer DE 33…

Die am 20. Januar 2005 angemeldete und am 26. August 2005 eingetragene Wortmarke genießt Schutz für Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren (Klasse 18) sowie für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25).

7. „x und y“, Registernummer DE 39…

Die am 20. Januar 2005 angemeldete und am 25. November 2005 eingetragene Wortmarke genießt Schutz für Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend Waren der Klassen 18 und 25 (Klasse 35).

8. „x and y“, Registernummer DE 34…

9. „x and y“, Registernummer DE 38…

Die am 20. Januar 2005 angemeldete und am 24. November 2005 eingetragene Wortmarke genießt Schutz für Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend Waren der Klassen 18 und 25 (Klasse 35).

Daneben ist die Beklagte Inhaberin weiterer derartiger, teilweise sehr alter Marken. Hierzu gehören die Marken

- „XuY“ sowohl als Wortmarke, Reg.-Nr. 68…, als auch als Wortbildmarke (Wappen), Reg.-Nr. 648 526, jeweils mit Priorität vom 14. März 1953

- „X&Y“, Reg.-Nr. 67…, mit Priorität vom 14. März 1953

- „M. X & Y“, Reg.-Nr. 88…, mit Priorität vom 17. August 1967

die jeweils auch für Bekleidung eingetragen sind. Weitere Marken mit dem Bestandteil „X&Y“ wie „V X&Y“ und „M X&Y“ stammen aus den 80er Jahren und dem Jahr 1990, darunter auch eine Marke mit „X&Y“ in Alleinstellung mit Priorität vom 14. August 1990. Wegen der Einzelheiten wird auf die Auflistung in der Klageerwiderung, Bl. 54/55 d. GA., Bezug genommen. Die Klägerin ist gegen diese Marken nie vorgegangen.

Die Klägerin sieht in der Existenz der angegriffenen Marken eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens. Dies gelte auch für die angegriffenen Marken 1 und 2, denn der Verbraucher werde sogleich bei Betrachtung der Marke den zusammengesetzten Firmennamen assoziieren.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, aufgrund der jedenfalls seit 1972 bestehenden Koexistenz der Parteien fänden die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen Anwendung, die vorliegend auch auf die Berechtigung an den Marken zu erstrecken seien. Beide Parteien hätten an ihren vollständig identischen Firmenbezeichnungen gleichwertige Kennzeichenrechte erworben, weshalb sich die Klägerin gegenüber den Marken der Beklagten nicht auf das für eine Löschung erforderliche bessere Recht berufen könne. Zudem werde die Gleichgewichtslage durch die Marken nicht verändert, da diese nur für Warenklassen eingetragen seien, in denen die Beklagte ohnehin tätig sei. Auch könne gemäß § 12 MarkenG nur derjenige die Löschung einer Marke verlangen, der aufgrund seines älteren Kennzeichens zur Untersagung der Benutzung im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berechtigt sei, aufgrund der bestehenden Abgrenzungsvereinbarung stünden der Klägerin gegenüber der Beklagten ihre Rechte im süddeutschen Raum jedoch nicht zu. Bezüglich der älteren Marken sei im Übrigen Verwirkung eingetreten. Auch der Einwand der Nichtbenutzung greife nicht, an einer ernsthaften Benutzung der Marken könne nicht gezweifelt werden.

Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin hat der Senat mit Urteil vom 31. Januar 2008 zurückgewiesen. Zur Begründung hat er ausgeführt, auf Grund der seit Jahrzehnten auf dem deutschen Markt bestehenden Koexistenz der Parteien sei ihnen ein Besitzstand erwachsen, der einer Anwendung des Prioritätsprinzips auch im Hinblick auf die angegriffenen Marken entgegenstehe. Die zwischen den Parteien bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage sei dadurch geprägt, dass die Beklagte vom Beginn der Koexistenz an, also seit 1972, über die Marken verfüge, deren charakteristischer Bestandteil der Firmenname oder dessen Abkürzung sei. Eine maßvolle Fortentwicklung ihrer markenrechtlichen Position könne ihr nicht versagt werden, die Eintragung der angegriffenen Marken gehe in ihrem Umfang nicht über eine rechtserhaltende Benutzung der bereits zuvor eingetragenen Marken hinaus und führe nicht zu einer Steigerung der Verwechslungsgefahr. Die Marken seien auch nicht wegen Verfalls zu löschen, die Marken 6 bis 9 befänden sich noch in der Benutzungsschonfrist, die Marken 1 bis 5 habe die Beklagte in den letzten fünf Jahren vor der Klageerhebung rechtserhaltend benutzt.

Die vom Bundesgerichtshof zugelassene Revision der Klägerin hatte Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat die Senatsentscheidung aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Zur Begründung hat er ausgeführt, das Recht der Gleichnamigen trage dem Umstand Rechnung, dass eine Partei ein erhebliches Interesse habe, ihren eigenen Namen als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu führen. Ein vergleichbares rechtlich schützenswertes Interesse bestehe für die Kennzeichnung von Waren mit einem Familiennamen nicht. Es sei daher in aller Regel ungeachtet der Prioritätslage nicht gerechtfertigt, die zwischen den Parteien eingetretene Gleichgewichtslage dadurch zu stören, dass einer der Beteiligten einseitig (weitere) Markenrechte begründe, bei denen eine Verwechslungsgefahr mit der Unternehmensbezeichnung der Gegenseite bestehe. Gewichtige Gründe, die eine Ausnahme rechtfertigen würden, seien nicht ersichtlich; das allgemeine Interesse der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit von Markeneintragungen genüge nicht. Gleichwohl sei dem Senat eine abschließende Entscheidung verwehrt, weil das Berufungsgericht keine Feststellungen zur Frage der Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und den angegriffenen Marken, zum von der Beklagten erhobenen Einwand der Verwirkung sowie dem weiteren Einwand getroffen habe, die Klägerin könne auf Grund der Vereinbarung aus dem Jahre 1990 über die Festlegung von regionalen Tätigkeitsgebieten keine auf das gesamte Bundesgebiet bezogene Löschung verlangen.

Die Klägerin trägt vor, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den angegriffenen Marken und ihrem Unternehmenskennzeichen und zwar auch in Bezug auf die Marken „X“. Es handele sich um einen besonders kennzeichnungskräftigen Teil ihres Zeichens, den der Verkehr gedanklich mit ihr in Verbindung bringe, zumal im Bekleidungsbereich eine Übung zur Bildung von der Hauptmarke abgeleiteter Untermarken existiere. Sie habe auf ihren Löschungsanspruch auch weder verzichtet, noch sei dieser verwirkt. Die Vereinbarung von 1990 regele nur, welches Unternehmen in welchen Gebieten Deutschlands unter „X & Y“ und „X&Y“ auftreten dürfe, Markenrechte seien nicht Gegenstand der Vereinbarung. Es sei auch kein Grund dafür dargetan, weshalb sie sich auf ein Recht zur Markenanmeldung nur für die Beklagte hätte einlassen sollen. Eine Verwirkung scheitere schon daran, dass die Marken nicht wie eingetragen benutzt worden seien. Auch behaupte die Beklagte eine Benutzung der Marken „X“ ohnehin erst seit 2005, die Marken 6 bis 9 seien überhaupt erst 2005 eingetragen worden, weshalb es insoweit schon am Erfordernis einer fünfjährigen Nutzung fehle. Zudem setze die Verwirkung eine positive Kenntnis des Rechtsinhabers von Eintragung und Benutzung der jüngeren Marke voraus, die bei ihr nicht gegeben sei.

Die Klägerin beantragt,

unter Aufhebung des am 10. Januar 2007 verkündeten Urteils des Landgerichts Düsseldorf (Aktenzeichen 2 a O 72/06) die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung der nachfolgenden Marken einzuwilligen:

1. Deutsche Marke „X“ DE 20…

2. Deutsche Marke „X“ DE 39…

3. Deutsche Marke „X & Y“ DE 12…

4. Deutsche Marke „X & Y“ DE 25…

5. Deutsche Marke „X & Y“ DE 37…

6. Deutsche Marke „x und y“ DE 33…

7. Deutsche Marke „x und y“ DE 39…

8. Deutsche Marke „x and y“ DE 34…

9. Deutsche Marke „x and y“ DE 38…

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, hinsichtlich der Marken „X“ fehle es bereits an einer Verwechslungsgefahr. Die Firma der Klägerin bestehe aus zwei kennzeichenrechtlich völlig gleichgewichtigen Namen, sie werde vom Verkehr ausschließlich in dieser Gesamtheit individualisiert. Im Übrigen sei sie aufgrund der Vereinbarung vom 6. April 1990 berechtigt, die angegriffenen Marken im Einzugsgebiet ihrer Standorte zu benutzen. Die für die Klägerin seinerzeit handelnden persönlich haftenden Gesellschafter hätte in einem Schreiben von 2002 erklärt, es sei immer klar gewesen, dass firmen- und markenrechtlich gesehen, das jeweils andere Haus nicht in den Städten aktiv werde, die schon besetzt seien. Daraus folge im Umkehrschluss, dass die Verwendung von Marken im Umfeld der eigenen Häuser zulässig sei. Hinsichtlich der Marken 1 bis 5 seien Löschungsansprüche aber jedenfalls verwirkt. Die Verwendung leicht abgewandelter Formen stehe der Annahme des Benutzungserfordernissen nicht entgegen. Dabei bestehe eine Vermutung, dass der Inhaber des älteren Zeichens ab Eintragung der jüngeren Marke jedenfalls die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte, was Rückschlüsse auf eine Kenntnis zulasse. Zudem hindere das Recht der Gleichnamigen sie nicht, dem Löschungsanspruch ihr älteres Firmenrecht nach den allgemeinen Grundsätzen entgegenzuhalten. Auch lasse der Bundesgerichtshof eine maßvolle Fortentwicklung zu.

Der Senat hat über die Behauptung der Beklagten, die Klägerin habe von den angegriffenen Marken und ihrer Benutzung Kenntnis gehabt, Beweis erhoben durch die Zeugenvernehmung des vormaligen geschäftsführenden Gesellschafters der Klägerin A. Y. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 31. März 2015 Bezug genommen.

Die Sach- und Rechtslage ist vom Senat in der mündlichen Verhandlung mit den Parteien erörtert worden. Der Abgrenzungsvereinbarung seien Regelungen in Bezug auf die Markenrechtslage nicht zu entnehmen. Die Verwirkung setze Vorsatz in Bezug auf Nutzung und Eintragung voraus, der nicht festzustellen sei. Der Vortrag zur Nutzung von Marken mit dem Bestandteil „X & Y“ in dem als Anlage B 83 vorgelegten Schriftsatz der Beklagtenseite vom 13. August 2001 aus dem Verfahren vor dem Harmonisierungsamt sei zu allgemein gehalten, zudem betrage der bis zur Klageerhebung verstrichene Zeitraum ohnehin keine fünf Jahre. Die Benutzung der angegriffenen Marken sei mit einen behaupten Gesamtumsatz von 75 Millionen Euro für alle Marken und den gesamten Zeitraum auch nicht derart intensiv gewesen, dass sie der Klägerin zwingend zur Kenntnis hätten gelangen müssen. Soweit die Parteien in der Zeit der Zusammenarbeit Umsatzzahlen ausgetauscht hätten, sei nicht ersichtlich, dass diese Marken zugeordnet gewesen seien.

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass sie die Klage hinsichtlich der Waren Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, auch soweit es den Einzelhandel mit diesen Waren betrifft, primär auf Verfall stützt. Für diese Waren und Dienstleistungen sind die Marken unstreitig nie benutzt worden.

Die Beklagte hat mit nachgelassenem Schriftsatz vom 12. Mai 2015 ihre Auffassung zu einer Verwirkung der Ansprüche bekräftigt. Der Zeuge A. Y. habe eingeräumt, von Kombilabeln Kenntnis gehabt zu haben, auf denen neben dem Zeichen des Herstellers auch „X & Y“ gestanden habe. Dass er diesen Gebrauch für einen firmenmäßigen angesehen habe, ändere an der Kenntnis von den Umständen der markenmäßigen Benutzung nichts. Die Marke „V X & Y“ habe die Klägerin in den Jahren 1987 und 1988 sogar selbst benutzt. Gleiches gelte für die Marke L, die ebenfalls in Kombination mit „X & Y“ benutzt worden sei, wie der Jubiläumsprospekt der Klägerin von 1986 ausweise. Falsch sei auch die Aussage, es sei nicht gemeinsam geworben worden, so sei bis 2001 eine identische Tragetasche mit „X & Y“ verwandt worden. Vor diesem Hintergrund habe die Klägerin zumindest mit der Möglichkeit gerechnet, dass sie - die Beklagte - über weitere Marken mit „X & Y“ verfüge, weshalb jedenfalls bedingter Vorsatz gegeben sei.

Die in der mündlichen Verhandlung avisierte Benennung weiterer Zeugen für eine Kenntnis der Klägerin ist nicht erfolgt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil, Bl. 245 ff. d. GA. und im aufgehobenen Senatsurteil vom 31. Januar 2008, Bl. 442 ff d. GA, wegen des Parteivorbringens im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin, über die der Senat nach der Aufhebung seines Urteil vom 31. Januar 2008 durch den Bundesgerichtshof erneut zu entscheiden hat, hat nunmehr auch in der Sache Erfolg.

Die Klägerin hat gegenüber den Beklagten einen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der im Tenor aufgeführten Marken.

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1. Hinsichtlich der Eintragung der Marken „x und y“, Registernummer DE 33…, und „x and y“, Registernummer DE 34…, für die Waren Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Schuhwaren und Kopfbedeckungen sowie die Marken „x und y“, Registernummer DE 39…, und „x and y“, Registernummer DE 38…, für die Dienstleistungen des Einzelhandels mit den vorgenannten Waren ergibt sich der Anspruch schon aus § 49 Abs. 1, Abs. 3 in Verbindung mit § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG wird eine Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht, § 49 Abs. 3 MarkenG. Vorliegend hat die Beklagte die Marken für die vorgenannten Waren beziehungsweise die Dienstleistungen des Einzelhandels mit diesen Waren schon nach ihrem eigenen Vortrag nie genutzt.

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2. Hinsichtlich der übrigen Marken und der verbleibenden Waren und Dienstleistungen ergibt sich der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung aus § 12 in Verbindung mit §§ 51 Abs. 1, 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Gemäß § 12 kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

Der Klägerin steht an der Bezeichnung „X & Y“ ein Unternehmenskennzeichenrecht zu, das mit Ingebrauchnahme im Jahr 1911 entstanden ist. Die Bezeichnung ist originär unterscheidungskräftig, auf den lediglich die Rechtsform beschreibenden Zusatz „KG“ kommt es nicht an (vgl. BGH, GRUR 1970, 481, 482 - Weserklause). Die Kennzeichnungskraft dieses Zeichens hat durch die breite Präsenz der Klägerin auf dem nord- und ostdeutschen Markt zudem eine erhebliche Steigerung erfahren. Dabei ist das Recht nicht aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung vom 6. April 1990, der die Klägerin verpflichtet, nicht im Gebiet der Beklagten aktiv zu werden, auf den nord- und ostdeutschen Raum beschränkt, sondern besteht bundesweit. Die Vereinbarung betrifft nur den Warenabsatz, im Bereich des Wareneinkaufs und der Personalsuche tritt die Klägerin - ebenso wie die Beklagte - unstreitig in ganz Deutschland unter ihrer Firma auf. So gehören zu den Lieferanten der Klägerin auch die Firmen H., M., B. AG, I., M. GmbH, M.; die als Anlage K 24.1. bis K 24.13 vorgelegten Stellenanzeigen aus den Jahren 1979 bis 2005 sind bundesweit erschienen. Dem entsprechenden Vorbringen der Klägerin im Schriftsatz vom 13. Dezember 2011, Bl. 515, 523 d. GA., ist die Beklagte nicht entgegengetreten.

Das Unternehmenskennzeichenrecht „X & Y“ berechtigt die Klägerin, die Benutzung der angegriffenen Marken zu untersagen. Nach § 15 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, beurteilt sich zum einen nach der Kennzeichnungskraft der Schutz beanspruchenden Geschäftsbezeichnung und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und zum anderen nach dem wirtschaftlichen Abstand der Geschäftsbereiche, in denen die betroffenen Unternehmen unter ihren Bezeichnungen tätig oder zu denen die Waren gehören, die mit den Zeichen gekennzeichnet sind. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der Branchen, in der die beteiligten Unternehmen tätig oder zu denen die Waren gehören, die mit den Zeichen gekennzeichnet sind, so dass ein höherer Grad an Branchennähe einen geringen Grad an Ähnlichkeit der Zeichen ausgleichen kann und umgekehrt (BGH, GRUR 2010, 833 Rn. 20 - Malteserkreuz II; GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet; GRUR 2002, 542, 543 - BIG).

Dass die Benutzung der angegriffenen Marken 3 bis 9 für die nach der Löschung wegen Verfalls verbleibenden Waren und Dienstleistung in Anbetracht von Branchenidentität und zumindest hochgradiger Zeichenähnlichkeit geeignet ist, die Gefahr einer Verwechslung mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin hervorzurufen, bedarf keiner weitergehend Ausführungen und wird auch von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt.

Was „Regenschirme“ betrifft, so geht der Verkehr davon aus, dass jedenfalls bei größeren Bekleidungshäusern auch diese zum Sortiment gehören.

Eine Verwechslungsgefahr besteht aber auch in Bezug auf die Marken 1 und 2 „X“. Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen (BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 23 - airdsl). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 29 - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke dominiert oder prägt (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 23 - airdsl; GRUR 2010, 729 Rn. 31 - Mixi).

Entscheidend ist das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers (EuGH, GRUR 2013, 178 Rn. 53 - Banea Grupo), das von Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warensektor geprägt wird (BGH, GRUR 2010, 838 Tz. 20 - DDR-Logo). In der Bekleidungsbranche ist die Verwendung von der Hauptmarke abgeleiteter Untermarken zur Unterscheidung der verschiedenen Produktlinien nichts Ungewöhnliches (vgl. EuG, GRUR Int. 2005, 144 Rn. 51 - New Look).

Das Unternehmenskennzeichen „X & Y“ setzt sich aus den Familiennamen „X“ und „Y“ zusammen und wird vom Verkehr auch so verstanden. Die Firmierung von Handelsgeschäften unter den mit dem kaufmännischen Und verbundenen Namen der beteiligten Gründer stellt die klassische Form der Benennung einer offenen Handelsgesellschaft dar und ist dem Verkehr aufgrund einer Vielzahl von Beispielen vertraut. Den Bestandteilen der klägerischen Kennzeichnung „X“ und „Y“ kommt daher jeweils eine selbstständig kennzeichnende Stellung zu. Der Verkehr ordnet „X“ ohne weiteres dem ihm bekannten Handelsunternehmen „X & Y“ als zur Kennzeichnung einer bestimmten Produktlinie verwandte Eigenmarke zu.

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3. Die zwischen den Parteien bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, berechtigt die Beklagte - trotz des Umstands, dass sie seit 1972 über Marken verfügt, deren charakteristischer Bestandteil der Firmenname oder dessen Abkürzung ist - nicht zur Anmeldung weiter Marken.

Insoweit kann auf die das Urteil des Senats aufhebende Entscheidung des Bundesgerichtshofs verwiesen werden. Danach trägt das Recht der Gleichnamigen dem Umstand Rechnung, dass eine Partei ein erhebliches Interesse hat, ihren eigenen Namen als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu führen. Ein vergleichbares rechtlich schützenswertes Interesse besteht für die Kennzeichnung von Waren mit einem Familiennamen nicht. Es ist daher in aller Regel ungeachtet der Prioritätslage nicht gerechtfertigt, die zwischen den Parteien eingetretene Gleichgewichtslage dadurch zu stören, dass einer der Beteiligten einseitig (weitere) Markenrechte begründet, bei denen eine Verwechslungsgefahr mit der Unternehmensbezeichnung der Gegenseite besteht. Im Regelfall stellt jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Gleichnamigen, auch wenn sie in ihrem kennzeichnenden Charakter einer bereits eingetragenen Marke entspricht, eine Vermehrung von - jeweils für sich genommen verkehrsfähigen - Zeichenrechten dar, die die Gleichgewichtslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann (BGH, GRUR 2011, 623 Rnrn. 40, 53 - P & C II). Ausnahmen kommen nur bei gewichtigen Gründen in Betracht, wie einer besonderen schöpferischen Leistungen, aufgrund derer der Verkehr die Ware ohnehin mit dem Namensträger identifiziert; das allgemeine Interesse der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit von Markeneintragungen genügt hierfür nicht (BGH, a. a. O. Rnrn 42, 48). Daran hat sich nichts geändert, über das allgemeine Interesse hinausgehende gewichtige Gründe hat die Beklagte auch im Rahmen des weiteren Berufungsverfahrens nicht dargetan.

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4. Die Beklagte kann sich gegenüber dem Löschungsbegehren auch nicht auf ihr Unternehmenskennzeichenrecht berufen. Es spielt keine Rolle, ob die Beklagte Rechtsnachfolgerin der 1900 gegründeten X et Y GmbH ist und damit über ein gegenüber der 1911 gegründeten Klägerin älteres Unternehmenskennzeichenrecht verfügt. Der Zeitrang ist nach § 6 MarkenG für jedes Schutzrecht gesondert zu bestimmen (BGH, GRUR 2005, 871, 872 - Seicom). Der Inhaber der jüngeren Marke kann sich daher nicht auf ein gegenüber dem Kennzeichenrecht des Löschungsklägers älteres Unternehmenskennzeichenrecht berufen, wenn aus sich aus diesem kein Anspruch auf Löschung des klägerischen Zeichenrechts ergibt, weil sich das Verhältnis der Parteien zueinander insoweit aufgrund jahrzehntelanger stillschweigender Koexistenz nach den Regeln des Rechts der Gleichnamigen bestimmt (i. Erg. ebenso BGH, GRUR 2011, 835 - Gartencenter Pötschke). Hintergrund der Zulässigkeit des Einwand älterer eigener Rechte ist es, dass die Löschung nicht auf der Grundlage eines Rechts begehrt werden kann, welches seinerseits löschungsreif ist. Ist eine Löschungsreife - etwa aufgrund der Regeln des Rechts der Gleichnamigen - nicht gegeben, dann greift auch der Einwand nicht.
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5. Der Abgrenzungsvereinbarung vom 6. April 1990 ist weder die Gestattung der Anmeldung von Marken durch die Beklagte noch ein Verzicht der Klägerin auf die Geltendmachung von Löschungsansprüchen zu entnehmen.

Individuell ausgehandelten Verträge sind auszulegen, § 157 BGB. Maßgebend ist nach §§ 133, 157 BGB der übereinstimmende (wirkliche) Wille der Vertragsparteien (BGH, NJW 2002, 2102, 2103). Dabei ist vom Wortlaut der Erklärung auszugehen, wobei der sprachliche Zusammenhang und die Stellung der Formulierung im Gesamtzusammenhang des Textes zu berücksichtigen sind (BGH, NJW 1957, 873/874). Bei der Ermittlung des wirklichen Willens sind jedoch neben dem Erklärungswortlaut auch die beiderseits bekannten Umstände wie insbesondere die Art und Weise des Zustandekommens der Vereinbarung, deren Zweck, die Beziehung zwischen den Vertragsparteien sowie deren Interessenlage heranzuziehen (BGH, NJW 2009, 1882 Tz. 32). Dabei ist im Zweifel der Auslegung der Vorzug zu geben, die zu einem vernünftigen und widerspruchsfreien und den Interessen beider Parteien gerecht werdenden Ergebnis führt (BGH, NJW-RR 2006, 338).

Die Vereinbarung regelt nach ihrem Wortlaut allein, in welchen Wirtschaftsräumen die Parteien ihr Unternehmenskennzeichen „X & Y“ im Rahmen des Einzelhandels mit Bekleidung und Accessoires verwenden dürfen. Marken werden in der Vereinbarung nicht erwähnt, über sie ist seinerzeit unstreitig nicht einmal gesprochen worden.

Für eine konkludente Regelung in Bezug auch auf die Eintragung und Benutzung von Marken besteht kein Anhalt. Soweit die damaligen geschäftsführenden Gesellschafter im Schreiben vom 8. Januar 2001, Anlage K 36, ausgeführt haben, es sei immer klar gewesen, dass firmen- und markenrechtlich gesehen das jeweils andere Haus nicht in den Städten aktiv ist, die schon besetzt sind, lässt dies einen entsprechenden Rückschluss nicht zu. Gegenstand des Schreibens war die Werbung der Beklagten in bundesweit verbreiteten Zeitschriften. Gerade im Rahmen der Werbung des Einzelhandels gehen firmen- und markenmäßiger Gebrauch in aller Regel ineinander über, insoweit wird ein Unternehmenskennzeichen im Zweifel auch markenmäßig benutzt. Die bloße Zulässigkeit der markenmäßigen Benutzung des Unternehmenskennzeichens im Bereich des eigenen Standorts vermag die Eintragung und Benutzung entsprechender Marken jedoch nicht zu legitimieren.

Die Eintragung von Marken ist für einen einheitlichen Auftritt eines Einzelhändlers im Wirtschaftsleben auch nicht erforderlich, die vom Unternehmenskennzeichenrecht gedeckte markenmäßige Verwendung der Firma reicht hierfür aus. Es ist auch kein Grund dafür ersichtlich, weshalb die Klägerin der Beklagten die Eintragung und Benutzung von (weiteren) Marken und damit eine Ausdehnung ihrer Rechtsposition hätte gestatten sollen, ohne ein entsprechendes Recht für sich selbst zu verankern. Wegen der Tragweite, die eine solche Vereinbarung für die Gleichgewichtslage der Parteien gehabt hätte, wäre eine solche Regelung bei lebensnaher Betrachtung mit Sicherheit schriftlich fixiert und in ihrer Reichweite klar umrissen worden.

Das einseitige Handeln der Beklagten, Marken anzumelden, lässt einen Rückschluss auf eine entsprechende Übereinkunft der Parteien gleichfalls nicht zu, es stellt sich als bloße Fortsetzung ihres vorherigen Verhaltens dar.

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6. Die Klägerin hat ihre Ansprüche auf Löschung der Marken auch nicht durch Duldung verwirkt, wobei eine Verwirkung schon aufgrund der formalen Anforderungen ohnehin nur hinsichtlich der vor 2001 eingetragenen Marken 1 bis 5 in Betracht kommt.

Gemäß § 51 Abs. 2 MarkenG kann die Eintragung aufgrund eines Zeichens mit älterem Zeitrang nicht gelöscht werden, soweit der Inhaber des Zeichens mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Die Norm, durch die Art. 9 Abs. 1 der (ersten) Markenrichtlinie 89/104/EWG umgesetzt worden ist, knüpft die Verwirkung durch Duldung an vier Voraussetzungen. Die jüngere Marke muss im betreffenden Mitgliedstaat eingetragen sein; die Frist kann nicht schon ab dem Zeitpunkt der bloßen Benutzung zu laufen beginnen. Zweitens muss die Anmeldung der jüngeren Marke durch ihren Inhaber gutgläubig vorgenommen worden sein. Drittens muss der Inhaber der jüngeren Marke seine Marke in dem Mitgliedstaat benutzen, in dem sie eingetragen worden ist. Und viertens muss der Inhaber der älteren Marke Kenntnis von der Eintragung der jüngeren Marke und von der Benutzung dieser Marke nach ihrer Eintragung haben (EuGH, GRUR 2012, 519 Rnrn. 53 ff - Budvar/Anheuser-Busch).

Jedenfalls die für eine Verwirkung erforderliche Kenntnis der Klägerin von der Eintragung der jüngeren Marke und von der Benutzung dieser Marke nach ihrer Eintragung ist nicht festzustellen, und zwar auch unter Berücksichtigung des nachgelassenen Schriftsatzes der Beklagten vom 12. Mai 2015.

Zugunsten der Beklagten streitet keine Vermutung. Die Eintragung ist Voraussetzung der Verwirkung, eine Vermutung für eine Kenntnis von der Eintragung oder gar von der Benutzung der Marke begründet sie nicht. Der Europäische Gerichtshof hat den von der Generalanwältin in ihren Schlussanträgen vom 3. Februar 2011 vertretenen Ansatz, die fünfjährige Frist ab dem Zeitpunkt der Eintragung der jüngeren Marke sei eine Art Vermutungsregel (BeckRS 2011, 80101 Rn. 80), nicht übernommen. Das Gericht der Europäischen Union hat in Umsetzung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs - im Hinblick auf Art. 53 Abs. 2 GMV a. F. (= Art. 54 Abs. 2 VO (EG) Nr. 207/2009) - ausdrücklich klargestellt, dass die Frist für die Verwirkung nicht mit dem Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke zu laufen beginnt. Zweck der Vorschrift sei es, die Inhaber von älteren Marken, die die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke während eines Zeitraums von fünf Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet haben, mit dem Verlust der Nichtigkeits- und der Widerspruchsklage gegen diese Marke zu strafen, die demnach neben der älteren Marke weiter bestehen darf. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung der Ingangsetzung der Verwirkungsfrist sei folglich der Zeitpunkt der Kenntnis von der Benutzung dieser Marke, und zwar nach deren Eintragung, und nicht ab dem Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke (EuG, Urt. v. 28. Juni 2012, T-133/09 Rnrn. 32, 33, BeckRS 2012, 81336).

Der auf Antrag der Beklagten vernommene Zeuge A. Y., der vormalige geschäftsführende Gesellschafter der Klägerin, hat eine Kenntnis der Klägerin von der Eintragung oder Benutzung der streitgegenständlichen Marken nicht bestätigt. Der Zeuge hat bekundet, von Marken der Beklagten mit den Bestandteilen „X“ oder „X & Y“ erst im Zuge einer Markenrecherche erfahren zu haben, mit der sie ihre nunmehrigen Prozessbevollmächtigten beauftragt gehabt hätten. Eine Kenntnisnahme schon im Zuge des Verfahrens vor dem Harmonisierungsamt wegen der Gemeinschaftsmarke „X & Y“ sei ihm nicht erinnerlich.

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat erklärt, sie hätten die Markenüberwachung 2005 begonnen.

Der Senat hat keine Veranlassung, an der Aussage des Zeugen Y zu zweifeln, wobei im Übrigen auch Zweifel an der Aussage nicht Rückschluss auf eine Kenntnis der Klägerin gestatten würden; die Aussage bliebe unergiebig. Dass dem Zeugen die Benutzung von Tragetaschen im dem Aufdruck „X & Y“ durch beide Parteien als gemeinsame Werbemaßnahme nicht bekannt war, spricht nicht gegen die Glaubhaftigkeit seiner Aussage; für Werbemaßnahmen waren sein Mitgesellschafter Schröder sowie der Prokurist M. zuständig. Gleiches gilt für die Benutzung der Marke „V X & Y“ in den Jahren 1987/88 oder der Marke „L“ zusammen mit „X & Y“ durch beide Parteien. Der Zeuge hat ausgesagt, es sei üblich gewesen, in Kombilabeln neben dem Zeichen des Herstellers auch ihr Zeichen „X & Y“ anzubringen gewesen, dies jedoch als Unternehmenskennzeichen. Einem juristischen Laien muss die Abgrenzung zwischen firmen- und markenmäßigen Gebrauch nicht geläufig sein.

Es kann dahinstehen, ob eine Kenntnis von der Benutzung einer Marke auch dann zu bejahen ist, wenn die Benutzung irrigerweise für eine firmenmäßige gehalten wird, ob dies also einen unbeachtlichen Subsumtionsirrtum darstellt, da eine Kenntnis von der Benutzung der Marken „V X & Y“ und „L X & Y“ ohnehin nicht auf eine Kenntnis von der Benutzung der streitgegenständlichen Marken schließen lässt. Die Kenntnis muss auf eine konkrete Marke bezogen sein. Dies gilt auch dann, wenn man hierfür einen bedingten Vorsatz genügen lässt. Ein bloßes für Möglich halten der Existenz wie auch immer gearteter weiterer Marken mit dem Bestandteil „X & Y“ reicht hierfür nicht, erforderlich wäre auch dann, dass die Klägerin ernstlich mit der Möglichkeit der Benutzung einer Marke „X“ oder einer Marke „X & Y“ durch die Beklagte gerechnet hätte.

Eine solche, auf die konkret eingetragenen Marken bezogene Kenntnis konnte der Klägerin auch der als Anlage B 83 vorgelegte Schriftsatz der Beklagtenseite vom 13. August 2001 aus dem Verfahren vor dem Harmonisierungsamt nicht vermitteln. Dort werden nur die Marke „X & Y“ von 1990 sowie die drei „X&Y“ Marken von 1953 genannt. Die einleitende Wendung „unter anderem“ konnte eine auf die hier streitgegenständlichen Marken bezogene, konkretisierte Kenntnis nicht vermitteln; sie hätte allenfalls Anlass für weitere Nachforschungen sein können. Im Übrigen wäre die Fünfjahresfrist ohnehin nicht gewahrt, die vorliegende Klage ist am 7. April 2006 eingereicht und der Beklagten am 13. April 2006 zugestellt worden.

Die von der Beklagten vorgetragenen Benutzungshandlungen rechtfertigen einen Rückschluss auf eine Kenntnis gleichfalls nicht. Auf diese Marken bezogene Umsatzzahlen sind der Klägerin auch in der Zeit der Zusammenarbeit unstreitig nie mitgeteilt worden. Die im Urteil des Senats vom 31. Januar 2008 festgestellten Benutzungshandlungen waren eher an der unteren Grenze einer ernsthaften Benutzung angesiedelt. Selbst bei Zugrundelegung des von der Beklagten behaupteten Gesamtumsatzes von 75 Millionen Euro mit entsprechend gekennzeichneten Waren war deren Anteil am Gesamtumsatz der Beklagten verschwindend gering. Eine zwangsläufige Kenntnisnahme durch die Klägerin, noch dazu vor dem 7. April 2001, lässt sich so - auch unter Berücksichtigung der vorerörterten Aspekte - nicht begründen.

Im Übrigen setzt die Verwirkung eine fünfjährige Duldung in Kenntnis von der Benutzung und von der Eintragung der jüngeren Marke voraus (vgl. EuGH, GRUR 2012, 519 Rn. 58 - Budvar/Anheuser-Busch). Aus der Kenntnis von der Benutzung eines Zeichens als Marke kann aber nicht auf eine Kenntnis von der Eintragung geschlossen werden. Die Eintragung ist für Benutzung eines Zeichens als Marke nicht Voraussetzung, nicht alle im Geschäftsverkehr als Marken benutzte Zeichen sind auch eingetragen. Dies gilt erst recht, wenn - wie vorliegend - Zeichen benutzt werden, die ohnehin in den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichenrechts des Verwenders fallen, weshalb die Gefahr einer Verwässerung oder Usurpation durch einen Dritten nicht besteht. Im Hinblick auf eine Kenntniserlangung der Klägerin von der Eintragung fehlt es an jedwedem konkreten Vortrag der Beklagten.

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7. Auf die allgemeinen Grundsätze der Verwirkung nach § 242 BGB kann nicht zurückgegriffen werden. Art. 9 Markenrichtlinie 89/104/EWG, dessen Umsetzung § 51 Abs. 2 bis 4 MarkenG dient und der Art. 9 Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG entspricht, hat eine umfassende Harmonisierung der Voraussetzungen vorgenommen, unter denen der Inhaber einer jüngeren eingetragenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung durch Duldung sein Recht an dieser Marke behalten kann, wenn der Inhaber einer identischen älteren Marke die Ungültigerklärung beantragt oder der Benutzung dieser jüngeren Marke entgegentritt (EuGH, GRUR 2012, 519 Rnrn. 33 - Budvar/Anheuser-Busch).
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8. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 91a Abs. 1 ZPO. Soweit sich der Rechtsstreit in erster Instanz im Hinblick auf die Teillöschung der Marken „X“ für andere Waren als Bekleidung erledigt hat, sind der Beklagten die Kosten jedenfalls in entsprechender Anwendung von § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO aufzuerlegen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO. Die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der Marken ist ihrem Wesen nach der vorläufigen Vollstreckbarkeit nicht zugänglich, sie gilt als abgegeben, sobald das Urteil Rechtskraft erlangt hat, § 894 ZPO.

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Die relevanten Rechtsfragen sind durch die zitierten höchstrichterlichen Entscheidungen beantwortet. Die Anwendung der dort entwickelten Grundsätze ist Sache des Tatrichters. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird in Übereinstimmung mit der erstinstanzlichen Festsetzung auf 200.000,00 Euro festgesetzt.