1

Gründe:

2

1.

3

Die sofortige Beschwerde der Verfügungsklägerin ist zulässig. Obwohl der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss im Beschwerdeschriftsatz vom 5. Februar 2014 (Seite 2, Bl. 488 d.A.) mit dem Datum des 27. Januar 2014 bezeichnet wird, richtet sich die Beschwerde gegen den im vorstehenden Ausspruch zu I. bezeichneten unter dem Datum des 20. Januar 2014 erlassenen Kostenfestsetzungsbeschluss, denn dieser hat die mit der sofortigen Beschwerde angefochtene Absetzung der Kosten für das Privatgutachten Prof. Dr. B. vom 6. Februar 2013 zum Gegenstand. Ein auf den 27. Januar 2014 datierter Kostenfestsetzungsbeschluss befindet sich im Übrigen nicht bei den Verfahrensakten. Auch das Landgericht hat die sofortige Beschwerde in seiner Nichtabhilfeentscheidung vom 1. April 2014 zutreffend auf den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 20. Januar 2014 bezogen.

4

2.

5

Die sofortige Beschwerde ist auch begründet. Entgegen der Auffassung des Landgerichts sind die von der Verfügungsklägerin für die Einholung des Privatgutachtens Prof. Dr. B. aufgewandten Kosten, die der Privatgutachter für das vorliegende und das Parallelverfahren auf insgesamt 9.600,-- Euro berechnet hat und von denen die Verfügungsbeklagte im hiesigen Verfahren 4.800,-- Euro geltend macht, erstattungsfähig.

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a)

7

Die Beauftragung des Gutachters war für die Verfügungsbeklagte zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Diese Notwendigkeit ist gegeben, wenn eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die Einholung eines Gutachtens ex ante als sachdienlich ansehen durfte (BGH MDR 2012, 464). Davon ist bei einer beklagten Partei auszugehen, wenn ihr die notwendige Sachkunde fehlt, um sich gegen die geltend gemachten Ansprüche sachgemäß zu verteidigen und/oder Beweisangriffen des Gegners entgegentreten zu können (BGH, NJW 2006, 2415; s. z. Ganzen auch Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rdnrn. 581, 582). In Patentverletzungssachen kann das der Fall sein, wenn es um komplexe technische Sachverhalte geht, zu denen sachgerecht vorzutragen die Partei mangels eigener Sachkunde außer Stande ist (OLG Düsseldorf, OLG-Report 2009, 602) oder wenn ein der Partei ungünstiges Gerichts- oder gegnerisches Privatgutachten zu schwierigen technischen Fragen zu widerlegen ist (BPatG, Mitt. 2009, 77; Senat, Beschl. v. 19. Juli 2010 - I-2 W 32/10). Bei technischen Fragen ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Partei gegebenenfalls selbst über eine gewisse Sachkunde verfügt, in jedem Fall aber, dass der hinzugezogene Patentanwalt (dessen Kosten nach § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig sind) technische und patentrechtliche Kenntnisse mitbringt, die vorrangig ausgeschöpft werden müssen (Senat, Beschl. v. 17. Februar 2011 - I-2 W 51/10). Wo diese Kenntnisse ausreichen, kann die Einholung eines technischen Privatgutachtens allenfalls aus Gründen der Waffengleichheit geboten sein, also dann, wenn zuvor der Prozessgegner zur Darlegung seines Standpunktes ein Privatgutachten eingeführt hat. Keine Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit ist demgegenüber, dass das Privatgutachten im Rahmen einer ex-post-Beachtung tatsächlich die gerichtliche Entscheidung beeinflusst hat (BGH MDR 2012, 464, Kühnen, a.a.O.).

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Geht man hiervon aus, ist es nicht zu beanstanden, dass die Verfügungsbeklagte ein Privatgutachten hat erstellen lassen, um den gegen sie erhobenen Vorwurf einer Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln in ihrer Antragserwiderung vom 12. Februar 2013 fachkundig zu widerlegen.

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aa)

10

Die Verfügungsklägerin hatte in ihrer Antragsschrift den Standpunkt vertreten, das zur Herstellung des in den angegriffenen Kontrazeptiva enthaltenen Wirkstoffes D. verwendete Verfahren, bei dem Dimethylenpropanol in Gegenwart von 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-oxid (TEMPO) oxydiert wird, sei der in Anspruch 1 des Verfügungspatentes gelehrten Oxydation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes patentrechtlich äquivalent, und hatte zur Stützung dieses Standpunktes die eidesstattliche Versicherung von Prof. H. C. J. O. vom 4. Dezember 2012 (Anl. ASt 7) vorgelegt. Die Verfügungsbeklagte stand vor der Aufgabe, diesem Sachvortrag, der durch die eidesstattliche Versicherung eines unstreitig hinreichend fachkundigen Sachverständigen belegt war und die ebenfalls die Qualität eines Privatgutachtens hatte, substantiiert entgegen zu treten. In Verfügungsverfahren muss diese Prozesslage zur Begründung der Erstattungsfähigkeit von Privatgutachterkosten grundsätzlich schon deshalb ausreichen, weil hier die Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens nicht in Betracht kommt, weil der damit verbundene Zeitaufwand mit dem Charakter eines Eilverfahrens unvereinbar wäre. Unter diesen Umständen muss es einer Partei aus Gründen der Waffengleichheit möglich sein, durch ein Privatgutachten belegten Ausführungen des Verfahrensgegners ihrerseits untermauert durch ein Privatgutachten zu entgegnen.

11

bb)

12

Die Verfügungsbeklagte hat unwiderlegt vorgetragen, dass ihre eigene Sachkunde und diejenigen ihres patentanwaltlichen Vertreters hierzu nicht ausgereicht hat, weil es nicht lediglich um allgemeine Grundfragen der organischen Chemie ging, sondern um den Einsatz eines bestimmten Oxydationsmittels im Rahmen eines speziellen Verfahrensschritts, das überdies mit der Verwendung eines unterschiedlichen Oxydationsmittels im Rahmen einer umfassenden und komplexen Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung innerhalb der für ein Verfügungsverfahren charakteristischen kurzen Fristen zu vergleichen war. Dieser Vergleich musste auch Tatsachenmaterial zur Verfügung stellen, das es dem Gericht nachvollziehbar erscheinen ließ, dass der Ersatz des Oxidationsmittels am Prioritätstag des Antragsschutzrechtes für den Durchschnittsfachmann kein naheliegendes und der im Wortlaut des Patentanspruches offenbarten Lehre gleichwertiges Ersatzmittel war. Das schloss eine Auseinandersetzung mit der Frage ein, wie der Austausch am Prioritätstag in der Fachwelt gesehen wurde.

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cc)

14

Die Beauftragung von Prof. Dr. B. war auch nicht deshalb entbehrlich, weil aus dem italienischen Parallelverfahren das Gutachten von Prof. G. (Anl. AG 6/6a) vorlag, der die Äquivalenz ebenfalls verneint hat. An diesem italienischen Parallelverfahren war die Verfügungsbeklagte nicht beteiligt, und die Ausführungen des hiesigen Privatgutachters Prof. Dr. B. gehen auch inhaltlich über den Inhalt des Gutachtens aus dem italienischen Verfahren hinaus. Anders als der Privatgutachter Prof. Dr. B. setzt sich Prof. G. nicht mit der eidesstattlichen Versicherung von Prof. O.m gemäß Anlage ASt 7 auseinander, auf deren Widerlegung die Verfügungsbeklagte aus der Sicht einer verständigen und wirtschaftlich vernünftig denkenden Partei in der damaligen Verfahrenssituation besonderes Gewicht legen musste. Sie konnte sich hierbei auch nicht auf die vom Senat letztlich für entscheidungserheblich gehaltenen Gesichtspunkte beschränken, sondern musste den Privatgutachter mit allen Fragen befassen, die sich aus der Sicht ex ante bei der Beurteilung der patentrechtlichen Äquivalenz möglicherwiese hätten stellen können.

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b)

16

Auch die Höhe der geltend gemachten Privatgutachterkosten ist nicht zu beanstanden.

17

aa)

18

Beide Parteien sind sich letztlich darüber einig, dass die Stundensätze des JVEG keine Obergrenze für die Erstattungsfähigkeit von Privatgutachterkosten bilden, sondern allenfalls als Orientierungsmaßstab für die Angemessenheit der Privatgutachtervergütung herangezogen werden können (vgl. BGH NJW 2007, 1532 f.). Auch wenn jede Partei gehalten ist, die Prozesskosten auch in diesem Punkt möglichst gering zu halten, und die Frage, ob es keinen Sachverständigen gab, der bereit gewesen wäre, zu den Stundensätzen des JVEG das Gutachten zu erstatten und aus welchen Gründen die gesetzlichen Stundensätze überschritten worden sind, zur Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast des Erstattungsgläubigers steht, bedeutet das nicht, dass dieser in allen Fällen gehalten ist, sich zunächst um einen solchen Sachverständigen zu bemühen. Vorrangig ist das Interesse der Partei, einen Sachverständigen zu finden, der nach seiner fachlichen Qualifikation die hinreichende Gewähr dafür bietet, dass das von ihm zu erstellende Gutachten eine sachliche und fundierte Auseinandersetzung mit den relevanten technischen Gegebenheiten und dem Standpunkt der Gegenseite erwarten lässt, so wie sie in der Prozesslage geboten war, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gutachtens bestand. War der beauftragte Privatgutachter nur zu den geltend gemachten Stundensätzen zur Übernahme des Auftrags bereit, und war auch kein anderer fachlich gleichwertiger Gutachter zu niedrigeren Stundensätzen aufzufinden, so hat das Interesse der Partei an einer fachlich fundierten sachverständigen Stellungnahme insbesondere in Verfügungsverfahren von wirtschaftlicher Tragweite Vorrang. Keinesfalls kann die Partei gehalten sein, nur aus Kostengründen einen fachlich weniger qualifizierten Gutachter zu beauftragen, und das Risiko einzugehen, dass dieser der ihm übertragenen Aufgabe nicht gewachsen ist. Die Kostenerstattungsregelungen dürfen nicht das prozessuale Recht einer Partei einschränken, insbesondere ein vom Prozessgegner vorgelegtes Parteigutachten ihrerseits durch eine fundierte gutachterliche Stellungnahme zu widerlegen. Es kann ihr nicht das Risiko zugemutet werden, im Verfügungsverfahren mit der Begründung zu unterliegen, sie habe das Vorbringen ihres Gegners nicht hinreichend substantiiert widerlegt und infolge dessen die ihren eigenen Standpunkt stützenden Tatsachen nicht glaubhaft gemacht, wenn sich das mit Hilfe eines Privatgutachtens hätte abwenden lassen. Das wäre letztlich eine Verletzung ihres verfassungsrechtlich begründeten Anspruches auf rechtliches Gehör.

19

bb)

20

Hinsichtlich des Zeitraums, den der Erstattungsgläubiger für die Auswahl des Privatgutachters zur Verfügung hat, ist auf seine prozessuale Lage im Zeitpunkt der Beauftragung abzustellen. In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ist zu berücksichtigen, dass die Fristen für vorbereitende Schriftsätze bedingt durch den Eilcharakter des Verfahrens regelmäßig erheblich kürzer sind als in einem Hauptsacheverfahren und innerhalb dieser Fristen nicht nur ein geeigneter Gutachter auszuwählen ist, sondern dass die Partei sich zunächst darüber klar werden muss, ob sie ein Privatgutachten in das Verfahren einführen will, und dass dem Privatgutachter nach seiner Beauftragung noch ausreichend Zeit zur Verfügung stehen muss, um die von ihm erbetene fachkundige Stellungnahme auszuarbeiten. In Verfügungsverfahren wird es der knappe Zeitrahmen regelmäßig nicht zulassen, mehrere in Betracht kommende Sachverständige zu ermitteln und vor der Beauftragung mit ihnen über das Honorar zu verhandeln. Nicht selten wird es nicht einmal möglich sein, den tatsächlich beauftragten Sachverständigen zu einer Minderung seiner Honorarvorstellungen zu bewegen, ohne dessen Bereitschaft zur Übernahme des Gutachtenauftrages zu gefährden.

21

cc)

22

Geht man hiervon aus, ist es nicht zu beanstanden, dass die Verfügungsbeklagte Prof. Dr. B. zu einem Stundensatz von 300,-- Euro mit der Erstellung des Privatgutachtens beauftragt hat. Dass der Privatgutachter der Verfügungsbeklagten über die notwendige fachliche Qualifikation verfügt, steht zwischen den Parteien außer Streit. Es kann der Verfügungsbeklagten auch nicht angelastet werden, neben Prof. Dr. B. nicht noch weitere Sachverständige ermittelt und in Betracht gezogen zu haben. Das war ihr in der damaligen Verfahrenslage nicht zuzumuten. In ihrem Schriftsatz vom 15. Mai 2014 (Seite 3, Bl. 547 d.A.) führt sie unwiderlegt aus, ihr Prozessvertreter habe den Verfügungsantrag vom 12. Dezember 2012 aufgrund der Weihnachtsfeiertage erst am 27. Dezember 2012 erhalten und nach entsprechender Fristverlängerung bis zum 12. Februar 2013 erwidern müssen. In diesem verhältnismäßig kurzen Zeitraum musste die Verfügungsbeklagte einen geeigneten Privatgutachter ermitteln, dem dann noch ausreichend Zeit verbleiben musste, ein entsprechendes Gutachten zu erstellen. Unwiderlegt hat die Verfügungsbeklagte in diesem Zusammenhang ferner vorgetragen (Seite 4/5 ihres Schriftsatzes vom 11. April 2014, Bl. 533, 534 d.A. und Seite 3 ihres Schriftsatzes vom 15. Mai 2014, Bl. 547 d.A.), dass der Kreis der in Betracht kommenden Sachverständigen weiter dadurch eingeschränkt war, dass der Gutachter neben der vorauszusetzenden Fachkompetenz auch frei von Interessenkonflikten sein musste und dies gerade im pharmazeutischen Bereich regelmäßig zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Ermittlung geeigneter Personen führt, weil einerseits die erforderliche Sachkunde regelmäßig nur bei Universitätsprofessoren vorhanden ist, andererseits aber Universitätslehrstühle regelmäßig Industriekooperationen eingehen. Es kann der Verfügungsbeklagten daher nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie den Empfehlungen ihrer patentanwaltlichen Vertreter gefolgt ist und sich für die Beauftragung von Prof. Dr. B. entschieden hat, den diese aus erfolgreicher Zusammenarbeit in der Vergangenheit bereits kannten. Auch der Umstand, dass die Verfügungsbeklagte keine Versuche unternommen hat, den von Prof. Dr. B. zugrunde gelegten Stundensatz herunterzuhandeln – jedenfalls sind entsprechende Bemühungen der Verfügungsbeklagten nicht aktenkundig –, kann ihr in der beschriebenen Situation nicht angelastet werden. Auch die Verfügungsklägerin behauptet im Übrigen nicht, die von ihr beauftragten Privatsachverständigen seien zu erheblich geringeren Stundensätzen tätig geworden. In der gegebenen verfahrensrechtlichen Situation hatte das Interesse der Verfügungsbeklagten Vorrang, einen Sachverständigen zu beauftragen, der die hinreichende Gewähr für eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Standpunkt der Verfügungsklägerin bot; einen Fehlgriff bei der Auswahl des Privatsachverständigen musste sie nicht zuletzt deshalb vermeiden, um nicht das Risiko einzugehen, dass das Gericht ihr Vorbringen für unsubstantiiert oder nicht hinreichend glaubhaft gemacht hielt.

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dd)

24

Nicht zu beanstanden ist auch die in der Honorarrechnung des Privatgutachters angesetzte Zahl von 32 Arbeitsstunden für die Vorbereitung und Erstellung des Privatgutachtens. Das gilt auch für die von der Verfügungsklägerin konkret in Zweifel gezogenen 11 Arbeitsstunden für die notwendige Literaturrecherche. In seinem Schreiben vom 13. Juni 2014 (Anlage zum Schriftsatz der Verfügungsbeklagten vom 17. Juni 2014, Bl. 559 d.A.) hat der Privatgutachter die Gesamtsumme von 11 Stunden betreffend den Posten „Sichtung der Patentliteratur; Literaturrecherche zum Stand der Forschung; Auswertung“ nachvollziehbar aufgeschlüsselt. Danach hat er 3,5 Stunden für die Sichtung und Bewertung der ihm zur Verfügung gestellten Schriften, nämlich der beiden Verfügungspatentschriften aus beiden Verfahren, der Erklärungen von Prof. O., der Verfügungsanträge, der US-Patentschrift 4 416 895 und dem Gutachten Prof. G. verwendet. Für eine elektronische Literaturrecherche in der Datenbank „S.F.“ (Chemical Abstracts) zum Kenntnisstand der relevanten Methodik wurden 1,5 Stunden und für eine Recherche in nur nicht elektronisch verfügbaren Medien weitere 2 Stunden aufgewendet, und für die anschließende Sichtung, Analyse und Bewertung der durch die Recherche ermittelten Originalliteratur unter dem Aspekt ihrer Relevanz für das Verfahren wurden 4 Stunden angesetzt. Sämtliche Stundenansätze erscheinen nach dem Gegenstand der nunmehr näher umschriebenen Tätigkeit einleuchtend und glaubhaft. Die Sichtung und Bewertung der dem Gutachter zur Verfügung gestellten Schriften dienten gleichzeitig der auch von einem ausgewiesenen und erfahrenen Sachkenner zu leistenden Einarbeitung in die Materie und der Erfassung der relevanten Fragestellungen. Dass die elektronische Literaturrecherche 1,5 Stunden in Anspruch genommen hat, erscheint glaubhaft, nachdem der Gutachter in seinem letztgenannten Schreiben vom 13. Juni 2014 angegeben hat, eine Anfrage vom 12. Januar 2013 zu „1,3-Diol>ϒ-B.“ habe 153 Einträge ergeben, die gesichtet werden mussten. Aus den nur in nicht elektronischer Form verfügbaren Sammelwerken hat der Sachverständige nach seinen Angaben die Einschätzung des Fachmanns zu den relevanten Synthesemethoden zum betreffenden Zeitpunkt ermittelt; auch die hierfür aufgewendeten 2 Stunden erscheinen dem Senat nachvollziehbar. Auch die 4 Stunden, die der Privatgutachter für die Sichtung, Analyse und Bewertung der durch die Recherche ermittelten Originalliteratur aufgewandt hat, ist nicht zu beanstanden, weil auch von einem hervorragenden Sachkenner nicht erwartet werden kann und darf, dass ihm die Beantwortung der Fragen in allen relevanten Einzelheiten ohne weiteres geläufig ist, sondern auch ihm zugebilligt werden muss, dass er seine Ausführungen anhand der Fachliteratur nochmals überprüft, soweit ihm das erforderlich erscheint, bevor er sich endgültig in einem Gutachten äußert, das zur Vorlage in einem gerichtlichen Verfahren bestimmt ist. Gegen die für weitere Tätigkeiten angesetzten restlichen 21 Arbeitsstunden hat die Verfügungsklägerin keine substantiierten Einwendungen erhoben.

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3.

26

Als im Beschwerdeverfahren unterlegene Partei hat die Verfügungsklägerin gemäß § 97 Abs. 1 ZPO die Kosten ihres erfolglos eingelegten Rechtsmittels zu tragen; zur Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand keine Veranlassung, weil die Voraussetzungen des § 574 Abs. 2 und 3 ZPO ersichtlich nicht gegeben sind.

27

Dr. K.                                  Dr. B.                               R. T.