Gründe

1

I.

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Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

3

Durch dieses hat das Landgericht die auf Löschung, Unterlassen, Auskunft, Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und Erstattung vorprozessualer Kosten gerichtete Klage mit der Begründung abgewiesen, zwischen den Marken „POWER-HORSE“ und „POWER HORN“ bestehe keine Verwechslungsgefahr. Der in beiden enthaltene Bestandteil POWER sei mittlerweise eingedeutscht, werde vom deutschen Verkehr als Hinweis auf Kraft/Stärke verstanden und sei mithin rein beschreibend, so dass ihm keine Unterscheidungskraft zukomme. Die klangliche und schriftliche Ähnlichkeit zwischen HORSE und HORN werde durch den Bedeutungsgehalt der beiden Begriffe aufgehoben. HORSE komme auch im Deutschen der eindeutige Sinngehalt „Pferd“ zu. Horn sei ein Begriff der deutschen Sprache und bezeichne einen hohlen Hornüberzug über dem Knochenzapfen bestimmter Tiere.

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Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Berufung und macht geltend, das Landgericht habe nicht berücksichtigt, dass auch übereinstimmende beschreibende Bestandteile bei der Bestimmung der Zeichenähnlichkeit zu berücksichtigen seien, wenn sie trotz ihres beschreibenden Charakters zum Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken beitrügen, was vorliegend der Fall sei. Die sich dann ergebende hochgradige Verwechslungsgefahr werde nicht durch einen unterschiedlichen Begriffsgehalt der einander gegenüberstehenden Marken neutralisiert. Eine solche Neutralisierung setze einen eindeutigen Bedeutungsunterschied voraus. Vorliegend bestehe zumindest die Möglichkeit der assoziativen Verbindung beider Marken durch das in der Mythologie bekannte Einhorn, also ein Pferd mit Horn.

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Die Klägerin beantragt,

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das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 19.12.2012 abzuändern und

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1.)

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die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der deutschen Marke 30… „POWER HORN“ (Wortmarke) für folgende Waren einzuwilligen:

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Klasse 32:              Alkoholfreie Getränke, einschließlich Erfrischungsgetränke, Energy-Drinks, Molkegetränke und isotonische, hypertonische und hypotonische Getränke; alkoholfreie Fruchtgetränke; alkoholfreie Getränke; Aperitifs, alkoholfreie; Cocktails, alkoholfrei; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Biere; Molkegetränke; Sirupe für Getränke, Wasser (Getränke)

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Klasse 33:              Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alkoholische Heiß- und Mischgetränke, einschließlich alkoholhaltige Energy-Drinks; Cocktails; Schnaps, Weine Spirituosen und Liköre.

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2.)

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die Beklagte unter Androhung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,- € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, von Ordnungshaft oder von Ordnungshaft bis zu 6 Monaten für den Fall der Zuwiderhandlung zu verurteilen, es zu unterlassen,

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in Deutschland im geschäftlichen Verkehr

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• 15

  d. die Marke „POWER HORN“ auf den nachstehend im Einzelnen aufgeführten Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,

• 16

  e. unter der Marke „POWER HORN“ die nachstehend im Einzelnen aufgeführten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

• 17

  f. die Marke „POWER HORN“ im Zusammenhang mit dem Vertrieb oder der Bewerbung der nachstehend im Einzelnen aufgeführten Waren in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen:

18

Alkoholfreie Getränke, einschließlich Erfrischungsgetränke, Energy-Drinks, Molkegetränke und isotonische, hypertonische und hypotonische Getränke; alkoholfreie Fruchtgetränke; alkoholfreie Getränke; Aperitifs, alkoholfreie; Cocktails, alkoholfrei; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Biere; Molkegetränke; Sirupe für Getränke, Wasser (Getränke)

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Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alkoholische Heiß- und Mischgetränke, einschließlich alkoholhaltige Energy-Drinks; Cocktails; Schnaps, Weine, Spirituosen und Liköre;

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3.)

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Die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang von Handlungen gemäß vorstehender Ziffer 2.) unter Angabe der Anzahl der hergestellten Produkte, der Anzahl der vertriebenen Produkte, der Lieferempfänger, der Rechnungsbeträge, des erzielten Umsatzes und des erzielten Gewinnes (unter gesonderter Aufschlüsselung von Gemeinkosten);

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4.)

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festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin alle Schäden zu ersetzen, die ihr aus Handlungen gemäß Ziffer 2.) entstanden sind oder künftig entstehen werden;

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5.)

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die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 1.780,20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Klageerhebung zu zahlen.

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Die Beklagte beantragt,

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die Berufung zurückzuweisen.

28

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens als zutreffend und macht geltend, die Markeneintragung begründe nicht automatisch eine Erstbegehungsgefahr, sondern nur im Regelfall. Vorliegend sei eine zur Verneinung der Erstbegehungsgefahr führende Ausnahme gegeben, da sie erklärt habe, die Marke in Deutschland nicht benutzen, sondern nur als Basismarke für eine IR-Marke halten zu wollen. Selbst wenn vom Vorliegen einer Erstbegehungsgefahr auszugehen sei, rechtfertige diese keine Verurteilung nach den Anträgen zu 3) und 4).

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Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

30

Die zulässige Berufung hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg. Die Klage ist wie ausgeurteilt begründet und lediglich im Übrigen unbegründet.

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1.)

32

Der Klägerin steht gegenüber der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ein Anspruch darauf zu, dass diese die Benutzung der Marke Power Horn für die im Tenor genannten Waren unterlässt

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Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers einer Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Diese Voraussetzungen sind entgegen der Ansicht des Landgerichts vorliegend erfüllt. Im Einzelnen:

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Zwar hat das Landgericht die zutreffenden Kriterien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr angewandt, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird. Ihm ist auch darin zuzustimmen, dass der beiden Zeichen gemeinsame Wortbestandteil Power beschreibend ist. Dies hat zwar nicht zur Folge, dass er bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gänzlich unberücksichtigt zu bleiben hat. Vielmehr tritt er bei der Bewertung der Zeichenähnlichkeit zurück, bei der trotz des Grundsatzes, dass Marken als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente der Kollisionszeichen zu berücksichtigen sind, weil unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, GRUR 2010, 1098 – CK CREACIONES KENNYA; Beschl. v. 8. 2. 2012 – BECKRS 2012, 80591 – Yorma's/HABM; GRUR 2007, 700 – HABM/Shaker; BGH, GRUR 2012, 1040 – pjure/pure). Unterscheidungskräftig sind vorliegend die Bestandteile “Horn” und “Horse”, bzgl. deren große Ähnlichkeit in klanglicher und visueller Hinsicht auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil Bezug genommen wird. Damit besteht – auch und gerade – in der Gesamtbetrachtung – ein Unterschied besteht nur am Ende der letzten auszusprechenden Silbe - eine starke Verwechslungsgefahr im Hinblick auf Klang und Schriftbild.

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Entgegen der Ansicht des Landgerichts vermag der Sinnunterschied zwischen Begriffen „Horn“ und „Horse“ das Entstehen einer Verwechslungsgefahr nicht verhindern. Dabei kann zugunsten der Beklagten der Beurteilung unterstellt werden, dass beiden Begriffen aus der Sicht des angesprochenen, angemessen informierten und interessierten Durchschnittsverbrauchers ein eindeutiger Sinn zukommt, weil er nicht nur den deutschen Begriff Horn, sondern auch das englische Wort Horse kennt und damit zutreffend die Bezeichnung eines Pferdes verbindet. Das reicht jedoch nicht. Übereinstimmungen in Wort oder Klangbild von Marken können durch deren abweichenden Begriffsgehalt so reduziert werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Zwar wird eine derartige Verwechslungsgefahr durch den Sinngehalt nicht schlechthin kompensiert. Seine Wirkung besteht jedoch darin, dass bildliche oder klangliche Unterschiede vom Leser oder Hörer wesentlich schneller und besser erfasst werden, so dass es gar nicht zu Verwechslungen kommt (vgl. statt vieler: BGH GRUR 2010, 235 (236) AIDA/AIDU). Unabdingbare Voraussetzung für eine derartige Reduzierung der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt ist aber, dass dieser vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Verständnis keinen weitergehenden Denkvorgang erfordert. Es genügt mithin nicht, dass es sich lediglich um verständliche Begriffe handelt; vielmehr müssen diese in der alltäglichen Vorstellungswelt der jeweils angesprochenen Verkehrskreise so geläufig sein, dass sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch dann aufdrängt, wenn sie als abstrakte Kennzeichnungsmittel für Waren oder Dienstleistungen isoliert und schlagwortartig auftreten (vgl. BGH GRUR 2005, 326 (327) – il Padrone/Il Portone; EuGH GRUR Int 2003, 1017 (1019) – BASS-PASH). Von einem derartigen ausgeprägten Sinngehalt kann um so weniger ausgegangen werden, je weiter sich ein an einen Begriff nur angelehnter Ausdruck von diesem entfernt. Dasselbe gilt für Wortverbindungen, in denen nur einzelne Bestandteile einen Begriffsgehalt aufweisen, der innerhalb der Kombination mehr oder weniger deutlich in Erscheinung treten kann. Auch in diesem Zusammenhang ist der Grundsatz zu beachten, dass die markenrechtliche Beurteilung nicht von einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise bestimmt werden darf (vgl. BGH GRUR 2008, 803 (805) – HEITEC). Ausgehend von diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht festgestellt werden, dass der vom streitgegenständlichen Warenangebot angesprochene Verbraucher ohne weiteren Denkvorgang den Unterschied zwischen den Zeichen POWER HORSE und POWER HORN sofort erfasst. Diese sind gerade in der Kombination keineswegs so geläufig, dass sich die Erinnerung an ihre Bedeutung bei abstrakter Begegnung mit den Zeichen aufdrängt. Es bedarf vielmehr weitere Denkvorgänge, um der Kombination einen Sinn zu geben, der im Gedächtnis verhaften kann.

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Hinsichtlich der mit den streitgegenständlichen Zeichen bezeichneten Waren besteht im Hinblick auf Energy-Drinks Identität. Für dieses Produkt wird die Klagemarke benutzt. Für ein solches ist auch die Marke der Beklagten eingetragen.

37

Bezüglich der weiteren Waren, für die die Beklagtenmarke eingetragen ist und hinsichtlich derer die Klägerin eine Untersagung der Benutzung begehrt, besteht Warenähnlichkeit. Bei deren Prüfung sind alle das Verhältnis der fraglichen Waren kennzeichnenden Faktoren zu berücksichtigen, zu denen insbesondere Art, Verwendungszweck und Nutzung der fraglichen Waren sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierenden oder einander ergänzenden Waren zählen (vgl. BGH GRUR 2001, 507 (508 f) – EVIAN/REVIAN). Diese Gesamtabwägung führt vorliegend nicht nur zur Bejahung einer Warenähnlichkeit von Energy-Drinks mit anderen nichtalkoholischen Getränken, sondern auch von Energy-Drinks und alkoholischen Getränke in Form von Bieren, Likören, Spirituosen und Cocktails. Bei allen Produkten handelt es sich um Getränke. Sowohl neben nichtalkoholischen Getränken als auch neben alkoholischen Getränken werden Energy-Drinks in Handel und Bars präsentiert. Mit beiden werden sie oftmals gemischt. Bekannt ist zum Beispiel, Red Bull mit Coca Cola, Wodka, Rum oder Jägermeister vermischt zu konsumieren. Es besteht daher die Gefahr, dass der Verkehr auch ohne eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke Power Horse, zu der nichts vorgetragen ist, unwillkürlich eine Verbindung herstellt und einen irgendwie gearteten wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Anbietern der genannten Produkte vermutet oder für möglich hält, wenn ihm die jeweiligen Produkte nebeneinander begegnen. Dasselbe gilt im Ergebnis für Molke, die oftmals ebenfalls entweder zum Mischen oder Strecken von anderen Getränken verwendet wird, und für Essenzen zur Zubereitung von Getränken.

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Zwar hat die Beklagte in Deutschland noch keinen Energy-Drink unter der Bezeichnung Power Horn auf den Markt gebracht oder beworben. Eine entsprechende Erstbegehrungsgefahr wird aber durch die von der Beklagten betriebene Markenanmeldung indiziert. Letztere lässt einen Eingriff in das Markenrecht der Klägerin ernsthaft besorgen. Zwar besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung und für ihre Beseitigung genügt ein der Verhaltensweise, die sie begründet hat, entgegengesetztes Verhalten. Das bedeutet aber, dass bei einer durch eine Markenanmeldung oder –eintragung begründeten Erstbegehungsgefahr erst die Rücknahme der Anmeldung oder der Verzicht auf die Eintragung der Marke im Regelfall zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr führt (vgl. BGH GRUR-RR 2009, 299 (300) – Underberg). Zum einem solchen Fortfall reicht allerdings nicht die Erklärung des Beklagten, die Markenanmeldung werde nicht weiterverfolgt und die angemeldeten Zeichen würden nicht markenmäßig genutzt; diese Erklärung stellt, solange die Markenanmeldung fortbesteht, kein die Erstbegehungsgefahr ausräumendes entgegengesetztes Verhalten dar (vgl. BGH GRUR 2010, 838 (840) – DDR-Logo). Dieser Sachverhalt ist mit der Begründung einer Erstbegehungsgefahr durch Berühmung nicht zu vergleichen. Vielmehr liegt mehr als nur eine Berühmung vor, nämlich die Erlangung einer entsprechenden Rechtsposition. Ein strafbewehrtes Unterlassungsversprechen in Bezug auf die Nutzung der Marke Power Horn in Deutschland hat die Beklagte, obwohl ihr dies ohne weiteres möglich gewesen wäre, nicht abgeben.

39

2.)

40

Aus dem unter Ziffer 1) Gesagten folgt, dass die Löschungsklage gemäß Antrag zu Ziffer 1) ebenfalls begründet ist, §§ 55, 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

41

3.)

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Ein Anspruch auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht besteht hingegen nicht. Aus einer bloßen Erstbegehungsgefahr kann keine Schadenswahrscheinlichkeit abgeleitet werden, so dass, da der Auskunftsanspruch insoweit akzessorisch ist, auch für diesen eine Erstbegehungsgefahr nicht ausreicht (vgl. BGH GRUR 2001, 849 (851) – Remailing-Angebot).

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4.)

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Vorgerichtliche Kosten hat die Beklagte der Klägerin gemäß § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG in Höhe von 1.336,90 € zu erstatten. Der Abmahnung Anlage K 6 ist ein zu hoher Streitwert zugrunde gelegt worden. Gegenständlich war dort nur das hiesige Begehren zu Ziffer 2), das streitwertmäßig mit einem Betrag von 40.000,- € zu Buche schlägt.

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Der Zinsanspruch hat seine Grundlage in § 291 BGB.

46

III.

47

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.

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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

49

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Vorliegend stellen sich keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.

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Streitwert für die Berufungsinstanz: bis zu 100.000,- € (entsprechend der erstinstanzlichen, von keiner Partei angegriffenen Festsetzung; dieser Betrag verteilt sich auf die einzelnen Anträge wie folgt:

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       Antrag zu 1):              40.000,- €

52

       Antrag zu 2):              40.000,- €

53

       Antrag zu 3):              2.500,- €

54

       Antrag zu 4):              10.000,- €

55

       Antrag zu 5):                 ------- )