Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 65/11

G r ü n d e :

Die Klägerin ist seit dem 05.03.2010 eingetragene Inhaberin des in englischer Sprache abgefassten europäischen Patents 1 090 XXX B1 (Anlage K2, im Folgenden: Klagepatent), dessen deutsche Übersetzung die DE 699 20 XXY T2 (Anlage K2a) darstellt. Das Klagepatent, das eine US-amerikanische Priorität vom 26.06.1998 beansprucht, wurde am 25.06.1999 angemeldet. Die Veröffentlichung der Erteilung des Patents erfolgte am 29.09.2005. Das Klagepatent betrifft ein Mehrträger-Kommunikationssystem und ein Verfahren, mit denen eine Overhead-Kanaldatenübertragungsgeschwindigkeit steuerbar geändert werden kann.

Die von der Klägerin geltend gemachten Patentansprüche 15 und 16 lauten wie folgt:

15.

Digitaler Anschlussleitungstransceiver mit Mehrträgermodulationen in einer Ausgestaltung zum Senden einer Sequenz von Rahmen über einen Übertragungskanal und dadurch gekennzeichnet, dass der Transceiver so ausgestaltet ist, dass die Sendegeschwindigkeit von Overhead-Daten dadurch gesteuert wird, dass eine variable Anzahl von Overhead-Datenbits für jeden Rahmen in der Rahmensequenz ausgewählt wird derart, dass die Anzahl von Overhead-Datenbits für zumindest einen Rahmen in der Rahmensequenz verschieden ist von der Anzahl von Overhead-Datenbits für zumindest einen anderen Rahmen in der Rahmensequenz.

16.

Digitaler Anschlussleitungstransceiver mit Mehrträgermodulationen in einer Ausgestaltung zum Empfangen einer Sequenz von Rahmen über einen Übertragungskanal und dadurch gekennzeichnet, dass der Transceiver so ausgestaltet ist, dass die Empfangsgeschwindigkeit von Overhead-Daten dadurch gesteuert wird, dass eine variable Anzahl von Overhead-Datenbits für jeden Rahmen in der Rahmensequenz ausgewählt wird derart, dass die Anzahl von Overhead-Datenbits für zumindest einen Rahmen in der Rahmensequenz verschieden ist von der Anzahl von Overhead-Datenbits für zumindest einen anderen Rahmen in der Rahmensequenz.

Die Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland ADSL2/2+ - Modems. Die Klägerin sieht hierdurch die Ansprüche 15 und 16 des Klagepatents wortsinngemäß verletzt und nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz in Anspruch.

Die Klägerin hat am 25. Februar 2010 Klage erhoben. In der Klageschrift hat sie den Streitwert mit 250.000,-- € angegeben. Mit Verfügung vom 14.04.2011 hat das Landgericht den Parteien aufgegeben, im Termin zur mündlichen Verhandlung zu den für die Streitwertbemessung maßgeblichen Faktoren weiter vorzutragen. Nach Erörterung des Streitwertes in der mündlichen Verhandlung hat das Landgericht den Streitwert auf 2.000.000,-- € festgesetzt.

Mit Urteil vom 7. Juni 2011 hat das Landgericht die Beklagte verurteilt, es zu unterlassen, die in Anspruch 15 und 16 beschriebenen Anschlussleitungstransceiver anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, und der Klägerin über die vorbezeichneten Handlungen aus der Zeit seit dem 1. Oktober 2007 Rechnung zu legen. Außerdem hat es den Rückruf aus den Vertriebswegen angeordnet und festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorbezeichneten, seit dem 10. Oktober 2007 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Die Kosten des Rechtsstreits hat das Landgericht der Klägerin zu 10 % und der Beklagten zu 90 % auferlegt. Weiter hat das Gericht angeordnet, dass das Urteil für die Klägerin gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000.000 ,-- €, für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar ist.

Das Urteil ist der Beklagten am 17. Juni 2011 zugestellt worden. Mit bei Gericht am 15. Juli 2011 eingegangenem Schriftsatz hat die Beklagte Berufung eingelegt, welche sie unter dem 16. September 2011 begründet hat. Termin zur mündlichen Verhandlung über die Berufung ist auf den 11. April 2013 bestimmt.

Vorab begehrt die Klägerin, die von ihr zu leistende Vollstreckungssicherheit von 2.000.000,-- € auf 785.000,-- € herabzusetzen. Sie ist der Auffassung, das Landgericht habe die Sicherheit zu hoch bemessen. Bei der Berechnung des möglichen Vollstreckungsschadens sei auf den potentiellen Gewinn abzustellen, der der Beklagten während einer vorläufigen Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils bis zu einer Entscheidung des Senats entgehen würde. Insofern sei ein Jahresumsatz der Beklagten von höchstens 2.000.000,-- € zugrunde zu legen. Bei einer Gewinnmarge von 30 % und der noch verbleibenden Dauer des Berufungsverfahrens ergebe sich ein Vollstreckungsschaden von etwa 785.000,-- €.

Außerdem beantragt die Klägerin, Teilsicherheiten für die im landgerichtlichen Urteil titulierten Ansprüche festzusetzen, so dass sich die vor der Vollstreckung einzelner der titulierten Ansprüche zu erbringende Vollstreckungssicherheit auf den jeweils festgesetzten Teilbetrag reduziert. Sie trägt hierzu vor, dass sie ein Interesse daran habe, das Urteil zunächst nur im Hinblick auf den Rechnungslegungsanspruch zu vollstrecken. Nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung habe die Firma A, die die streitgegenständlichen Chips an die Beklagte liefert, mit der Klägerin Gespräche hinsichtlich einer möglichen Lizenznahme an dem Klagepatent aufgenommen. A und die Klägerin gingen davon aus, dass bei erfolgreichem Ausgang der Lizenzverhandlungen die Beklagte berechtigt wäre, das Klagepatent zu nutzen. Deshalb wolle die Klägerin gegenwärtig den Unterlassungs- und Rückrufanspruch gegenüber der Beklagten nicht vollstrecken. Allerdings wolle die Klägerin auch vor dem Hintergrund der gegenwärtig laufenden Lizenzverhandlungen den Umfang der Verletzungshandlungen der Beklagten in der Vergangenheit aufklären, um so ihre Schadensersatzforderungen für die Vergangenheit beziffern zu können. Die Lizenzverhandlungen seien zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils nicht hinreichend absehbar gewesen. Zwar habe der damalige Prozessvertreter der Beklagten durch eine Email vom 20. April 2011, also einen Tag vor der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht, Vergleichsbereitschaft erkennen lassen. Die Beklagte habe sodann allerdings in der mündlichen Verhandlung am darauffolgenden Tag deutlich gemacht, keinesfalls willens zu sein, eine Lizenz an dem Klagepatent zu nehmen. Deshalb habe die Klägerin annehmen müssen, dass die anvisierten Sondierungsgespräche keine mögliche Lizenznahme am Klagepatent zum Gegenstand haben sollten.

Die Klägerin beantragt,

die Entscheidung des Landgerichts zur vorläufigen Vollstreckbarkeit abzuändern und die im angefochtenen Urteil auf 2.000.000,-- € festgesetzte Sicherheitsleistung auf 785.000,-- € herabzusetzen.

für die vorläufige Vollstreckbarkeit der einzelnen in dem Urteil titulierten Ansprüche der Klägerin Teilsicherheiten festzusetzen.

Die Beklagte beantragt,

den Antrag auf Herabsetzung der Sicherheitsleistung und auf Festsetzung von Teilsicherheiten zurückzuweisen.

Sie hält die vom Landgericht festgelegte Sicherheitsleistung für angemessen. Eine Herabsetzung der Sicherheitsleistung komme nicht in Betracht, weil Streitwert und Sicherheitsleistung gleichermaßen am Wert und an der Bedeutung des Klagepatents für den Kläger und am Umfang der angegriffenen Handlungen der beklagten Partei zu orientieren seien. Das wirtschaftliche Interesse des Klägers an einem Patentverletzungsurteil entspreche damit dem aus der Vollstreckung dieses Urteils bei dem Beklagten resultierenden Schaden. Gründe dafür, von dieser Regel abzuweichen, bestünden nicht. Insbesondere bestehe keine Veranlassung für das Berufungsgericht, von der Würdigung durch das Landgericht abzuweichen, da sämtliche Argumente der Klägerin bereits in der mündlichen Verhandlung vom 21. April 2011 vorgetragen worden und gerichtlich gewürdigt worden seien.

Gegen die Festsetzung von Teilsicherheiten wendet sich die Beklagte mit der Begründung, dass eine solche Festsetzung nur in Betracht komme, wenn sich nach Schluss der mündlichen Verhandlung auf Grund eines Verhaltens des Beklagten eine neue Situation eingestellt habe, die für den Kläger nicht vorhersehbar gewesen sei. Ein solcher Fall liege hier nicht vor, weil das Verhältnis der Parteien dieses Rechtsstreits seit Ende der mündlichen Verhandlung unverändert sei. Die Vergleichsgespräche fänden zwischen der Klägerin und der Firma A als einem unabhängigen Drittunternehmen statt und dürften sich nicht zu Lasten der Beklagten auswirken. Außerdem sei zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung für die Klägerin bereits absehbar gewesen, dass zwischen der Klägerin und A in absehbarer Zeit Lizenzverhandlungen geführt werden würden. Schon am 6. April 2011 und somit schon vor der mündlichen Verhandlung am 21. April 2011 habe der CEO der Klägerin eine Email an die Firma A geschickt, in der er die Aufnahme von Vergleichsverhandlungen angeregt habe. Anschließend sei vereinbart worden, am 21. April 2011 nach der mündlichen Verhandlung eine Besprechung zwischen der Klägerin und der Firma A stattfinden zu lassen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Zur Zeit ist im Hinblick auf die zulässige Berufung der Beklagten gegen das angefochtene Urteil vorab lediglich über den Ausspruch des Landgerichts betreffend die vorläufige Vollstreckbarkeit zu entscheiden. Die Entscheidung erfolgt durch ein Teilurteil, das durch die spätere Entscheidung in der Hauptsache auflösend bedingt ist. Die Anträge der Beklagten, die Höhe der Sicherheitsleistung herabzusetzen und für die im Urteil des Landgerichts zuerkannten Ansprüche Teilsicherheiten festzusetzen, sind nach § 718 Abs. 1 ZPO zulässig.

Das Begehren der Klägerin ist jedoch nur zum Teil, nämlich insofern gerechtfertigt, als die Klägerin beantragt, die von ihr zu erbringende Vollstreckungssicherheit auf 785.000,-- € abzusenken. Der weitergehende Antrag, für die vorläufige Vollstreckbarkeit der einzelnen in dem Urteil titulierten Ansprüche der Klägerin Teilsicherheiten festzusetzen, bleibt ohne Erfolg.

Der Antrag auf Herabsetzung der Sicherheitsleistung ist begründet.

§ 718 ZPO verfolgt den Zweck, eine vorinstanzlich fehlerhafte Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit vor einer zweitinstanzlichen Sachentscheidung zu korrigieren. Nach der Rechtsprechung des Senats (NJOZ 2007, 451, 454; InstGE 11, 116 – Strahlregler) ist die Sicherheitsleistung vom Landgericht im Regelfall in der Höhe des festgesetzten Streitwertes anzusetzen, denn sowohl die Bestimmung des Streitwertes wie auch die Sicherheitsleistung richten sich nach dem Interesse der klagenden Partei an der begehrten gerichtlichen Entscheidung. Ein geringer Umfang schutzrechtsverletzender Handlungen bedeutet einen entsprechend geringen Eingriff in die Rechtsposition des Klägers, der sein Interesse an einem gerichtlichen Verbot und damit auch den Streitwert absenkt; ebenso sind die dem Beklagten aus der Vollstreckung drohenden Schäden in aller Regel umso niedriger, je geringer der Umfang der rechtsverletzenden Handlungen war. Es entspricht hiernach gefestigter und zutreffender Praxis, dass das Landgericht, nachdem es den Streitwert für die Verletzungsklage auf 2.000.000,-- € festgesetzt hat, denselben Betrag als von der Klägerin zu leistende Vollstreckungssicherheit angeordnet hat (Senat, InstGE 11, 116 – Strahlregler).

Ob und ggf. welche Umsatz- und Gewinnzahlen dem Landgericht vor seiner Streitwertfestsetzung an die Hand gegeben worden sind, lässt sich dem Akteninhalt nicht entnehmen. Auch die Parteien verhalten sich hierzu nicht. Für den Senat muss – weil anderes Zahlenmaterial nicht zur Verfügung steht - deshalb den Ausschlag geben, dass nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 19. Oktober 2011 das jährliche Umsatzvolumen der Beklagten mit ADSL-Modems in Deutschland 4.000.000,-- € beträgt und dieser Betrag zu halbieren ist, weil die Klägerin mit der Patentverletzungsklage nur eine bestimmte Auswahl an ADSL-Modems angreift. Angesichts einer – seitens der Beklagten ebenfalls unwidersprochen gebliebenen - Gewinnmarge von etwa 30 % ergibt sich für die mutmaßliche Dauer des Berufungsverfahrens damit ein möglicher Vollstreckungsschaden der Beklagten von etwa 785.000,-- €. Selbst unter zusätzlicher Berücksichtigung der aufgrund des Landgerichtsurteils vollstreckbaren Kosten und eines etwaigen weiteren Schadens durch den gebotenen Rückruf der angegriffenen und verurteilten Ausführungsformen erweist sich demnach, dass eine Vollstreckungssicherheit von 785.000,-- € ausreicht, damit sich die Beklagte im Falle einer späteren Aufhebung des landgerichtlichen Urteils wegen ihres Schadenersatzanspruchs schadlos halten kann.

b).

Der Antrag auf Festsetzung von Teilsicherheiten ist unbegründet.

Auch für die Festsetzung von Teilsicherheiten gilt, dass § 718 ZPO nur den Zweck verfolgt, eine vorinstanzlich fehlerhafte Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit vor einer zweitinstanzlichen Sachentscheidung zu korrigieren. Dies ist nur möglich, wenn sich nach Schluss der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung herausstellt, dass nur eine teilweise Vollstreckung erforderlich ist oder sinnvoll erscheint (Senat, InstGE 11, 116 – Strahlregler). Die klagende Partei muss sich spätestens zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht darüber klar werden, ob sie im Falle eines obsiegenden auf Unterlassung, Rechnungslegung und/oder Vernichtung der Verletzungsgegenstände gerichteten Urteils sofort alle titulierten Ansprüche oder zunächst nur einzelne von ihnen vollstrecken will und, sofern letzteres nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint, bereits vom Landgericht entsprechende Teilsicherheiten festsetzen lassen (Senat, InstGE 11, 116 – Strahlregler). Nur wenn die Umstände, die eine nur teilweise Vollstreckung erfordern oder zumindest sinnvoll erscheinen lassen, erst nach Schluss der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung eintreten oder dem Vollstreckungsgläubiger bekannt werden, ist ein Antrag auf Festsetzung von Teilsicherheiten durch das Berufungsgericht noch möglich. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich nach Schluss der mündlichen Verhandlung aufgrund des Verhaltens des Beklagten eine Situation ergibt, aufgrund derer es für den Kläger zweckdienlich ist, nur wegen eines von mehreren zuerkannten Ansprüchen die Zwangsvollstreckung zu betreiben (Senat, InstGE 11, 116 – Strahlregler).

Die Einleitung von Lizenzverhandlungen zwischen der Klägerin und der Firma A ist ein Umstand, der in der Sphäre der Klägerin begründet liegt und zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am Landgericht bereits hinreichend absehbar war. Dies ergibt sich aus der als Anlage OLS 2 vorgelegten Email des Beklagtenvertreters an den Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 20.4.2011, in der seitens der Beklagten "Sondierungsgespräche" angeboten wurden. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung war für die Klägerin eine zeitnahe Einleitung von Vergleichsverhandlungen deshalb zumindest in Betracht zu ziehen. Dass die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vom 21.4.2011 deutlich zu erkennen gegeben habe, dass für sie ein Vergleich nicht in Betracht komme, hat die Klägerin nicht glaubhaft gemacht. Im Übrigen war jedenfalls die Klägerin ihrerseits einer zeitnahen Aufnahme von Vergleichsverhandlungen aufgeschlossen. Im vorliegenden Fall kommt deshalb eine Festsetzung von Teilsicherheiten durch das Berufungsgericht nicht in Betracht. Es war der Klägerin zuzumuten, in der Verhandlung vor dem Landgericht die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass im Falle eines obsiegenden Urteils lediglich der Ausspruch zur Rechnungslegung zur Vollstreckung anstehen könnte, um mögliche Vergleichsverhandlungen nicht zu beeinträchtigen, für diesen Fall entsprechende Teilsicherheitsbeträge zu beziffern und auf deren Festsetzung durch das Landgericht hinzuwirken.

III.

Angesichts der unter II. 2. a) dargelegten Umsatz- und Gewinnzahlen ist allerdings eine Anhebung des Streitwertes auf 5.400.000,-- € geboten, die der Senat – auch für die erste Instanz – von Amts wegen vornehmen kann.

Gemäß § 20 Abs. 1 GKG, § 3 ZPO ist der Streitwert nach freiem Ermessen festzusetzen. Maßgeblich ist das wirtschaftliche Interesse, das die Klägerin mit ihrem Antrag objektiv verfolgt. Ist Gegenstand des Verfahrens – wie hier – ein Unterlassungs- und ein Schadenersatzanspruch, kommt es neben dem Umfang des aus den bereits vorgefallenen Verletzungshandlungen zu erwartenden Schadens darauf an, mit welchen weiteren Nachteilen die Klägerin bei einer Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens in der Zukunft rechnen muss. Die Streitwertfestsetzung hat insoweit dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Rechtsschutzziel sowohl in einer Sanktion für den bereits vorliegenden, die Wiederholungsgefahr begründenden Verstoß besteht, als auch dahin geht, den Gläubiger vor künftigen Verletzungshandlungen zu bewahren. Anders als im Rahmen des § 718 ZPO, wo lediglich der Vollstreckungsschaden bis zur Berufungsverhandlung von Bedeutung ist, ist für die Streitwertfestsetzung die gesamte Zeitspanne bis zum regulären Ablauf des Klagepatents in den Blick zu nehmen, weil die Verletzungsklage darauf abzielt, der Beklagten die Benutzung des Klagepatents für die gesamte Dauer des Patentschutzes zu untersagen. Bei einer Restlaufzeit des Klagepatents im Zeitpunkt der Klageerhebung von noch 9 Jahren, einem Jahresumsatz der Beklagten mit den angegriffenen Modems von 2.000.000,-- € und einem daraus resultierenden jährlichen Gewinnverlust der Beklagten von 600.000,-- € ergibt sich ein Streitwertbetrag von (600.000,-- € x 9 Jahre =) 5.400.000,-- €.

X Y Z