Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 46/12

G r ü n d e :

Von einer Darstellung des Sachverhaltes wird gemäß §§ 540 Abs. 2, 313a Abs. 1 Satz 1, 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO abgesehen.

II.

Die zulässige Berufung der Verfügungsbeklagten hat Erfolg. Der (verbliebene) Antrag der Verfügungsklägerinnen auf Erlass der begehrten einstweiligen Verfügung ist unbegründet, so dass das anderslautende Urteil des Landgerichts, mit dem dieses seine einstweilige Verfügung vom 6. Januar 2012 im Wesentlichen bestätigt hat, abzuändern, die Beschlussverfügung vom 6. Januar 2012 insgesamt aufzuheben und der entsprechende Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen ist. Nachdem die Verfügungsbeklagten weiteren Stand der Technik vorgelegt haben, der im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren nicht berücksichtigt worden ist, ist der Rechtsbestand des Verfügungspatentes nicht mehr in ausreichendem Maße gesichert, so dass ein Verfügungsgrund nicht gegeben ist.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist allerdings zulässig. Dass zwischen der Antragstellerin zu 2. und den Verfügungsbeklagten eine Nichtangriffsabrede des Inhalts getroffen worden ist, dass die Parteien nicht nur bis zu einem Gespräch im Oktober 2011, sondern bis zu einem nach der Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes über den von der Verfügungsbeklagten zu 2. gegen das Verfügungspatent eingelegten Einspruch bzw. einem nach der Vorlage der schriftlichen Einspruchsentscheidung stattfindenden Gespräch aus ihrem jeweiligen Patent nicht gegen die jeweils andere Seite gerichtlich vorgehen, ist aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht glaubhaft gemacht. Weshalb die Entscheidung des Landgerichts insoweit falsch sein sollte, zeigt die Berufung nicht auf. Zu dem von ihr behaupteten Inhalt der mit der Antragstellerin getroffenen Abrede tragen die Verfügungsbeklagten in der Berufungsinstanz nichts Weiteres vor und sie legen auch keine weiteren Glaubhaftungsmittel vor.

Unabhängig davon hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtesüber den von der Verfügungsbeklagten zu 2. gegen das Verfügungspatent eingelegten Einspruch am 26. Januar 2012 entschieden und es liegen nunmehr auch die schriftlichen Entscheidungsgründe (Anlage ÜN 14, deutsche Übersetzung Anlage FBD 24) vor, so dass eine Nichtangriffsabrede mit dem von den Verfügungsbeklagten behaupteten Inhalt der gerichtlichen Inanspruchnahme der Verfügungsbeklagten ohnehin nicht mehr entgegenstehen würde. Durch die Stellung und die Weiterverfolgung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung haben die Antragstellerinnen zum Ausdruck gebracht, dass sie an einer vergleichsweisen Einigung der Parteien nicht mehr interessiert sind. Auf die formale Durchführung eines von vornherein sinnlosen Gesprächs über eine vergleichsweise Beilegung des Streits der Parteien, an welcher auf Seiten der Verfügungsklägerinnen kein Interesse mehr besteht, haben die Verfügungsbeklagten keinen Anspruch und hieran kann auch kein schützenswertes Interesse bestehen.

Der Verfügungsantrag ist jedoch mangels Vorliegens eines Verfügungsgrundes unbegründet.

1.Das Verfügungspatent – das am 6. Dezember 2005 unter Inanspruchnahme zweier US-Prioritäten vom 6. Dezember 2004 und vom 27. Januar 2005 angemeldete, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichte europäische Patent (Anlage FBD 1; deutsche Übersetzung Anlage FBD 1a) – betrifft eine Farbzusammensetzung zum Einfärben einer ophthalmischen Membran.

Die nachfolgend wiedergegebene Skizze gibt einen Überblick über die anatomischen Gegebenheiten des menschlichen Auges.

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

Die Netzhaut oder Retina ist eine Schicht von spezialisiertem Nervengewebe an der hinteren Innenseite des Auges. In ihr wird das auftreffende Licht, nachdem es die Hornhaut, die Linse und den Glaskörper durchquert hat, in Nervenimpulse umgewandelt. Die Netzhaut besteht neben dem lichtempfindlichen Gewebsanteil aus Nervenzellen zur Verarbeitung und Weiterleitung der erzeugten Impulse sowie aus verschiedenen Unterstützungsstrukturen zur Aufrechterhaltung der Funktion der reizerzeugenden und -verarbeitenden Zellen. Die Netzhaut ihrerseits besteht aus mehreren, aufeinanderfolgenden Schichten, zu denen u.a. die innere Grenzmembran (ILM) sowie die äußere Grenzmembran gehören. Die Begriffe „innen“ und „außen beziehen sich dabei nicht auf das Körperinnere und das Körperäußere, sondern orientieren sich am Lichteinfall, weswegen „innen“ die Richtung hin zum Glaskörper und „außen“ die Richtung hin zur Aderhaut bezeichnet.

Die Verfügungspatentschrift führt in ihrer Einleitung aus, dass das Färben der inneren Grenzmembran (ILM) eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Behandlung von Patienten mit vitreo-retinalen Krankheiten wie dem Makula-Loch oder der epiretinalen Membran (ERMS) ist, weil die ILM und die ERMS schlecht sichtbar sind und das Entfernen der Membranen ohne chirurgische Hilfsstoffe daher extrem schwierig ist. Zum Einfärben der ILM und der ERMS wurden im Stand der Technik insbesondere Indocyaningrün (ICG) und Trypanblau (TB) verwendet. Die Verfügungspatentschrift gibt an, dass Färbungen mit diesen Farbstoffen das Abschälen der ILM und der ERMS bei verschiedenen Erkrankungen der Netzhaut und des Glaskörpers stark vereinfacht haben. Die Methode sei bei vielen Chirurgen akzeptiert. Zwischenzeitlich seien allerdings Berichte erschienen, nach denen durch intravitreale Injektionen von ICG und TB Schäden der Netzhaut verursacht worden seien (Anlage FBD 1a, Abs. [0003]).

Der Patentbeschreibung zufolge ist es auch bekannt, Farbstoffe zur Färbung der vorderen Kapsel intraokular zu verabreichen, um eine kontinuierliche zirkuläre Kapsulorhexis (CCC) an Augen mit Katarakten durchzuführen, die einen schwachen oder gar keinen Rot-Reflex haben. Hintergrund eines solchen Vorgehens sei die Schwierigkeit, in Augen mit einem reifen weißen Katarakt eine CCC durchzuführen, weil die vordere Kapsel von der darunterliegenden weißen Kortex schwer zu unterscheiden sei. Die schlechte Sichtbarkeit der vorderen Kapsel könne eine unvollständige oder inadäquate CCC zur Folge haben, die einen Kapselriss, Verlust des Glaskörpers oder eine intraokulare Linsenverschiebung nach sich ziehen könne. Das Färben der vorderen Kapsel sei insofern hilfreich. Es sei gezeigt worden, dass das Färben sogar eine CCC in unreifen Katarakten ermögliche. Zum Kapselfärben seien TB 0,1 % und 0,06 % eingeführt worden und es sei gezeigt worden, dass es eine Toxizität in vivo augenscheinlich nicht aufweise. Es sei jedoch berichtet worden, dass TB in vitro unter harschen Bedingungen für das Endothelium der Hornhaut toxisch sei (Anlage FBD 1a, Abs. [0004]). ICG werde ebenfalls häufig für das Einfärben der Kapsel verwendet. Während im Zusammenhang mit der Beschreibung der Verwendung von ICG zur Zellzählung der Endothelien der Hornhaut von Kaninchen behauptet worden sei, dass dieser Farbstoff die lebenden Endothelien nicht schädige, sei in Fachaufsätzen im Jahr 2004 jedoch über die Toxizität von ICG für retinale Pigmentepithelzellen, Ganglienzellen und Photorezeptorzellen berichtet worden (Anlage FBD 1a, Abs. [0004]).

Wie die Verfügungspatentschrift in ihrer Einleitung weiter ausführt, ist in derWO (Anlage UN 15) ferner die Nutzung von Patentblau V oder Brilliant Blau R zum Färben der vorderen Kapsel oder der epiretinalen Membran beim Durchführen eines chirurgischen Eingriffs am Auge beschrieben (Anlage FBD 1a, Abs. [0004]).

Die Verfügungspatentschrift gibt an, dass Farbstoffe wie ICG und TB, die konventionell zum Färben der ophthalmischen Membran benutzt würden, aufgrund ihrer potentiellen Toxizität, Teratogenität usw. auf Zellen der Netzhaut Fragen hinsichtlich ihrer Sicherheit aufgeworfen hätten. Außerdem habe es technische Probleme gegeben, einen zufriedenstellenden Farbstoff bei niedriger Konzentration bereitzustellen und die Färbetechniken seien kompliziert (Anlage FBD 1a, Abs. [0005]). Es habe daher der starke Wunsch bestanden, zur Verbesserung der ophtalmischen Chirurgie einen Farbstoff zu entwickeln, der sowohl spezifisch die ophtalmische Membran färbe als auch bei niedrigen Konzentrationen intensiv färbe und gleichzeitig einen hohen Sicherheitsgrad aufweise (Anlage FBD 1a, Abs. [0006]).

Die Verfügungspatentschrift bezeichnet es vor diesem Hintergrund als Aufgabe des Verfügungspatentes, eine Farbzusammensetzung zur Verfügung zu stellen, die eine Alternative zu den üblicherweise zum Färben ophtalmischer Membranen verwendeten Farbstoffe darstellt, und gibt als genauere Aufgabe an, eine Farbzusammensetzung spezifisch zum Färben der ILM oder der vorderen Kapsel bereitzustellen, die als Hilfsstoff bei einer operativen Entfernung solch einer Membran verwendet werden kann (Anlage FBD 1a, Abs. [0006]). Aus den Angaben der Beschreibung zur Aufgabe sowie den Angaben zu den Nachteilen der bislang verwandten Farbstoffe bzw. den gegenüber diesen bestehenden Bedenken ergibt sich für den Fachmann, dass dem Verfügungspatent in der hier geltend gemachten Anspruchskombination konkreter formuliert das Problem zugrunde liegt, ein bei der chirurgischen Entfernung der ILM als Hilfsmittel einsetzbares Färbemittel zur Verfügung zu stellen, welches spezifisch die ILM auch bei niedrigen Konzentrationen intensiv färbt und welches gleichzeitig einen höheren Sicherheitsgrad aufweist als die bislang verwendeten Farbstoffe.

Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt das Verfügungspatent – in der von den Verfügungsklägerinnen im vorliegenden Verfahren allein noch geltend gemachten Kombination der Patentansprüche 1 und 2 in der Fassung, die diese im Einspruchsverfahren erlangt haben – eine Farbzusammensetzung mit folgenden Merkmalen vor:

(1) Farbzusammensetzung zur Verwendung in einem Verfahren der Augenchirurgie.

(2) Das augenchirurgische Verfahren umfasst

(2.1) das Einfärben einer ophthalmischen Membran,

(2.1.1) wobei die ophthalmische Membran die innere Grenzmembran (ILM) ist,

und

(2.2) die Durchführung der Entfernung der ophthalmischen Membran.

(3) Die Farbzusammensetzung umfasst als einen primären Bestandteil

(3.1) Brilliant Blau G (BBG) oder

(3.2) ein pharmazeutisch verträgliches Salz von BBG oder

(3.3) ein Hydrat von Brilliant-Blau G (BBG) als einen primären Bestandteil.

Die vorgeschlagene Lösung besteht danach in der Verwendung vonBrilliant-Blau G (BBG), einem pharmazeutisch verträglichen Salz oder einem Hydrat davon.

Gemäß den in der Verfügungspatentbeschreibung angeführten experimentellen Belegen scheint BBG bei einer Konzentration von 0,25 mg/ml gute Färbeeigenschaften, verbunden mit einer guten Sicherheit für die Verwendung bei der Entfernung einer ophthalmischen Membran zu besitzen (vgl. Einspruchsabteilung, Anlage FBD 24, Seiten 13 letzter Absatz). Aus der Patentbeschreibung (Abs. [0076] bis [0079]) geht hervor, dass die innere Grenzmembran in den Augen von Primaten in einer hellblauen Farbe gefärbt wurde. Der Rand und der Lappen der ILM waren während des Abschälens der ILM klar sichtbar. Die unter der ILM befindliche runde Fläche war nach dem Abschälen der ILM klar sichtbar. Die gut gefärbte ILM konnte leicht entfernt werden. Die Verwendung von BBG bei der Färbung der ILM menschlicher Augen ergab in einer klinischen Studie bei 16 Patienten gute Ergebnisse ohne Nebenwirkungen durch BBG innerhalb des Beobachtungszeitraums (vgl. Abs. [0082] bis [0084]). Die Nutzung von BBG bei der Färbung der ILM in einer zweiten Studie bei 20 weiteren Patienten lieferte gleichfalls gute Ergebnisse (vgl. Abs. [0085] bis [0093]). Auch wurden mit BBG gute Ergebnisse bei der kontinuierlichen, kurvlinearen Kapsulorhexis erzielt (vgl. Abs. [0109] bis [0112]). In den klinischen Studien wurden durch die BBG-Injektion keine postoperativen toxischen Effekte, Ödembildung der Hornhaut, ernsthafte Retinaödeme und ernsthafte intraokulare Entzündungen wie etwa Endophthalmitis oder RPE-Atropie beobachtet. Es wurden keine Anzeichen für einen Verlust von Endothelzellen oder eine Ödembildung der Hornhaut beobachtet. Die lamellenförmigen Kollagenschichten, Stromazellen und Epithelzellschichten wurden gut erhalten. Es wurde keine Infiltration von Entzündungszellen beobachtet (vgl. hierzu auch Einspruchsabteilung, Anlage FBD 24, Seiten 13 letzter Absatz bis Seite 14 erster Absatz).

2.Mit dem angegriffenen Erzeugnis „B. P.l“ machen die Verfügungsbeklagten von der Lehre der hier in Kombination geltend gemachten Ansprüche 1 und 2 des Verfügungspatentes Gebrauch. Dass die angegriffene Ausführungsform, die unstreitig 0,25 mg/ml B. B. als primären Bestandteil enthält und zum Einfärben der ILM bei deren chirurgischer Entfernung dient, sämtliche Merkmale der Patentansprüche 1 und 2 wortsinngemäß verwirklicht, steht zwischen den Parteien auch in der Berufungsinstanz – zu Recht – außer Streit.

3.Dem Verfügungsantrag der Verfügungsklägerinnen kann gleichwohl nicht entsprochen werden, weil es an einem Verfügungsgrund fehlt.

a)Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Senats (InstGE 9, 140 = GRUR-RR 2008, 329 = Mitt. 2008, 327 – Olanzapin; InstGE 12, 114 = Mitt. 2011, 193 – Harnkatheter; Senat, Urteil vom 30.09.2010 – I-2 U 47/10, GRUR-RR 2011, 81 = Mitt. 2012, 178 – Gleitsattel-Scheibenbremse; Urteil vom 20.01.2011 – I-2 U 92/10, juris und WuW/E DE-R 3215-3234; Urteil vom 20.01.2011 – I-2 U 55/10, juris; Urteil vom 24.11.2011 – I-2 U 55/11, juris und Mitt. 2012, 413 [LS] – Kreissägeblatt; Urteil vom 08.12.2011 – I-2 U 79/11, Mitt. 2012, 415 – Adapter für Tintenpatrone), dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung insbesondere auf Unterlassung nur in Betracht kommt, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch der Bestand des Verfügungspatentes im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist (ebenso: OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LVD-Fernseher).

In Patentverletzungsstreitigkeiten ist das Vorliegen eines Verfügungsgrundes besonders sorgfältig zu prüfen. Gerade hier ergeben sich regelmäßig besondere Schwierigkeiten daraus, die Schutzfähigkeit bzw. Rechtsbeständigkeit des Antragsschutzrechtes innerhalb kurzer Zeit und ohne eine dem Verfahren der Hauptsache entsprechende schriftsätzliche Vorbereitung sachgerecht zu beurteilen. Die eingeschränkten Möglichkeiten treffen besonders den Antragsgegner. Während dem Antragsteller, der sich zwar beschleunigt um eine Durchsetzung seiner Rechte bemühen muss, um die zeitliche Dringlichkeit nicht zu beseitigen, auch unter den Voraussetzungen des § 940 ZPO regelmäßig ausreichend Zeit bleibt, den Rechtsbestand des Schutzrechtes vor dem Einreichen eines Verfügungsantrages sorgfältig zu prüfen, sieht sich der Antragsgegner auch im Falle einer vorherigen mündlichen Verhandlung nach der Zustellung des Verfügungsantrags regelmäßig erheblichem Zeitdruck ausgesetzt, um in der verhältnismäßig kurzen Zeit bis zum Verhandlungstermin seine Verteidigung aufzubauen. Ergeht eine Unterlassungsverfügung, greift sie darüber hinaus meist in sehr einschneidender Weise in die gewerbliche Tätigkeit des Antragsgegners ein und führt während ihrer Bestandsdauer zu einer Erfüllung des geltend gemachten Anspruchs (Senat, InstGE 9, 140, 145 – Olanzapin; InstGE 112, 114, 118 f. – Harnkatheter).

Das alles bedeutet aber nicht, dass eine einstweilige Verfügung wegen Patentverletzung generell nicht oder nur in ganz besonders seltenen Ausnahmefällen in Betracht kommt. Derartige Restriktionen widersprächen Art. 50 Abs. 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) vom 15. April 1994 (BGBl. II. Seite 1730), welcher die gerichtliche Anordnung einstweiliger Maßnahmen zur Verhinderung der Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums oder zur Sicherung einschlägiger Beweise ausdrücklich vorsieht. Eine einstweilige Unterlassungsverfügung wegen Patentverletzung verlangt allerdings in der Regel, dass die Rechtsbeständigkeit des Antragsschutzrechts hinlänglich gesichert ist (Senat, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin; InstGE 112, 114, 119 – Harnkatheter). Zweifel an der grundsätzlich zu respektierenden Schutzfähigkeit des Verfügungspatentes können das Vorliegen eines Verfügungsgrundes ausschließen. Die Einschätzung der Rechtsbeständigkeit muss das Verletzungsgericht in eigener Verantwortung vornehmen (Senat, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin). Es kann sich also nicht kurzerhand auf den Erteilungsakt verlassen, sondern hat selbständig zu klären, ob angesichts des Sachvortrages des Antragsgegners ernstzunehmende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das Verfügungspatent ggf. keinen Bestand haben wird. Seine Vernichtung muss als Folge der Einwendungen des Antragsgegners aus Sicht des Verletzungsgerichts nicht zwingend und sie muss auch nicht überwiegend wahrscheinlich, aber aufgrund einer in sich schlüssigen, vertretbaren und letztlich nicht von der Hand zu weisenden Argumentation des Antragsgegners möglich sein, um einem Verfügungsantrag den Erfolg versagen zu können (Senat, InstGE 112, 114, 119 – Harnkatheter).

Grundsätzlich kann von einem hinreichenden Rechtsbestand nur dann ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat (Senat, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin; InstGE 112, 114, 121 – Harnkatheter; a.A. OLG Braunschweig, Mitt. 2012, 410). Um ein Verfügungspatent für ein einstweiliges Verfügungsverfahren tauglich zu machen, bedarf es grundsätzlich einer positiven Entscheidung der dafür zuständigen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen. Von dem Erfordernis einer dem Antragsteller günstigen kontradiktorischen Rechtsbestandsentscheidung kann nur in Sonderfällen abgesehen werden. Sie können – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – vorliegen, wenn der Antragsgegner sich bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt hat, so dass die Patenterteilung sachlich der Entscheidung in einem zweiseitigen Einspruchsverfahren gleichsteht, oder wenn ein Rechtsbestandsverfahren deshalb nicht durchgeführt worden ist, weil das Verfügungspatent allgemein als schutzfähig anerkannt wird (was sich durch das Vorhandensein namhafter Lizenznehmer oder dergleichen widerspiegelt) oder wenn sich die Einwendungen gegen den Rechtsbestand des Verfügungspatentes schon bei der dem vorläufigen Rechtsschutzverfahren eigenen summarischen Prüfung als haltlos erweisen oder wenn (z. B. mit Rücksicht auf die Marktsituation oder die aus der Schutzrechtsverletzung drohenden Nachteile) außergewöhnliche Umstände gegeben sind, die es für den Antragsteller ausnahmsweise unzumutbar machen, den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten (InstGE 112, 114, 121 – Harnkatheter).

Diese Maßstäbe gelten auch im Berufungsverfahren des vorläufigen Rechtschutzes. Sie werden nach Eingang der Berufungsbegründung ihrem Eilcharakter entsprechend in aller Regel kurzfristiger terminiert als Hauptsacheverfahren, so dass auch bei unverzüglicher Einleitung und zügigem Betreiben eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nicht selten noch nachträglich Stand der Technik ermittelt wird, für dessen Würdigung dann eine ähnliche kurze Zeitspanne zur Verfügung steht wie zur Vorbereitung der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung (Senat, Urteil vom 30.09.2010 – I-2 U 47/10, GRUR-RR 2011, 81 = Mitt. 2012, 178 – Gleitsattel-Scheibenbremse; Urteil vom 20.01.2011 – I-2 U 55/10, juris; Urteil vom 24.11.2011 – I-2 U 55/10, juris und Mitt. 2012, 413 [LS] – Kreissägeblatt).

Aus der regelmäßigen Notwendigkeit einer positiven streitigen Rechtsbestandsentscheidung folgt umgekehrt aber auch, dass, sobald sie vorliegt, grundsätzlich von einem hinreichend gesicherten Bestand des Verfügungspatents auszugehen ist (Senat, Urteil vom 10.11.2011 – I-2 U 41/11). Mit dem Gebot eines effektiven vorläufigen Rechtsschutzes in Patentsachen (Art. 50 Abs. 1 TRIPS, Art. 9 Abs. 1 Buchstabe a) Enforcement-RL) wäre es nicht zu vereinbaren, wenn das Verletzungsgericht, bevor es einstweilige Maßnahmen anordnet, stets den rechtskräftigen Abschluss des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abwarten würde. Vielmehr hat es die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Verfügungspatents hinzunehmen und, sofern im Einzelfall keine besonderen Umstände vorliegen, die gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen, indem es zum Schutz des Patentinhabers die erforderlichen Unterlassungsanordnungen trifft. Grund, die Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einem Unterlassungsgebot abzusehen, besteht allerdings dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der mit dem Rechtsbehelf gegen die Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung unternommene Angriff auf das Verfügungspatent auf (z.B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben. Demgegenüber ist es nicht angängig, den Verfügungsantrag trotz erstinstanzlich aufrechterhaltenen Schutzrechts allein deshalb zurückzuweisen, weil das Verletzungsgericht seine eigene Bewertung des technischen Sachverhaltes an die Stelle der ebenso gut vertretbaren Beurteilung durch die zuständige Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setzt (Senat, Urteil vom 10.11.2011 – I-2 U 41/11).

b)Nach diesen Rechtsgrundsätzen kommt im Streitfall eine Bestätigung der vom Landgericht erlassenen einstweiligen Verfügung nicht in Betracht, da der Rechtsbestand des Verfügungspatentes auch in der geltend gemachten Kombination der Patentansprüche 1 und 2 von den Verfügungsbeklagten mit guten Gründen bezweifelt wird und dieser daher nicht mit ausreichender Sicherheit positiv prognostiziert werden kann. Die Verfügungsbeklagte zu 2. hat gegen die aufrechterhaltende Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes Beschwerde eingelegt. Diese stützt sie auf weitere, bislang nicht berücksichtigte Entgegenhaltungen. Jedenfalls im Hinblick auf die Entgegenhaltung D erscheint es nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand nicht nur möglich, dass das Verfügungspatent im Einspruchsbeschwerdeverfahren in dem hier geltend gemachten Umfang widerrufen werden wird, sondern hierfür spricht sogar eine überwiegende Wahrscheinlichkeit. Jedenfalls ist derzeit davon auszugehen, dass das Verfügungspatent in einem späteren Nichtigkeitsverfahren vernichtet werden wird.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

aa)Der Gegenstand des Verfügungspatentes in der hier geltend gemachten Kombination der Patentansprüche 1 und 2 hat sich nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand für den Fachmann aus dem Stand der Technik, nämlich jedenfalls aus der Kombination der Entgegenhaltungen D und D ergeben und beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56, 100 a) EPÜ).

(1)Das im Einspruchsbeschwerdeverfahren als D entgegengehaltene Dokument (Anlage UN 13 [= Anlage B 24]; englische Übersetzung Anlage UN 13a; deutsche Übersetzung Anlage 13b [= Anlage B 24a]), bei dem es sich um das Programm bzw. die „A.“ der Präsentation einer Konferenz der K. o.n Akademie vom 27. und 28. Mai 2005 handelt, ist als Stand der Technik zu berücksichtigen, weil nicht feststellbar ist, dass die Prioritäten der US und der US vom Verfügungspatent wirksam in Anspruch genommen worden sind.

(1.1)Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes hat sich nicht mit der Frage befasst, ob das Verfügungspatent die Prioritäten der beiden US-Patentanmeldungen wirksam in Anspruch nehmen kann, weil es bei seiner Entscheidung im Hinblick auf die von ihr berücksichtigten Entgegenhaltungen hierauf nicht ankam. Die D hatte die Verfügungsbeklagte zu 2. im Einspruchsverfahren noch nicht vorgelegt. Das Landgericht hat im vorliegenden Verfahren angenommen, dass das Verfügungspatent die Prioritäten für den im ersten Rechtszug primär geltend gemachten Patentanspruch 1 zu Unrecht in Anspruch nimmt, weil für den Fachmann aus den Prioritätsunterlagen nicht unmittelbar und eindeutig erkennbar sei, dass die Verwendung von BBG für das Einfärben von später zu entfernenden ophthalmischen Membranen im Allgemeinen Gegenstand der in den Prioritätsdokumenten offenbarten Erfindung sei. Hinsichtlich der von den Verfügungsklägerinnen hilfsweise geltend gemachten Kombination der Patentansprüche 1 und 2 hat das Landgericht dahinstehen lassen, ob das Verfügungspatent die Prioritäten wirksam in Anspruch nehmen kann, weil auch die im Verfügungsverfahren vorgelegte Entgegenhaltung D (Anlage UN 13) diese Kombination weder neuheitsschädlich vorwegnehme noch nahe lege. Letztere Annahme trifft – wie noch ausgeführt wird – allerdings nicht zu, weshalb es entscheidend darauf ankommt, ob das Verfügungspatent die US-Prioritäten wirksam in Anspruch nehmen kann.

(1.2)Gemäß Art. 87 Abs. 1 EPÜ genießt jeder, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

Ein solches Prioritätsrecht steht der Inhaberin des Verfügungspatentes nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand nicht zu, wobei dahinstehen kann, ob die von den Verfügungsklägerinnen geltend gemachte Kombination der Ansprüche 1 und 2 des Verfügungspatentes „dieselbe Erfindung“ betrifft wie die US-Patentanmeldung und/oder die US-Patentanmeldung . Hierauf kommt es nicht an, weil es nach derzeitigem Sach- und Streitstand jedenfalls an der gemäß Art. 87 Abs. 1 EPÜ ferner erforderlichen Anmelderidentität fehlt.

(1.2.1)

Das Prioritätsrecht ist ein subjektives Recht, das einem bestimmten Berechtigten zugeordnet ist (Benkard/Grabinski, EPÜ, 2. Aufl., Art. 87 Rdnr. 3).

Berechtigter ist zunächst derjenige, der die erste Anmeldung (Voranmeldung) zum Schutz der Erfindung vorschriftsmäßig eingereicht hat. Entscheidend ist hierbei die formale Anmelderstellung (vgl. Benkard/Grabinski, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 3). Die Anmelder der ersten Anmeldung und der Nachanmeldung müssen übereinstimmen; erforderlich ist Identität der Rechtsperson (Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 41 PatG Rdnr. 27). Hingegen kommt es nicht auf die materielle Berechtigung am Gegenstand der ersten Anmeldung an (Benkard/Grabinski, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 3; vgl. ferner zu § 41 PatG: Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 41 PatG Rdnr. 27; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 41 PatG Rdnr. 10; Keukenschrijver, Mitt. 2001, 233). Es reicht also nicht aus, dass dem Nachanmelder ein Recht an der Erfindung der Voranmeldung zusteht (Schulte/Moufang, a.a.O., § 41 PatG Rdnr. 27). Aus diesem Grunde ist z.B. nach zutreffender Auffassung bei einem Treuhandverhältnis als Anmelder der ersten Anmeldung der Treuhänder anzusehen, der die Anmeldung getätigt hat, und nicht der Treugeber, der materiell am Gegenstand der Anmeldung berechtigt ist (Benkard/Grabinski, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 3; Keukenschrijver, Mitt. 2001, 233 f.).

Berechtigter zur Inanspruchnahme der Priorität ist nach Art. 87 EPÜ darüber hinaus der „Rechtsnachfolger“ des Anmelders der ersten Anmeldung. Sinn dieser Regelung ist es, der Übertragbarkeit der Patentanmeldung Rechnung zu tragen, in deren Folge die formale Anmelderidentität nicht mehr gewahrt werden kann, weil der Voranmeldender seine Rechte an der Anmeldung inzwischen verloren hat. Im Zuge der Rechtsnachfolge kann aus europäischer Sicht entweder die gesamte Voranmeldung übergegangen oder übertragen worden sein oder isoliert nur das Prioritätsrecht. Das Prioritätsrecht, d. h. das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität, ist hiernach bis zu seiner wirksamen Inanspruchnahme frei übertragbar; es kann auch ohne die prioritätsbegründende Anmeldung übertragen werden (Benkard/Grabinski, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 3; Singer/Stauder/Spangenberg, EPÜ, 5. Aufl., Art. 87 Rdnr. 42; Haedicke/Timmman/Landry, Handbuch des Patentrechts, § 5 Rdnr. 306; zu § 41 PatG: Schulte/Moufang, a.a.O., § 41 PatG Rdnr. 28; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 41 PatG Rdnr. 11; BPatG, GRUR Int. 1982, 452; Fitzner/Lutz/Bodewig/ Beckmann, PatRKomm, § 41 PatG Rdnr. 10; vgl. ferner Benkard/Ullmann, PatG/GebrMG, 10. Aufl., Einl., Int. Teil C 1 III Rdnr. 35).

Zur wirksamen Inanspruchnahme des Prioritätsrechts ist in zeitlicher Hinsicht Zweierlei erforderlich:

Erstens muss der Übergang/die Übertragung der Anmeldung/des Prioritätsrechts vor der Einreichung der europäischen Nachanmeldung stattgefunden haben (Benkard/Grabinski, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 3; Singer/Stauder/Spangenberg, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 42; Schulte/Moufang, a.a.O., § 41 PatG Rdnr. 28; Haedicke/Timmman/Landry, a.a.O., § 5 Rdnr. 306). Dementsprechend sehen die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt unter A-III, 6.1 vor, dass der Rechtsübergang der Anmeldung oder des Prioritätsrechts als solchem vor dem Anmeldetag der späteren europäischen Anmeldung erfolgt sein muss. Ein nachträglicher Erwerb wirkt nicht zurück (Schulte/Moufang, a.a.O., § 41 PatG Rdnr. 28); eine bei Inanspruchnahme der Priorität fehlende Berechtigung kann nicht nachgeholt werden (Benkard/Grabinski, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 3).

Zweitens muss die Rechtsnachfolge nach der Erstanmeldung stattgefunden haben (Singer/Stauder/Spangenberg, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 42). Das Gesetz fordert nach seinem eindeutigen Wortlaut einen „Rechtsnachfolger des Anmelders“ (wörtlich: „Rechtsnachfolger dessen, der … eine Anmeldung für ein Patent … vorschriftsmäßig eingereicht hat“). Davon kann nur die Rede sein, wenn derjenige, von dem die Erfindung erworben wird, die Stellung eines Anmelders hat, was nur durch die Vornahme der Prioritätsanmeldung geschehen sein kann. Auf die Übertragung der Erfinderrechte bereits vor der Prioritätsanmeldung trifft auch der oben angeführte Gesetzeszweck nicht zu, da – jedenfalls aus europäischer Sicht – der Übertragungsempfänger dank seiner materiellen Berechtigung schon die Voranmeldung (und in der weiteren Folge personenidentisch auch die Nachanmeldung) vorschriftsmäßig auf seinen Namen durchführen kann.

(1.2.2)

Kommt es im Laufe eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens wegen des Standes der Technik auf die Priorität an, muss der Patentinhaber sein Recht an der Priorität nachweisen (vgl. Benkard/Grabinski, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 25). Das Europäische Patentamt verlangt dementsprechend bei mangelnder Personenidentität vom Anmelder, dass er sein Recht auf die Priorität nachweist, wenn es im Verfahren auf die geltend gemachte Priorität ankommt, d.h. wenn für das Prioritätsintervall möglicherweise patenthinderndes Material festgestellt wird (vgl. Singer/Stauder/Spangenberg, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 40). In diesem Sinne hat die Technische Beschwerdekammer z. B. in der Sache T erkannt. Dort waren die dem Streitpatent zugrunde liegenden europäische Patentanmeldung und die beiden prioritätsbegründenden Anmeldungen von zwei verschiedenen Personen eingereicht worden. Die Beschwerdekammer entschied, dass die Rechtsnachfolge hinreichend nachgewiesen werden muss. Es sei ein allgemeiner Grundsatz des Verfahrensrechts, dass jeder, der ein Recht geltend mache, seinen Anspruch auf dieses Recht nachweisen können müsse. Dies sei in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften zu klären. In der vorgenannten Entscheidung gelangte die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass der Beschwerdegegner den Nachweis der Rechtsnachfolge in Bezug auf die beiden Voranmeldungen schuldig geblieben war. Somit bestand für das Streitpatent kein Prioritätsrecht.

Die Beweislast für die wirksame Prioritätsbeanspruchung liegt damit beim Patentinhaber. Unabhängig von dieser materiellen Beweislast steht es, sobald das Verfügungspatent in seinem Rechtsbestand angegriffen ist, ohnehin zur Darlegungslast des Antragstellers bzw. Verfügungsklägers, der für sich den vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch nimmt, das Verletzungsgericht davon zu überzeugen, dass die vorgebrachten Einwendungen unberechtigt sind und das Verfügungspatent mit Sicherheit das laufende Rechtsbestandsverfahren überstehen wird. Eine dahingehende Prognose kann – abweichend von der Handhabung bei der Aussetzung eines Hauptsacheprozesses – z.B. nicht schon darauf gestützt werden, dass der fremdsprachige Einspruchsschriftsatz oder fremdsprachige Entgegenhaltungen auflagenwidrig nicht übersetzt sind. Vielmehr ist es notfalls Sache des Antragstellers, diejenigen Übersetzungsarbeiten zu leisten, die erforderlich sind, um dem Verletzungsgericht die Gewissheit zu verschaffen, dass der unternommene Angriff gegen den Rechtsbestand des Verfügungspatentes aussichtslos ist (Senat, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; Senat, Urteil vom 14.07.2009 – I-2 U 87/08). Aus derselben Überlegung heraus geht es zu Lasten des Verfügungsklägers, wenn sich die Erfolgsaussichten deshalb nicht abschließend klären lassen, weil die Technik des Verfügungspatentes komplex und einer verlässlichen Beurteilung durch das Verletzungsgericht nicht zugänglich sind (Senat, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset). Ebenso muss der Verfügungskläger aus der besagten Überlegung heraus das Gericht im Verfügungsverfahren davon überzeugen, dass das Verfügungspatent die Priorität wirksam in Anspruch nimmt und damit bestimmter Stand der Technik nicht entgegengehalten werden kann.

(1.3)Unter Anwendung dieser Rechtsgrundsätze vermag der Senat nicht festzustellen, dass das Verfügungspatent die Priorität der US-Patentanmeldung und/oder der US-Patentanmeldung wirksam in Anspruch nehmen kann.

(1.3.1)

Sowohl die US-Patentanmeldung (Anlage UN 11) als auch dieUS-Patentanmeldung (Anlage UN 12) wurden unstreitig von den Erfindern H. E., T. H., T. I. und T. K. eingereicht, so dass diese Anmelder der Prioritätsanmeldungen sind. Anmelderin der dem Verfügungspatent zugrunde liegenden PCT-Anmeldung war hingegen die Inhaberin des Verfügungspatentes, die K. U.y, National University Corporation F., eine staatliche Universität in F./Japan (nachfolgend nur: Universität).

(1.3.2)

Dass die vorgenannten Erfinder der Universität die prioritätsbegründende Erfindung nach der Einreichung der US-Patentanmeldungen rechtsgeschäftlich übertragen haben, behaupten die Verfügungsklägerinnen nicht. Sie machen vielmehr geltend, dass die prioritätsbegründende Erfindung aufgrund der Vorschriften der K. Universität für die Handhabung von Schutzrechten für geistiges Eigentum vom 1. April 2004 (deutsche Übersetzung Anlage FBD 27) unmittelbar auf die Universität übergegangen sei, die prioritätsbegründende Erfindung aber jedenfalls von den Erfindern mit Übertragungserklärungen vom 8. Oktober 2004 (deutsche Übersetzungen Anlagen FBD 27a – 27d) rechtsgeschäftlich auf die Universität übertragen worden sei. Nach ihrem Vortrag sollen die Rechte an der prioritätsbegründenden Erfindung damit bereits vor der Einreichung derUS-Patentanmeldungen auf die Universität übergegangen bzw. übertragen worden sein. Die Erfindung soll somit schon bei der ersten Voranmeldung bei der Universität gelegen haben, weswegen ein Rechtsfolgesachverhalt im Sinne von Art 87 EPÜ nach dem oben Gesagten nicht gegeben ist.

(1.3.3)

In den USA besteht zwar die Besonderheit, dass eine Patentanmeldung stets auf den Namen des Erfinders erfolgen muss, selbst wenn die Erfinderrechte im Zeitpunkt der Anmeldung (z.B. wegen gesetzlichen oder gewillkürten Rechtsübergangs) nicht mehr bei ihm, sondern bei einem Dritten liegen. So verhält es sich nach der Einlassung der Verfügungsklägerinnen auch im Streitfall, weil die prioritätsbegründende Erfindung bereits spätestens am 8. Oktober 2004 – und damit vor der ersten US-Prioritätsanmeldung vom 6. Dezember 2004 – von den Erfindern auf die Universität übergegangen sein soll. Diese in den USA bestehende Besonderheit rechtfertigt nach Auffassung des Senats jedoch keine anderweitige Auslegung des Art. 87 EPÜ. Entgegen der von den Verfügungsklägerinnen im Verhandlungstermin vertretenen Auffassung ist insoweit keine Ausnahme von dem Erfordernis zu machen, dass der Übergang bzw. die Übertragung des Prioritätsrechts in zeitlicher Hinsicht nach der Voranmeldung stattfinden muss.

Wer als Arbeitgeber – was nicht sein muss – in den USA erstanmeldet, kann und muss sich vergewissern, dass die Erfindung erst auf ihn übergeht, nachdem die Prioritätsanmeldung in den USA eingereicht ist. In diesem Fall ist der Arbeitgeber Rechtsnachfolger des Anmelders (= Erfinders) und kann daher die Nachanmeldung auf seinen Namen vornehmen.

Wer die Übertragung nicht in diesem Sinne steuern kann und deshalb schon im Besitz der Erfindung ist, bevor die Erstanmeldung vorgenommen werden kann, kann seine Prioritätsanmeldung anderswo einreichen, nämlich dort, wo die materielle Berechtigung am Erfindungsgegenstand die Anmelderberechtigung vermittelt. Dazu bestehen außerhalb der USA ausreichende Möglichkeiten.

Denkbar ist außerdem, dass in den Fällen, in denen die Erstanmeldung in den USA auf den Namen der Erfinder erfolgt, obwohl die Erfinderrechte bereits beim Arbeitgeber liegen, mit der Einreichung der Prioritätsanmeldung in der Person der Erfinder eine neue Rechtsposition in Bezug auf das Prioritätsrecht entsteht, die von diesen auf den Arbeitgeber übertragen werden kann, und zwar nach erfolgter Anmeldung, was dem Rechtsnachfolgeerfordernis des Art. 87 EPÜ genügen würde.

Vorliegend existieren für eine solche zweite Übertragungserklärung allerdings keine Anhaltspunkte. Alles spricht dafür, dass die Erfinder und die Universität der Meinung waren, mit der nach dem Vortrag der Verfügungsklägerinnen bereits im Oktober 2004 erfolgten Erfindungsübertragung alles Notwendige veranlasst zu haben. Dass hiernach und nach der Einreichung der US-Patentanmeldungen durch die Erfinder eine weitere Übertragung erfolgt ist, haben die Verfügungsklägerinnen auch anlässlich der Erörterungen im Verhandlungstermin nicht behauptet.

(1.3.4)

Es ist schließlich auch nichts dargelegt, was es rechtfertigen könnte, in den Übertragungsbescheinigungen der Erfinder vom 8. Oktober 2004 eine Vorausverfügung über die erst noch entstehenden Prioritätsrechte zu sehen.

Unklar ist insoweit schon, ob solches nach japanischem Recht überhaupt möglich ist. In der von den Verfügungsklägerinnen vorgelegten Stellungnahme des in Japan und den USA zugelassenen Rechtsanwaltes E. F. sowie des japanischen Patentanwaltes H. F. (deutsche Übersetzung Anlage FBD 26) heißt es zwar, dass nach japanischem Recht künftige Rechte übertragen werden können (Anlage FBD 26, Ziff. 21). Dies wird allerdings nicht anhand von Lehrbüchern und/oder Gerichtsentscheidungen belegt. Vor allem fehlen jegliche Erläuterungen dazu, ob dies für alle Arten von Rechten gilt und ob die Übertragung künftiger Rechte von bestimmten Voraussetzungen abhängig ist, etwa – wie im Falle der Abtretung künftiger Forderungen nach deutschem Recht (vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 70. Aufl., § 398 BGB Rdnr. 11 und 14) – von der Bestimmbarkeit des künftigen Rechts. Allein aufgrund der von den Verfügungsklägerinnen vorgelegten Erklärung der japanischen Anwälte vermag sich der Senat im vorliegenden Verfügungsverfahren daher schon nicht die erforderliche Gewissheit darüber verschaffen, ob und unter welchen Voraussetzungen künftige Rechte nach japanischem Recht übertragbar sind.

Gänzlich unklar ist zudem, ob der vorliegende tatsächliche Sachverhalt die Annahme einer Vorausverfügung trägt. Die Verfügungsklägerinnen behaupten weder, dass am 8. Oktober 2004 bereits festgestanden habe, die Erfindung in den USA durch die Erfinder zum Patent anzumelden, noch dass zwischen den Beteiligten überhaupt über die Einreichung einer Prioritätsanmeldung durch die Erfinder gesprochen worden sei. Die Verfügungsklägerinnen tragen nicht einmal vor, dass die Einreichung einer Prioritätsanmeldung überhaupt zur Debatte gestanden habe. Wenn aber die Einreichung einer Prioritätsanmeldung noch gar nicht geplant gewesen sein sollte, ist nicht ersichtlich, wieso in der Übertragungserklärung der Erfinder aus Oktober 2004 zugleich eine Vorausübertragung eines späteren Prioritätsrechts liegen soll. In der von den Verfügungsklägerinnen überreichten Stellungnahme der japanischen Anwälte vertreten diese zwar die Auffassung, die Prioritätsrechte bezüglich der Prioritätsanmeldungen seien mit der Einreichung der Voranmeldungen von den Erfindern auf die Universität übergegangen (Anlage FBD 26, Ziff. 21 und 24). Die Privatgutachter der Verfügungsklägerinnen gehen in diesem Zusammenhang allerdings nicht näher auf den Inhalt der Übertragungsbescheinigungen ein, in denen es lediglich heißt, dass das „Recht auf die Inanspruchnahme von Patenten“ auf der Grundlage von Art. 5 der Bestimmungen zur Behandlung geistigen Eigentums der Universität überlassen werde. Von einer geplanten Prioritätsanmeldung oder einem erst noch entstehenden Prioritätsrecht ist in diesen Bescheinigungen nicht die Rede. Auch gehen die japanischen Anwälte der Verfügungsklägerinnen mit keinem Wort darauf ein, ob eine Vorausübertragung eines erst noch entstehenden Prioritätsrechts nach japanischem Recht auch dann anzunehmen ist, wenn die Einreichung einer Prioritätsanmeldung durch die Erfinder selbst zum Zeitpunkt des Rechtsübergangs noch gar nicht beabsichtigt war.

Soweit die von den Verfügungsklägerinnen beauftragten japanischen Anwälte in ihrer Stellungnahme davon ausgehen, dass das Recht auf Erteilung eines Patents betreffend die prioritätsbegründende Erfindung gemäß Art. 5 der Vorschriften der Universität für die Handhabung von Schutzrechten für geistiges Eigentum schon zum Zeitpunkt der Erfindung auf die Universität übergegangen sei (vgl. Anlage FBD 26 Ziff. 18 und 24), ist ebenfalls nicht verständlich, wie hiermit zugleich die noch überhaupt nicht existierenden und auch noch nicht voraussehbaren Prioritätsrechte an den US-Patentanmeldungen unmittelbar kraft Gesetzes auf die Universität übergegangen sein können. Nach japanischem Recht mögen prinzipiell auch künftige Rechte übertragen werden können. Daraus folgt aber nicht, dass gemäß Art. 35 Abs. 2 des japanischen Patentgesetzes und Art. 5 der Vorschriften der Universität für die Handhabung von Schutzrechten für geistiges Eigentum mit dem Recht auf Erteilung eines Patents auch erst später entstehende Prioritätsrechte der Erfinder, die entstehen, weil diese die Erfindung trotz des Übergangs der Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber selbst zum Patent anmelden, auf den Arbeitgeber übergehen. Dafür, dass dies nach japanischem Recht tatsächlich der Fall ist, ist den von den Verfügungsklägerinnen vorgelegten Stellungnahmen der japanischen Anwälte nichts Brauchbares zu entnehmen. Diese geben letztlich nur die Privatmeinung der japanischen Anwälte wieder.

Unter diesen Umständen kommt es hier nicht einmal mehr entscheidend darauf an, dass zwischen den Parteien auch Streit darüber besteht, ob das „Recht auf Erteilung eines Patents“ betreffend die prioritätsbegründende Erfindung nach japanischem Recht überhaupt rechtswirksam auf die Universität übergegangen ist. Während dies von den japanischen Anwälten der Verfügungsklägerinnen bejaht wird, kommt der von den Verfügungsbeklagten beauftragte japanische Patentanwalt zu einem anderen Ergebnis. In seiner Stellungnahme (deutsche Übersetzung Anlage UN 31a) verneint er im Gegensatz zu den Privatgutachtern der Verfügungsklägerinnen einen gesetzlichen Übergang der Rechte an der Erfindung auf die Universität und zweifelt auch eine wirksame rechtsgeschäftliche Übertragung des Rechts an der Erfindung auf die Universität an.

Das vorliegende Verfügungsverfahren ist nicht geeignet, die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen zu klären. Nach § 293 ZPO hat das Tatgericht das für die Entscheidung eines Rechtsstreits maßgebliche ausländische Recht zwar von Amts wegen zu ermitteln. In Verfahren des vorläufigen Rechtschutzes stehen zeitaufwendige gerichtliche Nachforschungen jedoch der Natur des einstweiligen Verfügungsverfahrens als summarisches Eilverfahren entgegen. Wegen der Eilbedürftigkeit der Entscheidung hat sich das Gericht auf präsente Erkenntnisquellen zu beschränken. Die in diesem Verfahren vorgelegten anwaltlichen Stellungnahmen sind allerdings nicht ergiebig und können dem Senat nicht die erforderliche Gewissheit vom Inhalt des japanischen Rechts sowie der japanischen Rechtspraxis, wie sie in der Rechtsprechung der japanischen Gerichte zum Ausdruck kommt, vermitteln. Aufwendige Ermittlungen, insbesondere in Form der Einholung von Rechtsgutachten, verbieten sich im Verfahren des vorläufigen Rechtschutzes wegen der Eilbedürftigkeit der Sache von vornherein.

Das Ergebnis ist schließlich kein anderes, wenn die Übertragung der Prioritätsrechte entgegen der Auffassung der Verfügungsklägerinnen nicht nach japanischem Recht, sondern nach US-amerikanischen Recht zu beurteilen sein sollte, was jedenfalls bei einer rechtsgeschäftlichen Übertragung des Prioritätsrechts in Betracht zu ziehen ist. Die materiellen Vorschriften zur Übertragung des Prioritätsrechts sind nämlich den nach internationalem Privatrecht maßgeblichen nationalen Vorschriften zu entnehmen (Benkard/Grabinski, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 4). Im Zweifel dürfte danach das Recht des Schutzrechtstaates der ersten Anmeldung gelten (vgl. Art. 14 Abs. 2 Rom I-VO, Art. 33 Abs. 2 2 EGBGB; Benkard/Grabinski, a.a.O., Art. 87 Rdnr. 4). Zu dem dann maßgeblichen Inhalt des US-Rechts haben die Verfügungsklägerinnen nichts vorgetragen.

(1.4)Kann das Verfügungspatent die Prioritäten der US-Patentanmeldungen vom6. Dezember 2004 und 27. Januar 2005 nicht wirksam in Anspruch nehmen, wovon derzeit auszugehen ist, ist für den Zeitrang des Verfügungspatentes dessen eigener Anmeldetag (06.12.2005) maßgebend, so dass die von der Verfügungsbeklagten zu 2. im Einspruchsbeschwerdeverfahren entgegengehaltene Druckschrift gemäß Anlage D 29 als Stand der Technik zu berücksichtigen ist. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass diese Entgegenhaltung noch vor dem Beginn der Konferenz am 27. Mai 2005 und damit vor dem Anmeldetag des Verfügungspatentes an eine unbegrenzte Zahl Fachkundiger versendet und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Außerdem ist mangels gegenteiliger Anhaltspunkte davon auszugehen, dass ihr Inhalt den Konferenzteilnehmer anlässlich der Konferenz mitgeteilt und erläutert wurde.

(2)

Für den Fachmann ergab sich die Lehre der Ansprüche 1 und 2 des Verfügungspatentes in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der im Einspruchsbeschwerdeverfahren als D entgegengehaltenen WO (Anlage UN 15) und der D .

Die D , die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Färbemittel mit fehlender Zytotoxizität bereitzustellen, welches zur Sichtbarmachung von Membranen mit begrenzter oder trennender Funktion oder von durch Erkrankung entstandener Membrane im menschlichen oder tierischen Körper geeignet ist, schlägt die Verwendung eines keinen Vitalfarbstoff darstellenden, biokompatiblen Triphenylmethan-Farbstoffes zum Anfärben von im Auge befindlicher Membranen für chirurgische Zwecke vor. Sie gibt an, dass das Färbemittel zum Anfärben der Linsenkapsel (Anlage UN 13, Seite 3 Zeilen 27 bis 30; Seite 4 Zeilen 2/3; Anspruch 4), insbesondere der Linsenvorderkapsel bei einer Katarakt-Operation (Anlage UN 13, Seite 3 Zeilen 27 bis 30; Anspruch 5), der Membrana limitans interna [= ILM] (Anlage UN 13, Seite 4 Zeilen 15/16) oder infolge von PVR entstandener Membranen (Anlage UN 13, Seite 4 Zeilen 16 bis 17), insbesondere epiretinaler Membranen (Anlage UN 13, Seite 4 Zeile 18; Seite 5, Zeile 8; Anspruch 7), an der Netzhaut oder an der Rückfläche des Glaskörpers (Anlage UN 13, Seite 4 Zeilen 15 bis 20) verwendet werden kann. Als Beispiel für einen geeigneten Triphenylmethan-Farbstoff benennt die D die Farbstoffe Patentb. und B. B. (Anlage UN 13, Seite 3 Zeilen 8 bis 13; Ansprüche 14 und 15), zu denen sie angibt, dass diese gegenüber dem herkömmlichen Trypanblau keine Zytoxität besitzen (Anlage UN 13, Seite 5 Zeilen 28 bis 34). Die WO 2004/035091 offenbart somit für die Zwecke einer Augen-Operation das Einfärben von im Auge befindlichen Membranen, z. B. der Linsenkapsel, insbesondere der Linsenvorderkapsel und der inneren Grenzmembran (ILM), mit Patentb. oder mit B. B. (B).

Ein Hinweis auf die Verwendung von B. B. (B.) fehlt zwar in der D . Auch mag diese ältere Druckschrift allein – wovon die fachkundige Einspruchsabteilung ausgegangen ist – die Verwendung des ebenfalls zur Klasse der Triphenylmethan-Farbstoffe gehörenden Farbstoffes BBG, der sich von BBR durch zwei Methylgruppen an zwei unterschiedlichen Ringen unterscheidet, für den Fachmann nicht nahelegen. Dass auch BBG als geeigneter Farbstoff zum Färben ophthalmischer Membranen beim Durchführen eines chirurgischen Eingriffs am Auge in Betracht kommt, ergab sich für den Fachmann aber aus der D .

Diese Entgegenhaltung berichtet über die Verwendung von BBG bei der kontinuierlichen kurvilinearen Kapsulorhexis. Bei der kontinuierlichen kurvilinearen Kapsulorhexis-Operation wird die vordere Kapsel gefärbt. Nach dem Einfärben wird diese eingeschnitten und zumindest teilweise entfernt. Um die Verwendung von BBG bei der kontinuierlichen kurvilinearen Kapsulorhexis zu testen, wurden gemäß der D zunächst Tests mit Versuchstieren durchgeführt, denen BBG in die vordere Kapsel injiziert wurde. Nach Abschluss der Versuche mit Tieraugen wurde – nachdem die Verwendung von BBG für klinische Versuche von der Ethikkommission genehmigt worden war – BBG auch bei Menschen getestet. Zu den Ergebnisse der durchgeführten Tests wird in der D ausgeführt, dass in den Tests bei Ratten nach zwei Wochen bzw. zwei Monaten keine Beobachtungen gemacht wurden, die auf eindeutige toxische Wirkung in den Endothezellen der Hornhaut hindeuteten. Für die Schweineaugen wurde eine eindeutige Färbefähigkeit für die vordere Kapsel selbst in dem Fall bestätigt, dass BBG nur in einer niedrigen Konzentration von 0,25 mg/ml injiziert wurde. In den klinischen Versuchen, welche das Färben der vorderen Kapsel von drei Augen im Fall von drei fortgeschrittenen Katarakten unter Verwendung von BBG mit einer Konzentration von ebenfalls 0,25 mg/ml zum Gegenstand hatten, wurde die vordere Kapsel eindeutig gefärbt und CCC durchgeführt. Es gab keine eindeutigen Nebenwirkungen in der Nachbeobachtung und die Abbaurate von Endothezellen der Hornhaut betrug durchschnittlich 5,6%. Die D kommt deshalb zu dem Schluss, dass das Färben der vorderen Kapsel unter Verwendung von BBG als sicher und wirksam für die Kataraktoperation anzusehen ist.

Die D offenbart somit die Verwendung von BBG zum Färben der vorderen Kapsel beim Durchführen eines chirurgischen Eingriffs am Auge. Die Verwendung von BBG zum Färben der ILM ist in der D 29 zwar nicht beschrieben. Da die D die Verwendung eines Triphenylmethan-Farbstoffes zum Anfärben auch der ILM vorschlägt und als Beispiel hierfür BBR benennt, wird der Fachmann, der auf der Suche nach einem besseren und sichereren oder auch nur nach einem alternativen Farbstoff zum Einfärben der ILM ist, aber ohne weiteres das von der D zum Färben der vorderen Kapsel vorgeschlagene, ebenfalls zur Klasse der Triphenylmethan-Farbstoffe gehörende BBG in Betracht ziehen.

Dass zwischen der vorderen Kapsel und der ILM Unterschiede bestehen, die aus Sicht des Fachmanns einer Verwendung von BBG auch zum Färben der ILM im Rahmen eines Verfahrens der Augenchirurgie, welches das Einfärben der ILM und deren anschließende Entfernung beinhaltet, zum Zeitpunkt des Anmeldetages des Verfügungspatentes entgegengestanden haben, ist weder schlüssig dargetan noch ersichtlich. Die Verfügungsklägerinnen behaupten insoweit nur pauschal, aufgrund der unterschiedlichen Farbstoffe bzw. der unterschiedlich gefärbten Gewebe habe für den Fachmann keine Veranlassung zu einer Kombination bestanden. Die D schlägt – wie ausgeführt – die Verwendung eines Triphenylmethan-Farbstoffes zum Einfärben sowohl der vorderen Kapsel als auch der ILM vor und benennt in diesem Zusammenhang ausdrücklich BBR. Wie die Verfügungspatentschrift selbst berichtet, sind im Stand der Technik auch ICG und TB sowohl zum Einfärben der IML als auch zum Einfärben der Linsenkapsel verwendet worden. Wieso für den Farbstoff BBG plötzlich etwas anderes gelten sollte, ist nicht ersichtlich. Vor diesem Hintergrund wird der Fachmann das ihm von der D zum Einfärben der vorderen Kapsel vorgeschlagene BBG, mit dem es nach dem Inhalt der D im vorderen Bereich des Auges, insbesondere mit der Zytotoxität, keine Probleme gab, ohne weiteres auch als Färbemittel für den hinteren Bereich des Auges wählen.

Dafür, dass der Fachmann einen zum Färben einer bestimmten ophthalmischen Membran eingesetzten Farbstoff auch auf seine Geeignetheit zum Färben einer anderen ophthalmischen Membran testen wird, spricht indiziell auch die im Einspruchsbeschwerdeverfahren ebenfalls neu vorgelegte Entgegenhaltung D (Anlage UN 30; deutsche Übersetzung Anlage 30a), bei der es sich um das Programm bzw. die „A.“ der 102. Jahrestagung der D. O. G. . handelt, welche in der Zeit vom 23. bis 26. September 2004 in Berlin stattfand. Dieses unstreitig zum Stand der Technik gehörende Dokument berichtet über erste Ergebnisse des Einsatzes von Patentblau als neuen Farbstoff für die Katarakt-Operation und Chromovitrektomie. Sie erwähnt einleitend, dass derzeit zusätzlich zu ICG und TB mit Patentblau ein dritter Farbstoff für die intraokulare Anwendung verfügbar ist. Es wird sodann darüber berichtet, dass Patentblau einerseits bei der Operation im vorderen Abschnitt zum Färben der vorderen Linsenkapsel verwendet und dieser Farbstoff andererseits in den hinteren Pol sowohl zum Färben der epiretinalen Membranen verschiedener Pathogenesen als auch zum Färben der inneren begrenzenden Membran injiziert wurde. Dem ist zu entnehmen, dass der Fachmann einen zum Färben einer ophthalmischen Membran eingesetzten Farbstoff prinzipiell auf seine Geeignetheit zum Färben einer anderen ophthalmischen Membran testen wird. In der D wird zwar zu den Testergebnissen von Patentblau für die Operation im hinteren Abschnitt mitgeteilt, dass das Färben der epiretinalen Membranen in einem flüssigkeitsgefüllten Auge deren Sichtbarmachung nur in wenigen Fällen erlaubte und in den meisten Fällen des Färbens der epiretinalen Membranen und inneren begrenzenden Membranen keine Farbstoffbindung an die Membranen erreicht werden konnte. Dies hielt den Fachmann am Anmeldetag des Verfügungspatentes aber nicht davon ab, den ihm aus der D zum Färben der vorderen Kapsel bekannten Farbstoff BBG für diese Zwecke zu testen. Denn die D geht weder auf BBG noch auf den in der D offenbarten Farbstoff BBR ein und sie kommt auch nicht zu dem Schluss, dass die Testergebnisse Rückschlüsse Triphenylmethan-Farbstoffe zulassen.

Aus der Entscheidung der Einspruchsabteilung ergeben sich entgegen der Auffassung der Verfügungsklägerinnen keine Anhaltspunkte, die dieser Beurteilung entgegenstehen könnten. Die Einspruchsabteilung hat sich weder mit der D noch mit einer anderen Entgegenhaltung, die die Nutzung von BBG zum Färben der vorderen Kapsel oder einer anderen ophthalmischen Membran beim Durchführen eines chirurgischen Eingriffs am Auge beschreibt, befasst. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung beruht maßgeblich auf der Annahme, dass es im Stand der Technik keinen Hinweis gegeben hat, dass BBG sicher und bei eher niedrigen Konzentrationen für die Färbung von ophthalmischen Membranen für die Verwendung in der ophthalmischen Chirurgie geeignet sein könnte (vgl. Anlage FBD 24, Seite 16). Einen solchen Hinweis betreffend die Nutzung von BBG zum Färben der vorderen Kapsel für die Zwecke einer Augen-Operation erhielt der Fachmann jedoch durch die nunmehr entgegengehaltene D .

bb)Dass die Verfügungsbeklagte zu 2. die D erst im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgelegt hat, führt nicht dazu, dass diese Entgegenhaltung bei der hier im Rahmen des Verfügungsgrundes vorzunehmenden Prüfung des Rechtsbestandes des Verfügungspatentes außer Betracht zu bleiben hat.

(1)Entgegen der Auffassung der Verfügungsklägerinnen ist es keineswegs sicher, sondern im Gegenteil unwahrscheinlich, dass die Technische Beschwerdekammer diese Entgegenhaltung im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht berücksichtigen wird.

(1.1)Gemäß Art. 114 Abs. 1 EPÜ muss das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Nach Art. 114 Abs. 2 EPÜ braucht das Europäische Patentamt jedoch Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligen verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. lm Spannungsfeld dieser beiden Grundsätze hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung entwickelt (vgl. zum Ganzen: Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Aufl., S. 799 ff.). lm Hinblick auf die Berücksichtigung verspäteten Vorbringens haben die Beschwerdekammern verschiedene Ansätze entwickelt. Eines der Konzepte besagt, dass Art. 114 Abs. 1 EPÜ Vorrang vor Art. 114 Abs. 2 EPÜ hat; das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung über die Zulässigkeit sei die Relevanz des Standes der Technik (T ). Ein zweiter Ansatz beruht auf der „Komplexität“ (T ), d. h. die Entscheidung über die Zulassung verspätet eingereichter Unterlagen wird von einem allgemeinen lnteresse daran geleitet, dass das Beschwerdeverfahren effizient durchgeführt wird.

Die Beschwerdekammern betonen, dass es grundsätzlich notwendig ist, dass der Einsprechende alle Einwände während der Einspruchsfrist vorbringt und ausführlich und vollständig darlegt. So wird in der Entscheidung T darauf hingewiesen, dass Tatsachen und Beweismittel zur Stützung eines Einspruchs, die nach Ablauf der Frist von neun Monaten und damit verspätet vorgelegt werden, gemäß Art. 114 Abs. 2 EPÜ von der Kammer nicht im Verfahren zugelassen zu werden brauchen. Das entspreche dem Beschleunigungsgrundsatz und dem Prinzip der Fairness gegenüber der anderen Partei. Jeder Beteiligte solle alle für seine Sache relevanten Tatsachen, Beweismittel und Argumente so frühzeitig und vollständig wie möglich vorlegen, vor allem, wenn ihm diese Beweismittel bereits bekannt waren (vgl. auch T , T ; T ; T ; T ; T , T ).

Für das Beschwerdeverfahren enthält die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VO-BK) zudem detaillierte Bestimmungen. Die dort aufgeführten Kriterien für die Zulassung neuen Vorbringens tragen dem Recht der anderen Beteiligten auf ein faires Verfahren Rechnung und zielen auf eine pragmatischere und verlässlichere Verfahrensführung. Die Zulässigkeit von nachträglichen Änderungen am Vorbringen eines Beteiligten wird ausdrücklich in das Ermessen der Kammer gestellt. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt (Art. 13 Abs. 1 VO-BK 2007).

Die Praxis der Beschwerdekammern im Hinblick auf verspätetes Vorbringen wurde lange Zeit von der Grundsatzentscheidung T bestimmt, nach der der Amtsermittlungsgrundsatz gemäß Art. 114 Abs. 1 EPÜ Vorrang vor der in Art. 114 Abs. 2 EPÜ eingeräumten Möglichkeit hat, Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Wichtigstes Kriterium bei der Entscheidung über die Zulassung verspätet eingereichter Unterlagen und Beweismittel war danach deren Relevanz, d. h. ihre Beweiskraft gegenüber anderen, bereits eingeführten Unterlagen (vgl. z. B. T ; T ; T ; T ; T ). Die Behandlung einer Entgegenhaltung, die schon früher in das Verfahren hätte eingeführt werden können, also verspätet vorgelegt wird, hängt danach davon ab, ob sie für den Ausgang des Falles entscheidend („relevant“) ist (vgl. T ).

In der von den Verfügungsklägerinnen in Bezug genommenen, grundlegenden Entscheidung T kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ 1973 in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen „Tatsachen und Beweismittel“ hinausgehen, nur in Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden sollten, wenn prima facie triftige Gründe die Vermutung nahelegen, dass die verspätet eingereichten Unterlagen der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen würden.

lm Verfahren vor den Beschwerdekammern gelten für die Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich restriktivere und strengere Kriterien als im Einspruchsverfahren. Dazu stellte die Kammer in T fest, dass im Gegensatz zum erstinstanzlichen Verfahren das Beschwerdeverfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren ist und daher „weniger auf Ermittlungen ausgerichtet“ ist. Daher sollten im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ 1973 in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen „Tatsachen und Beweismittel“ hinausgehen, in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant sind, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten lassen, also höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen. Dabei sollten auch andere für den jeweiligen Fall relevante Faktoren berücksichtigt werden, insbesondere, ob – und mit welcher Begründung – der Patentinhaber den neuen Unterlagen die Zulässigkeit abspricht und inwieweit eine Zulassung zu verfahrensrechtlichen Komplikationen führen würde. Generell sind umso größere Verfahrenskomplikationen zu erwarten, je später solche neuen Unterlagen eingereicht werden. Diese Entscheidung wurde in weiteren Entscheidungen bestätigt (T ; T ; T ; T ; T ; T ; T ; T ; T ; T ).

In T entschied die Beschwerdekammer, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein verspätet eingereichtes Dokument berücksichtigt werden kann, wenn es zum gleichen oder zu einem eng verwandten Gebiet der Technik gehört und einen Gegenstand offenbart, der für denselben oder einen ähnlichen Zweck entwickelt wurde wie der des angefochtenen Patents. Vor dem Hintergrund von T wäre ein solches Dokument dann insofern prima facie relevant, als es zumindest in unveränderter Form der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen könnte.

ln weiteren Entscheidungen wurde die Relevanz des verspäteten Vorbringens nicht mehr als das einzig entscheidende Kriterium für dessen Berücksichtigung betrachtet. Als entscheidend wurden auch andere Kriterien angesehen, wie der Grad der Verspätung, ob das verspätete Vorbringen als ein Verfahrensmissbrauch zu werten war oder ob die Zulassung des verspäteten Vorbringens zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens führen könnte. So berücksichtigten die Beschwerdekammern in etlichen Fällen verspätetes Vorbringen wegen Verfahrensmissbrauchs nicht (vgl. z. B. T ; T ). In einigen weiteren Entscheidungen verneinten die Beschwerdekammern demgegenüber das Vorliegen eines taktischen Missbrauchs und berücksichtigten unter Hinweis auf den Amtsermittlungsgrundsatz die verspätet vorgebrachten Entgegenhaltungen, da sie möglicherweise die Aufrechterhaltung des Patents gefährdeten (vgl. T , T ). Ein Verfahrensmissbrauch setze ein vorsätzliches Zurückhalten von lnformation voraus (vgl. T ). In T hatte die Einspruchsabteilung mehrere Dokumente nicht zum Verfahren zugelassen, weil diese mehr als zwei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht worden und prima facie nicht vollständig genug seien, um die angebliche Vorbenutzung zu substantiieren. Drei weitere Dokumente wurden erst während des Beschwerdeverfahrens eingereicht. Die Beschwerdekammer stellte zunächst fest, dass alle diese Dokumente als verspätet eingereicht anzusehen seien. lhre Zulassung liege im Ermessen der Kammer. Die Kammer konnte jedoch keine Tatsachen erkennen, die darauf hinwiesen, dass die Einreichung der verspätet vorgelegten Dokumente aus taktischen Gründen bewusst hinausgezögert worden sei. Sie entschied daher, dass die verspätete Einreichung keinen Verfahrensmissbrauch darstellte. Die Dokumente konnten daher nicht ohne Prüfung ihrer Relevanz außer Betracht gelassen werden. Nach eingehender Prüfung der Relevanz der verschiedenen Dokumente gelangte die Kammer schließlich zu der Auffassung, dass nur eines der betreffenden Dokumente gemäß Art. 114 Abs. 2 EPÜ 1973 zum Verfahren zuzulassen war, weil es prima facie „hochrelevant“ war, d. h. der Aufrechterhaltung des Patentes höchstwahrscheinlich entgegenstand (T ; T ). Im Hinblick auf das Kriterium der Verfahrensökonomie gelangte die Beschwerdekammer in T zu dem Schluss, dass die Berücksichtigung von verspätetem Material u. a. davon abhängig gemacht werden soll, wie komplex die dadurch bedingte Prüfung ist. ln der Entscheidung T stellte die Beschwerdekammer fest, dass das verspätet vorgelegte Dokument relativ kurz war und keine komplexen inhaltlichen Fragen zu technischen oder rechtlichen Aspekten aufwarf, die das Beschwerdeverfahren erschwert hätten. In T ließ die Kammer die Dokumente zum Verfahren zu und befand, dass sie nicht so spät eingereicht wurden, dass der Beschwerdegegner seine Verteidigung nicht angemessen vorbereiten konnte.

(1.2)Unter Berücksichtigung dieser umfangreichen, auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles bezogenen Rechtsprechung lässt sich hier nicht prognostizieren, dass die Beschwerdekammer die im Einspruchsbeschwerdeverfahren neu vorgebrachte D nicht zulassen wird. Aus Sicht des Senats sprechen vielmehr gute Gründe dafür, dass die Beschwerdekammer diese Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren berücksichtigen wird.

Die Verfügungsbeklagte zu 2. hat im Einspruchsverfahren von Anfang an geltend gemacht, dass der Gegenstand des Verfügungspatentes nicht neu sei, jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Schon im Rahmen des Einspruchsverfahrens hat sie mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2011 (Anlage UN 10) auch eingewandt, dass das Verfügungspatent die Prioritäten der US-Anmeldungen nicht in Anspruch nehmen könne. Zwar hat sie sich vor der Einspruchsabteilung nicht auf die fehlende Anmelderidentität berufen. Insoweit handelt es sich um einen neuen Gesichtspunkt, den die Verfügungsbeklagte zu 2. erstmals im Beschwerdeverfahren thematisiert hat. Hinsichtlich der wirksamen Prioritätsbeanspruchung ist allerdings – wie ausgeführt – nicht die Verfügungsbeklagte zu 2., sondern die Patentinhaberin beweisbelastet. Deren Vortrag hierzu ist unschlüssig, jedenfalls aber unzureichend.

100

Die in Rede stehende Entgegenhaltung D ist sowohl für den Rechtsbestand des von der Patentinhaberin im Einspruchsbeschwerdeverfahren verteidigten Patentanspruch 1 als auch für den Rechtsbestand des hier in Kombination mit Patentanspruch 1 geltend gemachten Unteranspruchs 2 prima facie hochrelevant. Ein Verfahrensmissbrauch ist nicht feststellbar. Anhaltspunkte dafür, dass die Verfügungsbeklagte zu 2. den Einwand der fehlenden Anmelderidentität aus taktischen Gründen (welchen?) erst jetzt erhoben und/oder die in das Beschwerdeverfahren eingeführten neuen Entgegenhaltungen einschließlich der D aus solchen Gründen bewusst zurückgehalten hat, sind weder dargetan noch ersichtlich. Dass die Entgegenhaltung D der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag des Verfügungspatentes zugänglich gemacht wurde, ist unstreitig. Bei dieser Entgegenhaltung handelt es sich um ein kurzes Dokument mit klarem Inhalt, das keine weiteren komplexen technischen Fragen aufwirft. Eine Stellungnahme zu dieser Schrift ist der Patentinhaberin ohne weiteres in angemessener Zeit möglich. Das gilt umso mehr, als sich die in Rede stehende Entgegenhaltung auf eine Konferenz bezieht, die offenbar unter der Leitung der Patentinhaberin („Leitung: F. U. …“) stand und von der Patentinhaberin selbst durchgeführte Tests zum Gegenstand hatte.

101

Es sprechen daher aus Sicht des Senats gute Gründe dafür, dass die Beschwerdekammer die Entgegenhaltung D in Ausübung des ihr eingeräumten Ermessens im Beschwerdeverfahren zulassen wird.

102

(2)Selbst wenn man aber zugunsten der Verfügungsklägerinnen unterstellt, dass die Beschwerdekammer die Entgegenhaltung D bei ihrer Beschwerdeentscheidung nicht berücksichtigen wird, vermag dieser Umstand den Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht zu rechtfertigen, weil der Rechtsbestand des Verfügungspatentes auch dann nicht hinreichend gesichert ist. Denn in diesem Fall können die Verfügungsbeklagten nach Abschluss des Einspruchsbeschwerdeverfahrens eine auf die Entgegenhaltung D gestützte Nichtigkeitsklage erheben.

103

Der Senat verkennt insoweit nicht, dass das Verfügungsschutzrecht grundsätzlich mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen werden muss, damit Zweifel am Rechtsbestand des Verfügungspatentes sich in einer Zurückweisung des Verfügungsantrages niederschlagen können (vgl. Senat, InstGE 7, 147 – Kleinleistungsschalter; InstGE 12, 114 – Harnkatheterset). Es nützt dem Verfügungsbeklagten deshalb in der Regel nichts, im einstweiligen Verfügungsverfahren lediglich Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe aufzuzeigen, die zu einer Vernichtung des Verfügungspatentes führen könnten, solange er nicht – spätestens bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung im Verfügungsverfahren – tatsächlich ein entsprechendes Verfahren eröffnet hat, in dem aufgrund dieses Vorbringens ein Widerruf bzw. die Nichtigerklärung des Patents verfügt werden kann.

104

Ebenso kann die im Hauptsacheprozess im Rahmen der Aussetzungsentscheidung nach § 148 ZPO zu treffende Prognose, ob sich das Klagepatent im anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig erweist, notwendigerweise nur vor dem Hintergrund des Sach- und Streitstandes in eben diesem Verfahren angestellt werden. Eine Entgegenhaltung, die der Beklagte in der im Hauptsacheverfahren zu führenden Aussetzungsdiskussion erörtert, ist deswegen grundsätzlich solange nicht geeignet, die Aussetzung (§ 148 ZPO) zu rechtfertigen, wie die Schrift nicht auch in das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren eingeführt worden ist. Spätestens am Schluss der letzten mündlichen Verhandlung im Verletzungsverfahren muss die Entgegenhaltung also in das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren eingebracht sein.

105

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gilt der Grundsatz, dass es für die Erfolgsaussichten des Angriffs auf das Klagepatent auf den Stand des laufenden Rechtsbestandsverfahrens ankommt, aber nicht ausnahmslos. In der Entscheidung „Mautberechnung“ (GRUR 2011, 848) hat der Bundesgerichtshof eine Ausnahme für den Fall zugelassen, dass auf ein älteres nationales Recht im Sinne von Art. 139 Abs. 2 EPÜ kein Einspruch gegen ein europäisches Patent, wohl aber eine (nationale) Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des europäischen Patents gestützt werden kann, weil hier ein Nichtigkeitsangriff solange nicht statthaft ist wie das europäische Einspruchsverfahren noch nicht beendet ist. Ist während des Verletzungsprozesses das Einspruchsverfahren noch anhängig, wäre deshalb eine Aussetzung an sich zu versagen, weil das ältere nationale Recht dem Einspruch gegen das Klagepatent aus Rechtsgründen nicht zum Erfolg verhelfen kann und eine – insoweit allein erfolgversprechende – Nichtigkeitsklage – als vorgreifliches Verfahren – noch nicht anhängig ist und auch nicht in zulässiger Weise erhoben werden kann. Der Bundesgerichtshof erkennt in dieser besonderen Fallkonstellation gleichwohl die Möglichkeit (und sogar Verpflichtung) an, den Verletzungsprozess bereits während des noch laufenden Einspruchsverfahrens im Hinblick auf die Erfolgsaussichten der demnächst möglichen und zu erwartenden Nichtigkeitsklage auszusetzen. Der Verletzungsrichter sei nicht gehindert, im Rahmen des ihm in § 148 ZPO eingeräumten Ermessens auch die Besonderheiten der im entschiedenen Fall in Rede stehenden Verfahrenskonstellation zu berücksichtigen. Er könne und müsse von der Möglichkeit, das Verfahren im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren auszusetzen, deshalb auch dann Gebrauch machen, wenn er damit rechne, dass das Einspruchsverfahren erfolglos bleiben werde, eine im Anschluss daran erhobene Nichtigkeitsklage wegen einer Entgegenhaltung, die nur in diesem Verfahren berücksichtigt werden dürfe, aber hinreichende Erfolgsaussicht habe. Der Anlass für eine solche Aussetzung falle zwar weg, wenn das Einspruchsverfahren beendet sei. Die im Falle einer erneuten Anrufung des Verfahrens erforderliche Zeit zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verletzungsgericht reiche aber aus, um eine Nichtigkeitsklage zu erheben und damit erneut die Voraussetzungen für eine Aussetzung zu schaffen (BGH, a.a.O.).

106

In Weiterentwicklung dieser Rechtsprechung sind bei der in einem Hauptsacheprozess nach § 148 ZPO zu treffenden Aussetzungsentscheidung prinzipiell auch Entgegenhaltungen zu berücksichtigen, die die Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer in einem laufenden Einspruchsverfahren wegen zu später Vorlage nicht zulässt bzw. voraussichtlich nicht zulassen wird, auf die aber nach Abschluss des Einspruchsverfahrens eine nachfolgende Nichtigkeitsklage mit Erfolg gestützt werden kann.

107

Zwar spielt bei der Aussetzungsentscheidung auch eine Rolle, wann ein Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage erhoben worden ist. Das Verletzungsgericht hat alle für die Entscheidung relevanten Umstände in die nach § 148 ZPO zu treffende Abwägung einzubeziehen. Zu diesen Umständen gehört das Interesse des Verletzungsbeklagten, nicht aus einem möglicherweise nicht rechtsbeständigen Patent in Anspruch genommen zu werden, aber auch das Interesse des Verletzungsklägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens (BGH, GRUR 2012, 93 f. – Klimaschrank; GRUR 2012, 1072 – Verdichtungsvorrichtung). Dem Interesse des Verletzungsklägers an einem zügigen Verfahrensabschluss kommt umso stärkeres Gewicht zu, je später die Nichtigkeitsklage erhoben worden ist. Eine Aussetzung wird regelmäßig vor allem dann nicht veranlasst sein, wenn der Verletzungsbeklagte den Einspruch oder die Nichtigkeitsklage erst so kurzfristig vor dem Haupttermin im Verletzungsprozess erhebt, dass dem Patentinhaber eine angemessene Erwiderung auf das Einspruchs- oder Nichtigkeitsvorbringen nicht mehr möglich ist (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 3, 54 – Sportschuhsohle). Anders ist aber zu verfahren, wenn die Prüfung des Rechtsbestandes sicher ergibt, dass der – späte – Rechtsbestandsangriff das Patent voraussichtlich zu Fall bringen wird (vgl. a. Senat, Beschluss vom 04.01.2012 – I-2 U 105/11: „wenn die Erfolgsaussicht der Nichtigkeitsklage offenkundig ist“). Übertragen auf die vorliegende Fallkonstellation, in der die Verfügungsbeklagte zu 2. zwar rechtzeitig Einspruch gegen das Verfügungspatent eingelegt, möglicherweise aber eine Entgegenhaltung zu spät in das Einspruchsverfahren eingeführt hat, bedeutet dies, dass eine Aussetzung jedenfalls dann in Betracht kommt und geboten ist, wenn die Prüfung der Entgegenhaltung ergibt, dass eine spätere Nichtigkeitsklage das Patent voraussichtlich beseitigen wird.

108

Letzteres ist hier nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand zu bejahen, weshalb in dieser Situation ein Hauptsacheprozess der Parteien auszusetzen wäre. Der Anlass zur Aussetzung fiele erst weg, wenn im Anschluss an die Beendigung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht alsbald tatsächlich Nichtigkeitsklage erhoben wird. Wenn der Schutzrechtsinhaber oder dessen Lizenznehmer mittels Klage keine Titulierung eines Unterlassungsanspruchs erreichen kann, kann aber auch kein überwiegendes Interesse an einem dahingehenden vorläufigen sichernden Ausspruch gegeben sein. Da infolge des Eilcharakters eine Aussetzung des Verfügungsverfahrens nicht in Betracht kommt, ist in dieser Situation der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen (vgl. Senat, InstGE 7, 147, 148 – Kleinleistungsschalter; Urteil vom 14.07.2009 – I-2 U 87/08).

109

cc)Die Verfügungsbeklagten sind mit dem Einwand der fehlenden Anmelderidentität auch nicht nach § 531 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen. Die mangelnde Anmelderidentität ist zentral für die Beurteilung des Rechtsbestandes, weswegen es nicht angebracht ist, ihr aus Verspätungsgründen, die jedenfalls in einem anschließenden Nichtigkeitsverfahren beim Bundespatentgericht nicht beachtlich wären, nicht nachzugehen. Die D hatte die Verfügungsbeklagte im Übrigen schon beim Landgericht vorgelegt.

110

c)Dem Verfügungsantrag kann auch nicht nach Maßgabe der von den Verfügungsklägerinnen „insbesondere“ geltend gemachten Unteransprüche 4 und 5 entsprochen werden. Unteranspruch 4 schlägt vor, dass die Farbzusammensetzung eine Konzentration von BBG, eines pharmazeutisch verträglichen Salzes von BBG oder eines Hydrates von BBG innerhalb eines Bereiches von 0,1 mg/l bis 1,0 mg/ml hat. Gemäß Unteranspruch 5 liegt die Konzentration bevorzugt innerhalb eines Bereiches von 0,1 mg/l bis 0,25 mg/ml. Dass in der Auswahl der Menge des BBG ein Umstand zu erblicken ist, der eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte, ist weder dargetan noch ersichtlich. Die Verwendung von BBG in einer niedrigen Konzentration von 0,25 mg/ml ergibt sich bereits aus der Entgegenhaltung D .

111

d)Fehlt es bereits aus den vorstehenden Gründen an einem Verfügungsgrund, kommt es auf die von den Verfügungsbeklagten gegenüber dem Rechtsbestand des Verfügungspatentes erhobenen weiteren Einwände nicht an. Insbesondere bedarf es keines Eingehens auf die von den Verfügungsbeklagten nunmehr behauptete offenkundige Vorbenutzung durch die von den Erfindern durchgeführten klinischen Studien und auch keiner Erörterung der ebenfalls neu in das Einspruchsbeschwerdeverfahren eingeführten weiteren Entgegenhaltungen.

112

III.

113

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

114

Eines Ausspruches zur vorläufigen Vollstreckbarkeit bedurfte es nicht, weil das vorliegende Urteil als zweitinstanzliche Entscheidung im Verfahren der einstweiligen Verfügung keinem Rechtsmittel mehr unterliegt (§ 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO) und ohne besonderen Ausspruch endgültig vollstreckbar ist.

115

. Dr. T. K Dr. B F