Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 29/11

G r ü n d e :

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch für die Bundesrepublik Deutschland geltenden europäischen Patents 0 792 XXX (im Folgenden: Klagepatent), das auf einer am 25.01.1997 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 03.02.1996 eingegangenen und am 03.09.1997 veröffentlichten Anmeldung beruht. Der Hinweis auf die Patenterteilung ist am 30.12.1998 bekannt gemacht worden. Im Verlauf eines Einspruchsverfahrens hat das Europäische Patentamt das Klagepatent mit Entscheidung vom 8. Juni 2001 beschränkt aufrechterhalten.

Anspruch 1 des Klagepatents lautet nach Abschluss des Einspruchsverfahrens wie folgt:

„Kaltverlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau, bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist.“

Unter dem 10.03.2010 hat die Klägerin des vorliegenden Rechtsstreits gegen den deutschen Teil des Klagepatents Nichtigkeitsklage erhoben (10 Ni 3X/XY (EU)). Mit Urteil vom 4.10.2012 hat das Bundespatentgericht die Nichtigkeitsklage abgewiesen.

Die Parteien schlossen im Juli 1997 einen Vertrag (Anlage K 3), mit dem die Beklagte der Klägerin die unentgeltliche Mitbenutzung des zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Klagepatents durch Verkauf von der Klägerin zu beziehender TOK-Bänder SK unter eigenem Warenzeichen gestattete. Mit Schreiben vom 10.03.2003 (Anlage K 4) setzte die Klägerin die Beklagte unter Übersendung eines Musters davon in Kenntnis, dass sie nicht mehr von der Klägerin bezogene Produkte vermarkten, sondern ein eigenes selbstklebendes Fugenband produzieren und in Deutschland vertreiben wolle. Die Beklagte reagierte hierauf, indem sie der Klägerin mit Schreiben vom 8. April 2008 (Anlage K 5) empfahl, es bei der bislang praktizierten Handhabung zu belassen. Ende 2008 stellte die Klägern in Kundenkreisen ein selber produziertes Fugenband vor, das – anders als das Muster vom März 2008 – in der Kleberschicht Kolophoniumharzester enthielt. Herstellung und Vertrieb der zuletzt genannten Fugenbänder wurden der Klägerin auf Antrag der Beklagten durch einstweilige Verfügung des Landgerichts Düsseldorf vom 12.02.2009 (4b O 1X/XZ), bestätigt durch Urteil vom 14.07.2009, untersagt. Die Klägerin erkannte die Entscheidung durch Abgabe einer Abschlusserklärung als verbindlich an.

Mit Schreiben vom 18.12.2009 (Anlage K 10) übersandte die Klägerin der Beklagten erneut das Muster eines selbstklebenden Fugenbandes (Probe Nr. 10 gem. Anlagen K 10, K 11, angegriffene Ausführungsform) und kündigte dessen Markteinführung an, die sie auch in die Tat umsetzte. Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um ein selbstklebendes, kaltverlegbares Fugenband, das im Koextrusionsverfahren hergestellt wird. Der erste von zwei Extrusionssträngen enthält Bitumen und ca. 55 % mineralische Füllstoffe. Er weist eine im Vergleich zu reinem Bitumen reduzierte Klebrigkeit auf. Der zweite Extrusionsstrang enthält ebenfalls Bitumen und ca. 13 % mineralische Füllstoffe. Er ist ausreichend klebrig, um eine Anhaftung des Fugenbandes am Ort der Einbringung zu gewährleisten.

Angesichts der Ankündigung der Klägerin, mit der angegriffenen Ausführungsform an den Markt zu gehen, machte die Beklagte die Klägerin mit Schreiben vom 05.01.2010 (Anlage K 12) unter der Androhung rechtlicher Schritte darauf aufmerksam, dass ihrer Ansicht nach die angegriffene Ausführungsform unter den Schutzbereich des Klagepatents falle. Am Ende des Schreibens wies die Beklagte „der Vollständigkeit halber darauf hin“, dass nach Ziffer 3 der Vereinbarung von Juli 1997 „eine eigene Produktion eines „eigenen“ selbstklebenden Fugenbandes ohnehin nicht gestattet ist.“

Den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 22.01.2010 betreffend die angegriffene Ausführungsform wies das Landgericht mit Urteil vom 10.03.2010, 4b O X/YX (Anlage K 13), zurück. Auf die Berufung der Beklagten hin erkannte der Senat mit Urteil vom 22. Juli 2010, I-2 U 3X/YY (Anlage K 14) auf eine Patentverletzung und erließ die einstweilige Verfügung.

Die Klägerin hat im vorliegenden Rechtsstreit ursprünglich die Feststellung begehrt, dass sie weder auf Grund des Klagepatents (Feststellungsantrag 1) noch aufgrund des auf das Klagepatent bezogenen Vertrags zwischen den Parteien aus dem Juli 1997 (Feststellungsantrag 2) daran gehindert sei, ein kalt verlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau herzustellen, anzubieten und zu vertreiben, das auf beiden Seiten aus polymervergütetem Straßenbaubitumen besteht, ohne dass die klebende Seite mindestens einen weiteren Bestandteil enthält, der für die Klebrigkeit Sorge trägt, die über die grundsätzliche Klebrigkeit von Bitumen hinausgeht und die erforderlichen Anforderungen an Haftung und Dichtigkeit des Fugenbandes erfüllt. Die Parteien haben die Feststellungsanträge in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Beklagte nimmt die Klägerin im Wege der Widerklage auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Entschädigung und Schadensersatz wegen Patentverletzung in Anspruch. Sie ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform verletze Anspruch 1 des Klagepatents in der aufrechterhaltenen Fassung wortsinngemäß. Die angegriffene Ausführungsform bestehe insbesondere aus Bitumen, das im Straßenbau eingesetzt werde. Außerdem verfüge sie mit der Bitumenschicht, die lediglich 13 % Füllstoffe enthalte, über eine erfindungsgemäß gesonderte Kleberschicht. Das Klagepatent verlange nicht den Zusatz eines besonderen Klebers in der als Kleberschicht bezeichneten Schicht. Vielmehr sei es ausreichend, dass die eine der beiden Schichten eine gegenüber der anderen Schicht erhöhte Klebrigkeit aufweise und letztere nicht schon aus sich heraus (selbst)klebend sei.

Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent nicht. Sie enthalte kein Straßenbaubitumen. Hierunter verstehe das Klagepatent nur solches Bitumen, das die DIN 55 546 Teil 1 in Nr. 1.4 als Straßenbaubitumen qualifiziere. Außerdem stelle die klebende Seite der angegriffenen Ausführungsform keine gesonderte Kleberschicht im Sinne des Klagepatents dar. Die nach dem Klagepatent erforderliche Zweischichtigkeit sei nicht gegeben. Das Klagepatent setze voraus, dass die klebende Seite zusätzlich zu Bitumen mindestens einen weiteren Bestandteil aufweise, der für die Klebrigkeit Sorge trage, die über die grundsätzliche Klebrigkeit von Bitumen hinausgehe. Einen solchen Stoff enthalte die angegriffene Ausführungsform nicht. Diese verwende lediglich die grundsätzliche Klebrigkeit von Bitumen, während die Klebrigkeit der anderen Seite durch eine physikalisch-chemische Behandlung, namentlich durch den Zusatz einer ausreichenden Menge an Füllstoff, beschränkt werde.

Mit Urteil vom 24.03.2011 hat das Landgericht dem Widerklagebegehren der Beklagten stattgegeben und wie folgt erkannt:

I. Die Klägerin wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzustetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren –, zu unterlassen,

kaltverlegbare Fugenbänder zur Verwendung im Straßenbau, bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, die auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden sind,

herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder zu besitzen,

2. der Beklagten darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 3. Oktober 1997 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und -zeiten, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen,

b) der erhaltenen und bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie – im Falle von mehreren Teilbestellungen aufgeteilten Bestellungen – durch Kennzeichnung der jeweils zusammenhängenden Teile der Bestellungen,

c) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

d) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,

f) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

die Angaben zu f) nur für die Zeit seit dem 30. Januar 1999 zu machen sind,

die Klägerin zum Nachweis der Angaben zu b) und c) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt sein dürfen,

der Klägerin vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Beklagten einem von ihr zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Klägerin dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Beklagten auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

3. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen unter Ziffer I.1 bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder an einen von der Beklagten bestimmten Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Klägerin herauszugeben;

4. die vorstehend unter Ziffer I.1 bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen und nach dem 29. April 2006 in der Bundesrepublik Deutschland Dritten angebotenen und/oder an Dritte in Verkehr gebrachten und /oder gebrauchten und/oder zu diesen Zwecken besessenen Vorrichtungen aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Dritten, denen durch die Klägerin oder mit deren Zustimmung Besitz an den Vorrichtungen eingeräumt wurde, darüber schriftlich informiert werden, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 0 792 XXX erkannt hat und sie ernsthaft aufgefordert werden, die Vorrichtungen an die Klägerin zurückzugeben und den Dritten dazu ein Angebot zur Rücknahme dieser Vorrichtungen durch die Klägerin unterbreitet wird und den gewerblichen Abnehmern für den Fall der Rückgabe der Vorrichtungen eine Erstattung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises bzw. eines sonstigen Äquivalents für die zurückgerufenen Vorrichtungen sowie die Übernahme der Kosten für die Rückgabe zugesagt wird.

II. Es wird festgestellt, dass

1. die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten für die Zeit vom 3. Oktober 1997 bis zum 29. Januar 1999 für die zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

2. die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 30. Januar 1999 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Das Landgericht ist in der Auslegung dem Standpunkt der Beklagten sowie des Senats im Verfügungsverfahren gefolgt und hat die Klägerin wegen Verletzung des Klagepatents verurteilt. Außerdem hat das Landgericht der Klägerin auch den auf die ursprüngliche Feststellungsklage entfallenden Teil der Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Einen vertraglichen Unterlassungsanspruch hat das Landgericht verneint. Der auf das Klagepatent bezogene Vertrag zwischen den Parteien vom Juli 1997 begründe keinen eigenständigen, vom Klagepatent unabhängigen Unterlassungsanspruch. Das Verbot der eigenen Produktion beziehe sich allein auf klagepatentgemäße Fugenbänder. Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

Mit ihrer gegen dieses Urteil eingelegten Berufung verfolgt die Klägerin ihr in erster Instanz erfolglos gebliebenes Abweisungsbegehren weiter. Sie meint, das Landgericht habe zu Unrecht der Widerklage stattgegeben und habe sie zu Unrecht wegen Verletzung das Klagepatents verurteilt.

Unter Ergänzung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags betont die Klägerin, dass der Fachmann den Begriff „Straßenbaubitumen“ als den ihm geläufigen Begriff aus der entsprechenden DIN-Norm verstehe. Außerdem sei es aus Sicht des Fachmanns ausgeschlossen, reines Bitumen für die „gesonderte Kleberschicht“ in Merkmal 4 zu verwenden, denn Bitumen selbst weise, wie der Fachmann wisse, selbst Klebeeigenschaften auf. Es habe zum Prioritätszeitpunkt Bitumen gegeben, das trotz einer Stabilisierung durch Füllstoffe eine hinreichende eigene Klebrigkeit aufgewiesen habe. Auch treffe es nicht zu, dass bei Fugenbändern aus Bitumen stets mineralische Füllstoffe, insbesondere in solchen Mengen, dass die Klebrigkeit des Bitumens gegen Null tendiert, verwendet würden. Bitumen könne trotz Stabilisierung durch Füllstoff durchaus noch ausreichende eigene Klebrigkeit aufweisen, die bis zur Verlegbarkeit ohne Verwendung einer Flamme führe. Deshalb habe der Fachmann gewusst, dass der Zusatz mineralischer Stoffe nicht stets zu einer vollständigen oder weitgehenden Aufhebung der Klebrigkeit von Bitumen führe. Auch habe es im Stand der Technik, wie die DE - GM 93 13 0XY.Z zeige, Fugenbänder gegeben, die trotz der Zugabe von Füll- und Faserstoffen als selbstklebend bezeichnet wurden. Deshalb gelange der Fachmann bei der Lektüre des Klagepatents zu dem Schluss, dass sich die Lehre des Klagepatents gerade nicht auf die bloße Klebefähigkeit von Bitumen, sondern auf die Klebefähigkeit anderer Stoffe beziehe.

Der Beklagten seien auch die Kosten des gesamten Rechtsstreits aufzuerlegen. Dies gelte nicht nur für den Antrag auf Feststellung der Verletzung des Klagepatents, sondern auch für den gleichermaßen begründeten Antrag auf Feststellung eines vertraglichen Unterlassungsanspruchs aufgrund von Ziffer 3 des Schreibens der Beklagten vom 5. Januar 2010. Aus dem Wortlaut des Schreibens ergebe sich, dass die Beklagte der Auffassung war, dass ihr ein eigenständiger vertraglicher Anspruch auf Unterlassung der Produktion des Fugenbandes zustehe.

Die Klägerin beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Widerklage abzuweisen

hilfsweise

den Rechtsstreit bis zur erstinstanzlichen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren 10 Ni 3X/XY (EU) BPatG auszusetzen

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen

hilfsweise

den hilfsweise gestellten Antrag auf Aussetzung des Berufungsverfahrens zurückzuweisen.

Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Klägerin unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages entgegen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Mit zutreffender Begründung hat das Landgericht die Klägerin wegen wortsinngemäßer Patentverletzung zur Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung, zum Schadenersatz und zum Rückruf der angegriffenen Erzeugnisse verurteilt. Wie der Senat bereits im parallelen Verfügungsverfahren entschieden hat, macht die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäßen Gebrauch. Das Berufungsvorbringen gibt zu einer anderen Beurteilung keinen Anlass.

Das Klagepatent betrifft ein kalt verarbeitbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau.

Solche Fugenbänder werden zur Herstellung von Nähten und Anschlüssen verwendet und sind der Beanspruchung von Verkehr und Klima ausgesetzt. Die Anforderungen an die durch sie geschaffenen Verbindungen sind insbesondere bei der Anschlusserstellung von neuem an alten Belag sehr hoch. Die im Stand der Technik bekannten vorgefertigten Bitumenfugenbänder mussten mit einer Propanflamme angewärmt und dann an die Flanke angedrückt werden. Diese Arbeiten mussten sehr sorgfältig ausgeführt werden, da die Temperatur des anschließend aufgebrachten Mischgutes der neu einzubringenden Deckschicht nicht ausreichte, Mängel bei der Verlegung des Fugenbandes auszugleichen. Deshalb war bei solchen Mängeln auch nach dem anschließenden Anwalzen der Deckschicht kein dichter Verschluss der Naht gewährleistet, so dass es durch Einfluss thermisch oder mechanisch induzierter Spannungen zu einer Nahteröffnung kommen konnte.

Als Stand der Technik greift das Klagepatent die DE-U 93 13 0XZZ auf (Anlage K 20). Dieser älteren Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein selbstklebendes, geformtes, trägerloses bitumenhaltiges Dichtungsmaterial, vorzugsweise in Form von Fugenbändern, Platten oder Bandagen herzustellen, das es gestattet, den Arbeits- oder Materialaufwand für die Arbeitsgänge des Anstrichs bzw. des Erwärmens einzusparen. Das Dichtungsmaterial wird aus einer offensichtlich nichtklebenden Bitumenmasse hergestellt, zu der weitere Zutaten hinzugefügt werden, um die angestrebte Wirkung zu erzielen.

Sodann bezieht sich das Klagepatent auf einen Veröffentlichungshinweis von B in Chemical Abstracts 107:238YXX CA, der eine vibrationsdämpfende Verkleidung für die Verwendung im Automobilbau beschreibt. Offenbart wird dabei ein Bitumenmaterial, das mit einer Klebeschicht versehen ist, wobei das Bitumenmaterial nicht selbstklebend sein darf, sondern eher plastisch-elastische Eigenschaften aufweisen muss, da anderenfalls der gewünschte Dämpfungseffekt nicht erreichbar wäre.

Aufgabe der klagepatentgemäßen Erfindung ist es, ein Fugenband zu schaffen, das eine kalte Verlegung, d.h. ohne Zuhilfenahme einer Flamme, ermöglicht. Dieses Ziel wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass ein Fugenband aus einem polymervergüteten Straßenbau-Bitumen bereit gestellt wird, das auf wenigstens einer Seitenfläche mit einer gesonderten Kleberschicht versehen ist. Ein solches Fugenband hat den Vorteil, dass beim Verlegen an der Nahtflanke auf die Anwendung einer Propanflamme verzichtet werden kann, da bereits durch ein Andrücken des Fugenbandes an die Nahtflanke die erforderliche Haftung erzielt wird. Bei entsprechender Einstellung des verwendeten Klebers ist es hierbei möglich, auch bei Temperaturen etwas oberhalb des Gefrierpunktes eine Haftung zwischen Fugenband und Nahtflanke zu erreichen, die den gestellten Anforderungen an die Haftung und Dichtigkeit genügt.

Die in Anspruch 1 des Klagepatentes vorgeschlagene Lösung lässt sich in folgende Merkmale gliedern:

1. Fugenband zur Verwendung im Straßenbau.

2. Das Fugenband ist kalt verlegbar.

3. Das Fugenband besteht aus polymervergütetem Straßenbaubitumen.

4. Das Fugenband ist auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden.

Im Hinblick auf den Streit der Parteien bedürfen die Merkmale 3) und 4) von Patentanspruch 1 näherer Erläuterung.

Merkmal 3) betrifft ein Fugenband bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen. Unter dem Begriff des „polymervergüteten Bitumen“ ist solches Bitumen zu verstehen, dessen elastisches und/oder plastisches Verhalten durch den Zusatz von Polymeren verändert wird. Der Fachmann entnimmt diesem Patentmerkmal, dass die Mischung so beschaffen sein muss, dass sie an die spezifischen Bedingungen im Straßenbau im Bereich der Bitumen-Fugenbänder angepasst ist. Weitere Anweisungen zur stofflichen Zusammensetzung des Straßenbaubitumens enthält das Klagepatent nicht. Somit enthält das Klagepatent auch keinen Hinweis darauf, dass das Bitumen entsprechend der Definition 1.4 der DIN 55 946 Teil 1 gefertigt worden sein muss. Der Fachmann erkennt außerdem, dass eine solche spezifische Zusammensetzung des Bitumenbandes nicht erforderlich ist, um dem Fugenband im Kaltverfahren durch Andrücken des Fugenbandes an die Nahtflanke die erforderliche Haftung und die erforderliche Dichtigkeit zu verleihen. Hiermit übereinstimmend bezeichnet auch die fachkundige Klägerin das Material, aus dem das angegriffene und nicht den DIN-Vorgaben entsprechende Fugenband hergestellt ist, in ihren Werbeveröffentlichungen (Anlagen B&B 1 und B&B 9) wegen seiner Eignung zur Verwendung im Straßenbau ausdrücklich als Straßenbau-Bitumen. Im übrigen sind die Ausführungen des Landgerichts in Abschnitt II.1) der Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils zutreffend und bedürfen keiner Ergänzungen; der Senat macht sie sich zur Vermeidung von Wiederholungen in vollem Umfang zu eigen und nimmt auf sie Bezug.

Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht Merkmal 3 des Klagepatents. Das Fugenband verwendet Polymere und Bitumen (Anlagen K9, B&B 8). Es wird außerdem, wie sich aus den in Anlagen B&B 1 und B&B 9 vorgelegten Unterlagen ergibt, im Straßenbau verwendet. In Werbeveröffentlichungen hat die fachkundige Klägerin wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie selbst das in der angegriffenen Ausführungsform verwendete Bitumen, das nicht entsprechend der Definition 1.4 der DIN 55 946 Teil 1 gefertigt worden ist, als Straßenbau-Bitumen ansieht. Die unter der Produktbezeichnung „C“ von der Klägerin vertriebene angegriffene Ausführungsform bezeichnet sie dort nämlich als „Fugenband für den Straßenbau“ und das dazu verwendete Material als „Straßenbau-Bitumen“.

Nach Merkmal 4 des Klagepatentanspruches 1 muss das Fugenband auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden sein, um die Anhaftung an der Nahtflanke zu gewährleisten. Der Senat hält nach nochmaliger Überprüfung an seiner Auffassung fest (vgl. Urt. v. 17.09.2010, [I 2 – U 36/10], Anlage K 14, S. 10 ff.), dass das Klagepatent nicht vorschreibt, wie die Kleberschicht chemisch zusammengesetzt ist. Auch bedarf es zur Verwirklichung dieses Merkmals nicht der Einbringung eines Bestandteils in die Kleberschicht, dessen Klebrigkeit über die Klebeeigenschaften von Bitumen hinausgeht. Deshalb kann die Klebrigkeit des Fugenbandes auch allein mittels Bitumen verwirklicht werden.

Das Klagepatent macht keine Vorgaben, aus welchem Material die Kleberschicht beschaffen sein muss. Entsprechend seiner Aufgabenstellung kommt es nur darauf an, für die Anhaftung des Fugenbandes an der Nahtflanke bestehender Asphaltschichten im Straßenbau zu sorgen, ohne dass eine Erwärmung erforderlich wäre. Wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat (Absatz II. 2) der Enscheidungsgründe, Urteilsumdruck S. 13, ist maßgebliches Kriterium für die Kleberschicht die ausreichende Haftung verbunden mit der notwendigen Dichtigkeit. Es ist daher vom Wortlaut des Klagepatents her nicht ausgeschlossen, dass die Kleberschicht aus Bitumen gebildet wird. Zwar war dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt bekannt, dass Bitumen Klebeeigenschaften aufweist, und das Landgericht hat darüber hinaus zutreffend darauf hingewiesen (a.a.O.), dass Bitumen als solches sogar grundsätzlich ausreichend klebrig ist. Allerdings entnimmt der Fachmann der Beschreibung des Klagepatents, dass die Klebrigkeit des bisher üblicherweise im Straßenbau verwendeten Bitumen dennoch nicht unbedingt zu einer Anhaftung an der Nahtflanke ausreichen muss. Aus der als Stand der Technik erörterten DE-U 93 13 0XZZ war ein Material zur Herstellung von Fugenbändern bekannt, das in der Klagepatentbeschreibung als „offensichtlich nicht klebefähige Bitumenmasse“ bezeichnet wird. Diese Druckschrift zeigt ihm aber auch, dass Bitumen unterschiedliche Klebrigkeitsgrade aufweisen kann, die von einer ausreichenden Haftfähigkeit bis hin zu einer für den erfindungsgemäßen Zweck zu schwachen Klebrigkeit reichen.

Er weiß ferner, dass die Beimischung mineralischer Füllstoffe, die dem Fugenband die notwendige Stabilität verleihen, den Grund für die mangelnde Klebrigkeit von Straßenbau-Bitumen darstellen. Der Fachmann entnimmt der Beschreibung im Klagepatent, dass im Bereich des Straßenbaus Bitumen verwendet wurde, das mineralische Füllstoffe enthielt, so dass die ausreichende Klebrigkeit des Bitumens zur kalten Verlegung von Fugenbändern nicht gewährleistet war. Überdies wird diese Feststellung auch durch die in Anlage B&B 6 vorgelegte Marktstudie bestätigt, aus der sich ergibt, dass Fugenbänder regelmäßig mineralische Füllstoffe enthalten. Für die von der Klägerin genannten Materialien Dt (Anlage K 20) und IGAS (Anlagen K 16 und K 17) gilt nichts anderes. Das Material „D“ mag zwar in der DE-U 93 13 030 als selbstklebend bezeichnet werden, das Klagepatent betrachtet diese Klebefähigkeit aber zumindest für die von ihm verfplgte Zielsetzung als nicht ausreichend. Das IGAS Fugenband ist nicht kalt verlegbar und wurde erst nach dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatents entwickelt.

Dies führt den Fachmann zu der dem Klagepatent zugrunde liegenden Erkenntnis, dass dem Fugenband eine Kleberschicht hinzuzufügen ist, deren Klebeeigenschaften über diejenigen des bisher im Straßenbau verwendete Bitumen hinausgehen. Entscheidend dafür, dass eine patentgemäße „gesonderte Kleberschicht“ vorliegt, ist, dass diese ihre im Patent beschriebene Funktion erfüllt, die Kaltverlegbarkeit des Fugenbandes durch ein solches Maß an Eigenklebrigkeit zu gewährleisten, das über die allgemeinen Klebeeigenschaften von Bitumen, das bisher im Straßenbau verwendet wird, hinausgeht und deshalb eine Kaltverlegung ermöglicht. Erforderlich ist also, dass die aus Bitumen zu fertigende Kleberschicht eine andere, nämlich eine höhere Klebrigkeit bewirkende Zusammensetzung hat als das Fugenband selbst. Die einzige Anforderung, die der Fachmann auf Grundlage des Klagepatents an diese Kleberschicht stellt, ist, dass mit dieser die erfindungsgemäße Funktion des Fugenbandes, nämlich die selbstklebende Anhaftung des Fugenbandes an die Nahtflanke, erreicht werden kann. Wie der Senat in seiner Entscheidung vom 17.09.2010 (I – 2 U 36/10, Anlage K 14, S. 11 f.) festgestellt hat, ist deshalb „Kleber“ als Oberbegriff zu verstehen, under den sowohl Bitumen als auch sonstige Klebstoffe subsumierbar sind. Im übrigen nimmt der Senat Bezug auf die auch insoweit zutreffenden Ausführungen des landgerichts in Abs. II.2) der Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils, die keiner weiteren Ergänzung bedürfen.

Da die angegriffene Ausführungsform unstreitig eine – aus selbstklebenden Bitumen geformte – Kleberschicht hat, ist Patentmerkmal 4 erfüllt.

Eine Aussetzung des Rechtsstreits kommt nicht in Betracht. Der Senat hat dem Anliegen der Klägerin Rechnung getragen, indem er den Termin zur Verkündung einer Entscheidung im hiesigen Rechtsstreit auf einen der Verkündung des Urteils im Nichtigkeitsverfahren nachfolgenden Zeitpunkt bestimmt hat. Das BPatG hat jedoch mit Urteil vom 4. Oktober 2012 die Nichtigkeitsklage abgewiesen und das Klagepatent aufrechterhalten.

Die Kostenentscheidung des Landgerichts ist auch in Hinblick auf den ursprünglichen Feststellungsantrag zutreffend. Die Auslegung der Erklärung aus Ziffer 3 des Schreibens der Beklagten vom 5. Januar 2010 (Anlage K 12) führt gem. §§ 133, 157 BGB nicht zu dem Ergebnis, dass sich die Beklagte eines vom Klagepatent unabhängigen vertraglichen Anspruchs auf Unterlassung der Produktion des Fugenbandes berühmte. Die Erklärung nahm lediglich Bezug auf das Klagepatent und den diesbezüglich abgeschlossenen Lizenzvertrag.

Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil dafür in § 543 ZPO angegebenen Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung wirft die Rechtssache keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen auf, die von grundsätzlicher Bedeutung sind oder zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung einer Entscheidung durch den Bundesgerichtshof als Revisionsgericht bedürfen.

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