Oberlandesgericht Düsseldorf, 20 U 89/11

G r ü n d e

Die Klägerin begehrt, gestützt auf Markenrechte, die Unterlassung der Verwendung eines Streifenmusters zur Kennzeichnung von Schuhen. Daneben macht die Klägerin Ansprüche auf Auskunft und Rückruf geltend und begehrt die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten. Die Klage ist an erster Stelle auf die am 26. März 1990 angemeldete und am 19. März 1992 eingetragene deutsche Bildmarke DD 65… gestützt. Die Marke ist eingetragen für

„Athletikschuhe, nämlich Tennisschuhe, Basketballschuhe, Spezialwanderschuhe und Joggingschuhe, Bootsschuhe und Freizeitschuhe.“

und hat das folgende Erscheinungsbild:

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

An zweiter Stelle und nur hilfsweise stützt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf die am 1. Dezember 2005 angemeldete und am 7. März 2006 eingetragene deutsche Bildmarke 305… . Sie ist eingetragen für

„Athletikschuhe, nämlich Tennisschuhe, Basketballschuhe, Wanderschuhe, Joggingschuhe, Stiefel und Freizeitschuhe; Schuhwerk.“

mit folgendem Erscheinungsbild:

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

Die Beklagte wurde 1927 in der Schweiz gegründet. Sie entwickelte seinerzeit die sog. A…-Schnürung, eine patentierte, bestimmte Art der Schnürung insbesondere für Sportschuhe. Die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin waren ursprünglich, ab 1969, zunächst nur für wenige Jahre Vertriebspartner der Beklagten für die USA. Nach der Beendigung der Zusammenarbeit nahmen die Parteien diese in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts wieder auf. Sie wurde endgültig im Dezember 2005 beendet. Die Beklagte vertreibt seither in Deutschland Schuhe, die an der Seite fünf Streifen in der Art aufweisen, wie sie das Modell „B…“, das in der Formel des angefochtenen Urteils wiedergegeben ist, zeigt. Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihrer deutschen Marken. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Bl. 283 ff. GA) Bezug genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben; hiergegen richtet sich die umfangreich begründete Berufung der Beklagten, mit der sie ihren erstinstanzlichen Vortrag wiederholt und vertieft. Sie verweist insbesondere weiter auf ihre Unternehmensgeschichte, aus der sich ergebe, dass in Wahrheit sie die Erfinderin des „5-Streifen-Schuhs“ sei. Die ursprünglich technisch bedingte Neuerung habe sich in Form seitlich angebrachter Streifen in der Folgezeit zum Erkennungszeichen der Beklagten entwickelt. Im einzelnen vertritt sie die Auffassung, die Klage sei bereits deshalb unzulässig, weil die Klägerin ihre Ansprüche auf zwei Marken stütze, die zwei alternativ geltend gemachte Streitgegenstände darstellten. Zudem sei der Klageantrag in mehrfacher Hinsicht unbestimmt, falsch formuliert und zu weit gefasst. In der Sache bestreitet die Beklagte die rechtserhaltende Benutzung der an erster Stelle geltend gemachten Klagemarke und meint, das Landgericht habe sich mit diesem Einwand nur unzureichend auseinandergesetzt. Sie meint weiter, die Klägerin habe keine Verletzungshandlung substantiiert vorgetragen. Es fehle zudem an einer markenmäßigen Benutzung des Streifenmusters. Letzteres unterstellt, fehle es jedenfalls an einer Verwechslungsgefahr. Beide Klagemarken seien schon nicht unterscheidungskräftig und dem als Verletzungsfall geltend gemachten Muster auch nicht ähnlich. Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt. Bereits die Anmeldung der Klagemarken durch die Klägerin sei zudem rechtsmissbräuchlich.

Die Beklagte beantragt,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils

die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Begehren aus der Klage beschränkt werden auf die Waren des Verzeichnisses der an erster Stelle herangezogenen Marke.

Sie wiederholt und vertieft ebenfalls ihren erstinstanzlichen Vortrag und stellt in der Berufungserwiderung klar, dass die beiden Klagemarken in einem Hilfsverhältnis geltend gemacht würden und die Klage an erster Stelle auf die deutsche Marke DD 65 gestützt werde. Sie behauptet, die Beklagte habe den „5-Streifen-Schuh“ nicht erfunden; vielmehr hätten die Gebrüder C…, die Gründer der Klägerin, den Schuh „D…“ entwickelt, der 1967 auf den amerikanischen und 1992 auf den deutschen Markt gekommen sei und dessen Entwicklung die Beklagte zu Unrecht für sich in Anspruch nehme. Die Klägerin verweist weiter darauf, dass sie – die Klägerin – auf dem deutschen Markt die älteren Markenrechte habe, was die Beklagte in einer Vereinbarung des Jahres 1997 auch anerkannt habe. Sie behauptet weiter, sie benutze beide Klagemarken; insbesondere die an erster Stelle geltend gemachte ältere Marke habe sie rechtserhaltend benutzt. Es fehle auch nicht an einer Verletzungshandlung in Deutschland. Die Klägerin vertritt weiter die Ansicht, die Beklagte verwende das mit den Klagemarken verwechslungsfähige Streifenmuster markenmäßig. Ihre sich daraus ergebenden Ansprüche seien nicht verwirkt und die Marken seien auch nicht rechtsmissbräuchlich angemeldet worden.

Im Übrigen wird wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstands auf die Schriftsätze, Protokolle und anderen Unterlagen verwiesen.

Die zulässige Berufung der Beklagten hat – von der in die Formel des Berufungsurteils aufgenommenen Maßgabe abgesehen – in der Sache im wesentlichen keinen Erfolg. Das Landgericht hat der Klage zu Recht ganz überwiegend stattgegeben und die geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche insoweit bejaht. Lediglich hinsichtlich der Waren, auf die die Verurteilung bezogen ist, ist die als Maßgabe bezeichnete Einschränkung vorzunehmen. Sie ist nach dem insoweit in der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren eingeschränkten Klageantrag erforderlich, der die Waren, für deren Kennzeichnung Schutz beansprucht wird, auf diejenigen beschränkt, die im Warenverzeichnis der an erster Stelle geltend gemachten Klagemarke aufgeführt sind.

Die Klage ist zulässig.

1. Etwas anderes folgt entgegen der Auffassung der Beklagten nicht daraus, dass der Klagegrund entgegen § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nicht hinreichend bestimmt bezeichnet wäre. Die Berufung verweist allerdings mit Recht darauf, dass eine – wie hier – auf die Verletzung von zwei Marken gestützte Klage zwei Streitgegenstände enthält. Geht der Kläger nämlich aus einem Schutzrecht vor, wird nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGHZ 189, 56 = GRUR 2011, 521 – TÜV, m. w. Nachw.). Die alternative Geltendmachung dieser Schutzrechte, die dem Gericht die Wahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützen möchte, ist deshalb gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO mangels bestimmter Bezeichnung des Klagegrundes unzulässig (BGH a.a.O.). Das ist aber nicht die Konstellation des vorliegenden Falles, nachdem die Klägerin in der Berufungserwiderung klargestellt hat, die beiden Marken als Klagegrundlage nicht (mehr) alternativ, sondern in einem bestimmt bezeichneten Hilfsverhältnis geltend zu machen; diese Klarstellung kann noch im Berufungsverfahren nachgeholt werden (BGH a.a.O.).

2. Ohne Erfolg rügt die Berufung auch die Fassung des Klageantrags und – ihm folgend – der Formel des angegriffenen Urteils zu I. im Hinblick auf die Umschreibung der verbotenen Streifenkennzeichnung als zu unbestimmt. Was mit der Bezeichnung der Streifen als „schräg“ gemeint sein soll, ergibt sich zum einen aus dem Wortsinn. Es muss sich um Streifen handeln, die weder horizontal noch vertikal angebracht sind. Im Übrigen ist auf die Erläuterung in dem mit „insbesondere“ eingeleiteten Teil des Antrags zu verweisen, der belegt, was als „schräge Streifen“ bezeichnet sein soll. Ein derartiger Zusatz stellt nämlich auch eine Auslegungshilfe zu dem Gegenstand des Verbots dar (vgl. nur Köhler, in: Köhler/Bornkamm, UWG, 30. Aufl. 2012, § 12 Rn. 2.46). Unbestimmt ist auch nicht die Verwendung des Wortes „gezeigt“. Damit soll ersichtlich die Selbstverständlichkeit gemeint sein, dass die Streifen für einen Betrachter als solche erkennbar sein müssen. Dabei fallen nicht nur Streifen unter das Verbot, die zur Grundfarbe des Schuhs „kontrastieren“. Abgesehen davon, dass es bei Verwendung diese von der Berufung eingeführten Wortes seinerseits unbestimmt umschrieben wäre, wann ein ausreichender Kontrast anzunehmen sein könnte, geht es im vorliegenden Verfahren um die Kennzeichnung von Schuhen mit dem fünfstreifigen Muster, und zwar unabhängig von der Gestaltung oder der Ausprägung eines bestimmten Grades an „Kontrast“ zwischen der Farbe der Streifen und derjenigen der übrigen Bestandteile des Schuhs. Es genügt, dass die Streifen als solche erkennbar sind und sich deshalb irgendwie vom Untergrund abheben. Nichts anderes kommt in der Formel des landgerichtlichen Urteils zum Ausdruck.

3. Ohne Erfolg wendet die Berufung ein, dass die Erschöpfung unter I. der Formel des angefochtenen Urteils nicht in jeder Hinsicht in Anlehnung an die Fassung des Gesetzes in § 24 Abs. 1 MarkenG formuliert worden ist. Im angefochtenen Urteil heißt es, dass das Verbot sich nur auf Waren beziehen solle, „die nicht von der Klägerin stammen oder mit deren Zustimmung hergestellt wurden“. Damit ist ersichtlich – wie von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt – der Fall der Erschöpfung im Sinne der genannten Vorschrift gemeint. Die Formulierung ist daher ohne weiteres dahin zu verstehen, dass sie sich auf Waren beziehen soll, die – wie § 24 Abs. 1 MarkenG es formuliert – von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung in den in der Vorschrift genannten Gebieten „in den Verkehr gebracht worden sind“.

4. Die Berufung rügt auch ohne Erfolg, dass die Formel des angefochtenen Urteils unter III. deshalb unbestimmt sei, weil dort davon die Rede ist, dass die rechtsverletzenden Waren „aus den Vertriebswegen zu entfernen“ seien. Diese Formulierung folgt dem Gesetz in § 18 Abs. 2 MarkenG.

II.

Die Klage ist auch begründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung aus § 14 Abs. 5 MarkenG, auf Drittauskunft aus § 19 MarkenG, auf Rückruf aus § 18 Abs. 2 MarkenG und auf Schadensersatz aus § 14 Abs. 6 MarkenG einschließlich des vorbereitenden Auskunftsanspruchs (§ 242 BGB) im Umfang der Verurteilung des Landgerichts mit der Maßgabe zu, die in der Formel dieses Berufungsurteils wiedergegeben ist. Dabei ist – dem Vortrag der Klägerin im Berufungsverfahren folgend – die Verurteilung lediglich auf die Verletzung der älteren Marke DD 65… gestützt. Über eine Verletzung der nur hilfsweise eingeführten weiteren Marke 305… ist nicht mehr zu entscheiden. Entsprechend dem in der Berufungsverhandlung beschränkten Klageantrag ist die Verurteilung zudem nicht mehr – wie im angefochtenen Urteil – auf sämtliche Schuhe, sondern auf die im Warenverzeichnis der älteren Marke genannten besonderen Arten von Schuhen zu beziehen. Im Übrigen schließt der Senat sich den zutreffenden Ausführungen des Landgerichts zur Begründung der Entscheidung an und nimmt zur Vermeidung von Wiederholungen hierauf Bezug. Lediglich ergänzend und insbesondere mit Blick auf den Vortrag der Parteien im Berufungsverfahren ist das Folgende auszuführen.

1. Die auf die Marke DD 65… gestützten Ansprüche der Klägerin sind entgegen der Auffassung der Beklagten nicht von vornherein schon gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG wegen nicht hinreichender Benutzung dieser Marke ausgeschlossen. Dabei hat das Landgericht die Tatsache, dass die Klägerin überhaupt fünf Streifen auf Schuhen in der streitgegenständlichen Art benutzt hat, als unstreitig angesehen. An diese Feststellung ist der Senat gemäß § 314 ZPO gebunden. Sie ergibt sich im Übrigen entgegen der jetzigen Auffassung der Beklagten aus ihrem eigenen schriftsätzlichen Vortrag in erster Instanz. Die Beklagte hat erstinstanzlich nämlich mit der Einrede mangelnder Benutzung nur geltend gemacht, dass die Marke DD 65… „insgesamt“ benutzt werden müsse, also durch die Verwendung von fünf Streifen auf einem Schuh, der dem in der Markendarstellung gestrichelt dargestellten entspricht. Diesen Einwand hat das Landgericht zu Recht zurückgewiesen. Die gestrichelte Darstellung des Schuhs dient hier ersichtlich nur der groben Angabe der Form der Ware, zu deren Kennzeichnung die aus fünf Streifen bestehende Marke dienen soll, und der Art und Weise der Anbringung der Marke (vgl. etwa auch OLG Köln MD 2007, 844; juris Rn. 35: Auch im dort entschiedenen Fall gaben die gestrichelten Linien lediglich die Form der Ware an, in die die Marke eingefügt sein könnte, ohne am Gesamteindruck des Zeichens teilzuhaben; BPatG, Beschluss vom 6. Juli 2004 – 27 W (pat) 369/03, juris). Ob diese Marke, die im Markenregister als „Bildmarke“ bezeichnet ist, als „Positionsmarke“ anzusehen sein kann, mag dahin stehen, weil im vorliegenden Verfahren jedenfalls Schutz nur für eine Anbringung der fünf Streifen begehrt wird, die der Positionierung entspricht, wie sie aus der Markendarstellung ersichtlich ist.

Das im Berufungsverfahren erstmalig erfolgte weitergehende Bestreiten einer Benutzung der fünf Streifen als Kennzeichnung für Schuhe durch die Klägerin ist verspätet und gemäß § 531 Abs. 2 ZPO nicht zuzulassen. Selbst wenn man dies anders sehen wollte, hätte die Beklagte die Benutzung mit der Vorlage von Abbildungen der so gekennzeichneten Schuhmodelle (Anlage K 36) in Verbindung mit den Ausdrucken ihres aktuellen Internetauftritts für Deutschland (Anlage K 1) in den letzten fünf Jahren vor der Geltendmachung des Anspruchs belegt.

2. Die Beklagte hat die Marke DD 65… verletzt.

a) Sie wendet in der Berufungsbegründung hiergegen ohne Erfolg ein, die Klägerin habe keine Verletzungshandlung in substantiierter Form vorgetragen. Dieser Einwand, mit dem wohl das Fehlen einer Begehungsgefahr geltend gemacht werden soll, ist nicht recht verständlich. Zwar bezieht sich die Klägerin auf eine Zeichenverwendung durch die Beklagte bei einer Messe, nämlich der Messe E… in F… vom 11. bis 13. September 2009. Bei einem derartigen Ausstellen auf einer Messe mag es ohne weitergehende Feststellungen nicht stets zweifelsfrei sein, ob hierin auch ein „Anbieten“ oder „Vertreiben“ der ausgestellten, in rechtsverletzender Weise gekennzeichneten Ware gesehen werden kann (BGH GRUR 2010, 1103 – Pralinenform II). Die Beklagte trägt indes an anderer Stelle ausdrücklich selbst vor, seit 1960 Schuhe mit fünf Streifen in Deutschland zu vertreiben, und legt hierzu Unterlagen vor. Sie macht geltend, die Klägerin habe dies insbesondere in der Zeit nach dem Ende der Kooperationsvereinbarung im Jahre 2005 bewusst geduldet, was zu einer Verwirkung der klägerischen Ansprüche führe. Damit trägt die Beklagte selbst vor, Schuhe der Art, wie sie unter den Klageantrag fallen, in Deutschland zu vertreiben; näheren Vortrags der Klägerin zu einzelnen Verletzungshandlungen bedarf es dann nicht, weil letztere unstreitig sind. Die Beklagte schildert zudem selbst eindringlich die nach ihrer Auffassung gravierenden wirtschaftlichen Folgen eines Verbots, die nicht eintreten könnten, wenn die Beklagte derartige Schuhe in Deutschland überhaupt nicht vertriebe. Sie trägt weiter ausdrücklich vor, mit dem „D…“ genannten Freizeitschuh in Deutschland knapp 15 % ihres Gesamtumsatzes zu erwirtschaften, und legt hierzu eine Graphik zur Umsatzentwicklung vor (Anlage B 51). Es handelt sich dabei sämtlich um mit fünf Streifen gekennzeichnete Schuhe der Art, wie sie Gegenstand des Verbotsantrags sind (vgl. etwa die Abbildungen der verschiedenen „D…“-Modelle im Katalog der Beklagten Herbst/Winter 2010/2011 in Anlage B 21). Vor diesem Hintergrund kann der Vortrag der Beklagten nicht dahin zu verstehen sein, dass sie tatsächlich ernsthaft eine Benutzung des fraglichen Zeichens in Deutschland bestreiten will.

b) Die Verwendung von fünf Streifen auf den Schuhen der Beklagten erfolgte entgegen den Ausführungen der Berufung markenmäßig. Eine markenmäßige Verwendung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. nur BGH GRUR 2010, 838 – DDR-Logo m. w. Nachw.). Zwar mag bei auf Schuhen befindlichen Mustern grundsätzlich auch in Erwägung zu ziehen sein, dass der Verkehr in ihnen eine Verzierung und nicht ein auf die Herkunft des Schuhs hinweisendes Kennzeichen sieht. Das gilt indes nicht für Streifen der hier maßgeblichen Art. Es ist nämlich insbesondere auf dem Markt von Sport- und Freizeitschuhen inzwischen üblich, ein bestimmtes Bildelement, welches aus gut sichtbaren Linien, Streifen oder geometrischen Formen besteht, als Marke insbesondere auf der Seite des Schuhs zwischen Sohle und Schnürsenkel anzubringen. Der Schuhe erwerbende Endverbraucher ist daran gewöhnt und kann sich im Grundsatz daran beim Kauf als betrieblichen Herkunftshinweis orientieren (so ausdrücklich das Harmonsierungsamt für den Binnenmarkt, 1. Beschwerdekammer, GRUR-RR 2008, 124, unter Hinweis auf weitere Entscheidungen der Beschwerdekammern). Ob dies ganz allgemein für jegliche Art von Linien gelten kann, erscheint nicht ganz zweifelsfrei, kann indes dahin stehen. Jedenfalls für die hier streitgegenständliche Mehrzahl parallel geführter, schräger Streifen auf den Seitenteilen von Schuhen zwischen Sohle und Schnürsenkel jedenfalls auf Sport- und Freizeitschuhen ist der Verkehr inzwischen an eine kennzeichenmäßige Verwendung deshalb gewöhnt, weil derartige Zeichen bekanntermaßen von einem bestimmten Hersteller (G…) bereits seit längerem als Herkunftskennzeichen verwendet werden und als solches bekannt geworden sind. Nicht zuletzt mit Blick hierauf ist in der Rechtsprechung wiederholt ausgeführt worden, dass der Verkehr daran gewöhnt sei, in einer Streifen-Ausstattung von Sport- bzw. Freizeitschuhen einen Herkunftshinweis zu sehen (BGH GRUR 2001, 158 – Drei-Streifen-Kennzeichnung; OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 274; OLG Köln GRUR-RR 2003, 170; OLG Zweibrücken NJWE-WettbR 1998, 37). Für den vorliegenden Fall kann nichts anderes gelten, jedenfalls nachdem die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat klargestellt hat, dass sie ein Verbot nicht schlechthin für alle Arten von Schuhen erstrebe, sondern sich auf die im Warenverzeichnis der an erster Stelle geltend gemachten Klagemarke genannten Schuhe beschränke. Damit stehen allein noch die in der Urteilsformel näher umschriebenen „Athletikschuhe“ in Rede, also Sport- und (sonstige) Freizeitschuhe, bei denen der Verkehr mit entsprechenden Kennzeichnungsgewohnheiten rechnet. Soweit in dem älteren Beschluss des Bundespatentgerichts vom 16. November 2004 (27 W (pat) 371/03, juris, auch Anlage B 40) oder in dem jüngeren, die Gemeinschaftsmarke 477… der Klägerin betreffenden Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des Harmonisierungsamtes vom 11. Januar 2011 (Anlage B 43) eine abweichende Auffassung zum Ausdruck kommt, folgt der Senat dem nicht. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass letztgenannte Entscheidung in Randnummer 34 eine markenmäßige Verwendung von seitlich auf Schuhen angebrachten Streifen ausdrücklich als allgemeine Übung anerkennt und dies im dort vorliegenden Fall (Rn. 35) lediglich wegen der Einfachheit der aus fünf Streifen bestehenden Form verneint. Das erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der bekannten Marke von G… nicht zutreffend.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Beklagte mit der Verneinung einer kennzeichenmäßigen Verwendung ihrer eigenen Argumentation an anderer Stelle selbst widerspricht. Sie verweist nämlich auf ihre langjährige Marktpräsenz unter Verwendung des aus fünf Streifen bestehenden Zeichens und die hohe, ja existentielle wirtschaftliche Bedeutung, die eine Fortsetzung des bisherigen Marktauftritts in Deutschland für sie habe. Das ist nur verständlich, wenn die Beklagte selbst davon ausgeht, dass sie nicht nur mit irgendwie gemusterten Schuhen auf dem deutschen Markt präsent ist, sondern dass diese Schuhe auch mit einem auf sie hindeutenden Zeichen versehen sind. Die Beklagte verweist selbst in ihrem Katalog in dem bereits vom Landgericht angeführten Teil darauf, dass die fünf Streifen „unverkennbar original“ alle ihre Schuhe kennzeichnen.

c) Es besteht auch Verwechslungsgefahr, wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat. Es ist dabei – schon aufgrund der Eintragung der Klagemarke – zu Recht von zumindest schwacher Kennzeichnungskraft ausgegangen, was sich erkennbar auf beide Klagemarken beziehen soll. Der Senat nimmt auf die zutreffende Begründung des Landgerichts Bezug. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das angegriffene Zeichen ist der Klagemarke bei der bestehenden Warenidentität hochgradig ähnlich, wenn nicht ohnehin identisch, was auch bei unterstellter bloß schwacher Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausreicht.

3. Die Ansprüche der Klägerin sind entgegen der Auffassung der Beklagten nicht verwirkt.

a) Die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 MarkenG, den die Beklagte auch in der Berufungsinstanz ausdrücklich anführt, sind nicht erfüllt. Danach hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das ist schon deshalb nicht gegeben, weil die Beklagte nicht Inhaberin einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang ist.

b) Aber auch nach den gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG anwendbaren allgemeinen Grundsätzen ist Verwirkung nicht eingetreten. Die Verwirkung von Abwehransprüchen setzt im Kennzeichenrecht voraus, dass infolge eines länger andauernden ungestörten Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung beim Anspruchsgegner ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben soll, weil er aufgrund des Verhaltens des Rechtsinhabers darauf vertrauen konnte, dieser dulde die Verwendung des Zeichens (etwa BGH GRUR 2008, 1104 – Haus & Grund II, m. w. Nachw.).

Es erscheint bereits sehr zweifelhaft, ob eine hinreichend lange Duldung der Zeichenverwendung durch die Beklagte anzunehmen ist. Dabei kann nicht auf den Zeitraum vor dem Ende der Zusammenarbeit der Parteien Ende des Jahres 2005 abgestellt werden. In den Jahren 1996 bis Ende 2005 galt nämlich die „Assembly License and Distribution Agreement“ genannte Vereinbarung (Anlage B 27). Sie wurde geschlossen zwischen der Beklagten und der H… mit Sitz auf den Bermudas. Letztere, im Vertragstext als „I…“ bezeichnet, war gemäß der Vorbemerkung A des Vertrages Lizenznehmerin der Klägerin. In dem Vertrag heißt es unter anderem:

„14.2 … The parties agree that H…. [Anm.: die Klägerin] owns the H… trademark in all countries outside the Territory [Anm.: Gemäß Nummer 1.11 des Vertrages die Schweiz].

14.3 H… hereby grants permission to Distributor [Anm.: die Beklagte] to use the Trademarks exclusively for the purpose of assembly of the Products, and marketing, distributing and selling the Products and Finished Products in Switzerland.

14.4 Without in any way derogating Distributor’s ownership of Reg. No. 38…, Distributor renounces all claims in the trademark H… and the other trademarks of H… outside the Territory.“

Diese Regelung diente erkennbar dem Zweck einer Abgrenzung der Parteien. Die Beklagte erhielt die Befugnis der ungestörten Nutzung ihrer Markenrechte innerhalb der Schweiz. Für die Gebiete außerhalb der Schweiz verzichtete sie im Hinblick auf sämtliche Marken der Klägerin („all other trademarks“) auf die Geltendmachung von Rechten. Damit erkannte die Beklagte ausdrücklich die Markenrechte der Klägerin außerhalb der Schweiz an. Die Beklagte trägt in der Klageerwiderung ausdrücklich vor (Bl. 51 GA), dass die Parteien diesen Vertrag bis Ende 2005, bis zu der Kündigung der Vertragsbeziehung durch die Klägerin mit E-Mail vom 6. Dezember 2005 (Anlage B 28), befolgten. Diese Phase der Zusammenarbeit der Parteien war mithin davon geprägt, dass die Beklagte versprach, die Rechte der Klägerin aus der Klagemarke nicht zu beeinträchtigen. Dass sie gegen diese vertragliche Verpflichtung in dieser Zeit der Zusammenarbeit der Parteien in einer Weise verstoßen haben könnte, die als Grundlage einer Verwirkung geeignet wäre, ist nicht ersichtlich. Soweit die Beklagte auf frühere Exporte nach Deutschland verweist, bezieht sich dies – soweit ersichtlich – ohnehin auf orthopädische Schuhe, die vom Schutzbereich der Klagemarke nicht erfasst sind. Nach den Feststellungen des Landgerichts begann der Konflikt zwischen den Parteien in Deutschland erst damit, dass die Beklagte im Jahre 2004 bestimmte „Sneaker“ auf den Markt brachte und diese auch nach Deutschland exportierte.

Auch für die Zeit danach und insbesondere nach der Kündigung der Vereinbarung erscheint es fraglich, ob von einer Duldung der Zeichenbenutzung seitens der Klägerin auszugehen sein könnte. Das Landgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die Klägerin nach 2005 in Gerichtsverfahren versucht hat, ihre Rechte durchzusetzen. Nähere Einzelheiten hierzu können ebenso dahin stehen wie die Frage, ob der Duldungszeitraum wegen der früheren Geschäftsbeziehungen der Parteien deshalb zu verkürzen sein könnte (BGH GRUR 1988, 776 – PCC; GRUR 2000, 605 – J…/K…), weil unter (ehemaligen) Geschäftspartnern eher und schneller erwartet werden kann, dass eine Verletzung von Kennzeichen beanstandet wird. Jedenfalls handelte die Beklagte nicht – wie für die aus dem Grundsatz von Treu und Glauben hergeleitete Verwirkung erforderlich – redlich bei der Zeichennutzung. Wird mit der Verwendung eines Zeichens nämlich bewußt auf die Marke eines Dritten Bezug genommen, kommt eine Verwirkung schon deshalb nicht in Betracht, weil es dann auf seiten des Zeichenverwenders an einer redlichen Benutzung fehlt (so BGH GRUR 1999, 161, 164 – L…). So liegt der Fall auch hier. Die Beklagte wusste von der Marke der Klägerin; sie hatte sogar vertraglich versprochen, sie zu respektieren. Sie konnte keineswegs ohne weiteres davon ausgehen, dass die Klägerin nach dem Ende der Geschäftsverbindung der Parteien der Beklagten ohne weiteres die Nutzung des Zeichens überlassen würde. Im Gegenteil haben die Parteien dies mit Recht als problematisch und klärungsbedürftig angesehen, weil sie nach dem Vortrag der Beklagten in den Jahren 2004 und 2005 eingehende Gespräche über die künftige Zeichennutzung führten. Eine Zustimmung der Klägerin zu einer Zeichennutzung durch die Beklagte wurde nicht erreicht. Damit musste der Beklagten das Unrecht ihrer Zeichennutzung sehr wohl bewusst sein. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin ihre Zustimmung zu einer Nutzung der deutschen Bildmarke gleichwohl geben könnte, hatte die Beklagte nicht. Sie mag auf eine gewisse Nachlässigkeit der Klägerin bei der Verfolgung der markenrechtlichen Ansprüche spekuliert haben; redlich wird ihre Zeichennutzung dadurch nicht.

4. Die von der Berufung vertretene „analoge“ Heranziehung der Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen scheidet ebenfalls aus. Wenn man dies überhaupt grundsätzlich für möglich halten wollte, so wäre die Koexistenz der Parteien zuletzt allenfalls durch die bis Ende 2005 geltende Vereinbarung geprägt. Sie sah aber – wie ausgeführt – gerade vor, dass die Beklagte für Deutschland die Markenrechte der Klägerin respektierte. Es wäre dann die Beklagte, die die Gleichgewichtslage mit ihrer durch keine Absprachen gedeckte Ausdehnung nach Deutschland gestört hätte.

5. Die Anmeldung der Klagemarke war auch nicht rechtsmissbräuchlich, wie das Landgericht bereits eingehend ausgeführt hat. Das Landgericht hat zu Recht die Darlegungen zu einem schützenswerten Besitzstand als nicht ausreichend erachtet. Dabei kommt es auf den Tag der Anmeldung der Klagemarke an (vgl. nur Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, Vorbem. zu §§ 14 – 19d, Rn. 339 m. Nachw.), also auf die Situation am 26. März 1990. Trotz des Hinweises des Landgerichts im angefochtenen Urteil ist auch dem Vortrag der Beklagten im Berufungsverfahren zu den Verhältnissen im März 1990 kaum Konkretes zu einem seinerzeitigen in- oder ausländischen Besitzstand oder zu einem Erwerb zu Behinderungszwecken zu entnehmen. Das gilt insbesondere deshalb, weil die Beklagte nach ihrem Vortrag in Deutschland in der früheren Zeit hauptsächlich mit orthopädischen Schuhen präsent war, also mit Schuhen, die von der „Athletikschuhe“ betreffenden Markeneintragung nicht berührt war. Inwieweit vor diesem Hintergrund die Klägerin mit ihrer Markenanmeldung in Deutschland unlautere Motive verfolgt haben könnte, ist nicht ansatzweise ersichtlich.

6. Damit stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung aus § 14 Abs. 5 MarkenG und auf Drittauskunft aus § 19 MarkenG zu. Entgegen der Auffassung der Berufung fehlt es nicht teilweise an einer Begehungsgefahr. Die Beklagte vertritt dies für Handlungen, die Streifen betreffen, die nicht zur Grundfarbe des Schuhs kontrastieren. Wie bereits ausgeführt, ist nach der Formel das landgerichtlichen Urteils die Verwendung jeglicher als solcher erkennbarer Streifen verboten. Der Klagemarke ist eine Begrenzung des Schutzes auf bestimmte Kontrastgestaltungen nämlich nicht zu entnehmen. Auch eine Begehungsgefahr ist nicht nur für auf eine bestimmte Art mit dem Untergrund kontrastierende Streifen gegeben. Woraus die Beklagte dies entnehmen will, ist nicht deutlich, zumal die von ihr in Deutschland angebotenen Schuhe, wie sie etwa aus ihrem Katalog in Anlage B 21 hervorgehen, ganz unterschiedliche Streifenkontraste aufweisen.

Die Beklagte hat auch dem Grunde nach einen Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Dass die Beklagte schuldhaft die Marke der Klägerin verletzt hat, folgt aus den vorstehenden Ausführungen. Der Beklagten war das Kennzeichenrecht der Klägerin bekannt. Gleichwohl hat sie ihre rechtsverletzend gekennzeichneten Schuhe nach Deutschland exportiert. Auch den die Berechnung des Schadens vorbereitenden Auskunftsanspruch (§ 242 BGB) hat das Landgericht zu Recht zuerkannt. Er ist nach der Formel das angefochtenen Urteils unter II. 3. darauf gerichtet, der Klägerin „Rechnung zu legen, insbesondere unter Angabe des mit den vorgenannten Waren erzielten Umsatzes und des erzielten Gewinns …“. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Markeninhaber im Verletzungsprozess zunächst nicht auf eine bestimmte der drei Berechnungsmethoden festzulegen braucht, die in § 14 Abs. 6 MarkenG genannt sind (vgl. nur Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2012, § 14 Rn. 460 m. Nachw.). Obwohl danach auch eine Herausgabe des Verletzergewinns in Betracht kommt, gewährt der Bundesgerichtshof lediglich einen Anspruch auf Auskunft über die unter der verletzenden Kennzeichnung getätigten Umsätze, ergänzt um eine grobe Gewinnermittlung (vgl. BGH GRUR 2006, 419 – Noblesse). Ein darüber hinausgehender umfassender Anspruch auf Rechnungslegung unter Einbeziehung weiterer Umstände besteht im Rahmen des unselbständigen Auskunftsanspruchs nicht (vgl. BGH GRUR 1991, 153 – Pizza & Pasta). Mit diesen Maßgaben hat das Landgericht den Auskunftsanspruch zu Recht zuerkannt.

Der Anspruch auf Rückruf und auf Entfernung aus den Vertriebswegen folgt schließlich aus § 18 Abs. 2 MarkenG.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Die Klägerin hat ihre Klage in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat teilweise, nämlich insoweit zurückgenommen, als eine Verurteilung der Beklagten im Hinblick auf Schuhe begehrt wird, die nicht im Warenverzeichnis der Klagemarke eingetragen sind. Das führt zu einer gegenüber der landgerichtlichen Entscheidung eingeschränkten, weil nicht mehr auf jede Art von Schuhen bezogenen Verurteilung der Beklagten. Diese Beschränkung hat durchaus ein gewisses wirtschaftliches Gewicht, zumal auch andere Arten von Schuhen, insbesondere orthopädische Schuhe der Beklagten, auf die angegriffene Art gekennzeichnet zu werden pflegen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Streitwert für das Berufungsverfahren: 250.000,-- €, folgend der Festsetzung des Landgerichts.