Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 70/09

G r ü n d e :

Der Senat macht von der ihm durch § 148 ZPO eingeräumten Möglichkeit Gebrauch und setzt die Verhandlung des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits bis zur rechtskräftigen Erledigung des den deutschen Teil des europäischen Patents (Klagepatent) betreffenden Nichtigkeitsverfahrens aus.

Mit ihrer Klage macht die Klägerin eine Verletzung des Anspruchs 1 sowie des Anspruchs 2 des Klagepatents geltend.

Patentanspruch 1 schlägt eine mehrlagige Laminatfolie mit der Kombination folgender Merkmale vor:

(1) Mehrlagige Laminatfolie, die

(a) mindestens eine nichtelastomere Skinlage (2, 4) und

(b) mindestens eine Kernlage (3) umfasst.

(2) Die mindestens eine Skinlage (2, 4) und die mindestens eine Kernlage (3) bilden bevorzugte Aktivierungsbereiche und nichtbevorzugte Aktivierungsbereiche.

(3) Zumindest in den bevorzugten Aktivierungsbereichen ist die mindestens eine Kernlage (3) im Wesentlichen elastomer.

(4) Die mindestens eine Skinlage (2, 4) und/oder die mindestens eine Kernlage (3) sind so beschaffen, dass, wenn das mehrlagige Laminat gestreckt wird, sich die bevorzugten Aktivierungsbereiche in den gedehnten Bereichen bis zu einem elastischen Zustand dehnen und erholen können.

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 schlägt ferner die Kombination folgender Merkmale vor:

(1) Mehrlagige Laminatfolie, die

(a) mindestens eine nichtelastomere Skinlage (2, 4) und

(b) mindestens eine Kernlage (3) umfasst.

(2) Die mindestens eine Kernlage (3) ist im Wesentlichen elastomer.

(3) Die Lagen (2, 4; 3) sind im Wesentlichen koextensiv.

(4) Die Lagen (2, 4; 3) verfügen über der bevorzugten Aktivierungszone und mindestens einer angrenzenden nichtbevorzugten Aktivierungszone über relativ konstante mittlere Dicken.

(5) Mindestens eine Skinlage (2, 4) und/oder mindestens eine Kernlage (3) sind so beschaffen, dass, wenn das mehrlagige Laminat gestreckt wird, die mindestens eine bevorzugte Aktivierungszone bevorzugt gedehnt wird und sich in der bevorzugten Aktivierungszone erholen kann, um zu einer elastischen Zone des mehrlagigen Laminats zu werden.

(6) Das mehrlagige Laminat und die angrenzenden mehrlagigen, nichtbevorzugte Aktivierungszonen, dehnen sich bevorzugt nicht, um weitgehend nichtelastische Bereiche zu schaffen.

Die Beklagten stellen sowohl eine Benutzung des Patentanspruchs 1 als auch eine Benutzung des Patentanspruchs 2 in Abrede. Im Vordergrund des Streits der Parteien steht die Frage, was unter "bevorzugten Aktivierungsbereichen" im Sinne des Patentanspruchs 1 bzw. "bevorzugten Aktivierungszonen" im Sinne des Patentanspruchs 2 zu verstehen ist. Während die Klägerin der Auffassung ist, dass die in Rede stehenden Patentansprüche (auch) ein "Endprodukt" mit aktivierten Bereichen schützen, machen die Beklagten geltend, dass Gegenstand dieser Ansprüche nur ein "Zwischenprodukt" mit aktivierbaren Bereichen sei.

Das Bundespatentgericht hat sich in seinem Nichtigkeitsurteil vom 6. Mai 2010 (Anlage B 14) zwar mit der Frage befasst, wie die technische Lehre des Klagepatents zu verstehen ist. Es ist offenbar davon ausgegangen, dass Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 das bereits aktivierte Laminat ist. Denn es hat u. a. ausgeführt , dass für das richtige Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre, wie sie im Patentanspruch 1 beansprucht sei, wesentlich sei, dass diese auf eine in vorbestimmten Bereichen mikrotexturierte Laminatfolie gerichtet sei, die mindestens eine nichtelastomere Skinlage und mindestens eine zumindest bereichsweise elastomere Kernlage umfasse (Urt. v. 06.05.2010, Anlage B 14, Seite 13). Offen gelassen hat das Bundespatentgericht nur, ob mit dem – hier nicht geltend gemachten – Verfahren nach Patentanspruch 27 das Zwischenprodukt oder das Endprodukt hergestellt wird (Urt. v. 06.05.2010, Anlage B 14, Seite 18, vorletzter Abs.). Es hat allerdings auch angenommen, dass sich die Lehre des Klagepatents nicht lediglich auf das Vorsehen von bevorzugten und nichtbevorzugten Aktivierungsbereichen beschränkt. Denn das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die bevorzugten Aktivierungsbereiche in bestimmter Weise gebildet werden müssen (vgl. BPatG, Urt. v. 06.05.2010, Anlage B 14, Seiten 13 bis 16). Es hat in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach der Lehre des Klagepatents folgende Schritte notwendig sind, um bevorzugte Aktivierungsbereiche im Sinne des Klagepatents zu bilden (Unterstreichungen hinzugefügt):

1. Herstellen eines mehrlagigen Laminats mit elastomerer Kernlage und nicht elastomeren thermoplastischen Skinlagen.

2. Festlegung bzw. Vorbestimmung von bevorzugten und nicht bevorzugten Bereichen durch die sog. Post-Behandlung zur Erzeugung unterschiedlicher E-Module (wird beispielsweise auch durch kontrolliertes lokalisiertes Verstrecken erzielt, wodurch der E-Modul lokal modifiziert wird). Das Laminat ist nun zonenaktivierbar.

3. Verstrecken des Laminats als Ganzes derart, dass in Bereichen mit geeignetem E-Modul die Elastizitätsgrenze überschritten wird. Das Laminat ist nun zonenaktiviert.

4. Durch kontrollierte Rückformung (sofort, zeitabhängig und/oder wärmeaktiviert) bildet sich die Mikrotextur, d.h. faltenbalgartige Aufwerfungen gemäß Figur 2 i. V. m. GKS&S1’, Seite 12, Absatz 1, Zeilen 12 bis 23 und Seite 36, Absatz 2 sowie Seite 8, Absatz 4, Zeilen 4 bis 7, in den festgelegten, sog. bevorzugten Aktivierungsbereichen derart, dass bei einer verwendungsgemäßen, späteren Streckung bzw. Dehnung des mehrlagigen, mikrotexturierten Laminats sich die elastifizierten Bereiche dehnen und erholen können. …"

Im Einklang hiermit hat das Bundespatentgericht zur Abgrenzung der Lehre der Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents gegenüber der entgegengehaltenen US 4 731 066 (Anlage B 13; im Nichtigkeitsverfahren: GKS&S12) ausgeführt (Urt. v. 06.05.2010, Anlage B 14, Seite 20, letzter Abs., bis Seite 21, erster Abs.):

"Dieser Argumentation der Klägerin kann sich der Senat nicht anschließen. Denn wie der GKS&S12 zu entnehmen ist, wird die mit Schlitzen versehene Laminatfolie nur durch Öffnung der Schlitze gedehnt, wie in Figur 5 dargestellt und in Spalte 3, Zeilen 32 bis 36 ausgeführt ist: "In FIG. 5 the diaper 50 is illustrated in its extended form wherein the product has a facing 52 whereby the slits have been opened and form apertures 54 to permit the film to extend". Hierin ist keine Aktivierung des Laminats im Sinne des Streitpatents zu verstehen, bereichsweise den Elastizitätsmodul der Laminatfolie vor dem Verstrecken vorzubestimmen, indem durch Vorbehandlung bestimmter Bereiche unterschiedliche Elastizitätsmodule erzeugt werden und dann das Verstrecken des Laminats derart erfolgt, dass in Bereichen mit geeignetem E-Modul die Elastizitätsgrenze überschritten wird. …".

Ferner hat es zur Abgrenzung gegenüber der US 4 507 163 (Anlage B 12; im Nichtigkeitsverfahren: GKS&S13) ausgeführt (Urt. v. 06.05.2010, Anlage B 14, Seite 21 unten bis Seite 21 oben):

"Die Kernlage ist in gestrecktem Zustand (stretched elastic member) mit den äußeren unelastischen Skinlagen verbunden (vgl. Spalte 3, Zeilen 43 bis 59), weshalb auch hierdurch in den Skinlagen keine bevorzugten Aktivierungsbereiche existieren, die durch das Verstrecken des Erzeugnisses als Ganzes elastisch gemacht werden könnten. Zwar ziehen die elastischen Kernlagen 55, 56 im Mittelbereich der Windel (central portion of the diaper) das Laminat zusammen, so dass beim Gebrauch der Windel der Mittelbereich dementsprechend wieder gedehnt werden und sich auch wieder zusammenziehen kann, also elastisch ist. Insoweit liegen entsprechend den Ausführungen in Spalte 2, Zeilen 5 bis 12, vorbestimmte Bereiche mit elastischen Eigenschaften und unelastische Bereiche vor. Jedoch ist in dem gesamten Dokument von GKS&S13 von einer Aktivierung im Sinne des Streitpatents nichts zu finden, weshalb sich die Merkmale M2 bis M4 nicht aus der GKS&S13 herleiten lassen. Demzufolge kann die GKS&S13 weder die Neuheit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 noch nach Patentanspruch 2 in Frage stellen."

Davon, dass das Klagepatent (1) die Festlegung bzw. Vorbestimmung von bevorzugten und nichtbevorzugten Bereichen durch Vorbehandlung zur Erzeugung unterschiedlicher E-Module und (2) das Verstrecken des gesamten Laminats derart verlangt, dass in Bereichen mit geeignetem E-Modul die Elastizitätsgrenze überschritten wird, ist das Bundespatentgericht im Übrigen auch bereits in seinem ersten Nichtigkeitsurteil ausgegangen (Urt. v. 25.07.2006, Anlage B 1, Seiten 7 bis 8).

Würde man dieses Verständnis der im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit vorzunehmenden Prüfung zugrundelegen, wäre eine Benutzung sowohl des Patentanspruchs 1 als auch des Patentanspruchs 2 durch die angegriffene Ausführungsform zu verneinen.

Die angegriffene Ausführungsform besteht aus einem coextrudierten Film mit zwei Skinlagen und einer Kernlage. Nach dem Coextrudieren wird der Film unstreitig einer so genannten Intermeshing Gear Aktivierung unterzogen, bevor auf beiden Seiten ein Non-Woven angebracht wird. Bei der "Intermeshing Gear Aktivierung" läuft der Film durch eine Walzenanordnung. Die Walzen dieser Anordnung haben ringförmige Furchen in ihren Oberflächen, so dass sich auf jeder Walze immer ringförmige erhabene Abschnitte und ringförmige Vertiefungen abwechseln. Die erhabenen Bereiche der einen Walze greifen dabei jeweils in die Vertiefungen der anderen Walze. Die Abstände zwischen den Umfangsflächen der erhabenen Bereiche der einen Walze und den Umfangsflächen der Furchen der anderen Walze sind so gewählt, dass der Film zwischen diesen Flächen unter so starkem Druck hindurch läuft, dass er dort nicht gestreckt werden kann. Des Weiteren sind die Abstände zwischen den Seitenflächen der erhabenen Bereiche der Walze und den Seitenflächen der Furchen der anderen Walze (sowie zwischen den Seitenflächen der Furchen der einen Walze und den Seitenflächen der anderen Walze) so gewählt, dass von diesen Flächen kein Druck auf den Film ausgeübt wird, so dass er in diesen Bereichen gestreckt werden kann. Die Streckung erfolgt hierbei über die Elastizitätsgrenze der Skinlage hinaus, so dass das Laminat elastomer wird.

Das so hergestellte Laminat weist vor der Erzeugung der aktivierten (texturierten) Bereiche keine durch eine Vorbehandlung erzeugten, aktivierbaren Bereiche auf und es erfolgt auch kein Verstrecken der Laminatfolie als Ganzes. Es findet vielmehr sogleich ein lokalisiertes Verstrecken über die Elastizitätsgrenze hinaus statt, wodurch abwechselnd aktivierte (texturierte) Bereiche und nicht aktivierte Bereiche gebildet werden.

Soweit die Klägerin geltend macht, bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform finde ein "kontrolliertes lokalisiertes Verstrecken" statt, wie es in der Klagepatentbeschreibung beschrieben werde, kann dem unter Zugrundelegung der Erläuterungen des Bundespatentgerichts nicht beigetreten werden. Das Bundespatentgericht hat sowohl in seinem ersten Nichtigkeitsurteil (Urt. v. 25.07.2006, Anlage B 1, Seiten 7 bis 8) als auch in seinem zweiten Nichtigkeitsurteil (Urt. v. 06.05.2010, Anlage B 14, Seiten 14 bis 15) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das in der Patentbeschreibung erwähnte "kontrollierte lokalisierte Verstrecken" nur der lokalen Modifizierung des E-Moduls dient und nicht zu verwechseln ist mit dem Verstrecken des Laminats als Ganzes über die Elastizitätsgrenze hinaus im Anschluss an diese (Vor-)Behandlung zur Modifizierung des E-Moduls.

Andererseits bedeutet dies jedoch nicht, dass die Klage bereits jetzt unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils abgewiesen werden kann. Denn der Senat hat – wie im Verhandlungstermin ausgeführt – Zweifel an der Richtigkeit der vom Bundespatentgericht vorgenommenen Auslegung der Patentansprüche 1 und 2. Zwar spricht in der Tat vieles dafür, dass Patentanspruchs 1 das akivierte Laminat betrifft. Soweit das Bundespatentgericht von dem Erfordernis einer Vorbehandlung zur Schaffung von "aktivierbaren Bereichen" mit gegenüber den angrenzenden Bereichen kleineren Werten des relativen Elastizitätsmoduls (E-Moduls) und einem anschließenden Verstrecken des Laminats als Ganzes ausgegangen ist, vermag der Senat jedoch nicht zu erkennen, aus welchen Merkmalen von Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 2 sich diese Vorgabe ergeben soll. Nimmt man an, dass die Ansprüche 1 und 2 das Endprodukt beschreiben und bevorzugte bzw. nichtbevorzugte Aktivierungsbereiche etwas darüber sagen, ob die Skinlage eine Mikrotextur besitzt oder nicht, schützen die in Rede stehenden Patentansprüche als Sachansprüche an sich jede Art der Entstehung solcher Bereiche – mit oder ohne eine Vorbehandlung. Sofern ein Laminat mit aktivierten Bereichen, d. h. das Endprodukt geschützt ist, kommt es auch nur auf die Eigenschaften des Endprodukts an. Insoweit ist unerheblich, ob die aktivierten Bereiche einmal aktivierbar waren oder nicht. Letztlich ist dem Endprodukt auch kaum anzusehen, ob die texturierten (aktivierten) Bereiche einmal – aufgrund entsprechender Vorbehandlung – "aktivierbar" waren oder nicht. Vor diesem Hintergrund kann sich hier wohl nur die Frage stellen, ob Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 tatsächlich das aktivierte Laminat (= Endprodukt) ist, dann dürfte es auf eine Vorbehandlung nicht ankommen, oder ob sie doch auf ein Laminat mit lediglich aktivierbaren Bereichen (= Zwischenprodukt) gerichtet sind.

Mit dieser Frage und der Auslegung der Patentansprüche 1 und 2 wird sich der Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsberufungsverfahren zu befassen haben, weshalb es sachgerecht ist, zunächst den Ausgang dieses Verfahrens abzuwarten.

Eine abschließende Entscheidung durch den Senat kommt unter den gegebenen Umständen nicht in Betracht. Vielmehr müsste nach derzeitigem Sach- und Streitstand schon wegen der Zweifel hinsichtlich des richtigen Verständnisses der Lehre des Patentanspruchs 1 sowie der Lehre des Patentanspruchs 2 ein Sachverständigengutachten eingeholt werden. Angesichts des nicht eindeutigen Wortlauts der in Rede stehenden Patentansprüche sowie der für einen Laien nur schwer verständlichen Patentbeschreibung sieht sich der Senat derzeit nicht in der Lage, sich einfach über die vorliegenden Stellungnahmen des Bundespatentgerichts, die als sachverständige Äußerung zu würdigen sind (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräse; GRUR 1998, 895 – Regenbecken; BGH, GRUR 2010, 950, 951/952 – Walzenformgebungsmaschine), hinwegzusetzen.

Hinzu kommt, dass sich in Bezug auf Patentanspruch 2 die Frage stellt, ob sich aus dessen Merkmal (4) und/oder dessen Merkmal (5) nicht möglicherweise ergibt, dass dieser Anspruch – ggf. anders als Patentanspruch 1 – ein Laminat mit aktivierbaren Bereichen betrifft. Das Bundespatentgericht hat sich mit diesen Merkmalen nicht näher befasst.

Geht man mit der Klägerin davon aus, dass auch Patentanspruch 2 ein Laminat mit aktivierten Bereichen betrifft, müsste schließlich angesichts des Streits der Parteien in jedem Falle durch Einholung eines Sachverständigengutachtens geklärt werden, ob die angegriffene Ausführungsform das Merkmal (4) dieses Anspruchs verwirklicht, wonach die Lagen über der bevorzugten Aktivierungszone und mindestens einer angrenzenden nichtbevorzugten Aktivierungszone über relativ konstante mittlere Dicken verfügen.

Berücksichtigt man ferner, dass die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache hinsichtlich der Unterlassungsansprüche im Hinblick auf den zwischenzeitlichen Zeitablauf des Klagepatents übereinstimmend für erledigt erklärt haben, die Beklagten bereits Angaben zum Zwecke der Rechnungslegung gemacht haben und die Klägerin die mit der Klage auch geltend gemachten Vernichtungsansprüche im letzten Verhandlungstermin zurückgenommen hat, ist es vor diesem Hintergrund nicht nur sachgerecht, sondern aus Gründen der Prozessökonomie sowie zur Vermeidung weiterer Kosten durch die Einholung eines Sachverständigengutachtens geradezu geboten, die Verhandlung im

vorliegenden Verletzungsrechtsstreits bis zur rechtskräfigen Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen.

Dr. T. K. Dr. B. F.