Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 W 32/10

G r ü n d e:

Die gemäß § 11 Abs. 1 RPflG i.V.m. §§ 104 Abs. 3, 567 ZPO statthafte und auch ansonsten zulässige sofortige Beschwerde der Klägerin, mit der sie sich dagegen wendet, dass die Rechtspflegerin die von ihr angemeldeten Privatgutachterkosten und Modellkosten in Höhe von insgesamt 35.495,49 € (20.220,48 € für erste Instanz + 15.275,01 € für zweite Instanz) im Rahmen der Kostenfestsetzung nicht berücksichtigt hat, ist teilweise begründet. Die Klägerin kann die Erstattung von Privatgutachterkosten in Höhe von 11.991,06 € verlangen. Die weitergehenden Privatgutachterkosten sind hingegen nicht erstattungsfähig. Gleiches gilt für die von der Klägerin ferner erstattet verlangten Modellkosten.

Zu Unrecht hat die Rechtspflegerin sämtliche von der Klägerin angemeldeten Privatgutachterkosten für nicht erstattungsfähig erachtet. Bei zutreffender Anwendung des insoweit für die Prüfung der Erstattungsfähigkeit zugrunde zu legenden Maßstabs des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO sind die Privatgutachterkosten zu einem Teil, nämlich im Umfang von 11.991,06 € berücksichtigungsfähig. Weitere Privatgutachterkosten kann die Klägerin von den Beklagten jedoch nicht erstattet verlangen.

Hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Kosten für Aufwendungen von Privatgutachtern gilt grundsätzlich Folgendes:

Zu den nach § 91 Abs. 1 ZPO zu erstattenden Kosten können auch die Aufwendungen einer Partei für ein von ihr eingeholtes und in den Prozess eingeführtes Privatgutachten gehören. Die Frage der Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Privatgutachtens ist allerdings grundsätzlich kritisch zu prüfen (Senat, Beschl. v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09, Umdr. S. 3; OLG Düsseldorf [10. ZS], OLGR 1994, 251; OLG Düsseldorf [1. ZS], OLGR 2002, 18; vgl. a. BPatG, Mitt. 2009, 77 m. w. Nachw.). Aus § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ergibt sich nämlich, dass der unterlegene Gegner die Kosten eines von der Gegenseite eingeholten Privatgutachtens nur zu tragen hat, soweit dieses zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. In der Rechtsprechung und Literatur besteht insoweit Einigkeit darüber, dass im Kostenfestsetzungsverfahren solche Kosten nur ausnahmsweise berücksichtigungsfähig sind (vgl. BPatG, Mitt. 2009, 77 m. w. Nachw.; Senat, Beschl. v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09, Umdr. S. 3; OLG Düsseldorf [10. ZS], OLGR 1994, 251; OLG Düsseldorf [1. ZS], OLGR 2002, 18; Zöller/Herget, ZPO, 28. Aufl., § 91 Rdnr. 13 Stichwort „Privatgutachten“; s. a. für vorprozessual eingeholte Privatgutachten: BGH, NJW 2003, 1398; NJW 2006, 2415; NJW 2008, 1597; OLG Koblenz, MDR 2009, 471; OLG Frankfurt, NJW-RR 2009, 1076). Das gilt nicht nur in allgemeinen Zivilprozessen, sondern – ebenso wie in Patentnichtigkeitsverfahren (dazu BPatG, Mitt. 1990, 19 f.; GRUR 1993, 548; Mitt. 2009, 77; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 76 m. w. Nachw.) – auch in Patentverletzungsverfahren (vgl. Senat, Beschl. v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09, Umdr. S. 3; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 139 PatG Rdnr. 172.; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 143 PatG Rdnr. 361 jew. m. w. Nachw.). Die Kosten eines Privatgutachtens können auch hier nur in Ausnahmefällen als zur „zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig" im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO und damit als erstattungsfähig angesehen werden (Senat, Beschl. v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09, Umdr. S. 4; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 172). Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (OLGR 2009, 602; Beschl. v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09, Umdr. S. 3 f.) ist ein – vorgerichtlich oder während des Rechtsstreits eingeholtes – Privatgutachten in einem Hauptsacheverfahren daher regelmäßig nur dann im Sinne dieser Vorschrift notwendig, wenn die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nur mit seiner Hilfe erfolgen kann.

Das kommt in Betracht, wenn die Partei auf die Hinzuziehung eines Sachverständigen angewiesen ist, um ihrer Darlegungs- und Beweispflicht zu genügen, Beweisangriffe abwehren oder Beweisen des Gegners entgegentreten zu können (vgl. BGH, NJW 2003, 1398, 1399; NJW 2006, 2415, 2416; BPatG, Mitt. 2009, 77; Senat, Beschl. v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09, Umdr. S. 4; Zöller/Herget, a.a.O., § 91 Rdnr. 13 Stichwort „Privatgutachten“; Schulte, a.a.O., § 80 Rdnr. 76 jew. m. w. Nachw.). Namentlich in Patentverletzungsverfahren kann dies der Fall sein, wenn es um komplexe technische Gegenstände und Sachverhalte geht, zu denen sachgerecht vorzutragen, die Partei auf Grund unzureichender eigener Sachkenntnisse nicht in der Lage ist (vgl. Senat, OLGR 2009, 602; Beschl. v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09, Umdr. S. 4; OLG Frankfurt, GRUR 1994, 532, 533; Schulte/Kühnen, a.a.O., § 139 Rdnr. 315; Schulte, a.a.O., § 80 Rdnr. 76; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rdnr. 172 m. w. Nachw.). Außerdem kommt eine Notwendigkeit im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO in Betracht, wenn es um die Widerlegung eines der Partei ungünstigen Gerichtsgutachtens oder gegnerischen Privatgutachtens in schwierigen technischen Fragen geht (vgl. BPatG, Mitt. 1990, 19, 20; GRUR 1981, 815; Mitt. 2009, 77; Senat, Beschl. v. 27.01.2010 – I-2 W 70/09, Umdr. S. 4; Schulte, a.a.O., § 80 Rdnr. 76; vgl. a. Zöller/Herget, ZPO, 28. Aufl., § 91 Rdnr. 13 Stichwort „Privatgutachten“ m. w. Nachw.). Geht es um technische Fragen, ist in Patentverletzungsprozessen allerdings zu berücksichtigen, dass die Partei(z. B. als herstellendes Unternehmen) ggf. selbst über eine gewisse Sachkunde verfügt, in jedem Fall aber, dass der hinzugezogene Patentanwalt (dessen Kosten gemäß § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig sind) eine technische und patentrechtliche Sachkunde mitbringt, die von der Partei vorrangig ausgeschöpft werden muss.

Darüber hinaus muss sich das Privatgutachten auf den konkreten Rechtsstreit beziehen und gerade mit Rücksicht auf ihn eingeholt worden sein (vgl. BGH, NJW 2008, 1597, 1598; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 16.03.2010 – 15 W 97/09, zitiert nach juris; OLG Koblenz, MDR 2009, 471; OLG Hamm, Beschl. v. 19.06.2009 – I-25 W 171/09, zitiert nach juris). Insoweit genügt es nicht, wenn das Gutachten irgendwann in einem Rechtsstreit verwendet wird, sondern das Gutachten muss sich auf den konkreten Rechtsstreit beziehen und gerade mit Rücksicht auf den konkreten Prozess in Auftrag gegeben worden sein. Deshalb sind diejenigen Aufwendungen, die veranlasst werden, bevor sich der Rechtsstreit einigermaßen konkret abzeichnet, regelmäßig nicht erstattungsfähig (BGH, NJW 2003, 1398, 1399; NJW 2008, 1597, 1598; OLG Koblenz, MDR 2009, 471). Damit soll verhindert werden, dass eine Partei ihre allgemeinen Unkosten oder prozessfremde Kosten auf den Gegner abzuwälzen versucht und so den Prozess verteuert. Jede Partei hat grundsätzlich ihre Einstandspflicht und ihre Ersatzberechtigung in eigener Verantwortung zu prüfen und den dadurch entstehenden Aufwand selbst zu tragen. Deshalb genügt die Vorlage eines in anderem Zusammenhang erstellten Gutachtens allein nicht. Die Tätigkeit des Privatsachverständigen muss vielmehr in unmittelbarer Beziehung zu dem Rechtsstreit stehen (BGH, NJW 2003, 1398, 1399; NJW 2006, 2415 f.; NJW 2008, 1597; MDR 2009, 231f.). Diese unmittelbare Beziehung besteht beispielsweise, wenn zum Zeitpunkt des Gutachtenauftrages bereits die Klage angedroht war (vgl. BGH, NJW 2003, 1398, 1399; OLG Koblenz, MDR 2009, 471). Bei einer konkreten Klageandrohung kann die Beauftragung eines Privatsachverständigen und der damit verbundene Kostenaufwand nicht den allgemeinen Betriebskosten zugerechnet werden, die grundsätzlich nicht erstattungsfähig sind. Vielmehr liegt in einem solchen Fall auf der Hand, dass das Privatgutachten nicht nur z. B. einer etwaigen außergerichtlichen Schadensfeststellung dienen, sondern auch die Position des Auftraggebers in dem ihm angedrohten Rechtsstreit stützen sollte (vgl. BGH, NJW 2003, 1398, 1399, 1399; NJW 2006, 2415; NJW 2008, 1597). Die unmittelbare Prozessbezogenheit kann aber auch dann zu bejahen sein, wenn das Sachverständigengutachten zwar schon vor Klageandrohung in Auftrag gegeben, jedoch erst nach Klageandrohung erstellt worden ist (BGH, NJW 2006, 2415, 2416). Es macht in der Regel keinen Unterschied, ob der Sachverständige das Gutachten auf Grund eines ihm nach Klageandrohung erteilten Auftrages erstellt oder auf Grund eines zum Zeitpunkt der Klageandrohung fortbestehenden Auftrages. Denn spätestens mit der Klageandrohung wird die für die Vorbereitung der Rechtsverteidigung im anstehenden Prozess maßgebende Erstellung des Sachverständigengutachtens zu einer unmittelbar prozessbezogenen Tätigkeit. Eine ausschließliche Ausrichtung des ursprünglichen Gutachtenauftrages auf den konkreten Prozess ist dagegen nicht erforderlich (vgl. BGH, NJW 2003, 1398, 1399), zumal die Kosten des Sachverständigengutachtens erst nach seiner Erstellung – und damit nach Klageandrohung – entstanden sind (BGH, NJW 2006, 2415, 2416; NJW 2008, 1597).

b)Hiervon ausgehend gilt im Streitfall hinsichtlich der in Rede stehenden Privatgutachterkosten Folgendes:

aa) Privatgutachten .K. vom 09.08.2002 (Anlage K 12)

Die Kosten für das Privatgutachten K. vom 9. August 2002 sind in Höhe von 3.904,72 € erstattungsfähig, weil es sich bei diesen Kosten um notwendige Kosten im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO handelt.

(1)

Das von der Klägerin vorprozessual eingeholte Privatgutachten nach Anlage K 12 wurde mit der Klageschrift vorgelegt (vgl. Bl. 14 GA). Die „Prozessbezogenheit“ des Gutachtens ist zu bejahen. Zwar wurde dem Privatgutachter der Klägerin ausweislich des Gutachtens gemäß Anlage K 12 (Seite 2) der Auftrag zur Erstellung des Gutachtens bereits am 17. Mai 2002, mithin bereits rund 1 Jahr vor Klageerhebung erteilt. Soweit die Klägerin im vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahren vorträgt, der erste Auftrag sei dem Privatgutachter erst Ende Juli 2002 nach der Abmahnung der Beklagten, welche mit Schreiben vom 1. Juli 2002 (Anlagen K 13 und K 14) erfolgte (vgl. Bl. 15 GA), erteilt worden (Schriftsatz v. 14.01.2010, Seite 3), steht dem die Angabe unter Ziff. 1.2 des Gutachtens (Seite 2) entgegen, wonach der Auftrag für die Erstellung des Gutachtens erst am 17. Mai 2002 erteilt wurde. Wurde der Gutachtenauftrag schon zu diesem Zeitpunkt erteilt, war das Gutachten zwar bereits vor Androhung der Klage in Auftrag gegeben worden. Wie bereits ausgeführt, kann die unmittelbare Prozessbezogenheit nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aber auch dann zu bejahen sein, wenn das Sachverständigengutachten zwar schon vor Klageandrohung in Auftrag gegeben, jedoch erst nach Klageandrohung erstellt worden ist (BGH, NJW 2006, 2415). Was insoweit für die beklagte Partei gilt, muss erst recht für die klagende Partei gelten. Vorliegend wurden die Beklagten mit vorprozessualen Schreiben vom 1. Juli 2002 (Anlagen K 13 und K 14) wegen Patentverletzung abgemahnt und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Dies geschieht üblicherweise vor der Erhebung einer Patentverletzungsklage. In dem an die Beklagten zu 1. und 2. gerichteten Abmahnschreiben vom 1. Juli 2002 (AnlageK 13) heißt es abschließend zudem ausdrücklich, dass die Prozessbevollmächtigten der Klägerin dieser raten müssten, eine Unterlassungsklage zu erheben, sofern die geforderte Unterlassungserklärung nicht abgegeben werde. In dem Abmahnschreiben (Anlage K 14) an den Beklagten zu 3. wurde abschließend ebenfalls ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Klägerin ein Patentverletzungsverfahren führen müsse, wenn die geforderte Unterlassungserklärung nicht abgegeben werden sollte. Hierin lag jeweils die Androhung einer Patentverletzungsklage. Das Privatgutachten gemäß Anlage K 12 wurde erst nach dieser Klageandrohung erstellt; es datiert vom 9. August 2002. Dies genügt zur Bejahung unmittelbarer Prozessbezogenheit.

Zwar bestand hier ein gewisser zeitlicher Abstand zwischen der Gutachtenerstattung und der Klageerhebung. Dieser steht der Prozessbezogenheit und damit der Erstattungsfähigkeit der in Rede stehenden Gutachterkosten jedoch nicht entgegen. Hierbei muss vorliegend nicht abschließend entschieden werden, ob für die Annahme der Prozessbezogenheit schon ein sachlicher Zusammenhang zwischen Gutachten und Rechtsstreit ausreichend ist, ob zusätzlich ein enger zeitlicher Zusammenhang erforderlich ist oder ob ein langer zeitlicher Zwischenraum sogar als ein Indiz für fehlenden sachlichen Zusammenhang zu werten ist (offen gelassen von BGH, NJW 2003, 1398, 1399; MDR 2009, 231, 232 jew. m. w. Nachw.). Denn im Streitfall ist zu berücksichtigen, dass die Parteien nach der Abmahnung der Beklagten noch miteinander korrespondierten bzw. Gespräche führten, woraufhin die Beklagten zu 1. und 2. schließlich mit Schreiben vom 28. November 2008 (Anlage K 17) eine (lediglich) eingeschränkte Unterlassungserklärung abgaben. Der hiernach verbleibende Zeitraum bis zur Klageerhebung von rund 5 1/2 Monaten ist jedenfalls bei einer Patentverletzungsklage aufgrund der in Patentstreitsachen regelmäßig gegebenen tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten noch tolerierbar.

(2)Die Einholung des Privatgutachtens gemäß Anlage K 12 war für die Klägerin auch „notwendig“ im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Zur schlüssigen Darlegung und zum Nachweis der Benutzung des Klagepatents musste die angegriffene Ausführungsform „B.“ zerlegt und fachgerecht vermessen werden. Die Klägerin hat dargetan und hinreichend glaubhaft gemacht, dass ihr dies selbst nicht möglich war. Die Klägerin ist zwar ein Fachunternehmen, das selbst pneumatische Schlaggeräte vertreibt. Wie sie im Kostenfestsetzungsverfahren dargetan hat, besitzt sie jedoch weder eine eigene Fertigung noch eine eigene Entwicklungsabteilung. Sie verfügt dementsprechend über keine technischen Einrichtungen, die es ihr erlauben würden, pneumatische Schlagwerkzeuge zu zerlegen und deren Geometrien genau zu vermessen oder andere Parameter zu ermitteln. Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin haben hierzu anwaltlich versichert (Schriftsatz v. 11.05.2010, Seite 2 f.), dass sich in den Geschäftsräumen der Klägerin kein Labor und nicht einmal eine Mindestausstattung an technischen Gerätschaften befindet, die eine ordnungsgemäße Vermessung der in Rede stehenden Geräte gewährleisten würde. Die Herstellung der eigenen Geräte erfolgt hiernach komplett durch die Firma G. + E.; an den technischen Aspekten ist die Klägerin nicht beteiligt. Gegenteiliges zeigen die Beklagten nicht auf. Eine entsprechende Untersuchung der angegriffenen Ausführungsformen war nach dem weiteren Vortrag der Klägerin auch dem mitwirkenden Patentanwalt nicht möglich, weil auch dieser nicht über entsprechende technischen Einrichtungen verfügt, um fachgerecht pneumatische Schlaggeräte zu zerlegen sowie deren Geometrien und im vorliegenden Zusammenhang interessierende Parameter zu ermitteln.

(3)

Die Kosten der Klägerin für das Gutachten gemäß Anlage K 12 belaufen sich ausweislich des Inhalts des Gutachtens (Seite 23) auf 12.000,-- CHF, was unstreitig 8.225,94 € entspricht. Diese Kosten kann die Klägerin allerdings nicht insgesamt erstattet verlangen. Denn Gegenstand des Privatgutachtens nach Anlage K 12 war auch eine Untersuchung des eigenen Gerätes der Klägerin und ein Vergleich dieses Gerätes mit der angegriffenen Ausführungsform „S.“. Für die Frage der Patentverletzung kam es auf eine Übereinstimmung der angegriffenen Ausführungsform mit dem Gerät der Klägerin jedoch nicht an. Gleiches gilt für die in dem Privatgutachten nach Anlage K 12 unter der Überschrift „Weitere Analysen“ angestellten Erwägungen, die für die Frage einer Patentverletzung ebenfalls völlig irrelevant sind. Die angemeldeten Gutachterkosten sind deshalb zu kürzen. Der Senat erachtet es mangels anderer Anhaltspunkte für sachgerecht und angemessen, als erstattungsfähige Kosten für das Gutachten gemäß Anlage K 12 denjenigen Kostenbetrag in Ansatz zu bringen, der der Klägerin für das die angegriffene Ausführungsform „B.“ betreffende weitere Privatgutachten vom 18. Juli 2003 gemäß Anlage K 26 (dazu sogleich) entstanden ist. Die ihr für dieses Gutachten, das sich allein mit der angegriffenen Ausführungsform „B.“ befasst, entstandenen Kosten belaufen sich auf 3.904,72 €. Diesen Betrag kann die Klägerin auch für das die angegriffene Ausführungsform „S.“ betreffende Gutachten gemäß Anlage K 12 erstattet verlangen.

bb) Privatgutachten K. vom 18.07.2003 (Anlage K 26)

Die von der Klägerin ferner angemeldeten Kosten in Höhe von 3.904,72 € für das –vorstehend bereits angesprochene – Privatgutachten K. vom 18. Juli 2003 sind ebenfalls erstattungsfähig.

(1)

Das die angegriffene Ausführungsform „B.“ betreffende Privatgutachten gemäß Anlage K 26 hat die Klägerin in erster Instanz mit Schriftsatz vom 3. November 2003 (vgl. Bl. 37 GA) vorgelegt, mit welchem sie ihre Klage auf diese Ausführungsform erweitert hat. Das Gutachten wurde von ihr nach Einreichung der Klage in Auftrag gegeben, und zwar am 10. Juli 2003. Ersichtlich geschah dies zu dem Zweck, die bereits anhängige Klage auf die Ausführungsform „B.“ zu erweitern.

(2)

Hinsichtlich der „Notwendigkeit“ des Gutachtens nach Anlage K 26 ist auf die vorstehenden Ausführungen zum Privatgutachten K. gemäß Anlage K 12 zu verweisen, die entsprechend für das die angegriffene Ausführungsform „B.“ betreffende Privatgutachten gelten.

(3)

Die Kosten der Klägerin für das Gutachten gemäß Anlage K 26 belaufen sich ausweislich des Inhalts des Gutachtens (Seite 12) auf 6.000,-- CHF. Das sind umgerechnet unstreitig 3.904,72 €. Einwände gegen die Höhe der in Bezug auf das Gutachten gemäß Anlage K 26 geltend gemachten Kosten werden von den Beklagten nicht vorgebracht; insbesondere bestreiten die Beklagten die Angemessenheit der Vergütung des Privatgutachters der Klägerin nicht.

cc) Privatgutachten K. vom 14.09.2004 (Anlagen K 49 und K 50)

Die Klägerin kann für die von ihr im Rahmen des Rechtsstreits in Auftrag gegebenen Messungen ihres Privatgutachters K., über die sich die Anlagen K 49 und K 50 verhalten, ferner die Erstattung weiterer Kosten in Höhe von 4.181,62 € verlangen.

(1)

Die Beauftragung des Privatgutachters mit weiteren Messungen war für die Klägerin „notwendig“ im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Anlass für die in Rede stehende Stellungnahme bzw. Messung war das von der Beklagten vorgelegte Privatgutachten Dr. H. gemäß Anlage B 10. Um die dortigen Messungen des Privatgutachters der Beklagten zu überprüfen und zu widerlegen, musste die Klägerin eigene Messungen zum Verhältnis von Vorwärtsimpuls zu Rückwärtsimpuls bei der angegriffenen Ausführungsform durchführen lassen. Die Messergebnisse hat die Klägerin in Gestalt der Messblätter (Messkurven) gemäß Anlagen K 49 und K 50 in den Rechtsstreit eingeführt und in der Berufungsbegründung (Bl. 391 f. GA) ausgewertet.

Zwar kam es bei zutreffender patentrechtlicher Beurteilung für die wortsinngemäße Verwirklichung des Merkmals (14) von Patentanspruch 1 gemäß der im Berufungsurteil des Senats wiedergegebenen Merkmalsgliederung nicht darauf an, ob bei den angegriffenen Ausführungsformen tatsächlich ein im Wesentlichen jeweils gleich großer Stoßimpuls beim Kolbenvorlauf und beim Kolbenrücklauf erzielt wird. Denn der angesprochene Durchschnittsfachmann versteht die betreffende Angabe in Patentanspruch 1 des Klagepatents als bloß erklärende Erläuterung dazu, was mit der geforderten Einhaltung der im Patentanspruch angegebenen Bereiche erreicht werden soll, und interpretiert das Klagepatent dahin, dass, wenn er die angegebenen Bereiche einhält, in jedem Fall ein im Wesentlichen gleich großer Stoßimpuls nach dem Verständnis der Klagepatentschrift erzielt wird. Wie der Senat in seinem Berufungsurteil im Einzelnen ausgeführt hat, handelt sich bei der betreffenden Angabe nur um eine dem besseren Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre dienende Zweck- bzw. Wirkungsangabe. Die Beklagten hatten jedoch die Auffassung vertreten, dass innerhalb der patentgemäßen Bereiche (zusätzlich) eine bestimmte Auswahl zu treffen sei, nämlich dahingehend, dass es zu einem im Wesentlichen gleich großen Stoßimpuls kommt. Es mag dahinstehen, ob die Durchführung eigener Messungen zu den Stoßimpulsen bei der angegriffenen Ausführungsform „Biber“ schon deshalb „notwendig“ war, weil die Klägerin nicht darauf vertrauen musste, dass der Senat ihrer eigenen Auffassung sowie der Auffassung des Landgerichts zur Auslegung des betreffenden Merkmals folgt und das die angegriffene Ausführungsform betreffende tatsächliche Vorbringen der Beklagten demgemäß für patentrechtlich unerheblich erachtet. Die „Notwendigkeit“ im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist jedenfalls deshalb zu bejahen, weil die Klägerin hilfsweise eine äquivalente Patentverletzung geltend gemacht und das Landgericht im Rahmen der Äquivalenzprüfung betreffend die angegriffene Ausführungsform „B.“ ausdrücklich das Fehlen eigener „konkreter Messungen“ der Klägerin zur Darlegung der im Wesentlichen gleichen Größe der Stoßimpulse beim Kolbenvor- und Kolbenrücklauf beanstandet hatte (LG-Urteil, Seite 22 erster Absatz [Bl. 226R GA]).

(2)

Für die weitere Tätigkeit ihres Privatgutachters sind der Klägerin Kosten in Höhe von 4.181,62 € entstanden. Die Klägerin hat hierzu bereits mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag die Rechnung des Privatgutachters K. Nr. 00376 vom 30. Oktober 2004 vorgelegt. Diese betrifft nach ihren unwidersprochen gebliebenen Angaben im Kostenfestsetzungsantrag (Seite 5) die in Rede stehenden Messungen. Die Rechnung beläuft sich auf 6.456,-- CHF. Das sind umgerechnet unstreitig 4.181,62 €. Die Angemessenheit des Rechnungsbetrages wird von den Beklagten nicht bestritten; sonstige Einwände gegen die Höhe der insoweit ersetzt verlangten Gutachterkosten erheben die Beklagten ebenfalls nicht.

dd) Privatgutachten K. vom 18.02.2004 (Anlagen K 40 und K 41)

Die von der Klägerin ferner angemeldeten Privatgutachterkosten in Höhe von3.070,78 € (Rechnung Nr. 00370 v. 23.02.2004) für die privatgutachterliche Stellungnahme Nr. 021804 ihres Gutachters K. vom 18. Februar 2004 (Anlagen K 40 und K 41) sind hingegen nicht erstattungsfähig, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Rechtsverfolgung nur mit Hilfe dieses weiteren Gutachtens erfolgen konnte.

Die Klägerin macht zwar geltend, dass die Einholung dieser (weiteren) privatgutachterlichen Stellungnahme auf Grund des von der Beklagten ihrerseits vorgelegten Privatgutachtens Dr. H. von Dezember 2003 (Anlage B 7) erforderlich gewesen sei. Die Vorlage des Privatgutachtens der Beklagten war jedoch eine Reaktion auf die zuvor von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten K.. Es ist zudem nicht ersichtlich, weshalb die patentanwaltlich beratene Klägerin nicht selbst auf die in dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten angestellten theoretischen Betrachtungen erwidern konnte. Ihr Patentanwalt verfügte über eine technische und patentrechtliche Sachkunde, die die Klägerin – wie ausgeführt – vorrangig ausschöpfen musste. Die privatgutachterliche Stellungnahme gemäß Anlage B 7 enthält allgemeine „Erklärungen zur Kolbenstirnfläche ..“, allgemeine „Erklärungen zum Umgebungsdruck“ und allgemeine „Erklärungen zum Verhältnis Vorwärtsschlag/Rückwärtsschlag“. Es ist schlechterdings nicht ersichtlich, dass der patentanwaltlich beratenen Klägerin eine solche Stellungnahme selbst nicht möglich war und sie hierzu (nochmals) einen Privatgutachter hinzuziehen musste. Messungen, die die Klägerin durch weitere eigene Messungen hätte widerlegen müssen, waren nicht Gegenstand des von den Beklagten vorgelegten Privatgutachtens gemäß Anlage B 7.

ee) Kosten für die Teilnahme des Privatgutachters K. am Verhandlungstermin

Die des Weiteren zur Festsetzung angemeldeten Kosten in Höhe von 5.019,04 € (Rechnung Nr. 00373 v. 19.05.2004) für die Teilnahme des Privatgutachters K. am Verhandlungstermin vor dem Landgericht am 6. Mai 2004 kann die Klägerin ebenfalls nicht erstattet verlangen, weil die erstattungsrechtliche Notwendigkeit auch dieser Mitwirkung nicht feststellbar ist.

Die Anwesenheit des Privatgutachters K. anlässlich des Verhandlungstermins vor dem Landgericht beruhte nicht auf einer gerichtlichen Anordnung. Es ging vorliegend auch nicht darum, für die Partei ungünstige Feststellungen eines gerichtlich bestellten und in dem Termin angehörten Sachverständigen zu erschüttern. Denn das Landgericht hat keinen Beweis erhoben. Soweit die Klägerin geltend macht, die Hinzuziehung ihres Privatgutachters K. sei deshalb erforderlich gewesen, weil die Beklagten mit Schriftsatz vom 3. Mai 2004, welcher ihr erst zwei Tage vor dem Verhandlungstermin zugestellt worden sei, ein weiteres Privatgutachten von Dr. H. (Anlage B 10) vorgelegt habe, vermag dies nicht zu überzeugen. Auch insoweit ist nicht ersichtlich, weshalb es der patentanwaltlich beratenen Klägerin nicht möglich gewesen sein sollte, zu diesem Privatgutachten Stellung zu nehmen. Sofern ihr dies bis zum oder im Verhandlungstermin nicht möglich gewesen wäre, hätte sie um die Einräumung einer Schriftsatzfrist bitten können. Das Privatgutachten H. gemäß Anlage B 10 betraf im Übrigen die Frage, ob bei der angegriffenen Ausführungsform „B.“ tatsächlich ein im Wesentlichen jeweils gleich großer Stoßimpuls beim Kolbenvorlauf und beim Kolbenrücklauf erzielt wird, wozu der Privatgutachter der Beklagten zuvor nur theoretische Überlegungen angestellt hatte. Zu dieser Frage hatte der Privatgutachter der Beklagten nunmehr erstmals Messungen vorgenommen, über die sich das Privatgutachten gemäß Anlage B 10 verhielt. Diese Messungen konnten nur durch eigene Messungen widerlegt werden, welche der Privatgutachter der Klägerin im Verhandlungstermin vor dem Landgericht ohnehin nicht durchführen konnte.

Dass der Privatgutachter der Klägerin im Verhandlungstermin vor dem Landgericht Angaben gemacht hat, gibt zu einer anderen Beurteilung keinen Anlass. Dass das Landgericht eine Anhörung des Privatgutachters der Klägerin angeordnet oder gewünscht hat, ist weder dargetan noch ersichtlich. Die Stellungnahme des Privatgutachters ist auch nicht protokolliert worden, was dafür spricht, dass das Landgericht ihr keine Bedeutung beigemessen hat.

Soweit die Klägerin die Erstattung sämtlicher durch die Einschaltung ihres Privatgutachters K. entstandenen Kosten begehrt, läuft dies letztlich auf eine Kostenerstattung für eine nahezu komplette zusätzliche sachverständige Begleitung neben der Mitwirkung ihres Patentanwalts heraus. Derartiges ist indes schon in normalen Zivilprozessen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO in aller Regel nicht erforderlich (vgl. OLG Köln, NJW-RR 2010, 751). Selbstverständlich ist es jeder Partei unbenommen, vorprozessual oder im Rahmen des Rechtsstreits – auf eigene Kosten – fachkundigen Rat in dem Maße einzuholen, in dem sie dies in ihrem Interesse für wünschenswert erachtet. Erstattungsrechtlich, d. h. soweit es darum geht, die finanziellen Folgen veranlasster Maßnahmen auf den Prozessgegner abzuwälzen, hat die Partei sich jedoch bei der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Interesse der Geringhaltung von Kosten auf die insoweit unabweisbar notwendigen Maßnahmen zu beschränken. Schon von daher besitzt die prozessnotwendige Zuziehung eines Privatgutachters Ausnahmecharakter. Damit verträgt sich eine umfassende sachverständige Begleitung der Partei in der gerichtlichen Auseinandersetzung schon im Grundsatz nicht (OLG Köln, a.a.O.). Das gilt erst recht und in besonderem Maße in Patentverletzungsverfahren, wenn die Partei bereits einen Patentanwalt hinzugezogen hat, dessen Kosten gemäß § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig sind. So verhält es sich hier. Die Klägerin hat einen Patentanwalt beauftragt; dessen Gebühren sind vom Landgericht antragsgemäß bei der Kostenfestsetzung zugunsten der Klägerin berücksichtigt worden.

ff) Privatgutachten Prof. S. vom 17.09.2004 (Anlagen K 47)

Die angemeldeten Kosten in Höhe von 1.251,62 € für das Privatgutachten Prof. S.i vom 17. September 2004 (Anlagen K 47) sind ebenfalls nicht erstattungsfähig, weil die erstattungsrechtliche Notwendigkeit der Einholung auch dieses Gutachtens nicht feststellbar ist. Das in zweiter Instanz mit der Berufungsbegründung vorgelegte Privatgutachten Prof. S.i „zur Druckdefinition in der Patentschrift EP O 452 543 B1“ betrifft das Merkmal (11) von Patentanspruch 1 und die dort angesprochenen Drucke, nämlich den Umgebungsdruck p₀ und den Druck p₂ der Druckluftquelle, die für die Berechnung des Parameters A gemäß Merkmal (12) (a) bedeutsam sind. Das lediglich 2 1/2 Seiten umfassende Gutachten enthält verhältnismäßig knappe, allgemeine Ausführungen zur „Druckdefinition“, zu „Kräftebilanzen“ und zu „Druckverhältnissen“ und geht hiernach nur kurz auf das Klagepatent ein, wobei es zu dem Ergebnis kommt, dass zur Bestimmung des Parameters A Absolutdrucke einzusetzen sind. Um dies darzulegen und ihren diesbezüglichen Standpunkt nochmals zu verdeutlichen, bedurfte die patentanwaltlich beratene Klägerin keines zusätzlichen Privatsachverständigen.

gg) Stellungnahme M. (Anlage K 61)

Die Kosten für die Stellungnahme M. zur „Definition und Entwicklung des Überstromkanals beim pneumatischen Schlagwerkzeug der I. A.“ (Anlage K 61) in Höhe von 3.653,65 € (Rechnung v. 15.09.2008) sind ebenfalls nicht erstattungsfähig. Bei dieser Stellungnahme handelt sich um eine für die patentrechtliche Beurteilung irrelevante Erklärung des Erfinders, die dementsprechend auch keinen Niederschlag im Berufungsurteil des Senats gefunden hat. Soweit dort eine Verwirklichung der nicht wortsinngemäß erfüllten Merkmale (6), (10) und (11) von Patentanspruch 1 mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln bejaht worden ist, beruht dies auf gänzlich anderen Erwägungen.

Die von der Klägerin des Weiteren angemeldeten Kosten in Höhe von 6.188,12 € gemäß Rechnung vom 18. Juni 2008 für die Erstellung eines in Handbearbeitung angefertigten Schnittmodells der angegriffenen Ausführungsform „Specht“ sind nicht erstattungsfähig.

Die Erstattungsfähigkeit von Kosten für den Kauf oder die Anfertigung eines Modells des Gegenstands der Erfindung oder – wie hier – der als patentverletzend beanstandeten Ausführungsform in einem Patentverletzungsrechtsstreit setzt ebenfalls voraus, dass die Anfertigung des betreffenden Modells nicht nur prozessbezogen erfolgt ist, sondern dessen Präsentation darüber hinaus zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war (Senat, InstGE 11, 121 – Maisgebiss-Modell). Aufwendungen für den Ankauf oder Bau von Modellen oder anderen Demonstrationshilfen, die lediglich zur Erläuterung des Parteivortrags sachdienlich sind, jedoch nicht im Wege förmlicher Beweiserhebung zur Feststellung streitiger Tatsachen in das Verfahren eingeführt werden, sind hierbei regelmäßig nicht im Sinne dieser Vorschrift zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig und damit im Kostenfestsetzungsverfahren nicht erstattungsfähig (vgl. BPatG, Beschl. v. 15.07.1985 – 3 ZA (pat) 13/85, BlPMZ 1986, 39; Senat, InstGE 11, 121 f. – Maisgebiss-Modell; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 80 PatG Rdnr. 83; Schulte, PatG,8. Aufl., § 80 Rdnr. 88; Albrecht/Hoffmann, Die Vergütung des Patentanwalts, 2009, Rdnr. 731; vgl. a. Benkard/Schäfers, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 80 PatG Rdnr. 54). Hat eine solche Beweiserhebung nicht stattgefunden, sind derartige Kosten im Patentverletzungsrechtsstreit nur in Ausnahmefällen erstattungsfähig (Senat, GRUR 1979, 191 – Vorführungskosten; Schulte, a.a.O., § 80 Rdnr. 88; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 173), etwa wenn es um nur schwer anschaulich darzustellende Bewegungsvorgänge geht (vgl. Senat, a.a.O. – Vorführungskosten), deren Visualisierung auf einfachere und kostengünstigere Weise (z.B. mittels farbiger Abbildungen oder dergleichen) nicht in geeigneter Weise möglich ist (Senat, a.a.O. – Maisgebiss-Modell).

Nach den vorgenannten Maßstäben sind die von der Klägerin angemeldeten Modellkosten nicht erstattungsfähig.

Das in Rede stehende Schnittmodel ist weder förmlich als Beweismittel verwertet worden noch war die Vorlage weiteren Anschauungsmaterials betreffend die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen vom Senat angeregt worden. Die Klägerin hat das von ihr erst im Rahmen des Berufungsverfahrens in Auftrag gegebene Modell nicht einmal vorgelegt. In ihrem Schriftsatz vom 28. August 2008 (Bl. 630 ff GA) hat sie zwar Abbildungen des Schnittmodels eingeblendet (vgl. insb. Bl. 634 GA), auf die sie sich bezogen hat. Ihren Standpunkt zum Vorliegen eines klagepatentgemäßen „Überstromkanals“ bei den angegriffenen Ausführungsformen hätte sie aber auch ohne weiteres mit Hilfe einer entsprechenden Zeichnung verdeutlichen können.

Zwar wird die im Schriftsatz der Klägerin vom 28. August 2009 auf Seite 5 enthaltene Abbildung (Bl. 634 GA) im Berufungsurteil des Senats (Seite 45 [Bl. 762R GA]) zur besseren Veranschaulichung der angegriffenen Ausführungsform „S.“ wiedergegeben. Allein daraus lässt sich aber nicht herleiten, dass das Schnittmodell als Anschauungsmaterial für den Senat unverzichtbar war. Ebenso ist nicht erkennbar, dass es zur Darstellung der Bewegungsabläufe in der angegriffenen Ausführungsform (vgl. Bl. 638 – 641 GA) im Zusammenhang mit dem Merkmal (5) von Patentanspruch 1 zwingend der Herstellung eines kostspieligen Schnittmodells der angegriffenen Ausführungsform „S.“ bedurfte. Die hierzu im Schriftsatz vom 28. August 2008 der Klägerin eingeblendeten Fotografien (Bl. 638 – 641 GA) haben für die Entscheidung des Senats auch keine Rolle gespielt.

3.Damit kann die Klägerin zusätzlich zu dem vom Landgericht bereits festgesetzten Betrag von 118.621,41 € die Erstattung folgender weiterer Kosten verlangen.

1.	Gutachten K. vom 09.08.2002 (Anlage K 12)	3.904,72 €
2.	Gutachten K. vom 18.07.2003 (Anlage K 26)	3.904,72 €
3.	Gutachten K. vom 14.09.2004 (AnlagenK 49 und K 50)	4.181,62 €
Insgesamt:		11.991,06 €

Zusammen mit den bereits im Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts festgesetzten 118.621,41 € belaufen sich die erstattungsfähigen Kosten der Klägerin damit auf 130.612,47 € (118.621,41 € + 11.991,06 €).

Gemäß der Kostengrundentscheidung im Berufungsurteil des Senats vom 14. Mai 2009 haben von diesen Kosten die Beklagte zu 1. 17 %, der Beklagte zu 2. 17 %, der Beklagte zu 3. 16 % und die Beklagten zu 1. bis 3. als Gesamtschuldner weitere 50 % zu tragen. Die Beklagten haben der Klägerin damit folgende Beträge zu erstatten:

Beklagter zu 1. allein:	22.204,12 €
Beklagter zu 2. allein:	22.204,12 €
Beklagter zu 3. allein:	20.897,99 €
Beklagten zu 1. bis 3. als Gesamtschuldner:	65.306,24 €

Zur Klarstellung hat der Senat den Kostenfestsetzungsbeschluss insgesamt neu gefasst. Soweit es in dem Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts betreffend die zugunsten der Klägerin bereits festgesetzten Kosten in Höhe von 118.621,41 € heißt, dass dieser Betrag auf Grund des Berufungsurteil des Senats „von den Beklagten – teils gesamtschuldnerisch –“ an die Klägerin zu erstatten ist, lässt der Festsetzungsbeschluss nämlich nicht hinreichend erkennen, welche konkreten Beträge die Beklagten der Klägerin jeweils alleine zu erstatten haben und welchen konkreten Betrag sie der Klägerin als Gesamtschuldner zu erstatten haben. Wie sich aus der Bezugnahme auf das Berufungsurteil des Senats und der Angabe „teils gesamtschuldnerisch“ ergibt, ist jedoch erkennbar gemeint, dass die Beklagten die von der Rechtspflegerin festgesetzten Kosten nach Maßgabe der vom Senat in seinem Berufungsurteil getroffenen Kostengrundentscheidung zu erstatten haben. Der Senat hat den Kostenfestsetzungsbeschluss deshalb – unter Berücksichtigung der nunmehr ferner festgesetzten Privatgutachterkosten – nach Maßgabe der Kostengrundentscheidung im Berufungsurteil höhenmäßig konkretisiert.

II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO und Nr. 1812 KV-GKG.

Ein Grund für die Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht nicht.

Dr. T. K. F. S.