1

G r ü n d e

2

Die Berufung der Verfügungsklägerin ist zulässig, aber unbegründet. Zu Recht und mit im wesentlichen zutreffender Begründung hat das Landgericht im angefochtenen Urteil, auf dessen Ausführungen zunächst Bezug genommen wird, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Dem Verfügungsantrag, für den das Landgericht das Rechtsschutzbedürfnis im angefochtenen Urteil allerdings aus zutreffenden Gründen anerkannt hat, kann in der Sache schon deshalb nicht entsprochen werden, weil der Rechtsbestand der Verfügungsgebrauchsmuster nach derzeitigem Sach- und Streitstand zu unsicher ist und es deshalb an einem Verfügungsgrund fehlt.

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I.

4

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Senats (InstGE 9, 140 – Olanzapin; zuletzt Urt. vom 29. April 2010, I-2 O 126/09 – Harnkatheter, Umdruck S. 8 ff.), dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung aus einem Patent oder Gebrauchsmuster, insbesondere wenn er auf Unterlassung gerichtet ist, nur in Betracht kommt, wenn sowohl der Bestand des Antragsschutzrechtes als auch die Frage der Schutzrechtsverletzung im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Verfügungsklägers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist. (ebenso OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LVG-Fernseher). Zweifel an der Schutzfähigkeit des Verfügungsschutzrechtes können das Vorliegen eines Verfügungsgrundes ausschließen. Die Rechtsbeständigkeit muss das Verletzungsgericht in eigener Verantwortung einschätzen (Senat, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin). Es hat selbständig zu klären, ob der Sachvortrag des Verfügungsbeklagten ernstzunehmende Anhaltspunkte dafür bietet, dass das Antragsschutzrecht ggfs. keinen Bestand haben wird. Seine Schutzunfähigkeit muss als Folge der Einwendungen des Verfügungsbeklagten aus Sicht des Verletzungsgerichts weder zwingend noch überwiegend wahrscheinlich, aber aufgrund einer in sich schlüssigen, vertretbaren und letztlich nicht von der Hand zu weisenden Argumentation des Verfügungsbeklagten möglich sein, um einem Verfügungsantrag den Erfolg versagen zu können. Grundsätzlich kann auch bei einem Patent von einem hinreichenden Rechtsbestand nur dann ausgegangen werden, wenn das Verfügungsschutzrecht bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat (Senat, a.a.O. – Olanzapin). Erst recht gilt das für ein Gebrauchsmuster, das vor seinem Entstehen im Gegensatz zu einem Patent nicht in einem behördlichen Erteilungsverfahren auf seine Schutzfähigkeit überprüft worden ist, sondern auf der Grundlage der vom Anmelder erstellten Unterlagen eingetragen wird. Um ein Gebrauchsmuster für ein einstweiliges Verfügungsverfahren tauglich zu machen, bedarf es einer positiven Entscheidung der dafür zuständigen mit technischer Sachkunde ausgestatteten Instanzen im Löschungsverfahren. Von dem Erfordernis einer dem Verfügungskläger günstigen kontradiktorischen Rechtsbestandentscheidung kann nur in Ausnahmefällen abgesehen werden (vgl. hierzu Senat, a.a.O. – Harnkatheter, Umdruck S. 11 und 12).

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II.

6

Vor diesem Hintergrund kommt der Erlass der begehrten einstweiligen Verfügung im Streitfall nicht in Betracht, da der Rechtsbestand der Verfügungsgebrauchsmuster nicht mit ausreichender Sicherheit positiv prognostiziert werden kann.

7

1.

8

Die Schutzfähigkeit der Verfügungsgebrauchsmuster wird von der Verfügungsbeklagten mit guten Gründen substantiiert bezweifelt. Gestützt hierauf hat sie unter dem 23. Juni 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, beide Gebrauchsmuster zu löschen. Die Einwendungen der Verfügungsbeklagten gegen den Rechtsbestand der Antragsschutzrechte stellen sich nicht als haltlos dar. Dass die Gebrauchsmuster im Löschungsverfahren zumindest teilweise gelöscht werden, erscheint nach der Einschätzung des Senats nicht nur möglich; vielmehr erscheint es sogar in hohem Maße wahrscheinlich, dass sie jedenfalls im geltend gemachten Umfang ihrer jeweiligen Schutzansprüche 1 im Hinblick auf die von der Verfügungsbeklagten eingewandte unzulässige Erweiterung betreffend die Merkmale 7/7a der nachstehenden Merkmalsgliederung keinen Bestand haben werden.

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2.

10

Die Verfügungsgebrauchsmuster – nämlich das deutsche Gebrauchsmuster 20 2006 020 XXX (Verfügungsgebrauchsmuster 1) und 20 2006 020 YYY (Verfügungsgebrauchsmuster 2) – betreffen mit ihrem im vorliegenden Verfahren geltend gemachten Schutzanspruch 1 eine Tintenpatrone, die in einem Gehäuse eines Tintenstrahldruckers untergebracht ist (vgl. Verfügungsgebrauchsmusterschriften Figuren 1 und 2) und mit diesem Gehäuse zusammen eine Einheit bildet, die in den Verfügungsgebrauchsmusterschriften als Nachfülleinheit bezeichnet wird (vgl. Verfügungsgebrauchsmuster 1, Schutzansprüche 6 und 10-12 sowie Absätze [0004] a.E., [0005], [0010]ff., [0014] ff., [0033] und [0048] ff.; Verfügungsgebrauchsmuster 2, Schutzansprüche 7 und 11-13 sowie die vorbezeichneten Absätze, die auch in der Verfügungsgebrauchsmusterschrift 2 inhaltlich übereinstimmend vorhanden sind). Zum Austausch der Patrone wird eine Gehäuseklappe geöffnet, die vorhandene Patrone entnommen, die neue Patrone eingeschoben, bis die Tintenzuführungsnadel in die Patrone bzw. deren Tintenzuführungsventil eingreift und die Gehäuseklappe anschließend geschlossen, so dass die Tintenpatrone wieder sicher im Gehäuse gehalten wird (Verfügungsgebrauchsmusterschriften 1 und 2, Absätze [0001] bis [0005]).

11

Die Aufgabe (das technische Problem) der Erfindung besteht nach den übereinstimmenden Angaben beider Verfügungsgebrauchsmusterschriften, soweit der jeweilige Schutzanspruch 1 betroffen ist, im wesentlichen darin, eine Tintenpatrone zur Verfügung zu stellen, die der Benutzer einfach und innerhalb kurzer Zeit auswechseln kann (Absätze [0006] und [0007]).

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Die zur Lösung in Schutzanspruch 1 beider Verfügungsgebrauchsmuster vorgeschlagene Tintenpatrone kombiniert folgende Merkmale, wobei die nachfolgenden Merkmale 1 bis 6 übereinstimmend im Schutzanspruch 1 beider Antragsschutzrechte angegeben sind:

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Es handelt sich um eine Tintenpatrone (63) zur Verwendung in einem Tintendrucker, welche aufweist: einen Patronenhauptkörper (111) mit

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1. einer Frontfläche (117);

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2. einer der Frontfläche gegenüberliegenden Rückfläche (114);

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3. wenigstens einer Seitenfläche (112, 113), welche die Frontfläche mit der

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Rückfläche verbindet;

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4. einer Bodenfläche, welche die Frontfläche, die Rückfläche und die Seiten-

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fläche verbindet;

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5. einer der Bodenfläche gegenüber liegenden oberen Fläche (122), welche

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die Frontfläche, die Rückfläche und die Seitenfläche verbindet;

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6. einem an der Rückfläche (114) vorgesehenen Tintenzuführungsventil

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(115).

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Darüber hinaus weist der in Schutzanspruch 1 des Verfügungsgebrauchsmusters 1 beschriebene Gegenstand folgende weitere Merkmale auf:

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7. Der Patronenhauptkörper ist mit einer Eingriffsnut (116) versehen, die an einer

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Grenze zwischen der Seitenfläche (112, 113) und der Bodenfläche ausgebildet

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ist und sich in Längsrichtung des Patronenhauptkörpers (111) von der Rück-

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fläche (114) in Richtung zur Frontfläche (117) erstreckt, wobei die Eingriffsnut

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mit der Nutfläche, aber nicht mit der Frontfläche in Verbindung steht und

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zwischen der Eingriffsnut und der Frontfläche eine Endfläche (121) vorgese-

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hen ist; und mit

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8. einer auf der Oberseite (122) des Patronenhauptkörpers schräg ausgebildeten

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vorderen Oberfläche (135).

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Die in Schutzanspruch 1 des Verfügungsgebrauchsmusters 2 beschriebene Tintenpatrone soll neben den Merkmalen 1 bis 6 folgende weitere Merkmale besitzen:

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7.a) Der Patronenhauptkörper ist versehen mit zwei Eingriffsnuten (116), die an einer Grenze zwischen den Seitenflächen (112, 113) und an der Bodenfläche ausgebildet sind und sich in Längsrichtung des Patronenhauptkörpers (111) von der Rückfläche (114) in Richtung zur Frontfläche (117) erstrecken, und sich zur Rückseite hin unter dem Tintenzuführungsventil öffnen und mit

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8.a) einem zwischen den Eingriffsnuten gebildeten Anschlussteil (143) und

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9.

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einer zur Frontfläche benachbarten Endfläche (121), welche sich von dem Anschlussteil seitlich weg erstreckt.

39

Die Verfügungsgebrauchsmuster sind aus der europäischen Patentanmeldung 1 790 YXX abgezweigt worden, wie auch die Antragsschutzrechte aus dem ebenfalls von den Parteien des vorliegenden Rechtsstreits betriebenen Verfügungsverfahren I-2 U 111/08, das der Senat mit – stattgebendem – Urteil vom 28. Mai 2009 abgeschlossen hatte. Da die Beschreibungen der Antragsschutzrechte untereinander und in den hier relevanten Teilen auch mit derjenigen des Antragsschutzrechtes aus dem vorausgegangenen Verfahren (dem deutschen Gebrauchsmuster 20 2006 020 YXY) übereinstimmen – lediglich die Schutzansprüche wurden an Ausführungsformen angepasst, die die Verfügungsbeklagten nach Verkündung des Senatsurteils im Vorverfahren auf den Markt gebracht hatten -, kann zur Auslegung auf die den Parteien bekannten damaligen Ausführungen des Senats Bezug genommen werden, die im vorliegenden Verfahren sinngemäß gelten.

40

3.

41

Der Senat teilt die Einschätzung des Landgerichts, dass Schutzanspruch 1 des Verfügungsschutzrechtes 1 im Hinblick auf das Merkmal 7 und Schutzanspruch 1 des Verfügungsschutzrechtes 2 im Hinblick auf das Merkmal 7a) der vorstehenden Merkmalsgliederung unzulässig erweitert worden ist.

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Zutreffend hat das Landgericht die eingetragene Fassung der Verfügungsgebrauchsmuster verglichen mit der europäischen Patentanmeldung 1 790 YXX, aus der die Antragsschutzrechte abgezweigt worden sind (vgl. dazu Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 15 GbMG Rdnr. 13 mit Fußn. 28; a. A. Benkard/Goebel, PatG GbMG, 10. Aufl., § 15 GbMG Rdnrn. 14, 14a und 19-20). Der mit der ursprünglichen Anmeldung eingereichte Patentanspruch 1 (Anlage MBP X 3 zu Anlage MBP 2 und Anlage MBP X 3 zu Anlage MBP 3) sah am Patronenhauptkörper eine Eingriffsnut vor, die sich bis zu einer an der Frontfläche ausgebildeten Endfläche erstrecken sollte. Die Stelle, bis zu der sich die Eingriffsnut erstrecken soll, wird im ursprünglich angemeldeten Patentanspruch 1 nicht etwa als "Angriffsfläche" oder Aufnahmeraum für ein Zugelement bezeichnet, sondern als "Endfläche". Damit wird bereits ausgesagt, dass diese Fläche etwas räumlich abschließen und das Ende eines vor ihr gelegenen Raumes bilden soll. Dass damit nur die Eingriffsnut gemeint sein kann, erhellt schon daraus, dass sie es ist, die sich bis zur Endfläche erstrecken soll. Die angemeldete Anspruchsfassung (engagement groove (116)… extending to an end surface (121) formed at the front surface (117)) bringt dies mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck, denn ein anderer Endpunkt für die Eingriffsnut oder ein anderer Vorrichtungsteil als diese Nut, der sich bis zur Endfläche erstrecken soll, werden dort nicht angegeben.

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Dem kann die Verfügungsklägerin nicht mit Erfolg entgegen halten, es bedürfe bei der gebotenen funktionalen Betrachtungsweise zur horizontalen Einführung der Patrone keiner Eingriffsnut bzw. Eingriffsnuten, die bis zur Endfläche der Frontfläche reichen, weil die Tintenpatrone schon nach Zurücklegen eines geringfügigen Teiles ihres Einschiebeweges nach dem Aufsetzen auf dem Boden des Hauptgehäuses in vertikaler Richtung stabilisiert sei und die Stabilisation in horizontaler Richtung seitlich durch die Vorsprünge des Hauptgehäuses erfolge, mit denen die Nut in Eingriff stehe. Es mag sein, dass der Fachmann, der die in den Verfügungsgebrauchsmusterschriften zeichnerisch (vgl. Figuren 6 bis 8, 13 und 14) dargestellten Ausführungsbeispiele studiert, die soeben dargelegten Zusammenhänge dort bestätigt findet und dass diese Zusammenhänge tatsächlich bestehen, wenn das die Patrone aufnehmende Gehäuse wie in den Abbildungen des von der Verfügungsklägerin vorgelegten Gutachtens Professor. Dr. Udo A (Anlage BK 3) und in den genannten Figuren der Verfügungsgebrauchsmuster gezeigt über bodenseitige Führungsnuten verfügt, die im kurzen Abstand hinter dem Zugelement beginnen und von sich durchgehend und ununterbrochen bis zur Rückfläche erstreckenden seitlichen Vorsprüngen begrenzt werden. Das ändert aber nichts daran, dass der zugehörige Beschreibungstext auch hier nur Ausführungsformen erwähnt, bei denen die Eingriffsnut bis an die Endfläche heran reicht. Eine Variante, bei der die Endfläche vom Ende der Eingriffsnut beabstandet ist, wird in der ursprünglichen Patentanmeldung nirgends erläutert; auch die Verfügungsklägerin hat entsprechende Textstellen nicht aufzuzeigen vermocht. Auch wenn man sich bei der Ermittlung desjenigen, was in der ursprünglichen Anmeldung als zur Erfindung gehörend offenbart worden ist, nicht auf den Inhalt der angemeldeten Ansprüche beschränkt, sondern auch auf den Inhalt der Beschreibung zurückgreift, hat der angesprochene Durchschnittsfachmann jedenfalls in solchen Konstellationen keine Veranlassung, der Beschreibung einen über die Ansprüche hinausgehenden Offenbarungsgehalt zu entnehmen, wenn – wie hier – die ursprünglich angemeldeten Patentansprüche und die Beschreibung inhaltlich vollständig übereinstimmen und sich nur mit bis zur Endfläche der Frontfläche reichenden Eingriffsnuten befasst haben.

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Auf solche Konfigurationen beschränkt sich der Sinngehalt der Schutzansprüche 1 beider Gebrauchsmuster jedoch nicht. Nach Merkmal 7 des Schutzanspruches 1 reicht es für das Verfügungsgebrauchsmuster 1 aus, dass sich die Eingriffsnut von der Rückfläche in Richtung der Frontfläche erstreckt und zwischen ihr und der Frontfläche eine Endfläche vorgesehen ist; das erfasst auch Ausführungsformen, bei denen die Eingriffsnut vor der Endfläche endet, etwa indem sie in einen freien Raum mündet, der seinerseits von der Endfläche begrenzt wird. Nichts anderes gilt für die beiden Eingriffsnuten, die das Verfügungsgebrauchsmuster 2 in Merkmal 7a seines Schutzanspruches 1 verlangt. Auch sie müssen sich lediglich von der Rückfläche in Richtung Frontfläche erstrecken, und zur Endfläche gibt das Merkmal 9 nur vor, dass sie zur Frontfläche benachbart ist und sich vom Anschlussteil seitlich weg erstreckt. Dass die Endfläche gleichzeitig den frontseitigen Abschluss der Eingriffsnuten bilden soll, wird dort nicht verlangt. Dabei werden auch keine Gehäuse vorausgesetzt, wie sie in den genannten Figuren und im Gutachten Professor Dr. A dargestellt werden. Die geltend gemachten Schutzansprüche beschreiben nur die Ausbildung der beanspruchten Tintenpatrone und insbesondere ihres Patronenhauptkörpers. Aus den im Senatsurteil I-2 U 111/08 (Umdruck S. 6 und 7) dargelegten und hier sinngemäß geltenden Gründen wird der Fachmann zwar die Merkmale der hier geltend gemachten Schutzansprüche so auslegen, dass die beanspruchte Tintenpatrone in der Lage sein muss, mit einem Gehäuse und insbesondere mit dem Zugelement der Gehäuseklappe beim Einsetzen und Entnehmen in der in den Verfügungsgebrauchsmusterschriften dargestellten Weise zusammen zu wirken, er wird aber aus dem Umstand, dass das Gehäuse selbst nicht im Schutzanspruch 1 beschrieben wird, auch folgern, dass die Schutzansprüche in der eingetragenen Fassung ihm die Freiheit bieten sollen, die Patrone darüber hinaus in Gehäuse einzusetzen, die anders beschaffen sind als insbesondere die in den Verfügungsgebrauchsmusterschriften erörterten bevorzugten Ausführungsformen. Solche weiteren Gehäuse können auch Nuten aufweisen, deren Wandungen mit erheblichem Abstand vom Zugelement beginnen und mit ebenso relativ großem Abstand vor der Rückfläche enden. Hier muss zu einer ordnungsgemäßen Führung, die vor allem sicher stellt, dass die Patrone beim Einschieben mit ihrem Tintenzuführungsventil die Tintennadel trifft, gewährleistet sein, dass der Eingriff zwischen Eingriffsnuten und den Wandungen bzw. Vorsprüngen in der Bodennut des Gehäuses während des gesamten Einschiebevorgangs zumindest bis zum Einstechen der Tintennadel bestehen bleibt. Für den Fachmann ist daher einsichtig, dass ihm eine durchgehende Eingriffsnut – wie sie in der ursprünglichen Anmeldung beschrieben ist – Anwendungssicherheit bietet, ohne auf eine bestimmte gehäuseseitige Ausgestaltung angewiesen zu sein. Auch wenn die Führungseinrichtungen am Gehäuse nur im Bereich der Frontseite vorhanden sind, gewährleistet die durchgehende Eingriffsnut am Patronenhauptkörper eine sichere Handhabung beim Einführen und Herausnehmen der Patrone. Es erscheint zumindest denkbar, dass der Fachmann aus dieser Überlegung heraus nicht den Gedanken fasst, dass die Erstreckung der Eingriffsnut in seinem Belieben steht. Ist dem so, kann sich die Verfügungsklägerin nicht mit Erfolg auf die in der mündlichen Verhandlung von ihr herangezogenen Aussagen in den Absätzen [0086], [0093] und [0097] der europäischen Patentanmeldung 1 790 YXX berufen, die sich insoweit ebenfalls nur mit Besonderheiten der dort erörterten Ausführungsformen befassen. Die Aussage in Abs. [0098] der ursprünglichen Anmeldung, die Ausgestaltung des Eingriffes von Patrone und Gehäuse beschränke sich nicht auf die zuvor beschriebene Konfiguration mit durchgehender Eingriffsnut der Patrone und ebenso durchgehender Bodennut des Gehäuses, besagt nichts Gegenteiliges. Auch die nach dieser Aussage möglichen weiteren Ausgestaltungen einer Patrone müssen dem ursprünglich angemeldeten Patentanspruch 1 entsprechend eine sich bis zur Endfläche erstreckende Eingriffsnut aufweisen.

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Zu berücksichtigen ist schließlich auch, dass gegen beide Antragsschutzrechte Löschungsanträge anhängig sind, in denen die unzulässige Erweiterung ebenfalls geltend gemacht worden ist. Bei dieser Sachlage wären im Hauptsacheverfahren Zweifel an der Schutzfähigkeit gegeben, die zu einer Aussetzung des Verletzungsverfahrens nach § 19 GbMG führen müssen. Muss das Hauptsacheverfahren ausgesetzt werden, kann in einem entsprechenden Verfügungsverfahren die begehrte Anordnung nicht ergehen.

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b) Ein Ausnahmefall, der es gerechtfertigt erscheinen ließe, von einer erstinstanzlichen Bestätigung der Verfügungsgebrauchsmuster im Löschungsverfahren abzusehen, liegt nicht vor (vgl. hierzu nochmals Senat a.a.O. Harnkatheter, Umdruck S. 13 Abschnitt b)). Die Möglichkeit, dass die Verfügungsbeklagte am Erteilungsverfahren beteiligt war, so dass der Erteilungsbeschluss einer Entscheidung im zweiseitigen Einspruchsverfahren gleich steht, gibt es bei einem Gebrauchsmuster nicht, das nicht auf einem Erteilungsakt beruht. Die Verfügungsklägerin hat ebenso wenig Umstände dargelegt, die ihr ein Abwarten der erstinstanzlichen Entscheidung im Löschungsverfahren ausnahmsweise unzumutbar machen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die Verletzung der Antragsschutzrechte nur mit den gewöhnlichen Folgen eines mutmaßlich schutzrechtsverletzenden Verhaltens verbunden ist.

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4.

48

Unter diesen Umständen hätte der Verfügungsantrag nur Erfolg haben können und auch dies nur in Bezug auf die Ausführungsform I, wenn die Verfügungsklägerin beide Antragsschutzrechte in einer um die etwaige unzulässige Erweiterung bereinigten Fassung der Schutzansprüche 1 im Löschungsverfahren verteidigt und im vorliegenden Verfügungsverfahren geltend gemacht hätte. Das hat die Verfügungsklägerin jedoch nicht getan, sondern sie hat in der mündlichen Verhandlung weiterhin auf einem Verbot nach den eingetragenen Schutzansprüchen bestanden.

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III.

50

Da die Berufung der Verfügungsklägerin erfolglos geblieben ist, hat sie nach § 97 Abs. 1 ZPO die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

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Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 1 Million Euro.

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X Y Z