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G r ü n d e

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A.

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Die Klägerin macht Ansprüche aus Markenrecht und Urheberrecht geltend. Die Klage ist gestützt auf die deutsche Wortmarke 988 … "T.", die deutsche Wort-/Bildmarke 305 … "T." und die Gemeinschaftsmarke 294 … "T." (sämtlich Anlage K 1). Diese Marken standen ursprünglich der Klägerin zu. Die deutschen Marken wurden auf Antrag vom 25. März 2008 im Register auf die T. M. GmbH & Co. KG umgeschrieben, deren Kommanditistin die Klägerin ist und die auch die Gemeinschaftsmarke erwarb. Die T. M. GmbH & Co. KG ermächtigte die Klägerin, zuletzt mit schriftlicher Erklärung vom 27. Mai 2009 (Anlage K 24), die Rechte aus diesen Marken gegenüber der Beklagten im eigenen Namen geltend zu machen. Danach ist die Klägerin ermächtigt, neben Unterlassungsansprüchen auch Auskunftsansprüche sowie sonstige Ansprüche, die sich aus der Verletzung der Marken "T." und "T." ergeben, geltend zu machen. Die Klägerin bietet ihre Gebrauchsartikel seit 1998 in einer einheitlichen Verpackung an, wegen deren Gestaltung auf die Darstellung im Klageantrag (Bl. 2 GA) Bezug genommen wird. Die Verpackung gibt die genannten Marken wieder. Die Beklagte vertrieb derart verpackte Kuchensets, die aus der Produktion der Klägerin stammen.

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Die Klägerin hat behauptet, es habe sich um einen Teil der Produktion gehandelt, der als mangelhaft erkannt worden sei. Sie, die Klägerin, habe diese Kuchensets von ihrem Lieferanten, der A. S. GmbH, daher nicht abgenommen, letzterer aber gestattet, die Ware ohne die die Marken aufweisende Verpackung und nur beschränkt auf bestimmte Vertriebsgebiete, zu denen Deutschland nicht gehörte, zu vertreiben. Entgegen ihrem Willen sei die Ware sodann über verschiedene Zwischenhändler zur Beklagten gelangt, die sie in Deutschland weiterverkaufte. Die Klägerin sieht in dem Vertrieb dieser derart verpackten Waren eine Verletzung der Marken, ihres Unternehmenskennzeichens und ihrer Urheberrechte an der Verpackung. Sie hat daher Unterlassung, Auskunft über "die Menge der bestellten, erhaltenen und weiterverkauften Kuchensets" und Rechnungslegung begehrt. Die Beklagte hat bestritten, dass die von ihr vertriebene Ware solche sei, hinsichtlich derer die Klägerin Vertriebsbeschränkungen vereinbart habe. Sie hat im Übrigen Erschöpfung eingewandt und die Prozessführungsbefugnis der Klägerin in Abrede gestellt. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Bl. 146 ff. GA), berichtigt durch Beschluss vom 30. März 2009 (Bl. 179 f. GA) Bezug genommen.

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Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben und sie lediglich hinsichtlich des Rechnungslegungsanspruchs abgewiesen. Gegen die Klagestattgabe wendet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren erstinstanzlichen Vortrag wiederholt und vertieft. Sie ist insbesondere weiter der Ansicht, auch auf der Grundlage des klägerischen Vortrags liege Erschöpfung vor. Zudem liege kein Fall zulässiger Prozessstandschaft vor.

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Die Beklagte beantragt, unter teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils

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die Klage abzuweisen.

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Die Klägerin beantragt,

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die Berufung zurückzuweisen.

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Auch sie wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag und ist weiter der Ansicht, Erschöpfung sei nicht eingetreten, weil die Ware nicht mit ihrer Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sei.

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B.

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Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache Erfolg. Die Klage ist insgesamt abzuweisen.

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Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die Klägerin auch insoweit prozessführungsbefugt, als sie ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend macht. Das betrifft die Ansprüche aus den Klagemarken, die auf die T. M. GmbH & Co. KG übertragen worden sind und der Klägerin nicht mehr zustehen. Es liegen aber jedenfalls die Voraussetzungen gewillkürter Prozessstandschaft vor, weil die Markeninhaberin die Klägerin zur Geltendmachung der Rechte aus der Marke ermächtigt hat (zuletzt Anlage K 24). Das erforderliche Eigeninteresse der Klägerin folgt aus ihrer Eigenschaft als Lizenznehmerin, die sich aus den entsprechenden Auszügen aus der Lizenzvereinbarung ergibt (Anlage K 21). Die Beklagte zweifelt diese Vereinbarung zwar an, nennt aber keine Anhaltspunkte dafür, dass die vorgelegte Kopie der Vereinbarung unzutreffend sein sollte. Näheres hierzu kann dahin stehen, weil das erforderliche Eigeninteresse der Klägerin sich auch aus ihrer Stellung als Gesellschafterin (Kommanditistin) der Markeninhaberin ergibt. Offen bleiben kann auch, ob zudem ein Fall gesetzlicher Prozessstandschaft gemäß § 265 ZPO vorliegt, weil die Übertragung der Marken nach Rechtshängigkeit der vorliegenden Klage erfolgt wäre. Eine Aufklärung zum genauen Zeitpunkt der Übertragung war im Senatstermin nicht möglich.

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Die Klage ist allerdings unbegründet. Die Berufung wendet gegen ihre auf die Klagemarken und das Recht an dem klägerischen Unternehmenskennzeichen gestützte Inanspruchnahme mit Erfolg Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG ein. Danach hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Entsprechendes gilt für die Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 13 Abs. 1 GMVO. Zwar hat die Klägerin nach ihrem eigenen Vortrag die Ware nicht "in den Verkehr gebracht", weil sie die fraglichen Kuchensets unter ihrer Marke bzw. versehen mit ihrem Unternehmenskennzeichen weder selbst zum Weiterverkauf ausgeliefert noch hierzu ihren Lieferanten ermächtigt hat. Letzterem war nach dem Vortrag der Klägerin nur gestattet, die Ware ohne die Verpackung, also ohne die Marke und ohne das Unternehmenskennzeichen der Klägerin in den Verkehr zu bringen, wobei zudem bestimmte Länder, zu denen auch Deutschland gehörte, ausgenommen werden sollten.

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Gleichwohl ist die Klägerin nach den Grundsätzen der Entscheidung "Schamotte-Einsätze" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1984, 545; auch Urteil des Senats vom 13.3.1990, GRUR 1991, 220 – "Esprit") rechtlich so zu behandeln, als ob sie die Ware selbst in den Verkehr gebracht hätte. Denn ebenso wie im Fall des Bundesgerichtshofs hat hier die Klägerin ihren Lieferanten, die A. S. GmbH, mit der Kennzeichnung der Ware betraut. Mit ihrem Lieferanten hatte die Klägerin vereinbart, dass die gekennzeichneten Waren nur an sie zu liefern seien. Lediglich die ausgesonderten Waren durften ohne Kennzeichnung an Dritte ausgeliefert werden und dadurch in den Verkehr gebracht werden. Vor diesem Hintergrund muss die Klägerin hinsichtlich der markenrechtlichen Folgen wie im Fall des Bundesgerichtshofs selbst dafür einstehen, dass ihr Lieferant die Waren gleichwohl unter Verstoß gegen diese Maßgaben in den Verkehr gebracht hat. Es liegt auch im vorliegenden Fall rechtlich nicht anders, als wenn die Klägerin die Kennzeichnung innerhalb ihres eigenen Unternehmens vorgenommen hätte und dort infolge eines innerbetrieblichen Organisationsfehlers die Ware weisungswidrig ausgeliefert worden wäre (so BGH a.a.O.). In einem solchen Falle könnte die Klägerin grundsätzlich nicht unter Berufung auf ein eigenes Fehlverhalten ihren Abnehmern oder deren späteren Abkäufern den Weitervertrieb untersagen und diesen etwaige Prüfungs- und Rückgabepflichten anlasten (vgl. BGH a.a.O.). Im Falle einer Auftragsfertigung kann nichts anderes gelten, weil diese wirtschaftlich einer innerbetrieblichen Aufgabenverteilung gleichsteht und der Auftraggeber im Verhältnis zum Lieferanten vertraglich allein berechtigt ist, die Ware in Verkehr zu setzen.

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Die Unterschiede des vorliegenden zum vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall, die die Klägerin nennt, mögen vorliegen (insbesondere S. 2 des Schriftsatzes vom 14.12.2009, Bl. 227 f. GA). Die Klägerin führt insoweit an, dass im vorliegenden Fall die Herstellung und Markierung der Ware in China erfolgte, es sich um eine Exklusivherstellung für die Klägerin handelte, die Markierung der Ware für jedermann sofort ersichtlich war, entsprechend gekennzeichnete Ware in Deutschland nur im Rahmen eines geschlossenen Vertriebssystems der Klägerin erhältlich ist, die Ware von A. nicht versehentlich, sondern vorsätzlich und unter Verstoß gegen eine ausdrückliche Weisung ausgeliefert wurde und es sich um mangelhafte Ware handelte. Das sind aber sämtlich Gesichtspunkte, die nach der "Schamotte-Einsätze"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht maßgeblich sind; das gilt insbesondere auch für die Frage, ob die weisungswidrige Auslieferung versehentlich oder vorsätzlich geschah. Der Bundesgerichtshof stellt vielmehr darauf ab, dass die mit der Marke bzw. dem Unternehmenskennzeichen versehene Ware in den Verkehr gelangt, und leitet die Verantwortlichkeit der Klägerin daraus ab, dass die Ware auf Veranlassung der Klägerin gekennzeichnet worden war. Diese Voraussetzungen sind auch im vorliegenden Fall gegeben. Es kommt hier noch hinzu, dass die Klägerin die Veranlassung für die Auslieferung nicht nur als Folge der Kennzeichnung, sondern auch deshalb gegeben hat, weil sie den Vertrieb durch ihren Lieferanten ausdrücklich gestattete. Zwar geschah dies mit der Einschränkung, dass die Kennzeichnung zu entfernen sei und dass die Auslieferung nicht in bestimmte Ländern erfolgte; gleichwohl durften die Bestecke unter bestimmten Voraussetzungen in den Verkehr gebracht werden. Dann muss die Klägerin das Risiko dafür tragen, dass die Ware unter Verstoß gegen die näheren Weisungen ausgeliefert wurde. Dafür spricht auch, dass Vereinbarungen über eine räumliche Beschränkung des Vertriebsgebiets ohnehin den Eintritt der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG nicht hindern (EuGH GRUR 2005, 507; BGH GRUR 2006, 863 – ex works). Das bezieht sich zwar auf Fälle, in denen – anders als im vorliegenden Fall – gekennzeichnete Ware mit dem Willen des Kennzeicheninhabers in den Verkehr gebracht wird, nur eben unter Verstoß gegen vertraglich vereinbarte räumliche Beschränkungen. Diese Rechtsprechung zeigt aber, dass im Interesse des Verkehrs derartige vertragliche Vereinbarungen nicht geeignet sind, den Eintritt der Erschöpfung zu verhindern. Sämtliche Beschränkungen für das Inverkehrbringen der Bestecke, auf die die Klägerin sich beruft, beruhen aber auf derartigen internen Absprachen zwischen ihr und ihrem Lieferanten.

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Auch Ansprüche aufgrund eines Urheberrechts an der Verpackung bestehen nicht. In welcher Hinsicht die Klägerin einen urheberrechtlichen Schutz für sich in Anspruch nimmt, ist ihrem Vortrag nicht zu entnehmen; insbesondere fehlen auch Darlegungen zur erforderlichen Gestaltungshöhe, § 2 Abs. 2 UrhG. Zudem ist die Klägerin nach den vorstehenden Erwägungen auch hinsichtlich des Verbreitungsrechts, das die Klägerin verletzt sieht, so zu behandeln, als sei Erschöpfung eingetreten, § 17 Abs. 2 UrhG.

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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

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Der Senat hat die Revision gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zugelassen, weil es von grundsätzlicher Bedeutung ist, ob an den Maßgaben der Entscheidung "Schamotte-Einsätze" auch unter der Geltung des neuen Markenrechts festzuhalten ist.

20

Streitwert für das Berufungsverfahren: bis 100.000,-- €.