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G r ü n d e

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A.

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Beide Parteien arbeiteten bis Anfang 2007 beim Vertrieb eines "P." genannten, unter Mitwirkung der Beklagten entwickelten Segeltyps zusammen. Nach Beendigung dieser Zusammenarbeit ließ die Klägerin für sich die Gemeinschaftswortmarke 006… "P." (Anlage K 5 = Bl. 17 GA) eintragen. Erstinstanzlich hat die Klägerin Unterlassungs- und Folgeansprüche wegen der Verletzung dieser Gemeinschaftsmarke geltend gemacht. Die Beklagte hat Widerklage, gerichtet auf Nichtigerklärung dieser Marke mit Blick auf deren beschreibenden Gehalt erhoben. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Bl. 169 ff. GA) Bezug genommen.

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Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass die Marke auf die entsprechende Widerklage der Beklagten hin für nichtig zu erklären sei. Es hat demgemäß der Widerklage stattgegeben, und zwar mit der Begründung, das Zeichen der Klägerin habe einen beschreibenden Inhalt; außerdem sei mit Blick auf die frühere Zusammenarbeit der Parteien Bösgläubigkeit der Klägerin anzunehmen. Auch Ansprüche aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Klägerin hat das Landgericht verneint. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihren erstinstanzlichen Antrag auf Abweisung der Widerklage zum Teil, nämlich wegen eines Teils der Waren, für die die Marke eingetragen ist, weiter verfolgt. Sie begehrt eine Abweisung der Widerklage hinsichtlich der Waren "Segelbekleidung und –schuhwerk". Zur Begründung vertritt sie unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags weiter die Ansicht, "P." sei – anders als vom Landgericht angenommen – jedenfalls für diese Waren nicht beschreibend. Auch sei eine bösgläubige Markenanmeldung – zumal hinsichtlich dieser Waren – zu verneinen.

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Die Klägerin beantragt,

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unter teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils die Widerklage teilweise abzuweisen, soweit die Gemeinschaftsmarke 006… "P." auch für die Waren Segelbekleidung und –schuhwerk (Klasse 25) für nichtig erklärt worden ist.

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Die Beklagte beantragt,

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die Berufung zurückzuweisen.

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Sie wiederholt und vertieft ebenfalls ihren erstinstanzlichen Vortrag und ist weiter der Ansicht, P. sei auch für Segelbekleidung und –schuhwerk beschreibend. Die Bezeichnung könne dahin verstanden werden, dass es sich um Zubehör handele, das beim Segeln unbedingt benötigt werde. Zudem bestehe ein Freihaltebedürfnis wegen des Bezugs zu der "P." genannten Sportart. Die Markenanmeldung sei auch bösgläubig, weil eine beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Sachangabe monopolisiert werde.

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B.

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Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache in vollem Umfang Erfolg. Die Klagemarke ist hinsichtlich der Waren Segelbekleidung und –schuhwerk nicht für nichtig zu erklären. Insoweit ist die Widerklage unbegründet, weil ein Nichtigkeitsgrund nicht vorliegt, Artikel 96 Abs. 1 GMVO. Die Voraussetzungen des Artikel 51 Abs. 1 GMVO, auf den die Beklagte sich beruft, sind nicht gegeben. Nach Artikel 51 Abs. 1 a) GMVO wird die Gemeinschaftsmarke dann für nichtig erklärt, wenn sie der Vorschrift des Artikels 7 GMVO zuwider eingetragen worden ist. Das hat das Landgericht mit Blick auf Artikel 7 Abs. 1 b) und c) GMVO jedenfalls hinsichtlich der Waren Segelbekleidung und –schuhwerk zu Unrecht angenommen.

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Glatt beschreibend im Sinne des Artikels 7 Abs. 1 b) GMVO ist das Zeichen "P." für Segelbekleidung und -schuhwerk nicht. Ihm fehlt für diese Warengruppe nicht jede Unterscheidungskraft. "P." soll die Bezeichnung für ein bestimmtes Segel sein, das unter Beteiligung der Beklagten entwickelt wurde. Es ist aber bereits sehr zweifelhaft, ob das klägerische Zeichen für dieses Segel glatt beschreibend ist. Zwar mögen erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise das Wort als aus "P." und "S." zusammengesetzt erkennen und der englischen Sprache so hinreichend mächtig sein, um "S." als (beschreibende) Bezeichnung für ein Segel zu erkennen. Was dann aber der Zusatz "p." bedeuten soll, welche Art von Segel damit gemeint sein soll, dürfte für erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise kaum derart deutlich sein, dass von einem beschreibenden Inhalt auszugehen wäre. Einzelheiten hierzu können indes dahin stehen, da über die Bezeichnung für Segel im Berufungsverfahren nicht mehr zu entscheiden ist. Erst recht ist die Klagemarke jedenfalls nicht beschreibend für Segelbekleidung oder -schuhwerk. Das Landgericht hat zu Unrecht auf die Zubehöreigenschaft der Kleidung abgestellt. Mit der Verwendung des Zusatzes "Segel-" wird ihr Zweck sicherlich dahin umschrieben, dass sie in besonderer Weise zum Tragen beim Segeln (jeglicher Art) geeignet sein soll. Mit Blick hierauf ist eine Warengruppe gemeint, die in einem gewissen Sinne Zubehör zum Segeln sein kann. Mit einem "P." genannten Segel hat sie – anders als von der Beklagten im Senatstermin mit Nachdruck vertreten – indes nichts zu tun. Es soll sich nicht um Kleidung handeln, die ausschließlich oder überwiegend bei der Verwendung des Segels namens "P." getragen wird, beim Segeln mit anderen Segeln indes keine Verwendung findet. Diese Vorstellung erscheint geradezu absurd. Im Übrigen ist – wie bereits angedeutet – "S." auch in der Zusammensetzung mit "P." allenfalls – wenn überhaupt – beschreibend für ein Segel, nicht aber für Kleidung oder Schuhwerk.

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Auch ein Freihaltebedürfnis gemäß Artikel 7 Abs. 1 c) GMVO ist zu verneinen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können. Das trifft auf das Zeichen "P." für Segelbekleidung und -schuhwerk nicht zu. Hinsichtlich des Bezugs zu Segeln gelten die oben dargestellten Erwägungen auch hier. Mit "S." mag man Segel bezeichnen, nicht aber Kleidung oder Schuhe. Erst recht gilt dies für "P.". Auch der Anklang an die "p." genannte Sportart, auf den die Beklagte verweist, führt zu keinem anderen Ergebnis. Dabei handelt es sich nicht um das Segeln mit einem Boot, sondern um einen Sport, bei dem eine an einem Fallschirm hängende Person von einem Fahrzeug, insbesondere von einem Boot, an einem Seil durch die Luft gezogen wird. Diesen Sport hatte das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt im Blick, als es im Eintragungsverfahren Bedenken gegen die Eintragung der Marke für alle Arten von Bekleidung ohne weitere Einschränkungen äußerte (Schreiben vom 25.3.2008, Anlage K 19). Auf der Grundlage der dortigen Ausführungen mag erwogen werden können, ob ein Freihaltebedürfnis für die Verwendung des Wortes "p." für Bekleidung anzuerkennen ist, die für den "p." genannten Sport bestimmt ist (vgl. auch BGH GRUR 2009, 411 – STREETBALL in einem insoweit ähnlich gelagerten Fall). Derartige Bekleidung, wenn es sie denn überhaupt gibt, ist aber von der Klagemarke nicht erfasst. Die Warenbezeichnungen wurden nämlich auf den Einwand des Amtes hin mit dem Zusatz "Segel-" versehen; das geschah offensichtlich, um den Einwendungen des Amtes Rechnung zu tragen und wurde von letzterem akzeptiert, wie sich aus dem Umstand der Eintragung ergibt. Die Klägerin könnte also aus der streitgegenständlichen Gemeinschaftsmarke nicht die Verwendung der Marke für Kleidung verbieten, die keine Segelkleidung (bzw. entsprechendes Schuhwerk) darstellt, was insbesondere also auch für den Fall gilt, dass die Marke für auf die Bedürfnisse von P. zugeschnittene Kleidung/Schuhe verwendet wird. Dann kann aber schon deshalb ein auf die Existenz dieser Sportart bezogenes Freihaltebedürfnis im vorliegenden Fall keine Rolle spielen.

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Die Klagemarke ist auch nicht gemäß Artikel 51 Abs. 1 b) GMVO für nichtig zu erklären, weil die Klägerin bei der Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen wäre. Ob dies hinsichtlich der Warenklassen 22 und 35 anzunehmen sein kann, wie vom Landgericht vertreten, kann dahin stehen. Für Bekleidung und Schuhwerk gilt dies jedenfalls schon deshalb nicht, weil der Handel hiermit ohne jede Beteiligung der Beklagten ausschließlich von der Klägerin aufgebaut wurde. Die Beklagte handelte und handelt selbst nicht mit Bekleidung und hat die Bezeichnung "P." hierfür auch noch nie verwendet.

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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, § 713 ZPO.

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Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

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Streitwert für das Berufungsverfahren: bis 19.000 €.