Oberlandesgericht Düsseldorf, I-20 U 126/09

G r ü n d e :

Die Klägerin ist eine Herstellerin und Anbieterin von Baumaterialen. Zu ihrem Sortiment gehören beschichtete Stahlprofile für Fassade und Dach. Sie ist Inhaberin der am 23. November 1996 angemeldeten und am 12. März 1997 eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen deutschen Wort-/Bildmarke "G.", Registernummer DE 3..:

……………………………

Die Marke ist für Farben für die Beschichtung von Stahltrapezprofilen und Stahlpfannenprofilen (Klasse 2) eingetragen.

Die Beklagte zu 1. stellt Industrieböden her und vertreibt diese unter den Bezeichnungen "K.", "N." und "G.". Unter "G." vertreibt sie farbige Spezialböden auf zementgebundener Estrichbasis. Die Verarbeitung dieses Hartstoff-Estrichs wird von hierauf spezialisierten Firmen ausgeführt, eine dieser Firmen ist die Beklagte zu 2.

Die Beklagte zu 1. ist Inhaberin der am 27. Dezember 2001 angemeldeten und am 9. Juli 2002 eingetragenen deutschen Marke "G.", Registernummer DE 3... Die Marke ist für Baumaterialeien (nicht aus Metall); Haftstoffe in körniger, flüssiger oder pulvriger Form zur Verwendung bei der Herstellung für Hartböden und Estriche, insbesondere von Industrieböden sowie von Wandverputz; Zusätze zu Fertigmaterial und Fertigputzmischungen in Form von mineralischen Schutz- und Härtemitteln zur Herstellung von Hartböden, insbesondere von geschliffenen Hartböden sowie von Designböden; mineralische Schutz- und Härtemittel als Zusätze zu Imprägnier- und Anstrichmitteln sowie zu Beton- und Mörtelmischungen, die zur Herstellung von vorgefertigten Industriebodenelementen verwendet werden; Trockenbaustoffe zur Herstellung von Industrieböden, insbesondere Trockenmörtel (Klasse 19), eingetragen.

Die Klägerin, die hierin eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke "G." sieht, hat die Beklagten durch Schreiben ihrer Patentanwälte vom 8. Oktober 2008 abmahnen lassen. Der Abmahnung war kein Erfolg beschieden. Für die Beklagte zu 1. haben deren Patentanwälte die Abmahnung als unberechtigt zurückgewiesen. Eine geltungserhaltende Benutzung der klägerischen Marke "G." sei nicht dargetan, eine Verwechslungsgefahr scheitere an der fehlenden Warenähnlichkeit.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil, Bl. 107 ff. d. GA., Bezug genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und die Klägerin auf die Widerklage der Beklagten zu 1. zur Freistellung der Beklagten zu 1. von den vorprozessualen Rechtsverteidigungskosten verurteilt. Zur Begründung hat es ausgeführt, es fehle an der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Warenähnlichkeit. Es sei eine absolute Unähnlichkeit der Waren gegeben. So seien die Waren in unterschiedlichen Klassen eingetragen, auch ihre Beschaffenheit sei völlig unterschiedlich. Die klägerische Marke sei für Farben für Stahlprofile eingetragen, die Beklagten nutzten das Zeichen für einen zementgebundenen Hartstoff-Estrich. Auch die betriebliche Herkunft sei völlig unterschiedlich. Das klägerische Zeichen schütze ein im Metallbau verwandtes Produkt, die Produkte der Beklagten seien der Zementindustrie zuzuordnen. Selbst die Abnehmerkreise seien gänzlich andere, die Beklagte zu 1. setze ihr Produkt über wenige Firmen, die auf die Fertigung von Industrieböden spezialisiert seien, ab.

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und innerhalb der verlängerten Berufungsbegründungsfrist ordnungsgemäß begründeten Berufung.

Der Klägerin trägt vor, die Produkte beider Parteien zielten auf die mit Planung und Errichtung von Großbauten, wie Werkshallen, Einkaufszentren und Autohäuser, und folglich auf den gleichen Abnehmerkreis. So bewerbe die Beklagte zu 2. die von der Beklagten zu 1. stammenden Industrieböden auch gegenüber ihren potentiellen Abnehmern mit dem Zeichen "G.". Die Beklagten verwendeten das Zeichen "G." nicht nur für das Trägermaterial, den Estrich, sondern auch für die Farben, in denen der Designboden gestaltet werden könne. Es stünden sich folglich Farben für die Einfärbung von Fassadenelementen einerseits und Farben für die Einfärbung von Designböden andererseits gegenüber. Die Marke der Beklagten zu 1. sei zudem auch für Imprägnier- und Anstrichmittel, also für Elemente der Farbgebung und Beschichtung von Stoffen eingetragen. Zudem sei hinsichtlich der Markeneintragung nicht auf Spezialisten, sondern auch Durchschnittsverbraucher abzustellen. Zur Zielgruppe von Baumaterialien gehörten auch normale Bauherren. Neben Bauelementen aus Stahl und Aluminium biete sie entsprechendes Zubehör wie Farben und Beschichtungen an.

Die Klägerin hat ihren Unterlassungsantrag, wegen dessen die Verwendung der Bezeichnung "G." im Zusammenhang mit Farben für Fußboden, farbigen Fußbodenbelägen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit farbigen Fußbodenbelägen beinhaltender ursprünglicher Fassung auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen wird, in der Berufungsreplik neugefasst.

Die Klägerin beantragt nunmehr,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils

I. die Beklagten zu verurteilen,

1. es bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin das Bezeichnung "G." für Baumaterialien, nämlich zementgebundene farbige Hartstoff-Estriche zur Herstellung von farbigen Industrieböden, zu benutzen;

2. der Klägerin Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der vorstehend unter I.1. beschriebenen Erzeugnisse zu erteilen, insbesondere unter Angabe der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter Angabe der Mengen der ausgelieferten Erzeugnisse;

3. der Klägerin über den Umfang der vorstehend unter I.1. bezeichneten Handlungen Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe des unter der Bezeichnung "G." mit Baumaterialien, nämlich zementgebundene farbige Hartstoff-Estriche zur Herstellung von farbigen Industrieböden, erzielten Umsätzen sowie unter Angabe des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern;

4. in gesamtschuldnerischer Haftung mit der Beklagten zu 2. 3.288,80 Euro nebst 5 Prozentpunkten Zinsen jährlich darauf seit Klagezustellung zu zahlen;

II. die Beklagte zu 1. zu verurteilen in die Löschung der für die Waren "Baumaterialien (nicht aus Metall); Haftstoffe in körniger, flüssiger oder pulvriger Form zur Verwendung bei der Herstellung für Hartböden und Estriche, insbesondere von Industrieböden sowie von Wandverputz; Zusätze zu Fertigmaterial und Fertigputzmischungen in Form von mineralischen Schutz- und Härtemitteln zur Herstellung von Hartböden, insbesondere von geschliffenen Hartböden sowie von Designböden; mineralische Schutz- und Härtemittel als Zusätze zu Imprägnier- und Anstrichmitteln sowie zu Beton- und Mörtelmischungen, die zur Herstellung von vorgefertigten Industriebodenelementen verwendet werden; Trockenbaustoffe zur Herstellung von Industrieböden, insbesondere Trockenmörtel" am 27. Dezember 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 9. Juli 2002 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke Nr. 3.. "G." gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen;

III. festzustellen, dass die Beklagten jeweils verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den vorstehend unter Ziffer I.1.bezeichneten, von den Beklagten zu 1. und 2. jeweils begangenen Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird;

IV. die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagten beantragen,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagten tragen vor, der ursprüngliche Klageantrag, der auf die Untersagung der Verwendung der Bezeichnung "G." im Zusammenhang mit Farben für Fußboden, farbigen Fußbodenbelägen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit farbigen Fußbodenbelägen gerichtet gewesen sei, sei unbestimmt gewesen, der nunmehr gestellte Klageantrag stelle sich demgegenüber als unzulässige Klageänderung dar. Der Antrag sei aber auch unbegründet. Die Klägerin verkenne den Unterschied zwischen der Ware Farbe und der bloßen Eigenschaft der Farbigkeit eines Gegenstands. So vertreibe, wer Autos in verschiedenen Farben anbiete, deswegen noch keine Farben. Aus diesem Grund fehle es nicht nur an einer Warenähnlichkeit, sondern im Übrigen auch an einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke "G.". Die Klägerin vertreibe Stahl-Trapezprofile in verschiedenen Farben. Deren Beschichtung mit "G." weise sie nur im Rahmen der technischen Daten aus. Eine Benutzung von "G." für die Ware Farbe sei dies nicht. Den erstmals mit der Berufungsbegründung erfolgten Vortrag der Klägerin, sie vertreibe auch Farben und Beschichtungen, bestreiten sie. Es bestehe schon deswegen keine Abnehmerähnlichkeit, weil Abnehmer der durch die klägerische Marke geschützten Ware nur Hersteller von Stahlprofilen und nicht die Erwerber des Baumaterials Stahlprofil seien. Im Übrigen könne dahinstehen, ob die Abnehmer der Produkte gleich seien, da die Abnehmerähnlichkeit kein Kriterium für die Warenähnlichkeit sei.

Den Nichtbenutzungseinwand haben die Beklagten bereits in erster Instanz erhoben und sich außerdem auf Verwirkung berufen. Sie haben in der Klageerwiderung ausgeführt, der Vertrieb von mit G. beschichteten Stahlprofilen sei keine Benutzung der Farbe G.. Zudem benutze die Beklagte zu 1. ihrerseits das Zeichen "G." für Estriche bereits seit 2001, die Marke sei seit dem 9. Juli 2002 eingetragen. Hiergegen habe die Klägerin nichts unternommen, nicht einmal Widerspruch eingelegt, obwohl sie die Marke im Zuge ihrer Marktüberwachung selbstverständlich aufgefunden habe. Dem ist die Klägerin nicht entgegengetreten.

In Rahmen der Erörterung hat der Senat die Verwirkung unter Verweis auf den Vortrag der Beklagten zu einer Kenntnis der Klägerin von der Anmeldung der angegriffenen Marke angesprochen, die Klägerin ist dem auch in der mündlichen Verhandlung nicht entgegengetreten. Der Senat hat dargelegt, dass er den Vertrieb lediglich von beschichteten Stahlprofilen als für eine geltungserhaltende Benutzung der für Farben eingetragenen Klagemarke "G." problematisch erachte. Die Beschichtung mit G. stelle sich lediglich als eine Qualifikation des Produkts Stahltrapezprofil dar, es handele sich um die Angabe einer Produkteigenschaft. Der bestrittene Vortrag zum Vertrieb von Farbe zum Ausbessern sei nicht hinreichend substantiiert, in jedem Fall aber verspätet. Die Klägerin hat daraufhin ergänzend vorgetragen, G. könne nur für das Fertigprodukt verwandt werden, die Beschichtung erfolge bereits im Stahlwerk, sie bestelle dort "Stahlprofile g.beschichtet". Diese Beschichtung mit G. und deren Qualität sei das Verkaufsargument gegenüber ihren Kunden. Die Verwendung der Marke G. im Rahmen des Bestellvorgangs hat die Beklagte bestritten.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Neufassung des Unterlassungsantrags begegnet keinen Bedenken. Es handelt sich nicht um eine Klageänderung, sondern lediglich um eine mit der Rücknahme des weitergehenden Antrags verbundene Konkretisierung eines Antragsteils. Die Klägerin hat sich zunächst gegen die Verwendung der Bezeichnung "G." im Zusammenhang mit Farben für Fußboden, farbigen Fußbodenbelägen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit farbigen Fußbodenbelägen gewendet, nunmehr beantragt sie die Untersagung der Verwendung der Bezeichnung "G." für Baumaterialien, nämlich zementgebundene farbige Hartstoff-Estriche zur Herstellung von farbigen Industrieböden. Dies ist eine Konkretisierung der Antragsfassung "Verwendung im Zusammenhang mit farbigen Fußbodenbelägen". Der Streitgegenstand wird durch den Klageantrag und den Lebenssachverhalt, aus dem der Kläger seinen Anspruch herleitet, bestimmt (BGH, GRUR 2008, 1121 Rz. 16 - Freundschaftswerbung im Internet). Vor diesem Hintergrund zielte der Antrag auf die Untersagung der Verwendung der Bezeichnung für die von der Beklagten zu 1. vertriebenen und von der Beklagten zu 2. verarbeiteten farbigen Estriche zur Fertigung von Industrieböden. Die "Verwendung im Zusammenhang mit Farben" und "Dienstleistungen im Zusammenhang mit farbigen Fußböden" hat die Klägerin fallen gelassen, was als Teilrücknahme zu werten ist.

Der Antrag ist allerdings unbegründet. Die Klage scheitert bereits an der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Marke.

Gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG kann der Inhaber einer seit mindestens fünf Jahren eingetragenen Marke gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c MarkenG nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs nicht benutzt worden ist. Diesem Benutzungszwang genügt nach § 26 Abs. 1 MarkenG nur eine Benutzung der Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist.

Die klägerische Marke "G." ist für Farben für die Beschichtung von Stahltrapezprofilen und Stahlpfannenprofilen (Klasse 2), also für Farben eingetragen. Farben hat die Klägerin jedoch nicht vertrieben, vertrieben hat sie mit G.-Farbe bereits beschichtete Stahlprofile. Die G.-Farbe stellt demnach lediglich ein Vorprodukt dar, das mit der Aufbringung auf dem Stahlprofil seine Eigenständigkeit verloren hat und daher nicht mehr Gegenstand einer eigenständigen Absatzhandlung sein kann. So stellt der Absatz rot lackierter Kraftfahrzeuge nur den Vertrieb von Kraftfahrzeugen und nicht zugleich einen Vertrieb roter Farbe dar. Die Rotlackierung des Fahrzeugs bildet eine bloße Eigenschaft des Produkts Fahrzeugs. Daran vermag auch eine besondere Bedeutung der Beschichtung der Stahlprofile mit G.-Farbe für die Qualitätserwartungen des Verkehrs nichts zu ändern. Die Bedeutung kann allenfalls zu einem auf das Fertigprodukt bezogenes Verständnis der Zeichennutzung führen, für beschichtete Stahlprofile ist die Marke jedoch nicht eingetragen.

So kann die besondere Bedeutung eines Vorprodukts für die Wertschätzung des Fertigerzeugnisses eine Durchbrechung des Grundsatzes der Warenunähnlichkeit von Vor- und Fertigprodukten rechtfertigen (BGH, GRUR 2000, 886, 888 - Bayer/ BeiChem; GRUR 1970, 80, 82 - Dolan; BPatG, GRUR 1982, 231, 232 - Difex). Die in diesen Fällen gegebene Warenähnlichkeit erlaubt zwar die Annahme einer Verwechslungsgefahr, für eine geltungserhaltende Benutzung der Marke ist die Ähnlichkeit der Waren jedoch nicht ausreichend (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 26 Rn. 151). Schon nach altem Recht war hierfür eine umfängliche Übereinstimmung der Eigenschaften und Zweckbestimmung der Waren erforderlich, eine tatsächliche und wirtschaftliche Zusammengehörigkeit genügte hierfür nicht (BGH, GRUR 1990, 39, 40/41 - Taurus). Für § 26 Abs. 1 MarkenG gilt nichts anderes; das Erfordernis einer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, wird in Art. 10 Abs. 1 MarkenRL, dessen Umsetzung § 26 Abs. 1 MarkenG dient, ausdrücklich hervorgehoben (Ströbele/Hacker, a.a.O.; vgl. a. BGH, GRUR 2005, 1047, 1049 - Otto).

Ein auf das Fertigprodukt bezogenes Verständnis der Zeichennutzung legt im Übrigen auch die Anlage K 6, Blatt "G.", nahe, auf die sich die Klägerin in der mündlichen Verhandlung zum Beleg der werbenden Herausstellung von "G." berufen hat. Dort wird "G." als ein in Europa neues Beschichtungssystem beworben, das Stahlblechen zu einer Farbtonbeständigkeit von bisher unübertroffener Güte verhilft. Ein Schaubild zeigt unter der Überschrift "G. Beschichtungssystem" ein beidseitig mehrlagig beschichtetes Stahlprofil im stark vergrößerten Querschnitt. Daneben findet sich ein mit "G. nach 18 Jahren" überschriebenes Bild eines beschichteten Stahlprofils. Dass es sich bei "G." lediglich um eine Farbe handeln soll, ist dem Produktblatt nicht zu entnehmen. In den übrigen als Anlagenkonvolut K 6 eingereichten Prospekten der Klägerin wird "G." nur im Rahmen der Beschreibung der Stahlprofile benutzt, die mit einer "farbtonbeständigen G.-Beschichtung" erhältlich sind. Hier wird "G." folglich zur Beschreibung einer Produkteigenschaft der Stahlprofile verwandt.

Soweit die Klägerin sich nunmehr auch auf den Vertrieb von "G." gekennzeichneter Farbdosen zum Ausbessern von Schäden an den beschichteten Stahlprofilen beruft, kann sie mit diesem Vortrag nicht mehr gehört werden. Der Vortrag ist erstmals im Rahmen der Berufungsreplik erfolgt und von den Beklagten mit Nichtwissen bestritten worden. Ein solches Bestreiten ist auch zulässig, gerade bei einer nur im Werk aufbringbaren Beschichtung liegt der Vertrieb eines gleichnamigen Ausbesserungslacks nicht nahe, da ein zur ursprünglichen Beschichtung gleichwertiges Ergebnis nicht zu erreichen ist. Gemäß § 531 Abs. 2 ZPO sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel im Berufungsrechtszug nur zuzulassen, wenn die Nichtgeltendmachung im ersten Rechtszug nicht auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht. Es kann dahinstehen, ob die Klägerin gehalten war, bereits in der Klageschrift zu dieser Vertriebsform vorzutragen. Die Beklagten haben in der Klageerwiderung den Nichtbenutzungseinwand erhoben und zur Begründung ausgeführt, die Klägerin vertreibe keine Farben unter der Marke "G.", sie vertreibe nur das Endprodukt, nämlich Stahlprofile. Jedenfalls auf diesen Einwand der Beklagten hin, hätte die Klägerin ihren Vortrag um den Vertrieb von Ausbesserungslack ergänzen müssen. Gründe, die die Nachlässigkeit entschuldigen könnten, hat die Klägerin weder vorgebracht, noch sind solche ersichtlich. Gleiches gilt für die erst in der mündlichen Verhandlung angeführte und von den Beklagten bestrittene Nutzung des Zeichens "G." im Rahmen des Bestellvorgangs beim Vorlieferanten der Klägerin. Auch mit diesem Vortrag ist die Klägerin nach § 531 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen.

Im Übrigen hat das Landgericht die für markenrechtliche Ansprüche der Klägerin gegenüber den Beklagten erforderliche Verwechslungsgefahr völlig zu Recht verneint. Diese scheitert an der Unähnlichkeit der Waren.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist, dass beim Verkehr die Vorstellung entstehen kann, die Waren stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. BGH, GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Es gibt jedoch eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit, die auch bei Identität des Zeichens nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann (BGH, GRUR 2006, 941 Rz. 13 - TOSCA BLU).

Vorliegend ist diese absolute Grenze der Warenähnlichkeit überschritten. Zwischen Farben für die Beschichtung von Stahlprofilen und farbigen Estrichen zur Fertigung von Industrieböden besteht keinerlei Warenähnlichkeit.

Es muss zwischen der Ware "Farbe" und der Eigenschaft eines Produkts, eine bestimmte Farbe aufzuweisen, unterschieden werden. Fast alle Waren werden in verschiedenen Farben angeboten. Würde dies für eine Warenähnlichkeit ausreichen, bestünde ein nahezu umfassendes System von Warenähnlichkeiten, das jede Abgrenzbarkeit vermissen lassen würde. Es bestünde dann auch eine Warenähnlichkeit zwischen Farben und allen farbigen Produkten, wie beispielsweise Autos. Allein der Umstand, dass ein Produkt in verschiedenen Farben angeboten wird, kann daher eine Warenähnlichkeit nicht begründen.

Die Waren weisen unmittelbar keinerlei Berührungspunkte auf. So wendet sich das Angebot von Farben zur Beschichtung von Stahl-Trapezprofilen nur an Hersteller von Stahl-Trapezprofilen, das Angebot von Estrich zur Fertigung von Industrieböden wendet sich nur an Fertiger von Industrieböden. Zwar kann die Qualität eines Vorproduktes Einfluss auf die Auswahlentscheidung der nächsten Stufe haben. So kann die Beschichtung mit G.-Farbe oder die Verarbeitung von G.-Estrich die Entscheidung des Bauherrn für den Lieferanten der Stahl-Trapezprofile oder den mit der Erstellung des Industriebodens zu beauftragenden Werkunternehmers beeinflussen. Auch in diesem Fall erschöpft sich die Vergleichbarkeit der Produkte jedoch darin, dass es sich in beiden Fällen um Baumaterialen handelt. Es besteht keine einheitliche Branche von Baustoffherstellern, vielmehr haben sich die Hersteller von Baumaterialien auf einzelne Produktsegmente beschränkt. Die metallverarbeitende Industrie bildet ein eigenes Marktsegment, das sich mit dem der zementverarbeitenden Industrie nicht überschneidet. Bei den Bereichen Dach- und Fassadenbau einerseits und Fußbodenbau anderseits handelt es sich zudem um unterschiedliche Gewerke, die auf Baustellen jeweils von anderen Firmen ausgeführt werden. Auch im Vertrieb gibt es keine Parallelen. Die Produkte werden vom Hersteller bezogen, ein Vertrieb über Bau-(stoff)märkte findet nicht statt. Von daher ist es wegen des großen Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen, dass beim Verkehr die Vorstellung entstehen könnte, die Waren stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Dies gilt auch für die Marke der Beklagten zu 1. Eine größere Nähe zur Klagemarke als die konkret vertriebenen Estriche zur Fertigung von Industrieböden weisen allenfalls die "mineralischen Schutz- und Härtemittel als Zusätze zu Imprägnier- und Anstrichmitteln sowie zu Beton- und Mörtelmischungen, die zur Herstellung von vorgefertigten Industriebodenelementen verwendet werden" auf. Insoweit ist "G." aber nicht unmittelbar für Imprägnier- und Anstrichmittel, sondern nur für mineralische Zusätze zu diesen eingetragen. Dies ist ein Produkt, das sich seinem Wesen nach nur an die Hersteller dieser Imprägnier- und Anstrichmittel beziehungsweise die Hersteller der Industriebodenelemente und damit an spezialisierte Fachfirmen wendet. In diesen Kreisen wird auf der Grundlage der mit dem Hersteller verbundenen Qualitätserwartungen und nicht auf der Basis des Markennamens eingekauft. Zudem dienen die Anstrichmittel der Herstellung vorgefertigter Industriebodenelementen aus Beton. Anstrichmittel für Beton und Anstrichmittel für Stahl dienen völlig anderen Zwecken, so dass selbst bei einer Eintragung für Anstrichmittel für Industrieböden und nicht bloß für Zusätze zu diesen, eine Verwechslungsgefahr bei den angesprochen, den betonverarbeitenden Betrieben zuzuordnenden Herstellern solcher Bodenelemente nicht gegeben wäre.

Letztendlich wären markenrechtliche Ansprüche der Klägerin vorliegend aber auch verwirkt. Die Beklagten haben bereits erstinstanzlich vorgetragen, die Beklagte zu 1. benutze das Zeichen "G." für ihre Estriche seit 2001, die Marke der Beklagten sei am 9. Juli 2002 eingetragen worden. Hiergegen habe die Klägerin nichts unternommen, nicht einmal Widerspruch eingelegt, obwohl sie die Marke im Zuge ihrer Marktüberwachung selbstverständlich aufgefunden habe. Dem ist die Klägerin weder schriftsätzlich, noch im Rahmen der diesen Punkt umfassenden Erörterung entgegengetreten. Die Klägerin hat folglich zugestanden, von der Eintragung der Marke "G." der Beklagten zu 1. vor Ablauf der Widerspruchsfrist, also im Jahr 2002, Kenntnis erlangt, aber bis zur Abmahnung im Oktober 2008 nichts unternommen zu haben.

Vor diesem Hintergrund kann, selbst wenn man eine mehr als fünfjährige Kenntnis der Nutzung nicht als zugestanden wertet, eine Verwirkung nach § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB nicht verneint werden. Die widerspruchslose Hinnahme der Eintragung eines identischen Zeichens ist ein sehr starkes Anzeichen für die Gleichgültigkeit des Inhabers eines älteren Zeichens (BGH, GRUR 1966, 427, 431 - Prince Albert). Die Beklagte zu 1. durfte daher aus dem Umstand der Hinnahme der Anmeldung seitens der Klägerin auf eine Duldung der Benutzung schließen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 21 Rz. 45). Eine Marke unterliegt einem Benutzungszwang. Wer daher in Kenntnis einer Markenanmeldung jahrelang zuwartet, nimmt es zumindest (billigend) in Kauf, dass sich der Markenanmelder in der Zwischenzeit einen schützenswerten Besitzstand unter diesem Zeichen aufbaut und schafft bei diesem das Vertrauen, er werde auch in Zukunft nicht einschreiten.

Dass die Beklagten sich einen schützenswerten Besitzstand aufgebaut haben, unterliegt keinem Zweifel und wird auch von der Klägerin nicht Zweifel gezogen. Die Beklagte zu. 1 nutzt das Zeichen "G." nach ihrem unwidersprochenen Vortrag seit 2001 und hat sich für die unter diesen Zeichen vertriebenen farbigen Spezialböden auf zementgebundener Estrichbasis einen Markt erschlossen. Ihr Vortrag, das D. in H., die W. in B., das B. O. und die Firmenzentrale der M. R. mit G.-Böden ausgestattet zu haben, ist unwidersprochen geblieben. Die fortgesetzte Nutzung des Zeichens wird durch die von ihr aber auch der Klägerin vorgelegten Prospekte und Internetauszüge B 32, B 33 sowie K 3, K 4 und BK 3 belegt. Unternehmen wie die Beklagte zu 2. haben sich auf die Fertigung dieser Böden spezialisiert.

Zur Recht hat das Landgericht auch der auf Freistellung von den vorgerichtlichen Rechtsverteidigungskosten gerichteten Widerklage der Beklagten zu 1. stattgegeben. Der Anspruch ergibt sich aus § 823 Abs. 1 BGB. Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten (BGH, GSZ, NJW 2005, 3141). Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte die Klägerin ihre fehlende Berechtigung erkennen können, insbesondere eine Verwirkung ihrer Rechte lag in Anbetracht ihres sechsjährigen Zuwartens ausgesprochen nahe. Zu den ersatzpflichtigen Aufwendungen des Geschädigten zählen grundsätzlich auch die durch das Schadensereignis adäquat verursachten Rechtsanwaltskosten, soweit diese aus Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig waren (BGH, NJW 2006, 1065).

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1, § 269 Abs. 3 ZPO die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Zwar sind neuere Entscheidungen zur geltungserhaltenden Nutzung einer für das Vorprodukt eingetragenen Marke durch den Vertrieb des Endprodukts nicht ersichtlich. In Anbetracht der fehlenden Verwechslungsgefahr und der Verwirkung kommt es jedoch auf die Frage letztendlich nicht an. Die diesbezüglich relevanten Rechtsfragen sind durch die zitierten höchstrichterlichen Entscheidungen beantwortet. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung i.S. des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung i.S. des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Der Streitwert wird in Übereinstimmung mit der unbeanstandet gebliebenen erstinstanzlichen Festsetzung auf 300.000,00 Euro festgesetzt.