1

G r ü n d e:

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I.

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Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen unberechtigter Abnehmerverwarnung auf Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten und Schadensersatz in Anspruch.

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Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin der nachfolgend abgebildeten, unter den Registernummern 973 XXX und 1 101 YYY u.a. für Sportbekleidung eingetragenen deutschen Wortbildmarken (Verwarnungsmarken).

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Die Klägerin hat Lizenzen an den Verwarnungsmarken vergeben, über die unter den Verwarnungsmarken u.a. Sportbekleidung vertrieben wird.

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Die Klägerin, ein Großhandelsunternehmen, beliefert Einzelhändler mit Sportartikeln verschiedener Hersteller. Im Juni 2005 bestellte die A-Warenhaus GmbH (nachfolgend A) bei der Klägerin 22.032 Kapuzen-Sweatshirts "B", von denen die Klägerin zunächst eine Teilmenge von 16.164 lieferte und die A in einem Prospekt für eine viertägige Sonderveranstaltung vom 4. bis 8. Oktober 2005 bewarb. Anschließend gelangte die Ware zu einem Preis von 19,99,-- EUR in den Verkauf. Zum Nachweis der Kennzeichnung der Sweatshirts hat die Beklagte das nachfolgend wiedergegebene Lichtbild zur Akte gereicht.

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Mit Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 17. Oktober 2005 (Anlage K 3) forderte die Beklagte A zur Unterlassung des Verkaufs mit der Begründung auf, A verletze ihre Rechte aus der Verwarnungsmarke, da die Sweatshirts weder von ihr, der Beklagten, noch einem ihrer Lizenznehmer hergestellt und in Verkehr gebracht worden seien. A nahm daraufhin die Sweatshirts aus dem Verkauf. Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin wandte sich in der Folgezeit gegen die Verwarnung ihrer Abnehmerin mit dem Vortrag, dass die Sweatshirts von einer Lizenznehmerin der Beklagten, der C Ltd., hergestellt und in Verkehr gebracht und über deren Tochterfirma D bezogen worden seien. Unter dem 4. November 2005 erklärte die Beklagte durch ihren Prozessbevollmächtigten, dem Abverkauf der Sweatshirts stehe nichts mehr im Wege (Anlage K 10). Die restlichen 4.400 Sweatshirts nahm A der Klägerin dennoch nicht mehr ab.

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Die Klägerin verlangt von der Beklagten auf Grundlage eines Gegenstandswerts von 250.000,-- EUR Erstattung ihrer Anwaltskosten in Höhe von 2.687,60 EUR sowie Schadensersatz in Höhe von 55.000,-- EUR, der sich daraus ergebe, dass sie die Sweatshirt zu einem Einkaufspreis von umgerechnet 8,76 EUR pro Stück erworben (= 38.544,-- EUR für 4.400 Stück) und diese an A zu einem Stückpreis von 12,50 EUR hätte verkaufen können (= 16.456,-- EUR entgangener Gewinn). Hilfsweise hat die Klägerin Schadensersatzansprüche aus abgetretenem Recht von A in Höhe von 46.960,95 EUR geltend gemacht, die A aufgrund der Abmahnung zustünden.

9

Wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

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Die Klägerin hat beantragt,

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die Beklagte zu verurteilen,

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1. an sie 55.000,-- EUR nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;
2. sie von der gegen sie bestehenden Gebührenforderung ihrer Prozessbevollmächtigten in Höhe von 2.687,60 EUR nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten seit dem 1. Dezember 2005 freizustellen.

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Die Beklagte hat beantragt,

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die Klage abzuweisen.

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Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, die Verwarnung sei nicht unberechtigt erfolgt. Zwischen den in der beanstandeten Weise gekennzeichneten Sweatshirts und der Verwarnungsmarke bestehe Verwechselungsgefahr. Auf die Behauptung der Klägerin, die Sweatshirts seien von einem Lizenznehmer der Beklagten in Verkehr gebracht worden, komme es nicht an, da diese nicht (identisch) der Verwarnungsmarke entsprächen und es fernliegend erscheine und von der Beklagten in dieser Form auch nicht behauptet worden sei, dass die Beklagte ihren Lizenznehmer eine derartige Benutzung erlaubt habe. Soweit die Klägerin ihren Zahlungsanspruch hilfsweise auf abgetretenes Recht von A stützt, handele es sich um eine Klageänderung, deren Zulassung nicht sachdienlich sei.

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Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Berufung unter Bezugnahme und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens und macht im Wesentlichen geltend: Das Landgericht habe nicht davon ausgehen dürfen, dass die Lizenznehmerin der Beklagten nicht zur Verwendung der Verwarnungsmarke in der beanstandeten Weise berechtigt gewesen sei. Die von der Beklagten erteilte Erlaubnis zum Abverkauf der streitgegenständlichen Sweatshirts stelle darüber hinaus eine nachträgliche Genehmigung dar, die die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlung rückwirkend entfallen lasse. Ihren hilfsweise auf abgetretenes Recht von A gestützten Schadensersatzanspruch habe das Landgericht nicht als unzulässige Klageänderung behandeln dürfen.

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Die Klägerin beantragt,

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das angefochtene Urteil abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, an sie (aus eigenem Recht) 57.687,60 EUR nebst 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 2.687,60 EUR seit dem 1. Dezember 2005 sowie aus dem verbleibenden Rest seit Rechtshängigkeit zu zahlen; hilfsweise an sie (aus abgetretenem Recht) 46.960,95 EUR nebst 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit sowie (aus eigenem Recht) 2.687,60 EUR nebst 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. Dezember 2005 zu zahlen.

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Die Beklagte beantragt,

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die Berufung zurückzuweisen.

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Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Bezugnahme und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens und macht unter Bezugnahme auf den von ihr mit Schriftsatz vom 19. Januar 2009 (auszugsweise) vorgelegten Lizenzvertrag mit der C Ltd. geltend, dass ihre Lizenznehmerin zu der vorliegend beanstandeten Benutzung der Verwarnungsmarken nicht berechtigt gewesen sei.

22

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

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II.

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Die zulässige Berufung ist unbegründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Schadensersatzansprüche weder aus eigenem noch (hilfsweise) aus abgetretenem Recht zu.

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1. Die unberechtigte Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GSZ, GRUR 2005, 882 – unberechtigte Schutzrechtsverwarnung) unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten. Einbezogen in diesen Schutz ist nicht nur der verwarnte Abnehmer, sondern auch der Lieferant, in dessen Kundenbeziehung die Verwarnung eingreift.

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Mit Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass es sich bei dem an A gerichteten Schreiben vom 17. Oktober 2005 (Anlage K 3) um eine Verwarnung aus einem Schutzrecht handelt. Die Verwarnung erweist sich als unberechtigt, wenn die angegriffene Ausführungsform nicht in den Schutzbereich des Verwarnungsschutzrechts fällt oder wenn der Verwarnte zur Benutzung des Schutzrechts berechtigt ist (vgl. BGH GSZ, GRUR 2005, 882, 884 – unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 139 Rdn. 196 m.w.N.). Beides ist vorliegend zu verneinen.

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a) Das angegriffene Wortbildzeichen, wie es sich aus obiger Abbildung ergibt, fällt in den Schutzbereich der – zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweisenden – Verwarnungsmarken. Es unterscheidet sich insbesondere von der Verwarnungsmarke mit der Registernummer 1 101 YYY lediglich dadurch, dass der Schriftzug "B" im Verhältnis zum Dreieck größer gestaltet ist und nicht mit der Basislinie endet, sondern sie an beiden Enden ca. um drei Buchstaben überschreitet und dass die Hahnenfigur dunkel und das Dreieck und die Schriftzeichen hell sind. Soweit die Klägerin die Gestaltung des Wortbildzeichens, mit dem die von ihr vertriebenen Sweatshirts versehen waren, mit Nichtwissen bestreitet, ist dieses Bestreiten, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, gemäß § 138 Abs. 4 ZPO unbeachtlich, da es einen Gegenstand betrifft, der der eigenen Wahrnehmung der Klägerin unterlag.

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Der Unterschied in Größe und Länge des Schriftzugs "B" und dem (inversen) Hell-Dunkel-Kontrast ist aufgrund der sonstigen Zeichenidentität und der Verwendung für identische Waren derart geringfügig, dass das Landgericht mit Recht angenommen hat, dass zu den Verwarnungsmarken Verwechselungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Das wird von der Klägerin in der Berufung auch nicht (mehr) angegriffen, so dass zur Vermeidung von Wiederholung auf die entsprechenden Darlegungen des Landgerichts Bezug genommen werden kann.

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b) Die Klägerin war zur Benutzung der Verwarnungsmarken nicht berechtigt.

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aa) Nur wenn die streitgegenständlichen Sweatshirts mit Zustimmung der Beklagten durch einen ihrer Lizenznehmer in Verkehr gelangt sind, sind die Rechte der Beklagten aus der Verwarnungsmarke erschöpft (§ 24 Abs. 1 MarkenG) mit der Folge, dass die Klägerin und ihre Abnehmerin (A) zum Vertrieb der mit dem beanstandeten Zeichen versehenen Sweatshirts berechtigt waren. Erschöpfung tritt nicht ein, wenn der Lizenznehmer gegen die Bestimmungen des Lizenzvertrages im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 MarkenG verstößt. Im Falle einer derartigen Verletzung des Lizenzrechts stellt auch der Weitervertrieb von Ware, die der Lizenznehmer in Verkehr gebracht hat, durch Dritte eine Markenverletzung dar (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 86; Fezer, MarkenG, 3. Aufl., § 30 Rdn. 26; Ekey/Klippel, MarkenG, 2003, § 30 Rdn. 38). Gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann eine Markenverletzung insbesondere dann vorliegen, wenn der Lizenznehmer von der (von der Eintragung erfassten) Form abweicht, in der er die Marke benutzen darf. D.h. verwendet der Lizenznehmer eine von der Marke abweichende Gestaltung, die noch in den Schutzbereich der Marke fällt, zu deren Benutzung er nach dem Lizenzvertrag aber nicht berechtigt ist, stehen dem Schutzrechtsinhaber sowohl gegen den Lizenznehmer als auch seine Abnehmer Ansprüche wegen Markenverletzung zu (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auf., § 30 Rdn. 67/68; Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, 8. Aufl., § 30 Rdn. 33).

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Vor diesem Hintergrund ist der Vortrag der Klägerin, dass die streitgegenständlichen Sweatshirts von einer Lizenznehmerin der Beklagten, der C Ltd., hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, dann nicht entscheidungserheblich, wenn die Lizenznehmerin mit der Verwendung des beanstandeten Wortbildzeichens von der Form abgewichen ist, die sie nach dem Lizenzvertrag benutzen darf. Nach dem von der Beklagten mit Schriftsatz vom 19. Januar 2009 vorgelegten Lizenzvertrag gelten nur solche Lizenzprodukte als lizenziert, die von der Klägerin abgenommen wurden und deren Vertrieb von der Beklagten damit genehmigt wurde (vgl. Art. 2.2.b). Dass es sich entgegen dem Vortrag der Beklagten bei den beanstandeten Sweatshirts um ein von ihr genehmigtes Lizenzprodukt handelt, ist weder ersichtlich noch von der Klägerin in substantiierter Weise behauptet und unter Beweis gestellt worden. Die Abweichungen zwischen den Verwarnungsmarken und dem beanstandeten Zeichen sind auch nicht derart geringfügig, dass die Klägerin berechtigter Weise darauf vertrauen durfte, dass es sich um ein genehmigtes Lizenzprodukt handelt. Denn durch die Vergrößerung des Schriftzugs "B" in einer Weise, dass die Basislinie des Dreiecks den Schriftzug nicht einmal mehr annähernd begrenzt, wird die einheitliche Symmetrie der Verwarnungsmarken deutlich und in einer Weise verlassen, die die Gefahr einer unerwünschten Verwässerung der Verwarnungsmarken begründet. Davon, dass eine derartige Verwendung nicht unter eine Lizenz an den Verwarnungsmarken fällt, wäre danach selbst dann auszugehen, wenn der Lizenzvertrag einen Genehmigungsvorbehalt nicht enthalten würde.

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Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erstmals Zweifel daran geäußert hat, dass die Beklagte eingetragene Inhaberin der Verwarnungsmarken ist, liegt hierin noch kein Bestreiten dieser erstinstanzlich unstreitigen Tatsache. Der Vortrag der Beklagten zur Inhaberschaft ist auch nicht unschlüssig. Denn soweit in den zu den Verwarnungsmarken vorgelegten Verlängerungsbestätigungen (Anlagen zum Schriftsatz vom 19. Januar 2009) als Inhaber die "LCS E." genannt wird, ist die Klägerin (B E.) hier ersichtlich nur in abgekürzter Form bezeichnet worden.

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bb) Mit Schreiben vom 4. November 2005 (Anlage K 10) hat die Beklagte zwar die Erlaubnis zum Abverkauf der (restlichen) Sweatshirts erteilt. Hierin liegt entgegen der Ansicht der Klägerin jedoch keine Genehmigung, mit der die Beklagte rückwirkend ihre Zustimmung zum Inverkehrbringen der markenverletzenden Ware erteilt hat. Aus dem maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont hat die Beklagte mit der Erlaubnis des Abverkaufs lediglich zum Ausdruck gebracht, darauf zu verzichten, die ihr wegen Verletzung der Verwarnungsmarken zustehenden Ansprüche gegen A weiter durchzusetzen. Dafür, dass die Beklagte die von ihr ausgesprochene Verwarnung durch eine rückwirkende Zustimmung die rechtliche Grundlage entziehen und sich damit Schadensersatzansprüchen der Klägerin und von A aussetzen wollte, bietet die Erklärung der Beklagten keinen Anhaltspunkt.

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2. Da die Schutzrechtsverwarnung berechtigt war, scheiden auch Schadensersatzansprüche auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage oder aus § 826 Abs. 1 BGB aus.

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3. Soweit die Klägerin hilfsweise Schadensersatz aus abgetretenem Recht von A verlangt, lässt der Senat die hierin liegende Klageänderung als sachdienlich zu. Denn die Klage ist auch insoweit entscheidungsreif und in der Sache abzuweisen.

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III.

37

Da die Berufung der Klägerin erfolglos geblieben ist, hat sie nach § 97 ZPO auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, 711 ZPO.

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Der Senat hat die Revision nicht zugelassen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung, noch fordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung.