Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 36/07

G r ü n d e :

Der Kläger erhebt im Wege der Stufenklage gegen die Beklagte Ansprüche auf Erfindervergütung und verlangt in der ersten Stufe zu deren Vorbereitung und Bezifferung Auskunft und Rechnungslegung.

Er war von Juli 1979 bis Juli 2004 in Unternehmen beschäftigt, die gegenwärtig zusammen mit der Beklagten dem US-amerikanischen A – Konzern angehören, und zwar zunächst als Arbeitnehmer der B-Werke KGaA in Königswinter, die u.a. Autoräder und -felgen herstellte. Diese Gesellschaft wurde 1993 aufgeteilt, nämlich zum einen in die B-Werke GmbH, bei der der Kläger gemäß Anstellungsvertrag vom 22. November 1993 (Anlage K 1) als technischer Direktor und gemäß "Managing Director’s Service Agreement" vom 17. Oktober 1997 (Anlage K 1) als Geschäftsführer tätig war (heute firmierend als A B Königswinter GmbH), und zum anderen in die B Holding GmbH, die alle in der Vergangenheit begründeten und künftig entstehenden Schutzrechtspositionen erwarb und verwaltete, unabhängig davon, aus welcher der beiden Gesellschaften sie hervorgegangen waren. Die B-Gruppe wurde 1997 an den A – Konzern verkauft; die Aufgaben der Holding wurden von der Beklagten übernommen, deren Geschäftsführer der Kläger durch "Managing Director’s Service Agreement" vom 14. März 2000 (Anlage K 1) wurde.

Der in englischer Sprache verfasste Vertrag vom 17. Oktober 1997 enthielt in deutscher Übersetzung insbesondere die beiden folgenden Regelungen:

§ 12

Der Manager ist verpflichtet, das Unternehmen unverzüglich schriftlich über alle Erfindungen gemäß den Bestimmungen des ArbEG zu unterrichten. Das Unternehmen ist berechtigt, innerhalb von vier Monaten nach dem Erhalt der Erfindungsmeldung zu erklären, ob und in welchem Umfang es von der Erfindung Gebrauch machen will. Wird die Erfindung vom Unternehmen benutzt, erhält der Manager eine Vergütung gemäß den Bestimmungen des ArbEG und den jeweiligen Richtlinien.

§ 13.9

Nach der Beendigung dieser Vereinbarung verfallen alle gegenseitigen Ansprüche der Parteien, mit Ausnahme der Ansprüche des Managers und seiner Rechtsnachfolger auf Pension oder wegen Berufsunfähigkeit, in dem Umfang, wie diese Ansprüche vor der Beendigung dieser Vereinbarung erworben worden sind; die Ansprüche verfallen, wenn sie der anderen Partei gegenüber nicht binnen eines Zeitraumes von 3 Monaten schriftlich geltend gemacht worden sind. Wenn die andere Partei einen Anspruch zurückweist oder wenn die andere Partei einem Anspruch nicht innerhalb von 2 Wochen nach Geltendmachung zustimmt, verfällt der Anspruch, wenn er nicht binnen 3 Monaten, nachdem er schriftlich geltend gemacht worden ist, gerichtlich geltend gemacht wird.

Diese Regelungen wurden in den Geschäftsführervertrag vom 14. März 2000 übernommen.

Am 26. Januar 2004 wurde der Kläger als Geschäftsführer der Beklagten abberufen; der Vertrag wurde mit Wirkung vom 26. Juli 2004 beendet. Verhandlungen über einen Abwicklungsvertrag (vgl. Anlage CBH 25) beendete die Beklagte durch ihre Mitteilung vom 18. März 2004 (Anlage CBH 26), sie verfolge den Abschluss eines solchen Vertrages zunächst nicht weiter.

Während seiner Anstellungszeit als Geschäftsführer der B-Werke GmbH – etwa im Sommer 1999 – war der Kläger als Miterfinder an der Entwicklung eines speziellen Fahrzeugrades mit "Breitbettfelge" für Nutzfahrzeuge beteiligt. Für diese Entwicklung meldete die Beklagte am 21. Oktober 1999 das am 23. Dezember 1999 mit folgendem Schutzanspruch 1 eingetragene Gebrauchsmuster 299 18 xxx (Anlage K 2) an:

Fahrzeugrad für Nutzfahrzeuge, insbesondere für die Vorderachse von Nutzfahrzeugen, mit einer Radschüssel (1) und einer an dieser angeschlossenen Steilschulterfelge (11), die eine äußere Felgenschulter (12) mit Sicherheitselement und eine innere Felgenschulter (13) aufweist, zwischen denen ein Felgentiefbett (14) mit Tiefbettboden (15) und Tiefbettflanken (16, 17) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Boden (15) des Tiefbetts (14) beiderseits der Felgenmitte (F) im Wesentlichen geradlinig erstreckt und das die äußere Bettflanke (17) und die innere Bettflanke (16) jeweils an die Felgenschultern (12, 13) anschließen, wobei die Radschüssel (1) an dem Boden (15) angeschweißt ist.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 der Gebrauchsmusterschrift zeigen Ausführungsbeispiele der Erfindung.

Am 6. September 2000 reichte die Beklagte für diese Erfindung unter Inanspruchnahme der Priorität dieses Gebrauchsmusters eine Internationale Patentanmeldung ein, die die Veröffentlichungsnummer WO 01/28xxx erhielt und für die Länder Brasilien, Italien, Japan, Korea, Türkei, Ungarn und Vereinigte Staaten von Amerika gelten sollte (vgl. Anlagen B 1 und 2); sie wurde im Frühjahr 2001 von der Beklagten als europäische Patentanmeldung für sämtliche Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens weiterverfolgt und für alle weiteren Staaten aufgegeben. Inzwischen wurde ihr hierauf das am 17. August 2005 veröffentlichte europäische Patent 1 222 xxx (Anlage K 3) erteilt.

Hinsichtlich dieser Entwicklung richtete die Beklagte an den Kläger und die anderen Miterfinder unter dem 18. Mai 2001 das nachfolgend wiedergegebene Schreiben (Anlagen K 4; B 10):

... am 20.08.1999 hatten Sie uns über die Erfindung des obigen Steilschulter-Rades informiert.

Wir hatten diese Erfindung seinerzeit unter der Bezeichnung "Fahrzeugrad für Nutzfahrzeuge" als Gebrauchsmuster (ohne Erfinderbenennung) angemeldet, und sie erhielt die Nummer 299 18 xxx. Nachdem die Erfindung am 05.09.2000 auch als internationales Patent angemeldet wurde, war für die USA die Erfinderbenennung erforderlich geworden. Diese Anmeldung wurde nun unter der internationalen Veröffentlichungsnummer WO 01/28xxx zusammen mit dem Recherchenbericht veröffentlicht.

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir diese Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch nehmen, womit alle Rechte hieraus auf die A B Holding GmbH übergehen. Über die Ihnen zustehende Vergütung werden wir nach Patenterteilung gemäß § 12 ArbNErfG entscheiden.

Über den weiteren Verlauf der Angelegenheit werden wir Sie informieren. Die Akte können Sie jederzeit beim Rechtsunterzeichneten einsehen.

Den Inhalt dieses Schreibens und Ihr Einverständnis mit seinem Inhalt bitten wir auf dem beiliegenden Duplikat für unsere Unterlagen durch Ihre Unterschrift zu bestätigen.

Entsprechend dieser Aufforderung sandte der Kläger ein Exemplar dieses Schreibens unterschrieben an die Beklagte zurück.

Im Schreiben vom 6. Dezember 2001 (Anlage K 5) ermittelte die Beklagte einen Anteilsfaktor des Klägers in Höhe von 13 % und zahlte ihm auf diese Berechnungsgrundlage für 2001 eine Erfindervergütung in Höhe von 14.764,94 DM. Für die Jahre 2002, 2003 und 2004 zahlte sie dem Kläger eine Vergütung in Höhe von 7.619,56 Euro, 7.326,68 Euro und 8.169,58 Euro (vgl. Anlagen K 6 bis K 8), wobei die letzte Zahlung im Jahre 2005 erfolgte. Für die Zeit ab 2005 erhielt der Kläger bislang weder eine Abrechnung noch eine Zahlung.

Mit Schreiben vom 9. August 2005 (Anlage CBH 22) unterrichtete die Beklagte den Kläger über die bevorstehende Veröffentlichung des europäischen Patentes; das Schreiben schließt mit der Mitteilung:

Gemäß § 16 (3) ArbEG behalten wir uns ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung gegen eine angemessene Vergütung vor.

Im April/Mai 2000 kam es zum Abschluss einer am 16. Mai 2005 in Kraft getretenen Lizenzaustauschvereinbarung (Anlage K 9) zwischen der Beklagten und anderen Wettbewerbern auf der einen und der C GmbH Radtechnik in Ebersbach auf der anderen Seite, nach deren § 1 u.a. die Beklagte berechtigt war, darin genannte Schutzrechte der C GmbH betreffend ein Steilschulterrad mit außenliegendem Ventil kostenlos zu benutzen, zu denen u.a. das europäische Patent 0 701 xxx gehörte, für das neben der Bundesrepublik Deutschland die Vertragsstaaten Spanien, Frankreich, Großbritannien und Italien benannt sind (vgl. Anlage B 13). Die Vertragsbeteiligten bewilligten sich gegenseitig kostenlose Lizenzen an ihren Schutzrechten, zu denen für die Beklagte u.a. das hier in Rede stehende Gebrauchsmuster 299 18 xxx gehörte. Vorausgegangen waren dieser Vereinbarung Patentverletzungsstreitigkeiten, in denen C die Beklagte aus ihrem vorbezeichneten Schutzrecht vor dem Landgericht Mannheim in Anspruch genommen und Einspruchs- und Löschungsverfahren, in denen die Beklagte das C-Patent und parallele Schutzrechte angegriffen hatte. Zunächst geführte bilaterale Verhandlungen zwischen C und der Beklagten über eine Lizenz der Beklagten an den C-Schutzrechten waren daran gescheitert, dass der Beklagten der von C geforderte Lizenzsatz von 3,5 % zu hoch erschien.

Der Kläger ist der Ansicht, ihm stehe neben der ab 2005 noch offenen Vergütung für die von der Beklagten selbst hergestellten erfindungsgemäßen Räder auch eine solche für die von anderen Partnern der Lizenzaustauschvereinbarung, insbesondere von C unter Benutzung seiner Erfindung hergestellten Räder zu. Auch die Einbeziehung dieser Erfindung in den Lizenzaustausch sei eine Benutzung. Hieraus habe die Beklagte den ausgleichspflichtigen wirtschaftlichen Vorteil erzielt, insbesondere für den Gebrauch des C-Patentes keine Lizenzgebühren entrichten zu müssen.

Diese Ansprüche machte er erstmals mit Anwaltsschreiben vom 2. Dezember 2005 (Anlage K 10) geltend. Vorgerichtlich verzichtete die Beklagte zwar mit Anwaltsschreiben vom 6. Dezember 2005 (Anlage K 11) auf die Einrede der Verjährung, wies aber die gegen sie erhobenen Ansprüche mit Anwaltsschreiben vom 8. Februar 2006 (Anlage K 12) zurück.

Nunmehr verfolgt der Kläger seine Vergütungsansprüche gerichtlich. Er hat vor dem Landgericht vorgetragen: Die Erfindung sei durch das vorstehend wiedergegebene Schreiben der Beklagten vom 18. Mai 2001 (Anlage K 4) und seine daraufhin erklärte Zustimmung einvernehmlich auf die Beklagte übergeleitet worden. Zuvor sei sie zunächst frei geworden, nachdem die Beklagte sie, obwohl er sie ihr entsprechend der damaligen Übung mündlich gemeldet habe, nicht form- und fristgerecht in Anspruch genommen habe.

Der Dienstvertrag enthalte nur den Grundsatz, dass er auch als Organmitglied mit seinen Erfindungen dem ArbEG unterliege, über die Abwicklung der einzelnen Erfindungen seien jeweils gesonderte schriftliche Vereinbarungen getroffen worden; weitere Beispiele für von ihm stammende Erfindungen, hinsichtlich derer die Beklagte ebenso verfahren sei wie mit der hier in Rede stehenden, enthielten die als Anlage CBH 15 vorgelegten drei Schreiben vom 8. Dezember 2000. Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung der hier streitgegenständlichen Erfindung seien in dem Schreiben vom 6. Dezember 2001 (Anlage K 5) vereinbart worden. Die Geltung der Verfallklausel sei dadurch ausgeschlossen. Dementsprechend habe die Beklagte ihm auch noch in dem oben wiedergegebenen Schreiben vom 9. August 2005 (Anlage CBH 22) für die Zukunft eine angemessene Vergütung zugesagt. Die Verfallklausel gelte im Übrigen nur für Ansprüche aus der Vergangenheit und sei auch aus anderen Gründen unwirksam.

Darüber hinaus müsse auch die Lizenzaustauschvereinbarung berücksichtigt werden. Die Beklagte habe das C-Patent nur deshalb kostenlos nutzen dürfen, weil sie selbst seine – des Klägers – Erfindung in das Austauschverhältnis eingebracht habe. Auf diese Einbeziehung habe C Wert gelegt. Nach Unterzeichnung der Austauschvereinbarung hätten für Lizenzgebühren gebildete Rückstellungen in Höhe von 2,7 Millionen DM aufgelöst werden können. C produziere seither mehr als die doppelte Menge Räder auf der Basis der hier in Rede stehenden Diensterfindung; die Beklagte produziere in Königswinter etwa 90 % der klassischen Räder auf der Basis des C-Patentes; nach dem letztgenannten Schutzrecht gefertigte Räder würden auch aus der Türkei, aus Brasilien und demnächst auch aus Indien nach Europa importiert. Dieser mit Fremdrechten erzielte Umsatz der Beklagten sei als wirtschaftlicher Vorteil in die Vergütungsberechnung einzustellen.

Die Beklagte hat in erster Instanz eingewandt, sie habe die Erfindung fristgerecht in Anspruch genommen; die damalige Arbeitgeberin des Klägers habe von ihm seinerzeit keine ordnungsgemäße Meldung, sondern nur eine nichtssagende Prinzipskizze erhalten, die von Miterfindern vervollständigt worden sei. Da ihr die Erfinder erst am 1. August 2000 bekannt gewesen seien, habe die im Dienstvertrag vereinbarte Inanspruchnahmefrist von 4 Monaten auch erst an diesem Tag begonnen. Dass sie innerhalb dieser Frist eine mündliche Inanspruchnahmeerklärung abgegeben habe, ergebe sich aus zwei Vollmachten an die patentanwaltlichen Vertreter zur internationalen Anmeldung der Erfindung des Klägers am 7. August 2000, die der Kläger für sie im eigenen Namen unterzeichnet habe (Anlage B 3). Die danach vertraglich geschuldete Vergütung sei gezahlt worden. Weitergehende Vergütungsansprüche seien nach § 13.9 des Dienstvertrages vom 14. März 2000 verfallen, nachdem dieser Vertrag zum 26. Juli 2004 beendet worden sei und der Kläger Ansprüche erst mit Schreiben vom 2. Dezember 2005 erhoben habe. Die Zahlung für das Jahr 2004 sei irrtümlich erfolgt. Die Lizenzaustauschvereinbarung aus Mai 2000 habe keinen Einfluss auf die Berechnung der Erfindervergütung für die streitgegenständlichen Schutzrechte; dementsprechend sei bisher Vergütung auch nur auf die erfindungsgemäße Breitbandfelgenproduktion der Beklagten ohne die Austauschvereinbarung gewährt worden. Die Erfindung sei für deren Abschluss nicht ursächlich gewesen; schon unter dem 22. März 2000 sei sie ohne deren Einbeziehung unterzeichnet worden. Für Benutzungen in der Türkei und Brasilien habe der Kläger keine Ansprüche, weil dort keine Schutzrechte der Vertragspartner bestünden. Auch habe der Kläger die für 2001 bis 2004 erhaltenen Zahlungen nicht als zu niedrig beanstandet und sei nunmehr daran gebunden; weitere Ansprüche seien verwirkt. Außerdem habe der Kläger keinen Anspruch auf Angabe der Namen und Anschriften der jeweiligen gewerblichen Abnehmer/Lizenznehmer/Kauf- und sonstigen Vertragsparteien der Beklagten. Die Vergütung werde auf der Basis der erzielten Umsätze ermittelt, so dass zur Berechnung keine Angaben über Abnehmer oder die Gestehungskosten benötigt würden und für sie – die Beklagte – auch nicht zumutbar seien. Im Übrigen seien die geltend gemachten Ansprüche verjährt. In der mündlichen Verhandlung vom 8. März 2007 vor dem Landgericht verpflichtete sich der Kläger,

diejenigen Informationen und Unterlagen, die er infolge einer etwaigen Auskunftserteilung und Rechnungslegung der Beklagten über die Einzelheiten der Benutzung der streitgegenständlichen Erfindung erhält, vertraulich zu behandeln und – abgesehen von seinen ihn beratenden und vertretenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten Rechts- und Patentanwälte sowie Steuerberatern – keinem Dritten zugänglich zu machen,

und versprach für jeden Fall der Zuwiderhandlung die Zahlung einer Vertragsstrafe von 100.000,-- Euro an die Beklagte (Anlage zum landgerichtlichen Protokoll vom 8. März 2007, Bl. 101 d.A.).

Durch Urteil vom 17. April 2007 hat das Landgericht dem Auskunftsbegehren im Wesentlichen entsprochen und wie folgt erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie und/oder ihr organisatorisch verbundene Unternehmen im In- und Ausland die Erfindung

Fahrzeugrad für Nutzfahrzeuge (DE 299 18 xxx U1 sowie EP 1 222 xxx B1)

(Fahrzeugrad für Nutzfahrzeuge, insbesondere für die Vorderachse von Nutzfahrzeugen, mit einer Radschüssel und einer an dieser angeschlossenen Steilschulterfelge, die eine äußere Felgenschulter mit Sicherheitselement und eine innere Felgenschulter aufweist, zwischen denen ein Felgentiefbett mit Tiefbettboden und Tiefbettflanken ausgebildet ist)

seit dem 1. Januar 2004 in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland zum Schutzrecht angemeldet und/oder Lizenzen an Dritte vergeben und hieraus entgeltliche Vorteile gezogen hat und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen, insbesondere aus der in der Zeit vom 19. April bis 16. Mai 2000 geschlossenen Lizenzaustauschvereinbarung, oder sonstige durch die Erfindung erlangte Vermögensvorteile, insbesondere aus der Behandlung als Vorrats- oder Sperrpatent, erzielt hat, und/oder eingangs bezeichnete Fahrzeugräder gewerbsmäßig hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht hat und/oder hat herstellen oder vertreiben lassen, auch soweit die Gegenstände Bestandteil einer Gesamtvorrichtung sind, und zwar unter Angabe

- der Herstellungsmengen und –zeiten,

- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –Preisen, letztere jeweils in der Währung, in der sie in Rechnung gestellt worden sind,

- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- kosten und des erzielten Gewinns,

- der erzielten Lizenzeinnahmen bzw. fällig gewordenen Lizenzansprüche,

- der Namen und Anschriften der jeweiligen gewerblichen Abnehmer/ Lizenznehmer/Kauf- bzw. sonstigen Vertragsparteien der Beklagten,

sämtliche Angaben aufgeschlüsselt nach Kalender- oder Geschäftsjahren sowie nach den einzelnen Produktions- und Vertriebsstätten.

Soweit der Kläger Auskunft und Rechnungslegung auch für die Zeit vom 10. August 1999 bis zum 31. Dezember 2003 verlangt hatte, hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat das Landgericht einen Vergütungsanspruch des Klägers aus § 12 Satz 3 des Dienstvertrages vom 17. Oktober 1997 mit der B-Werke GmbH in Verbindung mit §§ 9 und 12 ArbEG abgeleitet, zu dessen Berechnung der Kläger die zuerkannten Auskünfte benötige. Unstreitig sei der Kläger als Miterfinder an der Entwicklung "Breitbettfelge" für Nutzfahrzeuge beteiligt gewesen, wofür zugunsten der Rechtsvorgängerin der Beklagten die genannten Schutzrechte eingetragen bzw. erteilt worden seien; unstreitig habe die Beklagte das Gebrauchsmuster in die Lizenzaustauschvereinbarung eingebracht und die Erfindung damit benutzt. Unabhängig davon, ob die Erfindung ordnungsgemäß gemeldet und fristgerecht in Anspruch genommen worden sei, müsse mangels abweichender Anhaltspunkte davon ausgegangen werden, dass im Falle einer Überleitung uneingeschränkt das ArbEG gelten solle; dann bestimme sich die Vergütungspflicht uneingeschränkt nach dessen § 9 unter Einschluss des Anteilsfaktors. Insbesondere die Anmeldung des Gebrauchsmusters auf den Namen der Beklagten, die für mehrere Jahre erbrachten Vergütungszahlungen und das vom Kläger unterzeichnete Schreiben der Beklagten vom 18. Mai 2001 zeigten, dass der Kläger auch nach den Vorstellungen der Beklagten eine Vergütung für die Benutzung seiner der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerin überlassenen Diensterfindung entsprechend den Bestimmungen des ArbEG erhalten solle. Dieser Anspruch sei im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Beklagte übergegangen.

Sachlich umfasse der Anspruch auch die entgeltlichen Vorteile, die die Beklagte aufgrund der Lizenzaustauschvereinbarung aus der Erfindung gezogen habe. Da C die Einbeziehung des Gebrauchsmusters in die Vereinbarung gewünscht habe, sei die Erfindung jedenfalls mitursächlich für das Zustandekommen der Lizenzaustauschvereinbarung und damit auch für ersparte Lizenzgebühren der Beklagten für die Benutzung der Schutzrechte der anderen Vertragsparteien.

Das Schreiben vom 6. Dezember 2001 (Anlage K 5) sei keine Vergütungsfestsetzung im Sinne des § 12 Abs. 4 ArbEG, da es für den Kläger nicht als einseitige Festsetzung durch die Beklagte, sondern lediglich als Berechnung der Vergütung für das Jahr 2001 erkennbar gewesen sei, deren Eckpunkte zudem noch verhandelbar gewesen seien. Die geltend gemachten Ansprüche seien nicht verwirkt, weil jedenfalls das notwendige Umstandsmoment fehle. Dass der Kläger erstmals mit Schreiben vom 2. Dezember 2005 (Anlage K 10) die Berücksichtigung des Lizenzaustauschvertrages bei der Ermittlung seiner Vergütung gefordert habe, habe der Beklagten keinen Anlass gegeben, bis dahin darauf zu vertrauen, derartige Ansprüche würden nicht mehr gestellt. Darüber hinaus sei ihr pauschaler Vortrag, sie habe keine entsprechenden Rücklagen bilden können, nicht nachvollziehbar.

Der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung erstrecke sich auch auf die ausländischen Werke. Soweit die Beklagte einwende, in der Türkei, in Indien und Brasilien bestünden keine Schutzrechte zu Gunsten ihrer selbst oder ihrer Lizenzaustauschpartner, verfange dieses Argument nicht. In diesem Falle könne sich als Hauptanspruch ein Schadenersatzanspruch des Klägers aus positiver Vertragsverletzung ergeben, weil die Beklagte ihn nicht rechtzeitig darauf hingewiesen habe, er könne in diesen Staaten selbst entsprechende Schutzrechte anmelden. Dass der Kläger zum Zeitpunkt der Aufgabe der außereuropäischen Schutzrechtsanmeldungen Geschäftsführer der Beklagten gewesen sei, könne allenfalls ein Mitverschulden auf seiner Seite begründen, das den Auskunftsanspruch als solchen unberührt lasse. Die Ansprüche seien nicht verfallen, da sie bei Beendigung des Geschäftsführervertrages noch nicht fällig gewesen seien. Nach der Übung der Beklagten sei die Vergütung für ein Kalenderjahr stets am Beginn des Folgejahres in einer Summe berechnet und ausgezahlt worden. Berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Beklagten sei durch die Unterlassungserklärung des Klägers Rechnung getragen. Die Ansprüche seien nicht verjährt; infolge der Verzichtserklärung vom 6. Dezember 2005 habe die Verjährungsfrist für Ansprüche ab Januar 2004 erst mit diesem Tag begonnen und sei bei Klageerhebung noch nicht abgelaufen gewesen. Für die Zeit vor dem 1. Januar 2004 seien die Ansprüche allerdings verfallen.

Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

Die Beklagte verfolgt mit ihrer Berufung ihr Klageabweisungsbegehren und der Kläger mit seiner Anschlussberufung seine erstinstanzlich aberkannten Ansprüche weiter. Unter ergänzender Bezugnahme auf ihren erstinstanzlichen Sachvortrag führt die Beklagte aus, das Landgericht habe verkannt, dass sie nicht Rechtsnachfolgerin der B-Werke GmbH sei, mit der der Kläger den anspruchsbegründenden Dienstvertrag abgeschlossen habe. Entgegen der Auffassung des Landgerichts seien auch die Ansprüche für die Zeit ab dem 2. Januar 2004 verfallen, da der Kläger seine Rechte innerhalb der Ausschlussfrist nicht wenigstens dem Grunde nach geltend gemacht habe. Die Lizenzaustauschvereinbarung müsse außer Betracht bleiben, da die Vergütung des Klägers durch das Schreiben vom 6. Dezember 2001 (Anlage K 5) verbindlich festgesetzt worden sei; in diesem Sinne habe auch der Kläger dieses Schreiben verstanden, und entsprechend sei in der Folgezeit auch verfahren worden. Werke im Ausland seien nur berücksichtigungsfähig, wenn die Vertragspartner der Lizenzaustauschvereinbarung, insbesondere die C GmbH, dort gültige von der Beklagten genutzte Schutzrechte für die produzierten Gegenstände besäßen habe; das sei jedoch nicht der Fall. Ansprüche des Klägers aus positiver Vertragsverletzung scheiterten daran, dass der Kläger als ihr damaliger Alleingeschäftsführer die Verwaltung der Schutzrechte so hätte organisieren müssen, dass Schäden von der Gesellschaft abgewendet würden.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen, soweit das Landgericht ihr stattgegeben hat.

Der Kläger hat im Wege der Anschlussberufung zuletzt beantragt,

zu erkennen wie geschehen, jedoch mit der Maßgabe, dass die Auskunft und Rechnungslegung den Zeitraum vom 10. August 1999 an umfassen soll.

Den in der Anschlussberufungsschrift außerdem angekündigten Antrag,

nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung vorstehend zu Ziffer 1. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger eine vom Gericht zu bestimmende angemessene Vergütung für sämtliche, in diesen Nutzungszeitraum fallende Benutzungshandlungen, die die Beklagte bzw. die A B Werke GmbH durch die vorstehend unter Ziffer 1. bezeichneten Handlungen vorgenommen hat, zu zahlen, zuzüglich 5 % Zinsen über dem jeweiligen Diskontsatz der Abrechnungszeitpunkten für die im Vorjahreszeitraum auf die Benutzungshandlungen angefallene Vergütung, d.h. jeweils zum 1. Januar eines jeden Geschäftsjahres für das zurückliegende Geschäftsjahr, erstmalig ab dem 31. März 2000,

hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat nicht verlesen.

Er tritt dem Vorbringen der Beklagten entgegen, verteidigt das angefochtene Urteil, soweit das Landgericht zu seinen Gunsten erkannt hat und führt im Übrigen unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Sachvortrages aus: Zu Recht habe das Landgericht die Beklagte als Schuldnerin des Vergütungsanspruches angesehen. Innerhalb der Unternehmensgruppe sei nur sie für Patentangelegenheiten zuständig gewesen; dementsprechend habe sie und nicht die B-Werke die Schutzrechtsanmeldungen getätigt. Beide Gesellschaften bildeten eine wirtschaftliche Einheit; ihre Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebstätigkeiten seien arbeitsteilig aufgespalten. Während die A B GmbH Königswinter produziere, vertreibe die Beklagte diese Produkte. Im Übrigen leite der Dienstvertrag aus dem Jahre 2000 das Vertragsverhältnis auf die Beklagte über. Die Vergütungsvereinbarung vom 18. Mai 2001 enthalte zwar eine verspätete Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten, aber gleichzeitig ein Überleitungsangebot an ihn – den Kläger -, das er mit seiner Einverständniserklärung angenommen habe. Die Vereinbarung enthalte die Zusage der vollen gesetzlichen Ansprüche nach den Bestimmungen des ArbEG. Die Beklagte habe dementsprechend in der Folgezeit auch Erfindervergütung an ihn ausgezahlt. Die Verfallklausel greife nicht ein, und aus den erstinstanzlich dargelegten Gründen habe das Landgericht zutreffend auch die Lizenzaustauschvereinbarung in den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch einbezogen. Ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Aufgabe der Schutzrechtsanmeldungen könne ihm mangels Zuständigkeit und Einflussmöglichkeit nicht zur Last gelegt werden.

Zu Unrecht habe das Landgericht ihm allerdings Ansprüche für den Nutzungszeitraum vom 10. August 1999 bis zum 31. Dezember 2003 aberkannt. Die Verfallklausel greife nicht ein, da die Fälligkeit vereinbarungsgemäß (Anlage K 4) erst nach der Erteilung des europäischen Patentes habe eintreten sollen; Erfindervergütungsansprüche erfasse sie auch nicht, weil der Kläger bei Abschluss des Vertrages 1997 die Zusage seines damaligen Dienstherrn gehabt habe, für Diensterfindungen werde jeweils eine separate Vergütungsvereinbarung unabhängig von den Bestimmungen des Dienstvertrages getroffen. Darüber hinaus müssten Vergütungsansprüche in Verfallklauseln ausdrücklich erwähnt werden, wenn die Verfallklausel sich auf sie erstrecken solle. Die Verfallsregelung sei auch aus anderen Gründen unwirksam; die entsprechende Vereinbarung aus dem Dienstvertrag 1997 verstoße gegen § 22 ArbEG; in beiden Verträgen seien die Verfallklauseln nach § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB nichtig.

Die Beklagte tritt den Ausführungen des Klägers entgegen und beantragt,

die Anschlussberufung zurückzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung und – im Umfang des zuletzt im Verhandlungstermin vor dem Senat klargestellten Antrages – auch die Anschlussberufung sind zulässig, die Berufung ist jedoch unbegründet, während die Anschlussberufung im Wesentlichen begründet ist.

1. Berufung der Beklagten

Die Berufung der Beklagten ist zulässig. Die in § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO genannte Summe der Beschwer von 600,-- Euro ist überschritten. Der Wert der Beschwer eines Schuldners, der sich gegen seine Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung wendet, ist anders als die Beschwer eines erstinstanzlich abgewiesenen Auskunftsklägers nicht nach dessen Interesse an der Zuerkennung der geforderten Auskünfte zu berechnen, sondern nach dem Interesse des Auskunftsschuldners, die ihm auferlegte Auskunft nicht erteilen zu müssen; dieses Interesse berechnet sich danach, welche Kosten und Mühen die Erteilung der dem Schuldner auferlegten Auskünfte bereitete (vgl. BGH NJW 1995, 664, 2000, 3074; MDR 2001, 709; FamRZ 2005, 1064). Dabei können die für eine einzusetzende Hilfskraft aufzuwendenden Kosten angesetzt werden (BGH NJW-RR 1992, 697; 1994, 600, 661; 2002, 145; Zöller/Gummer/Heßler, ZPO, 26. Aufl., vor § 511, Rdnr. 19c; Muslielak/Ball, ZPO, 5. Aufl., § 511, Rdnr. 23 mit weiteren Nachweisen). Die Beklagte hat hierzu auf entsprechenden Hinweis des Senats in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, die Zusammenstellung der Einzelangaben werde in ihrem Hause 2 Personen über mindestens 2 Wochen beschäftigen; zusätzlich müssten die für die ausländischen Produktionsstätten zuständigen Geschäftsführer über eine Dauer von jeweils 2 bis 3 Wochen pro Werk die betreffenden Daten ermitteln. Angesichts der 6stelligen Jahresgehälter der heranzuziehenden Personen werde das einen geschätzten Gehaltsaufwand von 30.000 bis 50.000,-- Euro verursachen. Der Kläger hat der Höhe dieses Betrages zwar widersprochen, er hat aber auf entsprechende Anfrage des Senats in der mündlichen Verhandlung nicht in Zweifel gezogen, dass die Erteilung der Auskünfte für die Beklagte auf jeden Fall mit Kosten von mehr als 600,-- Euro verbunden wäre. Die Angaben der Beklagten lassen die Einschätzung zu, dass der Aufwand an Personalkosten für die Erteilung der Auskünfte jedenfalls nicht unter 10.000,-- Euro liegen wird.

Die Berufung der Beklagten ist unbegründet. Zu Recht ist sie vom Landgericht dazu verurteilt worden, dem Kläger über die im angefochtenen Urteil genannten Handlungen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen.

Zwar schuldet sie eine Vergütung nach den Bestimmungen des ArbEG nur, soweit die Erfindung auf sie übergegangen ist; fehlt es daran, kommen zur Abgeltung der Erfindungsbenutzung Bereicherungsansprüche in Betracht (BGH GRUR 2006, 754, 759, Textziffern 34 ff. – Haftetikett), die die der Beklagten auferlegte Verpflichtung ebenfalls rechtfertigten.

a) Im Rahmen der Berufung geht es jedoch nur um einen Anspruch des Klägers auf (weitere) Erfindervergütung. Vor Beginn der für die Berufung relevanten Zeitspanne vom 1. Januar 2004 an war die Erfindung durch vertragliche Vereinbarung auf die Beklagte übergeleitet worden; dementsprechend hat auch die Beklagte durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung zugesagt, dem Kläger hierfür die geschuldete Vergütung zu zahlen, und für die Nutzung in ihrem eigenen Unternehmensverbund bis zum Jahre 2004 einschließlich auch ausgezahlt.

aa) Nach den Bestimmungen des ArbEG, die nach den von seiner Dienstherrin mit dem Kläger getroffenen Vereinbarungen auch auf die Vertragsbeziehungen zum Kläger anwendbar sein sollen, stand das Recht, die Erfindung für sich in Anspruch zu nehmen, grundsätzlich seiner damaligen Dienstherrin zu, in deren Diensten die Erfindung entstanden ist und die im Gegenzug im Falle der Benutzung der Erfindung auch die Arbeitnehmererfindervergütung geschuldet hätte. Im vorliegenden Fall ist das Recht zur Inanspruchnahme der Erfindung jedoch auf die Beklagte übergegangen. Die auf die Beklagte überzuleitende Grundlage für ihre Berechtigung, die Erfindung in Anspruch zu nehmen, kann im vorliegenden Fall nicht das ArbEG unmittelbar sein, sondern nur eine dahingehende vertragliche Vereinbarung seiner Geltung, denn der Kläger war als Geschäftsführer seiner damaligen Dienstherrin nicht Arbeitnehmer, sondern Organmitglied der Beklagten und unterlag aufgrund dieser Stellung nicht dem ArbEG (vgl. BGH, GRUR 1965, 302 - Schellenreibungskupplung). Die Grundlage hierfür hat das Landgericht zu Recht in § 12 des Dienstvertrages von 1997 gesehen, der galt, als die hier in Rede stehende Erfindung entstand. Die dort statuierte Verpflichtung des Klägers, das Unternehmen unverzüglich schriftlich über alle Erfindungen gemäß den Bestimmungen des ArbEG zu unterrichten, ist dahin auszulegen, dass der Kläger jeweils eine Erfindungsmeldung abzugeben hatte, die formell und inhaltlich den Anforderungen des § 5 ArbEG genügte. Diese Verpflichtung bestand zwar grundsätzlich "gegenüber dem Unternehmen" (im englischen Originaltext "the Company"), also derjenigen Person, in deren Diensten der Kläger stand, die mithin seine Dienstleistungen zu fordern berechtigt war. Das war die damalige B-Werke GmbH, die im Vertrag auch im Zusammenhang mit ihrer Stellung als Gläubigerin der Dienstleistungsansprüche als "Company" bezeichnet ist (siehe § 1.1 und 1.2 des Dienstvertrages von 1997). Da indessen unstreitig das Erfindungswesen bei der Beklagten abgewickelt wurde und die Dienstherrin des Klägers keine eigene Patentabteilung unterhielt, hätte es zwei Wege gegeben, wie der Kläger seiner Meldepflicht hätte genügen können, nämlich durch Abgabe der Meldung entweder, wenn keine besonderen Bestimmungen getroffen wurden, an die B GmbH selbst, die sie dann hätte an die Beklagte weiterleiten müssen, oder durch Abgabe an die Beklagten, sofern eine entsprechende Reglung bestand. Zu keiner der beiden Alternativen hat der Kläger jedoch Näheres vorgetragen.

(1) Dass der Kläger die B GmbH oder die Beklagte in diesem Sinne schriftlich über die Erfindung und seine Beteiligung daran informiert hat, lässt sich nicht feststellen. Der Kläger behauptet zwar (S. 9 seines erstinstanzlichen Schriftsatzes vom 28. November 2006 (Bl. 39 d.A.(), er habe die Beklagte insoweit schriftlich informiert, er legt aber das diesbezügliche Schreiben nicht vor, sondern leitet eine schriftliche Information letztlich nur daraus ab, bis zum 20. August 1999 habe er der Beklagten Zeichnungen vorgelegt. Das reicht nicht aus zur Beurteilung der Frage, ob die Anforderungen des § 5 ArbEG eingehalten sind, weil die Zeichnungen nicht vorgelegt worden sind und auch nicht dargetan ist, ob diese Zeichnungen für die Beklagte ohne besondere Erläuterungen verständlich waren und ob und in welchem Umfang der Zeichnung Erläuterungen beigefügt waren.

Die in § 12 Satz 2 des Dienstvertrages 1997 statuierte Erklärungspflicht, die zunächst auch nur die Dienstherrin des Klägers und nicht die Beklagte traf, kann unter diesen Umständen nur ausgelöst worden sein, wenn die Dienstherrin auf andere Weise Kenntnis von der Diensterfindung erhält (BGH, a.a.O. S. 757, r. Sp. – Haftetikett). Auf die Kenntnis der Beklagten kommt es nur an, wenn diese der Dienstherrin zurechenbar ist. Es kann in diesem Zusammenhang davon ausgegangen werden, dass die zu § 5 ArbEG entwickelte Rechtsprechung zu den Konsequenzen einer unterlassenen Meldung infolge der Verweisung auf dieses Gesetz auch im Rahmen des Dienstvertrages heranzuziehen ist, weil sie die dort festgelegte Meldepflicht bzw. deren Erfüllung ergänzt und die Gründe, aus denen eine Meldung ausnahmsweise entbehrlich sein kann, auch bei Erfindungen eines Geschäftsführers im Verhältnis zu der von ihm vertretenen Gesellschaft Bedeutung erlangen können und dann auch gleich beurteilt werden müssen wie in Dienstverhältnissen mit Arbeitnehmern.

Zu demjenigen, was der Arbeitgeber, dem eine Diensterfindung nicht oder nicht ordnungsgemäß gemeldet wird, auf andere Weise zur Kenntnis bekommen muss, damit seine Verpflichtung zur Entscheidung über die Inanspruchnahme ausgelöst wird, gehören nicht nur die inhaltlichen Erfordernisse in Bezug auf die neuentwickelte technische Lehre, sondern auch die Kenntnis von der Person des Erfinders, ohne die der Dienstherr nicht wissen kann, wem gegenüber er die Inanspruchnahmeerklärung abgeben muss. Die Beklagte hat jedenfalls, wie ihr Schreiben vom 18. Mai 2001 (Anl. K 4) an den Kläger ergibt, von der Erfindung und der Beteiligung des Klägers als Miterfinder am 20. August 1999 Kenntnis erhalten. Von diesem Tag an lief die Inanspruchnahmefrist.

(2) Weder die B GmbH noch die Beklagte haben jedoch innerhalb der vertraglich festgelegten Frist von 4 Monaten ab Kenntniserlangung von der Erfindung gegenüber dem Kläger die erforderliche Erklärung abgegeben, ob und in welchem Umfang sie bzw. "das Unternehmen" von der Erfindung Gebrauch machen will; mit diesen Anforderungen wird im Vertrag nur mit anderen Worten umschrieben, was im ArbEG als Reaktion des Arbeitgebers auf eine Erfindungsmeldung vorgesehen ist, nämlich eine Erklärung, ob er die ihm gemeldete Diensterfindung durch Inanspruchnahme auf sich überleiten will oder nicht. Entgegen der Ansicht der Beklagten enthält die vom Kläger unterzeichnete Bevollmächtigung ihrer patentanwaltlichen Vertreter vom 7. August 2000 zur internationalen Anmeldung der Erfindung (Anlage B 3) keine Inanspruchnahmeerklärung. Die Bevollmächtigung richtet sich an die patentanwaltlichen Vertreter der Beklagten und ist nicht zugleich eine Erklärung, die der Kläger als ihr Geschäftsführer gewissermaßen gegenüber sich selbst als Miterfinder in Bezug auf seine Erfinderrechte abgab. Dass auch die Beklagte diesen Vorgang vorgerichtlich nicht für eine von ihr durch den Kläger abgegebene Inanspruchnahmeerklärung gehalten hat, zeigt ihr Schreiben vom 18. Mai 2001, mit dem sie die Inanspruchnahme erstmals erklärt.

Als Inanspruchnahmeerklärung nach § 12 Satz 2 des Dienstvertrages von 1997 war die Erklärung vom 18. Mai 2001 indes eindeutig verspätet. Als der Kläger das Schreiben erhielt, war der Beklagten, die nach dem Inhalt dieses Schreibens seit dem 20. August 1999 hierüber unterrichtet war, die Erfindung und die Beteiligung des Klägers nahezu 22 Monate bekannt.

bb)

Dennoch unterliegt die Beklagte den geltend gemachten Ansprüchen nur ergeben, weil sowohl die Erfindung als auch die Vergütungspflicht durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung auf sie übergegangen sind. Zwar enthält auch der Geschäftsführervertrag aus dem Jahr 2000 hierzu keine Überleitungsbestimmungen (jedenfalls sind sie in dem vorgelegten Auszug nicht enthalten), die entsprechende Vereinbarung geht jedoch aus dem bereits erwähnten Schreiben vom 18. Mai 2001 hervor. Eine solche rechtsgeschäftliche Überleitung ist möglich, setzt aber voraus, dass den Parteien bewusst ist, dass der Erfinder über sein Recht verfügt und dass eine solche Erklärung zumindest möglicherweise erforderlich ist, um den Rechtsübergang zu bewirken, und für diesen Fall auch gewollt ist (BGH, a.a.O., - Haftetikett). In der Regel ist dazu auch notwendig, dass angenommen werden kann, die Parteien haben sich zugleich über die hierfür an den Erfinder zu leistende Vergütung geeinigt. Diesen Anforderungen genügt das Schreiben gemäß Anlage K 4. Auch wenn es in erster Linie als Inanspruchnahme-Erklärung formuliert ist, enthält es gleichzeitig eine Aufforderung der Beklagten an den Kläger zur Übertragung seines Anteils an der Erfindung auf sie. Aus der Sicht des Klägers als Empfänger dieses Schreibens ging die Beklagte davon aus, dass sie bisher noch nicht Rechtsinhaberin war, sie meinte nur unzutreffend, sie könne jetzt noch die Erfindung durch einseitige Erklärung auf sich überleiten. Gleichzeitig und vorsorglich hat sie aber auch das Einverständnis des Klägers mit dem Rechtsübergang erbeten. Das musste der Kläger als Erklärungsempfänger dahin verstehen, die Beklagte wolle den Übergang auf jeden Fall, und wenn nicht einseitig, dann aber, falls nötig, einvernehmlich. Sein Einverständnis mit dem Rechtsübergang hat der Kläger erklärt, indem er wie von der Beklagten für diesen Fall erbeten, ein Exemplar des Schreibens vom 18. Mai 2001 unterschrieben an die Beklagte zurücksandte.

b) Durch dieses Schreiben und durch die vom Kläger vorgenommene Rücksendung des gegengezeichneten Exemplars ist nicht nur der Anteil des Klägers an der Erfindung auf die Beklagte übergegangen, sondern auch das grundsätzliche Einvernehmen der Parteien darüber erzielt worden, dass die Beklagte – und nicht die ehemalige Dienstherrin des Klägers – für die Übertragung der Erfindung dem Kläger eine Erfindervergütung zu leisten hat. In dem Schreiben ist ihm eine Vergütung dem Grunde nach versprochen worden. Der darin enthaltene Satz "über die Ihnen zustehende Vergütung werden wir nach Patenterteilung gemäß § 12 ArbEG entscheiden" enthält die Zusage der Beklagten, für die Übertragung seiner Erfinderrechte stehe dem Kläger grundsätzlich eine Vergütung zu, und lediglich die Berechnung des auszuzahlenden Betrages werde erst nach Patenterteilung erfolgen. Vorbehalte, wie sie etwa in Formulierungen "über eine Ihnen möglicherweise zustehende Vergütung ..." bzw. "ob und in welchem Umfang Ihnen Vergütung zusteht ..." zum Ausdruck gekommen wären, hat die Beklagte nicht geäußert. Die somit vorliegende Vergütungszusage ist von der Beklagten abgegeben worden und dementsprechend auch von ihr zu erfüllen. Damit werden die notwendigen Folgerungen daraus gezogen, dass sie unstreitig das Erfindungswesen auch für die damalige Dienstherrin des Klägers abwickelte und auch über die Berechtigung und Berechnung der Erfindervergütungen entschied. Die Zusage beseitigt damit auch mögliche Unklarheiten, die dadurch entstanden waren, dass der Dienstvertrag 1997 im Zeitpunkt der Vergütungszusage nicht mehr bestand, nachdem das Dienstverhältnis auf die Beklagte übergeleitet und der Dienstvertrag 1997 durch denjenigen aus dem Jahr 2000 ersetzt worden war, der aber seinerzeit, als die Erfindung entstand, noch nicht galt. Das Schreiben stellt klar, dass die Übertragung der Erfindung von der Beklagten zu vergüten ist. Wie die späteren Berechnungsschreiben zeigen, hat auch die Beklagte das Schreiben als Vergütungszusage verstanden.

Grundsätzlich ist auch die Benutzung der Erfindung im Rahmen der Lizenzaustauschvereinbarung vergütungspflichtig. Dass der Dienstvertrag nur von einer Benutzung durch das Unternehmen spricht, steht dem nicht entgegen. Der generelle Verweis auf das ArbEG und die Richtlinie stellt klar, dass jede im ArbEG und in den Richtlinien genannte Benutzungshandlung, an der die Beklagte oder die von ihr eingeschaltete A B Königswinter GmbH beteiligt ist, auch in die dem Kläger zustehende Vergütung einzubeziehen ist.

aa)

Erfolglos wendet die Beklagte ein, die hier in Rede stehende Erfindung sei nicht kausal für den Abschluss der Lizenzaustauschvereinbarung gewesen; diesen Einwand hat schon das Landgericht zutreffend mit dem Hinweis nicht gelten lassen, die C GmbH habe Wert auf die Einbeziehung der Erfindung in den Austauschvertrag gelegt; daher sei sie für den Abschluss dieses Vertrages zumindest mitursächlich, weil es C darauf angekommen sei, diese Erfindung benutzen zu dürfen. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Berufung enthalten nichts, das eine abweichende Beurteilung rechtfertigte. Die Vorteile bzw. der Nutzen für die Beklagte bestehen darin, die für die C GmbH geschützte Erfindung lizenzgebührenfrei nutzen zu können (vgl. dazu Reimer/Schade/Schippel, Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Auflage, RL17 Rdnr. 2); ob der demgegenüber der Beklagten entstandene Nachteil, für die Benutzung ihrer Erfindung durch C und die anderen Vertragspartner keine Lizenzgebühren fordern zu können, den aus der Ersparnis von Lizenzgebühren für die Nutzung fremder Schutzrechte resultierenden Vorteil der Beklagten in vollem Umfang aufwiegt oder ob und inwieweit daraus ein positiver Gesamtnutzen zugunsten der Beklagten verbleibt, muss im Höheverfahren geklärt werden und berührt den Auskunftsanspruch nicht.

bb)

Die Ansprüche für die Zeit vom Jahre 2004 an sind nicht verfallen, denn sie waren bei Abschluss des Geschäftsführervertrages noch nicht fällig und konnten deshalb auch noch nicht dem Grunde nach geltend gemacht werden. Zutreffend hat das Landgericht darauf hingewiesen, dass ein Ausschluss auch künftiger Ansprüche einer eindeutigen Regelung bedurft hätte und Fälligkeit für die Ansprüche aus 2004 erst mit deren Berechnung zu Beginn des folgenden Jahres fällig geworden sind. Wie die Schreiben gemäß Anlage K 8 und CBH 22 zeigen, hat die Beklagte das zunächst auch so gesehen und nach Ablauf der Ausschlussfrist fällig werdende Ansprüche auf Vergütung zugesagt, anstatt sich auf die Verfallklausel zu berufen. Auf einen Irrtum kann sie sich insoweit nicht mit Erfolg berufen. Die genannten Schreiben sind vom Empfängerhorizont aus zu beurteilen, und für den Kläger als Empfänger war dieser Irrtum nicht erkennbar. Die Beklagte hat sich auch in der Folgezeit nicht ausdrücklich von diesen Schreiben distanziert. Auch aus dem Schreiben gemäß CBH 22 ergibt sich nichts Gegenteiliges. Da die europäische Patentanmeldung dieselbe Erfindung betrifft wie das Gebrauchsmuster, begründete es nach Ablauf des Gebrauchsmusters weitere Vergütungsansprüche für die Laufzeit des europäischen Patentes.

cc)

Zutreffend ist das Landgericht auch zu dem Ergebnis gekommen, das Schreiben vom 6. Dezember 2001 (Anlage K 5) enthalte keine verbindliche Festsetzung der Erfindervergütung durch die Beklagte, die mangels Widerspruchs verbindlich geworden sei. Für den Vergütungsberechtigten muss zweifelsfrei ersichtlich sein, dass der Dienstherr einseitig die darin bezeichnete Vergütung abschließend und verbindlich festlegt, wofür Vergütungsberechnungen oder –abrechnungen nicht ausreichen (Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Auflage, § 12 Rdnr. 50; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Auflage, § 12 ArbEG Rdnr. 17). Das Schreiben der Beklagten vom 6. Dezember 2001 lässt durch den ersten Halbsatz seines letzten Absatzes nicht eindeutig erkennen, ob die darin mitgeteilten Berechnungsmodalitäten eine einseitige Festsetzung sein sollen oder nur ein Vorschlag, an den die Beklagte sich halten will, wenn der Kläger nicht widerspricht. Dem letzten Satz des Schreibens kann zwar entnommen werden, dass die Beklagte sich für diesen Fall an die dargelegten Berechnungsmodalitäten halten wird, es ist aber nicht deutlich, ob sie notfalls auch gegen den Willen des Klägers gelten sollten (vgl. dazu Bartenbach/Volz, a.a.O., Fußnote 67 e) oder ob die Beklagte bereit war, auf einen Widerspruch des Klägers hin die Berechnung zu ändern. Diese Zweifel gehen zu Lasten der Beklagten (vgl. Busse/Keukenschrijver, a.a.O.).

dd)

Was die Benutzung der Erfindung in ausländischen Werken betrifft, ist zu unterscheiden.

(1)

Soweit die Beklagte die Erfindung selbst im Ausland hat benutzt oder benutzen lassen, bestehen Vergütungsansprüche grundsätzlich nur, soweit die Beklagte in den entsprechenden Staaten über parallele Schutzrechte verfügt oder im schutzrechtsfreien Ausland hergestellte Gegenstände in den räumlichen Geltungsbereich eines der Vertragsschutzrechte importiert und von dort aus vertreibt; das Landgericht hat aber zu Recht unter Hinweis auf die Entscheidung "Haftetikett" des Bundesgerichtshofes den Auskunftsanspruch damit gerechtfertigt, als Hauptanspruch komme ein Anspruch des Klägers auf Schadenersatz wegen positiver Vertragsverletzung in Betracht, weil die Beklagte den Kläger nicht rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dass er in den entsprechenden Staaten parallele Schutzrechte selbst anmelden könne, und der Umstand, dass er zur Zeit der Aufgabe der Schutzrechtsanmeldungen im außereuropäischen Ausland Geschäftsführer der Beklagten war, allenfalls ein Mitverschulden zu seinen Lasten begründen könne. Die Berufungsangriffe der Beklagten hiergegen verfangen nicht. Unwiderlegt hat der Kläger vorgetragen (S. 9 ff. der Berufungserwiderung vom 30. Oktober 2007 [Bl. 197 ff. d.A.]), er habe selbst seinerzeit keinen Einfluss auf die Durchführung bestimmter Auslandsanmeldungen gehabt; Vorsitzender der Geschäftsleitung der Beklagten sei damals Klaus Jünger gewesen, und die Verwertung der Schutzrechte habe nicht zu seinen – des Klägers – Aufgaben gehört, sondern allein im Verantwortungsbereich von Werner Kermelk als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Beklagten gelegen. Hierzu hat die Beklagte in ihrem letzten Schriftsatz nichts Substantielles mehr vorgetragen.

(2)

Die Benutzung der Erfindung im Ausland durch Partner der Lizenzaustauschvereinbarung ist für sich allein noch kein wirtschaftlicher Vorteil, weil die Beklagte hierfür keine Lizenzgebühren bekommt; ihr Vorteil kann dann – wie bereits ausgeführt wurde – nur in demjenigen bestehen, was ihr ihre Vertragspartner für diese Erlaubnis als Gegenleistung zugewandt haben, nämlich die Erlaubnis, auch ihre Schutzrechte kostenlos zu benutzen, insbesondere das C-Patent. In den vom Kläger benannten Ländern Brasilien, Türkei und Indien gibt es aber keine Parallelschutzrechte der C GmbH und da es um die Benutzung von Fremdschutzrechten geht, hätte die Beklagte daran auch nichts ändern können, weil die Anmeldung dieser Schutzrechte nicht in ihrer Macht stand. Daher gibt es insoweit auch keinen Schadenersatz. Dass die Lizenzaustauschvereinbarungen die Beklagte in die Lage versetzt und auf den Gedanken gebracht hat, Räder nach dem C-Patent auch im schutzrechtsfreien Ausland zu fertigen, reicht nicht aus, weil die Beklagte dort eben keine Monopolstellung gehalten hat. Anders wird es nur, wenn im schutzrechtsfreien Ausland hergestellte Gegenstände in das Schutzrechtsterritorium importiert werden.

Aus den vom Landgericht zutreffend dargelegten Gründen sind die geltend gemachten Ansprüche auch weder verwirkt noch verjährt. Die Ausführungen des Landgerichts zur Verwirkung geben lediglich zu folgenden ergänzenden Ausführungen Anlass:

Ein Arbeitnehmer verwirkt seinen Anspruch auf Erfindervergütung, wenn er mit dessen Geltendmachung so lange zuwartet, dass der Arbeitgeber bei verständiger Würdigung aller Umstände des Einzelfalls dem Verhalten des Arbeitnehmers entnehmen dürfte, dieser werde seinen Anspruch nicht mehr geltend machen, und sich in seinen Vermögensentscheidungen hierauf eingerichtet hat und hat einrichten dürfen, der Arbeitnehmer werde auch künftig von der Geltendmachung seines Anspruches absehen. So lange für die Erfindung Schutzrechtsanmeldeverfahren noch schweben oder in denen auf die Anmeldung von Diensterfindungen erteilte Schutzrechte in Kraft stehen und vom Arbeitgeber benutzt werden, kann der Arbeitgeber regelmäßig nicht damit rechnen, der Arbeitnehmererfinder werde keine Vergütung von ihm verlangen (vgl. BGH GRUR 2003, 237 – Ozon; 1977, 784 – Blitzlichtgeräte).

100

Geht man hiervon aus, begründet allein der Zeitablauf kein schutzwürdiges Vertrauen des Arbeitgebers, der Arbeitnehmer werde mit Vergütungsansprüchen an ihn nicht mehr herantreten. So lange mangels eine Vergütungsvereinbarung die Pflicht zur (einseitigen) Festsetzung der Vergütung beim Arbeitgeber liegt, kann der Arbeitnehmer mit der Geltendmachung seines Erfindervergütungsanspruches grundsätzlich zuwarten, bis auf die Diensterfindung das Patent erteilt ist und der Arbeitgeber unter Ausschöpfung der Endfrist des § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbEG die Vergütung festsetzt. Ein Zuwarten des Arbeitnehmererfinders während dieser Zeit ist nach dem Grundgedanken des Gesetzes nicht geeignet, bei einem Verpflichteten des Anspruchs den Eindruck zu erwecken, er werde künftig von Ansprüchen verschont bleiben. Deshalb kann dieses Zuwarten auch nicht als dem Arbeitnehmer zurechenbares und vertrauensbildendes Verhalten qualifiziert werden, das bei der Gegenseite einen schutzwürdigen Vertrauenstatbestand begründen könnte, angesichts dessen die Geltendmachung des Vergütungsanspruchs erst nach Erteilung des Schutzrechts als widersprüchliches Verhalten erscheinen kann. Auch wenn der Erfindervergütungsanspruch grundsätzlich mit dem Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme beim Arbeitnehmererfinder dem Grunde nach entsteht – an deren Stelle hier der Zugang der vertraglichen Überleitungserklärung bei der Beklagten tritt, so dass der Arbeitnehmererfinder den Vergütungsanspruch grundsätzlich auch bereits von diesem Zeitpunkt an dem Grunde nach geltend machen kann, ist er hierzu im Hinblick auf die den Arbeitgeber treffenden vorbezeichneten Pflichten nicht gehalten (BGH, a.a.O., S. 237, 238 f. – Ozon). Diese Grundsätze gelten auch im vorliegenden Fall, denn die Beklagte hatte mit ihrem Überleitungsschreiben selbst angekündigt, sie werde nach Patenterteilung nach § 12 ArbEG über die dem Kläger zustehende Vergütung entscheiden, worin die Ankündigung einer verbindlichen Festsetzung nach § 12 ArbEG zu sehen ist. Die Erteilung des europäischen Patentes auf die Diensterfindung des Klägers ist jedoch erst am 17. August 2005 im Patentblatt bekannt gegeben worden. Wenn der Kläger sich an diesen von der Beklagten selbst angekündigten und vereinbarten Zeitpunkt hält, kann das bei der Beklagten keinen Vertrauenstatbestand auslösen, wenn der Kläger mit der Geltendmachung weiterer Ansprüche noch 4 Monate gewartet hat. Da die Beklagte in der Vergangenheit auf vertraglich vereinbarter Grundlage bereits Vergütungsansprüche gezahlt hat, konnte bei ihr unter den hier gegebenen Umständen auch nicht die schutzwürdige Annahme aufkommen, der Kläger werde mit weiteren Vergütungsansprüchen nicht mehr an sie herantreten. Das ergibt sich zwar noch nicht aus dem Umstand, dass sich die Vergütung ausweislich der Schreiben auf die Benutzung "durch unser Unternehmen" bezog, denn auch die Einbeziehung der Erfindung in die Lizenzaustauschvereinbarung und die Erteilung der Benutzungserlaubnis alle die übrigen Vertragsbeteiligten ist eine solche Benutzung durch das Unternehmen bzw. den Unternehmensverbund, dem die Beklagte angehört, sie gilt aber, was an der Berechnungsgrundlage eindeutig zu erkennen ist, nur die von der Beklagten bzw. innerhalb der A-Gruppe vorgenommene Eigenproduktion an Rädern, während irgendwelche Nutzungen im Rahmen der Lizenzaustauschvereinbarung in den Abrechnungen nicht ausgewiesen sind.

101

Auch der Umstand, dass der Kläger Geschäftsführer der Beklagten war, als die Erfindung auf die Beklagte übergeleitet wurde und die Beklagte ihre Vergütungszusage abgegeben hat, verleiht der unterbliebenen Geltendmachung der Vergütungsansprüche kein besonderes Gewicht. Im Grundsatz besteht allerdings zwischen dem Zeit- und dem Umstandsmoment des Verwirkungstatbestandes eine Wechselwirkung, und das Unterlassen der Geltendmachung eines Rechts kann als zur Verwirkung führendes Umstandsmoment gewertet werden, wenn für den Berechtigten Anlass bestand, seine Rechte geltend zu machen. Auch aus der Parteistellung und den persönlichen Beziehungen kann ein solches Umstandsmoment erwachsen; dies kann etwa der Fall sein, wenn beide Parteien gemeinsam Gesellschafter sind, wenn der Berechtigte seine Ansprüche kennt und damit rechnet, die Gegenseite werde aus dem Unterlassen der Rechtsverfolgung Schlüsse ziehen, so dass es in aller Regel für die Zurechenbarkeit des vertrauensbildenden Vorverhaltens genügt, wenn die fraglichen vertrauensbildenden Umstände in die Risikosphäre des Berechtigten fallen, so dass für ihn Anlass bestand, seine Rechte geltend zu machen. Deshalb kann von einem Arbeitnehmererfinder, der als Leiter der Patentabteilung und als Berater in Patent- und Gebrauchsmustersachen beschäftigt wird und dem auch die Bearbeitung der Erfinderangelegenheiten übertragen ist, erwartet werden, dass er den Arbeitgeber auf seine Vergütungsansprüche aufmerksam macht (vgl. BGH, a.a.O., S. 239 – Ozon; GRUR 1977, 784 – Blitzlichtgeräte). Dafür, dass auch der Kläger im Verhältnis zur Beklagten eine entsprechende Stellung bekleidete, ist nichts ersichtlich. Er war zwar Geschäftsführer der Beklagten, hat aber unwiderlegt vorgetragen, das Erfindungs- und Patentwesen habe außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches gelegen, dementsprechend ist auch das Überleitungsschreiben vom 18. Mai 2001 ebenso wie die Erfindervergütungsabrechnungen auf "Arbeitgeber"seite von anderen Personen unterzeichnet worden. Daraus, dass der Kläger die Bevollmächtigung der patentanwaltlichen Verträge zur X-Anmeldung der Erfindung unterzeichnet hat, ergibt sich nichts Gegenteiliges; dieser Umstand kann auch darauf zurückzuführen sein, dass er die Beklagte als beteiligter Miterfinder bei der Tätigung der Schutzrechtsanmeldungen unterstützt hat.

102

103

Die Anschlussberufung des Klägers

104

Die Anschlussberufung des Klägers ist mit dem im Verhandlungstermin klargestellten Antrag zulässig und im Wesentlichen auch begründet.

105

106

Der Senat geht in diesem Zusammenhang davon aus, das der in der Anschlussberufungsschrift zu Ziffer 2. angekündigte Feststellungsantrag nur versehentlich in den Schriftsatz aufgenommen worden ist; da dieser Antrag vom Landgericht noch nicht beschieden worden und deshalb noch in erster Instanz anhängig ist, hätte er mit der Anschlussberufung auch nicht verfolgt werden können (vgl. BGH NJW 1959, 1824; 1983, 1311, 1313; Musielak/Ball, ZPO, 5. Aufl., § 524, Rdnr. 8; Münchener Kommentar/Rimmelspacher, AB, BL 19; Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, § 521, Rdnr. 10; Zöller/Gummer/Heßler, ZPO, 26. Aufl., § 524, Rdnr. 20). Dass das Vorbringen des Klägers sich mit der Begründung der Feststellungsbegehrens nicht befasst, belegt, dass der Kläger hierüber auch keine Entscheidung durch das Berufungsgericht anstrebte; dementsprechend hat er in der mündlichen Verhandlung auf Hinweis des Senats klargestellt, der Antrag zu 2. solle nicht verlesen werden.

107

Die Frist nach § 524 Abs. 2 Satz 2 bis zum Ablauf der Berufungserwiderungsfrist ist eingehalten; am Tag des Fristablaufs am 30. Oktober 2007 ist die Anschlussberufungsschrift bei Gericht eingegangen.

108

109

Die Anschlussberufung erscheint auch im Wesentlichen begründet. Der Kläger hat auch Vergütungsansprüche für die Zeit vom 20. August 1999 bis zum 31. Dezember 2003.

110

Das Landgericht hält Vergütungsansprüche aus der Zeit bis zum 31. Dezember 2003 für verfallen. Es hat hierzu ausgeführt, die hier streitigen Ansprüche seien von der Verfallsklausel des § 13.9 aus dem Dienstvertrag erfasst. Soweit Rechtsprechung und Literatur grundsätzlich verlangten, dass der Ausschluss auch von Ansprüchen aus dem ArbEG einer ausdrücklichen Regelung bedürfe, gelte das im vorliegenden Fall nicht, weil sich die Vergütungsansprüche des Klägers als seinerzeitiger Geschäftsführer nicht unmittelbar aus dem ArbEG selbst, sondern kraft individualvertraglicher Regelung aus dem Dienstvertrag ergäben. Dem kann nicht beigetreten werden.

111

Durch die Verweisung auf die Vergütungsregelung des ArbEG im Dienstvertrag haben die Vertragsparteien den Kläger insoweit einem Arbeitnehmer gleichgestellt. Das trägt dem Umstand Rechnung, dass ein Fremdgeschäftsführer, wie es der Kläger war, im Verhältnis zur ihn anstellenden Gesellschaft in einem ähnlichen sozialen Abhängigkeitsverhältnis stand wie ein Arbeitnehmer, indem sein Angestelltenverhältnis kündbar und er zu Diensten verpflichtet war, der Treuepflicht und einem Wettbewerbsverbot unterlag und je nach Höhe seines Gehaltes auch wirtschaftlich von der Dienstherrin abhängig ist; auch die Fürsorgepflicht können Fremdgeschäftsführer grundsätzlich in Anspruch nehmen (vgl. BGHZ 49, 30 = NJW 1968, 396 betr. Unverzichtbarkeit des Zeugnisanspruchs nach § 630 BGB; Palandt/Putzo, BGB, 67. Auflage, § 630 Rdnr. 1). Infolgedessen gelten durch die vertragliche Gleichstellung nicht nur die im ArbEG und den Richtlinien niedergelegten Grundsätze zur Vergütungsberechnung, sondern auch die qualifizierten Anforderungen an eine Verfallbarkeit seiner Ansprüche auf Erfindervergütung. Dass die Beklagte dem Kläger durch eindeutigen Hinweis die Tragweite der Verfallklausel und ihre Geltung auch für die Erfindervergütung vor Augen führt, ist ihr durchaus zuzumuten, zumal in aller Regel solche Verfallklauseln erst aus Anlass der Beendigung eines Dienstverhältnisses vereinbart werden, hier die Vereinbarung aber schon bei der Begründung des Dienstverhältnisses erfolgt ist. Spätestens im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden hätte die Beklagte den Kläger deshalb darauf aufmerksam machen müssen, dass Erfindervergütungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung verfallen. Dass sie dies zunächst auch selbst so gesehen hatte, zeigen ihre Schreiben aus der Zeit nach seinem Ausscheiden (vgl. u.a. CBH 22).

112

Der Kläger hat nicht nur für die Zeit von der durch das Schreiben vom 18. Mai 2001 veranlassten Überleitung der Erfindung auf die Beklagte an, sondern bereits für Nutzungen der Erfindung von deren Kenntnis an. Die Beklagte ist auch dafür vergütungspflichtig, dass sie an der Erfindung Nutzungsmöglichkeiten wahrgenommen hat, welche sie nur aufgrund des Dienstverhältnisses zum Kläger und der im Rahmen dieses Verhältnisses gemachten Diensterfindung erhalten konnte, die ihr als Dienstherrin mangels ordnungsgemäßer Inanspruchnahme oder Übertragung der Diensterfindung jedoch nicht zugewiesen waren. Das auf diese Weise Erlangte muss sie deshalb als auf Kosten auch des Klägers erfolgte ungerechtfertigte Bereicherung herausgeben. Diese Verpflichtung beschränkt sich nicht auf Benutzungshandlungen, die nach der Erteilung des Patentes oder der Eintragung des Gebrauchsmusters begangen wurden. Denn die besondere Ausgestaltung, die das Recht auf das Patent und das Gebrauchsmuster durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen erfahren hat, führt dazu, dass der Arbeitgeber, der keine Rechte an der Diensterfindung erworben hat, jedenfalls seit einer Schutzrechtsanmeldung, aus der sich ergibt, dass er, wie es das Gesetz verlangt, umfassend über diese informiert ist, sich mit deren Nutzung im Widerspruch zu deren gesetzlicher Zuweisung setzt. Diese Kenntnis hatte die Beklagte ausweislich ihres Überleitungsschreibens am 20. August 1999 erlangt. Von diesem Zeitpunkt geht auch der Kläger im Grundsatz aus (vgl. S. 4, 7, 9 und 12 seiner erstinstanzlichen Replik vom 28. November 2006; Bl. 34, 37, 39 und 42 d.A. sowie S. 7 seiner Anschlussberufungsschrift vom 30. Oktober 2007, Bl. 220 d.A.).

113

Der Verurteilung zur Auskunft ab diesem Tag steht auch der Umstand nicht entgegen, dass die Lizenzaustauschvereinbarung erst am 16. Mai 2005 in Kraft getreten ist. Um seine Vergütungsansprüche nunmehr abschließend berechnen zu können, hat der Kläger ein Interesse daran zu erfahren, ob und in welchem Umfang die Beklagte weitere Benutzungshandlungen vorgenommen hat; aus dem Vorbringen der Beklagten ist auch nicht eindeutig zu entnehmen, dass sie geltend machen will, weitere Benutzungen nicht vorgenommen zu haben; insbesondere hat sie keine diesbezüglichen Angaben zum Zwecke der Auskunftserteilung gemacht.

114

Um die Ihm erteilten Auskünfte auf ihre Richtigkeit und Plausibilität überprüfen zu können, hat der Kläger für den gesamten von der Berufung und der Anschlussberufung erfassten Benutzungszeitraum auch Anspruch auf Angabe der Nahmen und Anschriften der Lizenznehmer, der Abnehmer, der Kaufvertragsparteien etc.

115

III.

116

Als im Berufungsverfahren unterlegene Partei hat die Beklagte nach §§ 92 Abs. 2 ZPO, 97 Abs. 1 ZPO die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen; dass sie für einen 10 Tage länger dauernden Zeitraum Auskunftsansprüche erhoben hat, war eine lediglich geringe Zuvielforderung des Klägers, die keine besonderen Mehrkosten verursacht hat.

117

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

118

Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen; als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Entscheidung des Revisionsgerichts nach § 543 Abs. 2 ZPO.

119

R1 R2 R3