Oberlandesgericht Düsseldorf, I-2 U 183/98

G r ü n d e :

Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem am 13. September 1990 angemeldeten, u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent 0 433 xxx (Klagepatent). Das Klagepatent betrifft ein "Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummibahn". Es umfasst drei Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautete in der erteilten Fassung :

"Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummibahn, in dem man der noch ungehärteten Gummimasse , vor der Vulkanisation , eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung beimischt, wobei man eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm wählt bei einer Dosierung von 1 – 4 Gew. % bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, und wobei man anschließend das Gemisch ausvulkanisiert."

Die Beklagte hat das Klagepatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen In diesem Verfahren hat der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshof durch Urteil vom 24. September 2003 (Anlage CC 1) das Klagepatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass sein Patentanspruch 1 die folgende Fassung erhalten hat, auf die sich die Patentansprüche 2 und 3 zurückbeziehen:

"Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfahrensschritten:

- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisation eine Fraktion vulka- nisierten, zerkleinerten Materials mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleich- mäßiger Verteilung beigemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgrö- ße des Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm in einer Menge von 1 – 4 Gew. % bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht aufweist,

- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert

- und anschließend ausvulkanisiert,

- so dass die hergestellte Gummibahn blasenfrei ist."

Die Beklagte zu 1) bringt , ohne entgegen der Feststellung des Bundesgerichtshofes auf Seite 11 seines Urteils vom 30. September 2003 – Az: X ZR 114/00 - zugleich Hersteller dieser Produkte zu sein, unter der Bezeichnung "X1" Bodenbeläge in verschiedenen Ausführungsvarianten in den Verkehr, u.a. unter der Bezeichnung "X2". - Der Beklagte zu 2) war früher Geschäftsführer der Beklagten zu 1). Er ist seit dem 1. März 2000 nicht mehr Geschäftsführer der Beklagten zu 1) und seither auch nicht mehr bei ihr beschäftigt (vgl. Schriftsatz der Beklagten vom 11. Juli 2005 – Bl. 326 GA).

Die Klägerin behauptet, dass der Bodenbelag "X2" nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt worden sei. Bei dem Bodenbelag der Beklagen sei eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7mm ± 0,1 mm gewählt worden und eine Dosierung von 1 -4 Gew. % bezogen auf das Gesamtmischungsverhältnis. Sie trägt außerdem vor, ihre Analysen des angegriffenen Bodenbelages hätten ergeben, dass (nur) mindestens 65 Gew. % des Einstreukorns eine Partikelgröße von 0,6 mm bis 0,8 mm habe und höchstens 35 Gew. % außerhalb dieses Bereichs liege, wobei die Größe dieser Partikel bis zu 1,8 mm und unterhalb von 0,6 mm betrage, und die mindestens 65 Gew. % von Partikeln mit einer Größe von 0,7 mm ± 0,1 mm einen Mengenanteil von mindestens 1,2 Gew.% und höchstens 2 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht und die beigemischten Partikeln insgesamt nicht über 4 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht ausmachten. Das bei der Herstellung der angegriffenen Bodenbeläge angewandte Verfahren sei jedenfalls mitursächlich dafür, dass die zunächst hergestellten Gummibahnen im Sinne der Erfindung "blasenfrei" seien. Da der Begriff "blasenfrei" auch Gummibahnen umfasse, die auf einen Quadratmeter 2 Blasen aufwiesen, stehe der Vortrag der Beklagten zu den Gummiblasen, die bei der Herstellung der angegriffenen Bodenbeläge entstünden, der Verwirklichung des Patentanspruches 1 des Klagepatents nicht entgegen.

Die Beklagten machen demgegenüber geltend, dass die von ihnen als Ausgangsstoff eingesetzte "noch ungehärtete" Gummimasse aufgrund ihrer Mischung und ihres Her-

stellungsvorgangs nicht zur Blasenbildung neige. Die zur Herstellung des angegriffenen Bodenbelags eingesetzte noch ungehärtete Gummimasse weise einen Anteil von ca. 30 % eines Synthese-Kautschuks (Styrol-Butadien-Kautschuk/Styrol Butadien-Copolymer bzw. Acrylnitril-Butadien-Kautschuk/Styrol-Butadien-Copolymer) und einen Anteil von 56 % von gefällter Kieselsäure, Kaolin und gefällter Kreide als "Filler" auf. Der Gummimasse sei kein Plastizier beigemischt. Dieser noch ungehärteten Gummimasse würden vulkanisierte, zerkleinerte Kautschukpartikel lediglich aus optischen Gründen zur Erzeugung eines bestimmten Erscheinungsbildes des fertigen Belages beigemischt, ohne dass dies zu einer Blasenfreiheit oder auch nur zu einer geringeren Blasenneigung der Gummibahn führe. Ohne die Zugabe dieser vulkanisierten, zerkleinerten Kautschukpartikel würden bei einer Kalandrierung und anschließender Vulkanisierung Gummibahnen entstehen, die 0,074 Blasen pro m² aufwiesen, während die Gummibahnen der in Rede stehenden angegriffenen Produkte X2, bei denen der ungehärteten Gummimasse vulkanisierte, zerkleinerte Kautschukpartikel beigefügt worden seien, erheblich mehr Blasen aufwiesen, nämlich 0,148 Blasen pro m² (vgl. Schriftsatz vom 15. Juni 2004 Seite 4 – Bl. 227 GA). - Die Partikelgröße der vulkanisierten, zerkleinerten Kautschukpartikel, die bei dem angegriffenen Bodenbelag der ungehärteten Gummimasse zugegeben würden, liege auch nicht in dem durch den Patentanspruch 1 des Klagepatents vorgegebenen Bereich. Wenn das Klagepatent in seinem Anspruch 1 davon spreche, dass der ungehärteten Gummimasse eine Fraktion des vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregelmäßiger Grundstruktur beigemischt werde, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm aufweise, dann rechne der Fachmann angesichts der von Klägerin zutreffend beschriebenen Analyse mit zwei Sieben und angesichts der erfindungsgemäß unregelmäßigen Grundstruktur der Partikel in dieser Materialfraktion damit, dass sich dort in geringem Umfang auch Partikel befänden, die zwar schlanker, aber länger seien als die Maschenweite von 0,8 mm und in einem vernachlässigbaren Umfang dort auch Partikel vorhanden seien, die kleiner als 0,6 mm seien. Ein Fachmann rechne jedoch nicht damit , dass ein so gekennzeichnetes Material – wie das bei der Herstellung des angegriffenen Bodenbelags eingesetzte Material - in erheblichem Umfang Partikel enthalte, die größer, geschweige denn erheblich größer seien als 0,8 mm. Nach dem Verständnis des Fachmanns liege der Streuanteil insgesamt weit unter 5 %. - Schließlich handele es sich bei dem angegriffenen Bodenbelag auch deshalb nicht um ein unmittelbares Ver-

fahrenserzeugnis nach dem Anspruch 1 des Klagepatents, weil es sich bei dem angegriffenen Bodenbelag um Fliesen und nicht um Gummibahnen handele. Es seien zu diesem Zweck über die zur Herstellung der Gummibahnen erforderlichen Verfahrensschritte hinaus weitere Konfektionsmaßnahmen ergriffen worden. So seien nach dem Kaldandrieren, aber vor dem Vulkanisieren die Oberseiten der Bahnen abgeschliffen worden und zusätzlich nach dem Vulkanisieren auch die Unterseiten. Die hergestellten Gummibahnen seien dann bereits im Herstellungswerk in Luxemburg zu Fliesen zugeschnitten worden, wobei blasenbehaftete Fliesen aussortiert worden seien.

Das Landgericht hat die Klage, mit der die Klägerin von den Beklagten Unterlassung und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten verlangt, abgewiesen (vgl. Bl. 87 – 98 GA). Der Senat hat die dagegen eingelegte Berufung der Klägerin mit Urteil vom 11. Mai 2000 zurückgewiesen (vgl. Bl. 189 – 203 GA). Auf die Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 30. September 2003 das Urteil des Senats vom 11. Mai 2000 aufgehoben und den Rechtsstreit zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen (vgl. Bd II. Bl. 45 – 50).

Die Klägerin beantragt, wobei sie entsprechend ihrer Ankündigung im Schriftsatz vom 29. Juli 2005 Seite 11 (Bl. 346 GA) die Klageanträge ohne Bezug auf die Benutzungshandlung des "Herstellens" stellt,

auf ihre Berufung das Urteil der 4 Zivilkammer des Landgericht Düsseldorf vom 24. November 1998 abzuändern und die Beklagten zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle bis insgesamt zu 2 Jahren, wobei Ordnungshaft im Hinblick auf die Beklagte zu 1) an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlas- sen,

Gummibodenbeläge

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

die durch ein Verfahren hergestellt sind, in dem der noch ungehärteten Gummimasse eine Fraktion vulkanisierten Materials, in räumlich gleichmä- ßiger Verteilung, in einer Menge von 1 – 4 Gew. %, bezogen auf das Ge- samtmischungsgewicht , beigemischt wird, wobei das beigemischte vulka- nisierte Material zerkleinert ist, eine durch Siebanalyse ermittelbare Parti- kelgröße von 0,7 mm ± 0,1 mm aufweist und eine unregelmäßige Grund- struktur hat, das so erhaltene Gemisch kalandriert und anschließend aus- vulkanisiert wird, so dass die hergestellte Gummibahn blasenfrei ist,

2. ihr darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1. bezeich- neten Handlungen seit dem 22. Dezember 1990 begangen haben, und zwar unter Angabe,

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Na- men und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesit- zer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, - zei- ten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und An-

schriften der Abnehmer, c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zei- ten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und An- schriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung , aufgeschlüsselt nach Werbeträgern , deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- kosten und des erzielten Gewinns,

wobei

- sich die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Zeit vor dem 1. Mai 1993 auf Handlungen in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 2. Oktober 1990 bestehenden Grenzen beschränkt,

- sich ferner die Verpflichtung des Beklagten zu 2) zur Rechnungslegung

auf die bis zum 29. Februar 2000 begangenen Handlungen beschränkt,

- den Beklagten vorbehalten bleibt die Namen und Anschriften der nicht- gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin ei- nem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwie- genheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen, und verpflich- ten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

II. festzustellen, dass

1. die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in der Zeit vom 1. Juli 1995 bis zum 29. Februar 2000 und der Patentinhaberin durch die in der Zeit vom 22. Dezember 1990 bis zum 30. Juni 1995 begangenen zu I.1. bezeichne- ten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit vor dem 1. Mai 1992 auf Handlungen in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 2. Oktober 1990 bestehenden Grenzen beschränkt,

2. die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die seit dem 1. März 2000 begangenen, zu I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagten beantragen,

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsniederschriften des Landgerichts Düsseldorf und des Senats Bezug genommen.

Der Senat hat nach der Zurückverweisung durch den Bundesgerichtshof und ergänzenden Vortrag beider Parteien Beweis durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens sowie durch mündliche Anhörung des Sachverständigen erhoben (vgl. Hinweisbeschluss vom 7. Oktober 2004/Bl. 283 – 291 GA in Verbindung mit den Beschlüssen vom 28. Februar 2005 /Bl. 307/308 GA und vom 27. Juni 2007/Bl. 449 ff GA).

Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das von Prof. Dr.-Ing. M erstellte und als Anlage zu den Gerichtsakten genommene schriftliche Gutachten vom 8. September 2006 sowie im Hinblick auf die mündliche Anhörung des Sachverständigen auf die Sitzungsniederschrift vom 25. Oktober 2007 (Bl. 449 ff GA) verwiesen.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach dem Ergebnis der in der Berufungsinstanz nach Aufhebung des Senatsurteils vom 11. Mai 2000 und Zurückverweisung des Rechtsstreits an den Senat durch Urteil des Bundesgerichtshofes vom 30. September 2003 durchgeführten Beweisaufnahme lässt sich nicht feststellen, dass es sich bei dem mit der Klage angegriffenen Bodenbelag der Beklagten um ein Erzeugnis handelt, das im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patentanspruches 1 des Klagepatents ist, unmittelbar hergestellt worden ist. Dies gilt allein schon deshalb, weil der Gegenstand des Patentanspruches 1

des Klagepatents, in der Fassung, die dieser Anspruch durch Urteil des Bundesgerichtshofes vom 24. September 2003 (Anlage CC 1) im Wege der Teilvernichtung erfahren hat, die Herstellung einer "blasenfreien" Gummibahn voraussetzt, der angegriffene Bodenbelag in Form von Fliesen jedoch nicht im Wege der Herstellung einer "blasenfreien", sondern lediglich mittels einer "blasenarmen" Gummibahn hergestellt worden ist, was jedoch nicht mehr dem Schutzbereich des Patentanspruches 1 des Klagepatents in der geltenden Fassung unterfällt.

Die technische Lehre des Patentanspruches 1 des Klagepatents in der teilvernichteten Fassung gemäß dem Urteil des Bundesgerichthofes vom 24. September 2003 (Anlage CC 1) betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien kalandrierten Gummibahn.

Das Klagepatent bezeichnet es als üblich, zur Herstellung von Elastomer-Bahnenwerkstoffen und von bahnenförmigen Dichtungsmaterialien im Kalandrierverfahren einen Rohling entsprechender Dicke herzustellen und diesen sodann einem kontinuierlichen Vulkanisationsprozess zu unterziehen. Dabei – so die Klagepatentschrift – entstehe jedoch kein blasenfreier Rohling, weil sich im Kalandrierverfahren vorgebildete Blasen in der Rohlingsbahn im Fertigerzeugnis nachteilig bemerkbar machten; insbesondere träten Ausschuss und Fehlerstellen auf, die bei Flachdichtungen die Funktionsfähigkeit gefährdeten.

Durch das Klagepatent soll demgegenüber ein Verfahren zur Verfügung gestellt werden, mit dem ohne sonstige Qualitätsverluste blasenfreíe kalandrierte Gummibahnen hergestellt werden können (Beschreibung S. 2, Zeilen 24 – 27).

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der im Nichtigkeitsverfahren neugefasste Patentanspruch 1 folgendes Verfahren vor:

Der noch ungehärteten Gummimasse wird beigemischt

(1.1) eine Fraktion vulkanisierten Materials

(1.2) in räumlich gleichmäßiger Verteilung

(1.3) in einer Dosierung von 1 – 4 Gew.% , bezogen auf das Gesamtmischungs- gewicht,

Das beigemischte vulkanisierte Material (2.1) ist zerkleinert, (2.1.1) weist eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße von 0,7 mm ± 0,1 mm auf und

(2.2) hat eine unregelmäßige Grundstruktur.

Das so erhaltene Gemisch

(3.1) wird kalandriert

(3.2) und anschließend ausvulkanisiert, (3.3) so dass die hergestellte Gumnmibahn blasenfrei ist.

Diese Merkmalsgliederung folgt im Wesentlichen der Merkmalsgliederung des Bundesgerichtshofes im Urteil vom 30. September 2003 Seite 6, wobei lediglich im Merkmal 2.1.1 die auch im aufrecht erhaltenen Patentanspruch 1 enthaltenen Worte "durch Siebanalyse ermittelbare" hinzugefügt worden sind. Die Frage, ob die Weglassung dieser Worte sowohl in der Merkmalsgliederung des aufrecht erhaltenen Patentanspruches 1 in dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 30. September 2003 als auch in der Merkmalsgliederung des erteilten Patentanspruches 1 in dem im Nichtigkeitsverfahren betreffend das Klagepatent ergangenen Urteil des Bundesgerichtshofes vom 24. September 2003 bedeuten soll, dass nach Auffassung des Bundesgerichtshofes der durch die Klagepatentschrift angesprochene Fachmann dieser näheren Beschreibung der Partikelgröße für das in Rede stehende Verfahren keinerlei Bedeutung zumisst, kann, da es für die hier zu treffende Entscheidung auf dieses Merkmal nicht entscheidend ankam, auf sich beruhen.

Die im Wege der Teilvernichtung aufrecht erhaltene Fassung des Patentanspruches 1 des Klagepatents unterscheidet sich von der erteilten Fassung des Patentanspruches 1 (vgl. hierzu die Darstellung oben unter Ziffer I. dieser Gründe) dadurch, dass sie weitere Angaben zu Merkmalen der anspruchsgemäßen Problemlösung macht. Sie enthält den

weiteren Verfahrensschritt des Kalandrierens des Gemisches vor dem Ausvulkanisieren sowie insbesondere eine Festlegung dahin, dass das Verfahrenserzeugnis, die Gummibahn, infolge der Durchführung des Verfahrens blasenfrei ist. Mit der Formulierung "so dass" im Zusammenhang mit der Beschreibung des durch das patentgemäße Verfahren zu erhaltenden Erzeugnisses wird danach zum Ausdruck gebracht, dass das Erzeugnis maßgeblich zumindest auch auf diesen Maßnahmen beruhen muss; dass die weiteren Maßnahmen jedenfalls im Sinne nicht hinweg zu denkender Bedingungen für die Blasenfreiheit mitursächlich sein müssen. Daraus folgt, dass Verfahrenserzeugnisse, die ohne Anwendung der in den Merkmalsgruppen 1 und 2 gelehrten Maßnahmen, nämlich einer näher beschriebenen Beimischung eines näher definierten Materials, blasenfrei sind, nicht ein Verfahren benutzen, das Gegenstand von Patentanspruch 1 des Klagepatents ist.

Dabei kann aus dem Umstand, dass aus einer ungehärteten Gummimasse im Wege des Kalandrierens und anschließenden Ausvulkanisierens eine blasenfreie Gummibahn hergestellt wird, nicht, wie die Beweisaufnahme ergeben hat, zwingend darauf geschlossen werden, dass die in den Merkmalsgruppen 1 und 2 genannten Maßnahmen bei der Herstellung Anwendung gefunden haben müssen. So führt der gerichtliche Sachverständige, Herr Prof. Dr.- Ing. M, der auch für den Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsverfahren betreffend das Klagepatent als Sachverständiger tätig war, auf Seite 32 seines Gutachtens im Einzelnen aus, dass zahlreiche andere Maßnahmen als die erfindungsgemäßen Maßnahmen denkbar seien, um zu blasenfreien Gummibahnen zu kommen, und er erläutert auf Seite 31 seines Gutachtens, dass es auch ungehärtete Gummimassen gebe, aus denen Gummibahnen im Wege des Kalandrierens hergestellt werden könnten, die von vornherein nicht zur Blasenbildung neigten.

Solche ungehärteten Gummimassen werden, sofern die erfindungsgemäßen Verfahrensschritte nicht mitursächlich für die Blasenfreiheit der im Wege des Kalandrierens und anschließenden Ausvulkanisierens hergestellte Gummibahn sind, von dem Merkmal 1 nicht erfasst. Die Aufgabenformulierung in der Klagepatentschrift spricht denn auch davon , das angestrebte Ziel "ohne entscheidende Eingriffe in die Natur der Mischung" zu erzielen, wobei der Fachmann unter Eingriffen in die Natur der Mischung solche versteht, mit denen die Zusammensetzung der Mischung mit dem Ziel verändert wird, auf diese

Weise Blasenfreiheit zu erzielen (vgl. Gutachten des Sachverständigen Seite 22). So kann grundsätzlich ein hoher Füllstoffgehalt der ungehärteten Gummimasse, und zwar ein Füllstoffgehalt, der deutlich von demjenigen in den Beispielen der Klagepatentschrift abweicht, dafür sprechen, dass sich die Mischung so viskos gegen Scherung im Kalanderspalt verhält, dass der dadurch gesteigerte maximale Druck das Übertreten der Blasen aus dem Knet in den Rohling verhindert, so dass letzterer blasenfrei ist (vgl. Seite 30 des Gutachtens des Sachverständigen). Doch lässt sich darüber, ob dies der Fall ist, nur dann eine verlässliche Aussage treffen, wenn feststeht, woraus die ungehärtete Gummimasse insgesamt, d. h. zu 100% und nicht nur zum Beispiel zu 86%, zusammengesetzt ist, da die mit einem hohen Füllstoffgehalt verbundenen Viskositätsverhältnisse nämlich durch andere Bestandteile der ungehärteten Gummimasse wieder kompensiert sein können.

Die angesprochenen Eingriffe in die Natur der Mischung will das Klagepatent nicht vornehmen, weil – wie der Fachmann weiß – dies mit wirtschaftlichen Nachteilen und qualitätsvermindernden Einflüssen auf das Produkt verbunden sein kann, wie sich aus Seite 31 des Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen ergibt. Es schlägt vielmehr vor, (stattdessen) die in den Merkmalsgruppen 1 und 2 näher beschriebenen Maßnahmen zu ergreifen.

Durch die Einfügung des Merkmals 3.3 in den Patentanspruch 1 im Wege der Teilvernichtung ist aber nicht nur zum Ausdruck gebracht worden, dass die erfindungsgemäßen Maßnahmen zumindest mitursächlich sein sollen für das dort genannte Ergebnis, sondern auch, dass der Prozess des Kalandrierens so zu führen ist, dass die kalandrierten Bahnen aus ungehärteter Gummimasse mit darin suspendierten Partikeln aus gehärteter Gummimasse blasenfrei sein müssen (vgl. auch Seite 21 des Gutachtens des Sachverständigen). Das Ergebnis soll eine "blasenfreie" Gummibahn sein , also eine Gummibahn, die im Wortsinne frei von Blasen ist, womit entgegen der Auffassung der Klägerin durchaus eine absolute Blasenfreiheit gemeint ist.

Dabei ist zunächst darauf zu verweisen, dass der Bundesgerichthof in seinem Urteil vom 24. September 2003 (Anlage CC 1), mit welchem er den Patentanspruch 1 des Klagepatents durch die Einfügung des Merkmals 3.3 in den Anspruch teilvernichtet hat, durchaus

zwischen "blasenfrei" und "blasenarm" unterschieden hat , um im Patentanspruch 1 mit dem Merkmal 3.3 die Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, um das erfindungsgemäße Ziel zu erreichen, so zu charakterisieren, dass sie in der Weise auszuführen sind, dass mit ihnen eine "blasenfreie" und nicht nur eine "blasenarme" Gummibahn hergestellt wird.

In seinem im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteil definiert der Bundesgerichtshof den Begriff der Blasenfreiheit auf Seite 7 unten /Seite 8 oben unter Bezugnahme darauf, dass die Beschreibung der Klagepatents erläuternd angebe, systematische Versuche hätten überraschenderweise ergeben, dass bei Einhaltung der im Patentanspruch 1 angegebenen Grenzen ein Optium an Blasenfreiheit in der Elastomerbahn erreicht werde. Ein Optimum an Blasenfreiheit ist jedoch die völlige Blasenfreiheit oder, um solche Pleonasmen zu vermeiden, schlicht die Blasenfreiheit. Dass dies mit der Einfügung des Merkmals 3.3 im Wege der Teilvernichtung auch tatsächlich gemeint ist und nicht nur eine Blasenarmut, machen weitere Ausführungen in diesem Urteil des Bundesgerichtshofes deutlich. So heißt es gegenüber dem von der Nichtigkeitsklägerin erhobenen Einwand der zu großen Anspruchsbreite auf Seite 11 oben des Urteils, dass dieser Angriff auch deshalb sachlich nicht berechtigt erscheine, weil nach den von der Klägerin (gemeint ist die Klägerin des Nichtigkeitsverfahrens) nicht widerlegten Ausführungsbeispielen jedenfalls eines zu einer blasenfreien und mehrere zu deutlich blasenärmeren Bahnen führten. Der Bundesgerichtshof sieht an dieser Stelle also nur eines der Ausführungsbeispiele als eines an, welches zu einer blasenfreien Bahn im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre führt, während er in anderen Ausführungsbeispielen nur "deutlich blasenärmere" Bahnen verwirklicht sieht. - Dem entsprechen schließlich auch die Ausführungen des Bundesgerichtshof auf Seite 9 seines im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteils , in denen es heißt, dass es auf die Ausführungen der Klägerin nicht ankomme, nur einer der in der Beschreibung angegebenen Versuche führe mit den dort angegebenen Parameter zu einer blasenfreien Bahn, weil es für die Bejahung der Ausführbarkeit ausreiche , wenn lediglich ein gangbarer Weg zum Ausführen der Erfindung offenbart werde. Der Bundesgerichtshof widerspricht a.a.O. der Nichtigkeitsklägerin nicht, dass nur einer der in der Beschreibung angegebenen Versuche zu einer blasenfreien Bahn führe, und verweist nicht etwa darauf, dass unter Blasenfreiheit auch die Anwesenheit von 2 Blasen pro m² zu verstehen sei , wie dies die Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit geltend macht, und daher

durchaus mehrere in der Beschreibung der Klagepatentschrift angegebene Versuche zu einer im Sinne des Patentanspruches 1 des Klagepatents blasenfreien Bahn führten. Insoweit spricht der Bundesgerichtshof vielmehr, wie bereits ausgeführt, auf Seite 11 seines Urteils nicht von "blasenfreien", sondern von "deutlich blasenärmeren" Bahnen. Der vom Bundesgerichtshof aufrechterhaltene Patentanspruch 1 stellt in Merkmal 3.3 jedoch gerade nicht auf bloß "blasenarme", sondern auf "blasenfreie" Gummibahnen ab.

Der durch die Klagepatentschrift angesprochene Fachmann versteht den Patentanspruch 1 mit dem Merkmal 3.3 angesichts seines Wortlautes unter Heranziehung der Beschreibung der Klagepatentschrift und im Lichte der Ausführungen des Bundesgerichtshofes zur Teilvernichtung dahin, dass die kalandrierten Gummibahnen beliebig großer Fläche frei von Blasen sind. Nach dem Anspruchswortlaut, auf den maßgeblich abzustellen ist, wobei Beschreibungsteile nicht zu einer Einengung , aber auch nicht zu einer Erweiterung des Anspruchswortlautes führen dürfen (vgl. die jüngeren Entscheidungen des Bundesgerichtshofes "Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung"/GRUR 2004, 1023 - 1025 und "Ziehmaschinenzugeinheit"/GRUR 2007, 778 - 780), sind die erfindungsgemäßen Maßnahmen so auszuführen, dass die mittels dieser Maßnahmen hergestellte Gummibahn blasenfrei, d. h. frei von Blasen, ist.

Im Übrigen wird auch durch die Beschreibung der Klagepatentschrift, dass sich unmittelbar bereits aus dem Wortsinn ergebende vorgenannte Verständnis von "blasenfrei" be-stätigt Die in der Beschreibung insoweit gebrauchten Begriffe machen nämlich deutlich, dass es in der Tat darum geht, den Prozess des Kalandrierens so zu führen, dass die kalandrierten Bahnen aus ungehärteter Gummimasse mit darin suspendierten Partikeln aus gehärteter Gummimasse blasenfrei und nicht nur blasenarm sind. So spricht, worauf auch der gerichtliche Sachverständige zutreffend auf Seite 37 seines Gutachtens hinweist, die Patentschrift insoweit auf Seite 2, Zeile 25 von "blasenfreier Rohling", in Zeile 34 von "Optimum an Blasenfreiheit", in Zeile 42 von "völliger Blasenfreiheit" und in Zeile 45 von "beste Ergebnisse bzgl. Blasenfreiheit". Auf Seite 5, Zeile 28 der Klagepatentschrift ist von der "Erzielung eines blasenfreien Materials" die Rede und auf Seite 6, Zeile 17 wird der beschriebene Effekt einer blasenfreien Bahn nur für das Beispiel reklamiert in dem keine Blasen festgestellt werden. Schließlich spricht die Klagepatentschrift auf Seite 6, Zeile 23 von der "Herstellung einer blasenfreien kalandrierten Gummibahn".

Der Fachmann wird bei seiner Auslegung des Merkmals "blasenfrei" auch berücksichtigen, dass die in der Klagepatentschrift beschriebenen Versuche unter anderem mit dem vom Patentanspruch 1 nicht erfassten Versuch L einen Versuch beschreiben, bei dem die Beimischung einer Fraktion gehärteten Materials einer mittleren Teilchengröße von 1,5 mm ebenso wie der Versuch F , welcher mit einer Beimischung gehärteten Materials mit einer in den Patentanspruch 1 fallenden mittleren Partikelgröße von 0,7 mm arbeitet, bereits zu bloß 2 Blasen pro m² führt. Gleichwohl wird der Weg des Versuches L nicht als bereits zu einer "blasenfreien" Bahn führend im Patentanspruch 1 beansprucht.

Aber die Klagepatentschrift bezeichnet auch das Ergebnis des Versuches F mit 2 Blasen nicht als blasenfrei, sondern im Beispiel 1 nur den Versuch G gemäß den Tabellen 1 und 2, wie Seite 5, Zeilen 28,29 der Klagepatentschrift entnommen werden kann, und im Beispiel 2 nur die Versuche mit einer Menge von 3% gemäß Tabelle 4, wie sich aus Sei-te 6, Zeilen 15 bis 18 ergibt.

Der durch die Klagepatentschrift angesprochene Fachmann wird im Übrigen den Begriff "blasenfrei", wobei darauf hinzuweisen ist, dass von dem erfindungsgemäßen Verfahren auch solche erfasst sind, bei denen es darum geht, bahnenförmige Dichtungsmaterialien herzustellen (vgl. Seite 2, Zeilen 5/6 der Klagepatentschrift), auch deshalb als im Wortsinne frei von Blasen verstehen, weil der Kunde keine blasenbehaftete Ware akzeptiert und weil es überdies für die Produktion äußerst unwirtschaftlich ist, blasenbehaftete Bahnen so zu konfektionieren, dass nur die blasenfreien Teilbereiche an Kunden weitergegeben werden (vgl. Seite 32 unten des Sachverständigengutachtens). Bei seiner Anhörung hat der gerichtliche Sachverständige dies noch einmal in lebensnaher Ausdrucksweise verdeutlicht und ausgeführt, der Hersteller wolle Blasenfreiheit, da er nicht drei Leute hinten am Band stehen haben wolle, die dann etwaige einzelne Fliesen, die aus den Bahnen ausgeschnitten würden, sich erst einmal ansehen müssten. Der Hersteller wolle nicht eine extra Qualitätskontrolle hinterher schalten und auch keinen Ausschuss produzieren (vgl. Seite 2 der Sitzungsniederschrift vom 25. Oktober 2007).

Der durch die Klagepatentschrift angesprochene Fachmann hat daher keine Veranlassung den Begriff "blasenfrei" in Merkmal 3.3 des Patentanspruches 1 zu relativieren und

ihn mit dem Begriff "blasenarm" gleichzusetzen (so auch der Sachverständige; vgl. unter anderem Seite 42 seines Gutachtens sowie die Seiten 1,4 und 6 der Sitzungsniederschrift vom 25. Oktober 2007).

Die gegenteilige Auffassung der Klägerin, der Begriff "blasenfrei" umfasse auch eine geringe Blasenbildung, findet in der Klagepatentschrift und auch im Nichtigkeitsurteil des Bundesgerichtshofes keinen Niederschlag. Wie der Sachverständige auf Seite 37 seines Gutachtens zu Recht angemerkt hat, wäre "Blasenfreiheit", wenn sie auch eine Blasenarmut umfassen sollte, nicht quantifiziert, und der Fachmann hätte sie je nach Verwendung der blasenbehafteten Produkte als Qualitätsmaß festzulegen. Für das fachmännische Verständnis des Begriffs "blasenfrei" kommt es aber gerade nicht darauf an, zu welchem Endzweck das Produkt "Gummibahn" schließlich eingesetzt wird und welche Qualitätsstandards bestimmte Hersteller mit Blick auf den Verwendungszweck der von ihnen schließlich aus der Gummibahn konfektionierten Produkte aufstellen (vgl. auch Sitzungsniederschrift Seiten 1 und 2). Die Klagepatentschrift betont ganz allgemein, dass sich in der Rohlingsbahn vorgebildete Blasen hinterher im Fertigerzeugnis nachteilig bemerkbar machen. Blasen – und zwar jegliche und nicht nur relativ viele - im Fertigprodukt führen nämlich, wie die Klagepatentschrift bemerkt, zu erhöhtem Ausschuss. Dieser kann je nach Endprodukt und nach Anzahl der Blasen pro m² relativ gering sein und nach der subjektiven Auffassung einzelner Hersteller vertretbar erscheinen. So kann Blasenarmut dann aus der subjektiven Sicht einzelner Hersteller und/oder Abnehmer hinnehmbar erscheinen, wenn das Fertigprodukt, die kalandrierten Bahnen, karomäßig zu Fliesen zerschnitten wird, weil entweder Billigware einzelne Blasen "verträgt" oder weil Karos mit sichtbaren Blasen ohne großen Aufwand ausgesondert werden können (vgl. Sitzungsniederschrift vom 25. Oktober 2007, Seite 14). Nach dem Verständnis des Fachmanns stellt das Klagepatent jedoch nicht auf die möglicherweise sehr unterschiedliche Interessenlage einzelner Hersteller und/oder Abnehmer ab, sondern es will Blasenfreiheit im wortwörtlichen Sinne erreichen. Die Klagepatentschrift weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es auch das Problem der Anwesenheit nicht erkannter Blasen (Klagepatentschrift Seite 2, Zeile 10), also von Blasen gibt, die nicht an der Oberfläche der kalandrierten Gummibahn und des fertigen Produkts sichtbar sind. Fehlerstellen, die auf solche Blasen zurückgehen, können die Funktions

fähigkeit von z.B. Flachdichtungen gefährden. Auch der Sachverständige hat auf Befragen betont, dass Gummibahnen, die für solche Dichtungen eingesetzt werden, absolut blasenfrei sein müssen, insbesondere, wenn toxische Substanzen führende Leitungen oder Behälter abgedichtet werden (vgl. Sitzungsniederschrift a.a.O.). Wie den mündlichen Ausführungen des Sachverständigen zu entnehmen ist, kann man zwar mit einem entsprechend großen technischen und personellen Aufwand auch einzelne versteckte Blasen finden (vgl. Sitzungsniederschrift Seiten 16, 17). Auch solche versteckten Blasen bedeuten jedoch aus der Sicht des Fachmanns und aus objektiver Sicht des Klagepatents erhöhten Ausschuss, den es zu vermeiden gilt. Das Klagepatent gibt dem Fachmann auch keinen Hinweis in der Richtung, dass "Blasenfreiheit" je nach Produkt zu relativieren wäre und z.B. bei "billigen" zu Fliesen zu schneidenden Fußbodenbelägen mit Blasenarmut bzw. mit "wenigen" nur an der Oberfläche sichtbaren Blasen gleichzusetzen wäre. Allenfalls könnte eine Relativierung des Begriffs "Blasenfreiheit" in Richtung einer bloßen Blasenarmut in Erwägung gezogen werden, wenn sich auch bei Befolgung der Lehre des Klagepatents praktisch keine Blasenfreiheit erzielen ließe, etwa auch bei Beachtung der Parameter des Beispiels G die Größe "Null"" nur bei einzelnen Quadratmetern erreichen ließe, nicht aber bei Bahnen von vielen Quadratmetern (vgl. Sitzungsniederschrift Seite 12). Davon kann aber auch nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen nicht die Rede sein. Vielmehr hat der Sachverständige bestätigt, dass die Befolgung der Lehre des Klagepatents die Erzeugung (vollständig) blasenfreier Bahnen ermöglicht und dass der Fachmann der Klagepatentschrift keinen Hinweis entnehmen kann, es könne allenfalls Blasenarmut erzielt werden (vgl. auch Sitzungsniederschrift Seiten 20, 21). Hiervon ist ersichtlich auch der Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsurteil ausgegangen.

2. Ausgehend von der dargestellten technischen Lehre des Patentanspruches 1 des Klagepatents kann nicht festgestellt werden, dass bei der Herstellung des angegriffenen Bodenbelags von dem erfindungsgemäßen Verfahren Gebrauch gemacht worden ist. Vielmehr ergibt sich aus dem eigenen Vorbringen der Klägerin, dass der Prozess des Kalandrierens bei der Herstellung des angegriffenen Bodenbelags nicht so geführt worden

ist, dass die kalandrierten Bahnen aus ungehärteter Gummimasse mit darin suspendierten Partikeln aus gehärteter Gummimasse blasenfrei waren. Vielmehr ist der Prozess des Kalandrierens so geführt worden, dass die Gummibahn im oben erläuterten Sinne blasenbehaftet war , wenn auch mit deutlich weniger als 2 Blasen pro m² , nämlich nach dem Vortrag der Beklagten, den sich die Klägerin zu eigen gemacht hat (vgl. Schriftsatz vom 6. August 2004 Seite 12 unten - Bl. 245 GA), mit 0,148 Blasen pro m² , was etwa einer Blase auf 7 m² entspricht.

Dass der Prozess des Kalandrierens bei der Herstellung des angegriffenen Bodenbelags so geführt worden ist, dass die kalandrierten Bahnen aus ungehärteter Gummimasse mit darin suspendierten Partikeln aus gehärteter Gummimasse mit 0,148 Blasen pro m² behaftet waren, ist der erfindungsgemäßen Verfahrensführung patentrechtlich nicht äquivalent. Völlig zu Recht führt der gerichtliche Sachverständige aus, dass eine äquivalente Interpretation des Begriffs "blasenfrei" im Sinne von "blasenarm" ausscheide (vgl. Seite 32 des Gutachtens). Abgesehen davon, dass der Patentanspruch 1 des Klagepatents den Fachmann dazu anhält, den Prozess des Kalandrierens so zu führen, dass die kalandrierten Bahnen blasenfrei und nicht bloß blasenarm sind, führt eine derartige Prozessführung des Kalandrierens abweichend vom Wortsinn des Anspruches 1 des Klagepatents dazu, dass der Hersteller gezwungen wird, in dem dem Kalandrieren und Vulkanisieren nachgeschalteten Konfektionsprozess die durch Blasen verursachten Fehler zu beseitigen. Damit ist jedoch ein Aufwand verbunden, der durch die erfindungsgemäße Prozessführung des Kalandrierens gerade vermieden wird.

Da somit bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform weder wortsinngemäß noch mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln von der Lehre des Patentanspruches 1 des Klagepatents in der teilvernichteten Fassung des Urteils des Bundesgerichthofes vom 24. September 2003 (Anlage CC 1) Gebrauch gemacht worden ist, war die Berufung der Klägerin gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1 ZPO.

Die Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Es bestand kein Anlass , gemäß § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und auch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht erfordert.

R1 R2 R3