1

T a t b e s t a n d :

2

Wegen des Sach- und Streitstandes wird zunächst auf den Tatbestand des in diesem Rechtsstreit ergangenen Urteils vom 26. Oktober 2000 Bezug genommen, mit dem der Senat die Berufung der Beklagten gegen das Teilurteil des Landgerichts vom 20. Mai 1999 zurückgewiesen hat, durch welches die Beklagte zur Rechnungslegung hinsichtlich ihrer Benutzungshandlungen betreffend die Erfindung gemäß dem – später widerrufenen – Deutschen Patent 37 12 619 (im folgenden: Streitpatent) verurteilt worden ist.

3

Auf die – zugelassene – Revision der Beklagten hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 6. Februar 2002 das Urteil des Senats vom 26. Oktober 2000 insoweit aufgehoben, als dieses dem Kläger einen Rechnungslegungsanspruch auch für die Zeit nach dem 5. August 1996 zuerkannt hat; insoweit hat der Bundesgerichtshof, der die weitergehende Revision der Beklagten zurückgewiesen hat, die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an den Senat zurückverwiesen.

4

Die Beklagte verfolgt ihren Antrag auf Klageabweisung weiter, soweit das Urteil des Senats vom 26. Oktober 2000 nicht rechtskräftig geworden ist, und bittet hilfsweise darum, ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung (Bankbürgschaft) ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Klägers abzuwenden, während der Kläger um Zurückweisung des Rechtsmittels bittet. Der Streithelfer der Beklagten stellt nach wie vor keinen Antrag.

5

Die Beklagte und der Kläger wiederholen und ergänzen ihr bisheriges Vorbringen.

6

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

7

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

8

Die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Teilurteil vom 20. Mai 1999, soweit darüber noch zu entscheiden ist, ist nicht begründet.

9

Angesichts des Urteils des Bundesgerichtshofes vom 6. Februar 2002, mit welchem dieser die Revision der Beklagten zurückgewiesen hat, soweit es um Rechnungslegungsansprüche des Klägers für die Zeit bis zum 5. August 1996 ging, bis zu dem Tage also, mit dessen Ablauf der das Streitpatent widerrufende Beschluss des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 1996 rechtskräftig geworden ist, geht es im vorliegenden Berufungsverfahren nur noch darum, ob dem Kläger die geltend gemachten und vom Landgericht zuerkannten Rechnungslegungsansprüche auch für die Zeit nach dem 5. August 1996 zustehen. Dies ist, wie nicht nur der Senat in seinem Urteil vom 26. Oktober 2000, sondern auch der Bundesgerichtshof in seinem genannten Urteil ausgeführt hat, dann der Fall, wenn das Streitpatent aus einem von der Beklagten zu vertretenden Grund objektiv zu Unrecht widerrufen worden ist mit der Folge, dass die Beklagte dem Kläger aus den in den beiden erwähnten Urteilen genannten Gründen zum Schadensersatz verpflichtet ist.

10

Dabei hat der Senat als Gründe für einen etwa anzunehmenden Mangel hinsichtlich der Patentfähigkeit der vom Kläger gemachten und anschließend von der Beklagten zum Patent angemeldeten Erfindung nur die im Einspruchsbeschwerdeverfahren von der Einsprechenden, der XX & C3 GmbH, behaupteten Vorbenutzungsfälle aus der Zeit von Herbst 1986 bis Anfang 1987 zu prüfen, weil die Beklagte weitere Umstände, die etwa einen Mangel der Patentfähigkeit des Streitpatents ergeben könnten, im vorliegenden Rechtsstreit nach wie vor nicht geltend gemacht hat. Wie der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 6. Februar 2002 hervorgehoben hat, reicht die im vorliegenden Rechtsstreit seitens der Beklagten geschehene bloße Vorlage des Schriftsatzes der XX & C3 GmbH vom 28. November 1989 aus dem Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht aus, um außer den in Rede stehenden Vorbenutzungsfällen "C GmbH" und "XX & C3 GmbH" auch die weiteren Argumente aus dem Einspruchsbeschwerdeverfahren zum Prozessstoff des vorliegenden Rechtsstreits zu machen. Auch nach der teilweisen Zurückverweisung des Rechtsstreits an den Senat hat die Beklagte ihren Vortrag insoweit nicht erweitert.

11

Dass und warum in der Auftragserteilung der Beklagten vom 15. Januar 1987 an die XX & C3 GmbH keine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstandes des Streitpatents im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 2 Patentgesetz lag, hat der Senat in seinem Urteil vom 26. Oktober 2000 im Einzelnen begründet, und der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 6. Februar 2002 ausgeführt, diese Passagen des Senatsurteils vom 26. Oktober 2000 seien rechtlich nicht zu beanstanden.

12

Es ist daher in dem erneuten Berufungsverfahren allein noch zu prüfen, ob der Gegenstand des Streitpatents dadurch offenkundig vorbenutzt worden ist (was gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 Patentgesetz einer Patentierung entgegengestanden hätte), dass die Beklagte im Oktober 1986 der C GmbH zwei Angebotsschreiben zugesandt hat, in denen die später, nämlich am 14. April 1987, zum Schutzrecht angemeldete Lehre des Streitpatents offenbart war.

13

Dass die Empfängerin der Angebotsschreiben, die C GmbH, den Offenbarungsgehalt dieser Schreiben in der Zeit bis zur Anmeldung des Streitpatents an Dritte weitergegeben hätte, wird weder von der Beklagten behauptet noch ist es sonst ersichtlich. Es kann auch nicht angenommen werden, die Lehre des Streitpatents sei der C GmbH schon unabhängig von den Angebotsschreiben bekannt geworden, nämlich bei Versuchen, die Mitarbeiter der Beklagten, darunter auch der Kläger, in der Zeit vor Oktober 1986 im Betrieb der C GmbH vorgenommen haben; denn bei diesen Versuchen ist nach dem unwiderlegten Vortrag des Klägers in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 20. März 2003 das später zum Patent angemeldete Verfahren zur Steuerung der Drahtinjektionseinrichtung nicht angewendet worden.

14

Mit dem im Oktober 1986 erfolgten Angebot einer entsprechend dem Streitpatent arbeitenden Drahtinjektionseinrichtung an die C GmbH ist die Lehre dieses Patents nicht im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 2 Patentgesetz offenkundig vorbenutzt worden.

15

Wie der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 6. Februar 2002 im Einzelnen dargelegt hat, ist die Offenkundigkeit einer Benutzungshandlung wie der hier gegebenen dann zu verneinen, wenn mit dem Empfänger des Angebots eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist, eine solche sich sonstwie nach Treu und Glauben aus den Umständen des Falles ergibt oder wenn wenigstens nach der Lebenserfahrung anzunehmen ist, dass der Angebotsempfänger den Inhalt des Angebots tatsächlich geheimhalten werde, und sich diese Annahme auch verwirklicht.

16

So lag der Fall bei dem Angebot der Beklagten gegenüber der C GmbH im Oktober 1986. Die Beklagte hatte in ihren beiden Angebotsschreiben vom 1. und 27. Oktober 1986 einleitend darauf hingewiesen, das Angebot erfolge "unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Basis der VDMA-Bedingungen". In den so in Bezug genommenen, in der Branche allgemein bekannten, vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) empfohlenen "Allgemeinen Bedingungen für Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte" heißt es unter I. ("Angebot") u.a.:

17

"An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen."

18

Durch die ausdrückliche Bezugnahme auf die VDMA-Bedingungen hatte die Beklagte der C GmbH gegenüber hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, sie erwarte, dass die C GmbH den Inhalt des Angebots geheimhalte und nicht an Dritte weitergebe. Bereits aus dem Umstand, dass die C GmbH die Angebote entgegennahm, ohne alsbald der auf die genannte Weise geäußerten Geheimhaltungserwartung zu widersprechen, ergab sich für sie nach dem Grundsatz von Treu und Glauben die Verpflichtung zur Geheimhaltung. Das galt umso mehr, als auch die C GmbH, wie sich aus ihren eigenen "Allgemeinen Einkaufsbedingungen" ergab, Wert darauf legte, dass technische Einzelheiten im Zusammenhang mit Bestellungen und den der jeweiligen Bestellung vorangehenden Verhandlungen geheimgehalten würden. Denn Punkt 9.1 der "Allgemeinen Einkaufsbedingungen" der C GmbH (auf die das genannte Unternehmen bei seiner späteren Bestellung vom 19. Dezember 1986 ausdrücklich Bezug genommen hat) lautete:

19

"Der Lieferant ist verpflichtet, die Bestellung und die sich daraus ergebenden Arbeiten und sämtliche damit zusammenhängenden technischen und kaufmännischen Unterlagen und Einrichtungen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng vertraulich zu behandeln. Er hat seine Unterlieferanten entsprechend zu verpflichten."

20

Bei der Beantwortung der Frage, ob im Zusammenhang mit einem Angebot wie dem, das die Beklagte der C GmbH im Oktober 1986 gemacht hat, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben eine Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht, ist auch zu bedenken, dass im Zeitpunkt der Abgabe eines Angebots naturgemäß – wie alle Beteiligten wissen – einerseits noch offen ist, ob es später aufgrund des Angebots auch zu einem Liefervertrag kommen wird, andererseits aber ein etwaiges Geheimhaltungsbedürfnis des Anbietenden unabhängig vom Zustandekommen eines Liefervertrages besteht.

21

Schon das spricht dafür, eine im Oktober 1986 bestehende, sich aus den Umständen ergebende Geheimhaltungsverpflichtung der C GmbH zu bejahen. So hat es nach der Aussage des Zeugen Dr. X, der im Herbst 1986 als Abteilungsleiter der C GmbH für diese maßgeblich die Verhandlungen mit der Beklagten geführt hat, ersichtlich auch die C GmbH gesehen. Denn der genannte Zeuge hat bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht am 1. Dezember 1998 (Bl. 266 GA) bekundet, für ihn selbst und auch für die C GmbH sei es selbstverständlich gewesen, dass das in den angebotenen Maschinen steckende know-how möglichst nicht nach außen habe dringen sollen, und dass man im Hause der C GmbH auch erwartet habe, seitens der Beklagten werde nichts nach außen dringen.

22

Eine – sich aus den Umständen ergebende – Geheimhaltungsverpflichtung der C GmbH wäre daher selbst dann anzunehmen, wenn man eine ausdrückliche vertragliche Geheimhaltungsvereinbarung auf der Grundlage der in den Angebotsschreiben der Beklagten genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit der Begründung verneinen wollte, einer solchen Vereinbarung hätte die "Abwehrklausel" im zweiten Absatz der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der C GmbH entgegengestanden, die folgenden Wortlaut hat:

23

"Anderslautende Bedingungen des Lieferanten gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich anerkannt und schriftlich bestätigt werden."

24

Nach Ansicht des Senats ist allerdings die Geheimhaltungsklausel der VDMA-Bedingungen mangels Widerspruchs der C GmbH auch Teil der Vereinbarungen in dem späteren Liefervertrag geworden. Denn da die genannte Geheimhaltungsklausel aus den VDMA-Bedingungen sich trotz anders lautender Formulierung ihrem sachlichen Inhalt nach praktisch mit der Geheimhaltungsklausel in Punkt 9.1 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der C GmbH deckt, stellte sie keine "anderslautende Bedingung" im Sinne der "Abwehrklausel" im zweiten Absatz der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der C GmbH dar.

25

Lag demnach auch in dem Angebot der Beklagten aus dem Oktober 1986 an die C GmbH keine offenkundige Vorbenutzung der Lehre des Streitpatents im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 2 Patentgesetz, so war der Widerruf des Streitpatents durch den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 1996, der damit begründet worden ist, die Lehre dieses Patents sei durch die Angebotsschreiben der Beklagten an die C GmbH vom Oktober 1986 und durch die im Januar 1987 erfolgte Bestellung der Beklagten bei der XX & C3 GmbH offenkundig vorbenutzt worden, objektiv unberechtigt.

26

Dieser Widerruf beruhte auch auf einem Verschulden der Beklagten, die, wie der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 6. Februar 2002 im Einzelnen begründet hat, bereits aufgrund ihrer im Oktober 1994 dem Kläger mitgeteilten Absicht zur Aufgabe des Streitpatents, erst recht aber nach der Mitteilung des Klägers vom 9. November 1994, er wolle das Streitpatent übernehmen, verpflichtet war, alle ihr zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um das Streitpatent in dem (Rechts-) Zustand zu erhalten, in dem es sich im Oktober 1994 befand, und insbesondere in dem damals laufenden, das Streitpatent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahren alle ihr zu Gebote stehenden Verteidigungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

27

Diese Verpflichtung hat sie schuldhaft verletzt, indem sie es unterlassen hat, nicht nur die sich aus den von ihr mit der XX & C3 GmbH getroffenen Vereinbarungen ergebende Verpflichtung dieses Unternehmens zu Geheimhaltung, sondern auch die oben dargelegten, eine Geheimhaltungsverpflichtung der C GmbH begründenden Umstände in dem Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht vorzutragen, sondern statt dessen, nachdem sie sich von der C GmbH, und zwar von Personen, die an den damaligen Verhandlungen nicht teilgenommen hatten, mit Schreiben vom 3. Januar 1996 (Anlage LBD 8) "wunschgemäß" hatte "bestätigen" lassen, es sei im Herbst 1986 keine Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsvereinbarung getroffen worden, die von der Einsprechenden, der XX & C3 GmbH, vorgetragene offenkundige Vorbenutzung im Zusammenhang mit dem Angebot an die C GmbH im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ausdrücklich eingeräumt hat.

28

Die Umstände, welche nach dem Vorgesagten die C GmbH zur Geheimhaltung der ihr übermittelten technischen Einzelheiten verpflichtet haben, hätte die Beklagte im Winter 1995/1996 ohne weiteres ermitteln können,wenn sie sich entsprechend ihrer dargelegten Verpflichtung um eine gehörige Verteidigung des Streitpatents bemüht hätte. Diese ergaben sich nämlich nicht nur aus den bei der Beklagten vorliegenden schriftlichen Unterlagen im Zusammenhang mit dem Auftrag "C" vom Dezember 1986, sondern hätten sich z.B. auch dadurch ermitteln lassen, dass die Beklagte beim Kläger als einem derjenigen, die für sie maßgeblich an den zum Auftrag "C" führenden Verhandlungen beteiligt waren, Erkundigungen eingezogen hätte. Auch wenn das Verhältnis zwischen ihr und dem Kläger im Winter 1995/1996 schon stark angespannt war, hätte das nicht befürchten lassen, der Kläger werde ihm bekannte, für eine Geheimhaltungspflicht der C GmbH sprechende Umstände verschweigen, weil der Kläger ja – wie die Beklagte wusste – an einer Aufrechterhaltung des Streitpatents in hohem Maße interessiert war.

29

Dass in der Zeit bis zur Anmeldung des Streitpatents eine Geheimhaltungspflicht u.a. auch der C GmbH bestand, und zwar insbesondere auch nach Ansicht der damals maßgeblichen Personen bei der Beklagten selbst, hätte die Beklagte im Winter 1995/96 schließlich aus dem Umstand entnehmen können und müssen, dass ihr an den Vertragsverhandlungen mit der C GmbH maßgeblich beteiligter Mitgeschäftsführer P in Kenntnis des Angebots "C" und der im Zusammenhang damit stehenden Verhandlungen gleichwohl im April 1987 die Anmeldung des Streitpatents veranlasst hat, was er sicherlich nicht getan hätte, wenn er der Ansicht gewesen wäre, die Lehre dieses Patents sei bereits offenkundig vorbenutzt worden. Zwar war Herr P im Januar 1996 bereits verstorben, gleichwohl muss sich die Beklagte, wie der Bundesgerichtshof am Ende seines Urteils vom 6. Februar 2002 ausdrücklich hervorgehoben hat, dessen Wissen weiterhin zurechnen lassen, und zwar auch unabhängig davon, dass ihr verbliebener Geschäftsführer, wie soeben dargelegt, auch von sich aus im Winter 1995/96 das Bestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung der C GmbH hätte erkennen können und müssen.

30

Da also die Beklagte den objektiv zu Unrecht erfolgten Widerruf des Streitpatents verschuldet hat, ist sie dem Kläger aus den bereits im Urteil des Senats vom 26. Oktober 2000 dargelegten Gründen, die der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 6. Februar 2002 gebilligt hat, zum Schadensersatz verpflichtet. Da der Kläger, wie der Senat ebenfalls bereits in seinem genannten Urteil mit Billigung des Bundesgerichtshofs dargelegt hat, auf die mit seinem Rechnungslegungsantrag begehrten Kenntnisse angewiesen ist, die die Beklagte ihm ohne unzumutbare Beeinträchtigung ihrer Interessen und ohne unzumutbaren Aufwand verschaffen kann, hat das Landgericht sie auch für die Zeit nach dem 5. August 1996 mit Recht zur Rechnungslegung verurteilt, so dass die Berufung der Beklagten auch insoweit zurückzuweisen war.

31

Die Entscheidung über die Kosten des Berufungs- und auch des Revisionsverfahrens beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die Kosten der Streithilfe auf § 101 ZPO.

32

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

33

Der Beklagten entsprechend ihrem Antrag gemäß § 712 ZPO zu gestatten, die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Klägers abzuwenden, kam nicht in Betracht, weil die Beklagte schon nicht dargelegt, geschweige denn glaubhaft gemacht (§ 714 Abs. 2 ZPO) hat, dass eine Vollstreckung des Klägers ihr einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde.

34

Nachdem der Bundesgerichtshof mit seinem Urteil vom 6. Februar 2002 die – rechtsgrundsätzliche – Frage geklärt hat, ob sich Geheimhaltungsverpflichtungen auch aus entsprechenden Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben können, bestand zu einer – erneuten – Zulassung der Revision kein Anlass, weil die gesetzlichen Voraussetzungen für eine solche (§ 543 Abs. 2 ZPO) nicht vorliegen: Die Sache hat jetzt keine grundsätzliche Bedeutung mehr, auch erfordern weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts.