Landgericht Köln, 31 O 207/18

Tatbestand

Die Klägerin gehört zu der O-Unternehmensgruppe, einem der größten europaweit operierenden Bekleidungsunternehmen.

Die Beklagte handelt mit Waren verschiedener Art, insbesondere mit Reise- und Beauty-Produkten. Das im Jahre 2005 gegründete Unternehmen vertrieb zunächst vor allem selbst hergestellte Schlafmasken, Nackenrollen und -kissen, verfolgte aber eine Ausweitung seines Sortiments. Während die Waren anfangs ausschließlich über die Webseite „(Link wurde gelöscht)“ abgesetzt wurden, betreibt die Beklagte nunmehr einen eigenen Store auf dem Online-Marktplatz „amazon.de“, auf welchen der Kunde inzwischen auch bei der Nutzung der erstgenannten Webseite weitergeleitet wird. Die Beklagte ist Inhaberin zweier beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragener deutscher Marken. Die Wortmarke „E“ (####) ist mit Priorität zum 20.12.2006 für verschiedene Waren der Klasse 25 eingetragen (K2/1, Anlagenband); die Widerspruchsfrist lief am 01.10.2007 ab. Die Wortmarke „E1“ (###) ist mit Priorität zum 01.08.2012 eingetragen für eine Vielzahl von Waren der Klassen 04, 05, 10, 11, 16, 18, 24, 25 und 35 (K2/2, Anlagenband); die Widerspruchsfrist lief am 11.04.2013 ab.

Nachdem die Beklagte die Klägerin im Jahre 2016 kontaktiert hatte, weil diese in ihren Ladengeschäften T-Shirts mit dem Aufdruck „E1“ verkauft hatte, trafen die Parteien eine außergerichtliche Vereinbarung, wonach die Beklagte der Klägerin in Deutschland den Abverkauf der restlichen 1.509 T-Shirts mit diesem Aufdruck gestattete (B2).

Am 16.01.2018 stellte die Klägerin sodann beim DPMA einen Antrag auf teilweise Löschung der Marke „E1“ wegen Verfalls bezüglich einer Vielzahl von Waren (K10, Anlagenband), dem die Beklagte am 13.04.2018 (K12, Anlagenband) nur bezüglich eines Teils dieser Waren widersprach, woraufhin eine entsprechende Teillöschung vollzogen wurde. Die Mitteilung des DPMA vom 08.05.2018 über den Teilwiderspruch der Beklagten (K15, Anlagenband), dessen Umfang in einer Anlage dargelegt wurde, ging der Klägerin am 16.05.2018 zu.

Ferner beantragte die Klägerin beim DPMA am 17.01.2018 wegen Nichtbenutzung die teilweise Löschung der Marke „E“. Diesem Antrag widersprach die Beklagte ebenfalls am 13.04.2018 (K13, Anlagenband) nur bezüglich der Waren „Morgenmäntel, Oberbekleidungsstücke, Slips, Unterhosen und Unterwäsche“, wobei sie ausdrücklich erklärte, die Löschung bezüglich folgender Waren hinzunehmen: „Schlafanzüge, Strandschuhe, Strumpfbänder, Wirkwaren (Bekleidung)“. In der Folge wurde die Marke „E“ jedoch - wohl aufgrund eines Versehens des DPMA - auch bezüglich der letztgenannten Waren nicht nach § 53 Abs. 3 MarkenG (teil)gelöscht. Dementsprechend teilte das DPMA der Klägerin mit Schreiben vom 17.01.2018 (K14, Anlagenband) ohne nähere Erläuterung lediglich mit, dass die Beklagte ihrem Antrag gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen habe, und es anheimgestellt werde, den Anspruch auf Teillöschung gerichtlich geltend zu machen; diese Mitteilung ging der Klägerin am 23.04.2018 zu.

Durch E-Mail vom 06.03.2018 (K8, Anlagenband=B10) informierte die Beklagte die Klägerin, dass sie sich entschlossen habe, auch die ausländischen O-Gesellschaften wegen der Markenrechtsverletzung aus dem Jahre 2016 in Anspruch zu nehmen. Darauf antwortete die Klägerin mit E-Mail vom selben Tage (K9, Anlagenband), dass ihr die Grundlage der Inanspruchnahme nicht ersichtlich, die Beklagte vielmehr gehalten sei, die ernsthafte Benutzung ihrer Marken im relevanten Zeitraum in Deutschland bzw. in der EU nachzuweisen; sollte die Klägerin die ernsthafte, rechtserhaltende Benutzung der Marken auch für andere Produkte als Schlafmasken, Nackenkissen, Bettwäsche, Hausschuhe und Schlafsocken nachweisen können, müsse sie nicht mit einer (Teil-)Löschung ihrer Marken rechnen.

Mit ihrer am 18.07.2018 bei Gericht eingegangenen und der Beklagten am 03.08.2018 zugestellten Klage begehrt die Klägerin nunmehr die Einwilligung der Beklagten zur Erklärung des Verfalls beider Marken.

Durch ein nach der Klageerhebung an das DPMA gerichtetes Schreiben vom 28.08.2018 (B11) hat die Beklagte sodann zunächst im Hinblick auf die Marke „E1“ die Teillöschung bezüglich folgender Waren der Klasse 24 beantragt:

„Baumwollstoffe; Bettdecken aus Papier; Federbettdecken; Schlafsäcke [zu Hüllen genähte Leintücher]; Steppdecken; Stoffe; Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Textilgesichtstücher; Textilstoffe; Tuch; Badewäsche [ausgenommen Bekleidungsstücke]; Waschhandschuhe; Geschenk-Sets, bestehend aus einigen oder vor allen der vorgenannten Waren“.

Aus dem in der mündlichen Verhandlung am 12.05.2020 erörterten aktuellen Auszug aus dem Register des DPMA (Stand 04.05.2020) ergibt sich, dass auf diesen Antrag der Beklagten hin zwar am 05.09.2018 eine Teillöschung der Waren in Klasse 24 erfolgt ist, dabei das DPMA aber - wohl wiederum aus Versehen - folgende Waren von der beantragten Teillöschung ausgenommen hat:

„Badewäsche [ausgenommen Bekleidungsstücke]; Waschhandschuhe; Geschenk-Sets, bestehend aus einigen oder vor allen der vorgenannten Waren“.

Diese Waren sind entgegen dem Antrag der Beklagten also noch immer im Register eingetragen.

Mit weiterem Schreiben vom 29.08.2018 (B12) hat die Beklagte bei dem DPMA zudem bezüglich der Marke „E“ die Teillöschung bezüglich folgender Waren der Klasse 25 beantragt:

„Schlafanzüge; Strandschuhe; Strumpfbänder; Wirkwaren (Bekleidung)“.

Dabei handelt es sich um eben die Waren, bezüglich derer die Beklagte der Teillöschung bereits im vorangegangenen, von der Klägerin eingeleiteten behördlichen Löschungsverfahren nicht widersprochen hatte. Den nunmehrigen Vollzug der entsprechenden Teillöschung hat das DPMA der Beklagten mit Schreiben vom 03.09.2018 (B13) bestätigt; die betreffende Teillöschung ergibt sich darüber hinaus aus dem aktuellen Registerauszug des DPMA (Stand 04.05.2020).

In der mündlichen Verhandlung vom 12.05.2020 hat die Klägerin aufgrund der von der Beklagten nach Klageerhebung bei dem DPMA beantragten Teillöschungen den Rechtsstreit bezüglich folgender Teile für erledigt erklärt:

 Einwilligung der Beklagten in die Erklärung des Verfalls der Marke „E“ (####) hinsichtlich folgender Waren der Klasse 25:

„Schlafanzüge, Strandschuhe, Strumpfbänder und Wirkwaren (Bekleidung)“.

 Einwilligung der Beklagten in die Erklärung des Verfalls der Marke „E1“ (###) hinsichtlich folgender Waren der Klasse 24:

Der damit ausdrücklich auch auf die gegenwärtig noch im Register der Marke „E1“ eingetragenen Waren „Badewäsche [ausgenommen Bekleidungsstücke]; Waschhandschuhe; Geschenk-Sets, bestehend aus einigen oder vor allen der vorgenannten Waren“ erstreckten Teilerledigungserklärung der Klägerin hat sich die Beklagte in der mündlichen Verhandlung angeschlossen.

Die Klägerin hält nach der Durchführung entsprechender Recherchen beide Marken wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung aller eingetragener Waren in den letzten fünf Jahren für verfallen. Dazu behauptet sie, dass die Beklagte jedenfalls bis Ende 2017 nur ein sehr begrenztes, auf Schlafmasken, Nackenkissen und einige Accessoires wie Hausschuhe, Schlafsocken, Duftkerzen und Massageöl beschränktes Warensortiment angeboten habe. Erst seit allerjüngster Zeit vertreibe sie ihre Waren auch auf dem Online-Markplatz „amazon.de“. So oder so aber erfülle der Warenvertrieb nach ihrer Auffassung nicht die Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung.

Die Klägerin beantragt nunmehr,

die Beklagte zu verurteilen, in die Erklärung des Verfalls ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter den Nummern ### und #### eingetragenen Marken einzuwilligen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie behauptet, dass sie ihre Marken hinsichtlich aller Waren, die nunmehr - nach ihren eigenen Teillöschungsanträgen - noch Gegenstand des markenrechtlichen Schutzes seien, in den letzten Jahren ernsthaft benutzt habe. Sie habe ihr ursprüngliches, auf dem Angebot von Schlafmasken fußendes, Warensortiment sukzessive und erfolgreich erweitert und bereits seit dem Jahr 2007 auf der Handelsplattform „amazon.de“ vertrieben. Allein mit dem Verkauf der Waren, auf die sich die streitgegenständlichen Marken bezögen, habe sie einen Jahresumsatz von mindestens 500.000,00 € erwirtschaftet.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der Verhandlung vom 12.05.2020 (Bl. 314 GA) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig.

Der Zulässigkeit steht insbesondere nicht die Regelung des § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, wonach die Klage auf Erklärung des Verfalls unzulässig ist, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien ein Antrag gemäß § 53 MarkenG beim DPMA gestellt wurde. Mit dieser Bestimmung sollen - im Hinblick auf die ab dem 01.05.2020 geltende Neufassung des § 53 MarkenG und die damit nunmehr unter bestimmten Voraussetzungen auch dem DPMA überantwortete materiell-rechtliche Prüfung des Verfalls - jegliche Doppelbefassungen zwischen dem DPMA und den Zivilgerichten mit der Folge möglicher widerstreitender Entscheidungen von vornherein ausgeschlossen werden (vgl. BeckOK, MarkenR-Kopacek, 20. Ed., Stand 01.01.2020, § 55 Rn.1, 4). Im Hinblick auf diesen Regelungszweck gilt diese Vorschrift nur bezüglich solcher Löschungsanträge, die nach dem neuen Recht beim DPMA gestellt werden und dem DPMA damit eine dem gerichtlichen Verfahren gleichgelagerte materiell-rechtliche Verfallsprüfung abverlangen können (vgl. BeckOK, MarkenR-Kopacek, 20. Ed., Stand 01.01.2020, § 55 Rn.1: Der Verweis auf § 53 geht ins Leere bis zum Inkrafttreten der neugefassten Vorschrift des § 53 ab 1. Mai 2020). Das war bei den noch nach bisherigem Recht von der Klägerin beim DPMA gestellten Löschungsanträgen nicht der Fall. Nach § 53 Abs. 1, Abs. 2 u. Abs. 4 MarkenG a.F. fand eine materiell-rechtliche Prüfung der Verfallsvoraussetzungen durch das DPMA in keinem Fall statt, sondern der Antragsteller musste seinen Löschungsantrag, wenn und soweit ein Widerspruch des Markeninhabers erfolgte, durch die Verfallsklage nach § 55 MarkenG geltend machen. Diesen gesetzlich bestimmten Weg hat die Klägerin mit der vorliegenden Klage beschritten.

In der Sache ist die Klage nur zum Teil begründet. Die Klägerin kann von der Beklagten nach §§ 55 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1, 49 Abs. 1 S. 1, Abs. 3, 26 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG nur bezüglich des im Tenor benannten geringen Teils der Waren (Klasse 18: Geldbörsen; Klasse 24: Bezüge für Kissen, insbesondere für Badekissen; Bezüge für Kissen; Kissenbezüge; Kopfkissenbezüge; Textilhandtücher; Haushaltswäsche) die Einwilligung in die Erklärung des Verfalls der Marke „E1“ verlangen. Im Hinblick auf die Marke „E“ war die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Die nach § 55 Abs. 1 S. 1 MarkenG erhobene Klage auf Erklärung des Verfalls ist gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG begründet, wenn und soweit die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Die hiernach zur Rechtserhaltung notwendige Markenbenutzung setzt gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG voraus, dass die Marke von ihrem Inhaber für die Waren, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist.

Der vorliegend für die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung der Marken maßgebliche Zeitraum erstreckt sich für die Marke „E“ vom 01.10.2007 bis zum 17.01.2018 und für die Marke „E1“ vom 11.04.2013 bis zum 16.01.2018.

Nach der durch das am MaMoG zum 14.01.2019 geänderten Regelung des § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG beginnt der für die rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Zeitraum mit dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marken möglich ist. Gemäß den im Register des DPMA vermerkten Tagen des Ablaufs der jeweiligen Widerspruchsfrist unterfiel demzufolge die Marke „E“ ab dem 01.10.2007, die Marke „E1“ ab dem 11.04.2013 dem Benutzungszwang. In die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung einzubeziehen ist sodann auch der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (BGH, Urt. v. 10.04.2008, I ZR 167/05, juris, Rn. 18 – LOTTOCARD m.w.N.). Wurden die Marken binnen dieses Zeitraums tatsächlich fünf Jahre ununterbrochen nicht genutzt, kann der Verfall nach § 49 Abs. 1 S. 2 MarkenG allerdings dann nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ablauf dieser fünfjährigen Nichtbenutzungszeit, aber vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Diese Heilungsmöglichkeit endete hier mit der Stellung der entsprechenden Anträge der Klägerin beim DPMA für die Marke „E“ am 17.01.2018 und die Marke „E1“ am 16.01.2018.

Vorliegen, Umfang und Ernsthaftigkeit der inländischen Benutzung der streitgegenständlichen Marken innerhalb dieser Zeiträume sind hier aufgrund des bisherigen Parteivortrags zu beurteilen. Eine Beweisaufnahme war nicht veranlasst.

Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen des Verfalls trägt nach allgemeinen Grundsätzen die Klägerin (vgl. BGH, Urt. v. 14.01.1991, II ZR 190/89, Rn. 16 = BGHZ 113, 222; Zöller-Greger, BGB, 33. Aufl. 2020, Vor § 284, Rn. 17a). Sie hat zunächst unter Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Mittel den maßgeblichen Sachverhalt zu ermitteln und Umstände vorzutragen sowie unter Beweis zu stellen, die für die von ihr behauptete mangelnde Benutzung der angegriffenen Marken sprechen. Da sie jedoch von sich aus nur über begrenzte Möglichkeiten verfügt, Art und Umfang der Markenbenutzung aufzuklären, trifft die Beklagte insoweit eine aus dem - auch im Prozessrecht geltenden - Gebot von Treu und Glauben (§ 242 BGB) resultierende sekundäre Darlegungslast (vgl. BGH, Urt. v. 10.04.2008, I ZR 167/05, juris, Rn.19 – LOTTOCARD). Die Beklagte hat demzufolge die in ihrer Sphäre liegenden und sich der Kenntnis der Klägerin entziehenden Umstände der Markenbenutzung in dem maßgeblichen Zeitraum so substantiiert darzulegen, dass der Klägerin ein diesbezüglicher Gegenvortrag und gegebenenfalls der Antritt eines Negativbeweises ermöglicht werden. Die sekundäre Darlegungslast der Beklagten hat mithin keine Umkehrung der Beweislast zur Folge, sondern soll den Gegner nur dazu in die Lage versetzen, sich zur Sache zu erklären und den gegebenenfalls erforderlichen Beweis anzutreten. Kommt die nicht beweisbelastete Partei der ihr obliegenden sekundären Substantiierungslast nach, ist es Sache der beweisbelasteten Partei, dieses Vorbringen aufzugreifen und zu entkräften (BGH, Urt. v. 21.09.2000, I ZR 135/98, juris, Rn. 42 f. = BGHZ 145, 170; BGH, Urt. v. 18.05.1999, X ZR 158/97, Rn. 21 f.; BGH, Urt. v. 10.04.2008, I ZR 167/05, juris, Rn. 19 f.,39 - LOTTOCARD; BGH, Urt. v. 26.10.2006, I ZR 97/04, juris, Rn. 31 - Regenwaldprojekt; OLG Hamburg, Urt. v. 30.03.2017, 3 U 150/15, juris, Rn. 52; OLG Köln, Urt. v. 30.09.2016, I-6 U 18/16, juris, Rn. 16 – Open-LIMS; LG Hamburg, Urt. v. 13.08.2015, 327 O 135/15, juris, Rn. 29; H.-W. Laumen, Die sekundäre Behauptungslast, MDR 2019, 193,197).

Die Klägerin hat zunächst unter Berücksichtigung der ihr zur Verfügung stehenden begrenzten Recherchemöglichkeiten hinreichende Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass die streitgegenständlichen Marken in dem maßgeblichen Zeitraum nicht in einer Weise genutzt sind, die den Anforderungen an den Rechtserhalt genügen. Daraufhin hat die Beklagte gemäß ihrer sekundären Darlegungslast umfangreich zu ihrer Markenbenutzung vorgetragen.

Dieses Vorbringen der Beklagten ist trotz der um 11 Tage verspätet bei Gericht eingegangenen Klageerwiderung nach § 296 Abs. 1 ZPO zuzulassen. Die von der Klägerin mehrfach erhobene Verspätungsrüge geht ins Leere, da die Zulassung des betreffenden Beklagtenvortrags die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert. Eine Verzögerung des Verfahrens liegt vor, wenn die Fristversäumung den Prozessablauf kausal und in erheblichem Umfang verlängert (Zöller-Greger, ZPO, 33. Aufl. 2020, Rn. 11). Dabei kommt es zwar nach dem in ständiger Rechtsprechung vertretenen sogenannten absoluten Verzögerungsbegriff allein darauf an, ob der Prozess bei Zulassung des verspäteten Vorbringens länger dauern würde als bei dessen Zurückweisung. Im Hinblick auf den durch die Präklusionsvorschriften eingeschränkten Anspruch auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG dürfen diese Bestimmungen aber nicht dazu benutzt werden, verspätetes Vorbringen auszuschließen, wenn ohne weiteres erkennbar ist, dass die Pflichtwidrigkeit nicht kausal für eine Verzögerung ist. Es ist nicht der Sinn der Vorschriften über die Zurückweisung verspäteten Vorbringens, die prozessuale Nachlässigkeit einer Partei als solche zu sanktionieren (vgl. BGH, Urt. v. 03.07.2012, VI ZR 120/11, juris, Rn. 11 f. – Aderhautmelanom). Vorliegend verursachte die Versäumung der Klageerwiderungsfrist ersichtlich keine Verzögerung des Verfahrens, da zu dieser Zeit noch kein Verhandlungstermin angesetzt war, ein solcher vielmehr erstmals mit Verfügung vom 17.09.2018 (Bl. 53 GA) nach dem Eingang und unter Berücksichtigung der Klageerwiderung bestimmt worden ist, und für die Klägerin vor dem angesetzten Verhandlungstermin hinreichend Gelegenheit bestand, binnen einer auf ihren Antrag nochmals verlängerten Frist auf die Klageerwiderung zu replizieren. Weiterhin trat hier eine Verzögerung des Rechtsstreits durch die Berücksichtigung des Beklagtenvorbringens bereits deshalb nicht ein, weil dieses von der Klägerin nicht substantiiert bestritten worden ist (dazu im Folgenden unter B. I. 2. c) cc)).

Die von der Beklagten unter Beifügung entsprechender Belege dargestellten geschäftlichen Aktivitäten sind ausreichend, um die rechtserhaltende Benutzung der Marken zu beurteilen. Die Klägerin vermochte den diesbezüglichen Tatsachenvortrag nicht zu entkräften.

aa)

Eine rechterhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG setzt voraus, dass die Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Dabei wirkt die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke nur dann rechtserhaltend, wenn die Verwendung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urt. v. 09.12.2008, C-442/07, juris, Rn 13 – Radetzky-Orden; EuGH, Urt. v. 11.03.2003, C-40/01, juris, Rn. 36 – Ansul/Ajax). Der angesprochene Verkehr muss die jeweilige Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansehen; das Zeichen muss als Herkunftshinweis für die beworbene Ware verstanden werden (vgl. BGH, Urt. v. 10.04.2008, I ZR 167/05, juris, Rn.22 – LOTTOCARD m.w.N.).

Die weiterhin geforderte Ernsthaftigkeit der Benutzung dient zur Abgrenzung gegenüber bloßen symbolischen Scheinhandlungen, welche die Herkunftsfunktion nicht erfüllen oder keine wirtschaftliche Relevanz haben. Es besteht ein allgemeines Interesse daran, das Markenregister von lediglich formal existierenden Scheinrechten freizuhalten und damit den übrigen Marktteilnehmern die Möglichkeit zu belassen, die Marke ihrerseits wirtschaftlich zu verwerten (vgl. EuGH, Urt. v. 15.01.2009, C-495/07, juris, Rn. 19 – Werbegeschenke; OLG Hamburg, Urt. v. 30.03.2017, 3 U 150/15, juris, Rn. 55). Die Benutzung durch den Markeninhaber muss daher eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung von Marken darstellen. Eine symbolische Benutzung allein zum Zwecke der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte reicht hingegen nicht aus (vgl. EuGH, Urt. v. 09.12.2008, C-442/07, juris, Rn 13 f. – Radetzky-Orden; EuGH, Urt. v. 11.03.2003, C-40/01, Nr. 37, 43 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 10.04.2008, I ZR 167/05, juris, Rn. 37 f. - LOTTOCARD). Die Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die eine wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann, insbesondere Art der Ware oder Dienstleistung, Merkmale des Marktes, Umfang und Häufigkeit der Benutzung (EuGH, Urt. v. 11.03.2003, C-40/01, Nr. 38 f. - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 05.12.2012, I ZR 135/11, juris, Rn. 38 - Duff Beer; OLG Köln, Urt. v. 30.09.2016, I-6 U 18/16, juris, Rn. 15 – Open-LIMS). Ihre Beurteilung hängt damit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbetrachtung ab (vgl. OLG Hamburg, Urt. v. 30.03.2017, 3 U 150/15, juris, Rn. 55 m.w.N.).

bb)

Die von der Beklagten zur Untermauerung ihres Vortrags vorgelegten Unterlagen lassen entgegen der Auffassung der Klägerin eine an diesen Grundsätzen ausgerichtete Beurteilung der Markenbenutzung in dem maßgeblichen Zeitraum zu.

(1)

So belegen die Warenkataloge der Jahre 2016, 2017 und 2018 (B4-6) die von der Beklagten behauptete Ausweitung und Veränderung des unter ihren Marken vertriebenen Warensortiments. Während beispielsweise in dem Katalog des Jahres 2016 zwar bereits Herrenunterhosen, aber außer Bademänteln noch keine weiteren Bekleidungsstücke angeboten wurden, sind seit dem Jahre 2017 auch Shirts für Herren und Damen sowie Polohemden für Herren und seit dem Jahre 2018 Damenkleider Bestandteil des Sortiments. Die Entwicklung des mit den Marken gekennzeichneten Warenangebots der Beklagten wird im Editorial des Katalogs aus dem Jahre 2018 dementsprechend wie folgt beschrieben:

„In den vergangenen Jahren konnten wir unsere Kollektion stetig ausbauen. Kaum zu glauben, dass alles mit fünf Schlafmasken-Designs angefangen hat. Schlafmasken stellen zwar immer noch unsere wichtigste Säule dar und bekommen daher auch im Katalog den meisten Platz. Aber mittlerweile haben wir auch ein riesiges Sortiment an Nackenkissen…sowie Bettkissen, Decken, Wärmflaschen, Hausschuhen, Textilien, und, und und…die E1-Familie wächst jeden Tag weiter. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie neben den Schlafmasken auch einige andere Produkte aus unserem Sortiment ausprobieren. Es lohnt sich, glauben Sie uns!“.

Hinsichtlich der in den Katalogen der Beklagten angebotenen, durchgängig mit ihren Marken versehenen Waren ist prima facie von einer ernsthaften rechtserhaltenden Markenbenutzung auszugehen. Die hochwertigen und in der Herstellung entsprechend teuren Hochglanzkataloge mit einer durchdachten Präsentation und Erläuterung der Produkte sowie einer werbenden Darstellung des Unternehmens dienen ersichtlich dazu, die angebotenen Waren als Markenprodukte zu präsentieren und am Markt zu platzieren. Der hierzu betriebene Aufwand spricht deutlich gegen die Annahme einer bloßen Scheinbenutzung.

(2)

Weiterhin steht der Umstand, dass die Klägerin ihre Waren überwiegend mit dem Schriftzug „E“ versehen und damit bei der Kennzeichnung eine andere Schreibweise als bei der Registereintragung gewählt hat, einer damit einhergehenden Benutzung ihrer streitgegenständlichen Wortmarken nicht entgegen.

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch deren Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit diese Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Mit dieser Anerkennung abgewandelter Benutzungsformen als rechtserhaltend hat sich der Gesetzgeber bewusst von der als zu streng empfundenen deutschen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz absetzen wollen (BGH, Beschl. v. 09.07.1998, I ZB 7/96, juris, Rn. 21 – Karolus-Magnus). Die Frage einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters bemisst sich nach ständiger Rechtsprechung in erster Linie danach, ob der angesprochene Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urt. v. 17.11.2014, I ZR 114/13, juris, Rn. 12 – PINAR; BGH, Urt. v. 08.01.2014, I ZR 38/13, juris Rn. 18 – Probiotik jeweils m.w.N.). Der kennzeichnende Charakter der Marke wird jedenfalls dann nicht verändert, wenn die jeweiligen Abweichungen den Schutzgegenstand der Marke von vornherein nicht betreffen. So wird bei Wortmarken grundsätzlich neben der eingetragenen auch jede andere verkehrsübliche Wiedergabeform vom Schutz erfasst. Das gilt insbesondere auch für Groß- und Kleinschreibung (vgl. BGH, Urt. v. 14.12.1989, I ZR 1/88, juris, Rn. 27 – Baelz; Ströbele/Hacker/Thiering-Ströbele, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 26 Rn. 159, 164 u. § 9 Rn. 233 f.).

Danach liegt in der Kennzeichnung der Waren der Beklagten mit dem Schriftzug „E“ eine Benutzung der eingetragenen Wortmarken „E1“ und “E“, da deren kennzeichnender Charakter unverändert erhalten bleibt. Der einen eigenen Bedeutungsgehalt und als solcher eine programmatische Verbindung zu den Waren aufweisende Begriff „E“ bleibt von den jeweiligen Änderungen in der graphischen Wortgestaltung unberührt. Es erfolgt keine Veränderung des klanglichen, optischen oder begrifflichen Gesamteindrucks. Der mit den Waren angesprochene Verkehrskreis der Verbraucher – zu dem auch die Mitglieder der Kammer gehören – wird die jeweiligen Kennzeichnungen vor diesem Hintergrund zudem deshalb als dieselbe Marke verstehen, weil er an die – unter anderem durch die beiden registrierten Wortmarken belegte – Veränderung der Groß- und Kleinschreibung des Markenbegriffs seitens der Klägerin gewöhnt ist.

(3)

Die von der Beklagten neben den Katalogen vorgelegten – 15 Aktenordner umfassenden und den jeweiligen Waren zugeordneten – Rechnungen und Lieferscheine lassen weiterhin maßgebliche Rückschlüsse auf Art und Umfang des Warenabsatzes zu. Sie sind von der Beklagten erstellt, weit überwiegend an deutsche Abnehmer gerichtet und durchgehend in deutscher Sprache abgefasst. Ferner sind sie datiert und enthalten Angaben über Art, Menge und gegebenenfalls Preis der jeweiligen Waren. Darüber hinaus illustrieren Abbildungen, dass und wie die Marken für die jeweiligen Waren benutzt worden sind. Schließlich geben die vorgelegten Vereinbarungen und Dritterklärungen Aufschluss über die Umstände der Markenbenutzung durch Dritte.

cc)

Dem solchermaßen substantiierten Vortrag der Beklagten ist die Klägerin nicht in erheblicher Weise entgegengetreten. Obwohl bereits aus den vorgelegten Anlagen bei näherer Betrachtung ersichtlich ist, dass die sich in der Regel auf eine Vielzahl unterschiedlicher Waren beziehenden Rechnungen zu dem jeweiligen Warenkomplex eher beispielhaft vorgelegt wurden, von den jeweiligen Waren tatsächlich also wohl erheblich mehr Stücke verkauft worden sind, hat sich die Klägerin weithin auf ein pauschales, zumeist auf Nichtwissen beschränktes Bestreiten zurückgezogen. Ihre im Übrigen auf unzureichend begründeten Zweifeln und Unterstellungen beruhende Entgegnung ist nicht geeignet, um den konkreten und anhand der beigefügten Belege nachvollziehbaren Sachvortrag der Beklagten, mit welchem diese die tatsächlichen Voraussetzungen ihrer rechtserhaltenden Markenbenutzung zum überwiegenden Teil schlüssig dargelegt hat, zu widerlegen. Eben dies aber wäre die Aufgabe der Klägerin, nachdem die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast nachgekommen ist und damit der Klägerin ein an diesem Sachvortrag ausgerichtetes substantiiertes Bestreiten ermöglicht hat. Wie eingangs erläutert, ist es entgegen der Auffassung der Klägerin nicht Sache der Beklagten, die vorgetragenen Benutzungshandlungen zu beweisen. Auf die vielmehr weiterhin bei der Klägerin liegende Beweislast für die mangelnde Markenbenutzung kommt es vorliegend aber gar nicht entscheidend an, da es schon an einem dem Beweis zugänglichen und nicht auf eine unzulässige Ausforschung hinauslaufenden konkreten Gegenvortrag der Klägerin fehlt.

Aufgrund einer wertenden Gesamtbetrachtung der danach der Entscheidung zugrundezulegenden tatsächlichen Umstände lässt sich ein teilweiser Verfall nur bezüglich der Marke „E1“ feststellen; bezüglich der Marke „E“ ist auch ein teilweiser Verfall nicht anzunehmen.

Hinsichtlich der Marke „E1“ fehlt es an einer rechtserhaltenden Benutzung nur hinsichtlich der im Tenor benannten Waren (Klasse 18: Geldbörsen; Klasse 24: Bezüge für Kissen, insbesondere für Badekissen; Bezüge für Kissen; Kissenbezüge; Kopfkissenbezüge; Textilhandtücher; Haushaltswäsche), während die Verfallsvoraussetzungen bezüglich der übrigen im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht vorliegen.

aa)

Klasse 25

Bademäntel; Bekleidungsstücke; Damenkleider; Hausschuhe; Hosen; Leibwäsche; Schlafmasken; Pantoffeln; Socken; T-Shirts; Unterbekleidungsstücke; Wäsche [Bekleidungsstücke]

(1)

Leibwäsche, Unterbekleidungsstücke, Wäsche [Bekleidungsstücke]

Hinsichtlich der Waren „Leibwäsche, Unterbekleidungsstücke, Wäsche [Bekleidungsstücke]“ ist eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „E1“ zunächst durch das Unternehmen D erfolgt. Nach der Gestattungsvereinbarung vom 28.04./02.05.2014 (B7) hat dieses Unternehmen die Kennzeichnung „E2“ in der Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.10.2015 für Bekleidungsstücke in Deutschland und der Europäischen Union, insbesondere als Serienbezeichnung im Unterwäschebereich benutzt. Verkauft hat das Unternehmen D gemäß dessen schriftlicher Bestätigung vom 10.02.2018 (B95, Bl. 180 GA) in der Zeit vom 01.01.2014 bis zum 30.06.2014 insgesamt 4.758 Wäscheteile (Shirts, Achseltops, Trägershirts, Leggins, Pants gemäß Produktbildern, B95, Bl. 181 ff. GA) und in der Zeit vom 01.07.2014 bis zum 31.12.2014 weitere 4.672 Wäscheteile.

Die Kennzeichnung „E2“ wurde dabei an herausgehobener Stelle auf den an der Ware befestigten Hangtags verwendet (B14). Die Benutzung dieser Kennzeichnung ist nach § 26 Abs. 3 MarkenG entsprechend der bereits (unter B. I. 2. c) bb) (2)) dargelegten Erwägungen trotz der anderen Schreibweise als Benutzung der eingetragenen Wortmarke der Beklagten anzusehen, da durch diese Abweichung der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wird. Der angesprochene Verkehr wird das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede insbesondere deshalb mit der eingetragenen Marke gleichsetzen, weil auch die Beklagte selbst ihre Wortmarke in unterschiedlichen Schreibweisen nutzt und markenrechtlich geschützt hat (vgl. BGH, Urt. v. 05.12.2012, I ZR 135/11, Rn. 13 – Duff Beer m.w.N.).

Die Markenbenutzung durch das Unternehmen D ist der Beklagten weiterhin nach § 26 Abs. 2 MarkenG als eigene zuzurechnen, da sie mit deren Zustimmung erfolgt ist. Die betreffende Vereinbarung beschränkt sich nicht auf einen bloßen Abverkauf vorhandener und zahlenmäßig festgelegter Restbestände, sondern die Beklagte hat dem Unternehmen D für den besagten, überwiegend in der Zukunft liegenden Zeitraum gegen Zahlung von 10.000,00 € eine Benutzungsgestattung erteilt. Entgegen der Auffassung der Klägerin bestehen angesichts dieser Vereinbarung keine Anhaltspunkte für das mangelnde Bestehen des erforderlichen Fremdbenutzungswillens des Unternehmens. Dieser Wille muss weder nach außen sichtbar gemacht werden noch muss er gezielt auf eine Markenbenutzung für deren Inhaber gerichtet sein. Es genügt vielmehr, dass sich der Dritte darüber bewusst ist, mit der eingesetzten Kennzeichnung eine fremde Marke zu benutzen (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.2007, I ZR 162/04, juris, Rn. 21 – AKZENTA; Ströbele/Hacker/Thiering-Ströbele, a.a.O., § 16 Rn. 152). Von letzterem ist vorliegend bereits aufgrund des Umstandes auszugehen, dass sich das Unternehmen D darauf eingelassen hat, der Beklagten für die Gestattung der Benutzung der konkreten Kennzeichnung in dem besagten Zeitraum einen Betrag von 10.000,00 € zu zahlen. Gegen ein solches Bewusstsein sprechende tatsächliche Anhaltspunkte sind weder vorgetragen noch ersichtlich (vgl. dagegen die Fallkonstellation b. Urt. d. OLG Köln v. 19.07.2002, 6 U 17/02, MMR 2003, 188 – EXPLORER).

Schließlich hat die Beklagte bezüglich der besagten Waren neben der ihr zuzurechnenden Drittbenutzung auch hinreichende eigene Markenbenutzungshandlungen dargelegt. Wie die entsprechenden Warenkataloge der Beklagten belegen, bilden die zumindest seit dem Jahre 2016 angebotenen, am Bund mit dem äußerlich sichtbaren großen Schriftzug „E“ gekennzeichneten Herrenunterhosen einen festen Bestandteil ihres Sortiments. Mit dem Verkauf von als „Boxer“ bezeichneten Unterhosen hat sie ausweislich der vorgelegten Rechnungen (B109 u. 110) im Jahr 2016 einen Umsatz von ca. 4.220,00 € (1.407 Stück) und im Jahr 2017 einen solchen von ca. 3.057,00 € (1.019 Stück) erzielt. Der zusätzliche Verkauf entsprechender Slips führte 2016 zu einem Umsatz von ca. 35,00 € (7 Stück) und 2017 zu einem solchen von 350,00 € (69 Stück).

(2)

Hausschuhe, Pantoffeln

Mit den ebenfalls bereits seit dem Jahr 2016 fortlaufend angebotenen, auf der vorderen Oberseite deutlich mit dem Schriftzug „E“ gekennzeichneten Hausschuhen hat die Beklagte ausweislich der vorgelegten Rechnungen (B108) im Jahr 2016 durch den Verkauf von 1.027 Stück einen Umsatz von ca. 3.081,00 € und im Folgejahr durch den Verkauf von 523 Stück einen Umsatz von ca. 1.569,00 € erzielt. Das Angebot der Hausschuhe ist fester Bestandteil der entsprechenden Warenkataloge der Beklagten.

(3)

Socken

Entsprechendes gilt für die von der Beklagten ausweislich ihrer Kataloge seit 2016 durchgehend angebotenen Socken, die auf der Unterseite mit dem Schriftzug „E“ versehen sind. Mit deren Verkauf hat die Beklagte gemäß der vorgelegten Rechnungen (B107) im Jahr 2016 einen Umsatz von 3.600,00 € (1.210 Stück) und im Jahr 2017 einen solchen von 3.600,00 € (1.200 Stück) erwirtschaftet.

(4)

Hosen

Bezüglich der Waren „Hosen“ hat die Beklagte die rechterhaltende Benutzung in dem maßgeblichen Zeitraum durch den Verweis auf den Absatz von über 5.000 Hosen aufgrund der Lizenzvereinbarung mit dem Unternehmen N substantiiert dargelegt. Die in den Jahren 2017 und 2018 verkauften Hosen waren sowohl auf den am Bund angebrachten Etiketten als auch mittels der an der Ware befestigten Hangtags mit der Kennzeichnung „E1“ versehen (B94). Der einen erheblichen Umfang aufweisende Warenabsatz wurde von dem Unternehmen N bestätigt (B94); das pauschale Bestreiten dieser Absatzmenge durch die Klägerin ist demgegenüber unerheblich. Auch diese Markennutzung ist der Beklagten nach § 26 Abs. 2 MarkenG zuzurechnen, da sie nach ihren Angaben auf einer bereits vor dem Warenabsatz getroffenen Lizenzvereinbarung vom 15.02.2016 beruht. Dem betreffenden Vortrag der Beklagten ist die Klägerin nicht substantiiert entgegengetreten. Es bestehen auch keine sonstigen Anhaltspunkte dafür, dass es sich hierbei lediglich um einen Abverkauf bereits produzierter Waren handelt.

(5)

T-Shirts

Die Beklagte hat ausweislich ihrer Kataloge im Jahr 2017 - und somit noch innerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums - T-Shirts und Polohemden in ihr Sortiment aufgenommen und diese auch im Jahr 2018 weiter angeboten. Diese Shirts sind sowohl an dem innenliegenden Halsetikett (B85) als auch auf der Rückseite der Verpackung (B86) mit dem „E“-Schriftzug markenmäßig gekennzeichnet. Nach ihrer durch entsprechende Rechnungen und Lieferscheine (B87, B111) belegten Darstellung hat die Beklagte im Jahr 2017 mit 28 verkauften T-Shirts einen Umsatz von ca. 150,00 € erzielt; darüber hinaus hat sie an ausgesuchte Produkt-Tester 434 Gratis-Muster der T-Shirts verteilt. Mit 21 verkauften Polo-Shirts hat die Beklagte im Jahr 2017 gemäß ihrem entsprechend belegten Vortrag (B112) einen Umsatz von ca. 100,00 € erzielt; von den Polo-Shirts hat sie mindestens 143 Gratis-Muster an Produkt-Tester verteilt.

Trotz dieser geringen Verkaufsmengen stellen die besagten geschäftlichen Handlungen eine rechterhaltende Benutzung der Marken für T-Shirts dar. Die Benutzung ist nicht in einem so geringen Maße erfolgt, dass sie sich nur mit dem Wunsch erklären lässt, die Marke zu erhalten (vgl. BGH, Urt. v. 10.04.2008, I ZR 167/05, juris, Rn.38 – LOTTOCARD).

Es ist anerkannt, dass es keine abstrakte Schwelle gibt, ab welcher der Umfang einer markenmäßigen Benutzung als ernsthaft und damit rechtserhaltend anzusehen ist. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig ausreichend ist, um Marktanteile für die genannten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, hängt vielmehr von unterschiedlichen Faktoren und einer Einzelfallbetrachtung ab (vgl. EuGH, Beschl. v. 27.01.2004, C-259/02, juris, Nr. 21 ff. – La Mer Technology). Auch eine geringfügige Benutzung kann, wenn sie wirtschaftlich tatsächlich gerechtfertigt ist, als ausreichend angesehen werden, um das Vorliegen der Ernsthaftigkeit zu belegen. Bei der am Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messenden Bewertung des Benutzungsumfangs sind insbesondere Struktur und Größe des Unternehmens zu berücksichtigen, weil die Ernsthaftigkeit der Benutzung auch danach zu beurteilen ist, ob die jeweiligen Handlungen der normalen wirtschaftlichen Betätigung des Markeninhabers entsprechen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.03.2003, C-40/01, Nr. 39 – Ansul/Ajax; OLG Hamburg, Urt. v. 30.03.2017, 3 U 150/15, juris, Rn. 61 ff. m.w.N.).

Vorliegend ist bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung für Shirts die bereits angesprochene - sich in den Katalogen der Beklagten widerspiegelnde und in dem angeführten Editorial des Katalogs 2018 dargelegte - Entwicklung dieses vergleichsweise kleinen Unternehmens in den Blick zu nehmen. Die Beklagte hat ihr ursprünglich auf Schlafmasken beschränktes Sortiment nach und nach verändert und ausgeweitet und dabei ersichtlich Wert darauf gelegt, die durch die Herstellung und den Vertrieb von Schlafmasken erworbene und in ihren Marken verkörperte Bekanntheit und Wertschätzung auf die sukzessive zusätzlich angebotenen und teilweise aus China bezogenen Produkte zu übertragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass mit den neu in das Sortiment ihrer Markenprodukte aufgenommenen Waren zunächst noch keine erheblichen Umsätze erwirtschaftet werden konnten. Der Raum, den die Darstellung und Beschreibung der ab 2017 vertriebenen T-Shirts und Polo-Shirts in den Warenkatalogen einnimmt, sowie das ebenfalls auf die Unternehmensherkunft weisende, hochwertig anmutende Emblem, mit welchem die Vorderseite der Shirts eigens versehen worden ist, sprechen aber mit großer Deutlichkeit gegen eine mangelnde Ernsthaftigkeit der diesbezüglichen Markennutzung. Der wirkliche Wille, die mit den Marken gekennzeichneten Shirts dauerhaft am Markt zu platzieren, kommt zudem in der durch entsprechende Lieferscheine belegten Tatsache zum Ausdruck, dass die Beklagte Gratis-Muster dieser Shirts an Testpersonen verteilt hat. Auch ein ohne (direkte) Gewinnerzielungsabsicht vorgenommenes Angebot von mit der Marke versehenen Waren oder Dienstleistungen stellt sich als ernsthafte Benutzung dar, wenn damit die Absicht verfolgt wird, einen Absatzmarkt für diese zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH, Urt. v. 09.12.2008, C-442/07, juris, Rn 16 f. – Radetzky-Orden). Eine solche Marktplatzierung hat die Beklagte mit der Verteilung der Gratis-Muster erkennbar beabsichtigt. Diese als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilende Maßnahme bezweckte zum einen die Ermittlung, ob für die Waren ein Publikumsinteresse besteht, und zum anderen die Bewerbung der neuen mit der Marke gekennzeichneten Produkte im angesprochenen Verkehrskreis (vgl. BGH, Urt. v. 10.04.2008, I ZR 167/05, juris, Rn. 38, 46 - LOTTOCARD; BGH, Urt. v. 09.06.2011, I ZR 41/10, juris, Rn. 42 - Werbegeschenke; BGH, Beschl. v. 06.10.2005, I ZB 20/03, juris, Rn. 25 – GALLUP; OLG Köln, Urt. v. 30.09.2016, I-6 U 18/16, juris, Rn. 19 - Open-LIMS; Ströbele/Hacker/Thiering-Thiering, a.a.O., § 49 7.1 Rn. 14).

Vor diesem Hintergrund mag es dahinstehen, ob auch der von der Beklagten gestattete Abverkauf von 1.509 mit der Aufschrift „E1“ versehener T-Shirts durch die Klägerin als nach § 26 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG rechtserhaltende Benutzung anzusehen ist.

(6)

Damenkleider

Aus den entsprechenden Gründen ist auch eine rechtserhaltende Benutzung der Marken für Damenkleider anzunehmen. Diese Benutzung wurde von der Beklagten im Juni/Juli 2017 und somit im maßgeblichen Zeitraum aufgenommen. Nach ihrem wiederum durch entsprechende Rechnungen und Lieferscheine (B91, B113) belegten Vortrag hat sie in diesem Jahr mit dem Verkauf von lediglich 4, am inneren Halsetikett mit der Marke gekennzeichneten Kleidern zwar nur einen Umsatz von ca. 40,00 € erzielt. Für die Ernsthaftigkeit ihrer damit begonnenen Markenbenutzung spricht jedoch wiederum der Umstand, dass sie darüber hinaus mindestens 230 Gratis-Muster an Produkt-Tester verteilt hat, um die Etablierung der Kleider am Markt vorzubereiten. Darüber hinaus hat sie im Anschluss drei verschiedene Kleidermodelle in ihren Warenkatalog des Jahres 2018 aufgenommen und dort aufwändig auf einer ganzen Seite präsentiert. Dementsprechend hat sich der diesbezügliche Warenabsatz in diesem Jahr nach ihren nicht substantiiert bestrittenen Angaben positiv entwickelt.

(7)

100

Bademäntel

101

Am inneren Halsetikett mit ihrer Marke gekennzeichnete Bademäntel wurden von der Beklagten im Jahre 2017 in ihr Sortiment und in ihren Warenkatalog aufgenommen. Wie sie mit entsprechenden Rechnungen (B105) belegt hat, wurde in diesem Jahr mit dem Verkauf von 76 Bademänteln ein Umsatz von ca. 600,00 € erzielt. Zudem hat die Beklagte mit dem Ziel der Eröffnung von Absatzmärkten 334 Gratis-Muster an Produkt-Tester geliefert (Lieferscheine B105). Die Ernsthaftigkeit ihrer diesbezüglichen Markenbenutzung wird dadurch bestätigt, dass sie das Angebot der Bademäntel ausweislich ihres entsprechenden Warenkatalogs im Jahre 2018 fortgeführt hat.

102

(8)

103

Bekleidungsstücke

104

Aufgrund der festgestellten rechterhaltenden Benutzung der Marke „E1“ für verschiedene Bekleidungsstücke wie Bademäntel, Hausschuhe, Leibwäsche, Socken, Unterbekleidungsstücke sowie T-Shirts und Damenkleider rechtfertigt sich auch die Aufrechterhaltung des Oberbegriffs „Bekleidungsstücke“ im Warenverzeichnis.

105

Obwohl die tatsächliche Benutzung einer Marke sich in aller Regel nur auf einen Teil der einem solchen Obergriff unterfallenden Waren erstreckt, besteht Einigkeit darüber, dass in diesem Fall keine detailgetreue Einschränkung auf genau die Waren vorzunehmen ist, für welche die Marke tatsächlich und konkret benutzt wurde (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering-Thiering, a.a.O., § 49 7.1 Rn. 64 f.). Auf der anderen Seite ist ein solcher Oberbegriff nicht schon dann im Warenverzeichnis zu belassen, wenn lediglich eine tatsächlich benutzte Ware diesem Begriff unterfällt. Die herrschende Meinung verfolgt vielmehr eine vermittelnde Lösung. So erläutert der BGH, dass es die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise rechtfertige, im Warenverzeichnis über die konkret benutzte Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Dadurch werde ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren nicht benutzt würden, und dem Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden (BGH, Urt. v. 10.04.2008, I ZR 167/05, juris, Rn. 32 f. - LOTTOCARD; BGH, Urt. v. 27.11.2014, I ZR 91/13, juris, Rn. 39 f. - STAYER). Zum gleichen Bereich gehören nach der Rechtsprechung des BGH diejenigen Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen. Gegen einen gleichen Warenbereich spricht es dagegen, wenn es um einen Oberbegriff geht, der so weit ist, dass sich hierzu Untergruppen bilden lassen (vgl. BGH, Urt. v. 10.04.2008, I ZR 167/05, juris, Rn. 52 - LOTTOCARD; BGH, Urt. v. 17.05.2001, I ZR 187/98, juris, Rn. 67 – ISCO; OLG Köln, Urt. v. 17.05.2013, I-6 U 208/12, juris, Rn. 32 f.).

106

Die von der Beklagten nach dem Gesagten tatsächlich benutzten Waren decken indessen einen so weiten Bereich des Oberbegriffs „Bekleidungsstücke“ ab, dass der damit beschriebene einheitliche Warensektor sich durch einen enger gefassten Oberbegriff nicht abbilden lässt. Die Waren beschränken sich weder auf Unter- oder Oberbekleidung noch auf Herren- oder Damenbekleidung. Die gerade auf dem Bekleidungssektor in den Jahren 2016/2017 vollzogene Ausweitung des Warensortiments der Beklagten belegt vielmehr die Bedeutung, die der Aufnahme dieses Oberbegriffs in das Warenverzeichnis im Hinblick auf den Erhalt ihrer geschäftlichen Bewegungsfreiheit zukommt.

107

(9)

108

Schlafmasken

109

Die rechtserhaltende Benutzung der Marken für die den Grundpfeiler des Sortiments der Beklagten bildenden und auf der Vorderseite mit dem deutlichen Schriftzug „E“ versehenen Schlafmasken wird selbst von der Klägerin nicht ernstlich in Abrede gestellt, weswegen sich bei strenger Betrachtung schon Zweifel an der ursprünglichen Schlüssigkeit ihres diesbezüglichen Klagevortrags ergeben. Das wechselnde Angebot dieser Waren füllt jeweils mehrere Seiten der Warenkataloge der Beklagten. Auch diesbezüglich hat die Beklagte ihre Benutzung zudem durch Vorlage entsprechender Rechnungen (B106) belegt, nach denen sie im Jahr 2016 durch den Verkauf von 20.709 Masken einen Umsatz von ca. 82.836,00 € und im Jahr 2017 durch den Absatz von 4.806 Masken einen solchen von 19.224,00 € erwirtschaftet hat. Der von den Parteien kontrovers diskutierten Frage, ob es sich bei Schlafmasken ebenfalls um Bekleidungsstücke handelt, kommt nach dem Gesagten keine entscheidende Bedeutung zu, da bereits die rechtserhaltende Benutzung der Marke für die anderen Waren die Belassung des Oberbegriffs „Bekleidungsstücke“ im Warenverzeichnis rechtfertigt.

110

Auch hinsichtlich der in den weiteren Registerklassen eingetragenen Waren ist überwiegend von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke „E1“ auszugehen.

111

bb)

112

Klasse 4

113

Duftkerzen; parfümierte Duftkerzen; parfümierte Kerzen

114

So finden sich - auf dem Dosendeckel mit dem Schriftzug der Beklagten versehene - Duftkerzen (B18) in dem Warenkatalog der Beklagten aus dem Jahre 2016 als Bestandteil eines aus einer solchen Kerze, einer Schlafmaske sowie einem Massageöl bestehenden Geschenk-Sets. Bereits der dadurch belegte Einsatz dieser Ware erscheint als wirtschaftlich sinnvolle ernsthafte Benutzung, insbesondere zur Förderung des Absatzes der Hauptware. Darüber hinaus hat die Beklagte durch entsprechende Rechnungen (B96) belegt, dass sie auch durch den isolierten Verkauf von insgesamt 333 Kerzen in den Jahren 2016 bis 2017 Umsätze erzielt hat. Die Geringfügigkeit dieser Umsätze steht angesichts der Bedeutung des Einsatzes dieser Ware als weiteren Anreiz zum Kauf der Kernprodukte sowie zur Erstellung besonderer Geschenk-Sets der Ernsthaftigkeit der Benutzung nicht entgegen.

115

cc)

116

Klasse 5

117

Kompressen, insbesondere zum Kühlen von Schlafmasken; Kühl- und Wärmekompressen

118

Vor allem komplettierende Bedeutung gewinnen die regelmäßig zusammen mit einer als Umhüllung und Befestigung dienenden Schlafmaske verkauften, ihrerseits mit dem Schriftzug der Beklagten gekennzeichneten (vgl. B21) Kühlkissen. Diese weisen allerdings auch einen eigenen Gebrauchswert auf; sie sollen nicht nur den Absatz hiermit kompatibler Schlafmasken fördern, sondern für sie soll ein eigener Absatzmarkt erschlossen werden. Dementsprechend hat die Beklagte hiervon ausweislich der vorgelegten Rechnungen (B22, B97) im Jahr 2016 eine Stückzahl von 23.376 und im Jahr 2017 eine solche von 6.128 verkauft und damit Umsätze in Höhe von insgesamt 5.800,00 € erzielt. Die Ernsthaftigkeit der weiteren Benutzung wird zudem durch die Aufnahme dieser Waren in den Katalog des Jahres 2018 belegt.

119

dd)

120

Klasse 10

121

Duftkissen und –kopfkissen für medizinische Zwecke; Eisbeutel für medizinische Zwecke; Kissen für medizinische Zwecke; Ohrstöpsel [Gehörschutz]; Etuis für Ohrstöpsel

122

(1)

123

Eisbeutel für medizinische Zwecke

124

Die besagten Kühlkissen lassen sich bei anderer Gewichtung des Einsatzzwecks auch unter den Warenbegriff eines Eisbeutels für medizinische Zwecke subsumieren.

125

(2)

126

Duftkissen und –kopfkissen für medizinische Zwecke

127

Mit dem aufgestickten Schriftzug der Beklagten versehene, mit Lavendel und Buchweizen gefüllte, erwärmbare und damit ebenfalls auch medizinischen Zwecken dienende Duftkissen und Duftkopfkissen gehören ausweislich der Warenkataloge der Beklagten zumindest seit dem Jahre 2016 zum festen Warensortiment.

128

(3)

129

Kissen für medizinische Zwecke

130

Über Doppelseiten der Kataloge 2017 und 2018 (jeweils S. 22 f.) werden darüber hinaus mit dem Aufdruck „E – Aloe Vera+Bamboo“ versehene Nackenstützkissen und Kopfkissen beworben, die aufgrund ihrer stützenden Eigenschaften medizinischen Zwecken dienen und welche ausweislich der beispielhaft vorgelegten Rechnungen (B25, B 98) in nicht unerheblichem Maße verkauft worden sind.

131

(4)

132

Ohrstöpsel [Gehörschutz]

133

Die Warenkataloge der Beklagten präsentieren weiterhin Ohrstöpsel als einen zumindest seit dem Jahr 2016 dauerhaft angebotenen Sortimentsbestandteil. Gemäß der vorgelegten Rechnungen (B32, B100) hat die Beklagte im Jahr 2016 mit einer verkauften Stückzahl von 904 einen Umsatz von ca. 4.000,00 € und im Jahr 2017 mit verkauften 108 Stück einen solchen von ca. 500,00 € erwirtschaftet. Die Ohrstöpsel sind an ihrem Griff mit dem aufgeprägten Schriftzug der Beklagten gekennzeichnet.

134

(5)

135

Etuis für Ohrstöpsel

136

Als Etui für die Ohrstöpsel werden von der Beklagten kleine, als TRAVEL BAG beworbene Plastiktaschen angeboten, die Platz für die Stöpsel sowie eine Schlafmaske nebst Kühlpack bieten, und mit dem Aufdruck „E“ versehen sind (vgl. B35, B54). Von diesen Etuis hat die Beklagte in den Jahren 2014 bis 2017 knapp 600 Stück verkauft. Die Tatsache, dass mit diesen Verkäufen kein nennenswerter Umsatz erzielt wurde, steht einer ernsthaften Benutzung nicht entgegen, da auch dieses Produkt seine Bedeutung als Aufbewahrungsbehältnis für die Hauptprodukte Ohrstöpsel und Schlafmaske erlangt. Entgegen der Auffassung der Klägerin steht es der Schlüssigkeit des Vortrags der Beklagten nicht entgegen, dass diese weniger Etuis als Ohrstöpsel verkauft hat, da letztere ausweislich der Kataloge auch isoliert zum Verkauf angeboten werden.

137

ee)

138

Klasse 11

139

Wärmflaschen

140

Mit ihren - auf der Außenseite der sie umschließenden Stoffhülle mit dem Schriftzug der Beklagten bestickten - Wärmflaschen (vgl. B39 f.), wie sie auch im Warenkatalog des Jahres 2018 (S. 32) angeboten werden, hat die Beklagte gemäß der vorgelegten Rechnungen (B41, B102) im Jahr 2017 durch den Verkauf einer Stückzahl von 1.446 einen Umsatz von ca. 4.000,00 € erzielt.

141

ff)

142

Klasse 16

143

Aufkleber, Stickers [Paperteriewaren]; Verpackungsbeutel [-hüllen, -taschen] aus Papier oder Kunststoff; Booklets; Broschüren; Druckereierzeugnisse; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Flyer; Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Karton; Kartonagen; Kataloge; Plakate aus Papier und Pappe; Prospekte; Stickers, Aufkleber [Papeteriewaren]; Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsfolien auf Kunststoff; Verpackungsmaterial aus Karton; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in den anderen Klassen enthalten ist

144

Über die in der Klasse 16 aufgeführten Waren soll ersichtlich die Benutzung der Marke für diverse Verpackungs- und Werbematerialien geschützt werden. Diesbezüglich merkt die Klägerin zu Recht an, dass die Beklagte keinen eigenen Vertrieb der Waren beabsichtigt, sie also für diese keinen Absatzmarkt erschließen oder sichern will. Es ist ersichtlich nicht das Ziel der Beklagten, auf den Markt für entsprechende Waren vorzudringen; ihr geht es vielmehr um den Schutz der markenrechtlichen Kennzeichnung von Materialien, die sie zum Absatz anderer Waren benötigt. Das steht einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke für diese Materialien jedoch nicht entgegen. Eine Marke muss für den Rechtserhalt nicht zwingend dazu benutzt werden, um den Absatz der hiermit versehenen Waren zu fördern, sondern es reicht aus, dass der Markeninhaber die ihm zustehende Marke verwendet, um die Waren, für die sie angemeldet ist, für die Öffentlichkeit zu kennzeichnen (vgl. EuGH, Urt. v. 09.12.2008, C-442/07, juris, Rn 20 – Radetzky-Orden; EuGH, Urt. v. 15.01.2009, C-495/07, juris, Rn. 21 – Werbegeschenke). Diese Kennzeichnungsfunktion soll die Marke der Beklagten auch bei ihrer Benutzung für Werbe- und Verpackungsmaterial erfüllen. Der Beklagten geht es erkennbar darum, die Herkunft des Werbemittels bzw. der Verpackung zu kennzeichnen und diese damit von den Werbe- und Verpackungsmitteln anderer Unternehmer abzugrenzen. Sie will sich auf diese Weise die Mittel sichern, um die aus ihrem Unternehmen stammenden Produkte im geschäftlichen Verkehr auf einer weiteren Kennzeichnungsebene – zusätzlich zu den auf den einzelnen Waren angebrachten Marken – als ihr zugehörig auszuweisen. Eine solche Kennzeichnung mag zwar nicht als eine markenmäßige Benutzung bezüglich der jeweils beworbenen oder versandten Waren anzusehen sein, weil hierdurch kein konkreter Bezug zu den einzelnen beispielsweise in einem Katalog oder einer Versandtasche enthaltenen Produkte hergestellt wird (vgl. BGH, Beschl. v. 15.09.2005, I ZB 10/03, juris, Rn. 9 ff. – NORMA). Bezüglich der unmittelbar gekennzeichneten Werbe- und Verpackungsmaterialien liegt indessen eine markenmäßige und damit potentiell rechtserhaltende Benutzung vor.

145

(1)

146

Aufkleber, Stickers [Papeteriewaren], Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, grafische Darstellungen, grafische Reproduktionen, Stickers, Aufkleber [Papeteriewaren], Verpackungsfolien aus Kunststoff

147

Im Konkreten hat die Beklagte 5000 mit ihrem Schriftzug versehene Aufkleber (B42,43) herstellen lassen, welche sie bis zum Jahre 2017 eingesetzt hat, um die von ihr versandten Warenpakete als aus ihrem Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Bei der hinsichtlich bloßer Verpackungsmaterialien gebotenen großzügigen Betrachtungsweise hat die Beklagte damit eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die Waren „Aufkleber, Stickers [Papeteriewaren], Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, grafische Darstellungen, grafische Reproduktionen, Stickers, Aufkleber [Papeteriewaren], Verpackungsfolien aus Kunststoff“ dargelegt.

148

(2)

149

Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in den anderen Klassen enthalten ist

150

Im Jahr 2016 hat die Beklagte 48.000 und im Jahr 2017 mindestens 20.000 mit ihrem Schriftzug versehene Plastikbeutel (sog. POLYBEUTEL, B46) im Rahmen des Online-handels zum Verpacken ihrer Schlafmasken verwendet. Weiterhin hat sie im Jahr 2017 mindestens 20.000 mit ihrem Schriftzug versehene festere Plastik-Kartons (B47) zur Verpackung von Schlafmasken eingesetzt.

151

(3)

152

Booklets; Broschüren; Druckereierzeugnisse; Kataloge; Prospekte

153

Von den auf der Vorderseite mit ihrem Schriftzug versehenen Warenkatalogen hat die Beklagte in den Jahren 2016 und 2017 je 5000 Stück und im Jahr 2018 2500 Stück (Rechnungen B48) drucken lassen und davon mindestens 80 % an ihre Kunden verteilt. Damit hat sie eine rechtserhaltende Benutzung für die Waren „Booklets; Broschüren; Druckereierzeugnisse; Kataloge; Prospekte“ vorgetragen.

154

(4)

155

Flyer

156

Einen im Jahr 2015 mit einer Auflage von 5000 Stück gedruckten und mit ihrem Schriftzug versehenen Flyer (B49 f.) hat die Beklagte ebenfalls zu mindestens 80 % an ihre Kunden verteilt.

157

(5)

158

Etiketten, nicht aus Textilstoffen

159

Nicht aus Textilstoff bestehende Markenetiketten hat die Beklagte für alle ihre Nackenstützkissen (B51) sowie alle ihre Socken (B52) verwandt.

160

(6)

161

Karton; Kartonagen; Verpackungsmaterial aus Karton

162

Mit ihrem Schriftzug versehene Karton-Verpackungen hat die Beklagte ausweislich ihres Katalogs aus dem Jahr 2017 für alle erwärmbaren Nackenkissen benutzt.

163

(7)

164

Plakate aus Papier und Pappe

165

Die im Jahr 2013 einmalig in einer Auflage von mindestens 2000 Stück gedruckten Poster, mit denen die Beklagte unter Verwendung ihres Schriftzugs für ihre Schlafmasken wirbt (B53), hat sie bis zum Jahre 2016 durchgängig an ihre Kunden verteilt.

166

gg)

167

Klasse 18

168

Geldbörsen; Taschen, insbesondere für Schlafmasken; Reisetaschen

169

Da die bereits erwähnten, mit dem Schriftzug der Beklagten versehenen TRAVEL BAGS nicht nur zur Aufbewahrung von Ohrstöpseln, sondern auch von Schlafmasken gedacht sind, erfasst die diesbezüglich dargelegte rechtserhaltende Markenbenutzung auch die Waren „Taschen, insbesondere für Schlafmasken“.

170

Weiterhin lassen sich diese TRAVEL BAGS schon von der Benennung her unter den Warenbegriff „Reisetaschen“ subsumieren.

171

Die Markenbenutzung für die TRAVEL BAGS erfasst allerdings nicht die unter den Begriff „Geldbörsen“ fallenden Waren. Allein die Tatsache, dass man in dieser Tasche auch Geld aufbewahren kann (vgl. B54), macht sie noch nicht zu einer zu diesem Zweck bestimmten Geldbörse. Eine Markenbenutzung für andere, im Unterschied zu der TRAVEL BAG diesem Begriff unterfallende Waren hat die Beklagte nicht dargelegt.

172

hh)

173

Klasse 24

174

Bettzeug [Bettwäsche]; Bezüge für Kissen, insbesondere für Badekissen; Bettdecken; Etiketten aus Textilstoffen; Bezüge für Kissen; Kissenbezüge; Kopfkissenbezüge; Reisedecken; Tagesdecken für Betten, Steppdecken; Textilhandtücher; Bettwäsche; Haushaltswäsche

175

(1)

176

Bettzeug [Bettwäsche], Bettwäsche

177

Im Jahr 2017 hat die Beklagte drei verschiedene Arten Bettwäsche (Eiffel bzw. Paris, Scarlet und Venus) in einer mit ihrem Schriftzug versehenen Verpackung vertrieben (B57, B56) und mit dem Verkauf von 103 Stück einen Umsatz von ca. 700,00 € erzielt (B58, B103). Weiterhin hat sie gemäß der vorgelegten Lieferscheine (B103) 116 Gratis-Muster an Produkt-Tester geliefert, um einen weiteren Absatzmarkt für diese Ware zu erschließen.

178

(2)

179

Bezüge für Kissen, insbesondere für Badekissen; Bezüge für Kissen; Kissenbezüge; Kopfkissenbezüge

180

Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für die Warengruppe „Bezüge für Kissen, insbesondere für Badekissen; Bezüge für Kissen; Kissenbezüge; Kopfkissenbezüge“ hat die Beklagte nicht dargelegt. Derartige Bezüge wurden von ihr nicht als eigenständige Ware vertrieben. Bei den von ihr angeführten Kopfkissenbezügen handelt es sich um die ausschließlich mit den bereits (unter dd) (3)) erwähnten Kopfkissen zusammen verkauften Bezüge (B59 f.), die zwar (zum Waschen) abnehmbar sind, aber doch einen unverzichtbaren Bestandteil des Kissens bilden. Wie insbesondere die Abbildungen auf S. 22 f. der Warenkataloge aus den Jahren 2017 und 2018 verdeutlichen, bilden Kissen und Bezug ein einheitliches Produkt, welches von der Beklagten nach eigenen Angaben auch als solches in China erworben wurde. Die feste Zusammengehörigkeit von Kissen und Bezug wird zudem dadurch verdeutlich, dass das innenliegende Kissen allein durch die Verbindung mit dem den Schriftzug der Beklagten aufweisenden Bezug als Markenprodukt gekennzeichnet wird.

181

(3)

182

Bettdecken, Reisedecken; Tagesdecken für Betten, Steppdecken

183

Mit - ausweislich ihrer Kataloge zumindest seit 2016 als wachsender Bestandteil des Warensortiments angebotenen und mittels eines angenähten Textiletiketts mit dem Schriftzug der Beklagten versehenen - „Kuscheldecken“ hat die Beklagte im Jahr 2016 durch den Verkauf von 1.142 Stück einen Umsatz von 7.500,00 €, und im Jahr 2017 durch den Verkauf von 2.222 Stück einen solchen von 15.000,00 € erzielt. Die vielseitig verwendbaren Decken können unter die Begriffe „Bettdecken, Reisedecken sowie Tagesdecken für Betten“ subsumiert werden.

184

(4)

185

Etiketten aus Textilstoffen

186

Für die rechtserhaltende Benutzung der Marke für Etiketten aus Textilstoffen gelten die Ausführungen zur Markennutzung für Verpackungs- und Werbematerial entsprechend (vgl. unter 3. a) ff)). So wie die Beklagte die unter Klasse 16 eingetragenen „Etiketten, nicht aus Textilstoffen“ für Nackenstützkissen und Socken verwandt hat, hat sie die in Klasse 24 eingetragenen, mit ihrem Schriftzug versehenen Etiketten aus Textilstoffen zur Kennzeichnung ihrer Decken benutzt.

187

(5)

188

Textilhandtücher; Haushaltswäsche

189

Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist, reicht dagegen das Vorbringen der Beklagten zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke für die Waren „Textilhandtücher und Haushaltswäsche“ nicht aus. Die Beklagte verweist diesbezüglich ausschließlich pauschal auf die Benutzung der Kennzeichnung „E1“ durch das Unternehmen J für „Decken, Sitzkissen, Handtücher, Saunatücher, Bettübertücher und Bademäntel“. Die damit angeführte Markenbenutzung ist der Beklagten nach § 26 Abs. 2 MarkenG aber nur als rechtserhaltend zuzurechnen, wenn und soweit sie mit ihrer Zustimmung zur Kennzeichnung der Waren „Textilhandtücher; Haushaltswäsche“ erfolgt ist. Dabei muss ihre Zustimmung vor der zuzurechnenden Benutzungshandlung erfolgt sein. Eine nachträgliche Lizensierung vermag für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum keine ernsthafte rechtserhaltende Markenbenutzung zu begründen (vgl. BGH, Urt. v. 06.02.2013, I ZR 106/11, juris, Rn. 53, m.w.N. – Voodoo; BGH, Beschl. v. 11.10.1984, I ZB 14/83, GRUR 1985, 385, 385 f. - FLUOSOL).

190

Die Beklagte hat zwar mit dem Unternehmen J unter dem 21.06.2017 eine Lizenzvereinbarung (B9) getroffen, doch war diese Vereinbarung zumindest vornehmlich auf eine Abgeltung der in der Vergangenheit bereits erfolgten Markenbenutzung gerichtet. Nach der Präambel der Vereinbarung hatte J ohne Erlaubnis der Beklagten seit 2015 bis dato 755.956 Stücke mit „E1“ gekennzeichnete Produkte, insbesondere Decken, Sitzkissen, Handtücher, Saunatücher, Bettübertücher und Bademäntel herstellen lassen und diese an Kunden in Deutschland ausgeliefert. Wörtlich wird vermerkt: „DAYREAM und J wollen diesen Markenkonflikt durch eine nachträgliche Lizensierung einvernehmlich lösen und vereinbaren daher das Folgende…“. Unter Ziffer 2 der Vereinbarung wird sodann festgestellt, dass E1 mit der Erteilung dieser Lizenz J und deren Kunden nachträglich den Abverkauf aller Produkte ohne zeitliche Beschränkung erlaubt. Vor diesem Hintergrund reicht es zur substantiierten Darlegung einer mit ihrer Zustimmung erfolgten Markenbenutzung nicht aus, wenn die Beklagte pauschal behauptet, dass nach der Unterzeichnung dieser Vereinbarung von J noch mindestens 1000 Stücke je Warenart verkauft worden seien und als Beleg für die betreffenden Waren sowie ihrer markenmäßigen Kennzeichnung lediglich ein Foto von Fleecedecken (B15) vorlegt. Der von ihr angetretene Zeugenbeweis vermag eine konkrete Darlegung einer aufgrund der Vereinbarung nach dem 21.06.2017 und somit mit ihrer Zustimmung erfolgten Markenbenutzung durch das Unternehmen J für Textilhandtücher und Haushaltswäsche nicht zu ersetzen. Eine entsprechende Substantiierung ihres Vortrags wurde von der Beklagten auch in der mündlichen Verhandlung weder vorgenommen noch in Aussicht gestellt.

191

ii)

192

Klasse 35

193

Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Geschenkartikel; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Nachtwäsche; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Ohrstöpsel; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Reise-Accessoires; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schlafmasken; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schlaf-Accessoires; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Unterwäsche; Betrieb einer Im- und Exportagentur; vorgenannte Dienstleistungen (soweit möglich) auch über das Internet

194

Die von der Beklagten nach ihrem Vortrag unter Einsatz ihrer Marke betriebenen und durch die Anlagen belegten Tätigkeiten decken alle vorbezeichneten Dienstleistungen ab. Sie vertreibt die nach dem Gesagten den Bereichen „Geschenkartikel, Nachtwäsche, Ohrstöpsel, Reise-Accessoires, Schlafmasken, Schlaf-Accessoires und Unterwäsche“ zugehörigen Markenprodukte über ihren eigenen Online-Shop sowie über die Online-Plattform „Amazon.de“ sowohl an Einzelkunden als auch an gewerbliche Abnehmer. Dabei bezieht sie einen Teil ihrer Waren aus China und verhandelt mit ausländischen Lieferanten und Kunden über das Internet.

195

196

Die erörterten geschäftlichen Handlungen beinhalten zugleich eine rechtserhaltende Benutzung der weiteren Marke „E“ für alle diesbezüglich (noch) geschützten Waren in Klasse 25, bestehend aus „Morgenmäntel, Oberbekleidungsstücke, Schlafmasken, Slips, Strümpfe, Strümpfe (schweißsaugend), Unterhosen, Unterwäsche“. Wie (unter B. I. 2. c) bb) (2)) bereits ausgeführt worden ist, gilt die von der Beklagten in verschiedenen Groß- und Kleinschreibungen benutzte Kennzeichnung ihrer Waren mit dem Schriftzug „E“ nach § 26 Abs. 3 MarkenG als Benutzung beider registrierten Wortmarken, was von der Klägerin auch zu Recht nicht in Frage gestellt worden ist. Bezüglich der rechtserhaltenden Benutzung der Marke „E“ für die diesbezüglich registrierten Waren kann auf das zu der Marke „E1“ Gesagte verwiesen werden, da sich die betreffenden Waren unter teilweise abweichender Bezeichnung auch dort wiederfinden. So sind unter den Begriff „Bademäntel“ auch die hier aufgeführten „Morgenmäntel“, unter den Begriff „Socken“ die „Strümpfe, Strümpfe (schweißsaugend)“ und unter die Begriffe „Unterbekleidungsstücke; Wäsche [Bekleidungsstücke]“ die hiesigen „Slips, Unterhosen, Unterwäsche“ zu subsumieren. Der hiesige Begriff „Oberbekleidungsstücke“ ist schließlich aus den besagten Gründen als der gegenüber „Bekleidungsstücke“ sogar engere Oberbegriff erst recht im Warenverzeichnis zu belassen.

197

II.

198

Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens folgt aus §§ 92 Abs. 1 S. 1, 91a ZPO.

199

Durch ihre – aufgrund der nach Klageerhebung von der Beklagten beim DPMA beantragten Teillöschungen – in der mündlichen Verhandlung abgegebenen übereinstimmenden Teilerledigungserklärungen haben die Parteien die im Tatbestand im einzelnen aufgeführten Waren dem vorliegenden Rechtsstreit um den diesbezüglichen Verfall der streitgegenständlichen Marken auch insoweit entzogen, als die von der Beklagten bezüglich der Marke „E1“ am 28.08.2018 beantragte Teillöschung ausweislich des aktuellen Registerauszugs seitens des DPMA noch nicht vollständig vollzogen worden ist. Die insoweit nur noch zu treffende Entscheidung über die diesbezüglichen Kosten des Rechtsstreits ergibt, dass diese der Klägerin aufzuerlegen sind.

200

Nach § 91a Abs. 1 S. 1 ZPO ist die Entscheidung über die Kosten des für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu treffen.

201

Bereits die auf einer summarischen Prüfung beruhende Prognose über den insoweit ohne die Erledigung zu erwartenden Verfahrensausgang lässt vorliegend eine Kostentragung der Klägerin als geboten erscheinen. In Bezug auf die von dem erledigenden Ereignis erfassten Waren ist schon nicht von einem schlüssigen Klagevorbringen auszugehen. So ist es per se als widersprüchlich zu werten, wenn in der Klageschrift (S. 6, Bl. 14 GA) zur Begründung der auf Einwilligung in die vollständige Markenlöschung gerichteten Klage dargelegt wird, dass die Klage (nur) „in dem Umfang, in dem die Beklagte den Teillöschungsansprüchen widersprochen habe“ geboten sei, und die Marken „im Hinblick auf die o.g. Waren und Dienstleistungen“ löschungsreif seien. Zu den von der Klägerin damit ausdrücklich in Bezug genommenen Waren zählen zudem gerade die von den zwischenzeitlichen Löschungsanträgen der Beklagten erfassten Waren nicht.

202

Darüber hinaus ist im Rahmen der hier zu treffenden Billigkeitsentscheidung auch dem in § 93 ZPO zum Ausdruck kommenden Grundgedanken Rechnung zu tragen, wonach die Verfahrenskosten dem Kläger zur Last fallen, wenn (und soweit) der Beklagte ihm keine Veranlassung zur Klage gegeben hat (vgl. Zöller-Althammer, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 91a Rn. 24, 25). Von einer solchen mangelnden Klageveranlassung ist bezüglich der hier maßgeblichen Waren auszugehen. Es ist anerkannt, dass der Markeninhaber vor der Erhebung einer Verfallsklage – zwecks Vermeidung der Kostenfolge des § 93 ZPO im Falle eines sofortigen Anerkenntnisses – unter Androhung der Klage zum Verzicht auf die Marke aufzufordern ist (Ströbele/Hacker/Thiering-Thiering, a.a.O., § 55 Rn. 79; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 55 Rn. 18). Eine solche Aufforderung ist hier entgegen der Auffassung der Klägerin in ihrer E-Mail vom 06.03.2018 (K9) nicht zu erblicken. In dieser E-Mail hat die Klägerin der Beklagten gegenüber – im Rahmen einer Auseinandersetzung über die angekündigte Inanspruchnahme ausländischer O-Gesellschaften – erklärt, dass letztere gehalten sei, die ernsthafte Benutzung ihrer Marken in Deutschland bzw. in der EU nachzuweisen, und sodann die Bemerkung angeschlossen, dass die Beklagte nicht mit einer (Teil-)Löschung ihrer Marken rechnen müsse, wenn sie die ernsthafte rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken auch für andere Produkte als Schlafmasken, Nackenkissen, Bettwäsche, Hausschuhe und Schlafsocken nachweisen könne. Diese kryptisch anmutende Bemerkung enthält weder eine klare Aufforderung zum Verzicht auf die Marken - insbesondere nicht zu dem mit der nunmehrigen Klage verfolgten vollständigen Markenverzicht - noch gibt sie in der erforderlichen Deutlichkeit zu erkennen, dass (und in welchem Umfang) andernfalls die Erhebung einer Klage auf Löschung der Marken erfolgen wird.

203

Die mithin fehlende vorprozessuale Löschungsaufforderung wurde hier auch nicht durch die der Klage vorgeschalteten Teillöschungsanträge der Klägerin beim DPMA ersetzt. Hinsichtlich der Marke „E1“ folgt dies schon daraus, dass sich der diesbezügliche Löschungsantrag der Klägerin gar nicht auf die hier maßgeblichen Waren der Klasse 24 erstreckte. Der weitere Löschungsantrag der Klägerin bezüglich der Marke „E“ richtete sich dagegen zwar auch auf die von dem nunmehrigen Teillöschungsantrag der Beklagten umfassten Waren. Ein an das DPMA gerichteter Antrag macht jedoch eine an den Markeninhaber selbst gerichtete Löschungsaufforderung nur dann entbehrlich, wenn der Markeninhaber dem Antrag nach § 53 MarkenG widersprochen hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering-Thiering, a.a.O., § 55 Rn. 80). Das aber hat die Beklagte hinsichtlich der von ihr selbst als löschungsreif angesehenen Waren ausdrücklich nicht getan. Dass das DPMA die damit nach § 53 Abs. 3 MarkenG gebotene Teillöschung versehentlich nicht vollzogen hat, rechtfertigt nicht die Wertung, dass die Beklagte die Klageerhebung veranlasst hat. Das Risiko eines solchen Missverständnisses ist bei einer Abwägung der beteiligten Interessen nicht der Beklagten, sondern der Klägerin anzulasten, da es deren Entscheidung war, ihr Begehren an das DPMA und nicht direkt an die Beklagte zu richten.

204

Der schließlich nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung in dem nicht nachgelassenen Schriftsatz der Beklagten vom 15.05.2020 (Bl. 329 ff. GA) erfolgte weitere Sachvortrag war nach § 296a ZPO nicht zu berücksichtigen, da aufgrund des Vorgebrachten eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach § 156 ZPO nicht geboten war.

205

III.

206

Der Ausspruch der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 709 S. 1, 2, 711 S. 1, 2 ZPO.

207

Streitwert:

208

bis zum 12.05.2020 bis 110.000,00 €

209

(Der von der Klägerin angegebene Streitwert von 100.000,00 € erscheint entgegen der in der mündlichen Verhandlung von der Beklagten vorgebrachten Bedenken als angemessen. Der nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmende Streitwert richtet sich - anders als der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren in einem Markenlöschungsstreit [vgl. dazu BGH, Beschl. v. 29.03.2018, I ZB 17/17, juris, Rn. 2] - nach dem Allgemeininteresse bzw. dem Interesse der Klägerin an der Löschung der beiden Marken. Das regelmäßig höher zu bewertende Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung der Marke gewinnt hierbei nur sekundäre Bedeutung [vgl. Ströbele/Hacker/Thiering-Thiering, a.a.O., § 55 Rn. 77]. Selbst letzteres aber ist nach der ständigen Rechtsprechung des BGH für den Regelfall nicht höher als mit 50.000,00 € pro Marke zu bewerten [vgl. BGH, Beschl. v. 16.03.2006, I ZB 48/05, juris, Rn. 2 – Markenwert; BGH, Beschl. v. 29.08.2018, a.a.O., Rn. 2]).

210

ab dem 13.05.2020 bis 95.000,00 €

211

(Nach der in der mündlichen Verhandlung übereinstimmend erklärten Teilerledigung reduziert sich der Streitwert bezüglich der Marke „E“ auf 40.000,00 € und bezüglich der Marke „E1“ auf 45.000,00 €.)

212

(*1)

213

Am 23.06.2020 erging folgender Berichtigungsbeschluss:

214

wird der Tenor des Urteils der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 02.06.2020 in Bezug auf die Kostenentscheidung wegen eines offensichtlichen Schreibfehlers dahingehend berichtigt, dass die Klägerin 95 % (nicht 5 %) und die Beklagte 5 % (nicht 95 %) der Kosten zu tragen haben.

215

Ferner wird das Rubrum des Urteils hinsichtlich der Anschrift der Beklagten dahingehend berichtigt, dass deren Adresse wie folgt lautet: (Anschrift wurde gelöscht).