1

Tatbestand

2

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Markenverletzung auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung, Zahlung vorgerichtlicher Abmahnkosten sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

3

Die Klägerin produziert und vertreibt unter der Bezeichnung „C“ Schuhwaren, hierunter insbesondere Sandalen wie die Modelle „E“ und „F“. Die Sohlen der „C“-Schuhe weisen dabei überwiegend folgendes Muster auf:

4

5

Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden mit Priorität vom 29.03.2012 eingetragenen deutschen Bildmarke (DE #####), die für Waren der Warenklassen 10 (u.a. „orthopädische Schuhwaren, insbesondere orthopädische Sandalen und Slipper“), 18 und 25 („Schuhwaren, nämlich Schuhe und Sandalen“) Schutz genießt:

6

7

Ergänzend wird auf die als Anl. K13, Bl. 47 ff. d.A., eingereichten Markenunterlagen verwiesen.

8

Die Beklagte – ein Tochterunternehmen der polnischen D S.A. – ist ein Einzelhandelsunternehmen für Schuhwaren, das u.a. in Köln eine Filiale unterhält, in der es im Juli 2015 die nachfolgend eingeblendeten Sandalen mit der Bezeichnung „J“ anbot:

9

10

Nach einem am 09.07.2015 durchgeführten Testkauf mahnte die Klägerin die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 10.07.2015 wegen einer vermeintlichen Verletzung ihrer Bildmarke erfolglos ab (vgl. Anl. K17, Bl. 67 ff. d.A.). Die daraufhin geführten außergerichtlichen Vergleichsbemühungen scheiterten.

11

Einen am 27.07.2015 gestellten Antrag auf Erlass einer gegen die Beklagte gerichteten einstweiligen Verfügung (Az. 31 O 272/15) nahm die Klägerin am 07.08.2015 wieder zurück und erhob hieran anschließend Hauptsacheklage.

12

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze durch die Nutzung des sog. Knochenmusters zur Gestaltung von Schuhsohlen die ihr – der Klägerin – aus der Klagemarke zustehenden Rechte nach § 14 Abs. 2 Nr. 1)-3) MarkenG. Insbesondere nutze die Beklagte das Knochenmuster in der angegriffenen Form markenmäßig. Ein herkunftshinweisender Charakter sei bereits dann anzunehmen, wenn sich nicht ausschließen lasse, dass einige Angehörige der angesprochenen Verkehrskreise es als Herkunftsangabe auffassen könnten. Wie sich etwa anhand des roten Streifens der Schuhe der Marke „M“ zeige, sei es in der Schuhbranche üblich, mit der Gestaltung der Sohle auf die betriebliche Herkunft des Schuhs hinzuweisen. Dies treffe auch auf Sohlen mit Knochenmuster zu wie sich aus dem demoskopischen Gutachten der Q Rechtsforschung GmbH von Juni/Juli 2015 bzw. vom 15.01.2016 (vgl. Anl. K14, Bl. 49 ff. d.A., und Anl. K26, Bl. 257 ff. d.A.) ergebe. Eine derartige Schuhsohlengestaltung sei nicht branchenüblich; das Marktumfeld verwende deutlich abweichende Muster. Dementsprechend hätten 25,8% der in der von der Klägerin beauftragten Verkehrsbefragung der Q Rechtsforschung GmbH von Juni/Juli 2015 befragten Personen angegeben, dass die gezeigte Schuhsohle von einem ganz bestimmten Hersteller stamme. Dieses Ergebnis werde auch durch die in den Parallelverfahren 84 O 200/15 und 84 O 225/15 eingeholten gerichtlichen Gutachten des Instituts für Demoskopie Z von April bzw. April/Mai 2018 (vgl. Anl. K28 u. K29, Bl. 491 ff. u. Bl. 516 ff. d.A.) bestätigt. Ferner führt die Klägerin aus, dass sie das Knochenmuster - das auf ihre Entwicklung aus dem Jahre 1978 zurückgehe - seit Jahrzehnten auf ihren „C“-Schuhen nutze. Dieses werde auf allen Schuhen ihres Kernsortiments verwendet, so dass der Verbraucher „C“-Schuhe untrennbar mit der Sohle mit Knochenmuster in Verbindung bringe. In Werbematerialien werde mit einer Abbildung der Sohle mit dem Knochenmuster auf die Besonderheit der Sohle verwiesen. Sie verweist auf die auf Bl. 9-11 d.A. im Einzelnen genannten Werbeaufwendungen, Verkaufs- und Umsatzzahlen.

13

Hilfsweise stützt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf eine Benutzungsmarke iSd. § 4 Nr. 2 MarkenG.

14

Die Klägerin beantragt – nachdem sie den Antrag zu II.2. der am 04.09.2015 zugestellten Klageschrift vom 20.08.2015 zurückgenommen hat – zuletzt,

15

I.              die Beklagte zu verurteilen,

16

• 17

  1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten im Fall der Wiederholung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu vollstrecken an einem der Geschäftsführer der Beklagten, zu unterlassen,

18

im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Schuhen ein Sohlenmuster zu benutzen, dass sich aus sich in einem Winkel von im Wesentlichen 90 Grad kreuzenden, aus Kreisbögen bestehenden Wellen zusammensetzt und bei dem die durch jeweils vier solcher Kreisbögen eingeschlossenen Bereiche einen im Wesentlichen knochenähnlichen optischen Eindruck erhalten, nämlich unter dem Zeichen Schuhe und/oder Sandalen anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, wenn dies geschieht wie nachfolgend abgebildet:

19

20

und/oder

21

22

• 23

  2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die in Ziff. I.1. beschriebenen Handlungen seit dem 31.05.2012 begangen hat und zwar unter Angabe

24

a)      der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

25

b)      der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Schuhe gemäß Ziff. I.1. bestimmt waren, und

26

c)      der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Schuhe gemäß Ziff. I.1., sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse gezahlt wurden,

27

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, Auftragsbestätigungen oder Zollscheine, in Kopie vorzulegen sind;

28

• 29

  3. der Klägerin vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziff. I.1. beschriebenen Handlungen seit dem 31.05.2012 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses zu folgenden Angaben:

30

a)      der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, und -preisen unter Einschluss von Artikelnummern sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer;

31

b)      der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, unter Einschluss von Artikelnummern sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

32

c)      der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhen, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

33

d)     der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, wobei zum Nachweis der Angaben zu lit.a) die entsprechenden Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, Auftragsbestätigungen oder Zollscheine, in Kopie vorzulegen sind, und

34

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger und der nicht-gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

35

• 36

  4. die vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 31.05.2012 in den Verkehr gelangten und im Besitz Dritter befindlichen Schuhe aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Schuhen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung der Markenrechte der Klägerin erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Schuhe an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Schuhe eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, indem die Beklagte diese Schuhe wieder an sich nimmt oder deren Vernichtung beim jeweiligen Besitzer veranlasst;

• 37

  5. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder im Eigentum der Beklagten befindlichen Schuhe gemäß Ziffer I.1. an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;

• 38

  6. an die Klägerin einen Betrag i.H.v. 1.019,29 € nebst Zinsen i.H.v. fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus einem Betrag i.H.v. 996,95 € seit dem 23.07.2015 und einem Betrag von 22,34 € seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

39

II.              festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den Verletzungshandlungen gemäß Ziffer I.1. entstanden ist oder noch entstehen wird.

40

Die Beklagte beantragt,

41

die Klage abzuweisen.

42

Sie ist der Ansicht, dass der Klägerin die geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nicht zustehen. Hierzu macht sie geltend, dass das von der Klägerin zur Gestaltung der Sohlen der „C“-Schuhe verwendete Knochenmuster nicht charakteristisch sei. Den Vortrag der Klägerin zur Gestaltung und Vertrieb ihrer Sandalen bestreitet sie mit Nichtwissen. Ebenso werde das Knochenmuster der angegriffenen Sandalen – das insbesondere wegen der um 45 Grad versetzten Laufrichtung und größeren Skalierung Unterschiede zum Muster der Klägerin aufweise – nicht markenmäßig genutzt. Nicht anders als bei den Sandalen der Klägerin handele es sich um eine beliebige Gestaltung einer Sohlenoberfläche, die auch von anderen Herstellern für die Laufsohle von Schuhen genutzt werde. Ein Herkunftshinweis sei hiermit nicht verbunden. Die Oberflächengestaltung von Waren erfolge aus ästhetischen und technischen Gründen (wie etwa bei Sohlen zur Gewährleistung der Griffigkeit). Die von der Klägerin vorgelegte Verkehrsbefragung weise methodische Mängel auf. Auch würden die maßgeblichen Verkehrskreise die Klagemarke als ein Zeichen wahrnehmen, dass die typischen Merkmale eines Oberflächenmusters aufweise, da sich die wiederholende Abfolge der welligen Linien in alle vier Richtungen des Quadrates erweitern ließen und somit auf jede zwei- oder dreidimensionale Fläche aufgebracht werden könnte.

43

Zudem macht die Beklagte geltend, der Klagemarke mangele es an der notwendigen Unterscheidungskraft, weswegen hiergegen ein Löschungsverfahren anhängig sei. Sie beantragt, das hiesige Verfahren wegen Vorgreiflichkeit nach § 148 ZPO auszusetzen.

44

Schließlich erhebt die Beklagte im Hinblick auf die Klagemarke die Einrede der Nichtbenutzung.

45

Wegen der weiteren Einzelheiten zum Vorbringen der Parteien wird auf die überreichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll aus den mündlichen Verhandlungen vom 14.01.2016 (Bl. 211 d.A.) sowie 17.09.2019 (Bl. 625 d.A.) Bezug genommen. Die Akten 31 O 305/15 und 31 O 272/15 waren beigezogen und Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

46

Entscheidungsgründe

47

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

48

I.

49

Der Klägerin steht gegen die Beklagte der begehrte Unterlassungsanspruch nicht zu.

50

1.

51

Ein derartiger Anspruch folgt nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 3), Abs. 5 MarkenG.

52

a)

53

Die Klagemarke ist eingetragen und steht nach wie vor in Kraft. Das gegen die Marke eingeleitete Löschungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Solange eine Markenlöschung nicht rechtskräftig angeordnet ist, besteht die Schutzrechtslage und damit die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke unverändert fort (vgl. BGH, GRUR 2010, 1103/1104 – „Pralinenform II“; Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. [2018], § 14 Rn. 19). Das derzeit vor dem BPatG anhängige Löschungsverfahren könnte zwar einen Anlass zur Aussetzung des Verfahrens gemäß § 148 ZPO darstellen (vgl. BGH, GRUR 2003, 1040/1042 – „Kinder“; OLG Köln, GRUR-RR 2013, 24/26 – „Gute Laune Drops“), von der Anwendung dieser Ermessensvorschrift (vgl. insoweit Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl. [2018], § 148 Rn. 7) sieht die Kammer jedoch ab. Unabhängig von den Erfolgsaussichten des Löschungsverfahrens scheitert die Klage nämlich - wie nachstehend dargelegt - bereits aus anderen Gründen, ohne dass es auf den Bestand der Klagemarke ebenso wie auf die von der Klägerin hilfsweise geltend gemachte Benutzungsmarke ankäme.

54

b)

55

In Bezug auf einen auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützten Anspruch ist dies bereits darin begründet, dass es sich bei der Klagemarke nicht um eine bekannte Marke im Sinne der Norm handelt. Hiervon ist nämlich nur dann auszugehen, wenn einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, dass die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen sind (vgl. BGH, GRUR 2015, 1114/1115 – „Springender Pudel“).

56

Der erforderliche Bekanntheitsgrad, für den sich feste Prozentsätze nicht angeben lassen, ist anhand aller relevanten Umstände, wie des Marktanteils der Marke, der Intensität, der geografischen Ausdehnung und der Dauer ihrer Benutzung sowie des Umfangs der zu ihrer Förderung getätigten Investitionen zu bestimmen, was eine Heranziehung demoskopischer Umfragen indes nicht ausschließt (vgl. OLG Köln, Urt. 11.04.2014, 6 U 230/12 – „Haribo-Goldbär/Lindt-Teddy“; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., [2010], § 14 Rn. 1333; Hacker, a.a.O., § 14 Rn. 359 ff.).

57

Nach den vorstehenden Maßstäben lässt sich die notwendige Bekanntheit der Klagemarke nicht feststellen. Denn der Umstand, dass der Marke C eine hohe Bekanntheit zu Eigen sein mag, lässt keine Rückschlüsse auf eine Bekanntheit der zugunsten der Klägerin eingetragenen Bildmarke mit einer Abbildung des Knochenmusters zu. Gleiches gilt für eine etwaige Bekanntheit des von der Klägerin genutzten Knochenmusters zur Gestaltung von Sohlen. Dass die Klägerin das Knochenmuster konkret in der eingetragenen, quadratischen, ausschnittsweisen Form in einem Umfang genutzt hätte, dass dieses Zeichen einem bedeutenden Teil des Publikums als Herkunftszeichen für hierunter vertriebene Schuhe bzw. Sandalen bekannt wäre, vermag die Kammer – auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin vorgetragenen Werbemaßnahmen in jüngeren Jahren sowie der vorgelegten demoskopischen Gutachten – nicht zu erkennen. Gegenstand des Gutachtens des Instituts Q Rechtsforschung GmbH (Anl. K26, Bl. 257 ff. d.A.) war eine Schuhsohle mit Knochenmuster, nicht die klägerische Bildmarke. Auch aus den Gutachten des Instituts für Demoskopie Z von April bzw. April/Mai 2018 (Anl. K28, Bl. 491 ff./499 d.A. sowie Anl. K29, Bl. 516 ff. /523 d.A.) folgt lediglich ein Bekanntheitsgrad von 37% bzw. 35% in Bezug auf das „Muster“, wobei dem jeweiligen Befragten überlassen bleibt, ob er hierunter das quadratische Bildzeichen versteht, oder vielmehr – was nach Auffassung der Kammer aufgrund der gewählten Formulierung „Muster“ anstatt „Zeichen“ näher liegt – das darin abgebildete Knochenmuster. Die so ermittelte Bekanntheit bezieht sich demnach nicht auf die Funktion als Produktkennzeichen. Zudem erscheint die Fragestellung in Tabelle 1 leitend, weil in ihr bereits vorgegeben ist, dass das Zeichen nicht nur im Zusammenhang mit Schuhen, sondern mit Schuhsohlen stehe. Auch die langjährige Marktpräsenz der Klägerin vermag die Annahme einer Bekanntheit der Klagemarke nicht zu begründen, da sich die in diesem Zusammenhang vorgetragenen Umstände in erster Linie auf die vertriebenen Schuhwaren insgesamt beziehen und spezifische Rückschlüsse auf die eingetragene Bildmarke nicht zulassen.

58

2.

59

Ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1), Abs. 5 MarkenG scheidet vorliegend aus, weil die hierfür notwendige Doppelidentität nicht festzustellen ist.

60

In diesem Zusammenhang hat die Kammer bereits in ihrem Urteil vom 07.02.2018 in der Parallelsache 31 O 308/15 (=6 U 34/17) ausgeführt:

61

„Es handelt sich bei der angegriffenen Produktform nicht um ein mit der Klagemarke identisches Zeichen im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann bei dreidimensionaler Verwendung einer Struktur, die als zweidimensionale Bildmarke eingetragen ist, nicht von Zeichenidentität ausgegangen werden. Dem steht schon die unterschiedliche Dimension der zu vergleichenden Zeichen entgegen. Maßgeblich für den Zeichenvergleich ist die tatsächliche Verwendungsform des angegriffenen Zeichens, nicht etwaige Abbildungen, wie sie in Katalogen auftauchen. Der Verkehr weiß regelmäßig auch, daß Schuhsohlen – etwa aus Gründen der Funktionalität – tatsächlich eine optisch und haptisch wahrnehmbare Struktur aufweisen und sich nicht lediglich etwa ein Aufdruck oder ein Bild einer Struktur auf der Schuhsohle befindet.“

62

An dieser Auffassung hält die Kammer auch in dieser Sache fest. Sie wird zudem gestützt durch die Entscheidung des DPMA vom 19.12.2018 (Anl. K32, AB), in der das DPMA ausführte, dass die Verwendung der Klagemarke als flächendeckendes Schuhsolenprofil aufgrund der quadratischen Form der Bildmarke nicht möglich sei. Es handele sich um die grafische Darstellung eines Knochenmusters, nicht um ein Bild einer strukturierten Schuhsohle (a.a.O., S. 15). Eine Zeichenidentität besteht demnach nicht.

63

3.

64

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch folgt schließlich auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2), Abs. 5 MarkenG.

65

Denn der geltend gemachten Markenverletzung durch den Vertrieb von Schuhen und/oder Sandalen mit der angegriffenen Sohlengestaltung steht insoweit – unabhängig von einer etwaigen Verwechslungsgefahr – entgegen, dass eine markenmäßige Benutzung nicht festzustellen ist.

66

a)

67

Auch insoweit hat die Kammer bereits in ihrem Urteil vom 07.02.2018 in der Parallelsache 31 O 308/15 ausgeführt:

68

„a) Eine markenmäßige Benutzung oder - was dem nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, daß die beanstandeten Bezeichnungen im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen. Die Rechte aus der Marke nach § 14 Abs. 2 MarkenG, dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, GRUR 2008, 698, Rn. 57 - O2/Hutchison; EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 -Aktenzeichen C-487/07, Slg. 2009, 5185, GRUR 2009, 756, Rn. 59 - L'Oreal/Bellure; BGH, GRUR 2013, 1239, Rn. 20 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

69

b) Im Falle einer dreidimensionalen Marke ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGH, GRUR 2016, 197, Rn. 27 - Bounty; BGHZ 171, 89, Rn. 26 - Pralinenform I; BGH, GRUR 2010, 1103, Rn. 30 - Pralinenform II).

70

c) Die streitgegenständlichen, von der Klägerin vertriebenen und von der Beklagten angegriffenen Sandalen stellen Güter dar, die sowohl vom allgemeinen Publikum als auch im Gesundheitsbereich als orthopädisches Schuhwerk erworben werden. Dem Verkehr ist bekannt, daß Oberflächen von Produkten oder ihrer Verpackung aus unterschiedlichen Gründen Oberflächengestaltungen aufweisen, insbesondere, um die ästhetische Erscheinung zu verbessern oder aus Gründen technischer Funktionalität. Der Verkehr wird das Knochenmuster auf den Sohlen der Sandalen der Klägerin daher als Oberflächenstruktur der Sohle und nicht als Abbildung oder Aufdruck auffassen. Als solche ist eine dreidimensionale Oberflächenstruktur einer Schuhsohle – wie auch im Falle von abstrakten Farbzeichen und Farbkombinationen – nicht in gleicher Weise wie ein Wort- oder Bildzeichen geeignet, als Herkunftshinweis zu wirken, da sie Teil des Produkts selbst ist, das bezeichnet werden soll. (…)

71

e) Auch unter Berücksichtigung des vorgelegten Privatgutachtens ist keine andere Beurteilung gerechtfertigt. Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt der tatrichterlichen Würdigung (vgl. BGH, GRUR 2005, 414, - Russisches Schaumgebäck; BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 26 - Gelbe Wörterbücher).

72

Das als Anlage B 24 (Bl. 276 ff. d.A.) vorgelegte Gutachten der Q Rechtsforschung GmbH ist nicht geeignet, eine markenmäßige Benutzung der streitgegenständlichen Marke oder deren Kennzeichnungskraft zu belegen. Gegenstand des Gutachtens ist zunächst die Abbildung einer Schuhsohle mit dem streitgegenständlichen Knochenmuster (Bl. 278 d.A.), nicht aber die konkret von der Klägerin verwendeten Schuhe und Sohlen, so daß die Aussagekraft insoweit beschränkt ist. Das Gutachten ist auch methodisch teils fehlerhaft. Ausweislich der Gesamtzusammenfassung des Gutachtens (Bl. 288 d.A.) wurde zwar zunächst mit Frage 1 gefragt, ob der Befragte die Schuhsohle bei Sandalen schon einmal gesehen habe oder ob sie ihm bekannt vorkomme. Mit der Frage 2 wird dann aber bereits gefragt, ob die Sohle nach Auffassung des Befragten von einem ganz bestimmten Hersteller stamme oder ob es mehrere Hersteller gebe. Damit gibt die Fragestellung bereits vor, daß die Schuhsohle überhaupt als Hinweis auf (irgend)einen Hersteller aufgefasst wird und nicht als bloß dekoratives Element. Die Fragestellung suggeriert also bereits, daß überhaupt ein Herkunftshinweis vorliegt. Dies erweist sich als manipulativ, weil die Fragestellung den Befragten bereits in eine bestimmte Sichtweise drängt. Auch der der Eingangsfrage nachfolgende Satz „Oder kommt sie Ihnen bekannt vor?“ ist methodisch fehlerhaft. Diese Nachfrage weist die Befragten auf die Möglichkeit hin, auf die Eingangsfrage nicht mit „ja“ oder „nein“ zu antworten, sondern eine dritte Antwort zu geben. Nach der Richtlinie für Markenanmeldungen des DPMA werden nur solche Befragte, die eine entsprechende Antwort spontan geben, weiterbefragt. Bei dieser Nachfrage im Q-Gutachten besteht die Gefahr, dass eine größere Anzahl von Befragten die Eingangsfrage bejaht (vgl. BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 72 – Sparkassen-Rot).

73

Selbst wenn man die im Privatgutachten Q angewandte Methodik als sachgerecht unterstellt, wurde lediglich eine Anzahl von 30,3 % der Befragten ermittelt, die davon ausgingen, daß die Schuhsohle von einem ganz bestimmten Hersteller stammen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, daß 69,7 % der Befragten die Sohle nicht als Herkunftshinweis auffassen. Unabhängig von der Frage, ob und wo hier rechnerische Grenze anzusetzen ist, reicht dies in Anbetracht des durch die Beweisaufnahme veranschaulichten, ganz erheblichen Umfangs, in dem auch anderweitig Schuhsohlen mit dem streitgegenständlichen Knochenmuster vertrieben werden, nicht aus, um eine herkunftshinweisende, also markenmäßige Benutzung hinreichend zu belegen.

74

Bei der Feststellung der markenmäßigen Benutzung eines Zeichens als (ungeschriebenes) Tatbestandsmerkmal im Rahmen der Prüfung des Verletzungstatbestandes nach § 14 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG handelt es sich zudem um eine Rechtsfrage, nicht um eine Tatsachenfrage. Die Feststellung des markenmäßigen Gebrauchs obliegt im Wesentlichen der Beurteilung des Tatrichters (BGH, GRUR 2003, 332, 334 - Abschlußstück; BGH, GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck; BGH, GRUR 2005, 419, 421 - Räucherkate; BGH, GRUR 2005, 583, 584 - Lila-Postkarte; BGH, GRUR 2007, 780, 782, Rn. 23 - Pralinenform; BGH, GRUR 2009, 766, 770, Rn. 46 - Stofffähnchen; BGH, GRUR 2009, 871, 872, Rn. 20 - Ohrclips; BGH, GRUR 2010, 835, 837 - POWER BALL; BGH, GRUR 2010, 838, 839, Rn. 18 DDR-Logo; BGH, GRUR 2012, 618, 619, Rn. 18 - Medusa; BGH, GRUR 2012, 1040, 1042, Rn. 17 - pjur/pure; BGH, GRUR 2013, 1239, 1241, Rn. 21 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; vgl. BGH, GRUR 2010, 138, 141, Rn. 35 - ROCHER-Kugel (zur markenmäßigen Benutzung als Voraussetzung der Verkehrsdurchsetzung). Die Einholung eines demoskopischen Gutachtens ist in aller Regel und insbesondere dann nicht veranlasst, wenn der Tatrichter zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehört (BGH, Urt. v. 14.01.2010, I ZR 82/08, Rn. 23 - DP-Logo). Letzteres ist vorliegend der Fall. Die Mitglieder der Kammer zählen hier selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen der Schuh- und Sandalenträger und -käufer. Der Einholung eines gerichtlichen Verkehrsgutachtens bedurfte es mithin nicht.“

75

b)

76

Hieran hält die Kammer nach erneuter Überprüfung der Sach- und Rechtslage fest.

77

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin auf die Rechtsprechung des EuGH, wonach der herkunftshinweisende Charakter eines Zeichens bereits dann anzunehmen ist, wenn sich nicht ausschließen lässt, dass einige Angehörige der angesprochenen Verkehrskreise es als Herkunftsangabe auffassen könnten (vgl. EuGH, GRUR 2003, 55/58 – „Arsenal Football Club“). Dies berücksichtigt nämlich nicht den Umstand, dass es sich bei der hier angegriffenen Schuhsohlengestaltung – allenfalls – um eine nicht-traditionelle Markenform handelt, für die besondere Maßstäbe gelten. Auch nach der Rechtsprechung des EuGH werden andere Zeichen als die traditionellen Wort- und Bildzeichen im Allgemeinen nicht als Hinweis auf die Herkunft aufgefasst (vgl. EuGH, GRUR Int 2006, 842/844 – „Form eines Bonbons II“; Hacker, a.a.O., §14 Rn. 147). Dies gilt – wie bereits im vorgenannten Urteil der Kammer vom 07.02.2018 ausgeführt – insbesondere für dreidimensionale Warenformmarken und für Farbmarken. Eine dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist. Denn wenn grafische oder Wortelemente fehlen, so schließen die Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren (so in Bezug auf die Klagemarke: EuGH, Urt. vom 13.09.2018, Az. C-26/17 – „Muster aus sich kreuzenden Wellenlinien“; vgl. auch EuGH, GRUR Int. 2006, 842/844 – „Form eines Bonbons II“). Vielmehr sieht der Verkehr in der Form einer Ware in erster Linie eine funktionelle und/oder eine ästhetische Ausgestaltung der Ware. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGH, GRUR 2016, 197/199 – „Bounty“ mwN.).

78

Die Annahme einer markenmäßigen Benutzung kommt demnach nur dann in Betracht, wenn sich auf einem spezifischen Warengebiet Kennzeichnungsgepflogenheiten herausgebildet haben, aufgrund derer der Verkehr daran gewöhnt ist, in der Formgestaltung einen Herkunftshinweis zu sehen. Dies liegt nahe, wenn sich die Warenform im Verkehr als Kennzeichen des Markeninhabers durchgesetzt hat und über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Besteht zwischen einer verkehrsdurchgesetzten dreidimensionalen Klagemarke und der beanstandeten, für identische Waren verwendeten Form eine hochgradige Ähnlichkeit, so ist im Regelfall davon auszugehen, dass der Verkehr nicht nur die Form der Klagemarke, sondern auch die angegriffene Gestaltung als herkunftshinweisend wahrnimmt (vgl. BGH, GRUR 2016, 197/199 – „Bounty“ mwN.; Hacker, a.a.O., Rn. 149). Von einer entsprechenden Verkehrsdurchsetzung aber kann auch im Lichte der vorgelegten demoskopischen Gutachten nicht ausgegangen werden. In Bezug auf das Gutachten der Q Rechtsforschung GmbH von Juni/Juli 2015 kann auf die bereits zitierten Ausführungen der Kammer in ihrem Urteil vom 07.02.2018 Bezug genommen werden. Abweichendes folgt auch nicht aus den Gutachten des Instituts für Demoskopie Z (Anl. K28 und K29). Im Rahmen dieser Verkehrsbefragungen haben 10 % aller Befragten das vorgelegte Muster dem Hersteller „C“ zugeordnet. 3 % bzw. 2% der Befragten haben das Muster anderen Marken bzw. Unternehmen zugeordnet. 6% bzw. 4% haben den Hersteller des Produkts zwar nicht benennen können, die Ware aber auch keinem anderen ausdrücklich benannten Hersteller zugeordnet. Hieraus ergibt sich ein bereinigter Kennzeichnungsgrad von 15% bzw. 14% (vgl. Bl. 502/503 sowie 526/527 d.A.), der damit noch einmal weitaus niedriger ausfällt, als der drei Jahre zuvor im Gutachten der Q Rechtsforschung GmbH von Juni/Juli 2015 festgestellte bereinigte Kennzeichnungsgrad von lediglich 24,4%. Diese Durchsetzungsgrade sind nach Auffassung der Kammer zu niedrig, um eine relevante Verkehrsdurchsetzung zu begründen.

79

Etwaig zu berücksichtigende Besonderheiten aus dem Marktauftritt der Klägerin und den Kennzeichnungsgepflogenheiten in der Schuhbranche rechtfertigen angesichts dieser niedrigen Werte kein abweichendes Ergebnis. So hat auch der EuGH in seinem Urteil vom 13.09.2018 die Ausführungen des EuG, wonach das von der Klägerin verwendete Knochenmuster nicht erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweiche, weil es sich um ein einfaches Muster handele, das aus einer einfachen Kombination von sich wiederholt kreuzenden Wellenlinien bestehe, ausdrücklich bestätigt (vgl. EuGH, Urt. vom 13.09.2018, Az. C-26/17, Rz. 45 ff. – „Muster aus sich kreuzenden Wellenlinien“). Dem schließt sich die Kammer an.

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4.

81

Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch kommt demnach nicht in Betracht.

82

II.

83

Schließlich bestehen die gem. Anträge I.2-6 und II.1 der Klageschrift vom 20.08.2015 geltend gemachten Annexansprüche nicht. Diese teilen aus den vorgenannten Gründen das rechtliche Schicksal des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs.

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III.

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Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1, 709 S. 1 und 2 ZPO.

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Streitwert:                            150.000,00 €