1

Tatbestand:

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Die Parteien streiten um Ersatz von Kosten der Verteidigung gegen eine vermeintlich unberechtigte Abmahnung aus der zugunsten der Beklagten eingetragenen Unions-Wortmarke „B“.

3

Die Beklagte ist Inhaberin der Deutschen Wortmarke „B“ (DE #####, eingetragen am 06.04.2006, mit Priorität vom 20.03.2006, für „Liköre, alkoholhaltige Getränke (ausgenommen Bier)“ in Klasse 33.

4

Die Klägerin ist Inhaberin der Unions-Wortmarke „A“ (UTM #####) mit Priorität vom 23.05.2012.

5

Die Beklagte ließ die Klägerin mit anwaltlichen Schreiben vom 25.02.2016 (Anlage K 1, Bl. 4 ff d.A.) und vom 04.03.2016 (Anlage K 2, Bl. 7 d.A.) abmahnen und auffordern, die „Gemeinschafts-Markenanmeldung“ „A“ für Kräuterlikör und dergleichen alkoholische Getränke“ sowie die gleichlautende IR-Marke unverzüglich – unter Fristsetzung bis zum 03.03.2016 bzw. bis zum 10.03.2016 – löschen zu lassen. Die Klägerin ließ die Abmahnung mit anwaltlichem Schreiben vom 08.03.2016 (Anlage K 3, Bl. 8 f. d.A.) zurückweisen.

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Ein Löschungsantrag der Beklagten vor dem EUIPO ist zurückgewiesen worden (Anlage K 5, Bl. 75 d.A.). Ein weiterer Löschungsantrag ist anhängig.

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Die Klägerin ist der Auffassung, die Abmahnung der Beklagten vom 25.02.2016 sei unberechtigt gewesen. Eine Markenverletzung liege nicht vor. Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung stelle einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Klägerin dar.

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Die Klägerin beantragt,

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              wie erkannt.

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Die Beklagte beantragt:

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              Klageabweisung.

12

Die Beklagte rügt die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Köln. Die Beklagte bestreitet, daß die Klägerin den streitigen Betrag an ihren Prozeßbevollmächtigten gezahlt habe. Der Gegenstandswert sei überhöht. Die ausgesprochene Schutzrechtsverwarnung sei berechtigt gewesen. Es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „B“ und „A“.

13

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung und den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

14

Entscheidungsgründe:

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Die Klage ist zulässig und begründet.

16

A.

17

Die Klage ist zulässig.

18

Die Zuständigkeit des Landgerichts Köln ist nach § 140 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 1 Verordnung über die Zusammenfassung von Designstreitsachen, Kennzeichenstreitsachen und Urheberrechtsstreitsachen sowie Streitigkeiten nach dem Olympiamarkenschutzgesetz NRW gegeben. Es handelt sich um eine Kennzeichenstreitsache.

19

Darunter fallen auch Streitigkeiten über Ansprüche wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB wegen einer auf Markenrecht gestützten unberechtigten Schutzrechtsverwarnung (Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 140, Rn. 6). Auch wenn die Beklagte ihre Abmahnung auf eine zu ihren Gunsten registrierte Unionsmarke „A“ stützte, handelt es sich bei Klagen auf Schadensersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung nicht um Unionsmarkenstreitsachen im Sinne von § 125 e MarkenG ((Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 125 e, Rn. 6).

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B.

21

Die Klage ist auch begründet.

22

I.

23

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 1.531,90 € aus § 823 Abs. 1 BGB unter dem Aspekt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu

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1. Die unberechtigte Verwarnung aus einem gewerblichen Schutzrecht kann unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. Dem liegt die Erwägung zu Grunde, daß der notwendige Ausgleich zwischen dem durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, nicht mehr wirksam gewährleistet wäre, wenn es dem Schutzrechtsinhaber gestattet wäre, Schutz in einem Umfang zu beanspruchen, der ihm nicht zusteht und wenn er den wirtschaftlichen Nutzen aus einer schuldhaften Verkennung des Umfangs des ihm zustehenden Schutzes ziehen dürfte, ohne für einen hierdurch verursachten Schaden seiner Mitbewerber einstehen zu müssen (BGH, GRUR 2016, 630 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II; BGH, GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I).

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Bei dem Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb durch unberechtigte Schutzrechtsverwarnung handelt es sich um einen den absoluten Schutzrechten des § 823 Abs. 1 BGB gleichgestellten objektiven Tatbestand. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß der Schutzrechtsinhaber nicht nur die Vorteile des ihm eingeräumten Ausschließlichkeitsrechts genießen darf, sondern als Korrelat zu dieser bevorzugten Stellung auch die Gefahren tragen muss, welche mit der Behauptung seines Ausschließlichkeitsrechts verbunden sind.

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Die Beklagte hat im Rahmen der Abmahnung vom 25.02.2016 primär markenrechtliche Ansprüche und insbesondere die geforderte Löschung der Marke „A“ geltend gemacht. Daneben angesprochene weitere Aspekte möglicher Verletzungen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Die Beklagte ist selbst der Auffassung, daß vorliegend zwei Wortmarken streitgegenständlich seien (Bl. 101 d.A.). Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, daß auch das streitgegenständliche Abmahnschreiben rein markenrechtlich zu interpretieren ist.

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2. Die Verwarnung der Beklagten aus ihrer Marke war unbegründet. Es liegt keine Markenverletzung vor. Zwischen den sich gegenüberstehenden Wortzeichen „A“ und „B“ besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. § 9 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. b UMV bzw. Art. 8 Abs. 1, Abs. 2 lit. b UMV. Es fehlt jedenfalls an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit. Bei „A“ handelt es sich um ein allgemeingeläufiges zusammengesetztes Hauptwort. „B“ dagegen ist eine zusammengesetzte Wortschöpfung, wenngleich ähnliche Wortbildungen – etwa „Schokokuss“ – im Lebensmittelbereich üblich sind. Zu vergleichen sind daher beide Wortzeichen in ihrer Gesamtheit, ohne daß ein Einzelbestandteil prägend wäre.

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Schriftbildlich unterscheiden sich beide Zeichen lediglich im Wortteil „Hirsch-“. Klanglich weichen „-A“ und „-B“ deutlich voneinander ab. Der Sinngehalt beider Zeichen liegt ebenfalls deutlich auseinander, da Rudel eine Tiergruppe, „Kuss“ dagegen eine Zärtlichkeit bezeichnet. Zu einer besonderen Bekanntheit der Bezeichnung „B“ ist nichts vorgetragen. Eine andere Wertung läßt sich auch nicht aus der von der Beklagten zitierten Entscheidung des EUIPO B002 467 895 vom 21.06.2016 (Anlage B 3, Bl. 103 ff. d.A.) sowie der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 15.05.2017, R 1276/2016-5 (Anlage B 4, Bl. 111 ff. d.A.) herleiten, denn diese Entscheidung hat den Vergleich zweier, jeweils Hirsche zeigender, Bildmarken zum Gegenstand. Die Abbildungen, ebenso wie die sonstige Aufmachung der Verpackungen spielt aber für den Vergleich der Wortmarken keine Rolle.

29

3. Welche Anforderungen an die Feststellung der Rechtswidrigkeit zu stellen sind, ist in der Rechtsprechung bislang offen geblieben (BGH, GRUR 2006, 432, 433, Rn. 24 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht). Eine Schutzrechtsverwarnung soll aber „zu beanstanden“ sein, wenn sich eine Schutzrechtsverwarnung mangels eines besonderen Rechts oder wegen Fehlens einer Rechtsverletzung als unbegründet erweist (BGH, GRUR 2009, 878, Rn. 17 – Fräsautomat). Danach ist hier auch von Rechtswidrigkeit auszugehen.

30

4. Die Beklagte handelte auch schuldhaft, jedenfalls fahrlässig im Sinne von § 276 Abs. 2 BGB. Art und Umfang der Sorgfaltspflichten eines Verwarners werden maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit er auf den Bestand und die Tragfähigkeit seines Schutzrechts vertrauen darf. Hier bestand zugunsten der Klägerin eine Markeneintragung. Die Beklagte hätte also den Ausgang des Widerspruchsverfahrens abwarten können. Ein Verschulden der Beklagten liegt indes jedenfalls dadurch vor, daß sie sich in der Abmahnung vom 25.02.2016 auf eine Benutzungsmarke im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG berief, ohne zu den Voraussetzungen der dafür erforderlichen Verkehrsgeltung ihrer Marke (in der Abmahnung ist terminologisch fälschlich von „durchgesetzt“ die Rede) auch nur ansatzweise Angaben zu machen.

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5. Der Höhe nach entspricht der eingeklagte Betrag von 1.531,90 € einer 1,3 Geschäftsgebühr gemäß §§ 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 2300 VV RVG nach einem Gegenstandswert von 50.000,00 € zzgl. Auslagenpauschale in Höhe von 20,00 € gemäß Nr. 7002 VV RVG. Dies ist nicht zu beanstanden und entspricht dem üblichen Gegenstandswert bei Markenverletzungen. Soweit die Beklagte bestreitet, daß die Klägerin den Betrag an ihren Prozeßbevollmächtigten gezahlt habe, erfolgt dies in Blaue hinein und ist daher unbeachtlich. Aufgrund der Weigerung der Beklagten zur Zahlung hat sich ein etwaiger Freistellungsanspruch ohnehin bereits in einen Zahlungsanspruch gewandelt.

32

II.

33

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 286, 288 Abs. 1 BGB.

34

III.

35

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

36

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S. 1, S. 2 ZPO.

37

Der Streitwert wird auf 1.531,90 EUR festgesetzt.