Landgericht Köln, 31 O 469/15

Tatbestand

Die Antragstellerin betreibt einen Reifengroßhandel und vertreibt unter anderem als europäischer Exklusivimporteur ein Felgensortiment unter der Kennzeichnung „B2 Wheels“. Sie ist Inhaberin der internationalen Markeneintragung XXXX „B2“ für Waren der Klasse 12, nämlich „Felgen für Fahrzeuge“, die mit Wirkung zum 17.05.2011 auch Schutz für das Gebiet der Europäischen Union genießt und auf der Grundlage der Benelux-Markeneintragung XXXX mit Anmeldung vom 02.02.2011 registerrechtlich abgesichert wurde. Die Antragstellerin verwendet die Marke „B2“ für Felgen für den Vertrieb in der Europäischen Union und zum Einsatz für Lkw.

Die Antragsgegnerin ist ein ruhendes Unternehmen, d.h. eine „Dormant Company“, und ausschließliche Lizenznehmerin der Gemeinschaftsmarke #####/#### „B2“, die für E GmbH mit Sitz in der Schweiz eingetragen ist. E GmbH ist eine im Jahr 2013 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, als deren Geschäftsgegenstand die „Verwertung von Marken und Markenrechten“ im Handelsregister vermerkt ist. Geschäftsführender Gesellschafter ist ebenfalls der österreichische Staatsangehörige Herr B, der auch Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Antragsgegnerin ist, mit Geschäftsadresse in G und Korrespondenzadresse in T, Bulgarien. E GmbH ist Alleininhaberin von 259 nationalen Schweizer respektive Gemeinschaftsmarken, so unter anderem auch der am 05.07.2010 angemeldeten und am 29.04.2014 eingetragenen Gemeinschaftsmarke #####/#### „B2“, die Schutz für Waren der internationalen Klassen 3, 9 und 12 genießt, unter anderem für „Fahrzeuge zur Personenbeförderung sowie deren Teile und Zubehör“. Der geschäftsführende Gesellschafter der vorgenannten Gesellschaft ist darüber hinaus auch alleiniger Gesellschafter der T1 Limited und der D1-Trademarks Limited, die ebenfalls ihren Geschäftssitz an der Adresse der Antragsgegnerin haben und bei denen es sich auch um „Dormant Companies“ handelt. Die T1 Limited war und ist Inhaberin von 850 nationalen deutschen und Gemeinschaftsmarken, die D1-Trademarks Limited von 40 nationalen deutschen und Gemeinschaftsmarken.

Mit Schreiben vom 06.10.2015 wandten sich die anwaltlichen Vertreter der Antragsgegnerin an die Antragstellerin, wiesen diese auf die eingetragene Gemeinschaftsmarke #####/#### „B2“ hin und informierten die Antragstellerin darüber, dass E Limited ausschließliche Lizenznehmerin der Gemeinschaftsmarke „B2“ sei, und forderten sie sowie ihren Geschäftsführer auf, eine für das gesamte Gebiet der Europäischen Union wirkende vertragsstrafengesicherte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben, Auskunft über den Umfang der Verwendung zu erteilen und dem Grunde nach eine Schadenersatzverpflichtung anzuerkennen. Nachdem die Antragstellerin dies abgelehnt hatte, versandte die Antragsgegnerin ein Abmahnschreiben an die S GmbH (nun S UG & Co. KG), einen Vertriebspartner der Antragstellerin, und forderte diese auf, eine vertragsstrafengesicherte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben.

Die Kammer hat auf Antrag der Antragstellerin vom 18.12.2015 der Antragsgegnerin mit Beschluss vom 23.12.2015 unter Androhung von Ordnungsmitteln untersagt, im geschäftlichen Verkehr gewerblichen Abnehmern der Antragstellerin gegenüber zu behaupten, die Verwendung der Kennzeichnung „B2“ für Reifenfelgen ohne Zustimmung der Antragsgegnerin greife in die Rechte aus der Gemeinschaftsmarkeneintragung #####/#### „B2“ ein. Die einstweilige Verfügung wurde der Antragstellerin am 30.12.2015 zugestellt.

Mit Schreiben vom 05.01.2016 wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin die Beschlussverfügung der Kammer am 07.01.2016 von Anwalt zu Anwalt zugestellt. Am 18.01.2016 ging das von den Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin am 14.01.2016 unterzeichnete Empfangsbekenntnis (siehe Anlage AST 31, Bl. 114 d.A.) bei den Vertretern der Antragstellerin ein. Die mit Schreiben vom 01.02.2016 verlangte Abgabe einer Abschlusserklärung lehnten die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 15.02.2016 ab (siehe Anlage AST 33).

Die Antragstellerin ist der Ansicht, eine ordnungsgemäße Zustellung der Beschlussverfügung innerhalb der vorgesehenen Frist von einem Monat sei erfolgt. Insofern komme es im Hinblick auf den erforderlichen Vertrauensschutz nicht darauf an, ob die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin tatsächlich im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses Prozessvollmacht gehabt haben. Im Übrigen sei Heilung eingetreten.

Die Antragstellerin ist weiter der Auffassung, der Antragsgegnerin stehe kein Unterlassungsanspruch zu, da keine kennzeichnungsrechtliche Verwechslungsgefahr vorliege. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vortrag in der Antragsschrift (Seite 15-17, Bl. 15-17 d.A.) verwiesen. Jedenfalls sei die Ausübung der Markenrechte in vielfacher Weise rechtsmissbräuchlich. Die Antragsgegnerin tätige als „Dormant Company“ keinerlei Geschäfte, ihr bzw. der E GmbH fehle es am Benutzungswillen; sie halte vielmehr zahlreiche Marken auf Vorrat.

Nachdem die Antragsgegnerin gegen diese einstweilige Verfügung mit Schriftsatz vom 04.03.2016 Widerspruch eingelegt hat, beantragt die Antragstellerin nunmehr,

wie erkannt.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die einstweilige Verfügung vom 23.12.2015 aufzuheben und den Antrag auf ihren Erlass zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, die einstweilige Verfügung sei schon wegen mangelnder Vollziehung aufzuheben. Eine Zustellung an die Antragsgegnerin sei nicht erfolgt. Die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin seien zum Zeitpunkt der Zustellung nicht von der Antragsgegnerin bevollmächtigt gewesen, sondern erst mit Vollmacht vom 15.02.2016 mandatiert worden, was von diesen anwaltlich versichert wird. Mit dem am 14.01.2016 unterzeichneten Empfangsbekenntnis sei lediglich der Empfang des zugestellten Schriftstückes bestätigt worden, wozu die Verfahrensbevollmächtigten nach § 14 BORA verpflichtet seien. Auch sei keine Heilung eingetreten. Der Beschluss sei der Antragsgegnerin zusammen mit einer Vollmacht erstmals am 09.02.2016 per E-Mail übersandt worden, was ebenfalls anwaltlich versichert wird.

Ferner sei der Verfügungsantrag auch in der Sache unbegründet. So habe das Landgericht Hamburg mit Beschluss vom 21.01.2016 (Az. 312 O 637/15) eine entsprechende Verbotsverfügung zu Gunsten der Antragsgegnerin gegenüber der S UG & Co. KG und deren Geschäftsführer B10 erlassen. Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, dass zwischen ihrer prioritätsälteren Marke und den von der Antragstellerin und deren Abnehmer verwendeten Zeichen hochgradige Verwechslungsgefahr bestehe. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vortrag im Schriftsatz vom 23.03.2016 (Seite 7-10; Bl. 146-149 d.A.) verwiesen.

E GmbH verwalte vorentwickelte Markenrechte, um sie bestehenden oder potenziellen Kunden zum Kauf oder zur Lizenzierung anzubieten. Die Tätigkeit sei ähnlich der einer Markennamen-, Namens-, Brand- oder Naming-Agentur. Die Antragsgegnerin biete die Marken Kunden in der EU zum Kauf oder zur Lizenzierung an und sei zu diesem Zweck Inhaberin der ausschließlichen Markenlizenz. Die Marken seien entwickelt worden, um diese einer Benutzung zuzuführen. Derzeit sei die Benutzungsschonfrist für die streitgegenständliche Marke jedoch noch nicht abgelaufen.

Eine bösgläubige Markenanmeldung liege nicht vor. Für die streitgegenständliche Marke B2 habe es keine ungeschützte Vorbenutzung, von der man bei der Markenanmeldung hätte wissen müssen, gegeben. Es habe kein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin vorgelegen. Die streitgegenständliche Marke B2 sei mit hohem geistigen, zeitlichen und finanziellen Aufwand entwickelt und zur Anmeldung und Eintragung geführt worden, um sie bestehenden oder potentiellen Kunden anbieten zu können. Auch die Tatsache, dass ein Unternehmen, welches als Unternehmenszweck die Entwicklung und Verwertung geschöpfter Marken zum Zweck hat, eine größere Anzahl von Markenanmeldungen innehabe, sei ebenso wenig ein Indiz für Missbrauch wie der Umstand, dass es sich bei der streitgegenständlichen Marke B2 um eine Vorratsmarke handele. Die gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen seien aufgrund betriebswirtschaftlicher Erwägungen gewählt. Daher kämen Rechtsmissbrauchseinwände der Antragstellerin nicht in Betracht.

Wegen der weiteren Einzelheiten zum Vorbringen der Parteien wird auf die überreichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die einstweilige Verfügung ist zu bestätigen, weil sich ihr Erlass auch in Ansehung der Widerspruchsbegründung als gerechtfertigt erweist, §§ 936, 925 ZPO. Sie ist auch nicht wegen Versäumung der Vollziehungsfrist gemäß § 929 Abs. 2 ZPO aufzuheben.

1. Die einstweilige Verfügung ist fristgerecht vollzogen worden, indem sie gemäß § 195 ZPO den Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin am 14.01.2016 von Anwalt zu Anwalt gegen Empfangsbekenntnis zugestellt worden ist.

Die Beschlussverfügung vom 23.12.2015 wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin am 30.12.2015 zugestellt (siehe Empfangsbekenntnis, Bl. 37 d.A.). Die Monatsfrist endete damit am 01.02.2016, da der 30.01.2016 ein Sonnabend war (§ 222 Abs. 2 ZPO). Die Beschlussverfügung wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin von Anwalt zu Anwalt per UPS-Kurier am 07.01.2016 zugestellt. Rechtsanwalt Q unterzeichnete am 14.01.2016 das Empfangsbekenntnis (Bl. 53 d.A.).

Soweit sich die Antragsgegnerin darauf zurückzieht, die Vollmacht sei erst am 15.02.2016 erteilt worden, ist dies unschädlich. Denn die Zustellung der einstweiligen Verfügung von Anwalt zu Anwalt war abgeschlossen, als das Empfangsbekenntnis am 18.01.2016 beim Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin einging (vgl. KG Berlin, Beschluss vom 10. Februar 2005 – 9 U 166/04 –, juris m.w.N.; Zöller/Stöber ZPO, 31. Aufl. (2016), § 174 Rn. 19). Eben durch den Zugang dieses Empfangsbekenntnisses wurden die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin gemäß § 172 Abs. 1 S. 1 ZPO als solche bestellt. Ob eine Prozessvollmacht tatsächlich bestand, ist im Hinblick auf den erforderlichen Vertrauensschutz für die Gegenseite unerheblich (vgl. BGHZ 118, 312, 322; BGH NJW 2002, 1728, 1729). Aufgrund des Empfangsbekenntnisses durfte die Antragstellerin darauf vertrauen, dass es keiner Zustellung mehr bedurfte. Dass die Bezeichnung als Prozessbevollmächtigter versehentlich erfolgte, musste die Antragstellerin nicht erkennen, auch wenn das Empfangsbekenntnis von ihren Verfahrensbevollmächtigten vorformuliert war. Auch gemäß § 14 BORA hat der Rechtsanwalt nur ordnungsgemäße Zustellungen entgegenzunehmen und das Empfangsbekenntnis mit dem Datum versehen unverzüglich zu erteilen. Bei einer nicht ordnungsgemäßen Zustellung kann er die Mitwirkung verweigern, muss dies dem Absender aber unverzüglich mitteilen.

2. Ferner liegen Verfügungsgrund (§§ 935, 940 ZPO) und Verfügungsanspruch vor.

Die Abmahnung, welche die Antragsgegnerin gegenüber der S GmbH ausgesprochen hat, ist als Schutzrechtsverwarnung einzustufen, als solche unberechtigt und stellt infolgedessen einen rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Antragstellerin dar mit der Folge, dass der Antragstellerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB zusteht. Die Verbotsverfügung des Landgerichts Hamburg steht dem nicht entgegen.

In der unberechtigten Verwarnung der Abnehmer liegt einen unmittelbarer Eingriff in den Geschäftsbetrieb der Antragstellerin. Bei der unberechtigten Abnehmerverwarnung ergibt sich die Unmittelbarkeit des Eingriffs in den Geschäftsbetrieb des Herstellers oder Lieferanten schon daraus, dass sie dessen Absatz beeinträchtigen kann. Denn der abgemahnte Abnehmer wird häufig, zumal wenn er auf Konkurrenzprodukte oder andere Lieferanten ausweichen kann, geneigt sein, sich der Verwarnung zu beugen, um damit den mit einem Rechtsstreit verbundenen Nachteilen aus dem Wege zu gehen (BGH GRUR 2006, 433 – Unbegründete Abnehmerverwarnung). Bereits die darin liegende Gefahr stellt – unabhängig davon, ob sich der unberechtigt verwarnte Abnehmer fügt oder nicht – eine unmittelbare Beeinträchtigung des Gewerbebetriebs des Herstellers und des Lieferanten dar.

Der in der Verwarnung der Abnehmer der Antragstellerin liegende Eingriff in deren Geschäftsbetrieb war rechtswidrig. Die Frage, ob sich die Rechtswidrigkeit schon daraus ergibt, dass die Verwarnung unberechtigt war (in diesem Sinne BGHZ 38, 200 – Kindernähmaschinen), oder ob sie erst aufgrund einer Abwägung der im Einzelfall gegenüberstehenden Interessen und Güter festgestellt werden kann, weil es sich bei dem Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb um einen offenen Tatbestand handelt, kann dahingestellt bleiben. Denn auch bei Abwägung der im vorliegenden Fall widerstreitenden Belange ist wegen der überwiegenden schützenswerten Interessen der Antragstellerin die Rechtswidrigkeit zu bejahen.

Dem Interesse der Antragsgegnerin, zur Verteidigung ihrer Markenrechte und zur Aufrechterhaltung ihres Vertriebssystems gegen (vermeintliche) Markenverletzungen durch Abnehmer vorzugehen, steht das Interesse der Antragstellerin gegenüber, einem unter Umständen sogar existenzgefährdenden Eingriff in ihre Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Geltendmachung von Ausschließlichkeitsrechten gegenüber ihren Abnehmern entgegenzutreten (vgl. BGH – GSZ – GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Dies gilt umso mehr, als die Antragsgegnerin nach der Reaktion der Antragstellerin auf das Abmahnschreiben nicht weiter gegen diese vorgegangen ist, sondern eine weitere Abmahnung gegenüber einem Vertriebspartner ausgesprochen hat.

Bei der Abwägung der beiderseitigen Interessen ist weiter zu berücksichtigen, dass die Schutzrechtsverwarnungen im vorliegenden Fall aus tatsächlichen Gründen unberechtigt waren, weil es der Antragsgegnerin wegen Rechtsmissbrauchs versagt ist, sich auf formale Rechte aus der ihr lizenzierten Gemeinschaftsmarke „B2“ zu berufen. Die Abmahnung erweist sich bereits deshalb als objektiv unbegründet, weil der Antragsgegnerin kein Unterlassungsanspruch zusteht. Die Antragsgegnerin nutzt ihre formale Rechtsstellung in missbräuchlicher Weise aus. Die Berufung auf eine nur formale Rechtsstellung als Inhaber bzw. ausschließlicher Lizenznehmer eines Kennzeichenrechts widerspricht den Grundsätzen von Treu und Glauben und ist daher rechtsmissbräuchlich (BGH GRUR 2001, 242 – Classe E).

Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung durch die Antragsgegnerin ist auszugehen, da ihre Lizenzgeberin eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet hat, hinsichtlich der in Rede stehenden Marke kein ernsthafter Benutzungswille ersichtlich ist – vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts – und die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (BGH GRUR 2001, 242 – Classe E).

Es deutet – abgesehen von der Anmeldung einer Vielzahl von Marken – nichts auf einen Geschäftsbetrieb als Markendesigner o.ä. und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen hin. Dazu genügt das Vorbringen nicht, dass die Antragsgegnerin bzw. die Schweizer Gesellschaft Vorratsmarken halte, um als eine Art Markendesigner tätig zu werden. Die Antragsgegnerin hat nicht erklären können, dass ihren Aktivitäten ein in sich stimmiges, seriöses Geschäftsmodell zu Grunde liegt. Marketingagenturen entwickeln in der Regel neue Marken für die entsprechenden Produkte oder Geschäftsideen zusammen mit ihren Kunden und passend zum Vermarktungskonzept, da die Nutzung einer Marke in aller Regel ein dahinterstehendes Marketingkonzept voraussetzt. Sie halten generell nicht eine Vielzahl von Vorratsmarken. Dies ist der seit vielen Jahren auf dem Gebiet des Markenrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes spezialisierten Kammer aus zahlreichen vorangegangenen Verfahren bekannt. Für eine ernsthafte Planung für die eigene oder fremde Benutzung der Marken fehlt vor allem auch angesichts des mehr als fünf Jahre zurückliegenden Anmeldezeitpunkts der Marke und der Geltendmachung der formalen Rechtsposition jeder Anhaltspunkt. Ein Verhalten im Geschäftsverkehr, das auch nur annähernd dem einer wie auch immer ausgestalteten Markenagentur oder eines Markendesigners nahekommt, hat die Antragsgegnerin nicht dargelegt. Auch gegenüber der Antragstellerin hat die Antragsgegnerin sich nicht wie ein Markendesigner verhalten, der einem interessierten Unternehmen eine von diesem noch nicht angemeldete oder benutzte Vorratsmarke verbunden mit einem Marketingkonzept zur Lizenzierung anbietet.

Hinzu kommt der Umstand, dass vom gesetzlichen Vertreter der Antragsgegnerin mehrere Verwertungsfirmen, die jeweils mit einem minimalen Stammkapital bzw. einer Haftungssumme von einem Pfund ausgestattet sind, gegründet wurden. Das von der Antragsgegnerin beschriebene Geschäftsmodell verlangt eine solche Konstruktion nicht. Sie kann allerdings relevant sein, wenn die Haftung für Gebühren- oder Schadensersatzforderungen bei unberechtigten Abmahnungen limitiert werden soll (vgl. OLG Frankfurt GRUR-RR 2013, 211).

Aus den Gesamtumständen folgert die Kammer, dass die Antragsgegnerin in erster Linie bezweckt, zumindest einen Teil der von ihr lizensierten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, dass dritte Unternehmen die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnehmen, um diese dann mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen.

Aus dem festgestellten rechtswidrigen Eingriff ergibt sich eine tatsächliche Vermutung für das Vorliegen der erforderlichen Wiederholungsgefahr nach § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus dem Sinn und Zweck der einstweiligen Verfügung.