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T a t b e s t a n d :

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Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Modelleisenbahnen. Beide Parteien stellen Modelleisenbahnen her, auf die der Schriftzug "D" aufgebracht ist.

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Die D AG ist ein Eisenbahndienstleistungsunternehmen, das im Personenverkehr zwischen der Schweiz und Italien tätig ist. Die von ihr verwendeten Züge tragen den Schriftzug "D". Sie ist Inhaberin der international unter der Nummer ### registrierten Wortmarke "D". Die Marke ist unter anderem eingetragen für Spiele und Spielsachen, beinhaltend elektrische und elektronische Spielzeuge außer solchen, welche bestimmt sind, mit einem Fernsehempfänger verwendet zu werden.

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Die Klägerin schloss am 12.3.2005 mit der D AG einen Vertrag über die Nutzung der Marke "D" für Modelleisenbahnen. Art. 4 des Vertrages räumt der Klägerin das ausschließliche Recht ein, den Namen und das Logo "D" für die Nachbildung des näher spezifizierten Rollmaterials der D AG zu verwenden. Beide Parteien sind gemäß Art. 5.3 verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz des Vertrages zu ergreifen und insbesondere gerichtlich gegen jede missbräuchliche, nicht vom Vertrag vorgesehene Nutzung der Marke "D" durch zum Modelleisenbahnmarkt gehörende Dritte vorzugehen.

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Die Beklagte hat keine vergleichbaren vertraglichen Vereinbarungen mit der D AG.

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Die Klägerin ist der Auffassung, die Herstellung und der Vertrieb von Modelleisenbahnen, auf denen der Schriftzug "D" aufgebracht ist, verletze die für die D AG eingetragene Marke.

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Dazu behauptet sie, die Marke "D" sei auch für Deutschland eingetragen. Sie und die D AG selber vertrieben Modelleisenbahnen mit dem Schriftzug "D" auch in Deutschland. Die Verpackung für die von der D AG vertriebenen Modelle wiesen – bei Identität der darin enthaltenen, von der Klägerin hergestellten Produkte – diese als Lieferantin aus.

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Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung den Antrag auf die konkrete Verletzungsform beschränkt. Sie beantragt nunmehr,

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I.1) wie unter Ziffer I. erkannt;

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I.2) ihr Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der unter I.1. vertriebenen Erzeugnisse zu erteilen, insbesondere unter Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und deren Vorbesitzer, gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter Angabe der Mengen der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse;

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I.3) ihr über den Umfang der in I.1. bezeichneten Handlungen Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe des unter der Kennzeichnung "D" mit Modelleisenbahnen erzielten Umsatzes sowie unter Angabe des Umfanges der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, Bundesländern, Werbeträgern;

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II.) festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den in I.1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

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Die Beklagte beantragt,

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die Klage abzuweisen.

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Die Beklagte bestreitet den Vertrieb der "D"-Modelleisenbahnen der Klägerin durch diese und die D AG in Deutschland mit Nichtwissen. Sie ist der Auffassung, die Markenrechte der D AG seien durch die Verwendung des Schriftzuges auf den Modelleisenbahnen nicht verletzt, da die Herkunftsfunktion der Marke nicht beeinträchtigt werde.

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Die Beklagte meint, der Verbraucher werde die Verwendung des Kennzeichens der D AG ausschließlich als Teil der detailgetreuen Nachbildung der real existierenden Eisenbahn verstehen. Der Sachverhalt liege vollkommen parallel zu dem Fall der Verwendung des Herstellerkennzeichens der P AG auf Modellautos.

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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

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Die Klage ist teilweise begründet.

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Die Klägerin hat gegen die Beklagte den geltend gemachten Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit dem Vertrag zwischen ihr und der D AG. Als Lizenznehmerin ist ihr die Geltendmachung von Auskunfts-, Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüchen hingegen verwehrt.

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I.

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Die Klägerin ist als Lizenznehmerin der D AG hinsichtlich der Wortmarke D gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG aktivlegitimiert. Durch die vertragliche Verpflichtung beider Parteien gemäß Art. 5.3 des Vertrages, Markenverstöße gerichtlich zu verfolgen, ist ihr konkludent das Recht eingeräumt worden, gegen Markenverletzungen der vorliegenden Art gerichtlich vorzugehen.

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Die D AG verfügt über formellen Markenschutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG auch für Deutschland in Bezug auf die unter der Nummer ### eingetragene Wortmarke "D" für Spiele und Spielsachen, beinhaltend elektrische und elektronische Spielzeuge.

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Die Eintragung auch für Deutschland ergibt sich aus dem als Anlage K4 eingereichten und auch durch das Gericht reproduzierbaren Auszug aus der Datenbank der World International Property Organisation (WIPO). Die Beklagte hat keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass die dort vermerkte Eintragung für Deutschland ("DE") unrichtig ist. Der Hinweis darauf, dass Ländereintragungen in derartigen Datenbanken generell unrichtig sein können, reicht nicht aus. Dem Vortrag der Klägerin ist zu entnehmen, dass die Eintragung der Marke auch für Deutschland auf Veranlassung der D AG geschah. Wenn dann in einer internationalen Datenbank eben diese (antragsgemäße) Markenregistrierung ausgewiesen wird, bedarf es – hier nicht vorgetragener - auf den Einzelfall bezogener Anhaltspunkte für die Annahme der Unrichtigkeit der Eintragung. Schließlich müsste zunächst ein Antrag auf Eintragung für Deutschland abgelehnt worden, die Eintragung dann aber fälschlich in der Datenbank zugunsten des Antragsstellers ausgewiesen worden sein.

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Die Marke ist in Deutschland durch den Vertrieb der Modelleisenbahnen mit dem Schriftzug "D" durch die Klägerin und die D AG auch genutzt worden. Das Bestreiten des Vertriebs der Modelleisenbahnen mit dem Schriftzug "D" durch die D AG und die Klägerin mit Nichtwissen ist gem. § 138 Abs. 4 ZPO unzulässig. Es ist fernliegend, dass es nicht Gegenstand der Wahrnehmung der Beklagten ist, wer auf dem deutschen Markt außer ihr "D"-Modelleisenbahnen vertreibt. Die Beklagte bietet selber solche Bahnen auf dem deutschen Markt an und ist auf dem deutschen Markt für Modelleisenbahnen seit geraumer Zeit maßgeblich tätig. Im Übrigen genügt Wahrnehmungsmöglichkeit (Baumbach/Lauterbach/Albers/ Hartmann, 67. Auflage, § 138 ZPO, Rz. 53). Diese ist bei einem langjährigen Marktteilnehmer mit Sitz in Deutschland zu unterstellen.

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Die Klägerin stützt sich auf eine Verletzung der auch für elektrische und elektronische Spielzeuge eingetragenen Marke "D" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Kennzeichnung der Modelleisenbahnen der Beklagten mit "D". Durch die Anbringung der Marke "D" auf den Modelleisenbahnen benutzt die Beklagte die Marke der D AG. Sie benutzt die Marke für eine identische Ware wie die Markeninhaberin und die Klägerin als Lizenznehmerin.

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Die Anbringung des Schriftzuges "D" auf den Modelleisenbahnen der Beklagten stellt eine markenmäßige, die Herkunftsfunktion der Klägermarke verletzende Benutzung dar.

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Der EuGH verlangt seit seiner Entscheidung "Opel-Blitz", dass über die Benutzung der Marke hinaus mit dieser Benutzung die Herkunftsfunktion der Marke verletzt sein muss (EuGH, Urteil v. 25.1.2007, Rs. C-48/05 – Opel-Blitz, Rz. 21, 22). Gemäß Rz. 24 und 25 des Urteils ist dafür entscheidend, ob die maßgeblichen Verkehrskreise das mit einem Kennzeichen versehene Modell als Angabe darüber verstehen, dass diese Waren von dem Markeninhaber oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen stammen. Letzteres ist hier der Fall.

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Wie das OLG Nürnberg in der Berufungsentscheidung zu der der EuGH Entscheidung zugrunde liegenden Sache (OLG Nürnberg, Urt. v. 29.4.2008, 3 U 1240/07) zutreffend ausführt, ist der Begriff "wirtschaftlich verbundenes Unternehmen” auf Grund der Rz. 9 im Urteil des EuGH so zu verstehen, dass damit Lizenznehmer gemeint sind. Als Lizenznehmer sieht der Verbraucher einen Hersteller an, der für die Produktion oder den Vertrieb seiner Waren eine Erlaubnis von einem Dritten benötigt. Markenschutz besteht daher nicht etwa nur, wenn die Verkehrskreise aufgrund des angebrachten Kennzeichens davon ausgehen, dass der Markeninhaber oder ein konzernrechtlich verbundenes Unternehmen Hersteller der Ware ist.

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Anders als das Herstellerzeichen des Originals bei Modellautos ist bei der Marke eines Eisenbahndienstleisters bei Modelleisenbahnen nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Aufbringung der Marke nur als Abbildung der Wirklichkeit begreifen.

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Bereits der Generalanwalt hat in seinem Schlussantrag in der Sache "Opel-Blitz" darauf hingewiesen, dass ein nicht unerheblicher Teil von Spielzeug in der möglichst detailgetreuen Nachbildung der Erwachsenenwelt, insbesondere in der Nachbildung von Fortbewegungsmitteln wie Autos, Schiffen und Eisenbahnen besteht (siehe Nrn. 37ff. im Schlussantrag).

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Grundsätzlich sind auch Modelleisenbahnen nach dem Vortrag beider Parteien möglichst realitätstreue Nachbildungen der Wirklichkeit. Die vom OLG Nürnberg (a.a.O.) für Modellautos unterstellte Annahme, dass ein Modellauto ohne Herstellerkennzeichen kein Modellauto ist, ist jedoch nicht auf den Fall der Marke eines Eisenbahndienstleisters auf Modelleisenbahnen übertragbar.

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Es können auch realistische Eisenbahnmodelle hergestellt werden, ohne dass es der Aufbringung gerade der Marke eines bestimmten Eisenbahndienstleisters bedarf. Dieselben Modelle eines Herstellers werden z.T. parallel von unterschiedlichen Dienstleistern verwendet. Alte Züge eines Dienstleisters werden später veräußert und von anderen Dienstleistern genutzt. Dabei wird ein möglicherweise vorhandenes Kennzeichen des Herstellers der Eisenbahn auf dieser verbleiben können, der Schriftzug des Dienstleisters wird – soweit vorhanden – in der Regel ausgetauscht. Die aufgebrachte Marke eines Autoherstellers verbleibt hingegen beim Verkauf in aller Regel unverändert auf dem Produkt.

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Hinzu kommt, dass die D AG (anders als in dem der Entscheidung des OLG Nürnberg zu Grunde liegenden Fall betreffend Modellautos) weder Hersteller des Originals noch des Spielzeugs ist. Beides ist nur mit der Marke beschriftet, um die Ware der D AG als Dienstleister und Benutzer der Ware zuzuordnen. Ein RE 484 SBB – wie ihn die Beklagte nachgebaut hat – kann eben auch ohne "D"- Schriftzug in Miniatur realitätsgetreu dargestellt werden. Es ist eine nicht vom Anspruch auf Realitätstreue diktierte freie Entscheidung der Modellbahnhersteller, ob sie auf eine Modelleisenbahn das Logo eines bestimmten Dienstleisters aufbringen. Das ist nicht vergleichbar mit der Kennzeichnung eines PKW mit dem Markenzeichen eines Autoherstellers. Es ist vielmehr so, als würde ein Modellautohersteller sich entschließen, auf sein Modell eines bestimmten Autos neben dem Herstellerkennzeichen auch das Logo eines Dienstleisters aufzubringen, der für seine Dienstleistung eigens gekennzeichnete PKW oder LKW verwendet (wie es z.B. Autovermietungen oder Automobilclubs tun). Das wird nicht markenrechtlich alleine dadurch zulässig, dass es sich dabei um originalgetreue Abbildungen bestimmter in der Realität existierender Vorbilder handelt. Der Verkehr wird bei dem Original wie bei der Miniatur davon ausgehen, dass das Produkt von dem fraglichen Dienstleister oder einem verbundenen Unternehmen herrührt.

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Soweit Modelleisenbahnen den Schriftzug "D" tragen, ist die Annahme nahe liegend, dass der Verkehr wie bei dem von der D AG für Eisenbahndienstleistungen verwandten Rollmaterial davon ausgeht, dass dieser auch die Modelleisenbahnen zugeordnet werden sollen.

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Denn ein rechtlich beachtlicher Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, die mit den Modelleisenbahnen mit der Aufschrift "D" angesprochen werden, weiß, dass "D" ein (Eisenbahn-)Dienstleistungsunternehmen ist und kein produzierendes Unternehmen.

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Die hier angesprochenen Verkehrskreise sind wesentlich andere als die von den Modellautos im Falle des oben zitierten EuGH-Urteils. Das Produkt, das hier als konkrete Verletzungsform angegriffen wird, ist kein niedrigpreisiges, im Massengeschäft eines Discounters vertriebenes Kinderspielzeug (wie im Fall des OLG Nürnberg), sondern ein hochpreisiges Liebhaberprodukt, welches in der Regel im Fachhandel vertrieben wird und insbesondere auch Erwachsene anspricht.

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Nicht bei jeder Miniatur eines Originals kann, nur weil sie ein Spielzeug ist, davon ausgegangen werden, dass deren Herstellung die Herkunftsfunktion einer Spielzeugmarke nicht verletzt. Jedenfalls kann dies für das Kennzeichen eines vergleichsweise jungen, räumlich sehr begrenzt tätigen Eisenbahndienstleisters, der auch das Original nicht selber herstellt, nicht gelten.

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Dies gilt um so mehr, als anders als im Fall "Opel-Blitz" durch den als Anlage K1 vorgelegten Vertrag belegt wird, dass die D AG tatsächlich Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von Modelleisenbahnen erteilt.

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Da es naheliegt, dass der Verkehr nicht nur echtes Rollmaterial, sondern auch die Modelleisenbahnen mit deren Logo der D AG zuordnet, ist es auch plausibel, dass die D AG ein Interesse daran hat, die Qualität der Modelleisenbahnen mit ihrem Logo zu sichern. Die vertraglichen Vorschriften zur genauen Kontrolle der Entwürfe der Modellbahnen der Klägerin seitens der D AG sowie das Erfordernis ausdrücklicher Zustimmung der D AG für die Produktion und den Vertrieb des jeweiligen Modells durch die Klägerin finden sich in Ziffer 4.2 der Anlage K1. Das pauschale Bestreiten eines entsprechenden Vorgehens der Vertragsparteien durch die Beklagte ist angesichts des vorgelegten Vertrages unbeachtlich.

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II.

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Als Lizenznehmerin kann die Klägerin keine Schadensersatzansprüche zur Leistung an sie selber und entsprechend auch keine Auskunfts- oder Rechnungslegungsansprüche geltend machen. Dazu fehlt es an einer Anspruchsgrundlage. § 30 Ab. 4 MarkenG stellt ausschließlich eine verfahrensrechtliche Vorschrift dar und dient nicht als materielle Anspruchsgrundlage. Rechtsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch bei einer Markenverletzung ist nur § 14 Abs. 6 MarkenG. Diese Bestimmung sieht ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vor. Den Schaden, der dem Lizenznehmer entstanden ist, kann der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation im eigenen Namen geltend machen. Ein Auskunftsanspruch nach § 242 BGB, der der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs dient, stand der Klägerin mangels eigenen Schadensersatzanspruchs ebenso nicht zu (BGH GRUR 2007, 877 - Windsor Estate). Gleiches gilt für den Anspruch auf Rechnungslegung, der nur der Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs dient.

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III.

44

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 269 Abs. 3 Satz 2, 92 Abs. 1 ZPO.

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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 11, 709, 711 ZPO.

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Streitwert:

47

100.000 EUR