Landgericht Düsseldorf, 4a O 99/20

T a t b e s t a n d

Der Kläger nimmt die Beklagte wegen Nutzungsersatz sowie Zahlung von vorgerichtlichen Anwaltskosten in Anspruch.

Der Kläger ist jedenfalls Miterfinder der deutschen Patentanmeldung DE A, die am 02.02.2006 eingereicht wurde und eine Kerze, umfassend einen Docht, ein Brennmaterial und einen Kerzenteller, betrifft. Am 17.02.2006 erfolgte eine Nachmeldung unter der Anmeldenummer DE B, welche gegenüber der DE A Änderungen enthielt und deren innere Priorität sie in Anspruch nimmt. Als Erfinder wurden der Kläger und Herr C benannt.

Mit Erfindungsübertragungsvertrag vom 10.04.2006 übertrug der Kläger an die Beklagte, welche Herstellerin von Kerzen ist, die Rechte an der Erfindung, welche den beiden deutschen Patentanmeldungen A und B und den beiden deutschen Gebrauchsmusteranmeldungen D und E zugrunde lag. § 3 dieses Vertrages lautet auszugsweise:

„Der Veräußerer erhält vom Erwerber als Gegenleistung für die Übertragung der Rechte für jede vom Erwerber hergestellte Kerze, die unter mindestens einen Patentanspruch der Schutzrechtsanmeldungen des § 1 beziehungsweise der daraus resultierenden Schutzrechte fällt, 0,2 Eurocent pro Kerze. Hierbei sind nur solche Kerzen zu berücksichtigen, die einen Kerzenteller aus feuerfestem Material mit zentraler Vertiefung umfassen, wie sie beispielhaft in den Abbildungen 1 bis 3 der deutschen Patentanmeldung B beziehungsweise der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung E beschrieben sind. Diese Kerzen werden vom Erwerber zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung unter der Bezeichnung „Brand-Schutz-System“ (BSS) beworben.

Der Veräußerer erhält vom Erwerber darüber hinaus als weitere Gegenleistung für die Übertragung der Rechte für jede vom Erwerber hergestellte Kerze, die dessen „Alu-Schutz-Siegel“ (ASS) trägt, 0,1 Eurocent pro Kerze.

Die Gegenleistungspflichten schließen auch jene Kerzen ein, die unter den Schutz von künftigen Schutzrechtsanmeldungen beziehungsweise daraus resultierenden Schutzrechten fallen, die auf der Basis der in § 1 genannten Schutzrechte gegebenenfalls eingereicht beziehungsweise beantragt werden.

[…]

Die oben genannten ungekürzten Gegenleistungen sind, den Bestand des Schutzrechts vorausgesetzt, für zwölf (12) Jahre ab dem Anmeldetag der deutschen Patentanmeldung F beziehungsweise der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung E, also bis zum 17. Februar 2018 geschuldet. Nach Ablauf von sieben (7) Jahren ab dem genannten Anmeldetag wird eine nach Maßgabe der folgenden drei Absätze errechenbare Gegenleistung geschuldet:

Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses beträgt der vom Erwerber gegenüber seinen Abnehmern durchsetzbare Mehrwert der Kerzen 0,1 Eurocent bezogen auf 1mm Durchmesser des in die Kerze inkorporierten erfindungsgemäßen Kerzentellers. Dieser Mehrwert wird als Ausgangswert bezeichnet. Sollte beispielsweise durch wachsenden Wettbewerbsdruck dieser Ausgangswert gegenüber den Abnehmern nicht mehr durchsetzbar sein, so verringert sich prozentual und liner [sic] proportional die Gegenleistungspflicht des Erwerbers gegenüber dem Veräußerer. […].“

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Vertrag, vorgelegt als Anlage TGH-2, Bezug genommen.

Anschließend meldete die Beklagte unter dem 02.02.2007 die diesen Anmeldungen zugrundeliegende Lehre als EP G(im Folgenden EP G) an. Am 16.07.2008 wurde die Anmeldung im Patentblatt 2008/29 veröffentlicht. Die EP G nimmt die Prioritäten der DE A sowie DE B vom 02.02.2006 (DE A) bzw. 17.02.2006 (DE B) in Anspruch. Der Kläger und Herr C wurden als Erfinder eingetragen.

Das EP G betrifft eine Kerze umfassend einen Docht, ein Brennmaterial und einen Kerzenteller. Die erteilten Ansprüche des EP G lauten wie folgt:

„1. Kerze, umfassend einen Docht (1), ein Brennmaterial (3), eine Tauchwachsschicht (2) und einen Kerzenteller (4), wobei der Kerzenteller (4) vor dem Aufbringen der Tauchwachsschicht (2) auf dem Kerzenrohling (3) angeordnet wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Kerzenteller (4) aus einer im Bereich der Standfläche der Kerze angeordneten, in das Brennmaterial (3) integrierten Platte aus Aluminium besteht.

2. Kerze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte kreisförmig ist und eine zentrale Vertiefung aufweist.

3. Kerze nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kerzenteller (4) eine zu der der Vertiefung gegenüberliegenden Seite des Tellers ausgestaltete erhöhte Umrandung aufweist.

4. Kerze nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte mindestens eine Prägung aufweist, wobei sich die Prägung beziehungsweise die Prägungen in Richtung der Umrandung erstrecken.

5. Kerze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägung zusätzlich mit Einschnitten oder Einstanzungen versehen ist, wobei die Einschnitte oder Einstanzungen halbmondförmig sind.

6. Kerze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kerzenteller (4) Punktmarkierungen zum Durchstoß für Steckverbindematerial aufweist und Punktmarkierungen halbmondförmige Einstanzungen darstellen.

7. Kerze nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Aluminium eine Dicke von 30 bis 100 μm, vorzugsweise 48 bis 68 μm besitzt.

8. Kerze nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Kerzenteller (4) durch Aufkleben angebracht ist.“

Unter dem 14.02.2015 erklärte der Kläger den Rücktritt vom Erfindungsübertragungsvertrag vom 10.04.2006. Die Wirksamkeit dieses Rücktritts wurde mit Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 31.03.2016, Az. 4a O 38/14, festgestellt (Anlage TGH7, Ziffer II. des Tenors). Die dagegen gerichtete Berufung hat das Oberlandesgericht mit Urteil vom 08.06.2017, Az. I-15 U 48/16 zurückgewiesen.

Daran anschließend verlangte der Kläger u.a. von der hiesigen Beklagten die Zustimmung zur Löschung des Herrn C als Miterfinder bei der Patentanmeldung DE X und den daraus hervorgegangenen Schutzrechten gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie hinsichtlich des erteilten Europäischen Patents EP G gegenüber dem Europäischen Patentamt und nahm die hiesige Beklagte auf Übertragung der Patente bzw. Patentanmeldungen basierend auf EP G in Anspruch und verlangte von ihr die Abrechnung über Kerzenverkäufe sowie Feststellung von Zahlungsansprüchen für die Benutzung der den Schutzrechten zugrundeliegenden Erfindung durch die hiesige Beklagte für den Zeitraum ab dem 15. Februar 2015.

Mit Urteil vom 08.01.2019 verurteilte das Oberlandgericht Düsseldorf (Az. I-15 U 6/19) die hiesige Beklagte dazu, alle erforderlichen Erklärungen abzugeben, die für die Übertragung einer Mitberechtigung an den Patenten bzw. Patentanmeldungen basierend auf dem EP G erforderlich sind Zug um Zug gegen Zahlung von 112.570,36 Euro durch den Kläger an die hiesige Beklagte. Weiter wurde die Beklagte zur Abrechnung sowie Zahlung eines Ausgleichs für Benutzungshandlungen verurteilt. Wörtlich heißt es in dem Tenor:

„2.

Die Beklagte zu 2) wird verurteilt,

für die Zeit vom 15. Februar 2015 bis zum 30. September 2016 sowie ab dem 1. Oktober 2016 gegenüber dem Kläger abzurechnen über die Anzahl der von der Beklagten zu 2) hergestellten ASS-Kerzen, BSS-Kerzen sowie der Kerzen, die unter einer anderen Bezeichnung vertrieben wurden und die unter mindestens einen Patentanspruch der deutschen Patentanmeldungen X oder B oder der deutschen Gebrauchsmuster-Anmeldungen D oder E oder einem darauf resultierenden Schutzrecht fallen, soweit die Kerzen einen Kerzenteller aus feuerfestem Material mit zentraler Vertiefung umfassen.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, dem Kläger für die Benutzungshandlungen gemäß Ziffer 1.2 ab dem 15. Februar 2015 einen Ausgleich unter Berücksichtigung seines Miterfinderanteils In Höhe von 95% zu zahlen.“

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf das Urteil, vorgelegt als Anlage K1, Bezug genommen.

Die Beklagte erteilte daraufhin Auskunft, wonach für das 2. Quartal 2020 255.867 sog. BSS-Kerzen hergestellt worden seien.

Daraufhin verlangte der Kläger erfolglos von der Beklagten mit Schreiben vom 16.10.2020, der Beklagten am 19.10.2020 zugegangen, Zahlung von 18.123,06 Euro unter Bezugnahme auf Ziffer I 3 des Urteils des OLG Düsseldorf, Az. I-15 U 6/19, wobei als Nettobetrag gesondert ein Betrag von 14.584,42 Euro sowie ein Mehrwertsteuerbetrag von 2.771,04 Euro ausgewiesen wurde. Hinsichtlich der Details wird auf das Schreiben, vorgelegt als Anlage K3, Bezug genommen.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 27.10.2020 mahnte sodann der Kläger erfolglos die Zahlung von 18.143,46 Euro bis zum 06.11.2020 an und verlangte zudem Ersatz der Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 1.072,77 Euro (Anlage K4).

Zum 10.10.2020 übertrug der Kläger seine Bruchteilsansprüche an den vorgenannten Patenten an die Kerzenfabrik Jaspers GmbH (vgl. Anlage TGH-3).

Unter dem 11.01.2021 zahlte der Kläger unter Bezugnahme auf das Urteil des OLG Düsseldorf, Az. I-15 U 6/19 112.570,36 Euro als Verwendungsersatz an die Beklagte.

Der Kläger ist der Auffassung, ihm stehe Wertersatz für die Benutzungshandlungen hinsichtlich der im OLG Urteil, Az. I-15 U 6/19 in Bezug genommenen Schutzrechte seit seinem Rücktritt vom Erfindungsübertragungsvertrag zu. So handele es sich bei den 255.867 seitens der Beklagten für das 2. Quartal 2020 benannten BSS-Kerzen um solche, die unter die genannten Schutzrechte fielen – was seitens der Beklagten nicht bestritten wird – sowie um solche, die vom Tenor des Urteils des OLG Düsseldorf, Az. I-15 U 6/19 erfasst seien. Insbesondere handele es sich um solche, mit einer zentralen Vertiefung. Bei der Berechnung seien sowohl der seitens des OLG festgestellte Miterfinderanteil von 95% zu berücksichtigen sowie – unter Bezugnahme auf das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 31.03.2016, Az. 4a O 38/14 (Anlage TGH-7) – ein durchschnittlicher Mehrwert von 0,06 Euro je Kerze, da der jeweilige Brandschutzteller einen durchschnittlichen Durchmesser von 60 mm aufweise. Hieraus folge ein Nettobetrag von 14.584,42 Euro bzw. 17.355,46 Euro brutto.

Jedenfalls aber stehe dem Kläger ein Anspruch auf Schadenersatz zu, da die Beklagte zu Unrecht die vom Kläger unter dem 07.06.2017 beantragte Umschreibung des deutschen Teils des Europäischen Patents EP G vorsätzlich verweigert habe.

Im Übrigen befinde sich der Kläger auch nicht im Annahmeverzug hinsichtlich der Einräumung einer Mitberechtigung, da die Beklagte – insoweit unstreitig – zwar mit Schreiben vom 11.04.2018 die Übertragung eines Bruchteils angeboten habe, allerdings nur in Höhe von 50 %. Zudem sei die Zahlung in Höhe von 112.570,36 Euro erst Anfang Januar 2021 erfolgt, da die Beklagte sich trotz seitens des Klägers erklärter Aufrechnung vom 07.09.2020 (Anlage K6) geweigert habe, ihrer Verpflichtung aus dem Urteil des OLG Düsseldorf, Az. I-15 U 6/19 nachzukommen.

Die Beklagte habe dem Kläger die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten als Verzugsschaden zu zahlen, da diese mit Schreiben vom 16.10.2020 in Verzug gesetzt worden sei. Die Zuvielforderung beruhe auf einem reinen Additionsfehler, da Nettobetrag und Mehrwertsteuer zutreffend berechnet worden seien.

Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 17.355,46 Euro nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 27.10.2020 zu zahlen;

2. die Beklagte weiter zu verurteilen, an den Kläger vorgerichtlich entstandene Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 1.072,77 Euro zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, die von ihr im 2. Quartal 2020 hergestellten hier gegenständlichen BSS-Kerzen seien solche mit einer zentralen Erhöhung und seien daher nicht vom Tenor des Urteils des OLG Düsseldorf, Az. I-15 U 6/19 erfasst. Im Übrigen scheitere ein Anspruch auf Nutzungsersatz bereits daran, dass die Beklagte bis zum 12.01.2021 berechtigte Besitzerin des EP G gewesen sei und es dem BGB fremd sei, vom berechtigten Besitzer die Herausgabe von Nutzungen zu verlangen, wie sich etwa dem Rechtsgedanken aus § 993 BGB entnehmen lasse. Hinzu komme, dass sich der Kläger hinsichtlich der Einräumung von Mitbesitz in Annahmeverzug befinde, da die Beklagte diesem bereits unter dem 11.04.2018 die Übertragung von 50% an den streitgegenständlichen Patenten und Anmeldung Zug um Zug gegen Zahlung von Verwendungsersatz angeboten habe. Das OLG Düsseldorf habe in dem Urteil, Az. I-15 U 6/19 keine Feststellungen zum Umfang der Mitberechtigung getroffen, wie sich auch aus dem Hinweisbeschluss vom 08.01.2020 (Anlage TGH-8) ergebe. Der Verwendungsersatz sei weiter – insoweit unstreitig – seitens des Klägers erst unter dem 11.01.2021 gezahlt worden. Die seitens des Klägers erklärte Aufrechnung sei unwirksam, da der Ausgleichsanspruch nicht näher spezifiziert worden sei.

Unzutreffend sei im Übrigen die Bemessung des Wertersatzes. Maßgeblich sei insoweit allein die vereinbarte Vergütung von 0,2 Eurocent. Insbesondere habe die Beklagte keinen Mehrwert von 0,06 Euro pro BSS-Kerze erzielt. Dies ergebe sich insbesondere nicht aus dem Urteil des Landgerichts Düsseldorf, Az. 4a O 38/14. Zudem sei bei der Bemessung des Wertersatzes zu berücksichtigen, dass nach § 3 des Erfindungsübertragungsvertrages der Kaufpreis zum 17.02.2018 abgegolten sein sollte.

Ein Schadenersatzanspruch scheide aus, da der Kläger keinen Anspruch auf vollständige Umschreibung gehabt habe und im Übrigen der Übertragung der Mitberechtigung die Einrede des §§ 348, 322 BGB entgegengestanden habe.

Das Landgericht Düsseldorf hat dem Beklagtenvertreter die Klage unter dem 21.12.2020 zugestellt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die wechselseitigen Schriftsätze sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15.07.2021 Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist im tenorierten Umfang begründet. Dem Kläger steht ein Anspruch auf Wertersatz i.Hv. 17.355,46 Euro brutto zu (dazu unter A), wobei ein Zinsanspruch erst ab Rechtshängigkeit begründet ist (dazu unter B). Der Kläger hat jedoch keinen Anspruch auf Ersatz der außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten (dazu unter C).

Dem Kläger steht ein Anspruch auf Wertersatz hinsichtlich der Nutzungen der streitgegenständlichen Patente in Höhe von 17.355,46 Euro (brutto) gem. § 346 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB zu.

Der Anspruch auf Ersatz für die Benutzungshandlungen besteht seit dem 15.02.2015 bis zur Beendigung des Rückgewährschuldverhältnisses und damit auch für den hier geltend gemachten Zeitraum des zweiten Quartals 2020.

Der Kläger hat unter dem 14.02.2015 wirksam den Rücktritt erklärt. Die empfangenen Leistungen sind daher ab diesem Zeitpunkt dem Vertragspartner zurück zu gewähren, gezogene Nutzungen sind herauszugeben (§ 346 Abs. 1 BGB). Auch nach der Rücktrittserklärung hat die Beklagte das Schutzrecht allein genutzt. Der Kläger wiederum war bis zur Rückübertragung des Schutzrechtsanteils nicht in der Lage, dieses (mit) zu nutzen. Hierfür ist ihm ein Ausgleich in Form von Wertersatz zu leisten.

Insoweit kommt es nicht darauf an, ob die hier gegenständlichen BSS-Kerzen unter den Tenor des Urteils des Oberlandgericht Düsseldorf vom 22.06.2020, Az. I-15 U 6/19 fallen. Denn jedenfalls besteht ein Anspruch auf Wertersatz auf Basis des rechtskräftig festgestellten Rückabwicklungsschuldverhältnisses, welches den Erfindungsübertragungsvertrag insgesamt betrifft. Dieser wiederum betrifft die Schutzrechte (vgl. § 1 des Erfindungsübertragungsvertrages), unter die die hier gegenständlichen BSS-Kerzen unstreitig fallen. Insbesondere steht § 3 Abs. 1 des Erfindungsübertragungsvertrages, welcher ausdrücklich nur Kerzen mit zentraler Vertiefung in Bezug nimmt einer Erfassung von BSS Kerzen mit zentraler Erhöhung nicht entgegen, wie sich etwa Abs. 3 des § 3 entnehmen lässt, der eine Öffnungsklausel für weitere unter das Schutzrecht fallende Kerzen enthält. Hiernach schließt die Gegenleistungspflicht auch jene Kerzen ein, die unter den Schutz von künftigen ausländischen Schutzrechtsanmeldungen beziehungsweise daraus resultierenden Schutzrechten fallen. Diese Klausel lässt den Willen der Vertragsparteien erkennen, wonach es diesen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses darauf ankam, sämtliche Erfindungen im Rahmen des Erfindungsübertragungsvertrages zu erfassen, soweit diese unter die in § 1 des Vertrages genannten Schutzrechte bzw. daraus resultierender weiterer Schutzrechte fallen. Vorliegend fallen die BSS-Kerzen unstreitig auch dann unter die durch den Vertrag in Bezug genommenen Schutzrechte, wenn diese eine zentrale Erhöhung anstelle einer zentralen Vertiefung aufweisen.

Schließlich steht dem auch nicht der Tenor des genannten Urteils des OLG Düsseldorf entgegen. Zwar lässt sich Ziffer I. 2. des Tenors dahin verstehen, dass dieser auf Kerzen, die einen Kerzenteller aus feuerfestem Material mit zentraler Vertiefung umfassen beschränkt ist. Den Entscheidungsgründen lässt sich jedoch entnehmen, dass diese Beschränkung des Tenors allein der Antragstellung durch den Kläger geschuldet ist und insbesondere nicht eine Ersatzpflicht für Nutzungshandlungen hinsichtlich BSS-Kerzen mit zentraler Erhöhung ausschließen will. Vielmehr ergibt sich aus den Entscheidungsgründen, dass sich auf Basis der Rückabwicklung des Erfindungsübertragungsvertrages die Pflicht zum Wertersatz auf die Nutzung der Kerzen mit einem Brandschutzsystem, das von der technischen Lehre des EP 360 Gebrauch macht, bezieht und zwar ohne Einschränkung auf Kerzen mit zentraler Vertiefung (vgl. S. 74 des Urteils) sowie auf Benutzungshandlungen der ASS-Kerzen.

II.

Der dem Kläger zu ersetzende Wertersatz beträgt 14.585,42 Euro netto, was einem Bruttobetrag von 17.356,46 Euro entspricht, wobei der Kläger 17.355,46 Euro geltend gemacht hat.

Der anzusetzende Wertersatz pro Kerze beträgt vorliegend 0,06 Euro.

§ 346 Abs. 2 S. 2 BGB bestimmt den Grundsatz, dass für den Fall, dass im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt ist, diese bei der Berechnung des Wertersatzes zugrunde zu legen ist. In einem solchen Fall ist für den objektiven Wert kein Raum mehr. Vorliegend wurde zwar gem. § 3 des Übertragungsvertrages als Gegenleistung pro BSS-Kerze mit zentraler Vertiefung eine Vergütung von 0,2 Eurocent vereinbart. Trotz des Bestehens einer solchen Regelung, ist dennoch für die hier gegenständlichen BSS Kerzen von dem dargestellten Grundsatz abzuweichen und vom objektiven Wert aufzugehen. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich bei den gegenständlichen Kerzen um solche mit einer zentralen Vertiefung oder Erhöhung handelt. Dahinter stehen die folgenden Erwägungen:

Nach § 3 Abs. 8 des Erfindungsübertragungsvertrages war die vertraglich vereinbarte Gegenleistung von 0,2 Eurocent pro BSS-Kerze mit zentraler Vertiefung lediglich bis zum 17.02.2018 geschuldet. Hieraus folgt allerdings nicht, dass für solche Nutzungen, die nach dem Rücktritt von dem Vertrag und nach dem 17.02.2018 gezogen wurden, überhaupt kein Wertersatz zu leisten ist. So hatte diese Vereinbarung gerade nicht vor Augen, dass der Vertrag rückabgewickelt werden würde. Vielmehr ist sie Ausdruck dessen, dass die Beklagte das alleinige unternehmerische Risiko trug sowie die mit den Schutzrechten zusammenhängenden Kosten. Mit Rückübertragung der Rechte auf den Kläger verändert sich diese Risikoverteilung. Der seitens des Klägers ausweislich des genannten Urteils des OLG, Az. I-15 U 6/19, geschuldete Verwendungsersatz ist u.a. Ausfluss dieser veränderten Risikoverteilung.

Vielmehr lässt sich der Regelung in § 3 Abs. 5 des Erfindungsübertragungsvertrages für gezogene Nutzungen nach dem Rücktritt vom Vertrag allein entnehmen, dass die vertraglich vereinbarte Gegenleistung kein geeigneter Ausgangspunkt mehr hinsichtlich der Wertbestimmung für Nutzungen nach dem 17.02.2018 ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, den hier vorliegenden Fall mit dem gleichzustellen, in dem überhaupt keine Gegenleistung für die gezogenen Nutzung vereinbart wurde. In letzteren Fall wird auf den objektiven Wert der Nutzung abgestellt (Grüneberg in: Palandt, 80. Auflage 2021, § 346 Rdn. 10).

Der objektive Wert der BSS-Kerzen liegt ausweislich des Vertrages bei 0,1 Eurocent bezogen auf 1mm Durchmesser des Kerzentellers. Wie die Beklagte selbst ausführt, war dieser Wert ursprünglich die Bemessungsgrundlage für die vertraglich vereinbarte Gegenleistung und bietet damit einen geeigneten Anhalt für den tatsächlichen objektiven Wert. Nach dem Vortrag des Klägers liegt der Durchmesser bei den BSS-Kerzen bei 60 mm, so dass der Mehrwert pro Kerze bei 6 Cent bzw. 0,06 Euro liegt. Soweit die Beklagte erstmals mit Schriftsatz vom 02.08.2021 bestreitet, dass der Durchmesser der BSS-Kerzen bei 60 mm gelegen habe und insoweit entsprechende Zahlen vorträgt, ist dieser Vortrag verspätet. So bezieht sich der in der mündlichen Verhandlung gewährte Schriftsatznachlass allein auf den Hinweis der Kammer hinsichtlich des erzielbaren Mehrwertes von 0,1 Eurocent pro 1mm Durchmesser des erfindungsgemäßen Kerzentellers, nicht jedoch auf den bis dato unstreitigen Vortrag des Klägers, wonach der Durchmesser je Kerzenteller 60mm betrage.

Soweit die Beklagte auch mit dem nachgelassenen Schriftsatz vom 02.08.2021 einfach bestreitet, dass sie einen Mehrwert von 0,1 Eurocent pro Millimeter Durchmesser des Kerzentellers erzielt habe, ist das Bestreiten unbeachtlich. Vor dem Hintergrund, dass allein die Beklagte Einblick darin hat, welchen Umsatz diese mit den Kerzen gemacht hat und welchen Mehrwert sie tatsächlich aus den Kerzen gezogen hat, obliegt es dieser im Rahmen einer sekundären Darlegungslast, nähere Ausführungen zum tatsächlich gezogenen Nutzen zu machen. Insoweit ist es nicht sachgerecht, den Kläger zunächst auf einen Auskunftsanspruch zu verweisen, den dieser klageweise geltend machen müsste.

Eine Reduzierung des Mehrwertes ergibt sich auch nicht aus den mit Schriftsatz vom 02.08.2021 vorgelegten Gutachten, welche die Frage einer angemessen Lizenzgebühr (Anlage TSGH-24) sowie eines angemessen Kaufpreises (Anlage TSGH-25) zum Gegenstand haben. Insoweit mangelt es bereits an konkretem Vortrag der Beklagten, inwieweit sich die jeweiligen Gutachten zum Mehrwert verhalten. Vielmehr nimmt die Beklagte die Gutachten allein in Bezug soweit es um die Angemessenheit der im Erfindungsübertragungsvertrag vereinbarten Vergütung geht.

Dieser objektive Wert nach dem Erfindungsübertragungsvertrag eignet sich auch als Bemessungsgrundlage für den Wertersatz für erfindungsgemäße BSS-Kerzen mit zentraler Erhöhung. Diese werden zwar nicht ausdrücklich vom Vertrag erwähnt. Diese fallen jedoch unstreitig unter die vom Vertrag erfassten Schutzrechte und verfügen über ein Brandschutzsystem (BSS), welches ausweislich des Vertrages einen Mehrwert gegenüber Kerzen ohne eines solches System begründet. Es ist insoweit weder erkennbar noch vorgetragen, dass BSS-Kerzen mit zentraler Erhöhung gegenüber solchen mit zentraler Vertiefung weniger werthaltig sind.

Demnach ist der insoweit nicht nachgelassene Vortrag der Beklagten mit Schriftsatz vom 02.08.2021, wonach es gelebte Praxis gewesen sei, die Abrechnung bzw. Vergütung nach dem Erfindungsübertragungsvertrag unabhängig davon vorzunehmen, ob es sich um BSS-Kerzen mit zentraler Erhöhung oder Vertiefung handelt, nicht von Bedeutung.

Bei dem hier anzusetzenden objektiven Wert handelt es sich um Nettobeträge. Dies ergibt sich bereits aus dem Vertrag selbst, da insoweit von einem beim Abnehmer „durchsetzbaren“ Mehrwert gesprochen wird. Die Umsatzsteuer hat insoweit keine Bedeutung.

Bei der Ermittlung des Wertersatzes ist weiter der Miterfinderanteil in Höhe von 95% zu berücksichtigen. Ausweislich des rechtskräftigen Urteils des OLG Düsseldorf vom 22.06.2020, Az. I-15 U 6/19, beträgt der Anteil des Klägers an der hier gegenständlichen Erfindung 95 %. Demgemäß steht ihm nicht der volle Wertersatz zu. Hieraus folgt ein Nettowertersatz in Höhe von 255.867 mal 0,06 Euro mal 0,95. Dies ergibt einen Betrag von 14.585,42 Euro netto, also ein Bruttobetrag von 17.356,46 Euro.

Soweit die Ausführungen der Beklagten zum Zeitpunkt der Zahlung des Verwendungsersatzes als konkludente Erhebung der Einrede des § 348 BGB verstanden werden können, steht ihr diese jedenfalls seit Zahlung des Verwendungsersatzes im Januar 2021 durch den Kläger nicht mehr zu.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist ein Anspruch auf Wertersatz auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil sich der Kläger im Annahmeverzug befunden haben soll. Soweit die Beklagte dem Kläger nur die Übertragung von 50% des Anteils an den Schutzrechten angeboten hat, kann dies den Kläger nicht in Verzug setzen, da insoweit nicht die geschuldete Leistung angeboten wurde. Wie sich den Urteilsgründen des OLG Düsseldorf entnehmen lässt, liegt der Miterfindungsanteil des Klägers bei 95%. Für die Anwendung des § 742 BGB, wonach im Zweifel anzunehmen ist, dass den Teilhabern gleiche Anteile zustehen, ist demnach kein Raum mehr. Demgemäß hätte die Beklagte dem Kläger eine Mitberechtigung in Höhe von 95% anbieten müssen, um ein verzugsbegründendes Angebot abzugeben (§ 294 BGB).

Im Übrigen entsteht der Wertersatzanspruch unabhängig von der Einräumung einer Mitberechtigung bzw. Eintragung als Mitinhaber, da – wie das OLG Düsseldorf bereits ausgeführt hat – es sich um jeweils eigenständige Ansprüche aus dem Rückgewährschuldverhältnis handelt. Ein etwaiger Annahmeverzug bzgl. der Eintragung als Mitinhaber wirkt sich daher nicht auf die Herausgabe von Nutzungen bzw. die Zahlung von Wertersatz aus. Für den hier geltend gemachten Anspruch auf Wertersatz wäre vorliegend nur von Bedeutung, wenn die Beklagte vorgetragen hätte, dem Kläger die Zahlung von Wertersatz in Verzug begründender Weise angeboten zu haben. Dies ist aber nicht der Fall.

Ein Zinsanspruch besteht erst ab Rechtshängigkeit (§ 291 ZPO), also ab dem 22.12.2020, in Höhe von 9% Punkten über dem Basiszinssatz, da an dem Rechtsgeschäft kein Verbraucher beteiligt ist.

Ein Zinsanspruch zu einem früheren Zeitpunkt scheidet mangels Verzugs (§ 286 BGB) aus, da die Forderung bis zum Zeitpunkt der Zahlung des Verwendungsersatzes nicht fällig war.

So stand der Beklagten bis zur Zahlung des Verwendungsersatzes gemäß dem Urteil des OLG Düsseldorf, Az. I-15 U 6/19, ein Zurückbehaltungsrecht gem. §§ 348, 320, 322 BGB zu. Vorliegend hat der Kläger erst im Januar 2021 den Verwendungsersatz gemäß dem Urteilstenor des OLG Düsseldorf, Az. I-15 U 6/19, an die Beklagte ausgezahlt. Soweit der Kläger insoweit ausführt, er habe unter dem 07.09.2020 gegenüber der Beklagten die Aufrechnung erklärt (Anlage K2), ist dieser Vortrag unsubstantiiert und daher unbeachtlich. Insoweit erschöpft sich der Vortrag des Klägers auf einen schlichten Verweis auf die Aufrechnungserklärung, welche als Anlage K2 beigefügt wurde. Dies genügt den Darlegungsanforderungen nicht. Vielmehr hätte es dem Kläger oblegen, dezidiert zu der Aufrechnungslage gem. § 387 BGB vorzutragen. Diesen Anforderungen genügt im Übrigen auch nicht das als Anlage K2 vorgelegte Schreiben, da sich diesem bereits nicht entnehmen lässt, wie sie sich die Forderung mit der der Kläger aufrechnen möchte, im Einzelnen zusammensetzt. Hierauf wurde der Kläger in der mündlichen Verhandlung durch die Kammer hingewiesen. Das Substantiierungserfordernis war dem Kläger im Übrigen auch bekannt, da dieser bereits vor dem OLG in dem Verfahren I-15 U 6/19 eine Aufrechnung mit Vergütungsforderungen aus dem Erfindungsübertragungsvertrag geltend machte. Zudem hat die Beklagte in dem hiesigen Verfahren bereits mit Schriftsatz vom 21.06.2021 gerügt, dass der geltend gemacht Ausgleichsanspruch nicht näher spezifiziert worden sei.

Das Schreiben des Rechtsanwalts vom 27.10.2020 erfolgte noch vor Fälligkeit und konnte damit die Beklagte nicht in Verzug setzen.

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Ersatz der außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten als Verzugsschaden gem. §§ 280, 286 BGB.

Wie ausgeführt, lag zum Zeitpunkt des Schreibens des Rechtsanwalts vom 27.10.2020 kein Verzug der Beklagten vor. Insbesondere vermochte das außergerichtliche Schreiben des Klägers diese nicht in Verzug zu setzen, da ihr bis Januar 2021 ein Zurückbehaltungsrecht gem. §§ 348, 320, BGB zustand.

Das nicht nachgelassene Vorbringen der Beklagten mit Schriftsatz vom 02.08.2021 gab – wie aufgezeigt – keinen Anlass zu einer abweichenden Entscheidung und keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach § 156 ZPO.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S. 1 ZPO.

Der Streitwert wird auf 17.355,46 Euro festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr:

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Die Einlegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts möglich. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130a ZPO nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (BGBl. 2017 I, S. 3803) eingereicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

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Dr. Steinbeck	Wimmers	Klepsch