1

Tatbestand

2

Die Klägerin ist Inhaberin der Unions-Wortmarke „BOSS“ (Klagemarke), die unter der Registernummer #####/#### mit Priorität vom 01.04.1996 beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragen ist und unter anderem Schutz für „Unterwäsche“ genießt (vgl. Anlage K 1).

3

Die Beklagte betreibt auf der Internet-Handelsplattform B unter der Verkäuferbezeichnung „molali“ einen Shop. Sie erwarb am 17.04.2018 von der J GmbH insgesamt 1.140 Pakete mit „S“-Unterhosen (vgl. Rechnung vom 17.04.2018, Anlage B 1). Diese Ware schickte die Beklagte am 15.05.2018 an das B-Logistikzentrum in Bad Hersfeld, um die Ware über B zu verkaufen und durch B versenden zu lassen. Von ihrem Spediteur erhielt sie die Rückmeldung, dass die Ware am 17.05.2018 bei B angekommen sei. Mit E-Mail vom 07.07.2018 (Anlage B 2) teilte B der Beklagten mit, dass die entsprechenden Kartons „vermisst“ seien und im Versandzentrum gesucht werden müssten. Am 18.09.2018 teilte ein Mitarbeiter von B der Beklagten per Chat mit, dass die Kartons im Lager „nicht auffindbar“ seien (vgl. Chat der Anlage B 3).

4

Die Beklagte zeigte am 14.11.2018 auf ihrer Internetseite unter www.P.de unter der Überschrift „Vertriebsprodukte“, wie aus dem Screenshot der Anlage K 2 ersichtlich, mehrere Unterhosen für Männer, die auf dem Hosenbund das Zeichen „S“ trugen.

5

Das Unternehmen B sandte der S AG in X aus ihrem Lager in Bad Hersfeld versehentlich mehrere Packungen Unterhosen für Männer zu, die mit dem Zeichen „S“ versehen waren. Wegen der Lieferscheine, die am 15.08.2018 bei der Klägerin gescannt wurden, wird auf die Anlage K 7 Bezug genommen. Die Lieferscheine weisen 885 Packungen aus, wobei vor der Vernichtung der Produkte im Lager der S AG in X 870 Packungen gezählt wurden. Die Produkte wurde nicht alle vernichtet, sondern Fr. L1, Brand Protection Managerin der Klägerin, behielt zum Zweck der Rechtsverfolgung eine der Packungen. Diese Unterhosen wurden nach einer Untersuchung von der Klägerin als Fälschungen eingestuft (vgl. Untersuchungsbericht vom „21.05.2019“, der tatsächlich vom 11.10.2018 stammt, Anlage K 4). Die untersuchten Unterhosen übergab L1 im Rahmen eines Meetings am 17.01.2019 den Prozessbevollmächtigten der Klägerin.

6

Ein Mitarbeiter der „B Customer and Brand Protection“ von B teilte der Klägerin mit E-Mail vom 31.10.2018 mit, dass die versehentlich an sie gelieferten Unterhosen von der Beklagten stammten (vgl. Anlage K 3).

7

Die Klägerin mahnte die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 28.01.2019 (Anlage K 5) wegen behaupteter Markenrechtsverletzung ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, zur Anerkennung der Schadensersatzverpflichtung, zur Auskunft, zum Rückruf und zur Vernichtung sowie zur Freistellung von den vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 150.000,00 € auf. Unter dem 13.02.2019 (Anlage K 6) erteilte die Beklagte Auskünfte zum Vorbesitzer der von ihr erworbenen Produkte und teilte mit, dass sie keine der in Rede stehenden Produkte veräußert habe.

8

Die Klägerin ging auch gegen die Vorbesitzerin der Produkte, die ILTS-FORWARDING- Trans & S GmbH, vor. Diese gab eine Unterlassungserklärung ab (Anlage K 9) und erteilte Auskünfte. Die ILTS-FORWARDING- Trans & S GmbH bezog die Produkte ihrerseits von der F Projekte und H GmbH (s. Rechnung der Anlage K 10), Unternehmen, mit denen die Klägerin nicht direkt zusammenarbeitet.

9

Die Klägerin behauptet, bei den von ihr untersuchten Unterhosen handle es sich um diejenigen, die die Beklagte am 15.05.2018 an das B-Logistikzentrum in Bad Hersfeld gesandt hatte, um sie zu lagern, über den Account „molali“ zu verkaufen und durch B versenden zu lassen.

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Die Klägerin beantragt,

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• 12

  1. es der Beklagten bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,- ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

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1.1. auf der Internetseite www.P.de unter der Überschrift „Vertriebsprodukte“ folgende Produkte anzuzeigen:

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1.2. Unterhosen, die wie folgt gekennzeichnet sind:

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oder

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zum Zweck des Anbietens oder In-den-Verkehr-Bringens zu besitzen,

20

sofern diese unter 1.1. und 1.2. angeführten Produkte nicht von ihr oder in ihrem Auftrag bzw. mit ihrer Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind;

21

• 22

  2. die Beklagte zu verurteilen, ihr Auskunft zu erteilen über die unter Ziffer 1 bezeichneten Verletzungshandlungen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter Angabe der Menge der erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren bezahlt wurden;

• 23

  3. die Beklagte zu verurteilen, an sie vorgerichtliche Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von EUR 2.743,43 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;

• 24

  4. festzustellen, dass die Beklagte ihr die weiteren Schäden zu ersetzen hat, die ihr aus den Handlungen gemäß Ziffer 1 in der Bundesrepublik Deutschland entstanden sind bzw. noch entstehen werden.

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Die Beklagte beantragt,

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              die Klage abzuweisen.

27

Die Beklagte behauptet, sie habe weder Fälschungen von markenrechtlich geschützten Produkten der Klägerin bei B einliefern lassen, noch habe sie solche Produkte selber über ihren Online-Shop verkauft.

28

Sie hat der J2 GmbH aus Düsseldorf den Streit verkündet. Sie

29

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

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Entscheidungsgründe

31

Die zulässige Klage ist begründet.

32

I.

33

1.

34

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch aus Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. b, 130 Abs. 1 UMV hinsichtlich des Bewerbens von Unterhosen gemäß dem Antrag zu Ziff. 1.1. auf der Internetseite der Beklagten. Der Antrag war insoweit unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Klagebegründung dergestalt auszulegen, dass sich die Klägerin gegen das Angebot der im Antrag zu Ziff. 1.1. abgebildeten Boxershorts wendet, die mit dem dort ersichtlichen Zeichen „S“ gekennzeichnet waren.

35

Nach Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. b UMV erwirbt der Inhaber einer Unionsmarke, unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte, ein ausschließliches Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

36

a.

37

Die Klägerin ist als Inhaberin der Klagemarke aktivlegitimiert.

38

b.

39

Die Beklagte hat Unterhosen, die, wie aus der Abbildung im Antrag zu Ziff. 1.1. ersichtlich, mit dem Zeichen „S“ gekennzeichnet waren, im November 2018 auf ihrer Internetseite beworben (vgl. Anlage K 2) und damit das Zeichen „S“ ohne Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr für Unterhosen verwendet. Dies geschah auch markenmäßig, nämlich um die Herkunft der Unterhosen aus einem bestimmten Unternehmen zu kennzeichnen.

40

c.

41

Es besteht zudem Verwechslungsgefahr.

42

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41–43 – I [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 19). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 = WRP 2020, 1025 – INJEKT/INJEX, m.w.N.).

43

Die Klagemarke verfügt über eine durch umfangreiche Benutzung – insoweit gerichtsbekannt – gesteigerte, hohe Kennzeichnungskraft im Herren-Modebereich. Zudem besteht Warenidentität, da die Klagemarke für „Unterwäsche“ eingetragen ist und die Beklagte das angegriffene Zeichen für identische Waren verwendet. Unter Berücksichtigung dessen, reicht auch die Hinzufügung des Zeichens „HUGO“ nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuräumen. Denn der angesprochene Verkehr, dem auch die Marke „S“ im Modebereich bekannt ist, wird davon ausgehen, dass die Ware aus demselben Unternehmen oder jedenfalls einem Unternehmen stammt, das mit der Klägerin – ggf. konzernmäßig – verbunden ist.

44

d.

45

Die Beklagte hat auch nicht dargelegt, dass es sich bei den von ihr beworbenen Unterhosen um erschöpfte Ware im Sinne des Art. 15 Abs. 1 UMV handelt.

46

Eine Unionsmarke gewährt ihrem Inhaber danach nicht das Recht, die Benutzung der Marke für Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

47

Die Beklagte hat zwar pauschal behauptet, sie vertreibe keine Fälschungen. Sie hat jedoch nicht im Einzelnen dazu vorgetragen, dass es sich bei der angebotenen Ware um Originalware handelt, die von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung erstmalig im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden wäre bzw. dass sie über solche Ware verfügen würde, um von ihrem Ankündigungsrecht Gebrauch machen zu können. Die Behauptung, sie beziehe ihre Waren von einem Vertragshändler, reicht zur Erfüllung der ihr obliegenden Darlegungs- und Beweislast nicht aus.

48

e.

49

Die Beklagte hat die durch die Verletzung indizierte Wiederholungsgefahr nicht durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ausgeräumt.

50

2.

51

Die Klägerin hat gegen die Beklagte zudem einen Anspruch auf Unterlassung hinsichtlich der im Antrag zu Ziff. 1.2. abgebildeten Unterhosen aus Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. b UMV.

52

Die Beklagte kaufte im April 2018 unstreitig 1.140 Stück „S“-Boxershorts von der Streitverkündeten (vgl. Anlage B 1) und hat diese zunächst besessen, um sie später anzubieten, zu vertreiben und in den Verkehr zu bringen. Dementsprechend hat sie die Unterhosen auch an B versandt, wo sie nach ihrem Vortrag verloren gegangen seien. Darin liegt bereits eine markenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Klägerin. Insoweit kann auch der bloße Besitz von mit dem verletzenden Zeichen gekennzeichneter Ware verboten werden (BeckOK MarkenR/Grundmann, 24. Ed. 1.7.2020, UMV, Art. 9 Rn. 76). Dass die von der Vorlieferantin bezogenen Unterhosen anders ausgesehen hätten oder anderweitig gekennzeichnet gewesen seien, als im Klageantrag zu Ziff. 1.2. abgebildet, hat sie bereits nicht behauptet. Vielmehr entspricht die abgebildete Unterhose grundsätzlich den Musterfotos auf ihrer Internetseite, wie sie auch im Klageantrag zu Ziff. 1.1. abgebildet sind.

53

Es besteht Verwechslungsgefahr. Insoweit kann auf die Ausführungen unter Ziff. I. 1. c. verwiesen werden.

54

Dass es sich um erschöpfte Ware im Sinne von Art. 15 Abs. 1 UMV handelt, hat die Beklagte bereits nicht substantiiert dargelegt. Insoweit kann auf die Ausführungen hierzu unter Ziff. I. 1. d. Bezug genommen werden.

55

Die Wiederholungsgefahr wird indiziert.

56

II.

57

Der Schadensersatzfeststellungsanspruch folgt aus Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 125b Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG. Denn der Beklagten ist vorzuwerfen, sich zumindest fahrlässig über den Bestand des Markenrechts der Klägerin hinweggesetzt zu haben. Das rechtliche Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung folgt daraus, dass der Schaden von ihr noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, § 256 ZPO.

58

III.

59

Die Klägerin hat ferner einen Anspruch gegen die Beklagte auf Auskunftserteilung aus Art. 129 Abs. 2 UMV, §§ 125b Nr. 2, 19 Abs. 1, 3 MarkenG bzw. § 242 BGB. Der Auskunftsanspruch dient der Bezifferung des Schadensersatzanspruchs. Steht die Verpflichtung der Beklagten zur Schadensersatzleistung fest – siehe unter Ziff. II. – ist sie nach § 19 MarkenG bzw. nach Treu und Glauben auch zur Auskunft verpflichtet, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagte wird durch die verlangte Auskunft nicht unzumutbar belastet.

60

IV.

61

Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten folgt aus §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB.

62

Im Kennzeichenrecht sind Abmahnkosten nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag erstattungsfähig, wenn die Abmahnung begründet und berechtigt ist. Begründet ist eine Abmahnung, wenn die geltend gemachten Ansprüche bestehen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, Vor. §§ 14-19d, Rn. 296 ff. m.w.N.). Berechtigt ist sie, wenn die Abmahnung erforderlich war, um den Verletzer einen Weg zu weisen, den Verletzten ohne Gerichtsverfahren klaglos zu stellen (vgl. BGH, GRUR 2009, 502, 503 – pcb; BGH GRUR 2010, 354, 355 – Kräutertee).

63

Die Abmahnung vom 28.01.2019 (Anlage K 5) war begründet, da die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz bestanden (s.o. Ziff. I. bis III.). Die geltend gemachten Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf folgen aus Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 125b Nr. 2, 18 MarkenG. Die Abmahnung war berechtigt, da sie der Beklagten die Gelegenheit gegeben hat, die Klägerin klaglos zu stellen.

64

Der Anspruch ist auch der Höhe nach gerechtfertigt. Der Gegenstandswert in Höhe von 150.000,00 € für die geltend gemachten Ansprüche ist insbesondere unter Berücksichtigung der hohen Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht zu beanstanden und wurde von der Beklagten auch nicht angegriffen.

65

Die Rechtsanwaltskosten in Höhe von insgesamt 2.743,43 € berechnen sich daher unter Berücksichtigung eines Gegenstandswerts in Höhe von 150.000,00 € aus einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr zzgl. Auslagenpauschale in Höhe von 20,00 € zzgl. Umsatzsteuer.

66

V.

67

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1, 709 ZPO.

68

Streitwert:

69

115.000,00 € (Unterlassung: 105.000,00 €, Auskunft: 5.000,00 €, Feststellung Schadensersatzverpflichtung: 5.000,00 €)

70