1

Tatbestand

2

Die Klägerinnen nehmen die Beklagten wegen Verletzung des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in englischer Sprache erteilten europäischen Patents EP X (Anlagen FBD 4, FBD 4a, im Folgenden: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

3

Eingetragene Inhaberin des Klagepatents ist die Klägerin zu 1). Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme der Prioritäten vom 23. November 2001 (RU 2001131571) und 14. August 2002 (RU 2002121670) am 21. November 2002 angemeldet. Am 9. Juni 2010 wurde der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents veröffentlicht. Unter dem 5. September 2016 (Anlage B 5) wurde gegen das Klagepatent Nichtigkeitsklage zum Bundespatentgericht erhoben, über die bislang noch nicht entschieden ist. Das Klagepatent steht in Kraft.

4

Anspruch 1 des Klagepatents lautet in deutscher Übersetzung:

5

              „Aminosäure produzierendes Bakterium der Gattung Escherichia, wobei die L-Aminosäureproduktion durch das Bakterium im Vergleich zu einem nicht modifizierten Stamm erhöht ist, indem die Aktivität eines in (A) oder (B) definierten Proteins in einer Zelle des Bakteriums durch Transformation des Bakteriums mit für das in (A) oder (B) definierte Protein kodierender DNA oder durch Einführen mehrfacher Kopien von für das in (A) oder (B) definierte Protein kodierender DNA in ein Bakterienchromosom erhöht ist, oder die L-Aminosäureproduktion durch das Bakterium erhöht ist, indem die DNA unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz, die stärker ist als die in SEQ ID Nr. 9 gezeigte Sequenz, gestellt wird:

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(A)              ein Protein, das die in SEQ ID Nr:2 des Sequenzprotokolls gezeigte Aminosäuresequenz umfasst;

7

(B)               ein Protein, das eine Aminosäuresequenz, einschließlich Deletion, Substitution, Insertion oder Addition von einer bis 30 Aminosäuren in der in SEQ ID Nr: 2 des Sequenzprotokolls gezeigten Aminosäuresequenz umfasst und die Fähigkeit hat, ein Bakterium gegen L-Phenylalanin, p-Fluorphenylalanin oder 5-Fluor-DL-tryptothan resistent zu machen.“

8

Anspruch 4 des Klagepatents lautet in deutscher Übersetzung:

9

              „Bakterium nach einem der Ansprüche 1 bis 3, worin das Bakterium Escherichia coli ist.“

10

Anspruch 5 des Klagepatents lautet in deutscher Übersetzung:

11

              „Verfahren zur Produktion von L-Tryptophan oder L-Phenylalanin, welches das Kultivieren des Bakteriums nach einem der Ansprüche 1 bis 4 in einem Kulturmedium und das Gewinnen der herzustellenden und in dem Medium anzuhäufenden L-Aminosäure aus dem Kulturmedium umfasst.“

12

Die Klägerin zu 2) ist eine Tochtergesellschaft der A , Inc. (nachfolgend: D ), die wiederum eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1) ist.

13

Die Beklagte zu 1) betreibt das Lebensmittel- und Biotechnologiegeschäft der C Group. Die B ist die deutsche Vertriebsniederlassung der Beklagten zu 1). Die Beklagte zu 2) ist Lizenznehmerin der Beklagten zu 1) und stellt Futtermittelzusatzstoffe her, unter anderem L-Tryptophan (nachfolgende: angegriffenen Ausführungsform).

14

Die Klägerin zu 1) hat mit der D am 1. November 2011 einen technischen Lizenzvertrag geschlossen (Anlagenkonvolute FBD 1, 1a, FBD 19, 19a nachfolgend Lizenzvertrag I). Dieser Vertrag wird ergänzt durch den Lizenzvertrag vom 23./26. Juni 2017 (Anlagen FBD 26, 26a, nachfolgend Lizenzvertrag II).

15

Die D wiederum schloss mit Wirkung zum 1. November 2011 mit der Klägerin zu 2) einen Unterlizenzvertrag (Anlagenkonvolut FBD 1, 1a, nachfolgend Unterlizenzvertrag I). Dieser Vertrag wird ergänzt durch den Lizenzvertrag vom 23./26. Juni 2017 (Anlagen FBD 27, 27a, nachfolgend Unterlizenzvertrag II).

16

Für die Einzelheiten wird auf den Inhalt der Anlagen FBD 1, 1a, 26, 26a, 27, 27a verwiesen.

17

Mit Rechnung vom 5. Februar 2015 (Anlage FBD 7) verkaufte die B 1.000 kg L-Tryptophan (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform) an einen Abnehmer in Cuxhafen und lieferte es am 9. Februar 2015 dorthin. Eine Probe der Lieferung befindet sich als Anlage FBD 8 bei der Akte. Auf den gelieferten Säcken der angegriffenen Ausführungsform, die beide der Charge 2ACAC141111 entstammen, wird die Beklagte zu 2) als Herstellerin genannt. Diese stellt die angegriffene Ausführungsform in Lizenz für die Beklagte zu 1) her. Die Herstellung erfolgt mit Hilfe von Mikroorganismen im Rahmen eines Fermentationsprozesses. Dabei wandeln die Mikroorganismen in einem Kulturmedium Zucker in L-Tryptophan um. Das im Kulturmedium angesammelte L-Tryptophan wird aus der Fermentationsbrühe kristallisiert und dann getrocknet, bevor es verkauft wird.

18

Die Klägerin ist der Ansicht, die Klägerin zu 2) sei aufgrund einer exklusiven Unterlizenz aktiv legitimiert, die ihr von der D erteilt worden sei.

19

Sie ist ferner der Ansicht, dass die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.

20

Der Klagepatentanspruch 1 falle nicht unter die Kategorie der „product-by-process“-Ansprüche. Abgesehen davon weise auch bei einem solchen Verständnis das zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform genutzte Bakterium die entsprechenden Strukturmerkmale auf.

21

Das Klagepatent sei ebenfalls nicht auf einen vollständigen Austausch des nativen Promotors beschränkt. Bei der Expressionsregulationssequenz handele es sich um die Sequenz, die die Expression eines anderen DNA-Bereiches beeinflusse und sie umfasse insbesondere den Promotor des regulierten Gens.

22

Die SEQ ID Nr. 9 konkretisiere lediglich die im Wildtyp vorhandene Gensequenz als Vergleichsmaßstab. Welche bekannten oder unbekannten regulatorischen Elemente die Sequenz im Einzelnen enthalte, sei irrelevant. Der Fachmann könne ohne Weiteres die genaue Position des Promotors identifizieren. Abgesehen davon, dass sich die Konkretisierung aus dem Ausführungsbeispiel (Beispiel 4) ergebe, weise der Promotorbereich des yddG-Gens eine klassische Struktur mit typischen -10 und -35 Regionen auf. Schließlich seien Anfang 2000 bereits Computerprogramme vorhanden gewesen, mit denen sich bakterielle Promotoren ohne größeren Aufwand bestimmen ließen. Zudem verbiete sich eine einschränkende Auslegung des Anspruchs auf ein vollständig hybrides Regulationselement, das im Ausführungsbeispiel gezeigt sei.

23

Dem Fachmann habe die Möglichkeit, die Expression von Genen durch Punktmutationen innerhalb des nativen Promotors zu erhöhen, im Prioritätszeitpunkt als gleichwertige Alternative zu der vollständigen Substitution des Promotors nach dem Baukastenprinzip zur Verfügung gestanden. Dies ergebe sich unter anderem aus der Patentanmeldung EP X (Anlagen FBD 17, 17a; nachfolgend EP X ), das vorprioritär veröffentlicht worden sei. Die dort beschriebene Sequenz „TTGACA“ der -35 Region sei die gleiche Sequenz, die für E. coli als Konsensussequenz beschrieben worden sei. Gezeigt werde in der Schrift die Expressionssteigerung des Glutamathydrogenase herstellenden Gens, verursacht durch verschiedene Punktmutationen in der -35 und -10 Region des Promotors. Es sei dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt geläufig gewesen, dass eine Veränderung einer -35 Region im Promotor eines an der Aminosäureproduktion beteiligten Gens in Richtung Konsensussequenz die Expression steigere.

24

Das Klagepatent enthalte zudem keine Vorgaben hinsichtlich weiterer Mutationen außerhalb der Promotorsequenz, geschweige denn Begrenzungen. Vielmehr beinhalte es die Herstellung von Produktionsstämmen mittels vielfältiger Mutationen, die sogar beansprucht würden.

25

Die Klägerin meint, es genüge für die Darlegung der Verletzung, dass der E.coli Produktionsstamm der angegriffenen Ausführungsform gentechnisch dergestalt modifiziert sei, dass er die Punktmutation in dem Promotor des yddG-Gens aufweise und diese Mutation die Expression des yddG-Gens erhöhe. Es sei unerheblich, woher der Stamm komme und von wem die Mutation vorgenommen worden sei.

26

Die Klägerin bestreitet mit Nichtwissen, dass der streitgegenständliche Produktionsstamm der angegriffenen Ausführungsformen im Wege der Zufallsmutagenese hergestellt worden sei, der einer ersten Entwicklungsphase des Metabolic Engineering zuzuordnen sei. Dies gelte auch für den Umstand, dass der Stamm durch ein chemisches Mutageneseverfahren hergestellt worden sei ebenso wie, dass der Produktionsstamm aus dem erworbenen „BioMND“ weiter optimiert worden sei. Sie erklärt sich ferner mit Nichtwissen zur Entwicklung des Stammes „4127“.

27

Die Abwesenheit von sog. „scars“ zeige lediglich, dass das spezielle Verfahren der Red driven integration nicht eingesetzt worden sei. Es seien Veränderungen am Genom ohne sichtbare Spuren möglich.

28

Das Klagepatent werde sich zudem als rechtsbeständig erweisen.

29

Die Klägerin hat zunächst auch die Vernichtung der angegriffenen Erzeugnisse begehrt, diesbezüglich hat sie die Klage jedoch zurückgenommen.

30

Die Klägerin beantragt nunmehr noch,

31

              – wie erkannt –.

32

Die Beklagte beantragt,

33

              die Klage abzuweisen,

34

              hilfsweise den vorliegenden Rechtsstreit bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts über die gegen den deutschen Teil des Klagepatents EP X (DE X) erhobene Nichtigkeitsklage nach § 148 ZPO auszusetzen.

35

Die Beklagten sind der Ansicht, das technische Gebiet des Metabolic Engineering, aus dem die klagepatentgemäße Erfindung stamme, könne in drei Entwicklungsphasen eingeteilt werden: In der ersten Phase in den 70er und 80er Jahren sei versucht worden, die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Mikroorganismen durch Zufallsmutationen und Selektion (random mutation and selection) zu erreichen; in der zweiten Phase in den 90er bis Anfang der 2000er Jahre seien gezielte Eingriffe in den genetischen Aufbau der Produktionsorganismen erfolgt (targeted metabolic engineering); in der dritten Phase sei es mit der Sequenzierung vollständiger Genome von Mikroorganismen und der Entwicklung von computergenierten Genom-Modellen möglich gewesen, Verfahren nicht nur auf Gen-Ebene, sondern auch auf Genom-Ebene durchzuführen (sog. systems metabolic engineering). Die Beklagten meinen, dass Klagepatent sei angesichts seines Prioritätstags in die zweite Entwicklungsphase einzuordnen.

36

Der Fachmann verstehe den Klagepatentanspruch vor diesem Hintergrund dahingehend, dass er aus einer Vielzahl ihm zur Verfügung stehender Promotoren einen starken auswähle optional mit weiteren expressionsverstärkenden Elementen im Sinne eines hybriden Regulationselementes, da bei diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei, dass sie stärker sein würden als die uncharakterisierte native Upstream-Sequenz, wie sie in SEQ ID Nr. 9 festgehalten sei. Es werde eine gezielte Modifikation des yddG-Gens durch das Einfügen eines heterologen Promotors geschützt. Hiervon sei mangels ausreichender Kenntnis zum Prioritätszeitpunkt insbesondere keine Punktmutation im Genom umfasst. Für einen solchen gentechnischen Eingriff stelle das Klagepatent zu wenige Informationen zu den einzelnen Anspruchsparametern bereit, die sich der Fachmann auch nicht ohne weiteres ohne erhebliche zeitaufwändige Forschungsarbeit hätte erarbeiten können. Die Klägerin habe die Erteilung des Klagepatents mit dem Argument herbeigeführt, dass der streitgegenständliche Anspruchswortlaut sich auf das Ersetzen des nativen Promotors auf Promotoren beschränke, die heterolog seien, d.h. aus einem anderen Gen stammten und dem Fachmann gut bekannt seien.

37

So zeige das Klagepatent weder Start- noch Endpunkt eines Expressionsregulationselements innerhalb der Sequenz SEQ ID Nr. 9. SEQ ID Nr. 9 enthalte vielmehr ein Stück Gensequenz, welche das yddG-Protein kodiere (SEQ ID Nr. 2). SEQ ID Nr.9 enthalte somit einen Bereich von Nukleotiden, die nicht zur Expressionsregulationssequenz gehörten. Denn der genannte Bereich steuere nicht die Expression des Proteins, sondern kodiere das Protein selbst.

38

Das Klagepatent gebe weiter keine Informationen zur Abgrenzung oder exakten Position von Strukturelementen, insbesondere regulatorischer Elemente, innerhalb der SEQ ID Nr. 9. Der typische Inhalt von Upstream-Regionen umfasse verschiedene Elemente, die neben der Promotor-Sequenz auch andere Sequenzen enthielten. Die Position der Promotorsequenzen richte sich nach der sog. Transkriptions-Startstelle.

39

Die biologische Variabilität in Promotor-Regionen sei trotz des Vorhandenseins von Konsensus-Sequenzen sehr hoch. Letztere könnten nur eine statistische Wahrscheinlichkeit gemittelt über eine statistische Basis verschiedener Promotoren wiedergeben. Die Bestimmung des Ortes des Promotors sei ohne die Kenntnis der Transkriptions-Startstelle äußerst schwierig, diese sei jedenfalls zum Prioritätszeitpunkt für das yddG-Gen nicht bekannt gewesen.

40

Der Begriff der Expressionsregulationssequenz beziehe sich auf eine Nukleotid-Sequenz, der eine Funktion bei der Steuerung der Genexpression zukomme. Sie könne aus Transkriptions-Regulationssequenzen und/oder Translations-Regulationssequenzen bestehen. Eine Promotor-Sequenz könne Teil einer solchen Expressionsregulationssequenz sein, alleine oder in Verbindung mit weiteren Expressionsregulationselementen. Der Begriff könne verschiedene bekannte Expressionsregulationselemente umfassen, wie z.B. die Shine-Dalgarno-Sequenz.

41

Die Anweisung, die DNA unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz zu stellen, bedeute, dass eine bestimmte Expressionsregulationssequenz mit einem bestimmten Gen so verbunden werde, dass diese Sequenz die Proteinexpression erhöhe. Dies könne durch Einfügen in der Upstream-Region eines Gens in einer bestimmten Position auf dem Chromosom geschehen oder durch Verbinden sowohl des Promotors als auch des Gens auf einem extrachromosomalen Plasmid. Der Fachmann entnehme diesem Merkmal die Bestätigung eines Baukastenprinzips, nach welchem das yddG-Gen mit einer stärkeren Expressionsregulationssequenz kombiniert werde, um geeignete Paarungen und Strukturgene zu erhalten. Der Ausdruck des „Unter-die-Kontrolle-Stellens“ der DNA beschreibe nicht allgemein eine funktionelle Beziehung zwischen Promotor und kodierendem Bereich.

42

Das Klagepatent benenne keinen nativen Promotor. Dies liege daran, dass zum Prioritätszeitpunkt über den Promotor und die Funktion der nativen Upstream-Region des yddg-Gens wenig bekannt gewesen sei. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich auch die gentechnologischen Methoden zur Einführung gezielter Veränderungen in nativen bakteriellen Chromosomen in der Frühphase der Entwicklung befunden. Hinzu kommt, dass die Folgen einer Übereinstimmung und auch Abweichung von der Konsensus-Sequenz komplex und vielgestaltig seien, wodurch Veränderungen an einer konkreten Promotorsequenz unvorhersehbar gewesen seien.

43

Der Fachmann würde den Vergleich der Konsensus-Sequenz vor allem bei der Korrelation mit der Bindungsstärke der Polymerase bemühen und nicht bei der Korrelation mit der Stärke der Expression. Selbst wenn man von einem Verständnis des Fachmanns ausginge, wonach eine mit der Konsensus-Sequenz übereinstimmende Sequenz den stärksten Promotor bereitstellen würde, müsse er sowohl eine Übereinstimmung der beiden Promotor-Elemente als auch des Abstandes („spacings“) zwischen ihnen erreichen. Das Verständnis des Fachmanns gehe zudem dahin, dass starke Promotoren ebenfalls solche seien, die in einer oder zwei Base(n) von der Konsensus-Sequenz abwichen. Jedenfalls gebe es keine Korrelation zwischen bloßer Übereinstimmung mit einer Konsensus-Sequenz und der Stärke eines Promotors.

44

Die Durchführung einer gezielten Punktmutation sei zum Prioritätszeitpunkt kein Standardverfahren gewesen. Es seien allenfalls theoretische Überlegungen hierzu angestellt und vereinzelt praktisch durchgeführt worden. Mitnichten sei das Einfügen einer Punktmutation lediglich in drei Arbeitstagen abgeschlossen gewesen.

45

Die von der Klägerin bemühte EP X sei bei der Auslegung nicht zu berücksichtigen. Ferner belege sie auch nicht das allgemeine Fachwissen des Fachmanns hinsichtlich des Einsatzes einer gezielten Punktmutation. Der erfinderische Beitrag des EP X erschöpfe sich in der Bereitstellung extrem spezifischer Sequenzmerkmale.

46

Gegen die von der Klägerin vertretene weite Auslegung des Klagepatentanspruchs spreche auch der Umstand, dass die Erteilungsbehörden sowohl des Klagepatentes als auch des parallelen US-Patentes X (nachfolgend US X) im Erteilungsverfahren der Auffassung gewesen seien, dass weitere Arbeitsmethoden – neben dem Ersatz des nativen Promotors durch heterologe Promotoren – aufgrund inhaltlicher und fachlicher Defizite der Patentoffenbarung und dem durch den Stand der Technik vermittelten Wissen nicht ausführbar gewesen seien. Zum gleichen Ergebnis komme das ITC, das eine Verletzungsklage gegen die Beklagten in den USA gestützt auf das US X abgewiesen habe (vgl. Anlagen B 20, B 20a).

47

Die angegriffene Ausführungsform gehe auf einen in mehreren Arbeitsschritten zur Aminosäure-Produktion optimierten Ausgangsstamm („BioMND“) zurück. Die Veränderungen hätten allesamt Bereiche betroffen, die außerhalb des yddg-Gens und dessen Expressionsregulationssequenzen liegen. Der Ausgangsstamm für die Produktion der angegriffenen Ausführungsform sei durch Zufallsmutation gewonnen worden, die auch die streitgegenständliche Punktmutation im yddG-Gen betroffen habe. Die Beklagte zu 1) habe den Stamm BioMND im Zuge eines Fermentationsstamm- und Technologietransfer-Vertrages von November 2004 von der BioMND Co. Ltd., die seit dem Jahre 2007 nicht mehr existiert, erworben (vgl. Anlage B 14/ B 14a). Den Beklagten lägen keine Laboraufzeichnungen oder sonstige Dokumentation vor. Etwaige Nachforschungen seien erfolglos geblieben.

48

Der Stamm BioMND resultiere aus dem Wildtyp-Stamm WG3110, der mit der mutagenen Chemikalie Ethylmethansulfonat („EMS“) behandelt worden sei. Die Behandlung habe zu insgesamt 423 Einzelnukleotid-Polymorphismen geführt (sog. SNPs, single nucleotide polymorphisms). Diese Veränderungen beträfen zu 98% den GT-AT Übergang. Eine anderweitige Erzeugung einer gezielten Punktmutation sei realitätsfern.

49

Ferner sei kein Promotor ausgetauscht worden. Für das Unter-die-Kontrolle-einer stärkeren-Expressionsregulationssequenz-Stellen müsste die angegriffene Ausführungsform in der Upstream-Region des yddG-Gens großflächige Abweichungen in zahlreichen Nukleotiden aufweisen. Die nach wie vor vorhandene native Upstream-Sequenz, die lediglich eine Punktmutation aufweise, sei in Funktion und Wechselwirkung im Genom unklar und für den Fachmann nicht vorhersehbar gewesen.

50

Selbst bei der Zugrundelegung der Auslegung der Klägerin liege kein gezielter gentechnologischer Eingriff vor, weil die angegriffene Ausführungsform nicht durch einen Bakterienstamm erzeugt worden sei, dessen Upstream Region des yddG-Gens gezielt gentechnologisch geändert worden sei, sondern die Punktmutation sei das Ergebnis einer Zufallsmutation. Bei der Punktmutation handele es sich um ein zufälliges Ergebnis neben zahlreichen anderen Mutationen im Genom, die unberechenbare Folgen für das Verhalten der Mikroorganismen mit sich brächten und nach der Lehre des Klagepatents unerwünscht seien. Dass es sich um eine Zufallsmutation außerhalb des yddG-Gens handele, zeige die Untersuchung des Genoms eines Nachfolgestamms (4217), der das gleiche charakteristische Mutationsmuster aufweise (genetischer Fingerabdruck) sowie eine weitere Untersuchung der angegriffenen Ausführungsform mit ihrer vollständigen Genom-Sequenz. Mangels anspruchsgemäßem Mikroorganismus könne es sich daher auch nicht um ein unmittelbares Verfahrensprodukt handeln.

51

Weiter werde sich das Klagepatent als nicht rechtsbeständig erweisen. So sei die Erfindung bereits nicht ausführbar offenbart, da die vorzunehmenden Arbeitsschritte bei der genomweiten Zufallsmutagenese sich gänzlich unterschieden von denjenigen, die das Klagepatent bei dem Einführen einer heterologen Genexpressionssequenz offenbare. Zu berücksichtigen sei auch, dass bereits im Erteilungsverfahren der Prüfer bei der dort zunächst gewählten Anspruchsformulierung bemängelte, dass eine Expressionsregulationssequenz, die eine andere als die SEQ ID Nr. 9 definierte Sequenz darstelle, nicht ohne unzumutbaren experimentellen Aufwand für den Fachmann identifiziert werden könne, da die Anmeldung weder eine Offenbarung noch eine Stütze für solche anderen Regulationssequenzen zur Verfügung stelle.

52

Ferner weise die Lehre des Klagepatents keine Erfindungshöhe auf, da sie durch zwei Veröffentlichungen aus dem Jahr 2001, Santiviago 2001 (Anlagen NiK 9, 9a) und Santiviago 2002 (Anlagen NiK 11, 11a) nahegelegt werde. Auch die Entgegenhaltung Santiviago 2002 stelle Stand der Technik dar, da die Priorität für die hier streitgegenständlichen Ansprüche nicht wirksam in Anspruch genommen sei. Die Anmelder der Prioritätsschriften seien nicht identisch mit der Anmelderin des Klagepatents.

53

Schließlich könne der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents nicht aus der Offenbarung der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht abgeleitet werden und stelle daher eine unzulässige Erweiterung dar.

54

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und auf die zu den Akten gereichten Unterlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2017 Bezug genommen.

55

Entscheidungsgründe

56

Die Klage ist zulässig und begründet.

57

I.

58

Die Klägerinnen sind aktiv legitimiert. Dies ist im Hinblick auf die Klägerin zu 1) zu Recht unstreitig, so dass sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen. Auch die Klägerin zu 2) ist aktiv legitimiert. Sie ist aufgrund einer exklusiven Unterlizenz nutzungsberechtigt, die ihr durch die exklusive Lizenznehmerin D vermittelt worden ist, die wiederum ihr Nutzungsrecht von der Klägerin zu 1) wirksam ableitet. Maßgeblich für die Beurteilung, ob die Klägerin zu 2) über die D von der Klägerin zu 1) wirksam ihre Unterlizenz ableitet, sind der Lizenzvertrag I (dazu unter 2) und der Unterlizenzvertrag I (dazu unter 3), da diese bereits wirksam zustande gekommen sind und der Klägerin zu 2) ein originäres Nutzungsrecht vermitteln, welches sie im Klagewege geltend zu machen berechtigt ist. Insofern kommt es auf die im Jahre 2017 abgeschlossenen (Unter-)Lizenzverträg(e) II nicht mehr an.

59

1)

60

Auf die Einräumung der ausschließlichen Unterlizenz an dem mit der Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Klagepatent findet deutsches Recht Anwendung. Insoweit gilt das sog. Schutzlandprinzip (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 12. Juni 2014, Az. I-2 U 86/09 m.w.N.).

61

Die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz ist als dinglicher Rechtsakt im Sinne einer beschränkten Übertragung bzw. Teilrechtsabspaltung vom Mutterrecht zu verstehen. Deswegen ist auf die Einräumung einer solchen Lizenz wie bei einer Vollübertragung zwingend das Schutzlandprinzip anzuwenden. Für die Anwendung des allgemeinen Schuldvertrags-IPR bleibt allenfalls Raum, soweit es um die rein obligatorischen Teile des Lizenzvertrags geht. Entsprechendes hat auch für die Übertragung der dinglichen Lizenzberechtigung zu gelten. Denn zu den nicht disponiblen Schutzwirkungen des Patents gehört nicht nur die Übertragbarkeit des Patents selbst, sondern auch die Übertragbarkeit der Nutzungsrechte (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 12. Juni 2014, Az. I-2 U 86/09 m.w.N.).

62

2)

63

Zunächst ist der Lizenzvertrag I zwischen der Klägerin zu 1) und der D wirksam zustande gekommen.

64

a)

65

Die beiden japanischen Gesellschaften sind durch die Herren E und F ordnungsgemäß nach japanischem Recht vertreten worden, Art. 1 Abs. 2 lit g) Rom I-VO i.V.m. dem jeweiligen Gesellschaftsstatut.

66

Herr E schloss als vertretungsberechtigter General Manager der Klägerin zu 1) für diese den Lizenzvertrag zu I (Anlagenkonvolut FBD 1, 1a, 19, 19a). Herr G war vertretungsberechtigt kraft seiner Stellung im Unternehmen als General Manager of Animal Nutrition Business Management Department. Gem. § 25 Abs. 1 HGB von Japan (Gesetz Nr. 48 vom 9 März 1899) ist er als Mitarbeiter, dem eine bestimmte Art von Angelegenheiten anvertraut wurde, befugt, alle außergerichtlichen Handlungen im Zusammenhang mit der spezifischen Art der Sache vorzunehmen. Vorliegend stand Herr G der Abteilung Tierfutter Business Management vor. Er ist daher mit den Unternehmensentscheidungen, welche die Tierfutterprodukte betreffen, besonders betraut, da er der Abteilungsleiter ist. Es handelt sich gerade um die Unternehmensabteilung, die sich mit den hier streitgegenständlichen Produkten befasst. Dass diese Abteilung sich ebenfalls mit der Verwaltung und Lizensierung der hierfür bestehenden geistigen Schutzrechte beschäftigt und insofern konzernweit tätig werden kann, hält die Kammer für lebensnah. Daraus folgt aber weiter, dass Herr G als Abteilungsleiter die notwendige Vollmacht besaß. Aus dem Stempelregistrierungsformular für Gesellschaftssiegel, welches von Herrn G bei der Unterzeichnung verwendet wurde und das als Gesellschaftssiegel der Abteilung Animal Nutrition Business Management Department unter der Registernummer 1037 erteilt wurde (Anlagen FBD 33, FBD 33a), geht ebenfalls die Eintragung des Herrn G als General Manager hervor. Entgegen der Ansicht der Beklagten hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass es sich bei dem Datum 02.11.2016 um das Aufgabedatum handelt, nicht das Datum, in dem die Nutzung des Siegels erst verfügt wurde. Aus dem Zertifikat des General Manager H ergibt sich, dass das Siegel bereits am 1. November 2011 als Gesellschaftssiegel erteilt wurde.

67

Auch aus dem Umstand, dass Herr G zur Unterzeichnung des Lizenzvertrages I ein Siegel verwendete, lässt sich nicht herleiten, dass es Herrn G an der notwendigen Vertretungsmacht fehlte. In Japan besteht eine Siegelpraxis, wobei Namenssiegel statt Unterschriften verwendet werden (vgl. Westhoff, DNotZ 2013, 4). Abgesehen davon, dass natürliche Personen sowie Unternehmen bestimmte Siegel registrieren lassen können, verfügen japanische Unternehmen immer über mindestens ein, tatsächlich eine Vielzahl von Siegeln, die unterschiedlich wichtig sind, z.B. für Alltagsangelegenheiten und Bankgeschäfte (vgl. Westhoff, DNotZ 2013, 4). Eine amtliche Registrierungspflicht besteht nicht. Bei dem als Anlage FBD 33 vorgelegten Registrierungsformular handelt es sich um ein internes Registrierungsformular der Rechtsabteilung der Klägerin zu 1). Hieraus ergibt sich unmissverständlich, dass Herr G der zuständige General Manager für die Tierfutterabteilung ist und er mithin für die Abteilung mit dem eingesetzten Siegel als Unterschriftersatz siegeln durfte. Insbesondere haben die Beklagten nicht ausdrücklich bestritten, dass Herr G General Manager war. Schließlich folgt ein etwaiger Mangel der Vertretungsbefugnis auch nicht daraus, dass Herr G einen häufig in Japan vorkommenden Namen trägt.

68

Weiter hat Herr J I auch die D ordnungsgemäß vertreten. Herr J I schloss als bevollmächtigter Direktor/Präsident der D für diese den Lizenzvertrag zu I (Anlagenkonvolut FBD 1, 1a, 19, 19a). Herr I war vertretungsberechtigt kraft seiner Stellung im Unternehmen als bevollmächtigter Direktor. Nach Art. 349 des japanischen Gesellschaftsgesetzes (Nr. 86 von 2005) vertreten die Direktoren die Gesellschaft. Aus dem Zertifikat über die vollständigen registrierten Datensätze vom Tokyoer Büro für Rechtsangelegenheiten (Anlage FBD 34) folgt, dass Herr K I bevollmächtigter Direktor (Präsident) der D war und die Gesellschaft am 23. September 2011 gegründet wurde. Aus dem Zertifikat des für die D registrierten Stempel (Anlagen FBD 32, 32a) folgt, dass Herr I die Stellung als bevollmächtigter Direktor bis zum 25. Juni 2013 inne hatte und danach zurückgetreten ist. Die Beklagten haben in diesem Zusammenhang gerade nicht bestritten, dass Herr I bevollmächtigter Direktor war, sondern lediglich dass die Anlage FDB 34 nicht datiert ist und ihr auch kein Datum einer eventuellen Bevollmächtigung zu entnehmen ist sowie dass Anlage FBD 32 vom 15. Juni 2017 datiert und insofern über den Zeitpunkt des Vertragsschlusses im Jahr 2011 nichts aussagt. Darin ist jedoch kein Bestreiten der gesetzlichen Vertretungsmacht zu sehen, sondern lediglich, dass der nach japanischem Recht notwendige Nachweis der Vertretungsmacht nicht erfolgt ist. Eines Nachweises der Vertretungsmacht bedarf es jedoch erst dann, wenn die Stellung als gesetzlicher Vertreter als solche bestritten wurde.

69

b)

70

In dem Lizenzvertrag I hat die Klägerin zu 1) der D eine exklusive Lizenz zur Nutzung der Schutzrechte im D Geschäfte erteilt (Artikel 2, 1)). Die Kammer hat keine Zweifel, dass hiermit eine ausschließliche Übertragung des Nutzungsrechts zwischen den Parteien beabsichtigt war. Etwas anderes folgt auch nicht aus Art. 5.4, wonach lediglich eine gemeinsame Abstimmung der Verteidigung des Schutzrechts im Falle eines rechtswidrigen Eingriffs eines Dritten erfolgen soll. Daraus ergibt sich aber mitnichten, dass sich der Lizenznehmer gegenüber dem Lizenzinhaber als Patentinhaber seiner Rechte, die ihm auch in diesem Verhältnis exklusiv zustehen (vgl. BGH, GRUR 1995, 338 – Kleiderbügel) begeben hat, also zwingend nur mit dem Lizenzgeber (gegebenenfalls im Klagewege) vorgehen darf. Auch aus Art. 5 Abs. 3 folgt in diesem Zusammenhang nichts anderes, da diese Klausel den Fall betrifft, in dem die Klägerin zu 2) wegen der Nutzung der Schutzrechte von Dritten in Anspruch genommen wird. Es erscheint darüber hinaus nach der Instanzenrechtsprechung nach deutschem Recht unproblematisch, dass im Rahmen einer ausschließlichen Lizenz vereinbart wird, dass sich auch der Patentinhaber verpflichtet, gegen einen Dritten im Verletzungsfalle vorzugehen (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 1, 9 – Komplexbilder).

71

3)

72

Ferner ist auch der Unterlizenzvertrag I zwischen der D und der Klägerin zu 2) wirksam zustande gekommen.

73

a)

74

Die japanische Gesellschaft D ist ordnungsgemäß nach japanischem Recht, die Klägerin zu 2) ist ordnungsgemäß nach französischem Recht vertreten worden, Art. 1 Abs. 2 lit g) Rom I-VO i.V.m. dem jeweiligen Gesellschaftsstatut.

75

Hinsichtlich der ordnungsgemäßen Vertretungsbefugnis von Herrn L wird auf die Ausführungen unter Ziffer I.2) Bezug genommen, die hier entsprechend gelten. Insbesondere kann aus dem Umstand, dass Herr L den Unterlizenzvertrag I – anders als den Lizenzvertrag I – nunmehr handschriftlich unterzeichnete kein Rückschluss auf seine mangelnde Vertretungsmacht gezogen werden. Denn wenn japanische Unternehmen mit ausländischen Unternehmen – bei der Klägerin zu 2) handelt es sich um eine französische Gesellschaft – Verträge schließen, setzen sie oft kein Siegel, sondern unterschreiben Dokumente mit ihrem Namen sogar gelegentlich in lateinischer Schrift (vgl. Westhoff, DNotZ 2013, 4). So liegt der Fall hier. Insofern hat sich Herr L , wenn vielleicht auch nicht üblich, so aber auch nicht ungewöhnlich verhalten.

76

Ferner war auch Herr M vertretungsberechtigt. Nach Artikel L 227-6 Code de Commerce wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch einen gemäß den Regeln in den Statuten bestimmten Präsidenten vertreten. Aus dem Anlagenkonvolut FBD 30 ergibt sich, dass Herr M bis zum Jahr 2015 Präsident der Klägerin zu 2) war und dann von Herrn M abgelöst wurde. Auch wenn die Beklagte meint, dass das Datum seiner Bestellung als Präsident offen geblieben sei, hat sie nicht ausdrücklich bestritten, dass Herr M im Jahr 2011 respektive zum Vertragsschlusszeitpunkt des Unterlizenzvertrages I das Amt des Präsidenten inne hatte.

77

b)

78

In dem Unterlizenzvertrag I hat die D der Klägerin zu 2) eine exklusive Unterlizenz zur Nutzung der Schutzrechte im D Geschäfte erteilt (Artikel 2.1)). Es gibt keine Anhaltspunkte in dem Unterlizenzvertrag, dass der Klägerin zu 2) nicht der beschränkte dingliche Teil des Klagepatents – die ausschließliche Lizenz – von der D weitergegeben worden ist. Dass die Klägerin kein Recht hat, Unterlizenzen zu erteilen, spricht nicht gegen eine exklusive Lizenz. Das Recht der Unterlizensierung ist nicht zwingender Bestandteil der ausschließlichen Nutzung. Art. 11 enthält insofern eine „Zusammenarbeits-, Schadensersatzteilungs- und Kostenteilungsklausel“ mit der Klägerin zu 1) bzw. der D . Aus der Kostenteilung folgt nicht zwingend, dass die Klägerin zu 2) nicht sämtliche Rechte gegenüber Dritten erhalten hat, da dies lediglich „auf Wunsch“ der Klägerin zu 2) geschehen muss. Darüber hinaus beinhaltet die Zusammenarbeit nicht zwingend, dass die Klägerin zu 2) nicht alleine klagen könnte. Eine Zusammenarbeit kann auch eine Unterstützungsleistung der Klägerin zu 1) und D darstellen, die nicht zwingend mit einer Parteirolle im Prozess verknüpft ist.

79

4)

80

In der mündlichen Verhandlung haben die Beklagten ihren ursprünglichen Vortrag, die vorgelegten Fassungen der Verträge seien nicht geeignet, die Aktivlegitimation der Klägerin darzulegen, fallen gelassen. Sie zweifeln die Übereinstimmung der vorgelegten Kopien mit den Originalen nicht mehr an, sondern nur noch, dass die handelnden Personen im Zeitpunkt der Unterzeichnung der Unterlagen mit hinreichender Vollmacht gehandelt haben. Für Letzteres sieht die Kammer nach den obigen Ausführungen keine Anhaltspunkte. Mangels Bestreiten bedurfte es daher keiner Entscheidung mehr über die Anträge auf Vorlage der Originalurkunden.

81

II.

82

Das Klagepatent betrifft insbesondere ein Verfahren zur Herstellung von L-Tryptophan durch Fermentation sowie ein Gen, das von dem Bakterium Escherichia coli abgeleitet ist. Das Gen ist nützlich um die L-Tryptophan Produktivität zu verbessern.

83

Das Klagepatent führt zum Stand der Technik aus, dass verschiedene Techniken zur Steigerung der L-Aminosäureproduktivität bekannt gewesen seien, z.B. die Transformation eines Mikroorganismus mittels rekombinanter DNA (US Patent No. 4,278,765). Dabei werden die Aktivitäten der Enzyme, die an der Aminosäurebiosynthese beteiligt sind, erhöht. Andererseits kann die Steigerung der Aminosäureexkretionsaktivität die Produktivität vom L-Aminosäure produzierenden Stamm verbessern, wobei das Klagepatent auf die WO X (Anlage NiK 4, nachfolgend: WO X ) und das US-Patent No. X Bezug nimmt.

84

Laut dem Klagepatent sind verschiedene Escheria-coli-Gene (nachfolgend: E.coli) bekannt, die für mutmaßliche Membranproteine kodieren, die die L-Aminosäureproduktion verbessern, unter anderem die yahN-, yeaS-, yfiK- und yggA- Gene. Bekannt war darüber hinaus das rhtA-Gen (rht: Resistenz gegen Homoserin und Threonin), das für ein Protein bestehend aus 295 Aminosäuren kodiert, das sehr hydrophob ist und 10 vorhergesagte Transmembransegmente enthält. Das Klagepatent beschreibt weiter, dass eine Suche der Nukleotidsequenz des E.coli Stamms K-12 mindestens zehn Proteine aufdeckte, die homolog zu RhtA sind. Unter ihnen gibt es Proteine, die von den ydeD- und yddG-Genen kodiert werden. Es war indes unbekannt, welche Funktion das Protein, für das das yddG-Gen kodiert, erfüllte.

85

Das Klagepatent formuliert nicht explizit eine Aufgabe, sondern nennt als Ziel der Erfindung lediglich, die Produktivität eines L-Tryptophan produzierenden Stamms zu steigern. Dies erreicht das Klagepatent unter anderem, indem es die Herstellung des Proteins, das die in SEQ ID Nr. 2 des Sequenzprotokolls gezeigte Aminosäuresequenz umfasst, erhöht. Dabei handelt es sich um das yddG-Protein, ein Membranprotein, das die Produktion von L-Aminosäure steigert (vgl. Absatz [0011] des Klagepatents; nachfolgend sind Absätze ohne nähere Angaben solche des Klagepatents). Dieses Protein wird vom yddG-Gen kodiert. Die Erhöhung der Produktion des Proteins wird durch die Steigerung der Expression des yddG-Gens in den jeweiligen Zellen des E.coli-Stammes erreicht.

86

Wie die Steigerung der Expression in einem Verfahren unter Einsatz eines Escherichia coli Bakteriums erfolgt, zeigt die hier geltend gemachte Kombination der Klagepatentansprüche 1, 4 und 5.

87

              1.

88

              Verfahren zur Produktion von L-Tryptophan oder L-Phenylalanin.

89

              2.

90

              Das Verfahren umfasst

91

                            2.1.

92

das Kultivieren eines L-Aminosäure produzierenden Bakteriums nach Art der Escherichia coli in einem Kulturmedium und

93

2.2.

94

das Gewinnen der herzustellenden und in dem Medium anzuhäufenden L-Aminosäure aus dem Kulturmedium.

95

              3.

96

              Die L-Aminosäureproduktion ist durch das Bakterium im Vergleich zu einem nicht modifizierten Stamm erhöht.

97

                            3.1

98

              Die Produktion ist durch die Aktivität eines in (A) oder (B) definierten Proteins in einer Zelle des Bakteriums erhöht, wobei die Erhöhung erfolgt

99

                            3.1.1.

100

              durch Transformation des Bakteriums mit für das in (A) oder (B) definierte Protein kodierender DNA, oder

101

                            3.1.2.

102

durch Einführen mehrfacher Kopien von für das in (A) oder (B) definierte Protein kodierender DNA in ein Bakterienchromosom, oder

103

3.2

104

die L-Aminosäureproduktion durch das Bakterium ist erhöht, indem die DNA unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz gestellt wird, die stärker ist als die in SEQ ID Nr. 9 gezeigte Sequenz;

105

              4.

106

              wobei:

107

                            4.1.

108

              (A) ist ein Protein, das die in SEQ ID Nr: 2 des Sequenzprotokolls gezeigte Aminosäuresequenz umfasst.

109

                            4.2.

110

                            (B) ist ein Protein,

111

4.2.1

112

das eine Aminosäuresequenz, einschließlich Deletion, Substitution, Insertion oder Addition von einer bis 30 Aminosäuren in der in SEQ ID Nr: 2 des Sequenzprotokolls gezeigten Aminosäuresequenz umfasst und

113

4.2.2

114

die Fähigkeit hat, ein Bakterium gegen L-Phenylalanin, p-Fluorphenylalanin oder 5-Fluor-DL-tryptothan resistent zu machen.

115

Den Kern der Erfindung bilden die drei alternativen Wege zur Steigerung der Genexpression des yddG-Gens:

116

-              Transformation des Bakteriums mit DNA, die das yddG-Gen enthält (idR per Einführung eines Plasmids)

117

-              Einfügung einer Anzahl weiterer Kopien des Gens in das Chromosom des Bakteriums oder

118

-              Steigerung der Stärke des Promotors, der sich in der Upstream-Region vor dem yddG-Gen auf dem Chromosom befindet.

119

III.

120

Die Klägerin stützt ihren Verletzungsvorwurf auf den Patentanspruch 5, i.V.m. den Patentansprüchen 1 und 4. Der Streit der Parteien gibt Anlass zur Auslegung des Merkmals 3.2, das die Erhöhung der L-Aminosäureproduktion davon abhängig macht, dass die DNA unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz gestellt wird, die stärker ist als die in SEQ ID Nr. 9 gezeigte Sequenz.

121

Es bedarf keiner Entscheidung, ob es sich bei dem Anspruch um einen product-by-process Anspruch handelt, der in Merkmalsgruppe 4 drei Verfahrensschritte integriert. Denn – wovon die Parteien zu Recht übereinstimmend ausgehen – für die Auslegung ist allein maßgeblich, welche strukturellen Anforderungen das Klagepatent in dieser Merkmalsgruppe an das L-Aminosäure produzierende Bakterium stellt. Es ist unstreitig, dass die Merkmale 3.1.1, 3.1.2 und 3.2 im Alternativverhältnis zueinander stehen und vorliegend lediglich das Merkmal 3.2 entscheidungserheblich ist.

122

Nach Merkmal 3.2 muss die DNA, worunter das Klagepatent – ebenfalls unstreitig –das yddG-Gen versteht, unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz gestellt werden, die stärker ist als die in SEQ ID Nr. 9 gezeigte Sequenz.

123

Der Anspruch 1 stellt auf ein Ergebnis ab, nämlich die Steigerung der Expression durch das yddG-Gen. Die Steigerung der Gen-Expression erfolgt gemäß Merkmal 3.2 dadurch, dass das Gen unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz gestellt wird („locating said DNA under the control of an expression regulation sequence“). Diese soll stärker sein als die in SEQ ID Nr. 9 gezeigte Sequenz.

124

Aus der allgemeinen Beschreibung ergibt sich in Absatz [0028], was das Klagepatent jedenfalls unter einer Expressionsregulationssequenz versteht: Danach kann die Steigerung der Genexpression erreicht werden, indem die DNA der vorliegenden Erfindung unter die Kontrolle eines stärkeren Promotors anstatt des nativen Promotors gebracht wird. Der native Promotor wird nicht näher erläutert. Unstreitig ist, dass zum Prioritätszeitpunkt die Sequenz des yddG-Promotors noch nicht entschlüsselt war. Sie wurde erst im Jahr 2009 veröffentlicht (vgl. Anlage B 8a, Rn. 19: Tsyrenzhapova et al., 2009). Nach Absatz [0028] wird die Stärke des Promotors durch die Häufigkeit der Initiation der RNA-Synthese definiert. Der Promotor kennzeichnet den Bereich, an den die sog. Transkriptionsfaktoren binden und bewirkt dadurch die Regulation der Genexpression. In dieser Funktion verhält sich der Promotor wie eine Expressionsregulationssequenz. Dieses Verständnis spiegelt sich ebenfalls in Unteranspruch 3 wieder, der als mögliche Expressionsregulationssequenzen verschiedene Promotoren nennt, nämlich den PL-Promotor, lac-Promotor, trp-Promotor und trc-Promotor.

125

Das Ausführungsbeispiel 4 (vgl. Absatz [0052] ff.) zeigt darüber hinaus, wie der native upstream Bereich des yddG-Gens durch ein hybrides regulatorisches Element substituiert wird. In dem Ausführungsbeispiel ist nicht mehr vom nativen Promotor des Gens, sondern vom nativen upstream-Bereich die Rede. Die Nukleotidsequenz dieser Region ist laut Klagepatent in der Sequenzliste aufgeführt und wird als SEQ ID Nr. 9 bezeichnet. Dabei handelt es sich um die im Anspruch genannte Sequenz. Die Expressionsregulationssequenz im Ausführungsbeispiel ist ein hybrides regulatorisches Element. Es besteht aus der früheren P_L Promotorregion des Phagen Lambda, verknüpft mit der Shine-Dalgarno-Sequenz (SD-Sequenz) des lacZ Gens von E.Coli. Es handelt sich bei dem Promotor um einen heterologen Promotor, weil er aus einem anderen charakteristischen Gen stammt. Nach dem Ausführungsbeispiel kann die Regulationssequenz neben einem Promotor also auch noch andere regulatorische Elemente, wie z.B. die SD-Sequenz enthalten. Das hybride regulatorische Element wird anstatt der SEQ ID Nr. 9 mittels eines Verfahrens, der „red-driven integration“, in das Chromosom des E.coli Stammes integriert. Aus den Begriffen der „Integration“ des hybriden regulatorischen Elementes „anstatt“ der nativen Region und der „Substitution“ erkennt der Fachmann, dass die Expressionsregulationssequenz die native Nukleotidsequenz ersetzt.

126

Da der Fachmann im Zweifel eine Auslegung wählen wird, die die Ausführungsbeispiele als anspruchsgemäß erfasst, muss eine Expressionsregulationssequenz nicht zwingend nur einen Promotor enthalten, sondern kann darüber hinaus auch aus sonstigen regulatorischen Elementen, wie z.B. der SD-Sequenz bestehen. Konstatiert werden kann in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass alle maßgeblichen Beschreibungsstellen, die sich mit der Kontrolle des yddG-Gens durch die Expressionsregulationssequenz befassen, einen Promotor entweder als einzigen oder jedenfalls als einen wesentlichen Bestandteil der Regulationssequenz aufführen.

127

Die Kammer ist der Auffassung, dass der Begriff der Expressionsregulationssequenz lediglich besagt, dass es sich um eine Sequenz handelt, die die Expression eines anderen DNA-Bereichs beeinflusst. Insofern wird auch eine Punktmutation in der 35 Region des ursprünglichen Promotors umfasst, sobald diese Veränderung der nativen Sequenz bewirkt, dass eben die veränderte Sequenz stärker ist, als die in SEQ:ID Nr. 9 gezeigte Sequenz. Der Fachmann wird von der beanspruchten Expressionsregulationssequenz hingegen nicht nur die in der Klagepatentschrift angesprochenen Sequenzen bestehend aus einem Promotor oder einem Promotor und einem zusätzlichen regulatorischen Element erfasst sehen, die wie Bestandteile aus einem „Werkzeugkastensystem“ in das Chromosom von E. coli eingesetzt werden. Dies folgt bereits aus dem Wortlaut des Anspruchs, der nicht mehr als die Beeinflussung der Expression verlangt. Der Anspruch bestimmt den Begriff der Expressionsregulationssequenz allein funktional. Er kann durch das aufgezeigte Ausführungsbeispiel, welches heterologe Promotoren zeigt, deren Stärke man für die Expression kennt, nicht beschränkt werden. Dies schon deshalb nicht, weil sich die Begriffe der „Integration“ und „Substitution“ des hybriden regulatorischen Elementes anstatt der nativen Region nicht im Anspruch wiederfinden. Der Anspruch beschreibt lediglich eine Nukleotidsequenz, die auf die Expression des yddG-Gens Einfluss nimmt, sie „reguliert“. Solche Nukleotidsequenzen können einzelne Promotoren sein (vgl. Unteranspruch 3) oder die im Ausführungsbeispiel genannten hybriden regulatorischen Elemente. Wie die Beklagten selbst anführen, sind die Sequenzen und ihre relative Position zueinander hoch variabel. Eine solche Sequenz kann darüber hinaus jede veränderte Sequenz darstellen, solange sie im Vergleich zur nativen Region (SEQ ID Nr. 9) eine gesteigerte Produktion der L-Aminosäure zur Folge hat, die durch eine gesteigerte Synthese von RNA anhand des yddG-Gens erfolgt. Dabei kann es sich auch um eine native Nukleotidsequenz handeln, die z.B. in vitro experimentell mutiert wurde, sei es auch nur in einem Nukleotid (sog. Punktmutation), solange sie eine höhere Genexpression zur Folge hat. Denn nach dem Anspruch reicht es aus, wenn das Bakterium eine Struktur erhält, die funktional zu einer erhöhten Produktion von L-Aminosäure führt. Dass zum Prioritätszeitpunkt dem Fachmann die Möglichkeit eines einzelnen Nukleotidaustauschs bekannt war, ergibt sich aus dem gewürdigten Stand der Technik. Das Klagepatent nennt die Schrift WO X , die einen Lysin-produzierenden Stamm der Gattung Corynebakterium beschreibt, der eine erhöhte Expression des L-Lysin Exkretionsgens (lysE Gen) aufweist (Absatz [0004]). Aus der WO X ergibt sich, dass die endogene Exportcarrier-Aktivität vorzugsweise durch Mutation des endogenen Exportgens erhöht wird (Anlage NiK 4, S. 6, Z. 9 ff.) Die Schrift nennt für solche Mutationen zwei Möglichkeiten: Die klassische Methode der ungerichteten Erzeugung, wie z.B. durch UV-Bestrahlung oder mutationsauslösenden Chemikalien, oder die gezielte Veränderung mittels gentechnologischer Methoden wie Deletion(en), Insertion(nen) und/oder Nukleotidaustausch(e) (vgl. Anlage NiK 4, S. 6, Z. 10-15). Dass es sich hierbei nur um eine theoretische Möglichkeit handelt und solche Austausche zum Prioritätszeitpunkt noch nicht experimentell erfolgt seien – wie die Beklagten behaupten –, ist unerheblich. Entscheidend ist nicht, was konkret möglich war, sondern bereits zu diesem Zeitpunkt für den Fachmann abstrakt denkbar gewesen ist. Laut dem Klagepatent war es grundsätzlich denkbar, auch nur ein Nukleotid auszutauschen. Die klagepatentgemäße Erfindung nimmt bei der Veränderung der nativen Gensequenz nicht alle sonstigen Wirkungen in den Blick, die experimentell auftreten könnten und gegebenenfalls nicht erwünscht sind. Es stellt allein darauf ab, ob damit eine erhöhte Expression der L-Aminosäure erreicht wird. So kann eine Punktmutation, die später konkret experimentell durchgeführt und deren Wirkungen untersucht wird, für sich genommen selbst eine Erfindung darstellen. Sie fällt dennoch in den Schutzbereich des Klagepatents. Darüber hinaus nennt das Klagepatent in Absatz [0008] die rhtA23 Mutation, die eine Punktmutation (A-zu-G Austausch) an der -1 Position bezogen auf das ATG-Start-Codon darstellt. Hinzu tritt, dass Absatz [0020], der das Bakterium der vorliegenden Erfindung abstrakt beschreibt, ganz allgemein von Veränderung der Expressionsregulationssequenz der genannten DNA auf dem Chromosom des Bakteriums spricht. Dem Klagepatent ist daher an verschiedenen Stellen zu entnehmen, dass Punktmutationen als solche im Zusammenhang mit Expressionssteigerungen bekannt sind und nicht ausgeschlossen werden. Insofern bedarf es eines Rückgriffs auf die EP X nicht mehr, die nach Auffassung der Klägerin die Expressionssteigerung des Glutamathydrogenase herstellenden Gens, verursacht durch verschiedene Punktmutationen in der -35 und -10 Region des Promotors, zeige.

128

Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Umstand, dass das yddG-Gen nach dem Anspruchswortlaut unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz gestellt wird. Die Wendung „unter die Kontrolle stellen“ stellt keinen allgemeinen Fachbegriff aus der Gentechnik dar, dem der Fachmann eine bestimmte Wirkung zuschreibt. Sie ist im systematischen Kontext des Merkmals 3.2 als eine gewisse Ortsbezogenheit zu verstehen, da die Veränderung der DNA an der Stelle erfolgen muss, an der sie funktioniert. Damit kommt der Wendung aber letztlich keine weitergehende Bedeutung zu als bereits der Begriff der Expressionsregulationssequenz aussagt: Wo sich diese Sequenz befindet, dort ist die Veränderung vorgenommen worden. Es kommt also nur auf die Struktur des veränderten Genoms an, unabhängig davon, wie diese Struktur erreicht wurde. Denn es handelt sich bei dem Merkmal 3.2 nicht um einen Verfahrensschritt, sondern das Verfahren benutzt ein Bakterium mit bestimmten strukturellen Eigenschaften, nämlich mit einer Expressionsregulationssequenz mit einer bestimmten Nukleotidabfolge, die im Vergleich zu der SEQ ID Nr. 9 die Expression des Proteins erhöht.

129

Sofern Äußerungen des Prüfers im Erteilungsverfahren indiziell für das Verständnis des Fachmanns herangezogen werden können (BGH, GRUR 2016, 921 – Pemetrexed), vermag die Kammer den Äußerungen nichts zu entnehmen, das gegen obige Auslegung spricht. Die ursprünglichen Ansprüche enthielten den Rückbezug auf die Sequenz SEQ ID Nr. 9 nicht, der aber nunmehr in den Anspruch aufgenommen wurde. Weitergehende Einschränkungen zur Definition des Begriffs Expressionsregulationssequenz hat das Amt nicht gefordert. Hieraus ergibt sich daher unmittelbar kein Indiz für eine einschränkende Auslegung.

130

Schließlich vermag die Kammer auch vor dem Hintergrund des Urteils der US-Trade Commission (ITC-Entscheidung, Anlagen B 20, 20a), zu keinem anderen, engeren Auslegungsergebnis gelangen. Dies gründet sich zum einen darauf, dass es sich hier – anders als in den Fällen des BGH (GRUR 2010, 950 – Walzenformgebungsmaschine) und der Parallelkammer (LG Düsseldorf, BeckRS 2017, 121430) – nicht um eine Entscheidung einer Instanz der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens handelt. Der dort angeführte Harmonisierungsgedanke greift vorliegend nicht ein. Abgesehen davon sind auch sachverständige Äußerungen als solche für das erkennende Verletzungsgericht nicht bindend (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2016, 11229). Ausschlaggebend ist im Übrigen, dass das ITC-Verfahren anders formulierte Ansprüche betrifft, die insbesondere die hier streitgegenständliche Einschränkung in Merkmal 3.2 auf die SEQ ID No. 9 nicht aufweisen und in denen der Begriff der Expressionsregulationssequenz nicht verwendet wird. Vielmehr soll nach den dortigen Ansprüchen der native Promotor durch einen stärkeren Promotor ersetzt werden (Anlagen B 28, 28a). Da die Entscheidung auf einer völlig anderen Grundlage erfolgt ist, entfalten etwaige Parallelen keine Aussagekraft in hiesigem Verfahren.

131

IV.

132

Die angegriffene Ausführungsform ist ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG. Sie stellt das Ergebnis der Anwendung des mit dem in Kombination der Ansprüche 1 und 4 geltend gemachten Klagepatentanspruch 5 geschützten Verfahrens dar.

133

Die Parteien streiten über die Verwirklichung des Merkmals 3.2 des Anspruchs 1. Die Verwirklichung der restlichen Merkmale der Ansprüche 1, 4 und 5 ist zu Recht zwischen den Parteien unstreitig. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht jedoch auch Merkmal 3.2.

134

Aus dem Toyobo-Report (Anlagen FBD 10, 10a) ergibt sich, dass die angegriffene Ausführungsform in der Region stromaufwärts des Gens gegenüber der in SEQ ID Nr. 9 gezeigten Wildtyp-Sequenz gentechnisch modifiziert ist. Im stromaufwärts gelegenen Teil des yddG-Gens, der die Promotor-Region umfasst, befindet sich in der Probe aus der angegriffenen Ausführungsform eine Punktmutation. An Stelle 1078 befindet sich statt Cytosin wie im Wildtyp an dieser Stelle die Base Thymin (Anlage FBD 10, S. 23).

135

Nach obiger Auslegung genügt bereits das Vorliegen einer Punktmutation, wenn sie die Steigerung der Promotor-Aktivität zur Folge hat. Dies ist vorliegend der Fall. Durch das Einbringen der Punktmutation, die die dem yddG vorangehende -35 Promotorregion zur Konsensussequenz macht, wurde eine etwa 60fach erhöhte Expression des yddG Gens gemessen (Ajinomoto-Report, Anlage FBD 13a, S. 7; Gutachten von Prof. Krämer vom 27. Januar 2016, Anlage FBD 11, S. 9).

136

Unerheblich ist, dass nach den Ausführungen der Beklagten die Punktmutation nicht zielgerichtet durchgeführt wurde. Nach ihrem eigenen Vortrag wurde der Stamm BioMND, auf den die angegriffene Ausführungsform zurückgeht, mit der mutagenen Chemikalie EMS behandelt. Es genügt, dass hierdurch die streitgegenständliche Punktmutation – sei es auch durch Zufallsmutagenese – hervorgerufen wurde. Dies ist der Fall. Dass darüber hinaus noch weitere Mutationen im Bakterienstamm aufgetreten sind, ist gleichfalls für die Verletzung unerheblich.

137

Weiter hat die Klägerin nachgewiesen, dass sich die genannte Erhöhung der Genexpression um das 60-fache in einer tatsächlich erhöhten Tryptophan-Produktion in der Höhe von ca. 13% niedergeschlagen hat (Anlagen FBD 11, S. 9 ff, FBD 13, S. 12).

138

V.

139

Durch die Verletzungshandlung sind nachstehende Rechtsfolgen begründet.

140

1.

141

Die Beklagten sind den Klägerinnen zur Unterlassung verpflichtet, Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG, da sie zur Benutzung der patentgemäßen Lehre nicht berechtigt sind. Der Vortrag, die Beklagte zu 1) habe den Ausgangsstamm im Zuge eines Fermentationsstamm- und Technologietransfer-Vertrages aus November 2004 von einer Gesellschaft BioMND Co. Ltd., die seit 2007 nicht mehr existiert, erworben, führt nicht aus der Verletzung heraus. Die Beklagte zu 1) vertreibt die angegriffene Ausführungsform, die von der Beklagten zu 2) unter Verwendung des das Klagepatent verletzenden Bakterienstamms hergestellt wird.

142

2.

143

Die Klägerinnen haben gegen die Beklagten dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 und 2 PatG.

144

a)

145

Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforder-liche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerinnen derzeit nicht in der Lage sind, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.

146

b)

147

Die Beklagten sind zum Schadensersatz verpflichtet, weil sie die Patentverletzung schuldhaft begingen. Als Fachunternehmen hätten sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass den Klägerinnen durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist, zumal bereits mit dem Verfahren nach dem Klagepatent hergestellte Erzeugnisse in den Verkehr gebracht wurden.

148

3.

149

Den Klägerinnen steht gegen die Beklagten auch ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu.

150

Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegrif-fenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Aus-kunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerinnen in die Lage versetzt werden, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerinnen sind auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügen, und die Beklagten werden durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

151

4.

152

Die Klägerinnen haben schließlich gegen die Beklagten im tenorierten Umfang einen Anspruch auf Rückruf der unmittelbar patentverletzenden Erzeugnisse aus den Ver-triebswegen gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG.

153

VI.

154

Es besteht keine Veranlassung, den Rechtsstreit im Hinblick auf das Nichtigkeitsverfahren gem. § 148 ZPO auszusetzen. Für die Kammer lässt sich auf der Grundlage des vorgetragenen Sach- und Streitstands die für eine Aussetzung erforderliche hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeit nicht bejahen (BGH, GRUR 2014, 1237 – Kurznachrichten).

155

1)

156

Die Kammer sieht keine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die vorliegende Erfindung, wie sie in der hier geltend gemachten Kombination der Klagepatentansprüche 1, 4 und 5 geschützt ist, nicht ausführbar offenbart ist.

157

a)

158

Die Erfindung muss so deutlich und hinreichend offenbart sein, dass der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird.

159

Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Es ist also nicht erforderlich, dass bereits der Patentanspruch alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthält. Vielmehr genügt es, wenn der Fachmann die insoweit notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann (vgl. BGH, GRUR 2010, 901 – Polymerisierbare Zementmischung).

160

Grundsätzlich ist es dem Anmelder unbenommen, den beanspruchten Schutz nicht auf Ausführungsformen zu beschränken, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemeinerungen vorzunehmen. Enthält ein Patentanspruch eine verallgemeinernde Formulierung, kann dies dazu führen dass sie auch Ausführungsformen umfasst, die in der Beschreibung nicht konkret angesprochen sind. Daraus folgt jedoch nicht notwendig, dass die Erfindung insgesamt oder teilweise nicht mehr so offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann. Die Einzelfallumstände sind maßgeblich (vgl. BGH, GRUR 2013, 1210 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren). In diesem Zusammenhang lässt der BGH auch die Wahl eines funktionellen Merkmals genügen, wenn die darin liegende Verallgemeinerung dem berechtigten Anliegen Rechnung trägt, die Erfindung in vollem Umfang zu erfassen. Dem steht nicht entgegen, dass eine funktionelle Fassung des Merkmals die Verwendung noch unbekannter Möglichkeiten umfasst, die möglicherweise erst zukünftig bereitgestellt oder erfunden werden, wenn nur so ein angemessener Schutz gewährt wird. In einem solchen Fall ist die Erfindung im Grundsatz bereits dann ausreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann mindestens einen Weg zu ihrer Ausführung aufzeigt (vgl. BGH, GRUR 2013, 1210 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

161

b)

162

Die Erfindung ist ausführbar offenbart. Der Anspruch 1 erfasst jedes Bakterium der Gattung Escherichia, dessen yddG-Gen unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz gestellt wird, die stärker als die SEQ ID No. 9 ist. Das Ausführungsbeispiel zeigt einen Weg, wie der Fachmann die L-Aminosäureproduktion durch eine veränderte Expressionsregulationssequenz verändert. Es beschreibt die Substitution des nativen upstream Bereichs des yddG-Gens durch das hybride regulatorische Element, das den P_L-Promotor und SD_lacZ trägt (Absatz [0052]). Anhand dieses Beispiels kann der Fachmann den Ersatz der SEQ ID Nr. 9 Sequenz durch den PL-Promotor und SD_lacZ nacharbeiten und die Erfindung ausführen. Nach obigen Grundsätzen des Bundesgerichtshofes genügt dies. Durch die funktionale Formulierung des Merkmals 4.3 wird die Erfindung in vollem Umfang erfasst. Durch eine Verstärkung des yddG-Gens wird die Aminosäureproduktion im Bakterienstamm erhöht. Die Funktion des yddG-Gens war zuvor im Stand der Technik nicht bekannt. Insofern liegt im Merkmal 4.3 die allgemeinste Form der technischen Lehre, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem – die Produktivität eines L-Tryptophan produzierenden Stammes zu erhöhen – gelöst wird. Anderenfalls wäre es für Anmelder gerade im biochemischen und pharmazeutischen Bereich nicht möglich, Schutz für Erfindungen zu erlangen, deren allgemeine Funktionsprinzipien neu und erfinderisch sind und deren konkrete Ausgestaltungen in Wirkungsweise und Auftreten noch nicht in allen Einzelheiten erforscht sind. Das ist auch und gerade in Anbetracht der Entscheidung „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“ nicht der Ansatz, den die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verfolgt.

163

2.

164

Sofern die Beklagten sich für ihren Angriff auf die mangelnde Erfindungshöhe auf eine falsche Inanspruchnahme der Priorität stützen, rechtfertigt dies bereits keine Aussetzung. Da hierfür zwischen den Parteien streitige Fragen der Übertragung von Prioritätsrecht, die sich gegebenenfalls nach russischem Recht richten, erheblich sind, steht im Raum, dass das Bundespatentgericht eventuell in eine Beweisaufnahme eintreten muss. Das Ergebnis kann das Verletzungsgericht nicht prognostizieren, was bereits für sich genommen nicht zu einer Aussetzung führt. Darüber hinaus vermisst die Kammer einen substantiierten Vortrag dazu, welche Merkmale des Anspruchs die Beklagten in Santiviago 2001 und 2002 gezeigt sehen und welche fehlen. So zeigen beide Schriften nach dem Vorbringen der Beklagten im Verletzungsverfahren nicht das hier streitige Merkmal 3.2. Zu dem Anlass, den der Fachmann zur Kombination der beiden Schriften benötigt, verhalten sich die Beklagten gar nicht. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, wieso nach der Entdeckung der Aminosäure-Exporter-Aktivität von yddG die Veränderungen an E.coli zur Erhöhung der Aktivität von yddG bloße Routinetätigkeit darstellen sollen.

165

3.

166

Schließlich vermag die Kammer auch keine unzulässige Erweiterung zu erkennen. Abgesehen davon, dass die Anmeldung des Klagepatents nicht in deutscher Übersetzung vorliegt, sind in der Anmeldung in Beispiel 4 zwei Expressionsregulationselemente offenbart, der Pl-Promotor und die SD-Translationsregulationssequenz. Damit ist die Expressionsregulationssequenz unmittelbar und eindeutig in der Anmeldung offenbart. Insofern ist in dem funktionalen Begriff der Expressionsregulationssequenz, das auch nach der Anmeldung aus einem oder mehreren Elementen bestehen kann, weder ein Aliud noch ein nicht ursprungsoffenbartes Merkmal zu erkennen. Eine Vernichtung des Klagepatents aufgrund unzulässiger Erweiterung ist damit nicht hinreichend wahrscheinlich.

167

VII.

168

Den wechselseitigen Anträgen auf Schriftsatznachlass der Parteien war nicht zu entsprechen. Eines Schriftsatzes der Klägerinnen bedurfte es mangels Entscheidungserheblichkeit nicht. Dem Antrag der Beklagten musste nicht nachgekommen werden, da der Inhalt der Anlagen FBD 32a und 33a letztlich bereits Gegenstand des klägerischen Schriftsatzes vom 11. Dezember 2017 und somit nicht neu war.

169

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2 S. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.

170

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709 S. 1, 108 ZPO.

171

Der Streitwert wird auf € 2.000.000,00 festgesetzt.