1

T a t b e s t a n d

2

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung auf Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.

3

Dem Rechtsstreit liegt das Verfahren Az. 4a O 139/13 vor der Kammer zugrunde. Hierin nahm die Klägerin (noch unter ihrer damaligen Firma „B.“) die Beklagte wegen der Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Patents EP A(nachfolgend: Klagepatent; vorgelegt in Anlage K2; die als DE C veröffentlichte deutsche Übersetzung des Klagepatents ist als Anlage K3 eingereicht worden) in Anspruch. Streitgegenständlich waren Herstellung und Vertrieb von Systemen zur Prüfung von Glasflaschen mit der Bezeichnung „D“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Die angegriffene Ausführungsform wird teilweise als E bezeichnet – zur Abgrenzung von einem Nachfolgemodell namens F. Mit Urteil vom 06.11.2014 (Az. 4a O 139/13, vorgelegt als Anlage K1) verurteilte die Kammer die Beklagte antragsgemäß wegen Verletzung des Klagepatents. Auf eine Nichtigkeitsklage der Beklagten hin hielt das Bundespatentgericht das Klagepatent in beschränkter Fassung aufrecht (vgl. das in Anlage K5 vorgelegte Urteil). Die gegen das Urteil der Kammer eingelegte Berufung wies das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Urteil vom 25.02.2016 (Az. I-15 U 136/14; vorgelegt als Anlage K1a) unter Anpassung des Tenors aufgrund des geänderten Anspruchswortlauts des Klagepatents zurück.

4

In Folge des Urteils der Kammer verlagerte die Beklagte (jedenfalls teilweise) ihr Geschäft mit den angegriffenen Ausführungsformen auf ihre in Polen ansässige (100-prozentige) Tochtergesellschaft „G.“ (im Folgenden kurz: G; vgl. Anlagen K4 und K5). Die Beklagte stellt weiterhin eine Prüfmaschine zur Prüfung von Hohlglasbehältern auf mögliche Produktionsfehler mit der Bezeichnung „H“ her und vertreibt diese (nachfolgend: Basismaschine). Die Basismaschine kann mit der angegriffenen Ausführungsform ausgestattet werden. Die Vorbereitung der Basismaschine auf die Installation der angegriffenen Ausführungsform wird von der Beklagten vorgenommen. Die angegriffene Ausführungsform (E I) kann ausschließlich mit von der Beklagten im Inland hergestellten Basismaschinen eingesetzt werden. Die Basismaschine selbst benötigt demgegenüber die angegriffene Ausführungsform nicht, um eingesetzt zu werden – auch eine andere, patentfreie Rissprüfung kann auf der Basismaschine installiert werden. Die Software, die auf den von der G gelieferten angegriffenen Ausführungsformen aufgespielt ist, stammt ursprünglich von der Beklagten.

5

Über die Internetpräsenz der Beklagten I war ein Prospekt in Form einer PDF-Datei abrufbar, der sich mit der angegriffenen Ausführungsform beschäftigte (vgl. Anlage K6). Diese PDF-Datei war jedenfalls bis zum 27.08.2014 über die vorgenannte Internetseite zugänglich, anschließend jedenfalls unmittelbar über den zur Datei führenden Pfad. Im Impressum des Prospekts wird die G genannt; die Beklagte selbst wird nicht erwähnt.

6

Die Beklagte verbreitete an ihre „Sales Partner“ eine von ihr verfasste „Sales Partner Information“ (vgl. Anlagen K8/K8a). Hierin wird u.a. darauf hingewiesen, dass das Klagepatent bzw. seine Parallelschutzrechte in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien und Spanien gelten; für alle anderen Länder könne aber die angegriffene Ausführungsform von der G angeboten werden. In der „Sales Partner Information“ kündigte die Beklagte zudem ein „sales training“ vor der Glasstec an, in dem sie „new information concerning this issue“ präsentieren wollte. Bei der Glasstec handelt es sich um die in Düsseldorf stattfindende Weltleitmesse für Produkte wie die angegriffene Ausführungsform.

7

Auf der Messe Glasstec 2016 in Düsseldorf verteilten Mitarbeiter der Beklagten an deren Messestand USB-Sticks. Hierauf befanden sich u.a. Informationen zur angegriffenen Ausführungsform, aber auch zu dessen Nachfolgemodell F. Auf die hierauf hin erfolgte Abmahnung der Klägerin (Anlage K9) gab die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab (vgl. Anlage K10).

8

Ein Mitarbeiter der Beklagten sandte unter dem 26.06.2016 aus Deutschland per E-Mail an einen potenziellen Kunden im Iran eine Tabelle, in der ein E-Produkt der Beklagten mit einem Konkurrenzprodukt der Klägerin („J“ genannt) verglichen wird (vgl. Anlage K21).

9

Die Beklagte schulte in Deutschland Mitarbeiter eines südkoreanischen Unternehmens, das eine angegriffene Ausführungsform von der G und eine Basismaschine von der Beklagten erhalten hatte. Über die Lieferung in Südkorea berichtete die Beklagte in dem in Anlage K14/K14a vorliegenden „Newsletter“.

10

Die Klägerin trägt vor, der Klageantrag sei zulässig und ausreichend klar; er beziehe sich auf das Anbieten patentverletzender Vorrichtungen aus Deutschland heraus; die hierin genannten Handlungen dienten der Definition des Streitgegenstands.

11

Die Klägerin behauptet, durch inländische Angebote der angegriffenen Ausführungsform seitens der Beklagten komme es zu einer Nachfrage nach Basismaschinen der Beklagten, die für die Nutzung der angegriffenen Ausführungsform hergerichtet sind. Ein Angebot einer für die angegriffene Ausführungsform hergerichteten Basismaschine sei als Angebot der angegriffenen Ausführungsform anzusehen. Durch die Herrichtung der Basismaschinen für die angegriffene Ausführungsform partizipiere die Beklagte wirtschaftlich an den von ihr initiierten Verkäufen der angegriffenen Ausführungsform durch die G. Diese Einnahmen seien unmittelbare Folgen der patentverletzenden Handlung. Die Angebotshandlungen der Beklagten führten zur Schadensersatzpflicht für alle darauf beruhenden Verkaufsvorgänge der G, auch für Handlungen im Ausland. Die Beklagte habe ferner auch für die Basismaschine und die Inbetriebnahme-Dienstleistungen im Ausland Schadensersatz zu leisten.

12

Die Handlungen der Beklagten (Prospekt auf der Internetseite; Sales Partner Information und USB-Stick-Verteilung auf der Glasstec) seien, da die Beklagte unstreitig im Inland sitzt, inländische Angebotshandlungen und verletzten das Klagepatent. Die Beklagte vertiefe durch ihr Angebot bestehende, aus der Zeit der patentverletzenden eigenen Herstellung und Veräußerung der angegriffenen Ausführungsform bestehende Kontakte und nutze deren Vertrauen in das patentverletzende Produkt der Beklagten aus.

13

Die Klägerin behauptet, die in Anlage K6 vorgelegte Broschüre sei vor dem 31.08.2016 auf der Webseite der Beklagten abrufbar gewesen und jedenfalls über eine Google-Suche auffindbar gewesen.

14

Bereits der Hinweis an einen potenziellen Kunden, er könne die angegriffene Ausführungsform im Ausland erwerben, könne ein Anbieten darstellen. Es reiche für das Vorliegen einer Patentverletzung aus, wenn die Beklagte in Bezug auf die Basismaschinen deren Komptabilität zu den angegriffenen Ausführungsformen herausstellt.

15

Die Klägerin behauptet, das Informationsblatt in Anlage K8 werde von der Beklagten auch an Kunden gegeben, wodurch die Beklagte den Kauf im Ausland fördere. Die am Ende der „Sales Partner Information“ angesprochenen „neuen Information“ bezögen sich auf die gerichtlich untersagte Ausführungsform „E“ (d.h. die angegriffene Ausführungsform).

16

Allgemein steuere die Beklagte das Marketing der G von Deutschland aus. Die G selbst hat – unstreitig – nie auf einer Messe ausgestellt und besitzt kein Vertriebsteam – den Vertrieb übernehme vollständig die Beklagte. Eine Kunde werde zudem die angegriffene Ausführungsform nicht kaufen, wenn beim gleichzeitigen Erwerb die Beklagte nicht garantiere, dass das System zusammen mit der Basismaschine funktioniere. Auch solche von der Beklagten in Deutschland abgegebenen Garantieerklärungen stellten patentverletzende Angebote dar.

17

Es stelle einen patentverletzenden Vertrieb angegriffener Ausführungsformen dar, wenn die Beklagte aus Deutschland Techniker (die im Inland instruiert worden sind) entsendet, um die angegriffene Ausführungsform im Ausland zu installieren.

18

In Angeboten für die Basismaschine (vgl. Anlage K20 S. 9 Z. 3.1) verweist die Beklagte – unstreitig – auf ein Angebot von G für die Risserkennung-Technologie. Hierin liege ein Angebot der angegriffenen Ausführungsform seitens der Beklagten.

19

Die Klägerin beantragt:

20

I.               Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der aus einem Angebot von Vorrichtungen gemäß den Ansprüche 18, 3 und 1 des Europäischen Patents EP A in der Bundesrepublik Deutschland entsteht und seit dem 14. Juli 2006 entstanden ist, indem sie in der Bundesrepublik Deutschland Dritte, insbesondere potentielle Abnehmer, auf mögliche Hersteller oder Vertriebsstellen für Vorrichtungen

21

zur Anwendung eines Verfahrens zur Erfassung von Rissen in hohlen Proben, die ein inneres Volumen definieren und eine Öffnung zum inneren Volumen aufweisen oder des Teils einer hohlen Probe, der zwischen dem Hals und dem Rand und dem Boden liegt, die aus einem durchscheinenden oder transparenten Material gefertigt sind, das mindestens eine teilweise Reflexion eines oder mehrerer elektromagnetischer Strahlen in einer das Material durchquerenden Richtung ermöglicht, für ein Gerät, das einen Rahmen, ein Mittel zum Halten einer Probe und ein Mittel zum Ausbilden der Relativbewegung der Probe in Bezug auf mindestens einen Teil des Rahmens umfasst,

22

hinweist, Schulungen für entsprechende Geräte anbietet oder Werbematerial für entsprechende Vorrichtungen verbreitet, oder die Montage und/oder Inbetriebnahme solcher Vorrichtungen anbietet, sofern

23

-              bei dem Verfahren mittels mindestens eines Strahls von Licht im sichtbaren oder nicht sichtbaren Bereich, UV, IR oder Strahlenbündel davon eine Probe oder ein Teil der Probe in Relativbewegung in Bezug auf die elektromagnetischen Strahlen bestrahlt wird, wobei die Relativbewegung in Form einer Drehung oder zumindest eine Drehkomponente aufweisend erfolgt; mittels mehrerer Bildaufnahmeköpfe Bilder der bestrahlten Probe oder Probenteilen in Relativbewegung in Bezug auf die Bildaufnahmeköpfe aufgenommen werden; bei dem die Bilder bearbeitet werden, um einen oder mehrere Risse zu erfassen;

24

-              wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass bei mindestens einem Teil der Relativbewegung zwischen der Probe und den Bildaufnahmeköpfen für bestrahlte Teile mit Engstelle oder Hüls zeitversetzt mehrere lineare oder im Wesentlichen lineare oder matrixförmige oder im Wesentlichen matrixförmige Bilder aufgenommen werden, einzeln und gebildet von mindestens 25 Bildpunkten oder Pixeln, mittels einer Reihe von mehr als fünf Bildaufnahmeköpfen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Enden von Bildaufnahmeendoskopen und Bildsensoren versetzt zur Bildbearbeitungsvorrichtung, wobei die Köpfe durch eine Signalübertragungsvorrichtung mit einer Bildverarbeitungsvorrichtung verbunden sind, derart, dass evtl. nach Bearbeitung eines oder mehrerer aufgenommener Bilder, eine Reihe von entwickelten Bildern erhalten werden, deren jedes, der Entwicklung von Bildpunkten oder Pixeln von mindestens 25 linearen oder im Wesentlichen linearen zeitversetzten Bildern der Probe in Relativbewegung oder mindestens eine Reihe von mindestens 4 matrixförmigen oder im Wesentlichen matrixförmigen zeitversetzten Bildern entspricht, und die Reihe von entwickelten Bildern oder mindestens ein Teil davon bearbeitet wird, um einen oder mehrere Risse in der Probe nachzuweisen

25

(Anspruch 1);

26

die Probe oder einer oder mehrere Teile davon mittels einer Reihe von Belichtungsköpfen belichtet werden, die Lichtstrahlen oder Bündel, UV-Strahlen oder IR-Strahlen emittieren

27

(Anspruch 3);

28

-              wobei die Vorrichtung umfasst: ein Mittel zum Bestrahlen der Probe oder eines Teils derselben in Relativbewegung; einen Sensor für von der Probe kommende Signale zur Bestimmung eines oder mehrerer Risse; ein Mittel zur Bearbeitung von Signalen zur Bestimmung eines oder mehrerer Risse;

29

-              wobei die Vorrichtung weiterhin umfasst: ein Mittel zum Bestrahlen der Probe in Relativbewegung oder eines Teils derselben in Relativbewegung mittels mindestens eines Strahls von Licht im sichtbaren oder nicht sichtbaren Bereich, IR- oder UV;

30

-              mehr als fünf Aufnahmeköpfe ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Enden von Bildaufnahmeendoskopen und Bildsensoren versetzt zu einer Bildbearbeitungsvorrichtung, wobei die Köpfe mehrere lineare oder im wesentlichen lineare matrixförmige oder im wesentlichen matrixförmige einzelne Bilder von einem oder mehreren Teilen der Probe in Relativbewegung und bei Bestrahlung aufnehmen;

31

-              ein Mittel zur Bearbeitung von Bildern, die von Aufnahmeköpfen über die Vorrichtung zur Signalübertragung kommen, um eventuell nach Bearbeitung der linearen oder im Wesentlichen linearen oder matrixförmigen oder im Wesentlichen matrixförmigen Bilder, eine Reihe von entwickelten Bildern zu erhalten; deren jedes bei der Entwicklung, bei mindestens einem Teil der Relativbewegung zwischen der Probe und den Aufnahmeköpfen Bildpunkten oder Pixeln von zeitversetzten Bildern entsprechen, und

32

-              ein Mittel zur Bearbeitung der Reihe von entwickelten Bildern oder mindestens eines Teils derselben, um einen oder mehrere Risse in der Probe nachzuweisen

33

(Anspruch 18).

34

II.               Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin über Lieferungen Auskunft zu erteilen, die aus seit dem 14. Juli 2006 abgegebenen Angeboten gemäß Ziff. I. resultieren, und zwar unter Angabe

35

a)               der Namen und Anschriften der Hersteller

36

b)               der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

37

c)               der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse einschließlich von Vorrichtungsbestandteilen, einschließlich der, aber nicht beschränkt auf die Inspektionsvorrichtung gemäß Ziff. I („E“) sowie die Bestandteile der Rahmen und Mittel zum Ausbildung der Relativbewegung bereitstellenden Basismaschine („H“), welche zum Betrieb mit einer solchen Inspektionsvorrichtung eingerichtet ist, die in Angeboten gemäß Ziff. I enthalten waren sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bzw. Vorrichtungsbestandteile bezahlt wurden;

38

wobei

39

zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.

40

III.               Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit dem 14. Juli 2006 begangen hat und Angebote und Lieferungen gemäß Ziff. II. erfolgten, und zwar unter Angabe

41

1.              der auf die Angebote folgenden Lieferungen aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

42

2.               der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,

43

-zeiten, -preisen, wobei insbesondere der in den Angeboten enthaltene Preis für die Vorbereitung der Gesamtprüfanlage zur Installation sowie sämtliche seitens der Beklagten zur Lieferung angebotenen Vorrichtungsbestandteile (Inspektionsvorrichtung und Basismaschine), aufzunehmen sind, und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger;

44

3.               der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

45

4.               der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten sowie die auf die Lieferungen gemäß Ziff. 2 erzielten Gewinns,

46

wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

47

Die Beklagte beantragt,

48

die Klage abzuweisen.

49

Sie meint, der Klägerin ständen die geltend gemachten Ansprüche nicht zu. Abstrakte Hinweise auf die geschäftliche Tätigkeit eines Dritten im patentfreien Ausland (hier der G in Polen) seien keine Handlung im Sinne der §§ 9 ff. PatG. Da kein Patentschutz in Polen besteht, scheide eine Mitwirkung an einer fremden Patentverletzung ebenfalls aus. Auch eine mittelbare Patentverletzung liege mangels unmittelbarer Patentverletzung im Inland (doppelter Inlandsbezug) nicht vor. Mangels einer Patentverletzung als Haupttat hafte die Beklagte auch nicht für Beihilfehandlungen.

50

Die Beklagte ist der Ansicht, die Klageanträge seien unklar. Die von der Klägerin bezeichneten Handlungen (in Ziff. I. nach dem Wort „insbesondere“) stellten keine patentverletzenden Angebote dar.

51

Die Maßstäbe des § 10 PatG dürften nicht ausgehebelt werden – hiernach wäre der Beklagten nicht zu untersagen, wesentliche Elemente für die Lehre des Klagepatents zu liefern, selbst wenn diese dazu bestimmt sind, im patentfreien Ausland zur patentgemäßen Vorrichtung zusammengesetzt zu werden.

52

Ein Hinweis auf eine Bezugsmöglichkeit patentgemäßer Produkte im Ausland dürfe nicht mit einer Angebotshandlung im Inland gleichgesetzt werden. Wenn darauf hingewiesen werden müsse, dass patentgemäße Produkte im Inland nicht vertrieben werden dürfen, erlaube dies spiegelbildlich auf Tätigkeiten im patentfreien Ausland hinzuweisen.

53

Kunden können – unstreitig – bei der Beklagten derzeit nur die Basismaschine erwerben, nicht aber die angegriffene Ausführungsform. Die Beklagte initiiere weder Verkäufe der G in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform noch vertreibe sie diese. Im Ausland erfolge der Vertrieb der Basismaschine nur über unabhängige Handelsvertreter („Sales Partner“), die im Ausland tätig sind.

54

Die Entscheidung eines Kunden für eine bestimmte Rissprüfung sei der Entscheidung für eine bestimmte Basismaschine nachgelagert. Die Anpassung der Basismaschine für die Installation der angegriffenen Ausführungsform stelle nicht einmal eine mittelbare Patentverletzung dar. Das Angebot von Serviceleistungen oder Schulungen im Ausland werde ebenfalls von den §§ 9 f. PatG nicht erfasst.

55

Der im Internet veröffentlichte Katalog (vgl. Anlage K6) sei kein patentverletzendes Angebot, da er nur in englischer Sprache gehalten war und nur die G im Impressum genannt wird.

56

Auf den auf der Messe Glasstec in Düsseldorf verteilten USB-Sticks seien nur versehentlich Informationen zur angegriffenen Ausführungsform gespeichert gewesen. Kunden hätten nicht davon ausgehen können, dass die Beklagte Werbung für die veraltete angegriffene Ausführungsform machen wolle. Eine Kausalität zu Verkäufen der angegriffenen Ausführungsform könne nicht bestehen, so dass die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts nicht gegeben sei. Nach der Messe sei keine einzige Basismaschine mehr für einen G-E vorbereitet worden.

57

Die „Sales Partner Information“ (Anlage K8) sei nicht an Kunden, sondern nur an im Ausland ansässige unabhängige Handelsvertreter gegangen. Die erwähnte Schulung habe sich auf den neuen E, nicht auf die angegriffene Ausführungsform bezogen. Die Handelsvertreter führten auch nicht zu einen Inlandsbezug.

58

Die Schulungen in Bezug auf die Anlage in Südkorea seien dem Verkauf nachgelagert gewesen und damit nicht als Angebot zu werten; Schulungen stellten ohnehin keine Patentverletzung dar.

59

Für die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird ergänzend auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12.07.2018 Bezug genommen.

60

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

61

Die zulässige Klage ist teilweise begründet, im Übrigen unbegründet. Streitgegenständlich sind Handlungen, die nicht schon Gegenstand des vorherigen Urteils zwischen den Parteien waren, sondern nach der Auslagerung des Geschäfts mit den angegriffenen Ausführungsformen auf die G erfolgt sind. Diese lassen sich teilweise als Anbieten im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG qualifizieren, so dass der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB teilweise zustehen. Der Schadensersatzanspruch besteht dabei nicht für Lieferungen der G im patentfreien Ausland.

62

I.

63

Die Beklagte hat entgegen § 9 S. 2 Nr. 1 PatG patentgemäße angegriffene Ausführungsformen im Inland angeboten. Es ist unstreitig, dass die angegriffene Ausführungsform (E I) von den im Anspruch genannten Patentansprüchen des Klagepatents Gebrauch macht, so dass auf diesen Aspekt nicht weiter eingegangen werden braucht. Allerdings sind nicht alle von der Klägerin monierten Handlungen als eine Verletzung des Klagepatents anzusehen.

64

1.

65

Jedenfalls im vorliegenden Einzelfall kann ein patentverletzendes Angebot unter gewissen Voraussetzungen auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit einem im Ausland ansässigen Lieferanten der angegriffenen Ausführungsform liegen, selbst wenn Lieferungen nur im patentfreien Ausland erfolgen.

66

a)

67

Das Anbieten ist nicht lediglich eine dem Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen vorausgehende Vorbereitungshandlung, sondern eine eigenständige Benutzungsart neben diesen Handlungen, die selbstständig zu beurteilen und für sich allein anspruchsbegründend ist (vgl. BGH, GRUR 2007, 221, 222 – Simvastatin; BGH, GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte; OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417, 419 – Cholesterinspiegelsenker). Der Begriff des Anbietens in § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ist rein wirtschaftlich zu verstehen. Er umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2014 – I-15 U 19/14 = BeckRS 2014, 16067). Es ist daher unerheblich, ob der Anbietende den Gegenstand selbst herstellt oder ob er ihn von dritter Seite bezieht (BGH, GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; Schulte/Rinken/Kühnen, PatG, 10. Aufl. 2017, § 9 Rn. 64). Es kommt für eine Patentverletzung durch ein Anbieten nicht darauf an, ob das Angebot Erfolg hat, es also nachfolgend zu einem Inverkehrbringen kommt (OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417, 418 – Cholesterinspiegelsenker). Selbst das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft ist jedenfalls grundsätzlich keine Voraussetzung für ein Anbieten (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für elektrische Geräte; OLG Düsseldorf, InstGE 2, 125 128 f. – Kamerakupplung II; OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.10.2016 – I-2 U 19/16 – Rn. 98 bei Juris). Für ein Anbieten reicht etwa das Verteilen eines Werbeprospekts aus, da dies bestimmt und geeignet ist, Interesse an dem gelisteten Gegenstand zu wecken und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte; BGH, GRUR 2006, 927 Rn. [12] – Kleiderbügel).

68

b)

69

Aufgrund der territorial begrenzten Reichweite eines Patents können nur inländische Angebote eine Verletzungshandlung nach § 9 PatG darstellen. Eine inländische Angebotshandlung liegt dabei vor, wenn entweder der Absender oder der Empfangsort des Angebots im Inland liegt (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 10. Aufl. 2018, Kap. A. Rn. 257). Da das Anbieten – wie erwähnt – eine selbstständige Verletzungshandlung darstellt, kommt es nicht darauf an, ob der Adressat des Angebots im Inland ansässig ist oder wo sich der Erwerbsvorgang vollziehen soll (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 12.02.2010 – 6 W 79/09 – Rn. 18 bei Juris; Busse, PatG, 8. Aufl. 2015, § 9 Rn. 129). Das Angebot patentverletzender Gegenstände im Inland ist daher auch dann verboten, wenn der Erwerbsvorgang vollständig und rechtskonform im Ausland abgeschlossen wird (vgl. Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 9 Rz. 40; vgl. auch BGH, GRUR 2007, 221 – Simvastatin – wonach ein patentverletzendes Angebot auch dann vorliegt, wenn es auf einen Abschluss erst nach Ablauf der Schutzdauer des Patents abzielt). Ein Angebot zur Lieferung vom Inland ins Ausland ist auch dann patentverletzend, wenn im Inland die Lieferung einer in nicht patentverletzender Form herzustellenden Maschine ins Ausland mit der Maßgabe angeboten wird, sie im Ausland patentgemäß umzubauen oder die Vorrichtung durch einfachsten Austausch durch ein mitgeliefertes Teil patentverletzend werden kann, jedenfalls wenn zum Austausch angeleitet wird (BGH, GRUR 1960, 423 – Kreuzbodenventilsäcke; Benkard PatG/Scharen, PatG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 11; Busse, PatG, 8. Aufl. 2016, § 9 Rn. 130 m.w.N.). Denn auch hier wird eine patentgemäße Vorrichtung vom Inland aus angeboten.

70

Als Patentverletzung wurde unter Umständen auch der Verweis auf ausländische Bezugsmöglichkeiten angesehen (Kammer, Urteil vom 02.09.2008 – 4a O 185/08; Busse, PatG, 8. Aufl. 2016, § 9 Rn. 130):

71

„Es kann dahinstehen, ob der bloße Hinweis an einen (potentiellen) Erwerber, er könne die angegriffene Ausführungsform von einem Unternehmen im Ausland erwerben, bereits den Tatbestand des Anbietens verwirklicht. Jedenfalls ist dies dann der Fall, wenn der in Deutschland Sitzende, die Erwerbsmöglichkeit Offenbarende bereits zuvor mit dem Patentinhaber in einer Geschäftsbeziehung stand und entsprechende Bestellungen eines bisherigen Abnehmers nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Patentinhaber nunmehr an ein anderes Unternehmen mit Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des Patents verweist. In diesem Fall hat der die Erwerbsmöglichkeit Offenbarende von Deutschland aus einen wesentlichen Beitrag zum Erwerb der angegriffenen Ausführungsform geleistet, indem er die Vertragspartner zusammengebracht und den Abschluss des Kaufvertrages ermöglicht hat. Zumindest dann, wenn zuvor eine geschäftliche Beziehung des die Erwerbsmöglichkeit Offenbarenden mit dem Patentinhaber im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform bestand, welche nunmehr vor Mitteilung der Erwerbsmöglichkeit beendet wurde, stellt die Übermittlung der Informationen über eine entsprechende Erwerbsmöglichkeit eine wirtschaftliche Gefährdung des Patentinhabers dar, die ohne Weiteres mit den durch die Rechtsprechung entschiedenen Fällen, in denen die Tätigkeit des Anbietenden über eine bloße Maklertätigkeit nicht hinausgeht, vergleichbar ist. (LG Düsseldorf, Urteil vom 02.09.2008 – 4a O 185/08 – Rn. 65 bei Juris).

72

Andererseits ist die Unterstützung im Ausland vorgenommener patentfreier Handlungen vom Inland aus nicht verboten, solange sie nicht selbst einen § 9 S. 2 PatG geregelten Tatbestände im Inland erfüllt (Busse, PatG, 8. Aufl. 2015, § 9 Rn. 125; Benkard/Scharen, PatG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 10). Nicht patentverletzend ist das Herstellen, Anbieten und Inverkehrbringen einer ergänzungsbedürftigen Vorrichtung unter Hinweis darauf, dass die zu ergänzenden Teile im Ausland vom Patentinhaber bezogen werden könnten (OLG Düsseldorf, GRUR 1964, 203, 204; Benkard/Scharen, PatG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 12). Je nach den Umständen des Einzelfalls kann eine Benutzung eines deutschen Schutzrechts ausscheiden, wenn eine Listung ausdrücklich und eindeutig auf Lieferungen der patentgemäßen Vorrichtung zur Benutzung im Ausland beschränkt ist (BGH, GRUR 2006, 927 Rn. [12] – Kleiderbügel).

73

c)

74

Ob eine inländische Handlung in Bezug auf eine ausländische Lieferung einer patentgemäßen Vorrichtung ein patentverletzendes Anbieten impliziert, entscheidet sich – wie gesehen – nach den Umständen des Einzelfalls. So mag die Lieferung eines wesentlichen Bestandteils eines patentgemäßen Gegenstands aus dem Inland für das Ausland ohne das Hinzutreten weiterer Umstände selbst dann kein Angebot sein, wenn die Lieferung gezielt darauf ausgerichtet ist, die patentgemäße Lehre im Ausland zu verwirklichen. Notwendig ist vielmehr, dass ein objektiver Dritter die Handlung im Inland als Angebot der gesamten patentgemäßen Vorrichtung aus dem Inland heraus begreift. Dies ist bereits dann nicht der Fall, wenn die Handlungen im Ausland unabhängig von dem Beklagten und dessen Verhalten im Inland sind.

75

d)

76

Aufgrund der besonderen Umstände der vorliegenden Fallkonstellation ist ein patentverletzendes Anbieten nicht deshalb ausgeschlossen, weil die angegriffene Ausführungsform von der in Polen ansässigen G hergestellt und geliefert wird und Lieferungen nur ins patentfreie Ausland erfolgen (bzw. jedenfalls keine Lieferung ins Inland feststellbar ist).

77

Der vorliegende Fall ist dadurch geprägt, dass die Beklagte zunächst neben der Basismaschine auch den E (die angegriffene Ausführungsform) hergestellt, angeboten und vertrieben hat. Für den objektiven Betrachter erscheint die jetzige Auslagerung der Herstellung und Lieferung des Es auf die G (samt der Beschränkung des Liefergebiets auf das patentfreie Ausland) als Weiterführung ihrer früheren, patentverletzenden Handlungen. Gegenüber den Endkunden werden weiterhin dieselben Handelsvertreter („Sales Partner“) tätig. Die angegriffene Ausführungsform wurde nicht abgeändert, auch deren Name blieb gleich. Die angegriffene Ausführungsform, die nur ein Modul für die größere Basismaschine ist, wird lediglich nunmehr von einem anderen Unternehmen geliefert – wobei es sich um eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Beklagten handelt. Dies trägt dazu bei, dass das Verhalten der Beklagten teilweise als Angebot auch der angegriffenen Ausführungsform aus dem Inland heraus anzusehen ist.

78

Für (potenziellen) Kunden stellt sich das Angebot der Basismaschine, die für die Installation der angegriffenen Ausführungsform vorgesehen ist, als Gesamtpaket einschließlich der angegriffenen Ausführungsform dar. Ist die angegriffene Ausführungsform auf der Basismaschine installiert, wird diese Kombination als einheitliches Produkt wahrgenommen. Dies begründet sich insbesondere in der Anpassung der Basismaschine auf die angegriffene Ausführungsform. Gerade diese Vorbereitung der Basismaschine wird von der Beklagten vorgenommen und angeboten.

79

Hinzu kommt, dass die G kaum eigene Vertriebsbemühungen unter ihrem Namen durchführt. Sie bedient sich insofern der Sales Partner, die auch für die Beklagte tätig sind. Auch dies trägt dazu bei, Angebote der angegriffenen Ausführungsform der Beklagten zurechnen zu können. Die Sales Partner führen zu einem gedanklichen Zusammenfügen der Basismaschine mit der angegriffenen Ausführungsform, was von der Beklagten gerade beabsichtigt ist. Die Sales Partner informieren potenzielle Kunden über die Möglichkeit, eine Basismaschine mit angegriffener Ausführungsform zu beziehen, wobei die Beklagte hierzu beiträgt, indem sie die Basismaschine entsprechend für den Einsatz der angegriffenen Ausführungsform vorbereitet. Statt wie früher die angegriffene Ausführungsform direkt von der Beklagte mitliefern zu lassen, stammt diese nun von ihrer in Polen ansässigen Tochtergesellschaft. Aus Sicht eines Kunden, der eine solche vorbereitete Basismaschine von der Beklagten über einen Sales Partner angeboten bekommt, erscheint dies als Angebot auch der angegriffenen Ausführungsform.

80

Der vorliegende Fall ist damit zu unterscheiden von Fallgestaltungen, in denen ein Dritter (etwa ein Sales Partner) zwei zu kombinierende Gegenstände (wie Basismaschine und angegriffene Ausführungsform) anbietet, die von voneinander unabhängigen Unternehmen stammen. Auch ist vorliegend die Besonderheit zu beachten, dass die Beklagte vor der Auslagerung auf die G das Klagepatent durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform verletzt hat; gerade vor dem Hintergrund dieser Patentverletzung kann ein Angebot bei einem nun arbeitsteiligen Vorgehen eher angenommen werden.

81

d)

82

Es steht der Einordnung als patentverletzendes Angebot der hier streitgegenständlichen Handlungen der Beklagten nicht entgegen, dass es nach § 10 PatG nicht verboten ist, Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, anzubieten und zu liefern, wenn die geplante patentgemäße Verwendung nur im Ausland erfolgen soll. Dass eine Handlung nicht von § 10 PatG erfasst wird, führt nicht zwingend zur Zulässigkeit nach § 9 PatG. § 10 Abs. 1 PatG ist keine Ausnahme vom Patentschutz; vielmehr verbietet diese Norm unter bestimmen Voraussetzungen das Anbieten und Liefern von wesentlichen Mitteln, um dem Patentinhaber die Möglichkeit zu geben, schon im Vorfeld einer Patentverletzung eingreifen zu können. Entsprechend mag es erlaubt sein, ein Mittel im Inland für die Benutzung der patentgemäßen Lehre im Ausland anzubieten; die (gesamte) patentgemäße Vorrichtung anzubieten, ist im Inland aber nach der oben zitierten Rechtsprechung auch dann nach § 9 S. 2 PatG dem Patentinhaber vorbehalten, wenn die Lieferung ins Ausland erfolgen soll.

83

Da es sich beim Anbieten um eine eigenständige Benutzungshandlung handelt, ist es unerheblich, ob es in der Folge des Angebots zu einer patentverletzenden Lieferung im Inland kommt. Damit kann es auch keinen Unterschied machen, wenn zwar eine Lieferung stattfindet, diese aber mangels Inlandsberührung nicht patentverletzend ist. Daher ist danach zu differenzieren, ob ein inländisches Unternehmen für das Ausland in Kenntnis der dort erfolgenden Nutzung der Erfindung nur einen Teil einer patentgemäßen Lehre anbietet (dann weder ein Fall von § 9 noch von § 10) oder im Inland den gesamten patentierten Gegenstand für das Ausland anbietet (dann möglicherweise Angebot im Sinne von § 9 PatG).

84

2.

85

Hiernach sind einige der von der Klägerin monierten Handlungen der Beklagten als Anbieten im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG anzusehen (hierzu unter a)), während sich dies für andere Handlungen nicht feststellen lässt (hierzu unter b)).

86

Mangels rechtswidriger Haupttat haftet die Beklagte nicht als Gehilfe, Anstifter oder Mittäter der G. Es ist nicht ersichtlich, dass die G im Inland patentverletzende Handlungen vorgenommen hat. Eine Haftung kann nur für Handlungen der Beklagten selbst in Betracht kommen; konkret betrifft dies nur die Benutzungsform des Anbietens (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG).

87

a)

88

Die Beklagte verletzt das Klagepatent durch die unberechtigte Benutzungshandlung des Anbietens (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG) durch verschiedene Handlungen:

89

aa)

90

Ein Angebot im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG liegt darin, dass die in Anlage K6 vorgelegte Broschüre zur angegriffenen Ausführungsform jedenfalls auf dem Fileserver der Beklagten lag und über das Internet abgerufen werden konnte.

91

(1)

92

Ein mögliche Angebotshandlung ist etwa das bloße Bewerben eines Produkts im Internet, da dies bereits dazu bestimmt und geeignet ist, Interesse an dem beworbenen Gegenstand zu wecken und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2007, 259, 261 – Thermocycler). Ein Internetangebot stellt dabei nicht schon deshalb ein inländisches Angebot dar, weil die betreffende Internetseite im Inland aufgerufen werden kann. Notwendig ist vielmehr ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug (Kammer, Urteil vom 05.02.2002 – 4a O 33/01 = InstGE 3, 54; Kühnen, a.a.O., Kap. A. Rn. 250; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., § 9 Rn. 11). Auf die tatsächliche Lieferbereitschaft ins Inland kommt es auch bei Internetangeboten nicht an; maßgeblich ist vielmehr, wie das Angebot aus Sicht der interessierten Verkehrskreise im Inland zu verstehen ist (OLG Karlsruhe, Urteil vom 14.01.2009 – Az. 6 U 54/06 – Rn. 99 bei Juris – SMD-Widerstand). Auch Internetseiten in einer fremden Sprache können an inländische Abnehmer gerichtet sein, wenn davon ausgegangen werden kann, dass dies dennoch von inländischen Interessenten verstanden wird (Kühnen, a.a.O., Kap. A, Rn. 250).

93

(2)

94

Nach diesen Maßstäben liegt in dem Abrufbarhalten des in Anlage K6 vorgelegten Katalogs auf den Internetseiten der Beklagten eine Patentverletzung.

95

In dem Katalog wird die angegriffene Ausführungsform werbend in englischer Sprache beschrieben. Die notwendige Inlandsanknüpfung ergibt sich schon daraus, dass die Beklagte im Inland sitzt und der Internetpfad auf diese verweist. Ein Ausschluss der Lieferungen nach Deutschland ist nicht ersichtlich. Auch die Verwendung der englischen Sprache in der Broschüre steht einem Inlandsbezug nicht entgegen; bei Spezialmaschinen wie der angegriffenen Ausführungsform – für die es nur zwei Hersteller gibt – verstehen die potenziellen Kunden im Regelfall Englisch und beziehen englisch-sprachige Angebote auch auf das Inland.

96

Es steht einem Angebot auch nicht entgegen, dass der Katalog (Anlage K6) die G als Urheberin erkennen lässt. Auch die Steigerung der Nachfrage nach von einem Dritten hergestellten, patentverletzenden Vorrichtungen wird vom Angebots-Begriff erfasst, zumal es sich bei G um eine Tochtergesellschaft der Beklagten handelt.

97

Ferner kann dahingestellt bleiben, ob der Katalog über die Internetseite der Beklagten oder nur über den direkten Pfad erreicht werden konnte. Denn letzteres steht einem Angebot nicht entgegen. Es reicht aus, wenn der Katalog – wie hier – über eine Suchmaschine gefunden werden konnte. Um einen Verstoß gegen ein Anbieten zu verhindern, muss nicht nur die eigene Internetpräsenz abgeändert werden; die untersagten Inhalte dürfen auch nicht mehr über Suchmaschinen abrufbar sein. Insoweit muss der Patentverletzer sogar die Löschung der Suchmaschinen-Caches beantragen und dies auch überwachen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30.04.2018 – I-15 W 9/18 – Rn. 38 bei Juris m.w.N.; Kühnen, a.a.O. Kap. H. Rn. 109).

98

bb)

99

Ein Angebot der Beklagten stellt auch das Verteilen von USB-Sticks auf der Messe Glasstec 2016 in Düsseldorf dar, auf denen der in Anlage K6 vorgelegte Katalog gespeichert war. Dieser Katalog stellt – wie oben gesehen – ein Angebot im Sinne von § 9 PatG dar. Der Inlandsbezug ergibt sich insbesondere aus dem Verteilen auf einer Messe in Deutschland (zudem durch ein inländisches Unternehmen), ohne dass eine Beschränkung des Angebots auf das patentfreie Ausland hinreichend ersichtlich ist.

100

Einem Angebot steht nicht entgegen, dass auf den USB-Sticks primär Informationen zum F gespeichert waren. Dass gleichzeitig für ein anderes Produkt geworben wird, versteht ein Empfänger des USB-Sticks nicht als Widerspruch zu einem Angebot der angegriffenen Ausführungsform. Vielmehr ist es naheliegend, dass gleichzeitig zwei ähnliche Produkte des gleichen Herstellers beworben werden.

101

Die von der Beklagten abgegebene, strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Anlage K10) steht Ansprüchen der Klägerin auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz nicht entgegen, da die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nur auf Unterlassung und Zahlung von Rechtsanwaltskosten gerichtet ist.

102

Schließlich geht der Einwand der Beklagten ins Leere, die Verteilung der USB-Sticks habe zu keinen Verkäufen der angegriffenen Ausführungsform geführt. Ein Erfolg des Angebots ist – wie oben dargestellt wurde – keine Voraussetzung für eine Patentverletzung nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG.

103

cc)

104

Die „Sales Partner Information“ der Beklagten vom 20.06.2016 (Anlage K8) stellt ebenfalls ein inländisches Angebot eines patentgemäßen Gegenstands dar.

105

(1)

106

In dem Schreiben (Anlage K8) wird die angegriffene Ausführungsform beworben, indem sie als überlegen gegenüber dem Produkt der Klägerin dargestellt wird. Im vierten Absatz des Schreibens heißt es in Bezug auf die von G lieferbare angegriffene Ausführungsform (deutsche Übersetzung nach Anlage K8a):

107

„K ist überzeugt, dass diese von G angebotene Lösung der „J“-Lösung von L überlegen ist. Die Rückmeldungen der Kunden sind extrem positiv.“

108

In diesem Zusammenhang ist unerheblich, dass die angegriffene Ausführungsform nach der „Sales Partner Information“ Kunden von der G angeboten werden kann. Auch die Steigerung für die Nachfrage für ein Produkt eines Dritten stellt ein Anbieten dar.

109

(2)

110

Der notwendige Inlandsbezug ergibt sich schon daraus, dass das Schreiben von der in Deutschland ansässigen Beklagten stammt (vgl. bereits die Überschrift X“) und sie für „Weitere Information“ auf ihren „X“ unter einer inländischen Adresse verweist.

111

Es steht einem Angebot nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG hier nicht entgegen, dass im Schreiben ausdrücklich klargestellt wird, dass der E von der G nur für Länder ohne Patentschutz angeboten werden kann, wobei auf die oben erörterten Besonderheiten der vorliegenden Fallkonstellation verwiesen werden kann. Zum einen umfasst der Patentschutz auch im Inland abgegebene Angebote, selbst wenn die Lieferung im Ausland erfolgen soll. Zum anderen richtet sich das Schreiben an Sales Partner, die Kenntnis von der Basismaschine der Beklagten haben und deshalb von einem einheitlichen Angebot einschließlich der angegriffenen Ausführungsform ausgehen. Durch die Bewerbung der angegriffenen Ausführungsform macht sich die Beklagte gerade die angegriffene Ausführungsform zu Eigen, selbst wenn die Lieferung formal von ihrer Tochtergesellschaft G kommt. Dies wird durch den Verweis auf den Patentschutz im Inland noch verstärkt: Der Leser des Schreibens entnimmt dem, dass nur aufgrund des Patentschutzes die Lieferung der angegriffenen Ausführungsform von der G und nicht von der Beklagten selbst kommt. Aus Sicht des Adressaten bietet aber wirtschaftlich die Beklagte beides an.

112

(3)

113

Es steht einem Anbieten nicht entgegen, wenn die Adressaten Handelsvertreter (Sales Partner) sind, insbesondere da es sich hierbei um unabhängige Dritte handelt, die auch ein wirtschaftliches Interesse an der angegriffenen Ausführungsform haben. Es handelt sich bei der Sales Partner Information gerade nicht um eine nur betriebsinterne Information.

114

Im Übrigen wird ein Angebot nicht dadurch ausgeschlossen, dass es nicht vom Patentverletzer selbst gegenüber einem Kunden ausgesprochen wird, sondern er sich eines Dritten bedient. Dem Vorliegen eines Angebots steht demnach nicht entgegen, dass die Adressaten der „Sales Partner Information“ (Anlage K8) Handelsvertreter („Sales Partner“) sind. Denn diese vermitteln die eigentlichen Erwerbsverträge über die angegriffenen Ausführungsformen. Gerade durch eine Information / Bewerbung gegenüber den Sales Partnern wird die Nachfrage nach angegriffenen Ausführungsform gesteigert, da diese die Informationen zu den Basismaschinen und den angegriffenen Ausführungsformen einheitlich an potenzielle Endkunden kommunizieren (sollen).

115

dd)

116

In der vorliegenden Konstellation stellt der Verweis auf das Angebot der angegriffenen Ausführungsform seitens der G im Rahmen von Angeboten der Basismaschine – etwa wie im Angebot nach Anlage K20/K20a – ein Anbieten im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG dar. Hierin heißt es auf S. 9 unter Ziff. 3.1 (nach der deutschen Übersetzung in Anlage K20a, Fettdruck im Original):

117

„Risserkennung:

118

K kann dies nicht bieten. Für das Gerät wird ein unabhängiges Angebot durch G gemacht und bereitgestellt.

119

Das Gerät wird vollständig mit H K kompatibel sein.“

120

Auch wenn von einem „unabhängigen Angebot“ die Rede ist, versteht dies ein objektiver Angebotsempfänger als einheitliches Angebot. Dem steht nicht entgegen, dass die Herstellung und Lieferung nicht von der Beklagten selbst stammen soll. Dies zeigt schon die Formulierung, dass ein Angebot „gemacht wird“, die auf einen Automatismus hindeutet. Bestätigt wird dies durch die Zusage, dass das Gerät (d.h. die angegriffene Ausführungsform) mit der Basismaschine „kompatibel sein wird“.

121

Soweit die Beklagte einwendet, derartige Angebote seien das Ergebnis der Verhandlungen der potenziellen Kunden mit den Sales Partnern, steht dies einer Patentverletzung nicht entgegen. Ein Anbieten kann auch dann vorliegen, wenn dessen Inhalt von Dritten vorbereitet wurde und von dem Patentverletzer nur übernommen und gegenüber einem Kunden wiederholt wird. Im Übrigen zeigt dies erneut, dass die Beklagte über die Sales Partner ein Gesamtpaket von Basismaschine und angegriffener Ausführungsform anbietet. Denn ein Sales Partner würde ein entsprechendes Paket einem potenziellen Kunden nicht vorschlagen, wenn er nicht sicher wäre, dass dieses von den Herstellern auch so angeboten und geliefert werden kann.

122

Der Inlandsbezug ergibt sich aus der Absendung aus Deutschland (vgl. S. 11 Anlage K20a: „X“).

123

ee)

124

Eine weitere patentverletzende Handlung liegt im Herausgeben der in Anlage K14 vorgelegten Presseerklärung („K Newsletter“) zu einer Kundin in Südkorea. Hier wurde eine Basismaschine zusammen mit der angegriffenen Ausführungsform (geliefert von der G) installiert. In der Pressemeldung wird die installierte Maschine – und damit auch die angegriffene Ausführungsform – werbend dargestellt. Zwar wird die angegriffene Ausführungsform selbst nicht namentlich erwähnt, jedoch reicht es insoweit aus, dass eine Präzisionsrissprüfung genannt wird. Eine solche Darstellung ist geeignet, bei anderen Unternehmen in dieser Branche ebenfalls die Nachfrage nach einer solchen Anlage – einschließlich der angegriffenen Ausführungsform – zu steigern. Der Empfänger versteht dies als Angebot der inländischen Beklagten, insbesondere da sich in der Pressemeldung kein Verweis auf die G findet und damit nur die inländische Beklagte als Lieferantin genannt wird.

125

ff)

126

Auch die Versendung der in Anlage K21 vorgelegten E-Mail stellt eine Angebotshandlung dar. Nach den oben genannten Maßstäben stellt die Versendung einer Vergleichstabelle mit der angegriffenen Ausführungsform und dem Konkurrenzprodukt der Klägerin („J“) an einen potenziellen Abnehmer im Ausland eine Patentverletzung dar, wenn dies – wie hier – aus Deutschland heraus erfolgt. Zwar hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vom 12.07.2018 vorgetragen, diese E-Mail sei vor dem Hintergrund einer Neuentwicklung erfolgt. Dies schließt aber nicht aus, dass zugleich die angegriffene Ausführungsform beworben wird. Die Klägerin hat unwidersprochen vorgetragen, dass sich die Spalte „E“ in der Tabelle auf die angegriffene Ausführungsform beziehen müsse, da dort 20 „Image guides/cameras“ angegeben sind, wohingegen der neue F hiervon nur fünf besitzt.

127

b)Im Hinblick auf weitere von der Klägerin monierte Handlungen der Beklagten kann eine Patentverletzung dagegen nicht festgestellt werden. Dies gilt insbesondere für die im Klageantrag zu Ziff. I genannten Handlungen des Anbietens von „Schulungen für entsprechende Geräte“ und der „Montage und/oder Inbetriebnahme solcher Vorrichtungen“.

128

aa)

129

Die Klage ist abzuweisen, soweit die Klägerin das Anbieten von Schulungen für patentgemäße Vorrichtungen als schadensersatzpflichtige Handlungen feststellen lassen möchte.

130

Es ist nicht ausreichend ersichtlich, dass die Beklagte Schulungen durchgeführt hat, die als patentrechtliches Angebot zu qualifizieren sind. Dies gilt sowohl für die von der Beklagten im Rahmen des Auftrags in Südkorea durchgeführten Schulungen, als auch für die Schulungen im Zusammenhang mit der Glasstec 2016.

131

Zwar kann das Anbieten von Schulungen die Nachfrage nach einem geschützten Gegenstand (indirekt) steigern, da eine Schulung die praktische Benutzung einer Vorrichtung erleichtern oder erst ermöglichen kann und dadurch aus Sicht eines potenziellen Abnehmers ein wichtiges Argument für den Erwerb dieser Vorrichtung darstellen mag. Ob hierin zugleich auch ein patentrechtliches Angebot dieser Vorrichtung vorliegt, braucht hier nicht entschieden werden. Denn die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Klägerin hat den Inhalt der Schulung bzw. deren Anbieten nicht ausreichend konkret dargestellt, um ein Angebot feststellen zu können. Ein Anbieten scheidet von vornherein aus, wenn der Inlandsbezug fehlt, was hier problematisch erscheint und ohne weitere Informationen nicht festzustellen ist. Weiterhin müsste sich die Schulung auf die patentgemäße Vorrichtung beziehen und nicht nur auf patentfreie Komponenten der Basismaschine.

132

bb)

133

Die Klage ist ferner abzuweisen, soweit die Klägerin die Feststellung der Schadensersatzpflicht für das Anbieten der „Montage und/oder Inbetriebnahme“ der geschützten Vorrichtung anstrebt. Hier gilt entsprechendes wie für das Anbieten von Schulungen: Eine Steigerung der Nachfrage durch derartige Angebote erscheint zwar möglich; jedoch sind entsprechende Handlungen nicht konkret dargelegt, um ein patentverletzendes Angebot feststellen zu können. Die Installation und/oder Inbetriebnahme einer patentgemäßen Vorrichtung im Ausland stellt für sich genommen mangels Inlandsbezug keine Patentverletzung dar.

134

cc)

135

Soweit die Klägerin allgemein moniert, die Beklagte steuere aus dem Inland heraus das Marketing der G, kann insofern ebenfalls keine Patentverletzung festgestellt werden. Der Vortrag der Klägerin ist zu pauschal; es lässt sich keine konkrete Handlung ersehen, welche den Tatbestand des Anbietens gerade der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht. Mangels rechtswidriger Haupttat der G ist zudem eine Haftung als Anstifter oder mittelbarer Täter ausgeschlossen.

136

dd)

137

Ebenfalls zu pauschal ist der Vortrag der Klägerin, Kunden würden die angegriffene Ausführungsform nur erwerben, wenn die Beklagte eine Garantieerklärung abgibt, dass diese mit der Basismaschine als Gesamtvorrichtung funktioniert. Weder die Abgabe, noch der Inhalt von Garantieerklärungen wurde von der Klägerin hinreichend konkret dargelegt (sofern nicht die oben diskutierten Handlungen betroffen sind).

138

II.

139

Aus den festgestellten Verletzungshandlungen ergeben sich die zuerkannten Rechtsfolgen:

140

1.

141

Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz im tenorierten Umfang, der aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG folgt. Die Beklagte hat durch verschiedene Angebotshandlungen nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG das Klagepatent verletzt. Allerdings waren die Benutzungsalternativen „Schulungen für entsprechende Geräte anbietet“ sowie „oder die Montage und/oder Inbetriebnahme solcher Vorrichtungen anbietet“ nicht in den Tenor aufzunehmen, da entsprechende, patentverletzende Handlungen der Beklagten nicht hinreichend feststellbar sind.

142

a)

143

Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Das Klagepatent war der Beklagten spätestens durch das Verfahren 4a O 139/13 positiv bekannt.

144

Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der durch die Klägerin aber noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

145

b)

146

Allerdings sind die Herstellung und Lieferung einer patentgemäßen angegriffenen Ausführungsform im patentfreien Ausland durch die G nicht schadensersatzpflichtig, selbst wenn die betreffende Lieferung durch patentverletzende Angebotshandlungen im Inland verursacht wurde.

147

Grundsätzlich umfasst die Schadensersatzpflicht für die Benutzungsform des Anbietens auch den Schaden, der dem Schutzrechtsinhaber in Folge von schutzrechtsverletzenden Lieferungen Dritter entsteht, wenn der Schaden durch die schutzrechtsverletzende Angebotshandlung adäquat und zurechenbar verursacht worden ist (BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel).

148

Dies gilt aber nur für die Verletzung des Schutzrechts im Inland (vgl. BGH, GRUR 2006, 927 Rn. [19], [20] – Kunststoffbügel: In diesem Urteil wird die Schadensersatzpflicht in Folge des Angebots auf von einem Dritten nach Deutschland gelieferte Produkte begrenzt). Zwar kann durchaus eine Kausalität zwischen dem Angebot im Inland und der Herstellung und Lieferung im patentfreien Ausland bestehen. Allerdings würde es gegen das Territorialitätsprinzip verstoßen, wenn die Beklagte so letztlich für patentfreie Handlungen Schadensersatz leisten müsste. Allgemein führt typischerweise bei einem Anbieten erst die Lieferung zu einem Schaden des Patentinhabers (Kraßer/Ann, PatR, 7. Aufl. 2016, § 35 Rn. 40; Kühnen, a.a.O., Kap. D. Rn. 393). Erfolgt diese Lieferung aber rechtmäßig im Ausland, würde es den Patentschutz in unzulässiger Weise auf patentfreie Handlungen ausweiten, wenn hierfür Schadensersatz geleistet werden müsste.

149

Auch bei der mittelbaren Patentverletzung entsteht nach h.M. ein zu ersetzender Schaden erst, wenn es zu einer unmittelbaren Patentverletzung im Inland gekommen ist (vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, PatG, 10. Aufl. 2015, § 139 Rn. 40a m.w.N., str.). Bleibt es trotz des Vorliegens der Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 PatG bei einer Nutzung der Erfindung nur im Ausland, besteht nach h.M. kein Schadensersatzanspruch. Soweit teilweise angenommen wird, ein Schaden könne auch ohne inländische unmittelbare Benutzungshandlungen bei der mittelbaren Patentverletzung darin liegen, dass der Patentinhaber einem Dritten die nach § 10 PatG verbotene Handlungen gestatten und sich diese Gestattung vergüten lassen kann (so OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.10.2002 – I-2 U 65/01 – Rn. 89 bei Juris), steht dies dem Grundsatz nicht entgegen, dass nur inländische Handlungen schadensersatzpflichtig sein können. Denn diese Vergütung wäre für (ansonsten zu untersagende) inländische Handlungen zu zahlen.

150

Demgemäß haftet die Beklagte auch nicht für die Lieferung von Basismaschinen ins patentfreie Ausland, da dies nicht gegen das Ausschließungsrecht der Klägerin verstößt. Letztlich schuldet die Beklagte Schadensersatz nur für das reine Anbieten.

151

c)

152

Der Schadensersatzpflicht steht es aber nicht entgegen, dass hier nur die Benutzungshandlung des Anbietens im Inland festgestellt wurde. Auch das bloße Anbieten ohne spätere Lieferung führt zu einer Schadensersatzpflicht (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.04.2017 – I-2 U 17/15 – Rn. 148 bei Juris; vgl. auch BGH, GRUR 2007, 221 – Simvastatin). Der Schaden kann etwa darin liegen, dass die Klägerin der Beklagten Angebotshandlungen gegen Vergütung gestatten könnte, was durch die unberechtigten Benutzungshandlungen untergraben wird (vgl. für die mittelbare Patentverletzung: OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.10.2002 – I-2 U 65/01 – Rn. 89 bei Juris). Daher läuft der Schadensanspruch auch nicht leer, wenn man ausländische Lieferungen hiervon ausnimmt.

153

2.

154

Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 3 PatG.

155

a)

156

Die Klägerin begehrt Auskunft nach § 140b PatG, soweit Angebotshandlungen in Lieferungen resultierten. Für die Verurteilung zu Auskunft nach § 140b Abs.1, Abs. 3 PatG reicht eine Benutzungshandlung des § 9 PatG aus (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 10. Aufl. 2018, Kap. Rn. 429), so dass der gewährte Anspruch nicht auf bestimmte Angaben zu beschränken war.

157

Es steht der Gewährung des Anspruchs nach § 140b PatG auch nicht entgegen, dass Angebotshandlungen unter keiner der in § 140b Abs. 3 PatG genannten, auskunftspflichtigen Daten fallen. In diesem Fall muss der Verletzer ggf. eine Nullauskunft abgeben (vgl. Kühnen, a.a.O., wonach auch der bloße Besitzer nach § 140b PatG haftet und ggf. eine Nullauskunft abgeben muss).

158

Eine solche Nullauskunft dürfte sich hinsichtlich der Herstellungsmengen und –zeiten ergeben. Die streitgegenständlichen Handlungen der Beklagten lassen sich nicht als Herstellen im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG qualifizieren. „Herstellen“ in diesem Sinne ist der gesamte Schaffungsprozess des geschützten Erzeugnisses. Aufgrund des Territorialgrundsatzes muss aber eine alle Merkmale des geltend gemachten Anspruchs erfüllende Vorrichtung im Inland vorliegen; es reicht daher nicht aus, wenn im Inland ein Vorprodukt gefertigt, exportiert und erst im Ausland zu einem patentgemäßen Gegenstand zusammengesetzt wird (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 10. Aufl. 2018, Kap. A. Rn. 233 m.w.N.). Auch die Weitergabe der Software für die angegriffene Ausführungsform stellt keine Herstellung in diesem Sinne dar, denn mit ihr liegt (noch) kein patentgemäßer Gegenstand vor. Selbst die ingenieurmäßige Planung einer patentverletzenden Vorrichtung im Inland, deren Einzelteile von Dritten im Ausland gefertigt und zusammengebaut werden, stellt keine Verletzungshandlung nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG im Inland dar, denn sie erfüllt weder die Handlungsalternative des Herstellens noch diejenige des Herstellenlassens (Kammer, Urteil vom 06.04.2006 – 4a O 144/05 = InstGE 6, 130). Selbst wenn man die Software als wesentliches Mittel für die patentgemäße Lehre ansehen würde, lägen auch die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG mangels doppelten Inlandsbezuges nicht vor. Es ist nicht ersichtlich, dass die angegriffene Ausführungsform ins Inland geliefert werden sollte. Auch die Lieferung der Basismaschine aus Deutschland heraus stellt keine Herstellung einer patentgemäßen Vorrichtung im Inland dar.

159

Soweit die Auskunft antragsgemäß auf Angaben zu Lieferungen etc. beschränkt ist, die in Folge der Angebote nach Ziff. I erfolgt sind, ist dies zulässig. Es trägt aber dazu bei, dass eine Nullauskunft zu erwarten sein dürfte.

160

b)

161

Die Klage war hingegen abzuweisen, soweit die Klägerin im Antrag zu Ziff. II.c) Auskunft zu Vorrichtungsbestandteilen begehrt. Diese sind nicht patentverletzend; derartige Teile zählen nicht zu den auskunftspflichtigen Angaben wie sie von § 140b Abs. 3 PatG aufgezählt werden. Auch der Rechnungslegungsanspruch aus §§ 242, 259 BGB begründet keine Auskunftspflicht hinsichtlich der Vorrichtungsbestandteile.

162

3.

163

Die in Ziff. III. begehrte Auskunft und Rechnungslegung kann auf Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 242, 259 BGB gestützt werden. Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagte ein Anspruch auf Auskunft im zuerkannten Umfang zu. Die Klägerin ist auf die Angaben angewiesen, über die sei ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 10. Aufl. 2018, Kap. D. Rn. 552; BeckOK PatR/Pitz, 8. Ed. 16.04.2018, § 139 Rn. 229 m.w.N.).

164

Allerdings hat die Klägerin nicht Anspruch auf alle von ihr begehrten Angaben.

165

Der Umfang der Rechnungslegungspflicht ist abhängig von dem Anspruch, der hiermit vorbereitet bzw. beziffert werden soll (Kühnen, a.a.O., Kap. D. Rn. 558). Art und Umfang der Auskunftspflicht sind im Einzelfall nach den durch Treu und Glauben gebotenen Maßstäben abzugrenzen (für das Kennzeichenrecht: BGH, GRUR 2006, 419, 420 Rn. 14 – Noblesse). So unterscheiden sich die zu machenden Angaben je nachdem, ob es sich bei dem Verletzer um ein Herstellungs- oder ein reines Vertriebsunternehmen handelt (Benkard/Grabinski/Zülch, PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 89). Der Umfang der Verpflichtung ist allgemein auf die Angaben beschränkt, die der Patentinhaber benötigt, um eine der ihm offen stehenden drei Berechnungsmethoden auswählen und auf dieser Grundlage die Schadenshöhe beziffern zu können (BeckOK PatR/Pitz, 8. Ed. 16.04.2018, § 139 Rn. 236 m.w.N).

166

Die Beklagte muss hiernach keine Angaben zu Lieferungen machen, da patentverletzende Lieferungen durch die Beklagte nicht ersichtlich sind (und hierfür auch kein Schadensersatzanspruch festzustellen war). Die Lieferung der Basismaschine stellt für sich genommen keine Patentverletzung dar; andere Lieferhandlungen mit Inlandsbezug sind nicht ersichtlich. Wenn ein Beklagter eine Benutzungsalternative des § 9 PatG plausibel in Abrede stellt, kommt eine Feststellung der Schadensersatzpflicht und eine Verurteilung zur Rechnungslegung grundsätzlich nur für diejenigen Benutzungsarten des § 9 PatG in Betracht, für die eine Verletzungshandlung vom Kläger nachgewiesen wird (OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.04.2017 – I-2 U 51/16 - Rn. 184 bei Juris).

167

Angaben zu den Lieferungen sind zudem nicht erforderlich, um einen Schadensersatzanspruch zu berechnen, der auf Schäden durch bloßes Anbieten ausgerichtet ist. Entsprechend sind auch keine Angaben zu machen zu den „auf die Angebote folgenden Lieferungen aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänge;“. Vor diesem Hintergrund gibt es auch keinen Gewinn und keine Gestehungskosten des Angebots, über die Auskunft erteilt werden müsste. Denn insoweit darf der Gewinn durch Handlungen der G im patentfreien Ausland nicht berücksichtigt werden.

168

Die übrigen Angaben – auch zu den Vorrichtungsteilen – sind dagegen erforderlich, um den Schadensersatzanspruch zu berechnen. Die Höhe des Angebots und der Anteil der Angebotssumme, die für die angegriffene Ausführungsform selbst bezahlt werden muss, können für die Höhe des Schadensersatzanspruches relevant sein.

169

III.

170

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.

171

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

172

IV.

173

Der Streitwert wird auf EUR 500.000,00 festgesetzt.